El agotamiento internacional

El agotamiento internacional
ANDRÉ LUCAS*
1. Introducción
A primera vista, el tema es arduo e inclusive, en realidad, bastante árido. Sin
embargo, es de gran interés y hay que felicitar a los organizadores por abrirlo nuevamente,
más de 20 años después de las jornadas de estudios de la ALAI en Munich (donde ya se
había tocado).
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, es muy interesante e inclusive se
puede decir que es fascinante. El derecho de distribución (o sus variantes) implica, por
ejemplo, reflexionar sobre su articulación con otras prerrogativas reconocidas al autor, por
ejemplo con el derecho de puesta a disposición, cuando éste existe, lo cual obliga realizar
un análisis de conjunto de la estructuración de los derechos patrimoniales. El concepto de
agotamiento todavía conserva un poco de misterio, a tal punto que se tiene dudas sobre su
fundamento (incluso sería mejor decir sus fundamentos) y su alcance. En cuanto a la
dimensión internacional de este agotamiento, con frecuencia se dice que pone en juego el
famoso principio de territorialidad del derecho de autor, del cual Georges Koumantos dijo,
con razón, que siempre figura en el agenda de los debates pero nunca se define con mucha
claridad, y que es no es de fácil conciliación con la globalización de los intercambios. Más
allá de los aspectos técnicos, por supuesto se cuestiona la filosofía del sistema de derecho
de autor, de allí la importancia decisiva, en este campo, del derecho comparado, no solo
para tomar en cuenta la diversidad de las soluciones de derecho sustancial, sino también
para estudiar las diferencias de enfoque en los conceptos y modos de razonamiento, lo
cual, seguramente, es más importante.
1
Por otra parte, la problemática económica, y por consiguiente política, es esencial.
Como siempre, detrás de los principios, están las estrategias. El agotamiento internacional
favorece ciertos intereses y va en contra de otros. Por consiguiente, es muy natural que dé
lugar a un fuerte "lobbying".
A pesar de que, aparentemente, el tema se relaciona únicamente con el agotamiento
internacional, para tratarlo en toda su dimensión, es necesario tener perspectiva y primero
analizar el derecho de distribución en sí mismo para tratar de ubicar su alcance y su futuro
a la hora de lo digital1, antes de considerar el alcance territorial de su agotamiento, es decir
del agotamiento internacional y regional.
2. El derecho de distribución y su agotamiento en el ámbito interno
Por supuesto, dentro del marco de la presente exposición, no se puede pretender
retomar la totalidad de los temas planteados por el derecho de distribución. No se trata de
volver a hacer en Londres lo que se hizo muy bien en Munich. No obstante, antes de
enfocarse sobre un eventual derecho de distribución digital, es importante recordar lo
siguiente:
2.1 Recordemos algunos datos básicos.
Basta indicar que la mayoría de los sistemas jurídicos admiten la existencia, en
beneficio del autor, de un derecho de distribución entendido como el derecho exclusivo de
poner en el mercado ejemplares de la obra. Hay que decir "la mayoría", porque algunas
legislaciones nacionales no tienen este mismo enfoque. En Francia, mientras que el artículo
1º de la ley de 1793 reduce el derecho de los autores "al derecho exclusivo de vender,
1
Tal y como lo sugiere el mismo cuestionario al preguntar a los grupos nacionales sobre el hecho de saber
si el “régimen de agotamiento”, como tal (es decir sin limitarse a los aspectos internacionales), hace la
diferencia entre las “obras analógicas” y las “obras digitales”.
2
hacer vender, distribuir sus obras en el territorio de la República", y al parecer incluye el
derecho de reproducción en una suerte de derecho de distribución, la ley del 11 de marzo
de 1957 no toca este punto y se escogió construir, a partir de una concepción más amplia
del derecho de reproducción, un "derecho de destino" que va mucho más allá del derecho
de distribución en cuanto permite al autor controlar, más allá de la distribución material de
los ejemplares, ciertos usos de dichos ejemplares. Esta teoría también fue acogida por el
derecho belga. Inclusive, fue en Bélgica donde mejor se conceptualizó a partir de la tesis
del profesor Franck Gotzen2. Pero, además de lo incierto de esta teoría en el futuro,
teniendo en cuenta los desarrollos del derecho comunitario, se puede considerar que el
derecho de destino incluye el derecho de distribución en el sentido estricto de la palabra, de
tal manera que este último puede ser verdaderamente considerado como un estándar,
inclusive si a veces se denomina de otra manera (derecho de publicación, derecho de
puesta en circulación, "right to issue copies of the work to the public”). Por consiguiente no
es nada extraño encontrarlo nuevamente en el Tratado de la OMPI de 1996 (Art. 6) y en la
directiva comunitaria de 2001 sobre la sociedad de la información (Art. 4).
El agotamiento también es parte del paisaje. Inclusive, se puede decir que participa
de la naturaleza del derecho de distribución. Como bien se sabe, la teoría le debe mucho al
derecho alemán y especialmente a la presentación sistemática, transversal a toda la
propiedad intelectual que hizo de la misma Josef Kolher al puro principio del siglo 20.
También en este caso, los sistemas jurídicos pueden variar sobre la terminología. Por
ejemplo, en los Estados Unidos de América, se habla de la doctrina de la primera venta. Lo
esencial es que el derecho de distribución es, en este análisis, un arma de un solo golpe y
no un arma a repetición. El autor que otorgó la puesta en el mercado de los ejemplares de
su obra no tiene ningún derecho para controlar la circulación ulterior de estos ejemplares, y
especialmente para prohibir su reventa.
2
Het Bestemmingsrecht van de Auteur, Bruselas, Larcier, 1975, edición aumentada de un resumen en francés
bajo el título “El derecho de destino del autor”.
3
El principio está claramente adquirido. Generalmente, se justifica mediante tres
series de consideraciones, lo cual parece indicar que ninguna es decisiva, y por
consiguiente denota cierta confusión. La primera se basa en la idea de recompensa. Por
ejemplo, en los Estados Unidos de América, se plantea en una decisión del 2º circuito de
19633, la cual fundamenta la "first sale doctrine" en la idea de permitir el titular del
copyright sacar un "justo provecho" de la primera venta de un ejemplar de sus "inversiones
productivas"4. La segunda es que el agotamiento así entendido permite conciliar el derecho
de autor con el derecho de propiedad del comprador del mueble corporal que constituye el
ejemplar5. Tendremos que recordar esta consideración cuando se vayamos a considerar la
posibilidad de una distribución digital. La tercera es que el agotamiento va a "fluidificar" la
circulación de los ejemplares, privilegiando la libertad del comercio, lo cual va a favorecer
el aumento de la oferta de bienes culturales.
Pero, en nombre de la seguridad jurídica, la doctrina del agotamiento del derecho
de distribución no tiene contornos tan nítidos como se podría esperar. Al dejar a un lado,
por el momento, la complicación nacida de la teoría franco-belga del derecho de destino (la
cual, por naturaleza, escapa a cualquier agotamiento, a reserva de lo que se dirá más
adelante sobre "el agotamiento comunitario") y de aquella nacida de la dimensión
internacional del agotamiento, surgen dos dificultades mayores.
Primero, existe un debate acerca de los actos que pueden provocar el agotamiento.
En la ley estadounidense, parece que este acto debe consistir en una transferencia de la
propiedad del ejemplar6, lo cual significa la apelación de "doctrina de la primera venta"7.
Sin embaqrgo, se consideró que la transferencia de la simple posesión debía ser
3
Platt & Munk Co. V. Republic Graphics, Inc., 315 F. 2d 847, 854.
V. también en Alemania, en los términos vecinos, BGH, 27 de febrero de 1981, Schallplattenimport I:
GRUR 1981, p. 587.
5
V. por ejemplo H. Cohen Jehoram. El Agotamiento en derecho de autor en los Países Bajos, en Jordanas de
Estudios ALAI 1988, p. 129-135, a la p. 130 (“Por consiguiente, el agotamiento es un tipo de frontera entre
los diferentes derechos de propiedad intelectual del autor o del inventor y el derecho de propiedad material en
el sentido del artículo 625 del Código civil neerlandés”). V. también BGH, Schallplattenimport I., prec.
6
V. en ese sentido C. Joyce, M. Leaffer, P. Jaszi y T. Ochoa, Copyright Law, LexisNexis, 7º edición, 2006,
p. 486.
7
Aunque el acto puede ser a título gratuito. V. en ese sentido Walt Disney Productions v. Basmajian 600 F.
Supp. 439 (S.D.N.Y. 1984).
4
4
contemplada como suficiente con respecto a esta doctrina8. En la Comunidad europea, se
tiene una concepción más estrecha. Especialmente, el Art. 4. 2 de la directiva
anteriormente mencionada de 2001 origina el agotamiento de la "primera venta" o de la
"primera otra transferencia de propiedad". Esta visión restrictiva fue criticada por el
motivo. Hay que reconocer que permite escapar del agotamiento recurriendo al subterfugio
de alquiler de los soportes9. Sin embargo, en una decisión reciente10, fue mantenida por el
Tribunal de Justicia. Se puede observar en el mismo sentido que la ley japonesa sobre el
derecho de autor, el equivalente del derecho de distribución (en japonés "hampu"), se
traduce en la versión oficial en idioma inglés por "right of ownership transfer".
Además, y la pregunta es aún más delicada, con frecuencia existen dudas acerca de
saber si unas restricciones contractuales pueden paralizar, al menos parcialmente, el
agotamiento, lo cual implica que sean oponibles a terceros. Más que todo, fue en el
derecho alemán que se llevó el debate. En 1906, en una decisión famosa, el Reichsgericht
11
afirmó, para negar la demanda presentada por el autor-editor de indicadores de vías
férreas contra un negociante que revendía a bajos precios ejemplares adquiridos
regularmente en el comercio, que "un contrato que tuviera como efecto excluir o restringir
esta facultad de libre disposición del propietario y creería no un derecho real sino una
simple obligación hacia los contratantes" y que, por consiguiente, el autor no puede
"decretar una defensa general que tendría el mismo efecto que el derecho real con respecto
a cualquier tercero que se convirtiera o fuera a convertirse en propietario de ejemplares de
la obra puestos lícitamente en el comercio"12. Más adelante, el análisis fue profundizado
8
United States v. Atherton, 561 F. 2d 747 (9º Cir 1977) V. también London Sire Records V Does, 542 F.,
Supp.2d 153 (D. Mass. 2008), afirmando que la expresión “transferencia de propiedad” no implica el
desposeimiento de la copia. Comp., aplicando la presunción de propiedad a favor del poseedor prevista por el
artículo 2006 del BGB, BGH, 3 de marzo de 2005: GRUR 2005, p. 505.
9
B. Castell, El agotamiento del derecho intelectual en el derecho alemán, francés y comunitario, PUF, 1989,
nº329, p. 192. V. también, que retoma la objeción, V.-L. Benabou, Derechos de autor, derechos vecinos y
derecho comunitario, Bruylant, 1997, nº 425.
10
17 de abril de 2008, aff. C-456/06, Peek & Cloppenburg KG c. Cassina SpA, que dice por ley que la
“noción de distribución al público, de forma distinta a la venta, del original de una obra o de una copia de
aquella, en el sentido del artículo 4 parr. 1, de la directiva 2001/29/CE del Parlamento europeo y del
Consejero, del 22 de mayo de 2001, sobre la armonización de ciertos aspectos del derecho de autor y de los
derechos vecinos en la sociedad de la información, implica exclusivamente una transferencia de propiedad de
este objeto.
11
16 de junio de 1906, Königskursbuch: Derecho de autor 1907, p. 84.
12
Traducción BIRPI.
5
para precisar que el autor puede imponer ciertas restricciones a la circulación de los
ejemplares oponibles a terceros, pero siempre y cuando estas restricciones se relacionen
con los procesos de difusión, como por ejemplo limitando la difusión a la venta por el
intermediario de clubes de libros13. En este caso, existe una aplicación de la regla
tradicionalmente recibida en derecho alemán según la cual las licencias contractuales
pueden restringir la extensión de los derechos concebidos más no sus modalidades de
ejercicio14. A decir verdad, la frontera parece muy confusa15, lo cual indica que el sistema
del derecho de distribución sujeto a agotamiento no desemboca obligatoriamente hacia
soluciones más marcadas que la doctrina franco-belga del derecho de destino.
Pero también se debe tener en cuenta las hipótesis marginales tales como aquella
sometida al Hoge Raad neerlandés en el famoso asunto Poortvliet16. Recordemos que en
este caso, el autor había cedido su derecho de reproducción sobre sus obras para los fines
de editarlas en calendarios y se oponía a la comercialización por parte de un tercero de
estas obras puestas bajo vidrio, y que el Tribunal le dio razón al indicar que no había
cedido el derecho de comercializar de manera separada las reproducciones a las cuales
había consentido. El caso no era tan diferente de aquel decidido por la Corte Suprema de
Canadá en el asunto Théberge17, acerca del montaje de afiches comprados en el comercio,
proceso que consiste en tomar tintas utilizadas y llevarlas sobre una tela, con la pequeña
diferencia que el debate se limitó al derecho de reproducción (no violado por la iniciativa
en litis, según una decisión de la Corte, con una corta mayoría), sin cuestionar el derecho
de distribución y solo evocando la teoría del derecho de destino para ser destacada, con el
motivo de que el derecho canadiense no la reconoce.
13
BGH 21 de noviembre 1958, Heiligenhof: GRUG 1959, p.200.
V. ya en la distinción Reichgerich, 30 de noviembre de 1908: Derecho de autor, 1911, p. 35. Para una
presentación de conjunta, v. D. Reimer, El derecho de puesta en circulación, especialmente el alquiler y el
préstamo de los libros y discos, Jornadas de estudios ALAI de 1972, Paris, p. 76-87, también publicado en
derecho de autor 1973, p. 56-62.
15
F. Pollaud-Dulian, El derecho de destino, La suerte de los ejemplares en derecho de autor, LGDJ, 1989,
nº476 (“esta distinción deja un poco perplejo”).- J. Spoor, Copies in Copyright, Sijthoff & Noordhoff, 1980,
p. 63 (“the distinction (…) will be often be a subtle one”).
16
19 de enero 1979. Auteursrecht AMR 1979, p. 50, nota J. Spoor.
17
Théberge c. Galerie d’art du Petit Champlain, 2002 SCC 34; Propiedad intelectual 2002, nº4, p.53, obs A.
Lucas, y nº5, p.124, obs. Y. Gendreau.
14
6
Pero una vez más, sobre todo es lo digital que vuelve a poner en el tapete la
problemática.
2.2 Incidencia de lo digital
Los desarrollos anteriores muestran que el derecho de distribución y su agotamiento
alimentan muchas controversias. Los siguientes confirman esta opinión. Con mayor razón
no se debe privar de la satisfacción de presentar las certezas cuando las hay. Y
precisamente, existe una acerca del asunto planteado a los grupos nacionales, para saber si
el régimen de agotamiento implementado en su país hace la diferencia entre las "obras
analógicas" y las "obras digitales". Si esta distinción se relaciona con el soporte, es
evidente que el régimen es idéntico. Es lo que indican expresamente el informe alemán y el
informe neerlandés. También es cierto que, posiblemente, la formulación se relaciona, en
la mente de los redactores del cuestionamiento, con la distinción entre transmisión "on
line" y transmisión "off line". Con esta lectura, se deja el campo de las certezas para
recorrer nuevamente el camino de las controversias.
Ya que el derecho de distribución fue concebido en referencia a la puesta en
circulación de soportes materiales (los libros, los discos), se trata de saber si es posible
transponerlo a la difusión en línea, lo cual vuelve a plantear el problema de existencia del
derecho de distribución inmaterial. Pensando en forma afirmativa, faltaría todavía
interrogarse sobre la posibilidad de someter a agotamiento esta forma de distribución.
2.2.1 La existencia de un derecho de distribución inmaterial
¿Se puede imaginar un derecho de distribución digital que cubra la transmisión a
distancia? Generalmente, las leyes nacionales no lo establecen, pero tampoco lo prohíben.
De ahí nace la idea de una transposición. El tema ha sido debatido en los años 1990 en la
Unión Europea (al mismo tiempo que la existencia correlativa de un derecho de alquiler
7
inmaterial). En este sentido fue que se pronunció la Comisión para los programas de
computador18. En realidad, el debate terminó pronto por una sencilla razón. Procedente
directamente del Tratado de la OMPI de 1996, cuyo artículo 8 establece en beneficio de los
autores el "derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras
en forma alambrica o inalámbrica, incluyendo la puesta a disposición del público de sus
obras de tal manera que cada uno pueda tener acceso a ella desde el lugar y cuando lo
decide de manera individualizada", la idea se impuso y fue impuesta a los Estados
miembros para que aprehendan esta nueva forma de explotación a través del derecho de
puesta a disposición (making available right).
Por consiguiente, se cerró la vía de un derecho de distribución inmaterial. De esta manera,
la fórmula del artículo 4.1 de la directiva sobre la sociedad de información apuntando al
"original" y las "copias" de las obras debe ser entendida como limitando el derecho de
distribución a la puesta en circulación de soportes tangibles. Si existiera la más mínima
ambigüedad, sería descartada por el 28º considerado, él cual evoca "el derecho exclusivo
de controlar la distribución de una obra incorporada a un bien material". Algunas leyes de
transposición lo repitieron de manera expresa. Así, la ley francesa de 2006 se refiere a los
"ejemplares materiales". Éste enfoque ha sido criticado19. Pero no se puede cuestionar. A
este respecto, todos los informes nacionales de los países de la Unión Europea hacen la
misma observación.
La situación no es distinta en los países que, como Australia, Brasil y la India,
tuvieron en cuenta una concepción sintética del derecho de comunicación al público
incluyendo un derecho de puesta a disposición o aquellos que, como China y Japón, hacen
de este derecho una prerrogativa autónoma.
18
Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo y al Comité económico y social sobre la
implementación y los efectos de la directiva 91/250/CEE relacionada con la protección jurídica de los
programas de computador, COM (2000) 199 final, p. 18. V. también para el derecho inglés S. John, What
Rights Do Record Companies Have on the Information Superhighway?, [1996] 2 EIPR 74-78, a la p. 76.
19
V. por ej. E. Tjong Tjin Tai, Exhaustion and Online Delivery of Digital Works, [2003] EIPR 207-211.
8
En cambio, los Estados Unidos de América constituyen un excelente terreno de
observación. En efecto, se sabe que este país se pronunció, durante la conferencia
diplomática de Ginebra el 1996, contra el reconocimiento de un derecho de puesta a
disposición. Inclusive, es en razón a ésta oposición que se imaginó la "solución paraguas",
que consiste en dejar a los Estados total libertad para transponer el artículo 8 anteriormente
citado20. Por consiguiente, era de esperarse que los tribunales buscaran la solución en la
extensión del derecho de distribución a la transmisión de archivos digitales, una
perspectiva que no descartaba un informe del copyright Office en el año 200121. De hecho,
se planteó esta cuestión en varias oportunidades en el pasado reciente, con mayor
frecuencia acerca de las redes de intercambio de archivos (peer to peer). Infortunadamente,
esta jurisprudencia que por el momento emana de hostilidades de primera instancia, no es
muy alentadora en el sentido que demuestra la reticencia de los jueces, fieles a la tradición
del copyright estadounidense, en manifestar audacia en la interpretación de los textos
existentes con el fin de complementar eficazmente la diversidad de los derechos
reconocidos a los autores. Para examinar estas diferentes especies, sólo se puede referir al
informe completo redactado por el grupo de los Estados Unidos de América. El texto
cuestionado es el artículo 106 (3) de la ley sobre el copyright, él cual confiere al autor del
derecho exclusivo de "distribuir al público copias o fonogramas de la obra protegida por
vía de venta u otra transferencia de propiedad, o por el alquiler, arrendamiento o
préstamo". Se trata de saber si la distribución, así como se entiende, puede incluir la
transmisión efectiva de archivos digitales y también la "puesta a disposición" de estos
archivos cuando no sea establecido que hayan sido recibidos por los destinatarios.
El primer asunto plantea un problema de prueba temible, ya que normalmente le
corresponde al autor que pretende que su derecho de distribución ha sido violado
demostrar que la oferta de distribuir ha tenido efecto, y ciertas decisiones se acogieron a
20
M. Ficsor, The Law of Copyright and the Internet, Oxford University Press, 2002, p.496.
U.S. Copyright Office, DMCA Section 104 Report. V. ya Intellectual Property and the National
Information Infrastructure, The Report of the Working Group on Intelelctual Property Rights, Information
Infrastructure Task Force, sept. 1995, p. 213.
21
9
este principio22 descartando el precedente de una decisión del 4º circuito quien había
aliviado esa carga probatoria planteando una presunción a favor del titular del copyright
con el motivo que la ausencia de prueba de la recepción por parte del público se debía a la
carencia de las bibliotecas demandadas23.
En cuanto a la posibilidad de hacer jugar al derecho distribución el papel de un
derecho de puesta a disposición, limitándose al público potencial, a veces fue admitida sin
debate, pero también fue negada con base en un análisis literal de la ley que procede más
bien de la petición de principio que de una verdadera demostración.
En resumen, el paraguas del derecho de distribución no es muy eficaz, y uno se
puede preguntar si los Estados Unidos de América cumplen a cabalidad sus obligaciones
internacionales. A decir verdad, el argumento no impactó ciertos tribunales que observaron
que la necesidad de interpretar la ley estadounidense a la luz de los convenios
internacionales (en el presente caso el Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor) solo
tenía valor por la ambigüedad de la disposición lo cual, para ellos, no era el caso del
artículo 106 (3)24.
El principal argumento a favor de la distribución inmaterial parte de la observación
que un solo "original" en memoria puede producir un número incalculable de copias, las
cuales se van a encontrar físicamente en la memoria de los sistemas destinatarios. De esta
manera, la transmisión digital disemina copias a distancia. Por consiguiente, la situación no
es tan diferente de aquella en la cual los ejemplares se fabrican en gran número y luego se
distribuyen. Para evitar cualquier discriminación entre las dos categorías de empresarios, la
razón y la equidad dictarían de otorgarles a los unos y los otros un derecho de
22
V. por ej. la decisión del Tribunal de distrito de Arizona del 28 de abril 2008 en el asunto Atlantic
Recording Corp. V. Howell, precisando que la noción de distribución implica “an actual dissemination ot
either copies or phonerecords”, y citando en este sentido el profesor Paul Goldstein, para quien “a mere offer
for sale will not infrige the right”.
23
Hotaling v Church of Jesus Christ of Latter-Day, 118 F. 3d 199, 1997. Comp London Sire Recordsv Does,
prec., nota 8, limitándose a la observación que es cierto, desde el punto de vista estadístico, que al menos una
obra ha sido descargada.
24
Elektra Entertainment Group, Inc. V. Barker, 551 F. Supp 2d 234 (SDNY 2008).- Capitol Records v.
Thomas, 2008 U.S. Dist. LEXIS 84155 (d. Minn. 2008).
10
distribución25. En el mismo sentido, quisiera uno agregar qua la discriminación aparece
muy artificial cuando el soporte tangible, el cual justifica el establecimiento del derecho de
distribución, representa un costo irrisorio con respecto al contenido, como muchas veces es
el caso para los programas de computador.
A pesar de todo, la negación de una distribución inmaterial se inscribe
perfectamente en el enfoque materialista que siempre ha sido tenido en cuenta en este
campo. A la fecha, nunca se ha debatido que el derecho de distribución se relaciona con
ejemplares de la obra entendidos como muebles corporales y la declaración común con
respecto a los artículos 6 y 7 del Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor precisa
nuevamente que las expresiones "ejemplares" y "original y ejemplares" debían entenderse
como designando exclusivamente "los ejemplares fijados que pueden ser puestos en
circulación como objetos tangibles". Por esta razón, tradicionalmente se pone en la
balanza, como lo dije anteriormente, el derecho de distribución del autor y el derecho del
propietario del soporte corporal.
Ahora bien, en el caso de la diseminación de archivos digitales, la supuesta
distribución no pone en circulación ejemplares susceptibles de una propiedad corporal.
Desde este punto de vista, el término "copy", siempre utilizado en los textos redactados en
idioma inglés, no está desprovisto de ambigüedad, en la medida en que en el idioma
francés hace referencia, según los diccionarios26, tanto a "reproducción" como "ejemplar".
Sin embargo, el derecho de distribución solo concierne la suerte de los ejemplares,
considerados como objetos tangibles cuyo autor autorizó la fabricación, no la suerte de
todas las reproducciones de los cuales estos ejemplares pueden ser objeto. En otras
palabras, no hay ningún problema para aceptar que la transmisión de un archivo numérico
realice una reproducción en la memoria del computador del destinatario, pero de ninguna
25
E. Tjong Tjin Tai, Exhaustion and Online Delivery of Digital Works, prec., Nota 19, p.210.
26
V. por ej. Robert & Collins.
11
manera esto significa que este último se haya convertido en propietario de un ejemplar en
el sentido definido anteriormente.
2.2.2 El agotamiento del derecho de distribución inmaterial.
Para las necesidades del debate, supongamos la existencia de un derecho de
distribución inmaterial. ¿En este caso, está sujeto al agotamiento? La dificultad
mencionada que se origina en la ausencia de una transferencia de la propiedad corporal de
un soporte, aparece entonces a plena luz. Tal y como lo hemos visto, lo que provoca el
agotamiento es una puesta en circulación que se concretiza en tal transferencia.
Correlativamente, lo que hace posible el agotamiento, es la circulación de este mismo
ejemplar cuya propiedad ha sido transferida.
Ahora bien, el esquema no corresponde a la situación creada por la diseminación de
copias por la vía digital. El destinatario no se convierte en propietario de un ejemplar en el
sentido de un objeto corporal identificable, y si a su vez envía una copia a otro destinatario,
este último tampoco puede pretender haber adquirido, de hecho, la propiedad de un
ejemplar sujeto a agotamiento. Para que la asimilación con la distribución de ejemplares en
el sentido material sea real, se tendría que “simular” una transferencia de propiedad. Se ha
sugerido, al sostener que el agotamiento podría jugar un papel al suponer que el
destinatario de la primera copia tiene la precaución de eliminar la copia que está gravada
en su sistema27, en el momento de enviar él mismo una copia. Pero, además de la dificultad
de comprobar esta supresión y que no basta para conjurar el riesgo de un ataque a la
explotación normal de la obra, se puede notar la artimaña de la presentación.
27
E. Tjong Tjin Tai, Exhaustion and Online Delivery of Digital Works, prec, p. 209.
12
Por esta razón, los partidarios de un derecho de distribución inmaterial más a
menudo prefieren considerar que tal prerrogativa no está sujeta a agotamiento28. Pero,
como lo hemos dicho, el agotamiento participa de la naturaleza del derecho de
distribución, entonces se plantea el problema de saber cual es el sentido de abogar por la
existencia de un derecho de distribución que escapa a cualquier agotamiento.
Es lo que llevó el derecho comunitario a escoger las transmisiones digitales a
pedido al derecho de puesta a disposición, cuyo artículo 3.3 de la directiva de 2001 sobre la
sociedad de la información prevé expresamente que no es susceptible de agotamiento. A
decir verdad, la aclaración no es necesaria. Contrariamente a lo que a veces se afirma, el
agotamiento no se refiere al derecho de reproducción, sino solamente al derecho de
distribución (o a la componente del derecho de destino que hace las veces). Por
consiguiente, decir que el derecho de comunicación al público o el derecho de puesta a
disposición que incluye no pueden agotarse es buscarle tres pies al gato29. Parece que esta
torpeza se explica por el hecho que, tradicionalmente, el agotamiento se basa en el derecho
comunitario sobre el principio de libre circulación de las mercancías. Por consiguiente, se
justifica descartarlo por causa de inmaterialidad de la difusión mediante la calificación de
prestación de servicios, además que la jurisprudencia comunitaria tiene en cuenta una
aceptación muy extensiva de los servicios, en todo caso para la aplicación de las reglas que
gobiernan la libre prestación de servicios30.
3. El derecho de distribución y su agotamiento a nivel internacional y regional
28
V. en este sentido para la first sale doctrine en derecho estadounidense Intellectual Property and the
National Information Infrastructure, prec, nota 21, p. 95.
29
V. en este sentido H. Cohen Jehoram, European Copyright Law – Ever More Horizontal, 32IIC 532-545
(2001) a la p. 541, mirando el artículo 3.3 de la directiva de 2001 como una “curious superfluous provisión”.
30
En una decisión reciente (23 de abril 2009, asunto C-533/07, Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch c.
Gisela Weller-Lindhorst), el Tribunal de justicia se alejó de esta acepción extensiva, negando considerar el
contrato de licencia de un derecho de propiedad intelectual como una prestación de servicio en el sentido del
artículo 5, punto1, bajo b), segunda raya del reglamento del 22 de diciembre 2000 relacionado con la
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de las decisiones en materia civil y comercial, pero al
mismo tiempo confirmó que el razonamiento no debía ser transpuesto al campo de la libre prestación de
servicios, mencionando (punto 35) que “si este campo da lugar, eventualmente, a interpretaciones amplias de
la noción de servicios, este enfoque está motivado por la preocupación que el mayor numero de actividades
económicas no se relacionan con la libre circulación de las mercancías, capitales o personas por lo tanto no se
libra del cumplimiento del tratado CE”.
13
El cuestionario enviado a los grupos nacionales plantea el asunto del agotamiento
internacional del derecho de distribución. Todos los informes se explican sobre este punto.
Aquellos redactados por los grupos de los países de la Unión Europea dan una vez más la
misma respuesta, dictada por el derecho comunitario. En cambio, los otros aportan
respuestas diversas y muchas veces prudentes, teniendo en cuenta las fluctuaciones e
imprecisiones jurisprudenciales. Por consiguiente, es necesario hacer un balance antes de
trazar algunas perspectivas en este campo muy controvertido, incluido dentro de la Unión
Europea.
3.1 El balance
El agotamiento del cual hemos tratado de definir el alcance territorial se relaciona
esencialmente con el derecho de distribución clásico, relacionado con los ejemplares
materiales de la obra, ya que la tesis de un derecho de distribución inmaterial generalmente
no es aceptada. También, es preciso aclarar que, hipotéticamente, estamos en presencia de
ejemplares distribuidos por el titular del derecho o con su consentimiento, a falta del cual
la importación de los ejemplares evidentemente sería ilícita31. Se trata de saber si el titular
que autorizó la puesta en circulación fuera del país considerado puede oponerse o no a la
importación en dicho país. Por esta razón, con frecuencia se plantea el problema en
términos de "derecho de importación32".
Las respuestas al cuestionario se pueden clasificar en tres categorías.
31
V. a título de ejemplo, el artículo 27 (1) de la ley canadiense, citada en el informe nacional, o el artículo
113.1 (i) de la ley japonesa (la cual considera como una violación “the act of the importing, for the purpose
of distribution in this country , objects made by an act which would have constituted an infringement on the
morale rights of author, copyrights, rights of publication, moral rights of performer or neighboring rights
had it occured in this country at the time of importation”).
32
V. por ejemplo el memorando de la Oficina Internacional de la OMPI presentado al Comité de peritos
sobre un eventual protocolo relativo a la Convenio de Berna: Dr. auteur 1992, p.81, nº121 y ss.
14
La primera es aquella de los informes nacionales que indican que el punto no ha
sido objeto de ninguna disposición legislativa expresa o de ninguna decisión judicial. Es el
caso de Colombia y Uruguay.
La segunda corresponde a las respuestas suministradas por los grupos nacionales de
los países de la Unión Europea. Todos esos informes toman nota de la solución impuesta
por lo adquirido por la Comunidad europea. En efecto, las directivas de 1991 sobre los
programas de computador33, de 1992 sobre el derecho de alquiler y préstamo, de 1996
sobre las bases de datos y de 2001 sobre la sociedad de la información, imponen a los
estados miembros prever un agotamiento extendido a la Comunidad europea (y, más allá,
al Espacio económico europeo), pero les prohíben practicar un agotamiento internacional.
Especialmente, la directiva de 2001 es muy clara. No sólo la fórmula negativa utilizada por
el artículo 4.2 ("sólo se agota en caso de primera venta (... ) en la Comunidad") expresa
claramente está prohibición, pero el 28º considerado rematada precisando que el derecho
de distribución "no se debe agotar por la venta del original o de copias del mismo fuera del
Comunidad". De esta manera, se parece a la solución tenía en cuenta por el Tribunal de
Justicia en derecho de las marcas34. Y, recientemente, el Tribunal tuvo la oportunidad, en
el asunto Laserdisken35, de mantener la solución en el campo del derecho de autor
señalando que el artículo 4. 2 de la directiva de 2001 al señalar que el Tratado de la OMPI
sobre el derecho de autor "no afecta la facultad que tienen las partes contratantes para
determinar las condiciones eventuales en los cuales dicho agotamiento tiene lugar después
de la primera venta36" y que resulta del primer considerado de la directiva de 2001 que "la
armonización de las disposiciones legislativas de los Estados miembros sobre el derecho de
autor y los derechos vecinos contribuye al establecimiento del mercado interior y la
instauración de un sistema propio para impedir las distorsiones de la competencia en este
33
Consolidada por la directiva 2009/24 del 23 de abril de 2009.
CJCE, 16 de julio 1998, Silhouette International Schmied GmbH & Co KG c. Hartlauer
Handelsgesellschaft GmbH, asunto C-355/96: Rec. CJCE 1998, I, p.4799.
35
Laserdisken ApS c. Kulturministeriet, asunto C-479/04, 12 de septiembre 2006: Propr. Intell. 2007, p. 211,
obs. A. Lucas; JCP E 2008, 1144, nº 13, obs. A. Zollinger.
36
Punto 42.
34
15
último", de manera que la disposición en cuestión no puede ser criticada en el campo del
derecho de la competencia37.
Ésta solución no plantea ninguna dificultad en los países que ya rechazaron el
agotamiento internacional, como Alemania38 o Francia39, pero obligó a otros, como los
Países Bajos o los países escandinavos, favorables a tal agotamiento, a realizar un cambio
brusco.
Concretamente, en todo caso, los Estados miembros tienen obligación de practicar
un agotamiento comunitario, pero deben tener como ilícita la importación de soportes
puestos en circulación por el titular del derecho o con su consentimiento en un país externo
a la Comunidad40.
La tercera categoría incluye las respuestas al cuestionario comunicadas por los
grupos relacionados con estos Estados que no pertenecen a la Comunidad europea y en los
cuales el tema del agotamiento internacional se ha planteado. En realidad, esta categoría es
más bien heterogénea.
Vamos a empezar por lo más simple, es decir lo más claro. Se trata de una
resolución del Tribunal federal de Suiza con fecha del 20 de julio de 1998, cuidadosamente
redactada, que se presentó en un asunto de importación paralela de juegos video41. El
informe nacional suizo recuerda que el artículo 12 de la ley sobre el derecho de autor,
37
Puntos 48 a 51.
Acerca de la oponibilidad en derecho alemán de las clausulas que organizan la división territorial del
derecho de distribución, v. BGH, Schallplattenimport I, 27 de febrero de 1981: GRUR 1981, p. 587 y BGH,
Schallplattenimport II, 21 de marzo de 1985: GRUR 1985, p. 824.
39
Con la diferencia que el legislador francés realizó un extraño ejercicio que consiste en prever el
agotamiento comunitario de una prerrogativa (el derecho de distribución) el cual no menciona en la
definición de los derechos del autor.
40
V. para una ilustración acerca de una puesta en circulación el Portugal (antes del ingreso de este país en la
Comunidad), CJCE, 9 de febrero 1982, asunto 270/80, Polydor c. Harlequin: RIDA 3/1982, p. 134; Rec.,
p.329. V. también para la importación en Francia de software procedentes del Canadá, TPICE, 16 de
diciembre 1999, asunto T-198/98 Micro Leader Business c. Commission: JCP G 2000, II, 10370, nota M.-CBoutard-Labarde y P.-Y. Gautier.
41
Nintendo c. Wahl Eximpo, ATF 124 III 321; [1999] EIPR N-63. V. acerca de esta decisión el comentario
crítico de B. Lindner, (1999) EIPR 373377.
38
16
relacionado con el agotamiento, no dice nada sobre el asunto, mientras que el proyecto de
ley estableció claramente el principio del agotamiento internacional. Sin embargo, este
silencio no es muy diciente puesto que se explica por la voluntad del legislador de dejar el
tema abierto en el momento cuando Suiza consideró la posibilidad de que ponerse a
conformidad con el adquirido comunitario. En todo caso, el Tribunal federal disipó la
incertidumbre y se pronunció a favor del agotamiento internacional, haciendo valer
especialmente que la libertad del comercio no se podía limitar a una disposición legal
expresa, y que el interés público obligaba a que se colocara la menor cantidad posible de
obstáculos para el acceso a los bienes culturales. No se puede decir nada más, dentro del
marco del presente informe, pero hay que consultar las observaciones críticas del informe
suizo para medir que el problema ha sido considerado en todas sus dimensiones.
También se debe mencionar la resolución de la Corte Suprema del Canadá en el
asunto Euro-Excellence Inc. V. Kraft Canada Inc.42, a pesar de que, según el ponente
nacional, le pone más confusión que claridad al debate. Con una corta mayoría, el Tribunal
consideró ilícita, con respecto al artículo 27 (2) de la ley canadiense sobre el derecho de
autor, la importación paralela de productos chocolateados cuyo empaque tenía logotipos
protegidos a la vez por un derecho de marcas y por un derecho de autor, descartando, con
base en una interpretación literal del texto, la objeción según la cual la utilización de las
obras solo tenía en este caso un carácter "incidente" así como aquella procedente de la
existencia de un abuso de derecho.
Una vez más, fue en los Estados Unidos de América que el debate fue lo más
animado (lo cual no es necesariamente una buena noticia para la seguridad jurídica...). Se
amerita mencionar cuatro decisiones. La primera emana del tercer circuito del Tribunal
Superior, la cual descartó en 1984 la doctrina de la primera venta en el caso de una
importación paralela de productos literalmente fabricados fuera de los Estados Unidos de
América, pero cuyo titular del copyright no había autorizado expresamente la importación
42
2007 SCC 37.
17
a los Estados Unidos de América43. La segunda fue pronunciada, diez años más tarde,
dentro del marco de la misma hipótesis y en el mismo sentido, por el 9º circuito44. En esta
lectura, la fórmula del artículo 109 (a) de la ley sobre el copyright que permite al
propietario de un ejemplar o un fonograma "realizado lícitamente en virtud del presente
título" (lawfully made under this title) venderlo o deshacerse de él sin el consentimiento
del titular del derecho (que basa la doctrina de la primera venta), debería ser entendida, tal
como lo señala el informe estadounidense, como haciendo referencia a un ejemplar a la vez
fabricado y vendido en el territorio de los Estados Unidos de América, una lectura que el
informe considera audaz. La Corte Suprema se pronunció a favor del agotamiento
internacional en el asunto Quality King Distributors v. L’Anza Research International,
Inc.45 pero a propósito de una especie en la cual los productos legalmente fabricados en los
Estados Unidos de América con el consentimiento del titular del derecho para ser vendidos
fuera del territorio estadounidense. Finalmente, la decisión del 9º circuito en el asunto
Omega SA v. Costco Wholesale Corp.46 descartó el agotamiento internacional. Pero la
hipótesis también era diferente. Se trataba de relojes protegidos por un copyright,
fabricados en Suiza, que un vendedor discount pretendía distribuir en los Estados Unidos
de América después de haberlos comprados a terceros quienes, ellos mismos, los
obtuvieron con distribuidores autorizados fuera de los Estados Unidos.
A pesar de que no sean contradictorios, a partir de estos antecedentes, es difícil
hacerse una idea precisa del alcance territorial del agotamiento en derecho estadounidense.
3.2 Las perspectivas
Teniendo en cuenta la importancia de los derechos de propiedad intelectual en el
comercio mundial, las incertidumbres que acaban de ser evocadas y la diversidad de las
soluciones nacionales pueden constituir un freno a la circulación de los bienes culturales.
43
Columbia Broadcasting Sys., Inc. v. Scorpio Music Distribuidores, 738 F.2d 424.
Parfums Givenchy, Inc. V. Drug Emporium, Inc, 38 F. 3d 477; [1995] 2 EIPR D-52.
45
523 U.S. 135 (1998).
46
541 F. 3d 982 (2008); [2009] EIPR N-31, obs. R.H.Stern.
44
18
Desde este punto de vista, el silencio sobre este tema del acuerdo ADPIC47 y de los
Tratados de la OMPI48, como consecuencia de la ausencia de consenso, indudablemente es
una confesión de fracaso.
La interdicción de practicar el agotamiento internacional impuesta por el derecho
comunitario ha sido, y sigue siendo, objeto de fuertes críticas. En una lítote muy
diplomática, el informe sueco señala que la solución no fue recibida en su país con mucho
entusiasmo. Por su parte, el informe neerlandés indica que en el año 2000, el Comité sobre
el derecho de autor, consultado sobre ciertos aspectos esenciales de la directiva, se había
pronunciado a favor del agotamiento internacional por razones "económicas y
diplomáticas" y que Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, Finlandia y Suecia
redactaron un comunicado común en el mismo sentido. También se puede observar que en
el caso de Laserdisken decidido por el Tribunal de Justicia49, el gobierno polaco contestó el
agotamiento impuesto por la directiva de 2001 haciendo valer que la regla "se opondría a la
promoción de una mayor competitividad y otorgaría a los titulares de derechos de autor y
de derechos vecinos una protección de sus intereses, más allá del objeto de tales
derechos"50.
Más allá de esas oposiciones de principio, el enfoque transversal tradicional
(especialmente en derecho alemán) del agotamiento, que pone en una misma categoría el
derecho de patentes, el derecho marcario y el derecho de autor, planteó objeciones. En el
asunto Nintendo51, el Tribunal federal suizo no vaciló frente al amalgama. Observando que
el agotamiento internacional ya había sido admitido en materia de marca, vio en este caso
un argumento a favor de la misma solución en el campo del derecho de autor, agregando
inclusive que tocaba abstenerse de sobreestimar las diferencias entre la función del derecho
V. el artículo 6 (“ninguna disposición del presente convenio será utilizada para tratar el asunto del
agotamiento de los derechos de propiedad intelectual”).
48
V. el artículo 6.2 del Tratado sobre el derecho de autor (“ninguna disposición del presente contrato afecta
la facultad que tienen las Partes contratantes para determinar las eventuales condiciones en las cuales el
agotamiento del derecho establecido en el punto 1) se aplica después de la primera venta u otra operación de
transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra efectuado previa autorización del autor”).
49
Prec., nota 35.
50
Punto 45.
51
Nintendo c. Wahl Eximpo, prec., nota 41.
47
19
de autor y aquella del derecho de marca. Con razón, el ponente suizo critica esta
observación, considerando que el signo distintivo no se altera por las importaciones
paralelas mientras que la preocupación de una mayor protección del autor perfectamente
podría llevar a maximizar sus ganancias haciendo obstáculo a tales importaciones. En el
mismo sentido, no se puede aprobar la resolución del Tribunal de Justicia52 la cual dedujo
del agotamiento del derecho de marca el agotamiento del derecho exclusivo de
reproducción reconocido a título del derecho de autor, con el motivo que "la protección
atribuida por el derecho de autor en cuanto a la reproducción de las obras protegidas en las
publicidades del revendedor, en ningún caso puede ser más extensa que aquella conferida
en las mismas condiciones al titular de un derecho de marca"53. Se entiende perfectamente
la preocupación de evitar que el ejercicio del derecho de autor vaya a paralizar el
agotamiento del derecho de marca54, pero el razonamiento llevado por el Tribunal de
Justicia no pasa la prueba. En efecto, es imposible admitir que la regla de libre circulación
de las mercancías implique el agotamiento puro y simple del derecho de reproducción del
autor55.
Por otra parte, no podemos negar que el agotamiento internacional se basa, más aún
que el agotamiento interno, en consideraciones de oportunidad, lo cual explica los
esfuerzos de los "lobbies" para invertir (o mantener) la regla retenida. No son las
"estrategias judiciales" que guían los comportamientos de los interesados, tal y como lo
deja entender el cuestionario (que ningún grupo nacional ha seguido sobre este punto), son
más bien las "estrategias legislativas". De tal manera que nadie se puede extrañar que las
52
4 de noviembre 1997, Parfums Christian Dior SA y Parfums Christian Dior BV v. Evora, asunto C-337/95:
Rec. CJCE, p. I-6013, concl. Jacobs.
53
Punto 58.
54
Comp. En el asunto Omega SA v. Costco Wholesale Corp., prec. Nota 46, el comentario de R. H. Stern
([2009] EIPR N-31), que reprocha al Tribunal haber descartado la doctrina de la primera venta en el campo
del derecho de autor, por dibujos que hacen el papel de signos distintivos, lo cual permitió así escapar al
agotamiento del derecho de marca. V. también en el asunto canadiense Euro-Excellence Inc v. Kraft Canada
Inc., prec., nota, la opinión de la minoría, evocando un desvío de función.
55
V. en este sentido J.-S. Bergé, Paradojas y derecho comunitario: Observaciones sobre la interacción de las
categorías jurídicas a partir de datos recientes sacados de los derechos intelectuales y del derecho de la
competencia: JDI 1999, p. 85-114, nº29.
20
bibliotecas aboguen por el agotamiento internacional56 y que los productores de vídeo
militen por la solución opuesta57.
El mismo legislador no duda en promulgar reglas específicas para un mercado
dado. Es así como se ve a menudo en las leyes nacionales reglas propias relacionadas con
las importaciones paralelas de libros. Es el caso por ejemplo en el Canadá58. También es
importante señalar que el artículo 113 (5) de la ley japonesa hace ilícitas las importaciones
paralelas de fonogramas publicados fuera de Japón cuando pueden afectar de manera poco
razonable las ganancias que el productor japonés puede esperar de los mismos fonogramas
difundidos por él en el territorio nacional. El informe suizo da otro ejemplo de esta actitud
muy pragmática, indicando que una ley del 14 de diciembre de 2001 logró modificar el
artículo 12 de la ley sobre el derecho de autor para someter los ejemplares de obras
audiovisuales a un agotamiento nacional limitado en el tiempo59.
De esta manera, aparecen las problemáticas políticas. A veces, se invoca la
territorialidad del derecho de autor en contra del agotamiento del derecho de autor. En el
asunto Omega60, el 9º circuito el Tribunal Superior de los Estados Unidos de América
señaló en ese sentido que admitir el agotamiento internacional en el presente caso
implicaría que la ley estadounidense produjera un efecto extraterritorial, lo cual no fue
expresamente previsto por el Congreso. Formulado de esta manera, el argumento no puede
convencer porque procede de una visión arcaica de la territorialidad. Decir que la decisión
del titular del derecho de comercializar los ejemplares de su obra en un país dado puede
56
El agotamiento de los derechos de autor a través de la teoría de la primera venta en el campo digital, la
posición de las Asociaciones de Bibliotecas en el debate en los Estados Unidos de América: Bol. der. auteur,
vol. XXXVI, 2002, nº4. Las asociaciones temen que unos acuerdos contractuales vayan a paralizar los
efectos (benéficos desde su punto de vista) de la doctrina de la primera venta.
57
International Video Association, Submission in response to the Commission’s consultation on an issues
paper on «Opportunities in online goods and services», 15 de octubre 2008.
58
Art. 27.1 de la ley sobre el derecho de autor.
59
La disposición quedó así:”los ejemplares de una obra audiovisual solo pueden ser revendidos o alquilados
a partir del momento cuando el ejercicio del derecho de representación del autor deja de ser obstaculizado”.
De esta manera, se trata, dice el ponente, “de evitar que se pueda importar DVD’s u otros soportes de
películas nuevas durante el periodo de la primera explotación en salas de teatros para cada región
lingüística”. V. decidiendo que los juegos informáticos no pueden, a este respecto, ser considerados como
obras audiovisuales, TF, 1º de marzo 2007: Prop. intel. 2007, p. 379, obs. J. de Werra.
60
Omega SA v. Costco Wholesale Corp., prec., nota 46.
21
producir el agotamiento del derecho de distribución en otro país, de ninguna manera
implica conferir a la ley de este último país un efecto extraterritorial, sino que consiste
simplemente a sacar las consecuencias del acto voluntario de puesta en circulación61. La
verdad es que, detrás de la objeción de la territorialidad, se nota la preocupación (por otra
parte legítima) de cada Estado por asumir la mejor protección posible a los
derechohabientes nacionales y al mismo tiempo atender los intereses de las industrias
culturales locales.
Todo lo anterior conduce a tener como factible, e inclusive a desear, que el tema del
agotamiento internacional sea objeto de un nuevo examen en un futuro próximo.
61
V. en este sentido BGH, Schallplattenimport I, 27 de febrero de 1981: GRUR 1981, p. 587.
22
23