OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) Las Salas de Recurso RESOLUCIÓN de la Primera Sala de Recurso de 12 de junio de 2008 En el asunto R 12/2008-1 The Coca-Cola Company One Coca-Cola Plaza Atlanta, Georgia 30313 Estados Unidos de América Parte recurrente / Oponente representada por Howrey Martínez Lage, S.L., Calle Claudio Coello, 37, E-28001 Madrid, España contra HGS International Ltd. 39/40 Calthorpe Road Birmingham B15 1TS Reino Unido Parte recurrida / Solicitante representada por PONS PATENTES Y MARCAS INTERNACIONAL, S.L., Gta. Rubén Darío, 4, E-28010 Madrid, España RECURSO relativo al procedimiento de oposición nº B 1 007 923 (solicitud de marca comunitaria nº 4 361 754) LA PRIMERA SALA DE RECURSO integrada por Th. Margellos (Presidente y Ponente), D.T. Keeling (Miembro) y Ph. von Kapff (Miembro) Secretaría: J. Pinkowski dicta la siguiente Lengua de procedimiento: español RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2008 – R 12/2008-1 – VORTEX Coca Energy Drink / Coca-Cola, Coca 2 Resolución Hechos y procedimiento 1 Mediante solicitud con fecha de presentación de 24 de junio de 2005, la compañía HGS International Ltd. (en lo sucesivo “la solicitante”) pidió el registro de la marca denominativa VORTEX Coca Energy Drink para distinguir los siguientes productos: Clase 32 − Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Clase 33 − Bebidas alcohólicas (excepto cervezas). 2 La solicitud se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 7/2006 de 13 de febrero de 2006. 3 El 5 de mayo de 2006, la compañía The Coca-Cola Company (en lo sucesivo “la oponente”) presentó un escrito de oposición contra la citada solicitud, basándose en las siguientes marcas: – Marca comunitaria denominativa nº 2 091 569 Coca-Cola solicitada el 16 de febrero de 2001 y registrada el 6 de junio de 2002. Los productos y servicios amparados por dicha marca son los siguientes: Clase 5 − Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Clase 6 − Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálicas; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales. Clase 8 − Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar. Clase 9 − Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos y electrónicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza (comprendidos en la clase 9); aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; software de ordenador y juegos de ordenador. RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2008 – R 12/2008-1 – VORTEX Coca Energy Drink / Coca-Cola, Coca 3 Clase 11 − Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias. Clase 14 − Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado (comprendidos en la clase 14); joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos. Clase 16 − Papel, cartón y artículos de estas materias (comprendidos en la clase 16); productos de imprenta; material de encuadernación, fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (comprendidas en la clase 16); naipes; caracteres de imprenta; clichés. Clase 18 - Cuero e imitaciones de cuero y productos de estas materias (comprendidos en la clase 18); pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, jaeces y guarnicionería. Clase 20 − Muebles, espejos, marcos; productos (comprendidos en la clase 20) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas. Clase 21 − Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases. Clase 24 − Tejidos y productos textiles (comprendidos en la clase 24); ropa de cama y de mesa. Clase 25 − Vestidos, calzados, sombrerería. Clase 26 − Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales. Clase 27 − Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean en materias textiles. Clase 29 − Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas; mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Clase 30 − Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. Clase 32 − Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Clase 33 − Bebidas alcohólicas (excepto cervezas). Clase 34 − Tabaco, artículos para fumadores; cerillas. Clase 38 − Telecomunicaciones. Clase 42 − Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; investigación científica e industrial; programación de ordenadores. RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2008 – R 12/2008-1 – VORTEX Coca Energy Drink / Coca-Cola, Coca 4 La oponente invoca el renombre de su marca en toda la Unión Europea para los productos de la clase 32. – Marca francesa denominativa nº 1 747 338 Coca solicitada y registrada el 14 de enero de 1988. Los productos y servicios amparados por dicha marca son los siguientes en las clases 1-42: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria. Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado. Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales. Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos. Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura. Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio. Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos. Instrumentos de música. Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés. Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos. Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionaría. Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos. Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2008 – R 12/2008-1 – VORTEX Coca Energy Drink / Coca-Cola, Coca 5 de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas. Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases. Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto. Hilos para uso textil. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa. Vestidos, calzados, sombrerera. Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; fibras artificiales. Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles. Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta. Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas). Tabaco; artículos para fumadores; cerillas. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. Construcción; reparación; servicios de instalación. Telecomunicaciones. Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes. Tratamiento de materiales. Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales. Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos. Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas. 4 En apoyo de la oposición, la oponente invocó los motivos de denegación relativos recogidos en el artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo “RMC”) (DO CE 1994 nº L 11, p. 1; DO OAMI 1/95, p. 52), es decir, la existencia de riesgo de confusión entre las marcas y el perjuicio o aprovechamiento indebido del carácter distintivo o renombre de la marca anterior. 5 La oposición se basó en todos los productos y servicios amparados por la marca comunitaria anterior, así como en los productos amparados por la marca francesa en la clase 32. 6 La oposición se dirigió contra todos los productos de la marca solicitada. 7 Ante la División de Oposición, la solicitante principalmente alegó que los signos únicamente coincidían en el término “Coca”, siendo tal coincidencia en una única palabra insuficiente para impedir el registro de la marca comunitaria solicitada. La solicitante destaca particularmente, por un lado, que el término “Coca” es un término de debilidad innata al hacer referencia a una planta y ser un término, por ello, comúnmente utilizado por los operadores económicos que fabrican bebidas de extractos, y por otro lado, que el término inicial “VORTEX” de la solicitud de marca RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2008 – R 12/2008-1 – VORTEX Coca Energy Drink / Coca-Cola, Coca 6 comunitaria es el elemento sobre el que recae su carácter distintivo y fuerza diferenciadora. 8 El 16 de octubre de 2007, la División de Oposición dictó la resolución en el procedimiento de oposición nº B 1 007 923 (en lo sucesivo “la resolución impugnada”), rechazando la oposición en su totalidad e imponiendo a la oponente las costas de la solicitante. La resolución impugnada puede resumirse como sigue: − Al ser productos en liza, productos de consumo masivo, la atención del consumidor será media/baja. − Los productos son idénticos, ya que se encuentran en las especificaciones de las marcas oponentes y de la solicitud de marca comunitaria con idéntico tenor. − Visualmente, las disimilitudes son, con mucho, mayores que el único punto en común que presentan las marcas, esto es, la presencia en todas ellas del término “Coca”. Mientras que en la marca oponente francesa el término “Coca” es la única denominación y en la marca comunitaria prioritaria aparece unida a su segundo elemento por medio de un guión, en el signo solicitado aparece detrás del primer elemento, que es la palabra “VORTEX”, y seguida de las palabras “Energy Drink”. El hecho de que la palabra “VORTEX” de la marca impugnada aparezca en letras mayúsculas ayuda a distinguir dos bloques diferenciados, de entre los que “VORTEX” sería el primero y “Coca Energy Drink” el segundo. − Desde un punto de vista fonético, lo relevante es que las marcas enfrentadas coinciden en la pronunciación de “Coca”, pero la presencia de otros elementos marcará una pronunciación global diferente. − Conceptualmente, entre los signos existen diferencias y similitudes. Desde un punto de vista conceptual los consumidores de los países de lenguas romances entenderán que “cola” es “la bebida refrescante que contiene una sustancia procedente de un árbol ecuatorial cuya semilla se utiliza en medicina como excitante de las funciones digestivas y nerviosas”. Pero incluso aunque desconozcan todos estos detalles, para muchos de ellos, como para muchos de los consumidores de lenguas eslavas y germánicas la palabra denotará, en todo caso, un tipo de bebida refrescante. Por otro lado, por la frecuencia con la que aparecen en el mercado y por lo básicas que son dentro de la lengua inglesa, muchos de los consumidores reconocerán en las palabras “energy drink” una mención a una “bebida” (respecto a “drink”) que es “energética” o tiene que ver con la “energía” (respecto a “energy”). Respecto a “VORTEX”, el público que tenga el inglés como lengua materna, o un conocimiento muy bueno del mismo entenderá que el término se refiere a “una masa de viento o agua que da vueltas tan rápidamente que aspira objetos”, viendo el resto de los consumidores en ese término una palabra caprichosa, de fantasía. Respecto al término “coca”, los consumidores de los países de lenguas romances reconocerán de inmediato en la palabra una planta de la que se extrae la “cocaína” y, también, el diminutivo para “cocaína”. Otros podrán también hacer esta conexión porque en sus lenguas este término tiene una grafía muy similar. Otros recordarán que la hoja de coca se utiliza tanto en la industria farmacéutica como en la alimentaria, y el concepto evocará en su mente RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2008 – R 12/2008-1 – VORTEX Coca Energy Drink / Coca-Cola, Coca 7 una serie de bebidas carbonatadas que contienen un extracto de hojas de coca pero libres de cocaína. 9 − Los documentos aportados prueban sin lugar a dudas que la marca “Coca-Cola” es renombrada en el mundo entero. A este respecto, sin embargo, cabe decir por una parte que este umbral de reconocimiento de la marca descansa sobre la combinación “Coca-Cola” (y no sólo sobre el término “Coca”) y, por otro lado, como puso de manifiesto el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea, en el ámbito del artículo 8, apartado 1 del RMC el hecho de que una marca sea ampliamente conocida no puede modificar la apreciación global del riesgo de confusión en el caso de signos o productos/servicios que se han considerado diferentes (véase al respecto la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002 en el asunto T-110/01 Vedial S.A. contra OAMI (“Hubert”) Rec. 2002 p. II-5275, apartado 65). − La palabra “coca” que las marcas tienen en común no es plenamente distintiva para los productos en liza, ya que se refiere a un elemento presente en su composición. Por lo tanto, la Oficina entiende que el vínculo entre los signos es muy débil y, además, el resto de sus componentes, en particular el término más distintivo “VORTEX”, hacen que las marcas estén lo suficientemente distanciadas entre sí como para que el consumidor no establezca nexo alguno entre las compañías comercializadoras, aún cuando los productos sean idénticos, ni pueda haber aprovechamiento alguno de la marca anterior por parte del registro posterior. El 17 de diciembre de 2007, la oponente presentó un escrito de recurso, siendo recibidos por la Oficina el 18 de febrero de 2008 los motivos de recurso contra la resolución impugnada. 10 El recurso se sometió a la División de Oposición para su revisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 60bis del RMC, y se remitió a las Salas de Recurso. 11 La solicitante no presentó alegaciones en respuesta. Motivos y alegaciones de las partes 12 En sus alegaciones, la oponente insiste en la existencia de riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, pudiendo resumirse el contenido de éstas como sigue: − La marca renombrada es “COCA-COLA”. Sin embargo, es importante señalar, por un lado, que el término “COCA” es el único elemento verdaderamente distintivo del signo y el que capta el renombre que la marca “COCA-COLA” ha adquirido en el mercado mundial; y por otro lado, que el consumidor de al menos Francia está habituado a emplear el vocablo “COCA” como abreviatura o sustitutivo precisamente de la marca “COCA-COLA”, descansando el renombre para el consumidor francés tanto sobre el conjunto “COCA-COLA” como en su abreviatura “COCA”. Se adjunta documentación que prueba el uso indistinto de uno u otro signo por el consumidor francés. RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2008 – R 12/2008-1 – VORTEX Coca Energy Drink / Coca-Cola, Coca 8 − La marca solicitada se limita a reproducir la marca registrada “COCA” añadiendo como único elemento distintivo adicional el término “VORTEX”. − La jurisprudencia del Tribunal de Justicia es constante en dotar de una particular protección a las marcas de gran reconocimiento y difusión, consistiendo dicha protección especial, en el caso de signos que identifican productos idénticos o parecidos, como es el presente caso, en que el concepto de riesgo de confusión cambia, pues no es preciso determinar la concurrencia de riesgo de confusión “directa” entre las marcas o su origen empresarial, sino que basta que el consumidor “recuerde”, “evoque” el conocido signo anterior cuando vea la marca objetada, aunque sepa que se trata de signos distintos y de orígenes empresariales diferentes. Especial referencia se hace al caso C-408/01(véase sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003 en el asunto C-408/01 AdidasSalomon AG y Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd (“Adidas”) Rec. 2003 p. I-12537). − Existe una total coincidencia de productos, siendo ello un elemento adicional que intensifica el riesgo de confusión o asociación entre las marcas. 13 Como ya se ha indicado, la solicitante no presentó alegación alguna. Fundamentos 14 El recurso se ajusta a lo dispuesto en los artículos 57, 58 y 59 del RMC y en la regla 48 del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen las normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo “REMC”) (DO CE 1995 nº L 303, p. 1; DO OAMI 2-3/95, p. 258). Procede, pues, acordar su admisión. Cuestión Preliminar 15 En las alegaciones de la oponente, ésta únicamente solicita que en aplicación de la prohibición de registro del artículo 8, apartado 1, letra b), sea revocada la concesión de la solicitud de registro de marca comunitaria. Por consiguiente, la Sala entiende que la oponente no contesta la resolución de la División de Oposición en lo que respecta al rechazo de la oposición presentada al amparo del artículo 8, apartado 5, del RMC y confirma la resolución en ese extremo. Artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC 16 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2008 – R 12/2008-1 – VORTEX Coca Energy Drink / Coca-Cola, Coca 9 17 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véanse sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998 en el asunto C39/97 Canon Kabushiki Kaisha contra Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation (“Canon”) Rec. 1998 p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999 en el asunto C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV (“Lloyd Schuhfabrik”) Rec. 1999 p. I-3819, apartado 17). 18 Conforme a esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión en la mente del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto (véanse sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto C-251/95 Sabèl BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport (“Sabèl”) Rec. 1997 p. I-6191, apartado 22; “Canon”, antes citada, apartado 16; “Lloyd Schuhfabrik”, antes citada, apartado 18 y de 22 de junio de 2000 en el asunto C-425/98 Marca Mode CV contra Adidas AG y Adidas Benelux BV (“Marca”) Rec. 2000 p. I4861, apartado 40). 19 Esta apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias “Canon”, apartado 17, y “Lloyd Schuhfabrik”, apartado 19). La interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el séptimo considerando del RMC, según el cual es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados. 20 Además, la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trata juega un papel determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo y no procede a un examen de sus distintos detalles (sentencias “Sabèl”, antes citada, apartado 23, y “Lloyd Schuhfabrik”, apartado 25). A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 1998 en el asunto C-210/96 Gut Springenheide GmbH y Rudolf Tusky contra Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung (“Gut Springenheide”) Rec. 1998 p. I-4657, apartado 31). Por lo demás, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que de éstas conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia “Lloyd Schuhfabrik”, apartado 26). 21 Dado que las dos marcas anteriores pertinentes son una marca comunitaria y una marca francesa, las percepciones relevantes serán la percepción del público consumidor europeo, por lo que respecta a la marca comunitaria, y la percepción del consumidor RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2008 – R 12/2008-1 – VORTEX Coca Energy Drink / Coca-Cola, Coca 10 francés, por lo que respecta a la marca nacional francesa. Los productos considerados en el presente asunto son productos de consumo corriente, siendo pues el consumidor de referencia el consumidor medio europeo, y en particular francés, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención es medio. Comparación de los productos y servicios 22 Ninguna de las partes contesta la apreciación de la División de Oposición que considera idénticos los productos solicitados y aquéllos cubiertos por las marcas anteriores en las clases 32 y 33 al ser idéntica la redacción en sus respectivas especificaciones. La Sala confirma, así, la existencia de tal identidad. Comparación de los signos 23 Por lo que se refiere a la comparación de los signos, se deduce de la jurisprudencia que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (véase “Sabèl”, apartado 23, y “Lloyd Schuhfabrik”, apartado 25). 24 Los signos enfrentados son los siguientes: Marcas anteriores Solicitud de marca comunitaria 1) Marca comunitaria nº 2 091 569: Coca-Cola VORTEX Coca Energy Drink 2) Marca francesa nº 1 747 338: Coca 25 Debe observarse a título preliminar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia confirmada por el Tribunal de Justicia, una marca compuesta puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta (véanse, entre otras, sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002 en el asunto T-6/01 Matratzen Concord GmbH contra OAMI (“Matratzen”) Rec. 2002 p. II-4335, apartados 33-34, confirmada por auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004 en el asunto C-3/03 P Rec. 2004 p. I-3657, y sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2005 en el asunto C-120/04 Medion AG contra Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (“Thomson Life”) Rec. 2005 p. I-8551, apartado 29). 26 Según la citada jurisprudencia comunitaria, este enfoque no se limita a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2008 – R 12/2008-1 – VORTEX Coca Energy Drink / Coca-Cola, Coca 11 consideradas cada una en su conjunto. No obstante, ello no excluye que la impresión del conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. 27 Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta (sentencia “Matratzen” del Tribunal de Primera Instancia, citada supra, apartado 35). 28 En el presente caso, las marcas anteriores son marcas denominativas consistentes bien en el término “Coca”, bien en el término compuesto “Coca-Cola”. 29 Los términos “cola” y “coca” tienen diversos significados entre los que se encuentran, como bien señala la División de Oposición, “cola” como “la bebida refrescante que contiene una sustancia procedente de un árbol ecuatorial cuya semilla se utiliza en medicina como excitante de las funciones digestivas y nerviosas” (véase el diccionario en línea de la Real Academia Española) y “coca” como el nombre de una planta cuyas hojas contienen cocaína u otros alcaloides, siendo esta planta (o las substancias que de ella se extraen) utilizada tanto en la industria farmacéutica como en el sector de la alimentación. Ambos términos, por tanto, contienen una carga semántica que limita su carácter distintivo en el contexto de las bebidas, pues en el caso del término “cola”, éste claramente describe un tipo de bebida, mientras que en el caso de “coca”, éste indicaría el origen de uno de sus ingredientes. Dicha carga semántica será ampliamente reconocida por el consumidor europeo, bien por ser términos existentes (o muy similares a los existentes) en sus respectivos idiomas, bien por su amplia utilización en el mercado. 30 Teniendo ello en consideración, el elemento distintivo de la marca comunitaria anterior es el término compuesto “Coca-Cola” en su conjunto, dotándole de carácter distintivo precisamente su combinación y su forma de presentación, esto es, dos vocablos escritos en minúscula con su inicial en mayúscula, además idéntica en ambos componentes, y unidos por un guión. Dicho término compuesto es además su elemento dominante, pues si bien el primero de sus componentes es el término “Coca”, éste no puede desvincularse del segundo componente precisamente por el guión que los une, impidiéndose así que se pueda obviar la presencia del componente “Cola”. 31 En el caso de la marca francesa anterior, el término “Coca” es el elemento dominante y más distintivo al ser su único componente. 32 Por lo que respecta a la solicitud de marca comunitaria, el elemento más distintivo y dominante es el término “VORTEX” por las razones que se exponen a continuación. 33 En primer lugar, “VORTEX”, como bien se indica en la resolución impugnada, es “una masa de viento o agua que da vueltas tan rápidamente que aspira objetos” (traducción no oficial de la entrada que aparece en el diccionario English Cobuild Dictionary), siendo dicho significado únicamente conocido por el público consumidor con un RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2008 – R 12/2008-1 – VORTEX Coca Energy Drink / Coca-Cola, Coca 12 conocimiento profundo de la lengua inglesa. Por ello, este vocablo es un término distintivo en relación a bebidas, pues o bien se percibe como un término de fantasía por quien no entiende su significado, o bien se percibe como un término totalmente ajeno al sector de aplicación por quien sí lo entiende. 34 En segundo lugar, por su posición en primer término, siendo ésta la parte que primeramente capta la atención del público consumidor (véanse sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 17 de marzo de 2004 en los asuntos acumulados T183/02 y T-184/02 El Corte Inglés, SA contra OAMI (“Mundicor”) Rec. 2004 p. II-965, apartado 83, y de 16 de marzo de 2005 en el asunto T-112/03 L’Oréal SA contra OAMI (“Flexi Air”) Rec. 2005 p. II-949, apartados 69-71). 35 En tercer lugar, por el carácter menos distintivo del resto de los elementos en que consiste la solicitud de marca comunitaria, esto es, “Coca Energy Drink”, pues a la vista del significado de “Coca” ya indicado y el reconocimiento de las palabras “energy” y “drink”, como bien señala la resolución impugnada, por la frecuencia con la que aparecen en el mercado o por lo básicas que son dentro de la lengua inglesa, los consumidores europeos entenderán “Coca Energy Drink” como una descripción del producto, en concreto, que se trata de una bebida energética que contiene extractos de hoja de coca. 36 En cuarto y último lugar, por ser el único elemento de la solicitud escrito totalmente en mayúsculas frente al resto de elementos que combinan minúsculas con iniciales en mayúsculas, destacándose así en el conjunto de la solicitud de marca comunitaria por el mayor tamaño de todas sus letras y quedando separado del resto de elementos por su distinta forma de presentación. 37 Estas diferentes formas de escritura y diferentes cargas semánticas provocan que la solicitud se perciba compuesta por dos partes bien diferenciadas: por un lado el término “VORTEX”, plenamente distintivo y en mayor tamaño al estar escrito totalmente en mayúsculas, y por otro lado, la expresión “Coca Energy Drink”, que forma una unidad conceptual que refiere al producto, siguiendo cada una de las palabras que la compone una misma estructura visual (palabra escrita en minúsculas salvo su inicial que se escribe en mayúsculas). 38 Así pues, fonéticamente, el consumidor que percibe el carácter dominante del término “VORTEX” así como el carácter descriptivo de la expresión “Coca Energy Drink”, ante la complejidad, además, de referir una marca pronunciando cuatro palabras, tenderá a pronunciar la solicitud de marca únicamente como “VORTEX”, en cuyo caso las marcas son fonéticamente diferentes. 39 No obstante, incluso en el caso de que la solicitud fuera pronunciada en su totalidad, la mera coincidencia en la pronunciación del término “Coca” únicamente dota a las marcas de una remota similitud fonética dado que tal pronunciación no tiene lugar en el mismo orden (pues es la primera palabra de la marca comunitaria anterior y la única de la marca francesa, siendo la segunda en la solicitud), se pronuncian elementos adicionales tanto en el caso de la marca comunitaria anterior como en el caso de la solicitud de marca comunitaria, siendo además uno de esos elementos adicionales, el término dominante y más distintivo de la solicitud de marca comunitaria. RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2008 – R 12/2008-1 – VORTEX Coca Energy Drink / Coca-Cola, Coca 13 40 Visualmente, la diferente longitud de las marcas, la diferente posición del término común “Coca” en cada marca, así como la distinta estructura y composición que éstas presentan, siendo, además, distintos los elementos dominantes en cada una, provocan que el grado de similitud visual que las marcas tienen gracias al término común “Coca” sea remoto. 41 Conceptualmente, las marcas coinciden en el concepto de “coca”, si bien, al menos en la solicitud de marca comunitaria, existen otros elementos que aportan una carga semántica adicional. No obstante, debe señalarse el limitado carácter distintivo del significado de “coca” en el sector de las bebidas. 42 Por todo ello, la Sala considera que las similitudes fonéticas, visuales y conceptuales que presentan las marcas gracias a la coincidencia en el término “Coca” son ampliamente superadas por las relevantes diferencias fonéticas, visuales y conceptuales que existen entre ellas, particularmente teniendo en consideración el limitado carácter distintivo del término así como los distintos elementos dominantes de cada marca y la distinta percepción que el consumidor tiene del término “Coca” en cada una de ellas (esto es, como parte de un término compuesto en el caso de la marca comunitaria anterior, como un término aislado en la marca francesa anterior o como uno de los términos constitutivos de una unidad de expresión en la solicitud de marca comunitaria). Riesgo de confusión 43 El riesgo de confusión debe determinarse mediante una evaluación global de la similitud visual, fonética y conceptual de las marcas, basándose en la impresión global producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (véase sentencia “Sabèl”, apartado 23). 44 El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Así pues, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (véase “Canon”, apartado 18). 45 La oponente alega la reputación de su marca comunitaria, la cual fue reconocida por la División de Oposición y no ha sido contestada por la solicitante ante esta Sala, por lo que en el contexto del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC, la Sala confirma que la marca comunitaria anterior “Coca-Cola” goza de un mayor carácter distintivo. 46 Sin embargo, la Sala no comparte la pretensión de la oponente de que, sobre la base del mayor carácter distintivo del término “Coca” frente al término “Cola”, la reputación de la marca “Coca-Cola” provoque que el elemento “Coca” goce individualmente de una mayor protección, siendo suficiente la coincidencia entre las marcas en dicho término para que exista riesgo de confusión. En opinión de la oponente, la coincidencia en el término “Coca” será suficiente para que el público cuando vea la marca objetada “evoque” su conocida marca anterior, máxime al ser idénticos los productos afectados. RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2008 – R 12/2008-1 – VORTEX Coca Energy Drink / Coca-Cola, Coca 14 47 La extrapolación del grado de reconocimiento de una marca a cada uno de sus componentes considerados de forma aislada no puede, en opinión de la Sala, realizarse de forma automática con independencia de las circunstancias de cada caso. 48 En el presente caso, como ya se ha indicado, el término “Coca”, en sí mismo, goza de un carácter distintivo limitado en el sector de la alimentación (y por consiguiente, en relación a las bebidas) al ser indicador del contenido del producto. 49 Además, la Sala observa que la oponente no niega que la documentación aportada ante la División de Oposición únicamente demuestra la reputación de la marca “CocaCola”. Como ya ha puesto de manifiesto anteriormente, la Sala considera, que es la combinación de todos los elementos de la marca “Coca-Cola” la que la dota de su carácter distintivo, y no únicamente la presencia del término “Coca”, el cual, como se indica en el apartado anterior, es un término con un significado en el sector de la alimentación. 50 No obstante, la oponente invoca la reputación (y por ende, el mayor carácter distintivo) de su marca francesa “Coca” por entender que, al consistir en el término más distintivo de su marca “Coca-Cola” y ser la forma abreviada de ésta última en el territorio francés, la reputación de la marca “Coca-Cola” le es igualmente aplicable. La oponente ha aportado documentación a efectos de probar el uso en Francia del término “Coca” para referirse a “Coca-Cola”, en concreto, diversas menciones en artículos de prensa. 51 La Sala considera, sin embargo, que, aun cuando se hubiera demostrado que en Francia el término “Coca” es el término equivalente a “Coca-Cola” siendo posible aplicarle a la marca francesa “Coca” la reputación de la que goza la marca “Coca-Cola”, ello no sería suficiente, en el presente caso, para provocar un grado de similitud entre las marcas en conflicto que produjera un riesgo de confusión entre ellas. Las diferencias relevantes que éstas presentan, especialmente sus distintos elementos dominantes y más distintivos (“Coca” en la marca anterior francesa / “VORTEX” en la solicitud de marca comunitaria), así como la relación del término “Coca” con el resto de elementos que componen la solicitud de marca comunitaria, provocan que el público consumidor relevante, incluso el francés, no llegue a confundir las marcas. Efectivamente, mientras que “Coca” se presenta de forma aislada en la marca francesa anterior y se podría percibir como el equivalente a la marca “Coca-Cola”, el término “Coca”, en la solicitud de marca comunitaria, es uno de los elementos que forman la unidad semántica “Coca Energy Drink” que informa sobre el producto (esto es, una bebida energética que contiene extracto de la hoja de coca, lo que le dota de unas determinadas propiedades o sabor) principalmente identificado por el elemento distintivo y dominante “VORTEX” que le precede. 52 Por consiguiente, la Sala considera que la mera coincidencia en el término “Coca”, pese al elevado carácter distintivo de la marca “Coca-Cola” (o incluso de la marca francesa “Coca” por asimilación), no es suficiente para provocar una similitud entre las marcas que genere un riesgo de confusión entre el público consumidor. 53 Dado que falta una de las condiciones para que exista riesgo de confusión, a saber, que exista semejanza entre los signos, la Sala considera que no hay riesgo de confusión en el presente caso, incluso siendo idénticos los productos afectados. RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2008 – R 12/2008-1 – VORTEX Coca Energy Drink / Coca-Cola, Coca 15 54 Por ello, la Sala desestima el recurso y confirma la resolución impugnada en cuanto desestimó la oposición basada en el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC. Costas 55 De conformidad con el artículo 81, apartado 1 del RMC, recaerán en la oponente, por ser la parte vencida, las costas del procedimiento de recurso. De conformidad con el artículo 81, apartado 6 del RMC y la regla 94, apartado 3, última frase, del REMC, se condena a la oponente a rembolsar a la solicitante los gastos de representación en la cuantía establecida por la regla 94, apartado 7, letra d) del REMC (550 EUR). 56 Las costas del procedimiento de oposición se mantienen tal y como fueron fijadas en la resolución impugnada. RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2008 – R 12/2008-1 – VORTEX Coca Energy Drink / Coca-Cola, Coca 16 Fallo En virtud de todo lo expuesto, LA SALA resuelve: 1. Desestimar el recurso. 2. Condenar a la oponente al pago de las costas sufragadas por la solicitante en el procedimiento de recurso, cuantificadas en 550 EUR. Th. Margellos D.T. Keeling Ph. von Kapff Secretaría: J. Pinkowski RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2008 – R 12/2008-1 – VORTEX Coca Energy Drink / Coca-Cola, Coca