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Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
08019370152007100112
Audiencia Provincial
Barcelona
15
543/2006
58/2007
CIVIL
IGNACIO SANCHO GARGALLO
Sentencia
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
rollo nº 543/06-2ª
JUICIO ORDINARIO Nº 511/2005
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE BARCELONA
SENTENCIA Núm.
Ilmos. Sres.
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. JORDI LLUÍS FORGAS FOLCH
D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO
En la ciudad de Barcelona, a diecinueve de enero de dos mil siete.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes
autos de juicio ordinario, número 511/2005 seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de
Barcelona, a instancia de Jose Enrique , representada por el procurador Octavio Pesqueira Roca, contra
MIGUEL TORRES, S.A., representada por el procurador Isidro Marín Navarro. Estos autos penden ante
esta Sala en virtud del recurso apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia dictada en
dichos autos el día 7 de febrero de 2006.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "FALLO: Que
estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación en autos de don Jose Enrique , conde
de Superunda, respecto de la entidad mercantil MIGUEL TORRES, S.A. se declara: 1) Satisfecha
extraprocesalmente la pretensión de reivindicación a favor de la parte actora de la titularidad de la marca
española número 2.582.488, CONDE DE SUPERUNDA, clase 33 del Nomemclator Internacional. 2) Se
condena a la demandada a retirar y cesar sobre cualquier uso del título nobiliario CONDE DE SUPERUNDA
en Internet, así como en cualquier otro soporte que pueda ser visionado o utilizado desde España o
conocido por el público español. 3) No ha lugar a declarar que la marca española número 2.582.488,
CONDE DE SUPERUNDA lo ha sido de mala fe por parte de MIGUEL TORRES, S.A. 4) Se condena a la
demandada a dar publicidad en su página Web y en la página web aportada por la actora del fallo de esta
sentencia. 5) No ha lugar a indemnizar daño y perjuicios; 6) se condena a la demandada en forma general
para usar o actuar en forma alguna y hacía el futuro sobre el título de referencia o de cualquier otro parecido
que pudiera crear confusión o riesgo de asociación. 7) Cada parte soportará sus costas y las comunes por
mitad"
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SEGUNDO: Las representaciones procesal de la parte demandada interpuso recurso de apelación
contra la citada sentencia y, admitido a trámite en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Sala, previo
emplazamiento de las partes. Una vez comparecidas las partes, se siguieron los trámites legales, en el
curso de los cuales se señaló para el acto de vista el día 10 de enero de 2007.
TERCERO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO SANCHO GARGALLO.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: El actor, después de acreditar que ostenta el titulo nobiliario de CONDE DE
SUPERUNDA, denunció que la entidad mercantil MIGUEL TORRES, S.A. había solicitado la marca
española 2.582.488, CONDE DE SUPERUNDA, para productos de la clase 33 del noménclator (vinos y
licores), y ejercitó una pluralidad de acciones. Las dos primeras pretendían, de forma alternativa, la
reivindicación de la marca o la declaración de nulidad por incurrir en una prohibición relativa. Las siguientes
derivaban de las anteriores y pretendían que: 3) se condenara a la demandada a retirar y cesar en cualquier
uso del referido titulo nobiliario en Internet o cualquier otro soporte que pueda ser visionado o utilizado
desde España o conocido por el público español; 4) se declarara que la solicitud de marca había sido de
mala fe; 5) se condenara a la demandada a publicar la sentencia en tres periódicos de tirada nacional en
España; 6) se condenara a la demandada a indemnizar daños y perjuicios; y 7) se condenara a la
demandada de forma general a abstenerse de usar y actuar en forma alguna y hacia el futuro sobre el título
CONDE DE SUPERUNDA, o cualquier otro parecido que pudiera crear confusión o riesgo de asociación.
La sentencia dictada en primera instancia apreció que respecto de las dos primeras pretensiones
había existido una satisfacción extraprocesal, como consecuencia de la renuncia de la mercantil demandada
a la referida marca española 2.582.488, manifestada en la contestación a la demanda. Y respecto de las
restantes pretensiones entendió que algunas habían quedado igualmente satisfechas, otra fue
expresamente desestimada y fueron estimadas las siguientes:
2º) La condena a la demandada a retirar y cesar sobre cualquier uso del título nobiliario CONDE DE
SUPERUNDA en Internet, así como en cualquier otro soporte que pueda ser visionado o utilizado desde
España o conocido por el público español; 4) La condena a la demandada a dar publicidad en su página
Web y en la página Web aportada por la actora del fallo de esta sentencia; y 6) la condena a la demandada
en forma general para abstenerse de usar o actuar en forma alguna y hacia el futuro sobre el título de
referencia o de cualquier otro parecido que pudiera crear confusión o riesgo de asociación.
La sentencia dictada por el Magistrado de lo mercantil es ahora apelada por la demandada, por no
estar de acuerdo con estos tres pronunciamientos, al considerar que resultan improcedentes.
Para resolver el presente recurso analizaremos la procedencia de dichos pronunciamientos por un
orden distinto, en atención a la naturaleza de las acciones ejercitadas y estimadas. En primer lugar
abordaremos conjuntamente los pronunciamientos 6º y 2º de la sentencia, que contienen una prohibición de
hacer y una condena a cesar en el uso de la denominación CONDE DE SUPERUNDA en Internet, así como
a la retirada del mercado del uso que se hubiera hecho hasta ahora; y, en segundo lugar, el 4º que contiene
una condena a publicar la sentencia en unas determinadas páginas de Internet.
SEGUNDO: A las pretensiones 2º y 6º subyace el ejercicio de dos tipos de acciones marcarias, la
inhibitoria, encaminada a ordenar el cese en la infracción del derecho de marca y la prohibición de volver a
hacerlo en el futuro, así como la acción de remoción de efectos ocasionados por la infracción. Todas ellas
son acciones de violación de la marca, que presuponen la contravención de un derecho exclusivo de
utilización de la marca en el tráfico económico (art. 34.1 LM ), a través de alguna de las conductas que
contravengan las prohibiciones previstas en el art. 34.2 y 3 LM .
En el momento de ejercitarse estas acciones, el actor, amén de justificar su título nobiliario (CONDE
DE SUPERUNDA), no consta que gozara de algún derecho de marca aplicado a productos de la clase 33
del nomenclátor, con dicha denominación. De hecho, si la demandada hubiera comercializado vinos con
aquel signo sin solicitar en España el registro de la marca CONDE DE SUPERUNDA, el actor no hubiera
gozado de ninguna acción para impedirlo, pues el ius prohibendi del art. 34.2 y 3 LM se reconoce al titular
de una marca registrada y el actor carecía de ella. Cuestión distinta es que se pudiera oponer a la marca
pretendida por la demandada, que solicitara su nulidad o incluso la reivindicara -aunque es muy dudoso que
pudiera prosperar esta última pretensión en atención a las circunstancias concurrentes en este caso-.
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Por otra parte conviene advertir que la sentencia no estimó ni la acción reivindicatoria ni la de nulidad,
sino que declaró satisfechas extraprocesalmente las pretensiones que el actor hacía valer formulando
alternativamente dichas acciones, al constatar documentalmente la renuncia de la demandada a la marca
solicitada (f. 107) y el reconocimiento a favor del actor de una marca denominativa CONDE DE
SUPERUNDA con gráfico (el escudo de armas). De hecho, y a la vista de los hechos narrados en la
demanda, el actor hubiera podido lograr la nulidad de la marca demandada, por estar incursa en una
prohibición relativa, ya que la marca consistía en una denominación que identificaba un título nobiliario del
actor (CONDE DE SUPERUNDA) y no constaba la autorización de éste (arts. 9.1 y 52 LM ); pero no la
reivindicación, porque no existe ningún indicio de que la inscripción se realizara en fraude de los derechos
del actor, lo que sí hubiera ocurrido si éste, directamente o a través de un tercero, hubiera llevado a cabo
alguna actividad económica relacionada con la clase 33 del nomenclátor empleando el referido signo como
marca o nombre comercial, o cuando menos existiera algún hecho que mostrara su intención de comenzar a
realizarla. De hecho, la propia sentencia declara que el registro no se hizo de mala fe.
Dicho de otro modo, las acciones de cesación, prohibición y remoción de efectos, que son las que
subyacen a las pretensiones satisfechas con los referidos pronunciamientos 2º y 6º, se regulan en el art. 41
LM, dentro del capítulo III del Título II , que lleva por rúbrica "acciones por violación del derecho de marca",
por lo que sólo se justifican si se declara previamente la violación de la marca del actor, y en el presente
caso no ha ocurrido así. Y ello con independencia de que como consecuencia de la renuncia llevada a cabo
por la demandada (f. 107), fechada el día 30 de noviembre de 2005 -con posterioridad a la demanda-, el
actor haya accedido a la titularidad de una marca denominativa (CONDE DE SUPERUNDA) con gráfico,
que sólo puede justificar las acciones fundadas en una violación posterior a la adquisición de dicha marca
registrada.
No consta pues que la demandada hubiera infringido, con anterioridad a la presentación de la
demanda, ninguna marca registrada del actor, que ni siquiera ha alegado que de hecho viniera aplicando la
denominación CONDE DE SUPERUNDA a vinos o licores, o a alguna actividad económica relacionada con
ellos, ya sea directamente o a través de un tercero. Y el hecho de que, por renuncia de la demandada, haya
accedido ahora a la titularidad de la marca denominativa CONDE SUPERUNDA con gráfico sólo justificaría
el ejercicio por el actor de acciones de violación de los derechos derivados sobre dicha marca, que fueran
posteriores y constituyeran realmente actos de violación de esta marca. De este modo, la sentencia que
accediera a las pretensiones ejercitadas con estas acciones de violación, debería previamente declarar la
infracción de la marca, pues sólo en atención a la misma se justificaría la procedencia en cada caso de las
acciones ejercitadas.
No cabe pues derivar de la satisfacción extraprocesal de las acciones alternativamente ejercitadas de
reivindicación de una marca y de nulidad de la misma por incurrir en una prohibición relativa, como
consecuencia de la renuncia a la misma por parte de la demandada, una condena de cesación, prohibición
y remoción. Cuestión distinta es que, como ya hemos aclarado, en el futuro se constaten actos de violación
de la marca reconocida extrajudicialmente al actor (con posterioridad a la demanda que dio inicio al
presente caso), y sobre la base de los mismos se funden otras acciones de infracción a través del juicio
declarativo correspondiente.
TERCERO: Por lo que se refiere a la publicación de la sentencia, conviene tener presente lo
argumentado hasta ahora, pues esta acción se recoge junto al resto de las acciones de violación de la
marca (art. 41.e ) LM), por lo que también requiere de la infracción previa de la marca, inexistente en el
presente caso.
Podría parecer que la publicación perseguiría dar publicidad al pronunciamiento relativo a la
reivindicación de la marca de la demandada o de su nulidad, pero ello no es así, en primer lugar porque la
sentencia no contiene ninguno de los dos pronunciamientos, sino tan sólo la declaración de satisfacción
extraprocesal de ambas pretensiones, y la terminación del procedimiento respecto de dichas pretensiones;
y, en segundo lugar, porque la estimación de las acciones reivindicatoria de la marca o de nulidad por
incurrir en una prohibición relativa no llevan aparejada la posibilidad de condenar a la demandada a la
publicación de la sentencia, y ello porque el efecto publicitario pretendido se obtiene a través de la
publicidad oficial en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (art. 61.3 LM ).
CUARTO: Estimado el recurso de apelación no procede hacer expresa condena en costas, de
acuerdo con el art. 398.2 LEC .
FALLAMOS
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ESTIMAR el recurso interpuesto por la representación de MIGUEL TORRES, S.A., contra la sentencia
del Juzgado mercantil nº 3 de Barcelona, de 7 de febrero de 2006 , cuyo fallo consta transcrito en el hecho
primero; y, consiguientemente, dejamos sin efecto los pronunciamientos 2º, 4º y 6º del referido fallo [2º) La
condena a la demandada a retirar y cesar sobre cualquier uso del título nobiliario CONDE DE SUPERUNDA
en Internet, así como en cualquier otro soporte que pueda ser visionado o utilizado desde España o
conocido por el público español; 4) La condena a la demandada a dar publicidad en su página Web y en la
página Web aportada por la actora del fallo de esta sentencia; y 6) la condena a la demandada en forma
general para abstenerse de usar o actuar en forma alguna y hacia el futuro sobre el título de referencia o de
cualquier otro parecido que pudiera crear confusión o riesgo de asociación], absolviendo a la demandada de
las respectivas pretensiones. Todo ello sin que proceda hacer expresa condena de las costas de esta
alzada.
Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con
testimonio de la misma para su cumplimiento.
Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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