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Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
28079330082007100628
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Madrid
8
421/2004
502/2007
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGO
Sentencia
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.8
MADRID
SENTENCIA: 00502/2007
SENTENCIA nº 502
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION OCTAVA
ILTMOS. SRES.:
PRESIDENTE:
DÑA. INES HUERTA GARICANO
MAGISTRADOS:
D. MIGUEL ANGEL VEGAS VALIENTE
DÑA. CARMEN RODRIGUEZ RODRIGO
__________________________________________
En Madrid, a catorce de mayo de dos mil siete.
Visto por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid el Recurso Contencioso-Administrativo nº 421/2004, interpuesto por el Procurador de los
Tribunales, D. Carlos Andreu Socias, en nombre y representación de EL CORTE INGLES, S.A., contra la
resolución de fecha 21 de enero de 2003, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.),
que estima el Recurso de Alzada interpuesto contra anterior resolución de 7 de abril de 2003 y se deniega la
Marca nº 2.493.552 "RIBA", denominativa para servicios comprendidos en la clase 43 del Nomenclator
Internacional de Marcas.
Siendo parte demandada la Administración General del Estado representada y defendida por el
Abogado del Estado y habiendo comparecido como codemandadas el Procurador de los Tribunales D.
Eduardo Moya Gómez, en nombre y representación de PRODUCTOS RIBA, S.A. y la Procuradora de los
Tribunales Dña. Mª Luisa Sánchez Quero, en nombre y representación de la entidad DE LA RIVA, S.A.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la
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parte recurrente para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito, en el que suplica se
dicte Sentencia por la que, estimando el recurso, se revoque el acuerdo recurrido y se dicte otra resolución
por la que se conceda la Marca nº 2.493.552 "RIBA", denominativa en clase 43.
SEGUNDO.- El Abogado del Estado y la representación de las codemandadas contestaron a la
demanda, mediante escritos en los que suplicaron se dicte Sentencia por la que se confirme la resolución
recurrida.
TERCERO.- No habiéndose recibido el pleito a prueba, y si evacuado el trámite de conclusiones
prevenido por la Ley, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento.
CUARTO.- Para votación y fallo del presente proceso se señaló la audiencia del día veintisiete de
marzo de dos mil siete , teniendo así lugar.
QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.
VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.
Siendo Ponente la Magistrada de la Sección ILTMA. SRA. DÑA. CARMEN RODRIGUEZ RODRIGO.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Según consta en el expediente administrativo y se recoge en las actuaciones del recurso
jurisdiccional, El Corte Inglés, S.A., solicitó con fecha 29 de julio de 2002 ante la Oficina Española de
Patentes y Marcas la inscripción de una Marca denominativa "RIBA", a la que correspondió el número de
registro 2.493.552, para servicios comprendidos en la clase 43 del Nomenclator "servicios de restauración,
alimentación y hospedaje temporal".
Esta solicitud fue objeto de oposición por la entidad Productos RIBA, S.A., con base en la titularidad
prioritaria de su Marca nº 140.991 "RIBA", denominativa, en clases 1, 2, 3, 29, 30, 31 y 35 del Nomenclator,
así como de otras Marcas mixtas y Rótulo comercial que incluye la denominación "RIBA", y también fue
objeto de oposición por la entidad De la Riva, S.A., con base en la titularidad prioritaria de su Marca nº
2.390.859 "DE LA RIVA", para servicios comprendidos en la clase 42 del Nomenclator "servicios propios de
un restaurante".
La Oficina Española de Patentes y Marcas suspendió provisionalmente la tramitación del expediente y
efectuadas por el suspenso las alegaciones que tuvo por conveniente, dictó resolución el 7 de abril de 2003
concediendo la Marca solicitada por diferir en su conjunto con las marcas oponentes; criterio que no ratificó
al estimar el Recurso de Alzada interpuesto por las mercantiles oponentes y denegar la marca solicitada,
mediante la resolución dictada el 21 de enero de 2003 y que constituye el acto administrativo impugnado en
el presente recurso.
Pretende la entidad solicitante y aquí recurrente la nulidad de la expresada resolución, por estimar
que es contraria a Derecho, aduciendo, en apoyo de su pretensión, y en esencia, las siguientes
alegaciones:
desde el 27 de septiembre de 1999, solicitó en la Oficina Española de Patentes y Marcas y tiene
concedida la denominación "RIBA", en las 42 clases del Nomenclator, estando en vigor las Marcas nº
2.259.593, 2.259.594, 2.259.595, 2.259.596, 2.259.597, 2.259.598, 2.259.599, 2.259.600, 2.259.601,
2.259.602, 2.259.604, 2.259.609, 2.259.610, 2.259.614, 2.259.615, conforme acredita con los documentos 1
a 16 de la demanda;
para los servicios de restauración y hostelería tiene concedida la Marca nº 2.101.427 "R.R. RIBA
RESTAURACION", en clase 42, la Marca nº 2.383.623 "RIVAS FUTURA", en clase 42, y la Marca nº
2.512.954 "RIVAS FUTURA", en clase 43, lo que acredita que ha sido perfectamente compatibles con las
Marcas aquí oponentes;
se ha producido una incorrecta aplicación del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas , por la diferencia
existente desde el punto de vista fonético y conceptual RIBA = tierra cercana a los ríos; DE LA RIVA =
denominación de un apellido de una persona, y porque la otra oponente RIBA, no pertenece a la misma
clase del Nomenclator, citando numerosa jurisprudencia aplicable.
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Por su parte, el Abogado del Estado y la representación de las codemandadas interesaron la
desestimación del presente recurso, argumentando, en líneas generales, que la actuación cuestionada se
ajustó a la legalidad.
SEGUNDO.- El art. 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , prohíbe el registro como
marca de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra
marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitados o ya registrados para
designar productos, servicios o actividades idénticos o similares, pueda inducir a confusión en el mercado o
generar un riesgo de asociación con la marca anterior. En igual sentido se pronunciaba el art. 124 del
Estatuto de la Propiedad Industrial y hubo de ser la doctrina jurisprudencial la que, reiteradamente llegara a
fijara que el criterio esencial y preferente para determinar la compatibilidad o no entre las marcas en
conflicto debe consistir en que la semejanza fonética o gráfica se manifieste por la simple prosodia,
acentuación o la imagen de los términos en pugna, tras un parangón sintáctico, es decir, sin más que una
sencilla visión o audición del conjunto que no se detenga en descomponer o aquilatar científicamente y
hasta sus últimas consecuencias los elementos en pugna, buscando el significado de las palabras o su
etimología, puesto que para la convivencia de las marcas lo fundamental es que los signos que se
presentan en el mercado no induzcan, en algún aspecto, a error o confusión al consumidor (así, Sentencia
del Tribunal Supremo de 16 de enero de 1997 ). Al propio tiempo, el Alto Tribunal también puso de relieve
que, con carácter complementario, debe tenerse en cuenta el elemento conceptual o semántico y en la
medida en que es capaz de acentuar o disminuir, pudiendo llegar incluso a excluir, el parecido inicial, y que,
igualmente con carácter secundario, debe tenerse en cuenta la naturaleza de los objetos o servicios que las
marcas en conflicto pretendan amparar al margen de su catalogación en el Nomenclator. Estos dos últimos
análisis complementarios del principal y director pueden ser utilizados de un modo indirecto a los efectos de
poder matizar, con mayor índice de fijeza, el eventual riesgo de confusión en la vida mercantil que pueda
existir (en este sentido Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 1997 ). Todos estos factores son
los que deben tenerse en cuenta en el análisis comparativo a efectuar, sin olvidar la referencia al principio
constitucional de libertad de empresa, en el marco de la economía de mercado, como principio orientador de
la protección que, a la inventiva o innovación industrial dispensa el Registro, tanto para eliminar obstáculos
que se opongan o frenen la iniciativa empresarial, como para establecer un claro límite a tal iniciativa a fin
de garantizar la protección del consumidor, evitándole los riesgos de error o confusión entre los productos
amparados con las marcas y evitándose que con el parecido o semejanza con la denominación de otra
marca se pueda acceder al crédito o fama obtenida por la marca prioritaria (en este sentido, entre otras
muchas, Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1986, 23 de julio y 26 de septiembre de 1988
). Estos criterios, en fin, son los contemplados por el art. 52 de la Directiva Comunitaria de 21 de noviembre
de 1988 (D .O. C.E.E. L-40, de 11 de febrero de 1989 ) y cuya finalidad esencial es tratar de evitar la posible
inducción al error o confusión en el consumidor.
TERCERO.- Desde las precedentes consideraciones legales y doctrinales, en el supuesto de autos se
trata de dilucidar si entre las marcas en conflicto, por un lado la solicitada nº 2.493.552 "RIBA",
denominativa en clase 43 "servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal" y, por otro, las
prioritarias oponentes nº 2.390.859 "DE LA RIVA", denominativa en clase 42 "servicios propios de un
restaurante" y la nº 140.091 "RIBA", denominativa en clases 1 y 30 "almidones", concurre la
incompatibilidad que acordó la Oficina Española de Patentes y Marcas, o bien son compatibles como
pretende la parte actora a efectos de su convivencia pacífica en el mercado.
Una vez efectuado el análisis comparativo en la forma indicada anteriormente, esta Sala y Sección
llega a la conclusión de que los distintivos enfrentados pueden convivir en el mercado sin riesgo de error,
confusión o de asociación para el consumidor, participando del primer criterio de la Oficina Española de
Patentes y Marcas.
Respecto a la oponente "RIBA", para distintas clases del Nomenclator, que nada tienen que ver con
los servicios de hostelería, ninguna objeción cabe hacer a su compatibilidad.
Resta el enfrentamiento entre las denominaciones RIBA-DE LA RIVA, para los mismos servicios de
restauración y alimentación. En una primera impresión fonética, puede apreciarse cierto parecido, pero si
nos atenemos a la visión de conjunto, se trata de dos términos conceptualmente distintos. El consumidor
normal no tiene porque saber el significado lingüístico de los vocablos en pugna, pero la diferencia
conceptual excluye la posibilidad de confusión entre las marcas. La diferente iniciación vocálica de las
marcas, hace surgir conceptos diferentes, de forma que al público consumidor no le generará confusión o
asociación, teniendo en consideración la compatibilidad registral precedente entre estos mismos vocablos
por la multitud de marcas que la entidad solicitante tiene concedidas con la denominación "RIBA", en todas
las clases del Nomenclator, y que hasta la fecha no han sido objeto de oposición registral.
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Por otro parte, hay que tener en cuenta -siguiendo la doctrina expuesta en el Fundamento de
Derecho precedente-, que la naturaleza de los objetos o servicios que las marcas en conflicto pretenden
amparar, sólo ha de acogerse como criterio comparativo con carácter complementario, en caso de que
existan dudas sobre la posible semejanza o coincidencia fonética o gráfica de ambos distintivos en una
sencilla visión o audición del conjunto, dudas que, como hemos dicho, no existen sobre la distinción entre
las marcas enfrentadas.
Por lo expuesto, resulta procedente concluir en una solución estimatoria de las alegaciones de la
parte recurrente y, con ello, del presente recurso.
CUARTO.- No ha lugar a efectuar expresa condena en costas de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 139.1º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de 1998 ,
al no apreciarse temeridad o mala fe en las partes.
FALLAMOS
Que ESTIMAMOS el Recurso Contencioso-Administrativo número 421/2004, interpuesto por la
representación procesal de EL CORTE INGLES, S.A., contra la resolución de fecha 21 de enero de 2003,
dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.), que estima el Recurso de Alzada
interpuesto contra anterior resolución de 7 de abril de 2003 y se deniega la Marca nº 2.493.552 "RIBA",
denominativa para servicios comprendidos en la clase 43 del Nomenclator Internacional de Marcas, y que
se anula por no ajustarse al Ordenamiento Jurídico; y ACORDAMOS que se proceda a la inscripción en la
Oficina Española de Patentes y Marcas, de la Marca denominativa "RIBA" nº 2.493.552, en clase 43 del
Nomenclator, conforme dispone el art. 15 y ss. de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ; sin
efectuar imposición de costas.
Líbrese y únase certificación literal de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la original en
el Libro de Sentencias.
Esta resolución no es firme, y frente a la misma cabe interponer Recurso de Casación, que deberá
prepararse en este mismo órgano jurisdiccional, en el plazo de diez días, contados a partir de su
notificación, y que se substanciará ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 29/1998 de 13 de julio , reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- En el mismo día de su fecha fue publicada la anterior Sentencia dictada por la
Magistrada Ponente Iltma. Sra. Dña. CARMEN RODRIGUEZ RODRIGO, de lo que como Secretario de la
Sección, doy fe.
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