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Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
28079330022009100653
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Madrid
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1009/2006
1586/2009
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
FRANCISCO JAVIER CANABAL CONEJOS
Sentencia
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2
MADRID
SENTENCIA: 01586/2009
Recurso 1009/06
SENTENCIA NÚMERO 1586
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
----Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. Miguel Ángel García Alonso
Francisco Javier Canabal Conejos
Dª. Sandra María González de Lara Mingo
D. Marcial Viñoly Palop
----------------En la Villa de Madrid, a diez de septiembre de dos mil nueve.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos del recurso contencioso-administrativo número 1009/06, interpuesto por la mercantil TETRA LAVAL
HOLDINGS & FINANCE SA, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Almudena Galán
González, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 2 de diciembre de 2.005
que ratifica, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 6 de mayo de 2.005. Siendo parte la Oficina
Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado; y, la mercantil KOIPE
CORPORACION SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Francisco José Abajo Abril.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la
demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se
suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de
impugnación.
SEGUNDO.- El Abogado del Estado y la mercantil personada contestan a la demanda mediante
sendos escritos en los que suplican se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por
encontrarse ajustada a derecho.
TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba se dio el trámite de conclusiones
prevenido en el art. 78 de la Ley y quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.
CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 10 de septiembre de 2009, teniendo lugar
así.
Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrente impugna la resolución
de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 2 de diciembre de 2.005 que ratifica, en alzada,
acuerdo del mismo órgano de fecha 6 de mayo de 2.005 que concede el registro de la marca nacional núm.
2.609.222 tridimensional para la clase 29 del Nomenclátor.
SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:
a) Con fecha 30 de julio de 2.004 la mercantil KOIPE CORPORACION SL presentó solicitud de
registro de la marca nacional núm. 2.609.222 tridimensional en la clase 29 para "aceite de oliva virgen
extra".
Dicha marca tridimensional consiste en una reproducción fotográfica en color con tres perspectivas
(frontal -imagen izquierda-, lateral imagen central- y trasera - imagen derecha-) de un envase sellado para
verter que consiste en un cuerpo con forma sustancialmente paralelepipédico, definida por varias paredes
laterales, y dos paredes extremas, una superior y otra inferior, con un dispositivo de apertura o tapón de
color verde oscuro en la superior. La superficie general del envase es de color verde metalizado. El cuerpo
comprende una "parte intermedia vertical" de forma sustancialmente prismática con bordes biselados, en la
que se plasma idéntica etiqueta en el anverso y en el reverso, y en la que se representa un paisaje rural con
la figura de una mujer de clara inspiración española, vestida con saya y mantón, pelo recogido con peineta y
una flor amarilla, que eleva sus brazos al cielo y con los que sostiene la rama de un olivo que se sitúa detrás
de la 15 misma y a cuyos pies se inscribe la denominación reivindicada en exclusiva "CARBONELL", en
letras blancas sobre fondo rojo. El cuerpo del envase comprende también "dos partes extremas verticales"
(superior e inferior, respectivamente) que unen la aludida parte intermedia vertical con las respectivas
paredes extremas superior e inferior. En la parte extrema superior se plasma el slogan no reivindicado en
exclusiva la marca española de aceite de oliva en el mundo", mientras que en la parte extrema inferior figura
otro slogan que tampoco se reivindica en exclusiva "Desde 1866 comprometidos con nuestra cultura del
aceite de oliva", La parte superior presenta también un par de pliegues a modo de aletas que se extienden
por los lados opuestos del tapón. Finalmente, en el envase se reflejan otras leyendas alusivas al producto
protegido, así como un texto en la pared lateral, si bien, son elementos denominativos que no son objeto de
reivindicación en exclusiva.
b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se acordó la
suspensión del expediente por oposición de la marca comunitaria nº 1620566, titularidad de la mercantil
recurrente, consistente en un recipiente para las clases 7, 9 y 16; y, por hallarse incursa en la prohibición del
artículo 5.1 g) de la Ley de Marcas
c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso el 16 de marzo de 2005.
d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 6 de mayo de 2.005 mediante
la que concedía el registro de la marca solicitada en las clases. Dicha resolución es recurrida en alzada por
la mercantil ahora recurrente con el resultado ya expresado.
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TERCERO.- La parte recurrente fundamenta su impugnación en que desde los años 60 puso en el
mercado los envases TETRA PARK utilizados en el mercado alimentario y desde 1997 puso en el mercado
el envase TETRA PRISMA que se corresponde con el envase de la marca concedida por lo que la parte
tridimensional de la marca resulta incompatible por identidad. También expresa que existen precedentes de
denegación por la Oficina en referencia a envases similares
Debemos recordar que los acuerdos impugnados se basan en el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de
Marcas , de lo que deduce que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en
cuenta dos factores: de una parte, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual entre los mismos y,
de otra, la eventual coincidencia o disparidad de su ámbito aplicativo, ya que la posibilidad de confusión en
el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da
únicamente cuando los productos o servicios que distinguen son de análoga naturaleza, o coinciden en su
comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas.
El Abogado del Estado y la mercantil codemandada mantienen la validez y legalidad de la resolución
recurrida por ser ajustada a derecho en sus términos de comparación alegándose que la marca no puede
descomponerse tal y como se solicita de contrario y está a los precedentes de concesión.
CUARTO.- Como ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 9 de abril de 2008, rec.
4758/05 , conforme una reiterada y consolidada jurisprudencia de esta Sala, que se expone en la sentencia
de 14 de julio de 2004 (RC 2023/2001 ), el acceso al registro de las marcas tridimensionales exige que no
concurran las prohibiciones absolutas derivadas de la falta de capacidad distintiva de la marca o de su
carácter genérico o habitual para designar los productos, según lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la
Ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas , de modo que las marcas solicitadas de esta modalidad de
representación de diseño deben alcanzar la suficiente fuerza individualizadora para que el consumidor
relevante en el sector afectado pueda distinguir los productos reivindicados de otros existentes en el
mercado, que adopten formas similares:
«En esta nueva situación procesal forzoso es que nos refiramos a las consideraciones que en las
sentencias citadas en el fundamento jurídico tercero hemos hecho sobre otras marcas tridimensionales
similares a las de autos. Concretamente, en la de 10 de octubre de 2003, al desestimar el recurso de
casación número 2173/1998, nos pronunciamos sobre la doble prohibición de registro, derivada en unos
casos de la falta de capacidad distintiva de la marca y en otros de su genericidad.
La falta de concurrencia del elemento de "distintibilidad de las marcas" que, afirmábamos, constituye
la base fundamental del derecho marcario, impide el registro del nuevo signo, pues éste precisamente debe
"distinguir o servir para distinguir" un producto o servicio de los demás. Añadíamos que "el signo asociado al
producto se convierte en verdadera marca cuando su observación produce en la mente del usuario o
consumidor la representación de un origen empresarial, de una determinada calidad o fama, con la
suficiente fuerza individualizadora o caracterizadora frente a otros que amparen productos o servicios
iguales o similares.
Al aplicar estas consideraciones al caso allí examinado apuntábamos, en el mismo sentido que la
sentencia de instancia (según la cual las nuevas marcas "no alcanzan la suficiente fuerza individualizadora
de los productos por ellas protegidos, para distinguirlas de otros existentes en el mercado que adoptan
formas muy similares [ ..]").».
En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 25 de octubre de 2007 (Asunto
C-238/06 P), sostiene que constituye motivo absoluto de denegación del registro de marcas tridimensionales
carecer para el consumidor medio de carácter distintivo, de modo que no permitan identificar el producto
para el que se solicita la inscripción, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por tanto,
distinguir este producto de los de otras empresas, en estos términos:
«También según jurisprudencia reiterada, los criterios de apreciación del carácter distintivo de las
marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros
tipos de marcas. No obstante, hay que tener en cuenta, en el marco de la aplicación de dichos criterios, que
la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca
tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o
figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, los
consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma
o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más
difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de
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una marca denominativa o figurativa (sentencias de 7 de octubre de 2004 [TJCE 2004, 280], Mag
Instrument/OAMI, C-136/02 P, Rec. p. I-9165, apartado 30 , y Storck/OAMI [TJCE 2006, 176], antes citada,
apartados 24 y 25).
Por consiguiente, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos
del ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter
distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento núm. 40/94 (LCEur 1994, 25 )
(sentencias de 12 de enero de 2006 [TJCE 2006, 15 ], Deutsche SiSi- Werke/OAMI, C-173/04 P, Rec. p.
I-551, apartado 31, y Storck/OAMI [TJCE 2006, 176], antes citada, apartado 26)».
Y, debe significarse que la Sala de instancia ha respetado, asimismo, la doctrina de esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en la sentencia de 18 de noviembre de 2005
(RC 2084/2003 ), que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, sostiene que los
órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de control de la legalidad de las
resoluciones registrales, deben ponderar globalmente, y de forma interdependiente, todos los factores del
supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y
dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la
identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el
mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.
En el caso debatido nos encontramos con que se trata de marca tridimensional correspondiendo a
envase. La comparación de los signos se ha de hacer en su conjunto, atendiendo a la forma, dimensiones,
proporciones y a la impresión que provoca en sus destinatarios, sin individualizar sus componentes, y desde
ese punto de vista la marca solicitada consiste en un envase que si bien es de configuración semejante al
de la marca oponente los dibujos y resto de elementos denominativos conceden a la solicitante suficiente
virtualidad a efectos de diferenciación. El conjunto da una visión gráfica a primera vista suficientemente
dispar por lo que estamos en el caso de afirmar que entre las marcas tridimensionales cuyo registro se
pretende, y las marcas prioritarias opuestas existen las suficientes diferencias para su perfecta
diferenciación en el mercado, de manera que no existe riesgo de confusión para el consumidor medio de los
productos que una y otra distinguen, lo que las hace compatibles y les permite convivir en el Registro.
QUINTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia
este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las
partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .
VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil la
mercantil TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE SA, representada por la Procuradora de los
Tribunales doña Almudena Galán González, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas
de fecha 2 de diciembre de 2.005 que ratifica, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 6 de mayo de
2.005.
No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra ella cabe interponer el recurso
de casación establecido en el articulo 86 Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación,
que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del artículo 89 de dicha Ley , para
ante la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
En su momento, devuélvase el expediente administrativo alto de su procedencia, con certificación de
esta resolución.
Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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