innovación y eleccion de la propia marca

INNOVACIÓN Y ELECCIÓN DE LA PROPIA
MARCA
1.- ¿Dónde están las marcas en la economía de la innovación?
2.- La elección:
2.1. ¿Qué es y qué puede registrarse como marca?
2.2. Clasificación de marcas por su significado
2.3. ¿Qué no puede registrarse como marca? Algunas
Prohibiciones
2.4. Qué no se recomienda registrar como marca
(aunque pueda serlo)
2.5. Un ejemplo de errónea elección de marca
3.- Estrategia típica de protección
4.- Herramientas útiles
1.- ¿Dónde están las marcas en la economía
de la innovación?
COMPETENCIA
INNOVACIÓN
CONOCIMIENTO
ACTIVOS INTANGIBLES
PROPIEDAD
INTELECTUAL
INFORMACIÓN
BIENES INMATERIALES
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
FUENTES CLÁSICAS DE PRODUCCIÓN
COMPETENCIA
CAPITAL + TRABAJO
FUENTES DE PRODUCCIÓN DESDE
ULTIMO TERCIO SIGLO XX
COMPETENCIA
CAPITAL + TRABAJO
COMPETENCIA
CONOCIMIENTO
INFORMACIÓN
Nuevas
prestaciones
Logística
Gestión
Marketing
Financiación
INNOVAR = ESFUERZO + CREATIVIDAD
¿PROTECCIÓN?
CONOCIMIENTO
INFORMACIÓN
ACTIVOS INTANGIBLES
BIENES INMATERIALES
PROPIEDAD INTELECTUAL, PROPIEDAD INDUSTRIAL, IP, PI
DERECHOS DE EXCLUSIVA
Ranking España en Innovación Global : #29
Información técnico-industrial
Un nuevo producto o un procedimiento o una
mejora sobre los mismos.
Patentes y modelos de utilidad.
BIENES
INMATERIALES
Información comercial
Marcas y nombres comerciales
Información estético industrial
Diseños industriales, derechos de autor y
afines
CREACIONES INDUSTRIALES
Información técnico-industrial (Patentes)
BIENES
INMATERIALES
Información comercial
Marcas y nombres comerciales
BIENES
INMATERIALES
Información estético industrial
Diseños industriales, derechos de autor y
afines
BIENES
INMATERIALES
1983
Motorola
2007
iPhone
2.- La elección.
2.1. ¿Qué es y qué puede registrarse como marca?
¿Qué es?
SIGNO + PRESTACIÓN (PRODUCTO O SERVICIO)
¿Qué puede registrarse como marca?
(I) SIGNO
(1) Representación
gráfica
(1) Representación gráfica
(2) Sirva para distinguir productos o servicios (carácter
distintivo)
Sistema registral
Clara, precisa, completa, accesible, inteligible,
duradera, objetiva (Sieckmann TJUE 12-12-2003)
PALABRA
IMÁGEN
LETRA
Representación
gráfica
Gráfico, pentagrama
(art. 4.2.e LM; 2.6
RM)
SONIDOS
Shield mark STJUE 3-4-2003
904
NÚMERO
FORMAS
TRIDIMENSIONALES
COMBINACIÓN
Signo compuesto
MARCA SLOGAN
Problemas con la representación gráfica
Clara, precisa, completa, accesible, inteligible, duradera y objetiva
OLFATIVO
TÁCTIL
Sieckmann TJUE 12-12-2002
Fórmula química/Palabras/Muestra
¿Representación
gráfica?
MULTIMEDIA
- Gestos
- Hologramas
-Secuencias de
sonido.
imágenes
COLOR
“PER SE”
y
Libertel TJUE 6-5-2003
Reproducido/designado verbal/por
código
(2) Que sirva para distinguir productos o servicios
(carácter distintivo)
CARÁCTER DISTINTIVO EN
ABSTRACTO
- Cualquier tipo de
prestación
- signos muy simples (.)
- signos muy complejos
(verso)
- Signos no habitualmente
percibido como marca (STS
6-05-1991)
CARÁCTER DISTINTIVO
CONCRETO
- La prestación concreta
solicitada
- Genéricos, descriptivos,
habituales.
INFORMACION COMERCIAL
(Exclusiva)
Indicación de origen
empresarial
Goodwill o reputación
Indicación de
calidad
Función publicitaria
Automóviles (alemanes)
Alta reputación
Publicidad
Alta calidad
(II) PRESTACIÓN: PRODUCTOS O SERVICIOS
- Principio de especialidad
- Consecuencias (compatibilidad)
- Clasificación (Convenio de Niza)
- Productos: 1 a 34
- Servicios: 35 a 45
- Excepción: notorias y
renombradas
2.2. Clasificación de las marcas por su significado
GENÉRICAS
NOMBRE del género, especie o producto mismo
DESCRIPTIVAS
ALUDEN DIRECTAMENTE A CARACTERÍSTICAS del
producto
SUGESTIVAS
ALUDEN INDIRECTAMENTE A CARACTERÍSTICAS
del producto
ARBITRARIAS
Tienen significado, pero no describen nada del
producto
DE FANTASIA
No tienen significado
EJEMPLOS
GENÉRICAS
“FIAMBRE” para embutidos
DESCRIPTIVAS
“TDI” para automóviles
SUGESTIVAS
“PRONTO” para un limpiador
ARBITRARIAS
“EL CASTILLO” para patatas fritas
DE FANTASIA
“NESQUIK” para chocolate soluble
2.3. ¿Qué no puede registrarse como marca?
ALGUNAS PROHIBICIONES
ABSOLUTAS
-Intereses públicos o generales
RELATIVAS
-Intereses privados
Sistema de libre competencia
Derechos anteriores
-Problema intrínseco
-Tasadas (mala fe)
-Interpretación restrictiva
-Examen de oficio y oposición
-Imprescriptible
-Excepciones
-Problema extrínseco
-Tasadas
-Oposición
-Prescripción (por tolerancia)
PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO
1. Signos que no puedan ser marca (art. 5.1 a LM)
(1) No representación gráfica
(2) No sirva para distinguir productos o
servicios (carácter distintivo abstracto).
2. Signos sin carácter distintivo (concreto, art. 5.1. b LM)
No pueden funcionar como marca en relación con productos
concretos (cláusula general). Entre otros:
Genéricos
Nombre del producto (o servicio)
USUAL
Descriptivos
GRÁFICO
LENGUAS
Características del producto (o
servicio)
Calidad
Origen
Destino
SIGNOS SIN CARÁCTER DISTINTIVO (CONCRETO)
Ejemplos:
IBIZA MIX
Discos cl. 9
SAP Barcelona 01-03-2000 (M-1913931)
MIX = mezcla empleada en industria discográfica
IBIZA = geográfico = ambiente lúdico
COMPANYLINE
Clase 36 seguros
STJUE 19-09-2002
Company + line = usuales en países anglófonos
Gama de productos destinados a la empresa
Obtendrá más por
su dinero
Producto droguería y
alimentación
STJUE 30-06-2004
Percepción como slogan laudatorio (no marca)
3. Signos descriptivos (art. 5.1.c LM)
“Especie, calidad, cantidad,
destino, valor, procedencia
geográfica, época, u otras
características”
¿Por qué?
Carácter distintivo
Libre competencia
“Exclusivamente”: tipografías,
logos, leyendas.
M-2.655.401
Cl. 42:
asesoramiento
informático
M-2.619.816
Cl. 29:
Patatas fritas
M-3.040.560
Cl. 16: Cajas y
embalajes
(de cartón)
4. Signos habituales (art. 5.1.d LM)
“devenidos habituales en el
lenguaje común o en el comercio
para designar los productos o
servicios” (STJUE de 4-10-2001)
NC- 250403
Cl. 36:
INMOBILIARIO
“Exclusivamente”
- Genéricos : OEPM/OAMI
- Locuciones publicitarias: OAMI
“BROKER”
Intermediación
“BOTELLÍN”
cerveza
“XTRA”
Detergentes
Excepción: carácter distintivo sobrevenido
Falta de carácter distintivo (concreto)
Descriptivos
Habituales
USO: DIFUSIÓN
entre el público
Duración
NOTORIEDAD
Intensidad
Parte
sustancial
DENOTA ORIGEN
EMPRESARIAL
(función marcaria)
Primer
significado
Doble
significado
Segundo significado
(secondary
meaning)
2.4. Qué no se recomienda registrar como marca (aunque
pueda serlo)
Genéricos
SIGNOS “NO
EXCLUSIVAMENTE”
(pero casi)
Descriptivos
Habituales
LETRA (S)
Compatibilidad
Cautivo de tipografía
NUMERO (S)
Básicos - Compatibilidad
¿Descriptividad?
2.5. Un ejemplo de errónea elección de marca
3.- ESTRATEGIA TIPICA DE PROTECCIÓN
CREACIÓN:
PALABRA/LOGO/ESLOGAN/ENVASES/
PUBLICIDAD
PASOS
Valoración distintividad
Clasificación pp/ss
Territorios
Dominio: .es; .com; .com.es, etc.
Marca: signo/signos (¿Forma de uso?)
Denominación social (no
especialidad; genericidad; ¿Misma o
diferente?)
Protección de la marca (palabra)
RM
certificación negativa:
bloqueo 6 meses
NIC
NSI
Dominio: registro
Incidencias
Soluciones
OEPM
OAMI
Búsquedas: resultados
Solicitudes
Incidencias
Denominación social
- Certificación negativa: 6 meses (412-414 RRM)
-No clasificación
- Genericidad (lista)
Dominio: .es; .com; .com.es, etc.
Selección
Actividad: edu, gob, xxx,
Tamaño
Territorios
Variantes
Organismos competentes
Network Solutions
Red.es
Otros
Marca: signo/signos (¿Forma de uso?)
Selección
CTM-on line
Localizador
INPAMAR
Madrid Express
TM view
Tipo de signo: simple/complejo
Tamaño del proyecto
Territorios
Clases
Organismos competentes
OEPM
OAMI
Búsquedas
OMPI
4.- Herramientas útiles
Denominación social
Registro Mercantil Central (RMC)
www.rmc.es
Dominio: .es; .com; .com.es, etc.
Network Solutions Inc.
www.nsi.com
Red.es
www.nic.es
BÚSQUEDAS
Marca
CTM-on line
TM view
OAMI
www.oami.europa.eu
INPAMAR - $
Localizador
OEPM
www.oepm.es
TM view
ROMARIN
OMPI
www.wipo.int
Otras herramientas
Marca
www.oepm.es
OEPM
www.oami.europa.eu OAMI
www.wipo.int OMPI
Clasificación
Situación legal (SITADEX)
Formularios
Tasas
Euroclass (clasificación)
Expedientes
Formularios
Tasas
Sistema de Madrid:
Miembros
Formularios
Tasas
GARRIDO PASTOR ABOGADOS SLP – www.garridopastor.com
López de Hoyos, 78 duplicado Bajo A – 28002 Madrid
T. 915.900.773 – F. 915.900.774 [email protected]