3. Patente - Derecho de la empresa

Tema 3
Las patentes
Juan Bataller Grau
Catedrático de Derecho mercantil
CEGEA
Universidad Politécnica de Valencia
http://derechoeconomico.wordpress.com/
CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Régimen jurídico de las patentes de invención
Sujetos legitimados para solicitar una patente
Requisitos de patentabilidad
Procedimiento para la obtención
Contenido del derecho sobre la patente
Acciones legales de la LP
Objetivos de aprendizaje
• Conocer el régimen jurídico de las patentes
• Saber identificar cuando se cumplen los requisitos de
patentabilidad
• Comprender el procedimiento de registro
• Conocer los derechos del titular
• Conocer los mecanismos de defensa del titular y de terceros
• Poder investigar desde el conocimiento de los límites que
impone el Derecho de patentes
1. Patentes
4.
Proteger la creación intelectual del inventor
Recompensar al inventor por su trabajo socialmente útil
Estimular las actividades de invención, inversión e innovación de
la economía
Fomentar la divulgación y extensión del saber técnico
Juan Bataller, Catedrático
Derecho mercanitl, CEGEA, UPV
1.
2.
3.
4
Fines sistema invenciones
1. Tratado de Ginebra
Tiene por objeto la protección de los descubrimientos científicos
Objetivos:
• Retribuir al descubridor a través de divulgar públicamente su
nombre
• Promover un sistema de información internacional de nuevos
descubrimientos a través de un registro internacional
Resultado: fracasó
2. Régimen jurídico de las patentes de invención
Derecho español:
Ley de patentes
Reglamento de patentes
Derecho europeo:
Convenio de Munich
Reglamento patente unitaria
Derecho internacional:
OMPI:
Convenio de la Unión de Paris
Convenio PCT
OMC
ADIPC
3. Sujetos legitimados para solicitar una
patente
El derecho a solicitar la patente corresponde, en
principio, al inventor y sus causahabientes
Acción reivindicatoria, y si prescribe, acción de nulidad
Concurrencia de inventores:
Varios inventores han trabajado conjuntamente: se
establece una cotitularidad
Varios inventores han trabajado por separado: se
concederá a quien primero solicite la patente
3. Sujetos legitimados para solicitar una
patente
Invenciones laborales (clases)
• Invenciones de encargo:
• Son invenciones fruto de la investigación para cuya obtención fue contratado el
inventor.
• Es irrelevante la calificación del contrato (laboral o no), sólo es relevante que el objeto
del contrato sea investigar. Tampoco es relevante que el objeto del contrato sea
exclusivamente investigar o sólo sea una parte de sus obligaciones.
• El resultado se atribuye al empresario, sin que el investigador reciba una retribución
especial más allá de la pactada en el contrato que le liga con el empresario
• El investigador tiene el derecho moral a que se reconozca su autoría
• Invenciones de experiencia:
• Son invenciones logradas por quien no fue contratado para investigar, pero la invención
está relacionada con la actividad profesional del trabajador en la empresa y para
alcanzar la invención resultó decisiva los conocimientos adquiridos o los medios
proporcionados por la empresa
• El derecho a la patente corresponde al inventor, pero el empresario puede asumir la
patente o reservarse un derecho de utilización. En estos últimos casos, ha de ofrecer
una compensación justa al inventor
• Invenciones libres:
• Categoría residual: el resto de las invenciones de un trabajador
• La titularidad corresponde al inventor, sin mayores matizaciones
3. Sujetos legitimados para solicitar una
patente
Invenciones laborales (derechos y obligaciones)
• El derecho moral del inventor a ser reconocido como autor (art. 14 LP)
• La remuneración de la invención: en las invenciones de encargo, si la
aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la
empresa exceden de manera evidente del contenido de su contrato, el
inventor tendrá derecho a una retribución complementaria (art. 15.2 LP)
• La nulidad de la renuncia anticipada de derechos (art. 19.2 LP)
• El deber de comunicación: el trabajador que realice una invención de
encargo o de experiencia deberá informar de ello al empresario mediante
comunicación escrita con los datos e informes necesarios para que aquél
pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses
(art. 18.1 LP). El incumplimiento llevará consigo la pérdida de los derechos
que se reconocen al trabajador.
• El deber de colaboración: empresario y trabajador deberán prestar su
colaboración para la efectividad de los derechos reconocidos en la LP (art.
18.2 LP)
• La presunción de titularidad: las invenciones para las que se presente una
solicitud de patente dentro del año siguiente a la extinción de la relación de
trabajo podrá ser reclamada por el empresario (art. 19.1 LP)
3. Sujetos legitimados para solicitar una
patente
Invenciones de los profesores universitarios
• Las invenciones en la Universidad presenta importantes
diferencias respecto las generadas en el sector privado:
• La posición del profesor universitario difiere de la propia de un mero
trabajador. Por un lado, es función propia del universitario investigar, sin
que, por otro lado, se le pueda imponer una línea de investigación (libertad
de cátedra)
• La Universidad tampoco es equiparable a una empresa. Sus profesores
gozan de independencia y la posibilidad de patentar no es más que una
consecuencia mediata de la función investigadora.
• Pese al debate doctrinal, las invenciones universitarias cuentan
con una regulación especial, remitiéndose el resto de cuestiones
al régimen de invenciones laborales
3. Sujetos legitimados para solicitar una
patente
Invenciones de los profesores universitarios
Aparecen siempre tres problemas a resolver
1.
La divulgación de la invención:
1. El deber de comunicar a la Universidad su existencia.
2. El deber de mantener el secreto de la invención, para no
perjudicar la posible patente.
2. La titularidad de la invención: profesor vs Universidad
3. Derechos del profesor:
1. Derecho moral a ser reconocido como inventor
2. Derecho a obtener la titularidad de la patente o a participar
en los beneficios que se deriven de la patente
3. Sujetos legitimados para solicitar una
patente
Invenciones de los profesores universitarios (Art. 20 LP)
1. Principio de equiparación:
•
•
El art. 20.1 LP remite el tratamiento jurídico de las invenciones de los
profesores con las invenciones laborales, salvo las excepciones del
mismo art. 20 LP
Circunstancias equiparables deben acarrear los mismo efectos jurídicos,
por lo que es indiferente que sea funcionario o trabajador de una
Administración y tampoco es relevante la Administración donde presta
sus servicios.
3. Sujetos legitimados para solicitar una
patente
Invenciones de los profesores universitarios (Art. 20 LP)
2. Ámbito subjetivo: el profesor universitario
•
•
•
Interpretación estricta: sólo incluye a los profesores definidos en la LOU
Interpretación amplia: incluye a cualquier persona que desarrolle funciones
docentes e investigadoras en la Universidad
Conclusiones
•
•
Incluye tanto a profesores asociados, como a ayudantes, colaboradores y
contratados doctores
Excluye a personas que desarrollan el doctorado en la Universidad como mero
estudiante y los trabajos final de carrera, todo ello sin perjuicio de una posible
cotitularidad
3. Sujetos legitimados para solicitar una
patente
Invenciones de los profesores universitarios (Art. 20 LP)
2. Ámbito objetivo: la invención ha de ser fruto de la calidad de
profesor universitario
Excluyen:
•
•
•
Las realizadas en el sector privado, cuando lo permita la ley de
incompatibilidades (p. ej. profesor con jornada reducida)
Las realizadas como consecuencia de encargo
Las realizadas en período de excedencia
3. Atribución de la titularidad: a la Universidad
•
No se puede impedir la divulgación del resultado de la
investigación, siempre que no se perjudique el derecho a la
patente
•
El profesor mantiene el derecho moral a ser reconocido como
autor
•
La Universidad puede renunciar a este derecho, pudiendo
reservarse en este caso una licencia no exclusiva, intransmisible
y gratuita de explotación
3. Sujetos legitimados para solicitar una
patente
Invenciones de los profesores universitarios (Art. 20 LP)
4. La participación en beneficios:
•
Cuando la titularidad corresponda a la Universidad, el profesor
tiene derecho a participar en los beneficios. Se remite a los Estatutos
de la Universidad
•
Cuando la titularidad sea suya, por la renuncia de la Universidad, ésta
tiene derecho a participar en los beneficios. Se remite a los Estatutos
de la Universidad
3. Sujetos legitimados para solicitar una
patente
Invenciones del personal investigador de Entes públicos de investigación
(Art. 20 LP)
Se equiparan al régimen de los profesores
El régimen del art. 20 LP ha sido desarrollado por el Real Decreto 55/2002,
de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas
en los entes públicos de investigación
4. Requisitos de patentabilidad
Requisitos de patentabilidad: Solo pueden patentarse
las invenciones industriales: una regla para el
actuar humano, en la que se indique qué
operaciones hay que hacer para obtener un
resultado determinado
• Requisitos positivos de patentatibilidad
1. Novedad: cuando es nueva respecto del estado de la
técnica. No se pierde la novedad en los supuestos del
art. 7 LP.
2. Actividad inventiva: no debe deducirse fácilmente del
conjunto de conocimientos técnicos existentes
3. Industrial: si resulta ejecutable o repetible alcanzando el
resultado previsto de forma regular
4. Requisitos de patentabilidad
Requisitos positivos de patentatibilidad: La novedad
•
Consiste en la comparación de la reivindicación con el
estado de la técnica.
•
El estado de la técnica está constituido por todo lo que
antes de la fecha de presentación de la solicitud de la
patente se ha hecho accesible al público en España o en el
extranjero por una descripción escrita u oral, por una
utilización o por cualquier otro medio
•
Se examina de novedad la invención tal y como está
reivindicada no las formas de realización incluidas en la
descripción. La invención reivindicada no es nueva cuando
el estado de la técnica (1 sólo documento) tiene todas las
características de la misma. Y es apto para resolver el
mismo problema
4. Requisitos de patentabilidad
Requisitos positivos de patentatibilidad: La actividad inventiva
•
La pregunta que nos debemos formular consiste en “¿es la
invención evidente para un experto en la materia?”
•
El método solución-problema proporciona criterios muy
valiosos para la evaluación de la actividad inventiva. Éste
consiste en plantearse cinco preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?
¿Cuál es la diferencia entre la invención reivindicada y el estado de
la técnica más próximo?
Esa diferencia, ¿qué efecto técnico produce?
¿Cuál es el problema técnico objetivo?
El experto en la materia: ¿reconocería el problema?; ¿lo resolvería
de la forma indicada...?; ¿...sin utilizar en ningún momento actividad
inventiva?
4. Requisitos de patentabilidad
•
Requisitos negativos de patentatibilidad
1. Descubrimientos científicos y métodos matemáticos
2. Obras artísticas
3. Métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del
cuerpo humano
4. Invenciones cuya explotación industrial sea contraria al
orden público o a las buenas costumbres
(procedimientos de clonación del ser humano,
procedimientos de modificación genética germinal de los
humanos)
5. Las razas animales y las variedades vegetales
6. El cuerpo humano; sin embargo se admite la
patentabilidad de un elemento aislado del cuerpo
humano obtenido mediante un procedimiento técnico
4. Requisitos de patentabilidad
¿Un descubrimientos puede alcanzar los requisitos de
patentabilidad?
Las fases del proceso de innovación son tres:
1.
2.
3.
Investigación básica
Desarrollo = desde la tentativa de conversión de los resultados
de la investigación hasta la obtención del producto
Primera utilización del nuevo procedimiento o la obtención del
producto nuevo para el mercado
Problema: el mero conocimiento no es patentable; además no existe
interés en la empresa en asumir un costoso y complejo proceso
de desarrollo
4. Requisitos de patentabilidad
¿Un descubrimientos puede alcanzar los requisitos de patentabilidad?
Claves:
1.
Los resultados de la investigación cuya aplicabilidad sea previsible
deben ser tratados como una patente y no como un mero
conocimiento científico puramente teórico
2.
Para patentar es necesario que los resultados sean suficientemente
maduros, porque la regla técnica ha de ser descrita en la solicitud de
tal forma que cualquier técnico ha de poder realizarla repetidas veces
3.
Hay que buscar la posible aplicabilidad industrial en cualquier tipo de
industria, incluida la agrícola
4.
No peder el carácter de novedad por la previa publicación científica de
los resultados o por la explotación
5. Procedimiento para la obtención
Con examen
previo
Juan Bataller, Catedrático
Derecho mercanitl, CEGEA, UPV
Fase común
Sin examen
previo
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Procedimiento para la obtención
La patente se puede solicitar a través de dos procedimientos que la LP regula: sin
examen previo y con examen previo
5. Procedimiento para la obtención
La patente se puede solicitar a través de dos procedimientos que la LP regula: sin
examen previo y con examen previo
Fase común
1.
Presentación de la solicitud de la patente
2.
Examen por la OEPM de la solicitud de la patente para otorgarle una fecha de
presentación y, por tanto, de prioridad
3.
Examen de oficio de los requisitos formales de la solicitud
4.
Notificación al solicitante de la superación del examen otorgándole un plazo de
15 meses para que pida el examen sobre el estado de la técnica
5.
Petición de dicho informe por el solicitante (de lo contrario, se tiene por no
presentada)
6.
Realización por la OEPM del informe de la técnica en un plazo de 3 meses
7.
Notificación del informe y publicación en el BOPI del informe y de la solicitud
Aquí el solicitante se debe decantar por uno u otro procemiento
5. Procedimiento para la obtención
1.
2.
3.
4.
Sin examen previo
Publicación en el BOPI de la reanudación de
procedimiento general de concesión
Cualquier persona pueda hacer observaciones en el
plazo de 2 meses
Traslado de las observaciones al solicitante para
que este haga sus propias observaciones en el
plazo de 2 meses sobre el informe
Concesión de la patente y publicación en el BOPI
5. Procedimiento para la obtención
Con examen previo
1. En los dos meses siguientes a la petición de
examen, cualquier interesado puede oponerse a la
concesión de la patente
2. Si no hay oposición y la OEPM considera en el
examen que concurren los requisitos de
patentabilidad, se conceda. En caso contrario, se
trasladan las objeciones al solicitante para que
subsane y/o formule alegaciones
3. La OEPM concederá total o parcialmente la patente
6. Contenido del derecho sobre la patente
La patente concede un derecho exclusivo y excluyente durante 20
años improrrogables. Plazo que comienza a computarse desde
la solicitud (por lo que la vida útil de la patente es inferior a 20
años, ya que tarda un tiempo en concederse).
•
Vertiente positiva: poder explotar la invención
•
Vertiente negativa: impedir que terceros la exploten,
comercialicen o introduzcan en el país productos derivados de
la patente si autorización;
•
Límites:
•
•
No atenta contra el derecho exclusivo la utilización experimental, el
uso doméstico, ni aquellos quienes con anterioridad y de buena fe
estuvieran explotando en España el objeto a la invención patentada
Agotamiento: el titular no puede impedir los actos posteriores a la
puesta en el comercio o con su consentimiento
6. Contenido del derecho sobre la patente
Tiene un contenido patrimonial (Es un derecho de monopolio
contrario a la libre competencia que el ordenamiento
reconoce como justa compensación al inventor).
•
El titular tiene la obligación:
1.
2.
•
Explotarla: el titular o persona autorizada
Pagar las tasas anuales
El titular tiene el derecho
1.
2.
Transmitirla
Licenciarla: se autoriza a un tercero el derecho a explotarla, manteniendo
la titularidad
1.
2.
3.
Licencias contractuales: tienen su origen en un acuerdo entre las partes; deberá
formularse por escrito e inscribirse en la OEPM; pueden ser exclusivas o no
exclusivas
Licencias de pleno derecho: son contractuales, pero tienen su origen en un
ofrecimiento público realizado por el titular a la OEPM, que es posible efectuar
siempre que no existan licencias exclusivas ya concedidas. Cualquier interesado
podrá obtener una licencia acordando con el titular la remuneración
Licencias obligatorias: aun en contra de la voluntad del inventor cuando la
explotación es insuficiente; cuando así lo exija el abastecimiento de un
determinado mercado de exportación; dependencia entre patentes; por
motivos de interés público.
7. Acciones legales en la LP
Acciones del titular de la patente:
•
Cesación de los actos que violen su derecho
•
Indemnización de los daños y perjuicios
•
Embargo de los objetos producidos o importados
violando la patente
•
La atribución de estos objetos en propiedad al titular con
cargo a la indemnización
•
Adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga
la vulneración
•
Publicación de la sentencia
Acciones contra el titular de la patente:
•
Nulidad: art. 112 LP
•
Caducidad: art. 116 LP
Cuestiones
•
•
•
•
¿Por qué piensas que fracasó el Tratado de Ginebra?
Pon algún ejemplo real o inventado de invención de encargo
Pon algún ejemplo real o inventado de nulidad de la patente
Pon algún ejemplo real o inventado de caducidad de la
patente