AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE PATENTE

AGOTAMIENTO DEL DERECHO
DE PATENTE
“Lunes de Patentes”
16 de marzo de 2009
Jorge Llevat
Socio
AGOTAMIENTO
Y TIPOS
DE AGOTAMIENTO
1. Agotamiento y tipos de agotamiento
Concepto
Art. 52.2 LP: Los derechos conferidos por la patente no se
extienden a los actos relativos a un producto protegido por
ella, después de que ese producto haya sido puesto en el
comercio en el territorio de un Estado miembro de la Unión
Europea por el titular de la patente,o con su consentimiento.
Tipos
ƒ
Nacional
ƒ
Regional
ƒ
Internacional
1. Agotamiento y tipos de agotamiento
1.1 Agotamiento Nacional
ƒTeoría de la licencia implícita: el titular de la patente
que pone en el mercado un producto protegido por la
patente concede una licencia implícita al adquirente
para usarlo y revenderlo.
ƒTeoría de la conexión de las formas de explotación:
la patente confiere un único e inseparable conjunto
de derechos de explotación. Basta con la lícita
fabricación para no poder accionar frente a la
utilización y comercialización posterior.
1. Agotamiento y tipos de agotamiento
1. Agotamiento y tipos de agotamiento
ƒAgotamiento
recompensa.
del
derecho:
principio
de
“La doctrina [del agotamiento] encuentra su
justificación en el argumento de que el titular
de los derechos que pone en circulación el
producto producido mediante la aplicación de
las enseñanzas protegidas ha tenido la
oportunidad de disfrutar él mismo de las
ventajas
concedidas
por
la
patente”
(Fullplastverfahren, 1980).
la
1. Agotamiento y tipos de agotamiento
1.2 Agotamiento Comunitario
1. Agotamiento y tipos de agotamiento
ƒFundamento: principio de libre circulación de mercancías.
ƒCompatibilidad entre derechos de propiedad intelectual y el
principio de libre circulación de mercancías:
oArt. 28 Tratado: Prohíbe entre Estados Miembros
restricciones cuantitativas a la importación y medidas de
efecto equivalente.
oArt. 30: se exceptúan restricciones justificadas, entre otras
razones, por la “protección de la propiedad industrial y
mercantil”.
El TJCE ha ido determinando con sus decisiones el
alcance de esa protección
1. Agotamiento y tipos de agotamiento
Jurisprudencia del TJCE sobre agotamiento del derecho
de 1.
patente
Agotamiento y tipos de agotamiento
ƒConcepto del “objeto específico”: el ejercicio de un derecho
de propiedad intelectual está justificado al amparo de lo
dispuesto en el art. 30 si se realiza con el propósito de
salvaguardar los derechos que constituyen el “objeto
específico” del derecho de propiedad intelectual en cuestión.
El objeto específico de todo derecho de propiedad
intelectual incluye:
a)El derecho exclusivo del titular a introducir, por sí o a
través de terceros, en el mercado común por primera vez el
producto o servicio protegido; y
b)El derecho a impedir que terceros competidores no
autorizados infrinjan el derecho de exclusiva.
1. Agotamiento y tipos de agotamiento
1. Agotamiento y tipos de agotamiento
ƒ Agotamiento Comunitario: el titular de un
derecho de propiedad intelectual (por ejemplo
una patente) sobre un producto que ha sido
puesto en el mercado, por él o con su
consentimiento, en un Estado parte del
Espacio Económico Europeo, agota su derecho
a impedir la subsiguiente circulación del
producto en el mismo.
1. Agotamiento y tipos de agotamiento
Casos:
1. Agotamiento y tipos de agotamiento
ƒ
Centrafarm v. Sterling Drug (C-15/74):
“11 WHEREAS AN OBSTACLE TO THE FREE MOVEMENT OF GOODS OF THIS
KIND MAY BE JUSTIFIED ON THE GROUND OF PROTECTION OF INDUSTRIAL
PROPERTY WHERE SUCH PROTECTION IS INVOKED AGAINST A PRODUCT
COMING FROM A MEMBER STATE WHERE IT IS NOT PATENTABLE AND HAS
BEEN MANUFACTURED BY THIRD PARTIES WITHOUT THE CONSENT OF THE
PATENTEE AND IN CASES WHERE THERE EXIST PATENTS, THE ORIGINAL
PROPRIETORS OF WHICH ARE LEGALLY AND ECONOMICALLY INDEPENDENT, A
DEROGATION FROM THE PRINCIPLE OF THE FREE MOVEMENT OF GOODS IS
NOT, HOWEVER, JUSTIFIED WHERE THE PRODUCT HAS BEEN PUT ONTO THE
MARKET IN A LEGAL MANNER, BY THE PATENTEE HIMSELF OR WITH HIS
CONSENT, IN THE MEMBER STATE FROM WHICH IT HAS BEEN IMPORTED, IN
PARTICULAR IN THE CASE OF A PROPRIETOR OF PARALLEL PATENTS .
ƒ
Merck v. Stephar (C-187/80)
Primecrown (C- 267 y 268/95)
y
Merck
v.
1. Agotamiento y tipos de agotamiento
El consentimiento
agotamiento
comunitario (I):
1. Agotamientoen
y el
tipos
de agotamiento
ƒ Existe consentimiento tanto si el titular comercializa
directamente como si lo hace a través de sociedad
afiliada.
ƒ No hay consentimiento si la puesta en el mercado es
resultado de licencia obligatoria (Pharmon v.
Hoechst)
ƒ Otorgamiento de licencia equivale a consentimiento
ƒ Cesión? Caso IHT Internationale Hetztechnik v. Ideal
Standard
1. Agotamiento y tipos de agotamiento
El consentimiento en el agotamiento comunitario (y II):
1. Agotamiento y tipos de agotamiento
¿Qué ocurre cuando el licenciatario pone el producto en el
mercado incumpliendo las condiciones impuestas por el
titular?
Hay que distinguir:
a)Cláusulas de alcance meramente obligacional. No
afectan al agotamiento. Por ejemplo: obligaciones de
pago, royalty mínimo, etc.
b)Cláusulas que contienen limitaciones que afectan al
objeto específico de la patente: por ejemplo, limitaciones
territoriales, limitación de uso de la invención a un campo
de aplicación; prohibición de explotación posterior a la
finalización del contrato. Si se infringen estos límites no
hay consentimiento y por tanto no hay agotamiento.
EL AGOTAMIENTO
EN
DERECHO ESPAÑOL
2. El agotamiento en derecho español
Presupuestos:
a)Producto: no afecta a procedimientos patentados
b)Producto protegido por la patente:
-se refiere a actos de explotación del producto
patentado, no de una copia (s. 14/12/92 AP Granada)
-Producto reparado (agotamiento) v. reconstruido (no
agotamiento)
c)Puesto en el comercio: puesto a disposición de
terceros a través de cualquier tipo de negocio
jurídico, siempre que el tercero tenga un derecho de
disfrute
d)En Espacio Económico Europeo
2. El agotamiento en derecho español
e) Por el titular, o con su consentimiento
i.
Comercialización por empresas del mismo grupo
ii. Comercialización por tercero, con consentimiento
del titular, fuera de los límites establecidos (art.
75 LP):
¾ Cláusulas obligacionales.
¾ Cláusulas reales: duración, límites territoriales,
restricciones en el campo de aplicación, normas
de calidad.
2. El agotamiento en derecho español
e) Por el titular, o con su consentimiento (cont.)
iii. Art. 70: el titular no puede ejercitar acciones frente
a quien explota productos por los que ya ha sido
indemnizado
iv. Art. 54
Art. 86
derecho de explotación anterior
licencia obligatoria
v. Art. 53: material de reproducción vegetal o animal
(privilegio del agricultor y del ganadero
AGOTAMIENTO
DEL DERECHO:
EXAMEN DE SITUACIÓN
PARTICULAR
3. Agotamiento del derecho: examen de situación
particular
1. Agotamiento
de agotamiento
Venta
del productoy tipos
por titular
de una patente de
procedimiento cuya finalidad es poner en práctica el
procedimiento patentado
licencia implícita
Supuesto:
Venta
A
B
Patente
de
Procedimiento
A
No patentado /
patentado
LA SENTENCIA
QUANTA COMPUTER Inc.
ET AL. v.
LG ELECTRONICS
4. La Sentencia Quanta Computer Inc. et al. v. LG
Electronics
ƒ
LGE es titular de varias patentes (US 4.939.641, US
5.379.379, US 5.077.733) de método para gestionar y
actualizar datos en un ordenador
ƒ
LGE licencia las patentes a Intel:
a) Contrato de licencia autoriza a Intel a fabricar y vender
sus productos que ponen en práctica las patentes. No
obstante el contrato especifica que no concede licencia a
terceros para combinar esos productos con otros de
terceros ni a usar, importar, ofrecer o vender esa
combinación.
b) Master Agreement: Intel se compromete a notificar a
sus clientes que la licencia no alcanza a la combinación
de productos Intel y no Intel. El Master Agreement
establece que su incumplimiento no determina la
resolución del contrato de licencia.
4. La Sentencia Quanta Computer Inc. et al. v. LG
Electronics
ƒ Quanta adquiere chips a Intel, quien le notifica según
el Master Agreement.
ƒ Quanta fabrica ordenadores con los chips de Intel
combinándolos con buses y memorias no Intel, en una
forma que infringe las patentes LGE.
Tribunal Supremo
“Dado que la doctrina del agotamiento se aplica
a patentes de método y dado que el Contrato
de Licencia autoriza la venta de componentes
que sustancialmente incorporan a las patentes
en litigio, la doctrina del agotamiento impide a
LGE hacer valer sus derechos de patente
respecto a las patentes sustancialmente
incorporadas en dichos productos”.
4. La Sentencia Quanta Computer Inc. et al. v. LG
Electronics
Argumentos del tribunal:
a)United States v. Univis Lens Co.: no pueden
imponerse restricciones a un producto sobre la base
de patentes, una vez vendido, cuando ese producto
sustancialmente incorpora la patente, de forma que
su único uso sea precisamente poner en práctica la
patente.
a)Las patentes de método son agotables.
Los
métodos no se venden como los productos, pero
pueden estar incorporados a un producto, cuya venta
agota los derechos de patente.
4. La Sentencia Quanta Computer Inc. et al. v. LG
Electronics
Argumentos del tribunal (Cont.):
c)Los
productos
de
Intel
incorporan
las
características esenciales de las invenciones de
Intel.
d)El contrato de licencia no restringe el derecho de
Intel de vender sus productos. Sólo le impone una
carga
de notificar a sus clientes en el Master
Agreement, y su incumplimiento no es un
incumplimiento del Contrato de Licencia .
4. La Sentencia Quanta Computer Inc. et al. v. LG
Electronics
¿Cuál hubiera sido la respuesta al problema desde la
perspectiva
española?
1. Agotamiento
y tipos de agotamiento
ƒ No cabe el agotamiento del derecho de patente en
patentes de procedimiento.
ƒ Las patentes de procedimiento son, en su caso,
objeto de licencias.
ƒ ¿Existe un consentimiento por parte de LGE a la
puesta en práctica de sus patentes en la forma en
que Quanta lo lleva a cabo?.
CONCLUSIÓN
5. Conclusión
Conclusión
ƒ Aunque se aplique el agotamiento del
derecho a las patentes de procedimiento y no
la licencia implícita, si se admite que el
agotamiento
puede
quedar
excluido
mediante la imposición de límites al
licenciatario, el resultado puede ser el
mismo.