la explotacion de ll4s patentes y la licencia obligatoria, en

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LA EXPLOTACION DE LL4S PATENTES Y LA LICENCIA
OBLIGATORIA, EN EL DERECHO MEXICANO
l'or el Lic. Girar SEl'liLVEBA, Pro!?sor dc Ir8 I:oculti~d de Dcrccho de M é xico.
La obligaci6n de explotar una patente coiiccílida bajo Ins leyes rnexicanas, es una limitacióri a la aparente inviolabilidad de los derechos del
inventor. Este principio es inherente a la mayoría de los siitcmas legales
de los países, porque se :idmite que cl otorgairiien:~ de u11 privilegio dc
esta natura!eza viene a ser una recompensa dcl legislador para una aportacií~n más o iiicrios valiosa a la iníiiistria o a la tbciilcn, pero que es
un dcrccho que supone su ejercicio, por lo irienos parcial. E n otras palabras, frente a la anticuada filosofía individualista y respetuosa de los
derechos absolutos del inventor, se yergue la postura más moderna y más
justa de que el interés p ~ ~ b l i cexige
o
reducir esos derechos en la riiedida
en que constituyan u11 obstáculo para el armónico desarrollo de la colectividad, que reclama una correspon(1encia equilibrada entre el intercs
público que exige la necesidad de aleiitar al inventor mediante la concesión de privilrgios para contribuir así a geiierar las invenciones, ei interés
privado que represerita el propio inveiitor, y el interés de ln industria
deseosa de aprovechar sin restricciones y al metior costo posih!? la idea
contenida en la patente.
Como la ausencia de explotación de una patente, sobre torlo cnand o ello se hace con el ánimo de detener un progreso para proteger intereses creados, entraña un positivo abuso del monopolio concedido, las legislaciones de los diversos Estados contienen normas que imponen la iiecesidad de que las inveiicioncs patentadas se exploten, bajo pena de caducidad
lotal o parcial, por una parte, o bien, que decretan la licencia ol>ligatoria
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CESAR SEPULVEDA
en favor de tercero, por otra, o bien, ambas cosas combinadas, como en
el sistema mexicano, para prevenir la inacción perjudicial del titular de la
patente. Veamos primeramente lo que se refiere a la necesidad de explotar.
1. La obligación de explotar las patentes. Como las reglas que en
nuestro sistema legal se refieren a la obligación de llevar a la práctica
el invento son por entero deficientes y obscuras, parece conveniente examinar con plenitud tales normas para ver de llegar a una interpretación
con resultados positivos.
La Ley de la Propiedad Industrial, que es el ordenamiento que rige
esas cuestiones, establece cómo se afecta el derecho del titular de la patente bajo ciertas circunstancias que entrañan falta de actuación del invento
contenido en el privilegio.
El artículo 41 de la Ley citada previene que el plazo de 15 años,
para todo el cual se concede el derecho exclusivo de patente, se reducirá
a 12 años, en los casos en que la invención no se hubiese llegado a explotar industrialmente, a lo largo de todo ese término, en el territorio
nacional, salvo que se compruebe, a satisfacción de la Secretaría de Economía (dependencia encargada en nuestro país de manejar la propiedad
industrial), la imposibilidad o la dificultad material absoluta para haber
llevado a cabo tal explotación.
El articulo 53 viene a ser una repetición de estos conceptos, pero
contiene la aclaración necesaria de que la falta de explotación no acarrea
por sí sola la pérdida de los derechos que confiere la patente, sino sólo
reducción en el plazo del goce de tales derechos.
Relacionado con ambos parece el articulo 54, que señala que al principiarse la explotación de una patente el propietario de la misma tiene
la obligación de comprobarla, por algún medio legal, ante la Secretaría
de Economía, dentro de un plazo que no deberá exceder de 30 días de
la iniciación. Finalmeilte, el artículo 55 guarda un parentesco estrechm
con las disposiciones precedentes, pues expresa que si han transcurrid*
tres años a contar de la fecha legal de una patente (o sea la de presentación de la solicitud respectiva, según el art. 38 de la L. P. I.), y no se
explotare industrialmente dentro del territorio nacional, o bien, si tal explotación se suspendiere por mis de seis meses consecutivos, la Secretaría podrá conceder a tercera persona licencia para realizarla.
Por último, el artículo 5, párrafo 4 de la Convención de Unión de
París para la Protección de la Propiedad Industrial, reformada en Lon-
EXPLOTACION DE P A T E N T E S Y LICENCIA OBLIGATORIA
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dres en 1934, y a la cual ha adherido nuestro país desde julio de 1955
(Diario Oficial del 18 de julio), y que resulta también aplicable en estas
materias, revela que la concesión de una licencia obligatoria no podri
ser solicitada antes de la expiración de un plazo de tres años contados
a partir de la fecha de expedición de la patente, y tal licencia no podrá
ser concedida más que si el titular de la patente no justifica excusas
legítimas por su inacción. Esto, según se percibe, aparece en seria contradicción a la regla contenida en el artículo 55 de la L. P. I., mencionado antes.
De todo esto surgen los siguientes problemas prácticos: a ) la precisión de establecer lo que constituye explotación industrial; b) la comprobación dc haberse iniciado la explotación del privilegio y los medios
idóneos de prueba para tal f i n ; c) la evidencia de la imposibilidad o
bien de la dificultad material absoluta para haber realizado tal explotación; d ) el concepto de explotación impropia o insuficiente; e ) la fecha
desde la cual deben computarse los tres años de ausencia de explotación;
f ) las personas que pueden realizar una explotación legal; g ) la prueba
de la continuidad de la explotación. Por su orden me teferiré a todas estas
cuestiones.
a ) La explotación industrial. E n diversas partes de la Ley aparece el concepto de explotación comercial de las patentes (arts. 89, I ; 12, I V ;
84 y 86). Este concepto lleva a indebidas confusiones con respecto a la
explotación industrial (artículos 13, 55, 57, 66, 84, 86, 240 de la Ley).
La explotación comercial es equivalente a la venta de los productos
realizados al amparo de la patente. Tal actividad no implica el aprovechamiento de las patentes a que se refiere la Ley. L a explotación industrial, que es la que interesa, entraña la fabricación material del invento
o la utilización industrial del producto o del procedimiento patentado.
Sólo cuando se realiza esto se cubre el supuesto de la Ley, que se refiere a explotación industrial de lo patentado.
b) La conz$robación de la iniciación. No existe determinado, en todo
el cuerpo de la L. P. I., una manera de cumplir este requisito, de modo
que s6lo por inferencia es posible extraer las reglas relativas.
Cuando se habla de "algún medio legal", se entiende que sea un
medio idóneo, adecuado. De suerte que, por exclusión, este extremo ha
de probarse por inspección administrativa, preferentemcnte, o por medio de persona técnicamente capacitada y que posea, además, la fe pública, en defecto de tal inspección. Todos los deinis medios de prueba que
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C.?SAR SEPULVEDA
señalan las leyes, cuya supletoriedad cupiera, resultan aquí por entero
inadecuados. La inspección ha de solicitarse ante la Dirección de la Propiedad Industrial cubriendo los derechos que corresponden, y esa dependencia señalará persona que deba efectuarla. Cuando se escoge el otro
medio, existc siempre el riesgo de que la constancia respectiva sea desechada, bien por posibles defectos consubstanciales de ella, bien porque se
juzgue que quien la expide, aunque tenga pública fe, no puede supuestamente conocer de las materias técnicas que abarca la patente.
c ) La evidencia de la inzposibilidad de explotav. Aquí incide un
abstruso prob!ema de prueba, ya que se trata de evidencia negativa, dificil de obtener. No existe, en primer lugar, un criterio para apreciar las
circunstancias que impiden la puesta en práctica, y la fuerza mayor encuentra sólo una aplicación limitadisima. Parece como si la L. P. I., hubiese delegado en la oficina que ha de estimar esas cuestiones una buena
dosis de equidad, pues de otra suerte no se cnnribr que el legislador hubiese dejado abierta la posibilidad de probar estos extremos, que necesariamente resulian improbables. Francamente hablando, el catálogo de casos
que pudieran entrañar justamente una imposibilidad de explotación es
mínimo en extremo.
Pero hay que obser.var que la redacción del articulo respectivo (el
41 de la L. P. I.), con su vaga imprecisión, permite que sea sólo después del transcurso de los doce años cuando se pueda someter a la Dirección de la Propiedad Industrial la prucba de la dificultad de haber
explotado la patente, y ello reduce el problema a expresión menor.
Las circunstancias usuales que impiden que una patente se explote
pudieran ser la falta de energia motriz o de cualquier otro medio relacionado con la producción de los articulos que ampara la patente; la escasez
absoluta de la materia prima utilizada en la fabricación o cn el procedimiento patentado; la falta de máquinas para realizar el objeto de la
patente; la importación de articulos extranjeros similares a un costo menor; la ausencia de mercado nacional; la falta de técnicos capaces para
lograr realizar debidamente la patente y, por último, la falta de capital del
titular de la patente. A mi entender, algunas de estas causas, en equidad, pudieran considerarse como motivo legal para justificar la ausencia de explotación del privilegio. De manera que, comprobándose cualquiera de estos supuestos, el propietario de la patente puede obtener que
se reconozca el derecho exclusivo por todo el plazo primitivo. No aparece
que con ello se causen perjuicios a tercero, puesto que, en primer térmi-
EXPLOTACION DE PATENTES
Y LICE.VCIA
OBLIG.d?'OI<IA
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tia, hubo oportu~iidad,a lo larxo de los primeros doce años, para que
alguien solicitase licencia obligatoria en los términos que la Ley señala.
Dc cu;ilrliiier iiiudo, es indudable que esta disposicióii teri<lria un adccua1;o coiiipleiiierito con el colorario que estableciera quc si surgiera algún
iiitercsndo e11 poner en prictica la patente después de los doce años de
vigitici3, se i z oycse para los efectos de corisiilerar si se justifica la inacciiiii del titiiliir de !a iiiisiriri.
d ) La c-ci~lofaciÚ?iii?iiiropia o i
. S i el] el apartado aliLcrior se vió que resultaba difícil la prueba de la i~ii~oiibilidad
(le la
puesta en práctica, eii éste se observará que cs todavía ;&S coinplicado
dilucidar cuándo una patente no :e est5. explotando de inancra propia y
suficieiite, esto es, cuando esa cxplotacií>ti se rrnliza de niocio que no
satisface el interks colectivo. N o existe definido cstc co:icep!r r n iiinzi~na parte. Aparece sólo desde la I.cy actuxl y para nada se r e f i r i c i a i a
él las lcyes de patentes de 1890 (art. 3 3 ) , de 190.3 (art. 19) y de 1928
(art. 48, siliii!ilr al 55 vigente). P o r ello, existe precisiún cle iiitcgi-ar
su coiitci:iilo de alruna manera.
E s difícil cstableccr una clara distiiiciírn eiitrc ambos t6riiiinos. P a r a
el que escribe, se trata de expresiones equivalentes. U n a explotación inanropiadn l~ueile scilo por insuficiente, y un aprovechamiento iiisuíiciciiic:
.,
de cn: iiivenciOri r;, rl ~i?iii?!oticnipo, :iii:i iiiipropia esplotaciori.
Eii u n ensa'-o de catalug~ciónde los c a o s que entrafi;ii~csplotnciC>ii
iiiailecuncla, no iuiicicritc, podriairios iiicluir, por cjciriplo, cl de ti:i:l
p:rte!ite 3 1:i cual : ~ i i :crcero. i;o!aniío sus deícctos, le Iia itnprii~~ido
iiicjoras !ainbiiri pnte~itadas,2. cl titular de 13 primera !e n i e ~ i lpermiso a
ese tercero. Caso i;pal, n 13 iii\i>rsz, cs el clcl autor de inrjoras a u11
aparato o a un proceiliiiiieiitc, que (lecirga al titular <le la patente niejora~lnel :xri;iiso para apicvccliarlns.
Taii~biéncabría el caso de pa:eiites que .?niparan rciiiidios o inedic;iirier;:os, cuya exl>!«tacicí;i rr<luciila :?o p e r ~ i i t i )ql!e CIIOS sean puest'x a
la 1lis~osici6nilc! pGblicc en caliclad o cati:iil;id bastante. o l~icii,< p e Ilegueii al pil~licoa prccios excesivamente elevados. Quizá p«<lri;i inciuii-!;e
rii es? cat:.lol;o
!;a.:iihi&i !a circu~istaiiciade r[i:i, u11n patciite iiacion.-.i 110
sr exp:«ta coi1 la inteiisidad suficiente 211 grado de impedir la iiriport::i.ión
de ariiculos idC:iticos o :;iiiiilares, o bien a la inversa, cuaiiilo esisticndo
iiecesida~lile iiitensiiicar la exportación para nivelar 12s fitianzas públic9.s y ti.ntiti<lo.;i <le una patente q ~ t eanii>al-a artículos solicitados en el ex-
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CESAR SEPULVEDA
terior, el titular de ella descuida el mercado extranjero, que absorbería
el producto patentado.
Finalmente, también podría hablarse de explotación impropia o insuficiente cuando no se produce efectivamente el objeto protegido por
la patente, sino otro diverso, aunque parecido, o cuando el procedimiento privilegiado se sigue, pero no por completo, o cuando con un mismo
procedimiento patentado pueden obtenerse varios productos, y sólo se
fabrica alguno de ellos, no todos los que son necesarios en el mercado
en un momento dado.
Puede percibirse que aqui reside una buena parte de facultad discrecional para que el órgano correspondiente de la Secretaría de Economía pueda apreciar cuándo la explotaci6n no es apropiada o no es suficiente, y desde luego, cada caso concreto debe juzgarse en sus estrictos méritos y no es posible proporcionar nomlas generales.
e ) La fecha desde la c i d debe* computarse los tres años. U n pro-
blema peculiar surge desde que la Convención de Paris, con reformas en
Londres, está en vigor en nuestro país. E n efecto, el artículo 55 habla,
según ya se examinó, que cuando una patente no se explotare dentro
de los tres primeros años contados a partir de su fecha legal, podrá otorgarse licencia obligatoria. El concepto de fecha legal resulta del artículo 38 dc L. P. I., que especifica que la fecha de presentaciún de la solicitud de patente se considerará como fecha legal de la misma. Pero el articulo 5 (4) de la Convención, que significa un progreso técnico indudable con respecto del texto anterior a Londres, estatuye que las licencias obligatorias sólo se podrán conceder a la expiración de un plazo
de tres años contados a partir de la fecha de la expedición de la patente,
y ello si el interesado no justifica legalmente su inacción.
Esto último, por ser posterior, constituye una derogación de la regla del articulo 55, por lo menos en lo que se refiere a las patentes "convencionales", o sea aquellas que provienen del extranjero y se obtienen,
además, en México cumpliendo los requisitos locales. Ello es indudable,
y además, proporciona una regla más equitativa o más natural, pues en
este país, como en la mayoría de las naciones, las patentes tardan en expedirse como promedio, unos tres años, de suerte que si se aplicase la
norma del artículo 55 en toda su extensión, muchas de ellas, en su fecha
de expedición, ya resultaban sujetas a licencia obligatoria de modo automático.
EXPLOTAClON DE P A T E N T E S Y LICENCIA OBLIGATORIA
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Pero no tendría por qué aplicarse un régimen discriminatorio a las
patentes de nuestros nacionales, y por ello, y sin perjuicio de la correspondiente modificación al articulo 55 para q e vaya de acuerdo con la
realidad, debe sostenerse, como reg!a general, y para lograr una justa
uniformidad, que el plazo de tres señalado debe correr desde la fecha
en que la patente es al fin concedida, que es cuando realmente nace el
derecho de inventor en toda su plenitud, y las posibilidades d e explotar
libremente su privilegio, pues antes no tuvo sino expectativas.
f ) Pcrsortas que pueden realimr legdmentc la explotación. Para que
la explotación de la patente resulte satisfactoria desde el punto de vista
legal, debe de realizarse precisamente por su propietario, o bien por persona a quien se le haya concedido licencia convencional, exclusiva o no,
cumpliendo con los requisitos impuestos por la L. P. 1. (arts. 72 de la
Ley y 55 a 60 del Reglamento).
Una explotacióii realizada de otra manera, v. gr., por un invasor
de los derechos de la patente, o por alguna persona que, aunque autorizada, no se encuentre dentro de la hipótesis legal de permisionario, se tiene por no hecha para todos los efectos en los que la explotación juega
algún papel conforme a la L. P. 1.
g ) La prueba de la continuidad de la explotación. Tiene conexidad
con todas las cuestiones anteriores la manera de probar que la patente se
ha venido exploiarido normalmente, lo cual tiene, además, sus peculiaridades.
Aunque la redacción de los articulas 41 y 53 de la L. P. I., no conduce a una soluci6n certera, puesto que existe ambiguedad, puede tener,
sin embargo, p a i i importancia para los efectos de la reducción de la
vigencia de una patente la necesidad de comprobar que la explotación
de una invención se ha venido efectuando, en el transcurso de los doce
años de que hablan esos artíc~ilos,de una manera continua.
E n la práctica de la Dirección de la Propiedad Industrial, cuando
un privilegio llega al undécimo año d< su fecha legal, y se trata de cubrir la siguiente anualidad, es bastante con que en ese momento se justifique actualmente la explotación, para que se reciban las anualidades subsecuentes y de hecho se admita, con ese sólo requisito, la total duración
de la patente; esto es, no se pide que se pruebe tal actuación a lo largo de
los años, y esa conducta, aunque apegada a la equidad, no va de acuerdo con el texto riguroso de las disposiciones legales señaladas.
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CESAR SEPULVEDA
De manera que ello puede ser así en tanto no surja u11 tercero que
se considere lastimado con esa interpretación, pues en tal circunstancia
el propietario de la patentc tetidría la obligaciúti de probar quc la ha
venido explotando en forriia continua, por lo menos desde la fecha en
que le fuera expedida. Se presentan, adeinás, las cuestiones relativas a
probar hechos pretkritos, con todas las diIicultades inherentes. L a única
prueba aceptable en buena técnica podría ser la testiiiioriial uniforme de
que el iiivento se ha venido explotando industria!mentc, debidaíneiite complementada con las constancias rciativas a la explotacióii cotnerciai dcl
misino invento, en su caso. Frente a estas dificuliades resulta aconsejable
comprobar, en su fecha, que se ha dado principio a la explotación, ya
que si se evideíicia esto último y años más tarde se prueba la explotación
actua!, existe una fuerte presunción de que se est:ivo aprovechando satisfactoriamente la invención en el intervalo, supuesto muy difícil de destruir.
Cotzsideració>j final. De lo que se expuso en este apartado se concluye que el sistema de acortar la vida de las patentes porquc no se explotan, no se encuentra adccuadamente regiamentado en la L. P. 1. También puede concluirse que, conio regla general, esa reduccióti de viyencia
de los privilegios no se presenta muy satisfactoria, pues no lleva a resultados prácticos.
Pero como quieta que ese tipo de disposicioiies rluc estalAeccn la
obligacibn de loiier en actuación a las patentes se justifica coino uii
arma para lograr un aprovechamiento mejor de los privilegios y n e j o r
satisfacción de los intereses económicos generales, resulia acotisejable
que se modifiquen de tal manera que se conviertan en 1111 it~struinenta
funcional para el logro de los fines perseguidos, pues dc otra manera
no constituyen más que letra muerta.
r a r a lograr tal propósito, podría decirse, en la reforma que se acornetiera, que si transcurridos doce años de la fecha de presentación de una
invención patentada algúii tercero desea aprovecharla, el dueño de ella
tiene la obligaciin de comprobar su explotación regular y continua, por
!o menos en los últimos tres años, y de no hacerlo en un procedimiento
sumario, se declarará que tal patente ha caducado. Con ello se deja la
sanción de no explotación sólo para los casos extremos y justificaclos
plenainente, y el sistema adquiere entonces la finalidad buscada.
E S P L O T A C I O N DE P A T E N T E S Y LICE.VCIA
OBLIGATORIA
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11. La lice~zciaobligatoria. La licencia compulsiva aparece también
coino una interdicción 31 derecho del titular de la patente. Así como la
obligación de explotar el in\'<,nto es iina recoticiliación entre el derecho
de la colectividad y el derecho privatix-o del dueño de la patente, la liccncia obligatoria ri,prcsc!ita iin iomproniiso entre la protección que se
dcbe proporcici~:~r;il iiivenior y las neccsi<lades de orden público que
rcclaina:~ iiniitar 10s morioljolir~spara ~ireveniri:bils~'~.
Reqztisitos fafa la cowccsió~~
de tina licciicia obligatoria. Para obtener uiia licencia de csta clasc es meii<ster que e! ititeiecndo ocurra ante
ln Secretaría <le Econoinia, en cscrito dilplicado, señr~laiidolas razones o
fun<iamcritos dc su solicitii<l. Es:is razotics son las que conteniplan los
articulas 55, 57 y 71 de la L. P. l., o scati, por su o r d e ~ i :a ) que la patentc no si: ha explotado rlespu6s dei transciirso dc trcs años de su fecha
legal (en este caso, la de su expedición, según se vi6 arriba) ; b ) que
tal explotación se hace dc manera ¡nipropia o ii~suficieiitc;c ) que la explotaci6n de ella se ha suspendido por un periodo mayor de seis meses; d )
rlue el interesado no ha comprobado haber dado principio a la explotación industrial de la invención patentada; e ) que se rs autor de unas
iucjoras patentadas a iin invento anterior, el cual no se explota; o por
iíllinio, f ) que existe una pntente que mejora a la propia. y que se desea
aprovechar ese perfeccionamiento.
E l procediiniento es difereiitc en a ) , h ) y c ) que en d ) , y a su vez,
C) 1
: f ) son diversos de los otros. Con7:iine íeferirsc c cada tino de esos
grupos scparadaiiicnte.
A).--Por lo qiie ie refiere a las tres pi-iiiicras hipótesis, con la copia
(le1 escrito se da traslado al propietario de 13 patente, en el do~nicilio
yue tenga señalado eri el expediente, concedi&idole un plazo razonzble, que
in costumbre iia esinblecido en treinta Úias, prciiniéndole que debe presentar, eri cl tC:-inino fij:ido y por cjcrito, las obserinciones que estime
?~citi:ici~lrs
y <?ii-czcalas pruebas que a su derec!io convengan.
Aurique i 1 articulo 56 indica <jue ambas partes puc(1rn reirdir las
pxel-ias lxis convci~ieritesa sus iiiterest:~,se icipoiie la reflexión que: eii
estricta e<jiiiíiad. la prueba gravita más sobre el solicitante del permiso
que sobre el dileno del privilegio, ynien tiene a su favor una presunción
i i c explotación, cn tanto que el interesado eii la licencia aparece conio una
persona quc busca obtener una ventaja iiidebida, a costa del titular, regateando tina negociación directa con éste.
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C E S A R SEPULVEDA
De cualquier modo, las pruebas en un procedimiento de esta naturaleza son indudablemente las mismas que se requieren para comprobar
la explotación (sfrpra.).La Secretaria, además, y si lo estima prudente,
puede disponer diligencias de prueba con el objeto de que su resolución
sea enteramente equitativa y para establecer definitivamente la legalidad
de la resolución que recaiga.
Dicha resolución ha de dictarse, de conformidad con el articulo 58
de la L. P. I., en el mes sig~ientede que se ha agotado el período probntorio, y se ha de comunicar a ambos interesados para los efectos legales
correspondientes. Tiene que publicarse asimismo en la Gaceta de la Propiedad Industrial (art. 239, L. P. 1.).
B).-A procedimiento diverso está sujeta la licencia que se solicita
en el caso de que el titular del privilegio no hubiese coinenzado la explotación industrial de la patente. E n estas circunstancias, y visto lo dispuesto por el articulo 57, basta con el solo escrito de la parte interesada; y
al cerciorarse la Secretaria de que en el expediente no existe constancia
de haber principiado a explotar, de plano y sin formalidad de ninguna
naturaleza, ni siquiera escuchar al interesado, se concede la licencia solicitada, dictándose la resolución en un término de quince días siguientes a
la solicitud.
Aqui estainos en presencia de una injusta distinción, porque para el
interés público tan perjudicial es que se suspenda la explotación de un3
patente, que se explote impropia o insuficientemente, o que no se principie a explotar.
De otro lado, el mismo articulo 54 da a entender que aún en el caso
de que se hubiese comenzado la explotación bastaría con que el interesado no participe esa iniciación, para que por esa circunstancia sc otorgue licencia compulsiva de plano, lo cual es contrario a las otras normas
que se refieren a explotación, y que se examinaron arriba, por lo que
aparece como urgente una modificación racional de esta disposición, ya
que una regla tan rígida resulta inadecuada por entero.
A mayor abunclamiento, el sistema de expedir una resolución tan
importa~ite, que afecta seriamente los derechos del inventor, sin oír a
la parte agraviada constituye una violación a la garautía de audiencia,
y por esta causa el precepto resulta también inoperante. El que escribe,
piensa que en ambos casos, indistintamente, debe noiificarse al titular
de la invención patentada, escuchar sus alegatos y recibir sus pruebas, en
homenaje a la legalidad que debe rodear a este tipo de actos.
EXPLOTACION DE PATEiVTES Y LICEA'CIA OBLIGATORIA
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C).-Una tercera alternativa la constituye el caso de la licencia obligatoria para cxplotar una patente que se ha mejorado por persona distinta
del titular, o bien para explotar las mejoras cuando ellas han sido inventadas por tercero. E s el articulo 71 el que contierie las reglas aplicables a estas circuristancias.
El autor (Ic una pateiite dc tiiejoras a un invento precedente, no tiene el derecho (ic explotar este últinio, sino sólo en el caso <le que no se
estuviera aproveclia~idoy, para ello, deberá recurrir al procedimiento
señalado antes; pero. por su parte, el dueño (le una patente que ha sido
tiiejora<la tieiic siempre el derecho de obteiier licencia obligatoria de explotación (le la patente de mejoras, aun cuando se estuviese aprovecliando por el piopietario de csta Últiiiia. Estariios, pues, en presencia de un
rCgirn<ii cxcepcinti;il en este caso, y vale la perla resaltar que la expedición (le la licencia obedece aquí tnás bien a la satisfacci6n del interí.s personal del inventor que no al interés público general.
El procediiuiento, en el fondo, es el mismo pi descrito para la licencia compulsiva ordinaria. Dcbe tomarsc nota que el régimen del estipcn<lio pagado al titular de la patente o al dueño de las mejoras cs difelente al de las otras hipótesis. E n el lugar oportuno se volverá a insistir
sobre este particular.
Coino requisito suplementario, el solicitante dc la licencia debe rnostrar su interés jurídico, porque las licencias se deben conceder sólo a
quienes efectivarncnte puedan actuar el invento. A la vez, el peticionario
debe etiscñar ausencia de dolo, pues si alguicn de quien se reclama el
uso indebido de la patente pretende acogerse a los beneficios de la licencia, c!la no debe concederse. Se lia de comprobar taiiibi$n la capacidrid
para realizar efectivairientc la explotación, esto es, que se cucnta con los
~nediosoportunos e idóneos para aprovecliar la invención.
Iis pertinente destacar que si en el transcurso del tráiiiiie de la solicitud se descubre, por a!guiia circunstancia, que la patente es riula, debe
(Icclararse cobre !a niiulacií~ricorresponilie~it~
atites dc resolicr sobre el
pcr~iiisosolicita(1o.
1. Bcrechos y obliyarivnrs dcl titular de la liceizcia roirzpz~lsiz~a-a)
l>rrcclzos. Una vez firiue la resolución por la cual se otorgó la licencia
obligatoria, el iiitcrcsaclo tiene derecho de principiar la explotacióii de la
patente con cntera !ibertad. N o existe riiccsidail de constituir fianza ni
ninguna otra garantía (art. 59, L.. P. 1.).
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CESAR S E P U L V E D A
La licencia obligatoria se puede transmitir a tercero cumpliendo los
requisitos y fortnalidades que establece el capitulo de transmisión de
los patentes (arts. 69 a 72 de la Ley, y 55 a 59, inclusive, del Reglamento). Pero cabe anotar que el tercer adquirente, a su vez, debe mostrar
su interés jurídico y su capacidad para explotar el invento.
El beneficiario de una licencia compulsiva no tiene, en cambio, derecho a demandar la invasión que otra persona esté haciendo de la patente. E n este aspecto la licencia obligatoria se asemeja a una "no exclusiva". (Com~~árcse
art. 248, 11, L. P. 1.)
Pero eso constituye una situación injusta, porque puede darse el
caso que el titular de la patente, resentido por el otorgamiento de la licencia, no quisiera actuar contra los infractores, y con ello se causa un irreparable daño. Debiera existir alguna disposición por la cual el que obtiene la licencia tenga el derecho de perseguir.
b ) Obligación de llevar a la prhctica la patente. E n lo que se refiere a las obligaciones del que obtiene la licencia, la lista es más bien larga y tiende a proteger en todos los casos al dueño de la invención patentada. E n primer término, el titular del permiso debe iniciar la explotación dentro de los seis meses siguientes a la resolución que la concedió.
Si no lo hace, la licencia queda revocada de plano. Igual cosa acontece
cuando se suspenfle dicha explotación en cualquier tiempo de la vida
de la licencia, por más de tres meses consecutivos (art. 60, L. P. 1.).
Existe, eipero, una contradicción en la Ley, pues pese a que el meiicionado articulo establece la revocación de plano, el articulo 68, contrariamente, deja posibilidad para que el beneficiario del permiso compruebe que
la suspensión se ha debido a caso fortuito o fuerza mayor. También
esa misma disposición contiene una condición que aparece inconsistente
con el articulo 60, pues aquél señala que para que se admitan pruebas
de que principió la explotación por el titular de la licencia dentro del
periodo de seis meses, seri indispensable que se haya hecho la comprobación a que se refiere el articulo 54, o sea de que por algún medio legal
se evidencie que se di6 conlienzo a ella en los primeros treinta dias. L a
disposición mencionada, pues, es superflua e inconducente, ya que por 1ógica indudable, si se llega a probar en los primeros treinta dias posteriores a la licencia el inicio de la puesta en práctica del invento patentado,
110 tiene el menor caso enviar después nuevas pruebas de que se dió principio a la explotación dentro de los seis meses iniciales, puesto que ya
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Y LICEVCIA OBLIGATORIA
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quedó probado. Esto es iiidize de que la reforma a todas estas disposiciones reviste cierta urgeiicia.
E n apoyo dcl dueíio dc la patente, y para rodear dc iriayores garantias :t1 sisieina dt la liceilcia coinpulsiva, se han establecido sanciones
piira aqtiellus que, pese a que se les han revocado las licencias o por tio
haber chdo principio a la explotaci6:i licenciada, o por liabcrla suspendido, coiitiiii,n:i uiiliza~idosin derecho el invento, sancioiies que equivalen a las establecidas para los usurpadorcs o explotadores ilegales (art.
68,L.P.I.).
c ) Xetribuciúrz. al di~eiiodc la pafc?ztc. Otra de las o1)ligaciones inis
relevantes a cargo del beneficiario de la licencia obligntori.i, y en donde
precisamente reside una de las grandes fallas del sistema mexicano de
perrriisos compulsivos, es la obligacióti de cubrir un estipeiidio al propietario del invento permisioiiaclo. Según nuestra Ley, ia mitad dc las gaiiaiicias líquidas que obtenga e! titular de la licencia producidas por la cx.
plotación del invento, van al propietario de la patente (art. 61, L. P. 1.).
Aparece, desde luego, excesiva la retribución señalada en la Ley, a
tal grado que vuelve contraproducente el bciieficio de la licencia. Uespués, no Iiay prevenido un rkgiineii para la deterininacibn de tales utilidades. Por últiino, examinada cori cuidado esta disposiciGn, resulta que
ella prevé sólo el caso más fácil de las patentes que se utilizan para explotarlas con un fin eminentemerite con~ercial,lo que hace más o menos
accesible la fijación rle las ganancias; pero el problema es niás complicado cuando se trata de patentes que se refieren, v. gr., a un dispositivo,
a un procedimiento, a una máquina o a un aparato que coritribuyan a
inodernizar una técnica ya existente de fabricacibn, o que hagan mejor
la calidad de una co~iiposiciónde materia, porque entonces el señalamiento de utilidades líquidas es empresa dificultosa. Más consecuente se presenta este asunto en el Proyecto de Código de Cotnercio, el que establece, en su articulo 652, que al concederse la licencia obligatoria se fijará,
despuCs de oir a peritos, el tanto por ciento que de las utilidades obtenidas por el beneficiario de la licencia deberá corresponder al dueño de la
pateiitr, en la intelicencia de que en ningún caso esa participación seria
mcnor del veinte por ciento, previniéndose además que si la determinacibn de las referidas ganancias resulta tarea problemática y difícil, la
remuneraciún al itiventor se f i j a r j en un tanto por ciento del precio de
venta de los productos obtenidos merced a la patente, lo cual resulta
con mucha mejor técnica jurídica que en la L.ey actiial.
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CESAR SEPULVEDA
Precisamente la dificultad de proveer un régimen flexible, que establezca en todas las ocasiones una retribución equitativa para el propietario de la invención, ha sido uno de los obstáculos mayores del sistema de las licencias obligatorias, que lo vuelven casi inoperante, y por ello,
se debe insistir en la adopción de normas prudentes para regular este
aspecto, que prevean las peculiaridades de cada caso concreto, y que,
a la vez que proporcionen al inventor una remuneración justa y adecuada, permitan un aprovechamietito razonable y equitativo para el permisionario.
De mejor manera aparece en la Ley la retribución para el titular de
una patente de mejoras que se explota por el dueño de la invención origi~ i a lmejorada, o bien, la cual el permisio~;ario titular de la patente primitiva debe pagar al dueño de las mejoras patentadas, pues el articulo 71
de la L. P. I., faculta a la Secretaría para quc de acuerdo con las circunstancias, señale el porcentaje de las ganancias que deba pagar el beneficiario de la licencia al propietario de la patente permisionada.
Una obligación subsidiaria a la remuneración es la de que el que
explota por licencia debe depositar la retribución al inventor, si éste está
ausente o no se presentare a ejercer sus derechos, cada tres meses, en
el Banco de México, informando a la Secretaría, por avisos también trimestrales, de los productos de la exp!otación y de las ganancias liquidas
(art. 62, L. P. 1.).
d ) Obligació~z de marcar. Aunque no aparece textualmente en la
Ley, se desprende inmediatamente de la misma que el beneficiario de
la licencia debe marcar los productos fabricados al amparo de ella con la
indicación de estar patentados y con el número de la patente, asi como
la mención de que la patente se explota por licencia, con el propósito de
no privar al propietario de la invención de las acciones civiles y penales
que corresponden si la patente se infringiera ilegalinente por un tercero,
asi como para no causar confusión entre el público consumidor en el
caso de que la licencia coincida con la explotación por el rnisrno dueño
de la patente.
2. Derechos del fitzrlar de la patente.+)
Derecho a vigila7 la explotación. El dueño de la patente afectada por la licencia compulsiva puede vigilar la explotacióii que esté realizando el permisionario, según lo
dispone el articulo 61 de la L. P. 1.
E X P L O T A C I O N DE P A T E N T E S Y LICE.VLIA
OBLIGATORIA
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Hasta qué punto puede extenderse esa vigilancia es una de las grandes cuestioní,~que quedan abiertas ert nuestro ordenamiento y que, infortunadamente, como otras tantas del sistema de licencias, continúa sin
ac!ararse por la pequeña incidencia de casos en la práctica. Existe, pues,
la necesidad de <lar un contenido a estas reglas, a1 través de la herinenéutica lógica.
Puede afirmarse con cierta autoridad que. por lo menos, ese derecho de vigilancia permite qur el titular de la patentc intervenba oponiénrlosc a que la fabricación de lo patentado se haga de tal modo que pueda
conducir al desprestigio de los pro<luctos. E s c!aro <lile le asiste la faculta(1 de evitar que quien explote la licencia lo haga lesionando la fama
de los pro<tuctos que se obtienen merced a la puesta en práctica de la
invención. E n segundo término, ese derecho de vigilar entraña la posibilidad de que el dueño se cerciore si efectivamente se exnlota !a patente
permisionada, pues de no ser así, le cabe la facultad de exigir la revocación
(le la liccricin, atribución de la que se tratará nlás abajo. I'or último,
otra faceta de ese derecho a la vigilancia estribaría en la comprobación,
v i i la contabilidad o en los libros de la pcrinisionaria, de que efcctivamente se producen utilidades, y el monto de las mismas, precisamente para
estar en posición de exigir judicialniente el importe <le tales ganancias,
atribución derivada inmediatamente del derccho a la retribución monetaria.
b ) Derecho dc percibir remuneración. A la obligación de cubrir un
estipendio por el beneficiario de la licencia corresponde el derecho del
inventor de percibirlo. Este derecho atiarca la posibilidad de obtener directamente la retribución en cuanto al retiro del depósito de las ganancias
en el Banco <le Mexico, así como la capacidad dc exigir judicialincntc la
c.ntrega del monto de las ganancias referidas (arts. 61 y 62, L. P. 1 . ) .
E'rol~lcrna concxo es el determinar qu6 tipo de juicio es el que corresponde tramitar, para exigir judicialmente la entrega de la remuneración. Pero ese es un defecto de la Ley, que iiierece corregirse para evitar
quc el dueño de la patente ande a tintas buscando la riiejor vía para
dediicir sus dercchos ante la jurisdicción.
c ) Facult~dde exfilotar por si mismo. La Ley autoriza al inventor
para que explote por si misnio el invento, no obstante la licencia concedida, y también para otorgar licencias voluntarias, sean exclusivas o no
(art. 65, L. P. 1.).
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CESAR SEPULVEDA
Conexainente, el inventor, a pesar de la licencia, puede gravar o
vender su patente de manera libre. Naturalmente, al cederla lo hace con
las cargas que ella soporta. Cuando más, y de acuerdo con los principios
generales de derecho que se refieren en nuestra legislación común a las
subrogaciones, se debería notificar al titular de la licencia obligatoria,
para que sepa cómo descarga sus obligaciones legalmente con el nuevo
propietario y con quién deba entenderse en el futuro.
d ) Dcreclzo a exigir ia evocación de la licencia. Bajo ciertos supuestos, el dueño de la invención patentada puede ocurrir solicitando que
se revoque la licencia obligatoria otorgada. Aqui se observa precisamente
que la concesión de licencias constituye la excepción a la regla general
de la inviolabilidad de los derechos del inventor.
Si el dueño del privilegio emprende la explotación industrial de su
invento, puede solicitar la revocación de la licenciancia siempre y cmndo se haga después de haber transcurrido dos años de la concesión de la
misma. Por lo mismo, puede sostenerse que el mínimo de una licencia
compulsiva es de dos años.
L a comprobación de la explotación debe hacerse en los términos
del artículo 51 de la L. P. I., que ya se ha examinado arriba (cfr. par&
grafo I, b). Ahora bien, la explotación que conduce a la revocación de la licencia obligatoria puede hacerse por persona distinta del
propietario de la patente (art. 66, L. P. 1.). También surge causa de
revocación de la licencia cuando el beneficiario de ella no deposite la
mitad de las ganancias en el Banco de México, en el caso de que el dueño de la patente no se presentare a recogerlas personalmente o esté
ausente (L. P. I., art. 6 2 ) , o cuando no rinda el informe trimestral de
los productos de la explotación y de las ganancias a que se refiere la
misma disposición.
Por mayoría de razón, el titular de la patente tieiie derecho a pedir la revocación de la licencia, si no se le entrega la cantidad que le corresponda como participación en las ganancias obtenidas por la cxplotaci6n. También aquí urge la creación de normas que precisen esta difusa
situación.
Un derecho suplementario del dueño de la patente consiste en la
posibilidad de exigir daños y perjuicios al beneficiario de la licencia
cuando éste informe falsamente a la Secretaria sobre los productos obtenidos (L. P. I., art. 6 4 ) . Pero curiosamente no se provee a un medio
EXPLOTACION D E PATE.TTES
Y LICESCIA OBLIGATORlA
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conipulsi~o para obtener !a coniprobaciíin de la falsedad del informe,
lo cual hace un tanto teórico este derecho.
El procedimiento para tramitar la rebocación debe guardar paralelisnio con el que se refiere a la obtención de las licencias obligatorias
(nrt. 67, L. P. 1.).
Coilzrniurio :fiibal. E1 sistema de coiicesibi~de licencias obligatorias,
c~iatidouna iiivención no sc e::plota, no aparece en el derecho mexicano
coiuo un r&ginicn que cumple el propósito dcseado. I'or ejemplo, en lo
que se refiere a la remuneración al inventor se observa poca flexibilidad, según se hizo notar arriba. Si la licencia no puede obtenerse a un
precio razonable y equitativo, el sistema se antoja inútil, porque no existirá interesado en esa explotación y, por el contrario, si se establece u11
prccio muy bajo, pricticainente vuelve inoperaiite el invento y desalienta
a quienes se dedican a la investigación. No por ello abadramos por la
desaparición del rPgimen de las licencias compulsivas. Por el contrario,
insistimos en que se debe conservar, junto con la sancióii limitada por
la falta de explotación, para impedir el abuso del monopolio. Empero,
de ser posible, debe perfecciotlarse esta institución a inodo de convertirla e11 una solución elegante al problema bifronte de encauzar y alentar ia marcha progresiva de la tecnica, con el máximo de posibilidades
a la industria para tener acceso a los adelantos coti el mínimo de esfuerzo y
el rniiiiriio de gasto, a la par que lograr un balance armonioso entre el
juego de fuerzas que nlueren al inventor y la necesidad económica de
que las patentes constituyan auténticas fuentes de producción en el medio ecotiómico donde se producen.