Motivos de denegación absolutos: las marcas tridimensionales

Motivos de denegación absolutos: las marcas tridimensionales
Nicholas James Forwood∗
Hoy limitaré mis observaciones a varios aspectos específicos relacionados con las marcas
tridimensionales, más con la esperanza quizá de suscitar el debate que de pronunciar una
conferencia formal.
Me centraré en tres problemas concretos que se plantean en relación con las marcas
tridimensionales. En primer lugar, la aptitud de dichas marcas para el registro, teniendo en
cuenta, en particular, los criterios del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 40/941 del Consejo
(«RMC») y el artículo 2 de la Primera Directiva 89/104/CEE (en lo sucesivo, «la Directiva»)2.
A continuación, pasaré a examinar, de forma un poco más pormenorizada, la jurisprudencia
relacionada con los dos motivos de denegación absolutos de registro que han dado lugar a
más jurisprudencia, a saber, las letras b) y e) del artículo 3 de la Directiva.
Aptitud para el registro
Evidentemente, según los términos de la Directiva y del RMC, no cabe duda de que, por
principio, un signo tridimensional puede registrarse como marca. A este respecto, véase la
referencia, contenida en el artículo 4 del RMC, a los signos que puedan ser objeto de una
representación gráfica, en particular, la forma del producto o de su presentación. De estos
artículos se desprende claramente que, por principio, todas las marcas tridimensionales son
aptas para el registro siempre que satisfagan, al menos, el requisito de poder ser
representadas gráficamente. No obstante, en lo que respecta al Derecho comunitario,
quedan cuestiones por aclarar en torno a lo que supone exactamente dicho requisito. En lo
que se refiere al RMC, el concepto de representación gráfica también se aborda en la regla
3, apartado 4 del Reglamento de ejecución, que establece que cuando se solicite el registro
de una marca tridimensional, la solicitud deberá contener una indicación a tal efecto, que la
representación consistirá en una reproducción fotográfica o una representación gráfica de la
marca y que la representación podrá constar de hasta seis perspectivas diferentes de la
marca. A mi parecer, podría plantearse una serie de interrogantes en relación con este
aspecto concreto. ¿Qué se entiende por una representación gráfica? El Reglamento de
ejecución se refiere a una representación fotográfica o gráfica, lo cual implica
intrínsecamente una descripción bidimensional de un objeto tridimensional. Estaría
agradecido a cualquier persona que pudiera contribuir hoy a esclarecer la siguiente cuestión:
¿a qué categoría pertenece lo que podríamos denominar representaciones holográficas, que
permiten representar en formato bidimensional una forma, un diseño u otro objeto
tridimensional?
La segunda cuestión que quisiera plantear en el contexto de la aptitud para el registro de las
marcas tridimensionales se deriva de los requisitos de precisión, carácter duradero y
estabilidad a los que se hace alusión, entre otros, en el asunto Libertel3. No diré nada sobre
el asunto Libertel en lo que respecta a los colores. Pero en este asunto, el Tribunal de
∗
1
Presidente de Sala, Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria
(DOCE 1994 L 11, p. 1).
2
Primera directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DOCE 1989 L 40, p. 1).
3
Sentencia de 6 de mayo de 2003 en el Asunto C-104/01 Libertel RTJCE 2003, I-3793.
Sesión de trabajo:
1.2
Justicia indicó determinadas características esenciales de la representación gráfica de una
marca, a saber, el requisito de que la representación gráfica debe posibilitar la
representación visual del signo, en particular, a través de figuras, líneas o caracteres.
Además, según el apartado 29 de la sentencia Libertel, «Para desempeñar su función, la
representación gráfica [...] debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente
accesible, inteligible, duradera y objetiva». Se trata de una lista considerable. Como ejemplo
del tipo de problema que puede plantearse, sólo me referiré brevemente y de pasada al
asunto Glaverbel4. La cuestión principal que se planteaba en ese asunto era la del carácter
distintivo y la marca, como quizás recuerden, consistía en la aplicación de determinadas
características al vidrio, que le conferían un aspecto particular. Sin embargo, una
característica de dicho aspecto era, tal como lo señaló el Tribunal de Primera Instancia, que
la impresión que transmitía el motivo no era estable: podía percibirse de muy distinta
manera, en función del ángulo de visión, de la intensidad de la luz o de la calidad del vidrio.
El Tribunal sostuvo que, como consecuencia de estas variaciones, la marca no permitiría
distinguir claramente los productos de la demandante de los que tuvieran otro origen
comercial. Evidentemente, las observaciones del Tribunal fueron muy pertinentes en lo que
respecta al carácter distintivo pero, desde mi punto de vista, las consideraciones de este tipo
también pueden ser pertinentes, al menos en relación con los productos tridimensionales,
con la cuestión lógicamente previa de la aptitud para el registro y con los requisitos
esenciales que acabo de exponer, en particular, la facilidad de acceso, la inteligibilidad y la
durabilidad.
Hay otra pregunta que quizá merezca cierta reflexión: ¿cuál es la marca en cuestión en el
caso de una marca tridimensional? ¿Se trata de la forma en sí misma, es decir la forma
tridimensional, o de las diversas representaciones bidimensionales registradas de la misma?
A este respecto, el Tribunal de Justicia observó en el asunto Philips5, en lo que se refiere al
artículo 3, apartado 1, letra e) de la Directiva, que si sólo se cumplía uno de los criterios
mencionados en dicha disposición, un signo constituido exclusivamente por la forma del
producto o por una representación gráfica de dicha forma, no podía registrarse como marca.
Los términos empleados por el Tribunal parecen sugerir que la marca consiste en la
representación gráfica en sí misma, es decir, la representación bidimensional del objeto
tridimensional. Podría afirmarse, en relación con los objetos tridimensionales definidos por la
serie de perspectivas bidimensionales (hasta seis perspectivas o fotografías diferentes,
aunque, al parecer, no se permiten más, al menos en relación con las marcas comunitarias),
que lo que se protege realmente no es un objeto físico o una forma tridimensional, sino una
serie de perspectivas bidimensionales de un objeto o una forma tridimensional.
Quizá deba examinar este aspecto más a fondo ya que, una vez más, guarda relación con la
cuestión de la facilidad de acceso. Antes de convertirme en jurista, estudié ingeniería en la
universidad y una de las materias que me enseñaron fue el dibujo industrial, incluida la
realización de dibujos bidimensionales de objetos tridimensionales. Una de las cosas que
aprendí es que, aunque un dibujo bidimensional permita inferir ciertos aspectos o ciertas
características de un objeto tridimensional, el dibujo en sí mismo no permite percibir
necesariamente y de forma inmediata todas esas características. Me imagino que se
planteará la pregunta de saber si una perspectiva de un objeto tridimensional que es
deducible matemáticamente, aunque no inmediatamente perceptible, de un dibujo
bidimensional o de una serie de dibujos de este tipo, entra en el ámbito de protección. Esta
cuestión podría cobrar relevancia en relación con la concesión y la denegación del registro,
así como en relación con lo que constituye una violación de marca.
Permítanme pasar a continuación a los motivos de denegación absolutos en lo que respecta
a las marcas tridimensionales. En la práctica, en lo que concierne a las marcas comunitarias,
hasta la fecha el Tribunal sólo se ha ocupado, esencialmente, de asuntos relacionados con
las letras b) y e), es decir, b) carácter distintivo y e) las exclusiones relacionadas con ciertas
4
5
Sentencia de 9 de octubre de 2002 en el Asunto T-36/01 Glaverbel RTJCE 2002, II-3887.
Sentencia de 18 de junio de 2002 en el Asunto C-299/99 Philips RTJCE 2002, I-5475.
Sesión de trabajo:
1.2
formas, que examinaré en breve. Además, evidentemente, en los asuntos Philips y, de
nuevo, Linde 6, el Tribunal de Justicia ha formulado ciertas observaciones más generales
sobre las consideraciones políticas subyacentes de cada uno de los motivos absolutos.
Dadas las limitaciones de tiempo, no pretendo detenerme ahora en dichas consideraciones,
por lo que quisiera pasar directamente al artículo 3, apartado 1, letra e) de la Directiva que,
naturalmente, es el único motivo absoluto que se refiere exclusivamente a las marcas
tridimensionales. Según este artículo, se denegará el registro de: los signos constituidos
exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o la forma del
producto necesaria para obtener un resultado técnico, o la forma que da un valor sustancial
al producto. Cabe formular una serie de observaciones sobre la base de la jurisprudencia
actual. En primer lugar, la lista de motivos absolutos enumerados en este apartado es
exhaustiva. Así lo afirmó el Tribunal en el apartado 74 del asunto Philips en relación con la
Directiva y se supone que el mismo planteamiento es aplicable al RMC. En segundo lugar, la
lista es de motivos alternativos, es decir, bastará cualquiera de estos motivos. A continuación
–tampoco propongo profundizar mucho más en este asunto–, cabe señalar que estos
motivos de denegación están vinculados a la necesidad de evitar cualquier monopolio sobre
el uso de las marcas en cuestión. Esto es lo que se afirmó en el contexto del segundo
subapartado, es decir, la excepción de las soluciones técnicas, en el asunto Philips –la ratio
de los motivos de denegación del registro previstas en el artículo consiste en evitar que la
protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre soluciones
técnicas o sobre características de uso del producto. A pesar de que esta declaración se
hiciera en el contexto de las formas técnicas determinadas por soluciones técnicas,
considero que, al menos en principio, puede aplicarse mutatis mutandis a los otros dos
incisos del artículo 7, apartado 1, letra e). Por último, tal como se señaló en el asunto Philips,
si una forma no puede registrarse como marca por uno de los motivos del artículo 3,
apartado 1, letra e), dicho motivo excluirá en términos absolutos toda posibilidad de adquirir
aptitud para el registro a través del uso.
Aunque estos aspectos de la jurisprudencia sean suficientemente claros, considero que
quedan algunas cuestiones por responder. La primera que se plantea, al menos desde una
interpretación gramatical del artículo, es la postura que debe adoptarse en cuanto a
combinaciones de motivos: ¿qué ocurre con una marca que consiste, en parte, en la
aplicación de un resultado técnico y, en parte, en algo que viene impuesto por la naturaleza
del producto en sí mismo y que, en parte, confiere al producto un cierto valor? En términos
puramente lingüísticos, el uso de las palabras «exclusivamente» y «o» podría llevarnos a la
conclusión de que no se satisfacen los requisitos. No compartiría este planteamiento, pero
de todos modos se trata de una cuestión que aún debe resolverse judicialmente. La segunda
cuestión que se plantea es el significado de la palabra «necesaria» en la formulación de la
frase «la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico». En el apartado 83
de la sentencia Philips, el Tribunal dejó bien sentado que puesto que las características
funcionales esenciales de la forma de un producto pueden atribuirse únicamente al resultado
técnico, este hecho excluye el registro de un signo constituido por dicha forma, aunque el
resultado técnico de que se trate pueda obtenerse con otras formas. En otras palabras, el
requisito de necesidad para estos fines no se incumple sencillamente demostrando que
existe otro modo de obtener el resultado técnico. La «necesidad» es, al parecer, algo
análogo a una relación de causalidad entre la forma del producto y algún «resultado técnico»
relevante para la utilización del producto. Podría pensarse, no obstante, al menos en relación
con el primer criterio, es decir, la exclusión del registro de formas impuestas por la naturaleza
del producto, que el Tribunal de Primera Instancia sugirió un planteamiento distinto en
Procter & Gamble, el primer asunto relacionado con una pastilla de jabón7. Aquí, la cuestión
consistía en determinar si una pastilla de jabón, que tenía una concavidad longitudinal y
escotaduras longitudinales, era esencialmente una forma determinada por la naturaleza del
producto, y así lo estimó la Sala de Recurso. No obstante, al rechazar esta última conclusión,
el Tribunal de Primera Instancia señaló que existían otras formas de pastillas de jabón en el
mercado que no presentaban estas características distintivas y, por lo tanto, estas
6
Sentencia de 8 de abril de 2003 en los Asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01 Linde y otros RTJCE
2003, I-3161.
7
Asunto T-122/99 Procter & Gamble/OAMI RTJCE 2000, II-265.
Sesión de trabajo:
1.2
características no podían ser el resultado de la naturaleza del producto. ¿Supone esto un
planteamiento considerablemente diferente de aquél relacionado con el criterio de necesidad
relativo a las características técnicas según el artículo 3, apartado 1, letra e)? En caso
afirmativo, ¿son compatibles ambos planteamientos?
Por último, quisiera formular algunas observaciones en relación con el potencial de las
marcas tridimensionales para mostrar los atributos necesarios del carácter distintivo. A este
respecto, hay dos cosas que saltan a la vista. En primer lugar, el Tribunal de Primera
Instancia y, posteriormente, el Tribunal de Justicia, han confirmado que, desde el punto de
vista de su contenido, el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC o el artículo 3, apartado 1,
letra b) de la Directiva, aplican los mismos criterios para evaluar el carácter distintivo de las
marcas tridimensionales que aquéllos aplicables a otras categorías de marcas. Este es el
planteamiento adoptado en septiembre de 2001 en el asunto Procter & Gamble, el segundo
asunto relacionado con una pastilla de jabón8, y confirmado recientemente, en abril de este
año, por el Tribunal de Justicia en el asunto Linde. La segunda observación que cabe
formular en relación con el carácter distintivo es que el mero hecho de que la forma de un
producto pueda tener por lo general otras funciones, además de la de indicar el origen
comercial de un producto, no impide el registro de una solicitud. Tal como lo señaló el
Tribunal de Primera Instancia en el asunto Glaverbel, en la medida en que el público
pertinente percibe el signo como una indicación del origen comercial de los productos o
servicios, el hecho de que ese signo cumpla varias funciones simultáneas no influye en la
cuestión del carácter distintivo. Por otro lado, resulta claramente de la jurisprudencia del
Tribunal de Primera Instancia y, más recientemente, de la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia, que el hecho de que se trate de marcas tridimensionales a diferencia de las marcas
bidimensionales repercutirá en la práctica en la determinación del carácter distintivo por
varios motivos. Tal como lo señaló el Tribunal de Primera Instancia en Procter & Gamble, el
primer asunto relacionado con una pastilla de jabón, la percepción del público interesado no
es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional constituida por una
forma, que en el caso de una marca denominativa, figurativa o tridimensional que no esté
constituida por la forma del producto. Este concepto se desarrolló en mayor medida
recientemente en el segundo asunto relacionado con una pastilla de jabón, al señalarse que,
si bien el público está acostumbrado a percibir, inmediatamente, las marcas denominativas o
gráficas como signos identificadores del origen comercial de los productos, no ocurre
necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto exterior del producto.
El contenido de ambas citas se reprodujo recientemente, casi textualmente, en el asunto
Libertel.
Señor Presidente, dado que el tiempo apremia, creo que me detendré aquí. Sin embargo,
espero que lo dicho hasta ahora contribuya a estimular el debate durante el tiempo del que
aún disponemos.
8
Asunto T-129/00 Procter & Gamble/OAMI RTJCE 2001, II-2793.
Sesión de trabajo:
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