contrato de licencia de software

Educación Continuada
CONTRATOS SOBRE
PROPIEDAD
INTELECTUAL
POR: JOSÉ LUIS REYES V.
BOGOTÁ, AGOSTO 2 DE 2013
OBJETIVOS
• DEMOSTRAR QUE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL TRASCIENDE EL
RESTRINGIDO CONCEPTO DEL “DERECHO
DE EXCLUSIVA”.
• INTRODUCIR LOS CONTRATOS
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD
INTELECTUAL Y LA TECNOLOGÍA EN
GENERAL, EN ESPECIAL LOS CONTRATOS
DE LICENCIA Y CESIÓN.
• PASAR REVISTA A ALGUNAS CLÁUSULAS
MÁS FRECUENTES PARA ESTE TIPO DE
CONTRATOS.
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TECNOLOGÍA ≠ PROPIEDAD
INTELECTUAL
• TECNOLOGÍA: CONJUNTO DE
CONOCIMIENTOS APLICADOS PARA LA
PRODUCCIÓN DE BIENES O LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS. TAMBIÉN ”EL USO PRÁCTICO
DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA”.
• DPIs: BIENES INMATERIALES,
CONSISTENTES EN DERECHOS
TEMPORALES DE EXCLUSIVA,
RECONOCIDOS O CONCEDIDOS POR EL
ESTADO A CIERTAS CREACIONES
INTELECTUALES.
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TECNOLOGÍA ≠ PROPIEDAD
INTELECTUAL (Cont.)
• TECNOLOGÍA PUEDE SER LIBRE O
PROTEGIDA.
• NO TODOS LOS DPI SON DE CARÁCTER
TECNOLÓGICO (V.GR., SIGNOS DISTINTIVOS).
• NO TODA LA TECNOLOGÍA ES PROTEGIBLE
COMO DERECHO DE PI (POR EJ.
TECNOLOGÍA LIBRE; CIERTOS SECRETOS
EMPRESARIALES).
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A PROPÓSITO DE LOS
SECRETOS EMPRESARIALES
• REFIEREN A INFORMACIÓN NO DIVULGADA QUE
UNA PERSONA LEGÍTIMAMENTE DETENTE, QUE
PUEDA USARSE EN CUALQUIER ACTIVIDAD
INDUSTRIAL O COMERCIAL, EN TANTO SEA:
– SECRETA;
– TENGA UN VALOR ACTUAL POR SER SECRETA;
– HAYA SIDO OBJETO DE MEDIDAS RAZONABLES
PARA MANTENERLA EN RESERVA (ELEMENTO
SUBJETIVO)
• LA PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL SE
MANTIENE, EN TANTO SE CONSERVEN LOS
REQUISITOS DE PROTECCIÓN MENCIONADOS.
• LOS SECRETOS EMPRESARIALES SON
SUSCEPTIBLES DE SER LICENCIADOS O CEDIDOS.
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MODALIDADES
CONTRACTUALES DPI y SEs.
• CONTRATOS DE
LICENCIAMIENTO.
• CONTRATOS DE CESIÓN DE
DERECHOS DE PI o DE
SECRETOS EMPRESARIALES.
• CONTRATOS DE SERVICIOS
PARA REALIZAR DESARROLLOS
TECNOLÓGICOS.
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LICENCIA JURÍDICAMENTE
• EN GENERAL  PERMISO PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD QUE
DE LO CONTRARIO SERÍA CONTRARIA A DERECHO.
• EN PI.  PERMISO OTORGADO POR EL TITULAR O EL
SOLICITANTE DE UN DPI O EL DETENTADOR DE UN SECRETO
EMPRESARIAL O DE UN CONJUNTO DE UNOS y/u OTROS, A UN
TERCERO, PARA QUE ÉSTE PUEDA EXPLOTAR TODAS O
ALGUNAS DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS, POR
UN PERÍODO ESPECÍFICO Y DENTRO DE UN TERRITORIO O
TERRITORIOS DETERMINADOS.
• LA LICENCIA CONSTITUYE, EN CONSECUENCIA, UNA
EXCEPCIÓN A LA EXCLUSIVA DEL DERECHO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL O AL MONOPOLIO DE HECHO (CONSTITUIDO
ALREDEDOR DEL SECRETO EMPRESARIAL).
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ESPECIES DE LICENCIAS
(PEDRO DE MIGUEL ASENSIO)
• SIMPLES: SE REFIEREN A UN SOLO
TIPO DE BIENES INMATERIALES (P.
INTELECTUAL o KNOW-HOW).
• MIXTAS: CUBREN DIFERENTES
DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL. (EJ.: CONTRATO DE
FRANQUICIA).
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ESPECIES DE LICENCIAS
(CONTINUACIÓN)
• RECÍPROCAS (CRUZADAS): EL
LICENCIANTE FACULTA AL LICENCIATARIO
A EXPLOTAR UN DPI A CAMBIO DE LA
CONCESIÓN POR PARTE DE ÉSTE, DE
OTRA U OTRAS LICENCIAS.
• INCLUIDAS EN OTRO TIPO DE
CONTRATOS: FORMAN PARTE, NO
NECESARIAMENTE PRINCIPAL DE CIERTOS
CONTRATOS, V.GR., DE INGENIERÍA, JV,
LLAVE EN MANO, ETC.
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ESPECIES DE LICENCIAS
(SEGÚN SU VOLUNTARIEDAD)
• CONTRACTUALES: CONSECUENCIA
DE UN ACUERDO DE VOLUNTADES
DE LICENCIANTE Y LICENCIATARIO.
• OBLIGATORIAS: IMPUESTAS AL
TITULAR DE UNA PATENTE DE
INVENCIÓN O DE MODELO DE
UTILIDAD POR LA OFICINA ESTATAL
COMPETENTE (ACTO SOBERANO EN
CONTRA DE LA VOLUNTAD DEL
TITULAR DEL DERECHO). LA
EXPLOTACIÓN POR EL TERCERO NO
ES VIOLATORIO DE LA EXCLUSIVA
OTORGADA.
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LICENCIAS SEGÚN SU ÁMBITO
• SEGÚN SUS LÍMITES TERRITORIALES:
– LICENCIA TOTAL.
– LICENCIA PARCIAL.
• SEGÚN SUS LÍMITES CUALITATIVOS:
– DE FABRICACIÓN.
– DE COMERCIALIZACIÓN.
– DE EXPORTACIÓN.
PARA PATENTES, SE PRESUME TOTAL, ARTs. 556 Y 557 C.Co.)
• EN ATENCIÓN A SU INDIVIDUALIDAD:
–
–
–
–
ÚNICAS (RIESGO POR COMPETIR CON LICENCIANTE)
EXCLUSIVAS.
NO EXCLUSIVAS (LAS PRESUME LA LEY - ART. 556, 1º C.Co.)
EXCLUSIVIDAD O NO EXCLUSIVIDAD TRANSICIONAL.
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LICENCIAS SEGÚN SU OBJETO
SU OBJETO PUEDE REFERIRSE A:
• CREACIONES INTELECTUALES O INDUSTRIALES
PROTEGIDAS CON DERECHOS DE EXCLUSIVA.
• BIENES INMATERIALES NO PROTEGIDOS CON
DERECHOS EXCLUSIVOS.
– SOLICITUDES DE DERECHOS EN TRÁMITE ANTE
LA OFICINA COMPETENTE.
– KNOW HOW.
• ESQUEMAS MIXTOS: IMPLICAN
SIMULTÁNEAMENTE EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS SOBRE DERECHOS EXCLUSIVOS Y
NO EXCLUSIVOS.
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SUJETOS DEL CONTRATO
DE LICENCIA
• LICENCIANTE O LICENCIADOR:
TITULAR y/o SOLICITANTE DEL (DE
LOS) DERECHO(S) DE EXCLUSIVA y/o
POSEEDOR DE UN MONOPOLIO DE
HECHO (E.G., KNOW-HOW) QUE
AUTORIZA SU EXPLOTACIÓN A UN
TERCERO.
• LICENCIATARIO O LICENCIADO:
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE
EXPLOTA UN DERECHO EXCLUSIVO
CONCEDIDO O EN TRÁMITE y/o UN
MONOPOLIO DE HECHO POR
AUTORIZACIÓN DE SU TITULAR,
SOLICITANTE O POSEEDOR.
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CARACTERÍSTICAS
JURÍDICAS
•
MERCANTIL.
•
¿TÍPICO O NOMINADO? (ARTS. 57, 106, 162, 264 DECISIÓN 486).
•
CONSENSUAL (NO CONFUNDIR REQUISITOS DE EFICACIA CON
REQUISITOS DE OPONIBILIDAD).
ONEROSO.
•
•
CONMUTATIVO (¿QUÉ PASA EN LAS LICENCIAS DE SOLICITUDES DE
PI EN TRÁMITE?
•
TRACTO SUCESIVO.
•
DE LIBRE NEGOCIACIÓN (NO ADHESIVO).)
•
INTUITU PERSONAE.
•
DE COLABORACIÓN, NO ASOCIATIVO.
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ALTERNATIVAS DE PAGO POR LA
LICENCIA
• SUMA FIJA PREDEFINIDA (PAID UP LICENSE) 
UTILIZADA EN DERECHOS A PUNTO DE EXPIRAR
O POR SIMPLIFICACIÓN CONTABLE.
– A MODO DE DERECHO DE ENTRADA o
ENTRANCE FEE.
– PAGADA EN INSTALAMENTOS.
• ROYALTY O REGALÍA  SUMA PERIÓDICA
PAGADA AL LICENCIANTE COMO RETRIBUCIÓN
POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS ACTIVOS
LICENCIADOS.
• REMUNERACIÓN MIXTA.
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DEFINICIÓN DEL MONTO DEL
ROYALTY
• BASE: SUELE ESTABLECERSE EN FUNCIÓN DE LAS
VENTAS NETAS, PERO PUEDE HABER OTROS
CRITERIOS (VENTAS BRUTAS, UTILIDADES, ETC.)
• TASA: SU MONTOS VARÍAN EN FUNCIÓN DE
INNUMERABLES CIRCUNSTANCIAS (TIPO DE
DERECHOS CONCEDIDOS, RAMO INDUSTRIAL, FECHA
DE EXPIRACIÓN DE LOS DPI, EXCLUSIVIDAD,
TERRITORIO, COMPETIDORES ACTUALES O
POTENCIALES FACULTAD O NO DE SUBLICENCIAR,
ETC.
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DEFINICIÓN DEL MONTO DEL
ROYALTY (II)
• EN DUDA, TASA SUELE ESTABLECERSE ENTRE
UN 5% Y UN 10% DE ROYALTY MENSUAL.
• PUEDE ESTABLECERSE UN ROYALTY MÍNIMO Y
VARIARSE EL MISMO (HACIA ARRIBA O HACIA
ABAJO) EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS.
• LICENCIATARIO DEBE PROCURAR
ESTIPULACIÓN MFL y EVITAR MÍNIMO
GARANTIZADO, AL MENOS AL COMIENZO.
• GIROS AL EXTERIOR: BASE (100% DEL VALOR
A GIRAR)* y TARIFA (33%) DE RETEFUENTE EN
GIROS DE ROYALTIES AL EXTERIOR.
* SALVO LICENCIAS DE SOFTWARE  BG= 80%
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ASIGNACIÓN TERRITORIAL
• ELEMENTO ESENCIAL Y SENSIBLE DEL CONTRATO
DE LICENCIA.
• DEBE DEFINIRSE CON PRECISIÓN.
• LA REMUNERACIÓN VARÍA SI EXISTE
EXCLUSIVIDAD PARA EL LICENCIATARIO EN EL
(LOS) TERRITORIO(S) O SI LA LICENCIA ES ÚNICA.
• LEY COLOMBIANA NO PRESUME EXCLUSIVIDAD
TERRITORIAL A FAVOR DEL LICENCIATARIO, NI
FACULTADES DE OTORGAR SUBLICENCIAS (ART.
556, NUMS. 1º y 3º C.Co.)
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PLAZO DEL CONTRATO
• CONTRATO DE LICENCIA ES DE TRACTO SUCESIVO.
• PERO, SU EXTENSIÓN DEPENDERÁ DE LAS
NECESIDADES DE LAS PARTES (E.G., RECUPERACIÓN
DE INVERSIONES o PUNTO DE EQUILIBRIO).
• EN LICENCIAS SIMPLES, PLAZO PUEDE SER MENOR
QUE EL DE VIGENCIA DEL DERECHO ÚNICO, AUNQUE
NO MAYOR, A MENOS QUE EL TÍTULO SEA RENOVABLE
A LA EXPIRACIÓN (E.G., MARCAS) O QUE NO EXPIRE
(SE).
• LICENCIAS DE SOFTWARE PUEDEN SER A
PERPETUIDAD.
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DETERMINACIÓN DEL OBJETO
• DEBEN ESPECIFICARSE CON
PRECISIÓN EL DERECHO A LICENCIAR
(V.GR., PATENTE #, MARCA XXX,
SECRETO YYY, ETC.) Y LAS
ATRIBUCIONES OTORGADAS.
• TRATÁNDOSE DE LICENCIAMIENTO DE
VARIOS DERECHOS (LICENCIA
COMPLEJA) SE SUGIERE
PRECISARLOS EN UN ANEXO.
• ESTABLECER SI LA LICENCIA INCLUYE
ASISTENCIA TÉCNICA (OJO CON LAS
IMPLICACIONES FISCALES).
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ASPECTOS PRINCIPALES DEL
CONTRATO DE LICENCIA
• OTORGAMIENTO. OJO IDENTIFICAR
DERECHOS CONFERIDOS Y
ATRIBUCIONES.
• EXCLUSIVIDAD Y SUBLICENCIAS.
• ÁMBITO TERRITORIAL.
• REMUNERACIÓN (FEE, ROYALTIES,
ASISTENCIA. TÉCNICA) / MÍNIMOS
GARANTIZADOS, CONTROL DE
OPERACIONES E INGRESOS.
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OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE
• ABSTENERSE DE EJERCER SU DERECHO DE
EXCLUSIÓN FRENTE AL LICENCIATARIO.
• REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES A SU ALCANCE
PARA PERMITIR LA EXPLOTACIÓN DEL BIEN O
BIENES LICENCIADOS POR EL LICENCIATARIO
(PERSEGUIR TURBACIONES, MANTENER VIGENTES
LOS DERECHOS / PROSEGUIR LOS TRÁMITES
RESPECTIVOS, ETC.
• PROVEER ASISTENCIA TÉCNICA AL LICENCIATARIO,
CUANDO ELLO SE REQUIERA.
• RESPONDER POR PERJUICIOS CAUSADOS AL
LICENCIATARIO Y A TERCEROS.
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OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO
• EXPLOTAR LA LICENCIA.
• PAGAR LAS CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS
ACORDADAS /PERMITIR AUDITORÍAS.
• Obligación de NO DIVULGACIÓN. (CUANDO APLIQUE).
• OBLIGACIÓN DE NO COMPETENCIA.
• OBLIGACIÓN DE NO CESIÓN (INTUITU PERSONAE).
• INFORME SOBRE TURBACIONES DE QUE LOS DERECHOS
SEAN OBJETO.
• AJUSTAR PRODUCTOS O SERVICIOS A ESTÁNDARES DE
CALIDAD PREESTABLECIDOS.
• COMUNICAR MEJORAS INTRODUCIDAS A LA(S)
TECNOLOGÍA(S) LICENCIADA(S). OJO  ≠GRANT BACK.
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ASPECTOS PRINCIPALES DEL
CONTRATO DE LICENCIA (II)
• ASISTENCIA TÉCNICA Y/O
COMERCIAL.
• CONTROLES DE CALIDAD Y
RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.
• DURACIÓN Y CAUSALES DE
TERMINACIÓN ANTICIPADA.
• MISCELÁNEOS.
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CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE
• “EL TITULAR DE LOS DERECHOS EXCLUSIVOS
(LICENCIANTE) AUTORIZA EL USO DE UN PROGRAMA
DE COMPUTADOR A UN TERCERO (LICENCIATARIO)
A CAMBIO DE UN PRECIO, SOMETIENDO EL USO A
PRECISOS TÉRMINOS Y CONDICIONES…..” MARCELA
CASTRO DE CIFUENTES)
• SEGÚN LA AUTORA:
– LOS TÉRMINOS DE LA LICENCIA DELIMITAN
DERECHOS DEL CESIONARIO.
– LA LICENCIA PUEDE SER TEMPORAL O
PERPETUA.
– NO ES EXCLUSIVA NI SUELE IMPLICAR
TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS.
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CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE
(CONT.)
•
•
SEGÚN DNDA ( Concepto 1-2004-21716 de Diciembre 31 de 2004 ) LA
LICENCIA DEBE ESTABLECER ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES
FACTORES:
– TIEMPO.
– TERRITORIO.
– FORMA SINGULAR DE APROVECHAMIENTO DE LA OBRA Y
DEL MEDIO O SOPORTE PARA SU DIFUSIÓN, PARA EVITAR
QUE POR SU INDETERMINACIÓN SE TORNE EN UNA CESIÓN
DEL DERECHOS.
DERECHOS ESPECIALES DEL LICENCIATARIO:
A) HACER FIJACIÓN DEL PROGRAMA EN LA MEMORIA DEL
COMPUTADOR (ART. 26 DE LA DECISIÓN ANDINA DE 1993).
b) REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD O DE BACK UP (ARTÍCULO 24
LITERAL B) DE LA DECISIÓN ANDINA DE 1993).
c) ADAPTAR EL PROGRAMA PARA SU EXCLUSIVA UTILIZACIÓN
(ARTÍCULO 24 DE LA DECISIÓN ANDINA 351 DE 1993).
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CONTRATO DE CESIÓN DE
DERECHOS
• “…CONSISTE EN LA TRANSMISIÓN POR PARTE DEL
CEDENTE DE LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL, A CAMBIO DE UN PRECIO,
NORMALMENTE EN DINERO.” (PEDRO DE MIGUEL
ASENSIO).
• OBLIGACIONES DEL CEDENTE:
– GARANTIZAR LA VIGENCIA DEL DPI O KNOW HOW
RESPECTIVO.
– TRANSFERIR LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL TERRITORIO O
TERRITORIOS ACORDADOS O BIEN, LA DEL
SECRETO EMPRESARIAL.
• OBLIGACIONES DEL CESIONARIO:
– PAGAR LA CONTRAPRESTACIÓN RESPECTIVA.
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