“Existe una gran dificultad para determinar el daño al prestigio de

Economistes nº 394.2ª Quincena mayo 2010
ENRIQUE GARCÍA-CHAMÓN EXPLICA LAS POSIBILIDADES DE INFRINGIR UNA MARCA REGISTRADA Y LAS
INDEMNIZACIONES QUE PUEDEN RECLAMARSE
“Existe una gran dificultad para determinar el daño al
prestigio de una marca”
Enrique García-Chamón, presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante y del
Tribunal de Marca Comunitaria, impartió en la sede del Colegio la conferencia Efectos de la infracción de la
marca en el ámbito pericial, organizada por el Área de Actuaciones Forenses del COEV. En ella se
analizaron las distintas posibilidades de infringir una marca registrada y las indemnizaciones que pueden
reclamar los empresarios damnificados. Actuó de moderador de la sesión, José Luis Ballester, miembro del
Consejo Directivo del REFor.
La marca se define como signo susceptible de representación gráfica, que sirve para distinguir los productos
o servicios de una empresa de los productos o servicios de otra empresa. Mientras que el nombre comercial
identifica a la empresa, la marca identifica a los productos o servicios. “Las marcas transmiten información,
que en ocasiones denota una determinada calidad del producto o servicio”, comentó García-Chamón.
Además, está asociada a la buena reputación y la fama, y contribuye decisivamente a la función publicitaria
de la empresa. Por su naturaleza, se distingue entre marca denominativa, gráfica, mixta y tridimensional; por
su ámbito de aplicación, puede ser de producto o de servicio; por el nivel de conocimiento, existen las
marcas ordinarias, notorias y renombradas (su protección se extiende a la generalidad de la actividad
económica); por su función, hay marcas ordinarias, colectivas y de garantías; por último, las marcas están
delimitadas por su ámbito territorial. Mientras que las patentes, obras intelectuales y diseños industriales
tienen un límite temporal, el registro de las marcas se puede renovar indefinidamente cada diez años.
La marca nace legalmente al obtener la concesión del registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
La consolidación de la Unión Europea ha llevado a una homogeneización de la legislación sobre la marca en
todos los países miembros, de manera que la protección de la marca se extienda en todo el ámbito geográfico
de la UE. En este sentido, la Directiva 2004/48/CE tiene como finalidad armonizar las legislaciones de los
Estados miembros ante la disparidad que presentan en materia de medidas provisionales, protección de
pruebas y cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, y evitar que los estados menos eficientes en la
protección de estos derechos se conviertan en refugio de los infractores.
El titular sobre la marca tiene el derecho a su utilización exclusiva y el Ius prohibendi: el derecho a impedir
que un tercero utilice, sin autorización, signos idénticos o confundibles para sus productos o servicios. “Es el
derecho de mayor importancia y el que más se vulnera”, afirmó el ponente.
Existen varios tipos de infracción de la marca. La doble identidad se produce cuando un tercero utiliza un
signo idéntico a la marca registrada para idénticos productos o servicios. Sin embargo, las infracciones más
habituales son el riesgo de confusión, que se da cuando el consumidor, al percibir el signo infractor, cree que
la empresa que está detrás de ese producto o servicio es aquella que ha registrado la marca, y el riesgo de
asociación –el consumidor reconoce que no es el mismo producto o servicio, pero cree que está vinculado
económicamente a la empresa que ha registrado la marca–. Para determinar esta infracción se tienen en
cuenta varios factores: que el infractor utilice el signo a título de marca, identificar el público pertinente,
determinar la similitud o disparidad entre la marca registrada y el signo infractor en función del elemento
fonético, el gráfico y el conceptual, la similitud de los productos a los que se aplica el signo infractor, el
grado de conocimiento de la marca registrada y la interdependencia de todos estos factores, que son
compensables entre sí.
Ante una infracción de la marca, el titular de la misma puede exigir el cese de la infracción, la remoción (que
desaparezcan todos los productos, objetos y publicidad del signo infractor), la destrucción de los objetos
ilícitamente identificados con el signo infractor, la difusión de la sentencia y la acción indemnizatoria,
concebida para resarcir al damnificado y disuadir a los infractores.
La indemnización pueden solicitarla el titular de la marca y el licenciatario, siempre que sea exclusivo. De lo
contrario, depende del contrato de licencia o del consentimiento del titular. Si el titular presenta la demanda,
los licenciatarios, que deben estar inscritos en el registro, pueden agregarse al procedimiento por los daños y
perjuicios sufridos. El Tribunal de Marca Comunitaria rechaza la doble indemnización si titular y
licenciatario pertenecen al mismo grupo empresarial.
Existen varios conceptos indemnizables. En primer lugar, las pérdidas sufridas, que incluyen el coste de
oportunidad (horas que el personal ha tenido que dedicar a la gestión del litigio y que de otro modo se
habrían dedicado a actividades productivas de la empresa), los costes de la gestión prejudicial (requerimiento
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notarial del cese y la negociación previa), el envío de circulares a todos los clientes informándoles de la
infracción y los gastos de investigación en que haya incurrido el titular del derecho para obtener pruebas
razonables de la comisión de la infracción.
Respecto a las ganancias dejadas de obtener, la ley establece que el demandante tiene derecho, como mínimo
y sin necesidad de prueba, a percibir el uno por ciento de la cifra de negocio realizada por el infractor con los
productos o servicios ilícitamente marcados. Se puede solicitar una indemnización mayor si se demuestra
que la violación de la marca ha producido daños o perjuicios superiores. “En las demandas se olvidan, a
veces, de que hay que demostrar el daño causado”, expuso el presidente de la Sección Octava de la
Audiencia Provincial de Alicante y Tribunal de Marca Comunitaria. En caso de demostrarse el perjuicio, el
titular de la marca puede elegir entre percibir los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de
la marca si no hubiera tenido lugar la violación, o los beneficios que haya obtenido el infractor como
consecuencia de la violación. Para calcular los beneficios, deberán detraerse de los ingresos brutos,
únicamente los gastos directamente imputables a la fabricación o comercialización del producto, no así de
los gastos generales de la empresa, pues se habría incurrido en ellos en cualquier caso.
Existe un tercer criterio para calcular la indemnización: la regalía hipotética. Es decir, el canon o royalty que
habría percibido el demandante si hubiera otorgado al infractor la licencia de la marca. Esto plantea
problemas cuando la empresa demandante no concede licencias, por lo que hay que efectuar el cálculo
considerando criterios como los datos suministrados por registros públicos, los cánones fijos (de
establecimiento y anual), el canon variable, el ámbito geográfico, el tiempo de la infracción o el número de
productos.
Otra partida indemnizable es el perjuicio causado al prestigio de la marca por una realización defectuosa de
los productos ilícitamente marcados o por una presentación inadecuada de aquella en el mercado. “Existe
una gran dificultad para determinar el daño al prestigio de una marca. Hace falta una base científica para
explicar y valorar este perjuicio”, reconoció García-Chamón. Por su parte, el daño moral, concepto muy
generalizado en el ámbito de la propiedad industrial, alude “a la usurpación del uso exclusivo de la marca.
Es muy similar a lo que ocurre en el ámbito de la expropiación forzosa, en la que no solamente se paga el
valor del bien, sino el de afección”.
La ley establece algunos medios para calcular la indemnización a reclamar al presentar la demanda. Así,
permite, con las diligencias preliminares, solicitar a la empresa demandada la documentación contable,
aduanera, fiscal y bancaria. Además, la falta de colaboración del demandado se puede sancionar. El
demandante también puede pedir una prueba pericial contable para conocer las ganancias dejadas de obtener.
La demanda por infracción de la marca puede presentarse en los cinco primeros años desde que se tuvo
conocimiento de la existencia de la infracción. En cualquier caso, no se pueden fijar los daños y perjuicios
de un periodo superior a cinco años.
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