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IV Encuentro Autoridades Jurisdiccionales
La acción de daños en materia de propiedad
industrial
José Massaguer
Santa Marta, 9 de junio de 2016
Sumario
• Régimen jurídico
• Función y naturaleza (daños normativos)
• Presupuestos
• Contenido económico
• Prueba
• Prescripción
Régimen jurídico
• Directiva 20004/48/CE
• Ley de Patentes, Ley de Marcas, Ley de Diseño Industrial
• Ley de Enjuiciamiento Civil
Artículo 13.1 - Directiva 20004/48/CE
Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte
perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una
actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios
efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.
Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:
a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas
las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos
por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral
causado por la infracción al titular del derecho, o
b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante
una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o
derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad
intelectual en cuestión.
Función y naturaleza (daño normativo)
• principio de indemnidad absoluta y dificultades prácticas
• la reconfiguración de los criterios de determinación de las ganancias perdidas: del beneficio
dejado de obtener a las consecuencias económicas negativas y la suma a tato alzado que
comprende al menos el precio de una licencia
• del daño fonomenológico al daño normativo o abstracto: de la compensación de la pérdida de
ganancia en función del uso concurrente del titular a la reconstrucción del valor del mercado del
derecho infirngido
• de la sola función resarcitoria… al desempeño de funciones de garantía de la integridad del
derecho y prevención de la infracción
• el papel principal de la acción de daños en la protección de la propiedad industrial
Presupuestos
• antijuridicidad
• realidad del daño
–
–
permanencia en el tenor de la norma (“efectivo” / “sufrido”) y necesidad de
acomodar su sentido
daño ex re ipsa: se tiene por probad cuando las cosas hablan por sí mismas,
pero no concurre siempre
• nexo de causalidad
• responsabilidad objetiva y subjetiva
–
–
–
supuestos
circunstancias determinantes de la responsabilidad subjetiva
especial consideración de la utilización de derechos de cobertura
Contenido económico
• regla general
• daños y ganancias dejadas de obtener
• consecuencias económicas negativas
• suma a tanto alzado
Contenido económico
• daños y ganancias dejadas de obtener
• consecuencias económicas negativas
–
–
–
–
beneficio dejado de obtener por el titular
beneficio del infractor
otras consecuencias negativas
daño moral
• suma a tanto alzado
Contenido económico
• consecuencias económicas negativas
–
beneficio dejado de obtener por el titular




–
–
–
previsiblemente si no hubiera tenido lugar la infracción
menor número de ventas y menor cifra de ventas
diferencia entre ingresos (precio menos descuentos, bonificaciones e
impuestos) y costes variables o fijos directamente imputables
piezas o elementos de productos complejos
beneficio del infractor
otras consecuencias negativas
daño moral
Contenido económico
• consecuencias económicas negativas
–
–
beneficio dejado de obtener por el titular
beneficio del infractor



–
–
beneficios derivados de la infracción (atribuibles a la infracción)
diferencia ente ingresos y costes variables y fijos inmediatamente imputables
(de unidades infractoras vendidas)
irrelevancia de los beneficios que habría obtenido el titular
otras consecuencias negativas
daño moral
Contenido económico
• consecuencias económicas negativas
–
–
–
beneficio dejado de obtener por el titular
beneficio del infractor
otras consecuencias negativas




–
gastos de investigación y obtención de pruebas (que no sean costas del
proceso)
asesoramiento y actuaciones precontenciosas
desprestigio de producto o servicio protegido
medidas para reducir impacto de infracción
daño moral



efectos psicológicos (sufrimiento, inquietud, zozobra, aflicción, etc.)
menoscabo de buen nombre del titular
¿satisfacción o desagravio?
Contenido económico
• daño y ganancia dejada de obtener
• consecuencias económicas negativas
• suma a tanto alzado
–
precio de una licencia hipotética



–
–
no es el precio que las partes habrían pactado, sino un precio objetivo por una
explotación que interfiere con los planes del titular
estructura
criterios para su determinación (i) política de licencias del titular, (ii) precios de
mercado, (iii) existencia o no de alternativas, (iv) importancia del derecho infringido,
(v) ventajas particulares, (vi) privación d beneficio
¿daño emergente?
¿daño moral?
Prueba
• prueba previa al procedimiento
–
–
diligencias preliminares
acceso a documentación contable
• prueba en el procedimiento (declarativo / ejecución)
–
–
acceso a documentación contable del demandado
informe pericial en el procedimiento
Prescripción
• plazo quinquenal
• condenas de futuro
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La acción de daños en materia de propiedad
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José Massaguer
Santa Marta, 9 de junio de 2016
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