IV Encuentro Autoridades Jurisdiccionales La acción de daños en materia de propiedad industrial José Massaguer Santa Marta, 9 de junio de 2016 Sumario • Régimen jurídico • Función y naturaleza (daños normativos) • Presupuestos • Contenido económico • Prueba • Prescripción Régimen jurídico • Directiva 20004/48/CE • Ley de Patentes, Ley de Marcas, Ley de Diseño Industrial • Ley de Enjuiciamiento Civil Artículo 13.1 - Directiva 20004/48/CE Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión. Función y naturaleza (daño normativo) • principio de indemnidad absoluta y dificultades prácticas • la reconfiguración de los criterios de determinación de las ganancias perdidas: del beneficio dejado de obtener a las consecuencias económicas negativas y la suma a tato alzado que comprende al menos el precio de una licencia • del daño fonomenológico al daño normativo o abstracto: de la compensación de la pérdida de ganancia en función del uso concurrente del titular a la reconstrucción del valor del mercado del derecho infirngido • de la sola función resarcitoria… al desempeño de funciones de garantía de la integridad del derecho y prevención de la infracción • el papel principal de la acción de daños en la protección de la propiedad industrial Presupuestos • antijuridicidad • realidad del daño – – permanencia en el tenor de la norma (“efectivo” / “sufrido”) y necesidad de acomodar su sentido daño ex re ipsa: se tiene por probad cuando las cosas hablan por sí mismas, pero no concurre siempre • nexo de causalidad • responsabilidad objetiva y subjetiva – – – supuestos circunstancias determinantes de la responsabilidad subjetiva especial consideración de la utilización de derechos de cobertura Contenido económico • regla general • daños y ganancias dejadas de obtener • consecuencias económicas negativas • suma a tanto alzado Contenido económico • daños y ganancias dejadas de obtener • consecuencias económicas negativas – – – – beneficio dejado de obtener por el titular beneficio del infractor otras consecuencias negativas daño moral • suma a tanto alzado Contenido económico • consecuencias económicas negativas – beneficio dejado de obtener por el titular – – – previsiblemente si no hubiera tenido lugar la infracción menor número de ventas y menor cifra de ventas diferencia entre ingresos (precio menos descuentos, bonificaciones e impuestos) y costes variables o fijos directamente imputables piezas o elementos de productos complejos beneficio del infractor otras consecuencias negativas daño moral Contenido económico • consecuencias económicas negativas – – beneficio dejado de obtener por el titular beneficio del infractor – – beneficios derivados de la infracción (atribuibles a la infracción) diferencia ente ingresos y costes variables y fijos inmediatamente imputables (de unidades infractoras vendidas) irrelevancia de los beneficios que habría obtenido el titular otras consecuencias negativas daño moral Contenido económico • consecuencias económicas negativas – – – beneficio dejado de obtener por el titular beneficio del infractor otras consecuencias negativas – gastos de investigación y obtención de pruebas (que no sean costas del proceso) asesoramiento y actuaciones precontenciosas desprestigio de producto o servicio protegido medidas para reducir impacto de infracción daño moral efectos psicológicos (sufrimiento, inquietud, zozobra, aflicción, etc.) menoscabo de buen nombre del titular ¿satisfacción o desagravio? Contenido económico • daño y ganancia dejada de obtener • consecuencias económicas negativas • suma a tanto alzado – precio de una licencia hipotética – – no es el precio que las partes habrían pactado, sino un precio objetivo por una explotación que interfiere con los planes del titular estructura criterios para su determinación (i) política de licencias del titular, (ii) precios de mercado, (iii) existencia o no de alternativas, (iv) importancia del derecho infringido, (v) ventajas particulares, (vi) privación d beneficio ¿daño emergente? ¿daño moral? Prueba • prueba previa al procedimiento – – diligencias preliminares acceso a documentación contable • prueba en el procedimiento (declarativo / ejecución) – – acceso a documentación contable del demandado informe pericial en el procedimiento Prescripción • plazo quinquenal • condenas de futuro IV Encuentro Autoridades Jurisdiccionales La acción de daños en materia de propiedad industrial José Massaguer Santa Marta, 9 de junio de 2016