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Contratos preparatorios
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FACTSHEET
CUESTIONES
IMPORTANTES
01
¿Qué son los contratos preparatorios?
02
03
Enlaces relacionados e información adicional
04
En el campo de la negociación, la primera regla es “quien
primero habla pierde”. Sin embargo, en materia de Derechos
de Propiedad Intelectual (DPI), resulta inevitable dialogar
para llevar a cabo dichas negociaciones (aunque el silencio
sea la manera más efectiva de proteger una idea).
Existen mecanismos jurídicos sumamente útiles para proteger los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) durante las
primeras etapas de la negociación. Estos métodos permiten
que las PYMEs superen su miedo a compartir información y
les confieren normalmente una fiabilidad mayor. Hablamos
de los contratos preparatorios.
Tipos de contratos preparatorios
Acuerdos de confidencialidad
Memorandos de acuerdo
Acuerdos sobre consultorías
Glosario
01
Qué son los contratos
preparatorios?
——
¿Qué son los contratos preparatorios?
Tipos de contratos preparatorios
Enlaces relacionados e información adicional
Glosario
Los contratos preparatorios son un tipo de contrato que se
firma generalmente entre las partes antes de concluir el
contrato definitivo. Se trata de un instrumento que facilita
la redacción, revisión y negociación de los términos y
condiciones del futuro contrato definitivo, que puede
ser, por ejemplo, una licencia o un acuerdo de colaboración.
Créditos: Juli. Fotografía bajo
Licencia Creative Commons (CC BY-NC-ND
© 2014 Mercosur IPR SME Helpdesk - A project
funded by the European Commission DirectorateGeneral Enterprise and Industry under the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)
Pueden resultar de ayuda cuando las PYME necesitan
compartir información confidencial con un tercero para
realizar actividades comerciales o para verificar la voluntad real de la otra parte de llevar a cabo el negocio. Si se
dan las condiciones necesarias, se puede llegar a firmar
el contrato definitivo.
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Mercosur IPR SME Helpdesk Contratos preparatorios
Huelga decir que la mayoría de las instituciones y
empresas de la región del Mercosur y Chile operan bajo este tipo de contratos. Sin embargo, habida cuenta de que cada país tiene sus propias
peculiaridades, se han de tener muy en cuenta los
reglamentos nacionales en la materia.
En vista de lo anterior, siempre es clave contar
con un buen asesoramiento por parte de profesionales con experiencia en la legislación local y,
en particular, en materia de Propiedad Industrial e
Intelectual (PI), así como en contratos de transferencia y explotación de PI.
02
Tipos de contratos
prepatarotios
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¿Qué son los contratos preparatorios?
Tipos de contratos preparatorios
Enlaces relacionados e información adicional
Glosario
Como se ha mencionado previamente, no existe
un reglamento nacional específico en la materia en
MERCOSUR y Chile; en consecuencia, estos contratos quedan sometidos a las disposiciones generales del derecho civil y comercial, que sirven como
directriz para las PYMEs. Los ‘contratos preparatorios’ más habituales son los que se describen a
continuación:
Créditos: Thinkpanama. Fotografía bajo
Licencia Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.0)
a. Acuerdos de Confidencialidad
Un acuerdo de confidencialidad –también conocido como acuerdo de secreto o de no divulgación
(NDA)- es un tipo de contrato en el que las partes
signatarias se comprometen a no divulgar determinada información, excepto en las condiciones
estipuladas en el contrato.
Un acuerdo de confidencialidad:
1. Evita que la información técnica o comercial delicada sea divulgada a terceros
2. Evita Explicita la falsificación de derechos de
patente valiosos
3. exactamente el tipo de información que se puede divulgar y el que no
L os acuerdos de confidencialidad son muy importantes, puesto que se utilizan normalmente para
proteger secretos industriales, es decir, toda información comercial o industrial confidencial que
dota a una empresa de una ventaja competitiva.
Ello no excluye que, por estrategia comercial o por
otro motivo, las empresas puedan decidir proteger
a través de un acuerdo de confidencialidad cualquier otra información delicada que consideren
relevante no divulgar.
Ej.: Una PYME que busque inversores en Brasil
puede verse obligada a divulgar cierta información delicada que ponga en peligro su solicitud de
patente. Un acuerdo de confidencialidad es una
herramienta perfecta para evitar sorpresas inesperadas.
“
Los acuerdos de confidencialidad se suelen utilizar para proteger la información confidencial que constituye un secreto
industrial para la empresa.
“
Los contratos preparatorios
ayudan a garantizar que los
contratos definitivos previstos
cumplan con las condiciones
previamente establecidas por
ambas partes
“
“
La redacción de este tipo de acuerdos puede ser
cara y dificultosa, pero la situación puede empeorar aún más si no se realiza de manera adecuada. Por este motivo, siempre se recomienda contar con el asesoramiento de un experto. En todo
caso, hay algunas disposiciones específicas que
es necesario incluir en el contrato para asegurar
una protección eficaz.
CONSEJOS Y ALERTAS
Se pueden encontrar fácilmente multitud
de modelos de acuerdos de confidencialidad en internet que pueden servir como
referencia. Sin embargo, no deben ser
usados nunca sin una revisión jurídica
previa.
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Contratos preparatorios Mercosur IPR SME Helpdesk
CLÁUSULAS IMPORTANTES
+ Detallar la identidad de las partes. En caso de personas jurídicas, es obligatorio designar a un representante.
Se puede especificar qué personas tendrán acceso a la
información.
+ Fijar qué se considera como “información confidencial” (es decir, información, datos, registros, opiniones…). En este sentido, debe hacerse una referencia general y clara a la materia protegida que abarque todo el
conocimiento relevante para la empresa.
También es aconsejable explicitar el motivo por el cual se
entrega a la otra parte la información secreta. Esta información es crucial y debe ser indicada correctamente, ya
que fijará el ámbito de uso de la información permitido.
Además, la inclusión de una lista de términos en el contrato ayuda a evitar malentendidos en la interpretación de
éste.
CONSEJOS Y ALERTAS
Como es obvio, durante las reuniones se
comparte mucha información de manera oral. Es recomendable incluir alguna
cláusula que indiquen como proceder en
estos casos.
Una buena alternativa es registrar la información por escrito y adjuntar el documento resultante como un anexo del contrato
de confidencialidad. Si no fuese posible
hacerlo inmediatamente, las partes pueden convenir que se lleve a cabo en un
máximo de 15-30 días.
+ Indicar cuál será el uso de la información permitido,
así como el plazo y las obligaciones de la parte receptora.
+ Establecer excepciones. No procede la imposición de
sanciones en aquellos casos en que la información es de
uso público o la otra parte puede probar que accedió a
la información por otros medios o ya la conocía antes de
firmar el contrato.
+ Documentación. Todos los archivos que corran el riesgo de ser compartidos con terceros deberán ser destruidos o devueltos a su propietario.
+ Plazo. No se puede estar en posesión de un secreto
indefinidamente. Las diferentes legislaciones nacionales
imponen la duración máxima del derecho (por ejemplo, 5
años desde la firma del contrato).
+ Responsabilidad. Establecimiento de sanciones en
caso de incumplimiento de las obligaciones. Dichas sanciones son importantes para asegurar que se cumplan las
3
obligaciones de secreto y de no divulgación; sin embargo, se recomienda recurrir a un servicio local de asesoramiento legal, ya que la legislación y jurisprudencia varía
enormemente de un país a otro.
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Cuando las partes son de diferentes países, es de suma
importancia fijar la legislación y la jurisdicción aplicable en
caso de controversias.
En cuanto a la legislación, es recomendable hacer aplicable la legislación de nuestro país, o el de un país que
resulte “neutro”. En materia de jurisdicción, se puede recurrir a Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos.
Tanto el arbitraje como la mediación son métodos efectivo
(y barato) para resolver el conflicto. Por otro lado, las partes pueden someter el conflicto al conocimiento y decisión
de los Tribunales de Justicia del país de su preferencia.
b. Memorandum of understanding
También conocido como “carta de intenciones”, se trata
de un contrato preparatorio en cuya virtud las partes declaran su interés en celebrar algún contrato de carácter
definitivo en el futuro, por ejemplo, una cesión o una licencia de sus derechos de PI.
Un buen MoU le proporcionará un marco antes de concluir el contrato para que se desarrollen las negociaciones sobre los acuerdos de confidencialidad y le permitirá
establecer cómo terminarán las negociaciones, independientemente de si el acuerdo de confidencialidad se firma
finalmente o si las partes deciden no firmarlo, también le
permite obtener más información sobre la otra parte.
Además, un MoU se percibe normalmente como un documento menos agresivo que otras modalidades como el
Acuerdo de confidencialidad, por lo que firmar ese documento es una forma de mostrar buena fe por ambas
partes.
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Mercosur IPR SME Helpdesk Contratos preparatorios
Éste no confiere ningún derecho sustancial, por tanto, se
recomienda redactar y firmar un acuerdo real (licencia detallada) tras el plazo establecido.
Identidad de las partes
+
Finalidad
+
Alcance del derecho
+
Condiciones y disposiciones
Están relacionados generalmente con el apoyo y asesoramiento prestados por un consultor (una persona individual o una empresa) en diferentes ámbitos.
Por ejemplo, planear la adquisición de una determinada
tecnología, diseñar una nueva planta para una empresa,
preparar licitaciones para la construcción de un nuevo
edificio, fábrica o equipo; intentar mejorar una tecnología
existente u otras actividades en las que puede precisarse
el asesoramiento de un experto con conocimientos técnicos pertinentes.
“
Es recomendable incluir una cláusula de confidencialidad
relativa a la información delicada que pudiera intercambiarse.
Los memorandos de entendimiento preparan el terreno para
llegar a un acuerdo sin tratarse
de un verdadero contrato
“
“
Las PYME pueden usarlos, por ejemplo, para evaluar la
posibilidad de conceder una licencia sobre sus derechos
de PI. De esta manera, las PYME sólo se comprometen
a evaluar la posibilidad de firmar un contrato de licencia y
sus condiciones.
Los contratos de consultorías
son un instrumento estratégico
para que las PYME desarrollen
su plan comercial en
MERCOSUR y Chile.
“
+
c. Acuerdo de consultoría
En consecuencia, ofrecen a las PYMES un asesoramiento apropiado para todo tipo de operación que hayan de
realizar, ya sea en el sector de la PI o en cualquier otro
ámbito de interés en el que se pueda necesitar de la asistencia de un consultor experto en el tema, con seguridad
y confidencialidad.
03
Enlaces relacionados e
información adicional
Ejemplo
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
“(…) Ambas partes acuerdan entablar en un futuro negociaciones de forma expeditiva y de buena
fe, y concluir uno o más acuerdos formales (colectivamente, el “Contrato en Formato Extenso”)
que incluyan los términos y condiciones que se
especifican en el presente documento, al igual
que otros términos que se especificaran en acuerdos consuetudinarios para transacciones de este
tipo. Sin embargo, hasta que las partes concluyan
el Contrato en Formato Extenso (o que el presente Memorando de acuerdo finalice con arreglo a
los términos del mismo), el Memorando de acuerdo, otorgado y firmado por ambas partes, será un
acuerdo vinculante entre éstas y no podrá ser enmendado ni complementado salvo en un escrito
formalizado conjuntamente por las partes.”
Source: U.S. Security and Exchange Commission
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¿Qué son los contratos preparatorios?
Tipos de contratos preparatorios
Enlaces relacionados e información adicional
Glosario
Para más información sobre el uso de licencias en Chile,
Brasil y el resto de países del MERCOSUR, visite nuestra
página web: www.mercosur-iprhelpdesk.eu
Enlaces y documentos importantes al respecto:
Guía sobre acuerdos de licencia de tecnologías de la
OMPI: www.goo.gl/c8CxL2
Las directrices del INAPI para la identificación, protec!
ción, evaluación y comercialización
de los Derechos de
Propiedad Intelectual chilenos. Disponibles en: www.goo.
gl/4Bi7uH
Modelo de acuerdo de confidencialidad de la OMPI: www.
goo.gl/FEFX3N
Para más información sobre secretos comerciales en Chile, acuda aquí.
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Mercosur IPR SME Helpdesk Contratos preparatorios
04
árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una
decisión sobre la controversia que es obligatoria para las
partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar
de acudir ante los tribunales. Se basa en el consenso,
la neutralidad y la confidencialidad. Las partes eligen al
árbitro, cuya decisión es definitiva y fácil de ejecutar.
Glosario
——
Fuente: WIPO
¿Qué son los contratos preparatorios?
Tipos de contratos preparatorios
Enlaces relacionados e información adicional
Glosario
Secreto comercial: De manera general, puede considerarse secreto comercial toda información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva. Los secretos comerciales abarcan los secretos
industriales o de fabricación y los secretos comerciales.
La utilización no autorizada de dicha información por personas distintas del titular se considera práctica desleal y
violación del secreto comercial. Dependiendo del sistema
jurídico, la protección de los secretos comerciales forma
parte del concepto general de protección contra la competencia desleal o se basa en disposiciones específicas
o jurisprudenciales sobre la protección de la información
confidencial.
Fuente: WIPO
Mediación: En un procedimiento de mediación, un tercero
neutral, el mediador, ayuda a las partes a solucionar su
controversia de manera mutuamente satisfactoria. Cualquier acuerdo al que lleguen las partes se formaliza en
un contrato. La experiencia muestra que los litigios en
materia de propiedad intelectual suelen culminar en un
acuerdo. La mediación es un modo eficaz y económico
de alcanzar ese resultado manteniendo, y en ocasiones
mejorando, la relación entre las partes.
Se trata de un procedimiento no vinculante, controlado
por las partes, confidencial y basado en los intereses de
las partes.
Fuente: WIPO
Estos son sólo algunos de los términos que podrá encontrar en nuestra sección “Glosario”. Visite la página web
del Mercosur IPR SME Helpdesk para más información.
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Arbitraje: El arbitraje es un procedimiento por el cual se
somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un
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no se acepta ninguna responsabilidad sobre cualquier acción emprendida en base a sus
servicios. Antes de tomar acciones específicas en relación a la protección o defensa de los
derechos de PI, se aconseja a todos los usuarios buscar asesoramiento independiente.