ORGANIZACION MVNDlAL DE LA PROPIEDAD

s
OMPIIACAD/HAV/OO/2(ii)
OMPI
ORIGINAL: Espafiol
FECHA: Abril de 2000
ORGANIZACION MVNDlAL DE LA PROPIEDAD INTELECTVAL
GINEBRA
ACADEMIA DE LA OMPI SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
La Habana, 17 a 21 de abril de 2000
LA PROTECCION DE LAS PATENTES
Documento preparado por el Lie. Rolando M Hernandez Vigaud, Ll.M, Vicedirector
General de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) de la Republica de Cuba
n:\orglac\shared\roca\cuba\2000\academia\d2(ii).doc
OMPIIACADIHAV/00/2(ii)
pagina 2
1-
i,QUEESUNAPATENTE?
oI. Multiples definiciones se pueden obtener del termino patente. Sin embargo, y en aras de
la brevedad, nos alejaremos por un momenta del debate te6rico y diremos que una patente es
un derecho concedido a una persona para la explotaci6n en exclusiva de un invento durante un
periodo detenninado de tiempo. El Diccionario Juridico Espasa' define a las patentes de la
siguiente forma:
"Se denomina patente al titulo expedido por el Estado reconociendo a Javor de
determinada persona el derecho exclusivo de emplear y utilizar en la industria por
cierto tiempo una determinada invencion y dar al comercio 0 poner en venta los
objetos fabricados con arreglo a ella."
02. Pero (,que es un invento? Se considera como tal de forma general a una soluci6n tecnica
que resuelve un problema concreto. EI mismo Diccionario Juridico Espasa' define ala
invencion al sefialar:
"es la nueva soluci6n de un problema tecnico apta para concretarse en reaIizaciones
utiles en el campo industrial 0 mercantil."
03. Para que las invenciones se registren como patentes, la mayoria de las legislaciones
exigen el cumplimiento de ciertos requisites, que varian en funci6n del pais, pero que se
pueden resumir en cinco:
-+
La novedad, entendida en el sentido mundial, 0 10 que es 10 mismo, que la invenci6n
que se pretende proteger no haya sido divulgada de ninguna forma antes de la fecha de
presentacion de la solicitud (que no forme parte del estado de la tecnica),
-+
La actividad inventiva, tambien denominada "no-obviedad", formulada en el orden de
que la invenci6n que se pretende registrar no resulte facilrnente deducible del estado
de la tecnica, resultando de hecho en un saIto cualitativo en el nivel de conocimientos
existentes en el momento de la protecci6n.
-+
La aplicabilidad industrial, mejor descrita como utilidad de la invencion, y concebida
en el sentido amplio de la posibilidad de utilizar la invenci6n.
-+
La suficiencia de la descripciorr', que aI decir del Acuerdo sobre los Aspectos de la
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPICt
Diccionario Juridico Espasa. Fundaci6n Tomas Mora. Madrid, 1991. Pagina 728.
Ob. Cit., pagina 728.
3 DURAN MOYA plantea:
"... el sistema de Patentes sefundamenta en un equilibrio de intereses entre el solicitante de la
Patente, que desea proteger su invencion, y los terceros que tienen derecho a obtener
informacion sobre la invencion patentada.
El sistema de Patentes otorga pues una proteccion temporal en exclusiva al inventor a cambio de la
divulgacion de la invencion, recayendo dicha proteccion sobre 10 que se divulga, y
sanciondndose con fapena maxima que puede recaer sobre una Patente, con su nulidad, fa
insuficiencia en fa divulgacion, comunmente denominada insuficiencia de descripcion. "
I
2
[Sigue Ia nota en Ja pagina siguiente]
OMPVACADIHAV /OOI2(ii)
pagina 3
"Los Miembros exigiran al solicitante de una patente que divulgue la invencion
de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas
en la tecnica de que se trate puedan llevar a efecto la invencion, y podran exigir
que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invencion que
conozca el inventor en la fecha de la presentacion de la solicitud 0, si se
reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud."
-+
La posibilidad de proteger la invencion ("posibilidad de patentar"), segun la rama de la
tecnica a la que pertenezca, y a 10 establecido en cada legislacion nacional. Aunque el
Acuerdo sobre los ADPIC sienta el principio general de que "las patentes podran
obtenerse para todas las invenciones'", mas adelante en su propio texto incluye ciertas
exclusiones generales'' y especificas7 a la patentabilidad.
04. Las invenciones surgen por 10 general de la investigacion aplicada, utilizando los
resultados de la investigacion basica, Desde este punto de vista, una invencion es una idea
vestida con el ropaje de un proceso de innovacion tecnologica (que convierte a esa idea en un
suceso viable y comercialmente ventajoso) que de forma novedosa crea 0 mejora un producto,
su uso, 0 un proceso.
05. Como derechos de propiedad intelectual, las patentes estan reconocidas en el Convenio
de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial. Los articulos 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater,
5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, y 11 en mayor 0 menor medida desarrollan los elementos basicos en
los que se basa el derecho de patentes en el ambito internacional, sirviendo durante mucho
tiempo de marco permanente y unico del mismo. En el Anexo A se resumen las principales
normas contenidas en el Convenio de Paris relativas a las patentes,
Il-
LA ECONOMiA DE LAS PATENTES
06. Dedicaremos unas lineas a los fundamentos economicos del sistema de patentes. Pocas
instituciones han merecido tanto debate y polemica como las patentes, con muchos detractores
y otros tantos a su favor. Sin embargo, hoy nos encontramos ante un sistema de patentes
reforzado y cuasi universal. que independientemente de las doctrinas economicas que se Ie
oponen, se mantiene como forma de proteccion de las invenciones.
07. Hay que tener presente que las patentes tienen una enorme relevancia con relacion a la
innovacion tecnologica, el comercio y el desarrollo economico sostenible. De ahi es que nace
quizas su dimension social, politica y econornica.
[Contmuacion de 1. nota de 1. paginaanterior]
(Duran Moya, Luis-Alfonso.- La importanciade la informacion tecnologica proporcionada por las
patentes. En "La Propiedad Industrial y la Competitividad Internacional Empresarial",
Publicaci6n no. 27 del Grupo Espafiol de la AIPPI, 1999. Pagina 153.)
4 Articulo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.
5 Articulo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.
6 Articulo 27.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.
7 Articulo 27.3 del Acuerdo sobre los ADPIC.
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08. Habida cuenta de que los bienes derivados del conocimiento y la investigaci6n son libres
(en el sentido de que su condici6n no disminuye con el uso -aunque si su valor-), y que son
"apropiables" en simultaneidad por varias personas al mismo tiempo, se justifica la existencia
del sistema de patentes en la optimizaci6n del usa de los recursos.
09. Si no existiera el sistema de patentes, se alega, se detendrian las actividades de
investigaci6n y desarrollo, que como se conoce tienen un costa altamente creciente, pues no
habria forma de recuperar esos gastos. Adicionalmente, el flujo dinamico de conocimientos a
la sociedad se obstaculizaria, pues a falta de estimulo para la divulgaci6n, se impondria la
cultura del secreto. De ahi que el sistema de patentes sea percibido como un "mal necesario",
sobre todo partiendo del hecho de que no se ha logrado crear un sistema que de forma
equivalente sirva a sus propositos",
10. Las ventajas que se derivan del monopolio concedido al inventor mediante la patente
podrian traducirse en costes para la sociedad, pero esa desventaja se tiene como relativa, pues
se crean incentivos para la investigaci6n y la divulgaci6n de los inventos. CARRERES SALAS
sefiala, al referirse en terminos generales al tema":
"A los efectos de minimizar el riesgo de que la innovacion emprendida pueda ser
copiada, las empresas innovadoras disponen de recursos adicionales en su mana:
emplear la publicidad a traves de marcas que identifican y contribuyen a imponer la
innovacion en el mercado reforzando, de esta forma las barreras contra la entrada de
competidores y, por supuesto previamente, utilizar las patentes, los modelos y disehos
industriales para proteger la innovacion de una forma completa. Todos estos medios
constituyen la propiedad industrial y, como consecuencia, el soporte que pueden
aportar a la politica tecnologica de las empresas y a los comerciantes 0 industriales
individuales, en su caso. "
I I. Es esto ultimo a que nos referiamos -la divulgaci6n- justamente el precio que tiene que
pagar el inventor a cambio del monopolio temporal que Ie concede la patente 10. Pero asi
garantiza que los competidores, dentro de un termino cIararnente definido, no utilicen su
invento sin coste econ6mico.
12. AI respecto sefiala BENKO Il :
"Las patentes van en contra de la eficiencia economica estdtica y de la distribucion
optima de los recursos a corto plazo, pero aumentan el suministro de inventos, con 10
que se facilita la eficiencia dinamica 0 innovacion tecnologica. "
"We can't solve problems by using the same kind ofthinking we used when we created them" decia
Albert Einstein.
9 Carreres Salas, Francisco Vicente.- La propiedad industrial y las necesidades de la industria. En "La
Propiedad Industrial y la Competitividad Internacional Ernpresarial". Publicaci6n no. 27 del
Grupo Espafiol de la AIPPI, 1999. Paginas I I I-I 12.
10 Ver nota a pie de pagina nurnero 3.
II Benko, Robert P.- Los derechos de propiedad intelectua1 y la Ronda de Uruguay. En "Aspectos
Econ6micos de la Propiedad Industrial e Intelectual". Revista del Instituto de Estudios
Econ6micos no. 3/l989, Madrid. Pagina 287.
8
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13. La practica ha demostrado la importancia de la innovaci6n en la creaci6n de ventajas
competitivas. Actualmente, 0 las empresas innovan 0 son victimas de la innovaci6n de sus
competidoras. De ahi la creciente importancia del sistema de patentes como fuente basica del
posicionamiento de las empresas en el mercado en un entomo que excluye la competencia, al
menos temporalmente, y logra la posibilidad de rentabilizar las inversiones en investigaci6n y
desarrollo.
14. Resumiendo, podria decirse que el sistema de patentes cumple basicamente cuatro
funciones econ6micas:
•
Proteger las invenciones;
•
Promover el uso de las invenciones (a traves de su puesta a disposici6n del publico
mediante la publicaci6n);
•
Promover la actividad creadora e innovadora; y
•
Contribuir de esa forma al desarrollo de la industria.
15. Para finalizar, una interesante reflexi6n de SIEMSEN 12 :
"La verdad es que se hace necesario una demanda efectiva para el uso del sistema de
patentes, resultado de la existencia de investigaciones cientijicas y actividad inventiva
para que haya el reconocimiento de su utilidad. "
Ill-
Derechos concedidos por una patente
16. Las patentes se pueden obtener para productos 0 para procesos. Esta distinci6n no es
meramente teorica, sino que tiene resonancia en el ejercicio de los derechos.
17. El mejor catalogo moderno en lenguaje convencional de los derechos del titular de una
patente 10 encontramos en el articulo 28 ("Derechos conferidos") del Acuerdo sobre los
ADPlC, que puntualiza:
"1. Una patente conferira a su titular los siguientes derechos exclusivos:
a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su
consentimiento, realicen actos de: fabricacion, uso, oferta para la venia, venta 0
importacion para estos fines del producto objeto de la patente;
b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin
su consentimiento, realicen el acto de utilizacion del procedimiento y los actos de:
uso, oferta para la venta, venta 0 importacion para estos fines de, por 10 menos, el
producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.
12
Siemsen, Peter D.- La protecci6n de las invenciones en lberoamerica durante 1998-1999.
Documento de las IV Jomadas sobre la Protecci6n de la Propiedad Industrial e Intelectual en
Iberoamerica, A1icante,3 y 4 de abril de 2000.
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2. Los titulares de patentes tendrdn asimismo el derecho de cederlas
sucesion y de concertar contratos de licencia. "
0
transferirlas por
18. De esto se desprende que los derechos de patente son basicamente derechos negativos, de
impedir a terceros realizar ciertos actos con el objeto protegido. Como se notara, no esta
incluido en el ambito del derecho exclusivo ni constituye infracci6n de una patente el uso de
la misma con objetivos de investigaci6n y docentes.
19. Desde luego, los derechos concedidos por una patente no son derechos de introducci6n en
el mercado. Existe la clasica confusi6n de que el titular de una patente tiene el derecho
exclusivo de introducir sus productos en el mercado, 10 cua! es cierto, pero esta afirmaci6n
debe interpretarse en el senti do del ius prohibendi, 0 sea, de prohibir a terceros sin su
consentimiento su uso en el trafico comercial. Pero esto no significa que la concesi6n de una
patente determine autornaticamente la autorizaci6n de introducir en el comercio, evadiendo
los diferentes procesos administrativos existentes en cada pais.
20. Asi, por poner algun ejemplo, el titular de una patente farmaceutica no podra vender su
producto a menos que cuente con el correspondiente registro sanitario, que otorga una
autoridad administrativa diferente a la Oficina de Patentes. Lo mismo sucederia con un
procedimiento para la producci6n de alimentos: antes de salir aI mercado, las autoridades
competentes, con independencia de la existencia 0 no de una patente, deberan comprobar las
caracteristicas del proceso productivo en funci6n de parametros totalmente ajenos al derecho
de patentes.
21. Los derechos concedidos por una patente tienen algunas limitaciones. Como ya qued6
asentado desde el Convenio de Paris, el uso de una invenci6n para fines investigativos y
docentes no constituye infraccion, como apuntamos. Tampoco violara el derecho de patente
quien introduzca temporal 0 accidentalmente en un territorio un vehiculo de transporte naval,
aereo 0 terrestre, entre otros actos permitidos.
22. Pero sin dudas la limitacion de los derechos de patente de mas actualidad la constituye el
l3
agotamiento de los derechos. EI Acuerdo sobre los ADPIC deja totallibertad a los
Miembros de la OMC sobre la forma de regular el agotamiento de los derechos, que parte de
la noci6n de que el derecho exclusivo que se Ie confiere al titular por medio de la patente solo
ampara la primera introducci6n en el rnercado, y una vez que se pongan los productos en e!
trafico economico, el derecho se "agota",
23. EI agotamiento de los derechos no autoriza de ningun modo la produccion 0
comercializacion de productos 0 la utilizacion del procedimiento que este protegido. Solo
permite obtener el mismo producto en otros mercados de! mismo titular, 0 de persona
autorizada por el, aprovechando las diferencias de precio que puedan existir entre varios
puntos de venta.
24. De ahi que el agotamiento pueda ser nacional (cuando se preve que ocurra en un unico
mercado), regional, como por ejemplo sucede en la Union Europea, 0 internacional, como han
recogido algunas leyes.
13 Articulo
6 del Acuerdo sabre los ADPIC.
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pagina 7
,
25. La ultima parte del articulo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC nos recuerda ademas de que
como todo bien con valor economico, las patentes son tarnbien susceptibles de convertirse en
mercancias, 0 sea, articulos susceptibles de transmisi6n mortis causa, por herencia 0 legado,
de compra y venta, y de otras acciones especificas propia de los derechos incorporales como
las licencias.
26. Sin embargo, la patente, como instrumento emitido por una oficina de propiedad
industrial, es algo practicamente inutil si no se encuentra respaldado por un sistema, mas 0
menos s6lido, de observancia de los derechos, que Ie permitan a su titular la accion contra los
terceros que la violen 0 ejecuten actos preparatorios para infringirla.
IV-
Mecanismos para favorecer las solicitudes de protecci6n por patente
27. Uno de los problemas que confrontan la mayoria de los paises en desarrollo es el
desbalance existente entre el numero de solicitudes provenientes de nacionales y aquellas
presentadas por extranjeros.
28. La estructura de los dep6sitos en 10 que respecta a los solicitantes tambien presenta
desequilibrios: las grandes empresas lIevan la mayor parte de las veces muchas ventajas sobre
las pequefias y medianas empresas y sobre los inventores individuales.
29. Mucho se ha resaltado la importancia de la educaci6n basica y el desarrollo de los
recursos humanos para la obtenci6n a largo plazo de una elevaci6n del numero de solicitudes
de patentes autoctonas,
30. Varias oficinas de patentes han ensayado metodos mas inmediatos para favorecer y
facilitar la presencia en el registro de las pequefias y medianas empresas y de los inventores
individuales. Estos mecanismos podrian resumirse como sigue:
© Servicios de informaci6n en materia de propiedad industrial;
© Servicios de apoyo al inventor;
© Otorgamiento de premios, organizaci6n de "ferias de patentes", de seminarios, cursos
y congresos, y publicaci6n de las invenciones mas relevantes; y
© Disminucion de las tasas a percibir por las oficinas de patente, y ventajas e incentivos
fiscales y tributarios para favorecer los gastos en investigaci6n y desarrollo.
31. Los servicios se brindan sobre el supuesto de que la instituci6n especializada a cargo de
ellos, 0 en su caso la oficina, examinara en su momento, si la legislaci6n nacional asi 10
deterrnina, la solicitud de forma sustantiva sin ningun compromiso con relaci6n al solicitante.
32. De todos es conocida la complejidad de los documentos de patente, tanto a los fines
inforrnativos como en 10 que concieme a la confecci6n y presentaci6n de las solicitudes. Es
este uno de los aspectos que recibe atenci6n privilegiada ante los inventores individuales y las
pequefias y medianas empresas, que no disponen de los medios materiales y financieros
potenciales para enfrentarlo.
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pagina 8
33. Segun un documento publicado por laJapanese Patent Office y el Asia-Pacific Industrial
Property Cente/ 4 :
"Human beings are metaphorically viewed as engines and information is regarded as
gasoline during processes ofcreativity, forming an infrastructure ofinformation
resources relating to technological development. Also patent information containing
state-of-the-art technology among other technical information is very important for
technical developments. A system whereby patent information is easily accessible,
readily available, accurate and inexpensive is very important in order to assist in
technical developments. "
34. Por ello, una de las formas de promover el uso efectivo del sistema de patentes es
justamente establecer servicios, gratuitos 0 a muy baj 0 costo, que permitan un acercamiento
de los solicitantes a las oficinas, y contribuyan a desmitificar a la propiedad industrial. Estos
servicios pueden consistir en facilitar, mediante asesoramiento especializado in situ, el acceso
a la informacion en materia de propiedad industrial, incluyendo busquedas e informes
preliminares y no vinculantes acerca de la probable patentabilidad de un invento.
35. Igualmente, se pueden instaurar servicios de consultoria y asesoria en la redaccion de los
documentos de patentes, a modo orientativo. Las acciones divulgativas, directas 0 indirectas,
a gran escala, tambien tienen un impacto decisivo y bastante inmediato sobre el uso del
sistema.
36. Por ultimo, va siendo una practica cada vez mas comun en ciertas oficinas de propiedad
industrial que se acuerden rebajas a los inventores individuales y a las pequefias y medianas
empresas en las tasas de presentacion de la solicitud, y en las subsiguientes tasas de
mantenimiento del derecho.
37. Tambien, en el marco mas general de la politica fiscal y tributaria de cada Estado, los
incentivos, en la forma de rebajas 0 exenciones, promueven la proteccion de la actividad
creadora.
[Sigue el Anexo]
14 Japanese
Patent Office; Asia-Pacific Industrial Property Center.- Encouragement ofInventions.
Pagina 5.
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pagina 9
,
AnexoA
Principales normas contenidas en el Convenio de Paris relativas a las patentes
Articulos del Convenio de
Paris
Materia que tratan
4A, B, C, D, F y H
Derecho de prioridad
4G
Division de las Solicitudes de patentes
4 his
Independencia de las patentes obtenidas para la misma
invencion en diferentes paises
4 ter
Derecho del inventor a ser mencionado en la patente
4 quater
Posibilidad de registrar las patentes en caso de
restricciones 0 limitaciones legales de venta
SeA)1
Imposibilidad de declarar la caducidad de una patente en
caso de introduccion por su titular de productos
fabricados en otros paises
SeA) 2 al 4
Posibilidades y condiciones para declarar licencias
obligatorias y la caducidad sobre una patente
SD
Imposibilidad de exigir signo 0 mencion de la patente
sobre el producto para el reconocimiento del derecho
S fer
Libre introduccion (sin que constituya violacion del
derecho) de objetos protegidos por una patente a bordo
de navios y aparatos de locomocion aerea 0 terrestre que
penetren temporal 0 accidentalmente en el territorio del
Estado
S quater
Introduccion de productos fabricados en aplicacion de
un procedimiento patentado en el pais de importacion
I1
Proteccion temporal de los inventos exhibidos en
exposiciones oficiales u oficialrnente reconocidas
[Fin del Anexo y del docurnento l