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ADUANAS EN MÉXICO: Lo que el titular de
una marca no debe olvidar cuando exporta
a México
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FICHA TÉCNICA
CUESTIONES
IMPORTANTES
01
Cómo obtener sus derechos
Beneficios del registro de una
marca comercial
Registrar su marca en Mexico
El uso del símbolo “®”
02
03
Cómo proteger su marca comercial no registrada
04
Medidas en frontera
Medidas preventivas
Enlaces de interés e
información adicional
Las aduanas son el principal punto de entrada de productos falsificados en México. Solo entre mayo y junio de
20114 IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)
y las autoridades aduaneras confiscaron más de medio millón de falsificaciones. (Fuente: IMPI).
La mayoría de los productos falsificados que se distribuyen y se venden en México provienen del extranjero. Por
tanto, cuando entran al país, las aduanas se convierten
en el primer filtro y la mejor opción para evitar que dichas
falsificaciones se expandan en el mercado nacional.
Esta ficha técnica ofrece unas directrices para comprender
mejor la relación que hay entre los derechos de propiedad
intelectual (DPI) y las aduanas.
Además se establecen algunas prácticas básicas para
las empresas que están comercializando sus productos
(o fabricándolos) en México para obtener y gestionar su
derechos de propiedad intelectual con especial enfoque a
las marcas comerciales y el uso de las aduanas como una
herramienta de protección y de defensa.
© 2014 Mercosur IPR SME Helpdesk - A project
funded by the European Commission DirectorateGeneral Enterprise and Industry under the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)
01
Cómo obtener sus derechos
——
Cómo obtener sus derechos
Medidas en frontera
Cómo proteger su marca comercial no registrada
Medidas preventivas
Enlaces relacionados e información adicional
A | Beneficios del registro de una marca
comercial
A pesar de que no es obligatorio registrar una marca para
importar o exportar bienes, se recomienda encarecidamente obtener sus derechos de antemano.
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Mercosur IPR SME Helpdesk ADUANAS EN MÉXICO: Lo que el titular de una marca no debe olvidar cuando exporta a México
El registro de una marca le otorga el derecho exclusivo
para usar la marca en los productos o servicios para los
cuales se ha solicitado el registro y le da el derecho a impedir que terceros los fabriquen, comercialicen e importen
y exporten bienes que tengan el signo registrado sin su
permiso.
Como la mayoría de los derechos de PI, las marcas son
derechos territoriales, por tanto, su registro debe obtenerse en todos los países en los que se pretende fabricar o
vender una determinada mercancía para garantizar su
protección.
En este sentido, se recomienda consultar a un experto en
PI sobre la legislación local. Además, el registro de una
marca supone una forma de evitar que su marca infrinja
otras marcas registradas, lo que le da a su PYME cierta
seguridad de que la importación y comercialización de sus
bienes y servicios en México no viola los derechos de terceros. Por lo tanto, su empresa se ahorrará muchos recursos en largos y lentos procesos judiciales.
CONSEJOS Y ALERTAS
La última normativa aduanera en México establece
la obligación de declarar la mercancía si se distingue por una marca denominativa. En su caso, debe
indicarse el número de registro o solicitud. Esta medida se concibe para detectar falsificaciones y la importación no autorizada de mercancías.
B | Registrar su marca en Mexico
Para poder proteger sus productos y servicios en la frontera, así como dentro del territorio mexicano, es vital obtener
el registro de las marcas que se usarán para comercializar
sus productos. Para ello, debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
++
++
++
++
++
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) es la autoridad competente para el registro
de marcas en México.
México forma parte de muchos acuerdos internacionales relacionados con la PI, tales como la Convención de París, Acuerdo ADPIC (Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio) y el Protocolo de Madrid relativo
al registro internacional de marcas.
La legislación mexicana garantiza la protección de
una marca durante un período de 10 años, que se
puede renovar indefinidamente cada 10 años.
La solicitud de registro de una marca solo puede
presentarse para una única clase de producto o
servicio de la Clasificación Internacional de Niza (el
sistema monoclase).
El coste del registro de la marca es de 160 € aproximadamente y el de la renovación es de 170 €
Para más información sobre el proceso de registro de una
marca en México, no dude en contactar con el Mercosur
IPR SME Helpdesk, por correo electrónico, por nuestra página web (Helpline) o por teléfono. Nuestros expertos le
responderán en 5 días hábiles sin ningún coste y bajo la
más estricta confidencialidad (el servicio está disponible
en español, inglés, francés, alemán o portugués).
Registrar su marca en México le permite solicitar la ayuda a las autoridades aduaneras para impedir la entrada
de falsificaciones e imitaciones en la frontera o durante el
transporte. Este mecanismo tan efectivo no estaría a su
disposición si no registra su marca.
CONSEJOS Y ALERTAS
Las PYMEs europeas pueden realizar ellos mismos
una búsqueda preliminar de forma gratuita.
TMView es una base de datos de marcas que ofrece
la OAMI (La oficina europea de registro de marcas,
dibujos y modelos) que le puede ayudar a saber si
su marca ya ha sido registrada en México o no.
C | El uso del símbolo “®”
Según la legislación mexicana sobre la propiedad industrial, no se puede emprender acciones legales contra terceros si el titular o el beneficiario de una licencia no ha
informado al público que el producto o servicio que lleva la
marca están protegidos por marca registrada.
Para cumplir con tal requisito, los productos, los envases
o la publicidad de los mismos deben identificarse con la
marca, la frase “marca registrada” o su abreviatura ™ o ®,
y debe poner información sobre el propietario o el beneficiario de la licencia (por ejemplo, “nombre del producto” es
una marca registrada del “nombre del titular” y dirección).
Cumplir este requisito le ayudará a obtener una declaración de infracción una vez que haya confiscado mercancías importadas o fabricadas en Chile en la frontera o durante su transporte.
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ADUANAS EN MÉXICO: Lo que el titular de una marca no debe olvidar cuando exporta a México Mercosur IPR SME Helpdesk
can daños y perjuicios al importador.
CONSEJOS Y ALERTAS
El uso del símbolo ® está reservado sólo a las marcas registradas en México.
Aquellos que lo usen para signos no registrados el
INPI les puede imponer una sanción que puede ascender hasta los 74.300 euros.
02
Medidas en frontera
——
Cómo obtener sus derechos
Medidas en frontera
Cómo proteger su marca comercial no registrada
Medidas preventivas
Enlaces relacionados e información adicional
Después de la modificación reciente en la normativa aduanera (julio 2014), los titulares de marcas están en mejor
posición para defender sus derechos gracias a la creación
de una base de datos de marcas de la aduana.
El titular de una marca puede encontrarse en alguna de las
siguientes situaciones:
SITUACIÓN 1
El titular de la marca tiene algo de información sobre la
importación de productos falsificados.
Ejemplo: El titular de una marca sabe que una persona
que vende productos falsificados producidos en el extranjero importa semanalmente mercancía ilegal por las
aduanas que se encuentran en el aeropuerto de Ciudad
de México.
Solución: petición de confiscación caso por caso.
En esta situación, el titular de la marca debe denunciar
ante el IMPI y solicitar una petición de confiscación de los
bienes infractores en la frontera. Para ello, debe proporcionar los siguientes documentos:
++
++
++
++
++
3
Una copia del certificado de registro de marca;
Información sobre el demandado/importador (nombre y dirección);
Descripción detallada sobre los bienes, tales como
la clase, la marca, el color del envase, el tamaño u
otro elemento que ayude a las autoridades a identificar los productos infractores;
Información sobre la importación, tales como la
fecha aproximada en la que se espera la próxima
importación y las aduanas en las que normalmente
se importa dicha mercancía; y
Un depósito de garantía en caso de que se produz-
El IMPI procederá a emitir entonces una petición de confiscación de mercancía a las autoridades aduaneras del
lugar en el que se espera que la mercancía entre al país y
entregará la información que se le ha proporcionado.
CONSEJOS Y ALERTAS
Las autoridades aduaneras procederán a confiscar
si la información que se le ha proporcionado es correcta y está completa. La petición será válida por
un período máximo de 15 días desde la fecha en la
que la reciban.
Si, el supuesto titular de la marca llega a las aduanas especificadas en esos 15 días, la autoridad confiscará la
mercancía e informará al IMPI inmediatamente para que la
guarde. El IMPI notificará al demandado/importador, que
tendrá un mes de plazo para responder.
SITUACIÓN 2
El titular de la marca no dispone de información sobre la
importación de productos falsificados.
Por ejemplo, después de que los procesos de la situación
1 concluyan y se haya declarado la infracción, el titular de
la marca descubre que el problema no se ha solucionado
completamente puesto que sólo se ha detenido a un infractor.
Ahora, el titular de la marca quiere impedir toda importación de productos sin tener que proporcionar información
sobre cada importador e importación y tener constancia de
toda importación de falsificaciones por la autoridad aduanera.
Solución: la base de datos de marcas de la aduana.
En este caso, el titular de la marca podría registrarla en la
base de datos de marcas de la aduana, que sirve como
una herramienta para la detección y confiscación de bienes que puedan violar marcas u otros derechos de PI de
terceros.
El titular de una marca debe seguir los siguientes pasos:
++
++
++
Solicitar el permiso de acceso online en la página
web de las autoridades aduaneras
En esta página web, el titular de la marca o su representante legal residente en México debe proporcionar la información sobre su RFC (Número de
registro federal de contribuyentes), una contraseña
que se le ha proporcionado antes y la firma electrónica y certificado.
Para el registro de una marca en la base de datos
de marcas de la aduana, se debe proporcionar la
siguiente información:
++ El texto de la marca registrada;
++ El nombre, domicilio, número de teléfono y
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Mercosur IPR SME Helpdesk ADUANAS EN MÉXICO: Lo que el titular de una marca no debe olvidar cuando exporta a México
++
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++
++
++
++
++
correo electrónico del titular de la marca;
El número del registro de la marca;
El arancel;
La descripción detallada de la mercancía,
que incluya las especificaciones, las características técnicas y cualquier dato que
pueda ayudar a identificar los productos;
La fecha de vencimiento de la marca;
El nombre de los importadores autorizados,
titulares de licencias y distribuidores (los
que aparezcan en la bases de datos del
IMPI);
El diseño de la marca comercial;
Imágenes de los productos originales y el
diseño del envase.
++
Una vez registrado, el titular de la marca o su representante legal serán informados inmediatamente cada vez que un importador intente introducir
mercancía sospechosa en el territorio mexicano,
después de retenerlos, para que pueda ejercer sus
derechos.
Si alguna mercancía sospechosa contraseñada por
marca comercial llega a la frontera, la autoridad retendrá dichos bienes y avisará inmediatamente al titular de
la marca, quien podrá, por su parte, hacer que se deje
de retener dichos bienes o incoar un proceso judicial
contra el importador por violación de sus derechos ante
la autoridad competente.
Las aduanas sólo pueden retener la mercancía por un
período de 5 días.
CONSEJOS Y ALERTAS
Proporcione una dirección de correo electrónico actual y compruebe su bandeja de entrada de forma
regular. Las autoridades aduaneras utilizan más
este medio para notificar al propietario en caso de
que haya una importación sospechosa.
++
En el caso de que se denuncie finalmente al importador, las autoridades aduaneras harán llegar la
mercancía al IMPI para que pueda ser usada como
prueba en el proceso judicial.
Desde julio de 2014, la nueva normativa estipula que es
necesario declarar ciertos productos en México si se identifican con una marca denominativa (como la ropa, bolsos,
calzado, peletería, bebidas alcohólicas, perfumes, productos farmacéuticos, entre otros), es obligatorio que el importador proporcione los siguientes datos:
++
++
l número de registro/solicitud corresE
pondiente
y si el importador es el titular de la marca
o si está autorizado a importar la mercancía.
Si esta información es falsa, se confiscará la mercancía
y se impondrá una sanción de más de 1.000 euros al importador.
CONSEJOS Y ALERTAS
Además de los procesos civiles y en caso de falsificaciones, el titular de una marca comercial puede
exigir sanciones penales. Al contrario que la mayoría de los sistemas europeas, estos delitos solo se
procesan si lo denuncia la parte interesada (no hay
una intervención de oficio por parte de las autoridades públicas).
La unidad especializada en investigación de delitos contra
la propiedad industrial de la Procuraduría General de la
República (México) investigará y procesará los delitos.
03
Cómo proteger su marca
comercial no registrada
——
Cómo obtener sus derechos
Medidas en frontera
Cómo proteger su marca comercial no registrada
Medidas preventivas
Enlaces relacionados e información adicional
Las aduanas mexicanas no ofrecen ningún mecanismo
para impedir la entrada de productos falsificados en las
fronteras de marcas sin registrar.
Esto no quiere decir que esté indefenso, pero las medidas
que se han de tomar no tendrían lugar en esta fase, sino
!
cuando los productos se hayan comercializado en el mercado mexicano.
Ejemplo: Una compañía de cosméticos española “Montreal” que hace negocios en México descubre que otra
empresa está vendiendo un pintauñas bajo la marca
“Montrealite”. El pintauñas es producto más vendido de la
compañía española, sin embargo, nunca habían registrado su marca ni su nombre en México.
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ADUANAS EN MÉXICO: Lo que el titular de una marca no debe olvidar cuando exporta a México Mercosur IPR SME Helpdesk
Como signatario del Convenio de París, México reconoce
y protege los bienes intangibles de las empresas ante las
prácticas engañosas e ilegales de otras personas, conocido como “competencia desleal”. Pese a que no se tenga
la marca registrada, la competencia desleal excluye el uso
de marcas, productos y la apariencia de su envase y otros
elementos que puedan inducir al consumidor de que los
productos son los mismos o que pertenecen a la misma
empresa. Así pues, aunque no tenga la marca registrada
en México, puede defender sus derechos de PI y presentar
una denuncia por competencia desleal en el IMPI contra
los competidores que intentan aprovecharse de su actividad empresarial imitando sus productos (embalaje, marcas no registradas, etc.).
CONSEJOS Y ALERTAS
El uso ajeno de las marcas, productos y envases y
otros elementos podría considerarse como falsificación de productos (un delito federal), si se ve afectada una marca registrada. Si no se ve implicada una
marca no registrada, esta práctica se puede regular
por la normativa de competencia desleal.
04
Medidas preventivas
——
Cómo obtener sus derechos
Medidas en frontera
Cómo proteger su marca comercial no registrada
Medidas preventivas
Enlaces relacionados e información adicional
El registro de una marca no se refiere sólo a la posibilidad
de reivindicar los derechos de uno mismo, sino también
cumplir con una serie de obligaciones. La ley de Propiedad
Industrial estipula que cuando se concede el registro de
una marca, ésta debe usarse en el comercio ininterrumpidamente durante tres años consecutivos en conjunto con
los productos para los que se ha llevado a cabo el registro.
De no cumplirse eso, el registro de la marca se podría cancelar alegando falta de uso de la marca, por lo que no se le
podrían aplicar las medidas en frontera.
++
++
++
++
El uso de la marca se puede demostrar mediante
facturas emitidas por el titular siempre que el mismo aparezca claramente identificado en la factura
como el vendedor.
Para demostrar el uso real de la marca, el documento presentado como prueba debe incluir una
parte residente en México.
La marca se debe usar como se registró, sin cambios que pudieran alterar su capacidad distintiva.
El uso debe realizarla el mismo propietario o el titular registrado de la licencia. Otorgar licencias a
partes residentes en el país no se aceptan como
prueba.
CONSEJOS Y ALERTAS
Una factura de venta junto con la declaración de un
cliente (pedimento) se considera como una prueba
contundente del uso de una marca en relación con
los productos.
05
Enlaces relacionados e
información adicional
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Cómo obtener sus derechos
Medidas en frontera
Cómo proteger su marca comercial no registrada
Medidas preventivas
Enlaces relacionados e información adicional
Acuerdo general sobre aranceles y el comercio:
www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm
Autoridades aduaneras:
www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx
El registro en la base de datos de las aduanas:
www.impi.gob.mx
Puesto que esta acción también podría usarla el infractor
como defensa, es importante saber qué tipo de pruebas se
pueden alegar para evitar la cancelación.
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Última actualización: Febrero 2015
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