38-IP-2004 - Intranet - Secretaría General de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
PROCESO 38-IP-2004
Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83
literal a), 96 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente de la
Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso
Administrativo de la República del Ecuador. Expediente Interno Nº
7435-LY. Actor: “FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ”. Marca:
“DOLOXEN”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días
del mes de mayo del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada
por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República
del Ecuador, por medio del Consejero Ponente, Doctor Ernesto Muñoz Borrero.
VISTOS:
Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y
125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.
Tomando en consideración:
1.
1.1.
ANTECEDENTES
Las partes:
Demandante:
FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ
Demandados:
PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL IEPI
DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Tercero interesado:
NOVAFARMA S.A.
1.2.
Objeto y Fundamento de la demanda.
El actor manifiesta que el 26 de febrero de 1997 registró a su favor la marca "DOLONEX” para
distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5 de la clasificación internacional. Expresa
que como titular de la marca goza de un derecho exclusivo sobre la denominación, que le
faculta a oponerse a registros de signos iguales o semejantes, que puedan generar confusión,
como es el caso del registro de la marca “DOLOXEN” el que considera ilegítimamente otorgado,
motivo por el cual, presentó una demanda que persigue la nulidad del acto administrativo que
concedió el mencionado registro.
Señala que la normativa comunitaria, prevé que la nulidad de un registro de marca procede
cuando éste se ha concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la
Decisión 344, agrega, que en el caso del registro de la marca “DOLOXEN” se infringieron los
artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 96 de la Decisión 344.
Manifiesta que hay inmensa semejanza entre “DOLONEX” Y “DOLOXEN”, y que varía
únicamente la posición de las dos últimas consonantes, explica, que las semejanzas son
-2evidentes y que las denominaciones tienen igual extensión, las dos se conforman por siete
letras y poseen igual sucesión de vocales, además de que la sílaba tónica se ubica en idéntica
posición en ambas.
1.3.
Contestación a la demanda.
El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, no comparece a la
Audiencia de Conciliación, por lo que, no contesta a la demanda.
El Director Nacional de Propiedad Industrial en la contestación a la demanda, expresa la
negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho y expresa que el acto
administrativo impugnado goza de absoluta legitimidad; agrega que la demanda es
improcedente por carecer de fundamento legal.
El tercero interesado, en representación de NOVAFARMA S.A. manifiesta que el registro de la
marca “DOLOXEN” es legal y que se hizo en apego a las normas vigentes al tiempo del
registro, esto es, el 3 de marzo de 1997, por lo que el acto administrativo que concedió el
registro se presume válido. Presenta como excepciones la falta de competencia de la Sala del
Tribunal Contencioso Administrativo, e indica que este tipo de acciones competen a los jueces
ordinarios, expresa la negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda y la
improcedencia de la acción por no reunir todos los requisitos legales.
2.
NORMAS A SER INTERPRETADAS
El Tribunal interpretará los artículos solicitados por el consultante, esto es: 81, 82 literal a), y h),
83 literal a), 96 y 113 de la Decisión 344, puesto que son pertinentes dentro del caso planteado.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.
Artículo 81
“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente
distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o
servicios idénticos o similares de otra persona”.
Artículo 82
“No podrán registrarse como marcas los signos que:
a)
No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;”
(...)
“h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la
procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la
aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;”
Artículo 83
“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con
derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una
marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
-3productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al público, a error;”
Artículo 96
“Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado
observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de
registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado
al interesado mediante resolución debidamente motivada.”
Artículo 113
“La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte
interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes
interesadas, cuando:
a)
El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de
la presente Decisión;
b)
El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente
declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente,
contenidos en la solicitud y que sean esenciales;
c)
El registro se haya obtenido de mala fe.
Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:
1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en
el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra
confundible con aquélla, sin el consentimiento expreso del titular de la marca
extranjera.
2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido
obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su
comercialización.
Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en
cualquier momento.”
3.
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía
prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el
fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone
el artículo 32 de su Tratado.
4.
CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los
aspectos relacionados con: los requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de
signos engañosos; irregistrabilidad de signos por identidad o semejanza y riesgo de
confusión; partículas de uso común en marcas farmacéuticas; las observaciones al registro
de marcas y el examen de registrabilidad; la nulidad del registro.
-44.1.
Requisitos para el Registro de Marcas.
El artículo 81 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe reunir un signo para ser
registrado como marca. Estos son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de
representación gráfica.
La distintividad es la función principal de la marca. A través de ella, se diferencian e individualizan
los productos o servicios que se encuentran en el mercado, de otros similares de diferente
procedencia; esta característica garantiza el derecho a una libre elección de los consumidores y
protege los intereses del titular de la marca, con el fin de lograr un mercado justo y equitativo.
Sobre el tema la doctrina manifiesta que:
“La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que
identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de
comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.” 1
La perceptibilidad es la posibilidad que tiene un signo para poder ser captado por los
sentidos, tal requisito permite que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o
servicio determinado.
La marca se define como un bien inmaterial, por ello es necesario que lo intangible (corpus
misticum) se materialice (corpus mechanichum) adquiriendo una representación exterior que
pueda ser apreciada y diferenciada por el consumidor.
La susceptibilidad de representación gráfica es la condición que determina que la marca debe
tener la posibilidad de ser descrita materialmente, a fin de que quien la observe se forme una
idea de lo mismo, para ésto se utilizan diferentes medios como: palabras, figuras, gráficos, etc.
Al respecto Marco Matías Alemán señala que:
"La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse
una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras,
figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la
facultad expresiva de los anteriormente señalados". 2
La representación gráfica de la marca, permite su publicación y archivo en las respectivas
oficinas de Propiedad Industrial, a través de la materialización del contenido y las dimensiones
del signo.
4.2.
Irregistrabilidad de signos engañosos.
El artículo 82 literal h) de la Decisión 344, prohíbe el registro de signos, que pudiesen engañar
al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación,
características, cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.
Al registrar signos de tal naturaleza, se vulneraría la función principal de la marca, de distinguir
en el mercado unos productos o servicios de otros de diferente procedencia, que se encuentran
en el mercado; la presente prohibición se dirige a precautelar el interés general de los
consumidores, además el registro de marcas engañosas da como resultado la existencia de
relaciones comerciales injustas.
1
2
Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”.
Artículo de Marcos Matías Alemán. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Pág. 186,
1996.
ALEMAN Marco Matías. "“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O
SERVICIOS”" Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77.
-5El engaño existe cuando un signo provoca en la mente del consumidor una idea distorsionada
acerca de las características, u otras informaciones, que induzcan al público a error.
Sobre el tema la doctrina hace el siguiente aporte:
“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer
al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas
que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas...” 3
“La anterior prohibición obedece al interés del legislador en evitar que los
consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o
prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como
queda claro tiende a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar
a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.
“De ésta forma se le otorga a la administración, la facultad de determinar cuándo un
signo pretende una finalidad defraudatoria, y en consecuencia negar su registro, en
aras de la protección de los usos honestos del comercio y la defensa del interés
general”4
El Tribunal ha señalado:
“Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de
que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.
La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de
supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cuál es, que el signo
engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar
de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de
calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al
público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”. 5
4.3.
Irregistrabilidad de signos por identidad o semejanza y riesgo de confusión.
El artículo 83, literal a) de la Decisión 344, establece una prohibición dirigida a proteger el
derecho de terceros, que pueden ser titulares o previos solicitantes de un registro marcario, la
norma señala claramente que no son objeto de registro los signos idénticos o similares,
respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un
tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquéllos respecto de los cuales
el uso de la marca pueda inducir al público a error.
El titular de la marca, posee el derecho exclusivo de uso sobre ésta, por ello se encuentra
legalmente facultado, para presentar observaciones en contra de registros que generarían
confusión con su marca; de igual forma, puede oponerse a los actos administrativos emitidos
por la Oficina Nacional Competente que atenten contra sus derechos; además, en procura de
salvaguardar el interés general, la autoridad competente posee la facultad de impedir cualquier
registro solicitado, que pueda entrañar un factor de confusión para los consumidores.
La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o
usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta
cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del
3
4
5
OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires 1989. Pág. 85.
ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O
SERVICIOS” Editado por Top Management. Bogotá. Pág. 85.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 4 de diciembre del 2002. Proceso Nº
82-IP-2002, Marca: “CHIP’S”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891 de 29 de enero de
2003.
-6producto o servicio identificado por un signo, de modo que, pudiera atribuir, en forma
equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad
o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o
servicios distinguidos por ellos.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, en
la que el comprador adquiere un producto determinado en la creencia de que está comprando otro;
y la indirecta, se produce cuando el consumidor atribuye, en forma errada, un origen empresarial
común, a productos o servicios de distinta procedencia.
La similitud presentada entre las marcas puede ser ortográfica, fonética o ideológica; la primera
surge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia
de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones
comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más evidente; la similitud
fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar o idéntico; la
similitud depende, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o
terminaciones; la similitud ideológica se produce entre signos que evocan las mismas o
similares ideas, que derivan del parecido conceptual de los signos.
Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado:
“La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más
personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o
de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre
los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial
de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad.” 6
El examinador debe determinar, la existencia de identidad o semejanza entre la marca
últimamente registrada y la que obtuvo el registro previamente, para proceder, luego, a
establecer si las identidades y semejanzas encontradas son de tal magnitud que se estimen
capaces de generar la confusión.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias hace mención de los
criterios que deben ser considerados para analizar la existencia de riesgo de confusión, los que
según el tratadista Breuer Moreno son los siguientes:
“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
4.4.
2.
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3.
Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las
marcas.
4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los
signos en disputa.” (“Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial
Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.)
Partículas de uso común en marcas farmacéuticas.
Los prefijos o sufijos de uso común, no pueden ser objeto de monopolio de persona alguna, por
esta razón, el titular de una marca que en su conjunto contenga dichas partículas, no se
6
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 22 de mayo del 2002. Proceso Nº 02IP-2002. Marca: “PACIOLO”. Publicado en Gaceta Oficial del acuerdo de Cartagena Nº 804 del 11 de junio del
2002.
-7encuentra facultado por la ley para oponerse a que terceros, hagan uso de ellas, incluyéndolas
en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente
distintivo.
Las marcas farmacéuticas con frecuencia se elaboran con la conjunción de prefijos, sufijos, o
palabras de uso general, que suelen darle al signo cierta facultad evocativa, que le permite
comunicar al consumidor, una leve idea acerca de las características, propiedades del producto,
sus principios activos, etc.
Al realizar el cotejo de esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso
general o común, con el propósito de determinar si existe confusión, ya que se trata de una
excepción a la regla, de que el examen entre las marcas debe realizarse atendiendo a una
simple visión de los signos que se enfrentan, en la que el conjunto prevalece sobre sus
componentes, en el caso presente, el factor distintivo se busca en el elemento diferente que
integra el signo y en la condición de signo de fantasía de la marca.
Con respecto de la utilización de signos comunes o usuales el Tribunal ha manifestado:
“Un determinado prefijo puede ser común para varias marcas como sucede en las marcas
farmacéuticas (ofta, sulfa, derm, gan, bio, neo, pro etc.) y no puede ser apropiado en
exclusividad. Lo mismo sucedería si un sustantivo ha sido empleado en varias marcas de
la misma clase, se convertiría en común, pero no en usual para el producto en sí mismo,
en el sentido de ser la palabra necesaria para designar a ese bien o producto, supuesto
éste que impide el registro marcario conforme al literal e) del articulo 82 de la Decisión
344” 7.
Sobre el tema Otamendi expresa lo siguiente:
“El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su
inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado
sobre una raíz de uso general o necesario.
“...se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los
cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio
benevolente.” 8
4.5.
Las observaciones al registro de marcas y examen de registrabilidad.
El artículo 93 de la Decisión 344, establece que cualquier persona, que tenga legítimo interés,
puede presentar observaciones al registro de una marca solicitada, y está obligado a demostrar,
que se encuentra en alguna de las causales que le acreditan tener interés legítimo.
La Oficina Nacional Competente, recibirá y resolverá las observaciones presentadas y
rechazará las que: se presenten de manera extemporánea; que se fundamenten en solicitud
posterior a la petición de registro de la marca que se observa; que se fundamenten en tratados
no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquéllas en que los
interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.
Una vez admitida a trámite la observación al registro de marca, la Oficina Nacional Competente
notificará al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos; vencido el
plazo se debe decidir sobre las observaciones y luego efectuar el examen de registrabilidad
7
8
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de abril del 2001, Proceso Nº 108IP-2001. Marca: “PUROSOL”, Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 686 del 10 de julio del
2001.
OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Aires 2002. Págs. 191
y 192
-8para terminar pronunciándose sobre la concesión o denegación del registro de la marca; este
acto debe ser motivado; finalmente se debe hacer la respectiva notificación al peticionario.
El examen de registrabilidad comprende el análisis de todas las exigencias que la Norma
Comunitaria en materia de propiedad industrial, impone para que un signo pueda ser registrado
como marca, partiendo de los requisitos, y tomando en consideración las prohibiciones para el
registro de marca.
Es un requisito ineludible y que debe cumplirse con anterioridad a la concesión o denegación del
registro de marca; es obligación de la Oficina Nacional Competente y se debe realizar siempre,
existan o no observaciones al registro; este estudio, como se dijo atrás, será minucioso y deberá
observar los criterios contenidos en la doctrina y en la jurisprudencia.
4.6.
La nulidad del registro.
Dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 344, se prevé la
acción de nulidad del acto administrativo que concede la titularidad de una marca, la referida
acción tiene como finalidad, privar de la validez a un acto administrativo que de manera ilegal
registró una marca, causando perjuicios al titular de una marca y a los consumidores.
La nulidad puede proponerse de oficio o a petición de parte interesada y es una acción
imprescriptible, tal situación ofrece seguridad jurídica ya que en cualquier tiempo la
administración u órgano judicial competente en el país, podrán subsanar el acto administrativo
ilegalmente concebido.
El artículo 113 de la Decisión 344, hace una enumeración taxativa de las causales por las que
se puede proponer la acción de nulidad de registro de una marca, dichas causales sintetizan
razones de ilegalidad.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este tema ha manifestado lo siguiente:
“La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecida en la Decisión 344 no puede
ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en
cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a
plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra
definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario. Sigue de esta situación, que
bien se intente la acción judicial civil o la contenciosa administrativa, no podrá pretenderse
en ningún caso que las acciones contempladas en las legislaciones nacionales dejan al
accionante sin esta posibilidad por el transcurso del tiempo o la falta de oportunidad en su
presentación. En el aspecto marcario, el incumplimiento de cualquier disposición de la
Decisión 344 abre la posibilidad a la acción imprescriptible de nulidad de la concesión de
la marca. Esta norma rige prioritariamente sobre los ordenamientos nacionales de cada
uno de los Países Miembros.” 9
En sentencias anteriores se ha señalado que las características de la acción de nulidad son las
que se anotan a continuación:
9

“Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una
acción imprescriptible.

“Puede ser decretada de oficio o a petición de parte, evento éste en el que el
solicitante debe acreditar interés.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 24 de septiembre de 1997. Proceso Nº 10IP-97. Marca: “COLSUBSIDIO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 308 de 28 de
noviembre de 1997.
-9
“El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna pero en todo
caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas.

“La competencia para el conocimiento de estas acciones se defiere a lo que disponga
el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la
Disposición Final Única, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una
administrativa cuando defina el significado de “Autoridad Nacional Competente”;
debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de
todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional.” 10
De todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
C O N C L U Y E:
PRIMERO:
Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad,
perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el
artículo 81 de la Decisión 344 además, de no estar incurso en alguna de las
causales de irregistrabilidad que al respecto señala la norma citada.
SEGUNDO:
La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado los productos o
servicios producidos o comercializados por una persona de otros de diferente
procedencia. Por ello no hay lugar al registro de un signo, que pudiese engañar
al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, naturaleza, modo de
fabricación, características, cualidades o la aptitud para el empleo de los
productos o servicios.
TERCERO:
Si los signos son idénticos y los productos similares, la confusión es apreciable a
primera vista, sin necesidad de recurrir a las reglas que la doctrina y la
jurisprudencia de este Tribunal, han establecido para determinar la confusión.
La simple duda o la probabilidad de una confusión de que el segundo signo
pueda causar ese fenómeno marcario, presta mérito suficiente para descartar el
registro del signo posteriormente solicitado.
CUARTO:
Comúnmente las marcas farmacéuticas se conforman de partículas de uso
común, las que no pueden ser de uso exclusivo de un determinado titular
marcario, ya que pertenecen al dominio público, porque al ser esos vocablos
usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando;
hacerlo constituirá el monopolio de partículas necesarias en beneficio de unos
pocos.
QUINTO:
Las observaciones a la solicitud de registro de una marca pueden ser formuladas
por las personas que acrediten tener legítimo interés, dentro de los treinta días
hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de que se trate.
SEXTO:
La Oficina Nacional Competente al examinar los signos, recurre a un criterio
discrecional, que en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la
jurisprudencia han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser
tenidas en cuenta, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión.
10
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 19 de mayo de 1999. Proceso Nº 11IP-99. Marca: “LELLI”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 466 de 6 de agosto de 1999.
- 10 SEPTIMO:
Las causales para proponer la acción de nulidad del registro de marca, están
determinadas en forma taxativa en la Decisión 344 y puede proponerse de oficio o
a petición de parte, la mencionada acción es imprescriptible.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº
7435-LY, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las
prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría
General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.
Walter Kaune Arteaga
PRESIDENTE
Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO
Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO
Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO a.i.