la proteccion reforzada de la marca notoria y la marca renombrada

SEMINARIO SOBRE LA NUEVA LEY DE MARCAS
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
17-18 DE DICIEMBRE DE 2001
LA PROTECCION REFORZADA DE LA MARCA
NOTORIA Y LA MARCA RENOMBRADA
LUIS DE JAVIER
DIRECTOR DEP. LEGAL
MIGUEL TORRES, S.A.
I.
FELICITACION Y AGRADECIMIENTO
Ante todo permítanme agradecer al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la persona
de su Subsecretario, Carlos González Bueno, así como a la Oficina Española de Patentes
y Marcas, en la persona de su Director, José López Calvo, por haberme honrado al
solicitar mi participación en éste, uno de los primeros, sino el primer foro en el que se
debate la nueva ley de Marcas aprobada en los primeros días del presente mes.
Pero me gustaría constar que mi agradecimiento es doble, no sólo en lo personal,
como acabo de hacer, sino en lo institucional. Tanto ANDEMA, (Asociación Nacional para
la Defensa de la Marca), de la cual soy vicepresidente, cuanto el Foro de Marcas
Renombradas, que agrupa a las 50 empresas españolas titulares de marcas
renombradas y con fuerte presencia internacional, requisitos estos indispensables para
postular al Foro, quieren dejar constancia de su agradecimiento, muy especial, a D. Carlos
González Bueno. Carlos González Bueno desde su etapa como Director de la Oficina
Española de Patentes y Marcas y ahora como Subsecretario del Ministerio de Ciencia y
Tecnología es una de las causas fundamentales de que todos estemos aquí reunidos, y
ello porque es ha sido el mayor impulsor, con la inestimable cooperación del Sr. López
Calvo y el equipo de la OEPM, del texto legal consagrado en la Ley 17/2001 de 7 de
diciembre, de Marcas.
Antes de entrar a dar una breves pinceladas sobre la materia que me ha sido
asignada, no puedo por menos, en nombre de ANDEMA y del Foro de Marcas
Renombradas, que agradecer públicamente la labor realizada en el trámite parlamentario
del Sr. Fernández de Trocóniz. Los que hemos seguido el día a día del iter parlamentario
del proyecto que ha cristalizado en la presente Ley de Marcas no fue, un “camino de
rosas”. Vaya, pues, el agradecimiento del mundo empresarial al Sr. Fernández de
Trocóniz pues su inestimable ayuda,
II.
POR QUE SE HAN DE PROTEGER LAS MARCAS NOTORIAS
Y LAS MARCAS RENOMBRADAS
Los Srs. González Bueno y López Calvo, desde el primer día que tomaron
posesión en sus cargos de responsabilidad, fueron conscientes de la importancia de la
materia cuya gestión se les había confiado. Fueron conscientes de asumir un postulado
tan simple como que para que administrar una Ley de Marcas es necesario que haya
precisamente eso,
M A R C A S.
Además, fueron conscientes que la existencia de marcas, y marcas fuertes, era vital
para la economía de la nación. Por ello, el corolario a tales postulados era lógico: sublimar
la protección de las marcas, en especial de las marcas notorias y renombradas.
En definitiva, con la nueva Ley de Marcas y el reconocimiento explicito de las marcas
notorias y renombradas se ha tipificado, a mi entender, el principio de
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“discriminación positiva”
por el cual las empresas titulares de marcas notorias y renombrados hemos venido
clamando ya, desde noviembre de 1988, fecha en que vio la luz la ley de marcas, que será
sustituida por la que hoy comentamos.
Y hemos venido clamando porque nuestras marcas son nuestras empresas
mismas. Esa, y no otra, es la verdadera realidad de la marca: su auténtica identificación
con la empresa que representa. Y ello por una razón fundamental:
LA MARCA NO ES SINO LA REPRESENTACIÓN EXTERIOR, EN
EL MERCADO, DE LA REALIDAD EMPRESARIAL.
No creo que lo anterior sea cuestionable. Y tal característica se da en las empresas
miembros del Foro de Marcas, no sólo TORRES, a la que pertenezco, sino TELEFÓNICA,
FREIXENET, INDITEX, LLADRO, AGROLIMEN, PULLIGAN, BORGES, BARCELO,.....
Con la nueva ley entendemos que el esfuerzo de nuestras respectiva compañías
para crear marcas notorias y renombradas va a ser reconocido por medio de aquel
principio de discriminación positiva, que antes he mencionado. En efecto, los operadores
jurídicos tienen ahora el instrumento que les permita proteger, sin reparos ni debilidades,
con contundencia y rotundidad la distintividad ganada con el esfuerzo empresarial de
muchos años y varios generaciones por las marcas notorias y renombradas españolas.
III. DE DONDE VENIMOS.- HACIA DONDE VAMOS
En su día Lee Iaccoca, Presidente de la fabricante de coches americana
CHRYSLER, famoso por volver la cuenta de explotación de la misma a números negros,
en su día, comentó:
“Si esta empresa tuviera que dividirse, yo me quedaría encantado con
las marcas, los nombres registrados y el fondo de comercio, y usted
podría llevarse los ladrillos y el cemento y demás chatarra que nos
rodea.”
En este punto podemos afirmar la tremenda importancia de la marca, el tremendo
valor intrínseco que la marca conlleva. Por ello, la marca es uno, sino el mayor, principal
activo de la empresa y ello por lo que de imagen de esa misma empresa conlleva. Ya
hemos sentado que tal carácter se potencia si la marca es notoria o renombrada. No es
necesario insistir sobre el tema.
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Las marcas notoria
(aquella que está efectivamente implantada en el mercado, siendo su signo reconocido por
los consumidores, para identificar productos de la misma clase o similares)
y renombrada
(aquélla que además de distinguir al producto, transmite al consumidor una información
extra sobre las cualidades del producto o de la empresa; que es conocida por multitud de
consumidores pertenecientes a mercados diversos; que goza de unos elevados prestigio
y reputación)
son la primera vez que, conjuntamente y con la debida separación son tratadas por un
texto legal. No existen antecedentes de tal tratamiento conjunto. De ahí la extraordinaria
importancia, por hito, que la Ley de Marcas, que entrará en vigor el 31 de julio del año
próximo, tiene.
En efecto, la “marca notoriamente conocida” fue recogida en el Convenio de la Unión
de París, en su artículo 6 bis, en sus revisiones de Londres (1934), Lisboa (1958)
Estocolmo (1967) y Ginebra (1977-1979).
Por su parte, la legislación marcaria histórica en nuestro país no supo recoger con
claridad la existencia de los dos tipo de marcas, dependiendo de su grado de
conocimiento e introducción en el mercado, pareciendo, más bien, que abonaba la
confusión intelectual y terminológica.
Así, el Estatuto de 1929 no recogía los concepto de marcas notoria o renombrada,
no formulaba expresamente una prohibición de acceso al registro de una marca novel
basada en la existencia de una marca notoria o renombrada anterior. Por ello la
Jurisprudencia, unas veces con mayor acierto y otras con menos, intentaba otorgar una
mayor protección a aquellas marcas cuya fama o renombre era esgrimido por sus
titulares. Dado lo no positivación del concepto, el Tribunal Supremo intentó sentar una
doctrina por la cual se calificaba a la marca renombrada como una indicación de
procedencia, de crédito o reputación industrial, manteniendo que una marca posterior
idéntica o muy semejante constituía una “falsa indicación de procedencia, crédito y de
reputación industrial”, estando por ello, incursa en la prohibición establecida en el artículo
124, 3 del venerable Estatuto de la Propiedad Industrial. Los titulares de marcas notorias y
renombradas conocemos, por propia experiencia, lo errática de la doctrina del Alto Tribunal
al, primero, definir los concepto jurídicos y, segundo y más importante, al definir la
consecuencia jurídica, al definir el grado de protección y extensión de las misma de las
marcas notorias y renombradas.
Por ello, era una reivindicación constante que se positivizaran los concepto de
marcas notoria y renombradas.
La Ley de 1988, a mi entender, no fue lo suficientemente valiente en este sentido.
Así, sólo recogió el concepto de marca notoria en el art. 3,2 al reconocer los derechos del
titular de marca notoria extranjera no registrada en España y en el art. 38, 3 al disponer
que se habría de tener en cuenta la “notoriedad y prestigio” de la marca para fijar la
indemnización en los supuestos de violación de los derechos de su titular.
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Por su parte, la Ley de 1998 no recogía el concepto de marca renombrada.
Como he señalado, la no cristalización legal de los conceptos, dirigiendo un mandato
claro y rotundo al operador de la norma, fundamentalmente, al poder judicial, unida a una
inveterada falta de existencia de marcas notorias y renombradas netamente españoles
llevaba a, como he señalado, la no existencia de una doctrina firme respecto al alcance de
la protección de ambos signos distintivos. Esto, en el mejor de los casos puesto que en
otros, y no precisamente aislados, se castigaba la notoriedad o renombre.
Todos conocemos el cuerpo jurisprudencial que fijaba la doctrina por la cual se
sentaba el principio de no necesidad de protección de las marcas notorias o renombradas.
“las marcas notorias y renombradas ”sentaba tal doctrina, “se protegen por si solas, dado
el grado de conocimiento que de ellas tiene el público”.
Por ello, desde el mismo día en que entró en vigor la Ley de 1988 tanto la mejor
doctrina científica como los titulares de derechos de marcas notorias y renombradas
denunciaron que aquella Ley de marcas se había quedado corta en la protección de
aquellas respecto a lo previsto en la Directiva Europea de marcas, que vio la luz un mes
después de la Ley del 88.
No creo que sea necesario repetir lo que ha sido argumento renuente en la mayoría
de los Foros que sobre el tema se han celebrado desde el mismo día que la vigente Ley,
aunque con fecha de caducidad, entró en vigor.
Y todos esos conceptos hicieron que, en un primer momento ANDEMA y, con
posterioridad el Foro de Marcas Renombradas presentaran a la Oficina Española de
Patentes y Marcas varios borradores a los sucesivos proyectos que, desde el año 1997 se
fueron elaborando. Como ya he señalado más arriba; en una economía globalizada sólo
sobrevivirá un país con marcas fuertes. Y es en momento, cuando las marcas son fuertes
en el mercado, es cuando es necesario sublimar su protección, cuando es necesario
evitar la dilución del valor evocativo de la marca.
El venerable Estatuto de 1930 entendió claramente la cuestión cuando en su art. 1, 2
establecía que
“La ley no crea, por tanto, la propiedad industrial, y su función se limita
a reconocer, regular y reglamentar, mediante el cumplimiento de las
formalidades que en esta Ley se fijen, el derecho que por sí mismos
hayan adquirido lo interesados por el hecho de la prioridad de la
invención, del uso o del registro, según los casos.”
El buen producto y la marca, notoria o renombrada, que lo identifica está ahí. Solo
resta otorgarle la protección que se merece. Solo resta positivizar el respeto que el
producto y la marca han obtenido en el mercado, que ha sido reconocido por los
consumidores.
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IV. ¿DÓNDE ESTAREMOS?
Los esfuerzos realizados no han sido vanos. Entendemos que España, con la Ley
que entrará en vigor el próximo 31 de julio de 2002 ha dado un paso de gigante para
situarse al frente de las legislaciones marcarias más avanzadas de nuestro entorno en
cuanto a la definición de los conceptos de marcas notoria y renombrada y del alcance de
su protección.
En efecto, como reconoce la Exposición de Motivos de la Ley 17/2001,
“...se establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una
definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando
el alcance de su protección.”
En efecto, la nueva Ley dedica todo el art. 8, en sede de Prohibiciones Relativas de
acceso al Registro de marcas nóveles, al tratamiento de
“Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados”
La Ley, por fin, positiviza el riesgo de “dilución de la marca”, en el último párrafo del
art. 8,1, al prohibir el registro de una marca o signo cuando el uso de esa marca o signo
“realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido
o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de
dichos signos anteriores.”
Por lo demás, el art. 8,2 defiende a la marca notoriamente conocida, más alla
incluso del principio de especialidad, tanto mayor se el grado de conocimiento por el
público de la misma.
Asimismo, y tras la enmienda introducida en el sentido señalado, el art. 8,3, se
reconoce la protección de la marca renombrada, definitivamente más allá del principio de
especialidad
“Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en
general...”
Las consecuencias jurídicas de la positivación del concepto legal vienen recogidas
en el Título V de la nueva Ley, bajo el epígrafe general de el
Contenido del derecho de marca
En efecto, el art. 34, 2, c) autoriza al titular de marcas notorias o renombradas a
prohibir que terceros utilicen en el tráfico económico
“cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no
sean similares a aquellos par los que no está registrada la marca....y
con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar
una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o,
en general cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido
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o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de
dicha marca registrada.”
Por lo demás, simplemente recordar que, se mantiene la protección de la marca “no
registrada notoriamente conocida en los términos del art. 6 del convenio de la Unión de
París, pero, a mi parecer, con mejor técnica legislativa puesto que la Ley, en el art. 34, 5
se limita a otorgar tal protección en los términos previstos en tal Convenio. Sin mas
adicciones o sustracciones.
Por su parte, el art. 42, en sede de Acciones por violación del derecho de marca
(Capítulo III del Título V) vuelve a reforzar los derechos del titular de los signos distintivos
que estamos comentando cuando establece el nacimiento del derecho a la indemnización
de daños y perjuicios causados cuando las marcas lesionadas sean notorias o
renombradas
Por lo demás, el art. 43, 3 establece que la
notoriedad, renombre y prestigio
de una marca han de ser tenidos en cuenta para la fijación de tal indemnización de daños
y perjuicios.
El sistema de protección de las marcas notorias y renombradas en España vendrá
cerrado, si cristaliza lo previsto en el borrador de Reglamento para ejecución de la ley de
Marcas.
En efecto, tal Texto establece en su artículo 17 (Capítulo IV del Titulo II - Oposiciones
y Observaciones de Terceros) que el escrito de oposición deberá incluir
“Art. 17,2,
g) Si la oposición se basa en una marca notoriamente conocida en el
sentido del artículo 6.2d) de la Ley, un indicación en tal sentido.
h) Si la oposición se basa en una marca anterior notoria o renombrada
en el sentido del artículo 8 de la Ley, una indicación en tal sentido.”
Por su parte el art. 18, bajo la rúbrica de “Presentación de pruebas y documentos”
preceptúa que
“...Cuando la oposición se base en una marca no registrada
notoriamente conocida, conforme a lo previsto en el artículo 6.2, o en
una marca registrada notoria o renombrada conforme a lo previsto en e
artículo 8 de la Ley, el escrito de oposición irá acompañado
preferentemente por las pruebas que acrediten el carácter notorio o
renombrado de las marcas anteriores.”
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Parece que, al fin, el sistema es claro. Probado que sea la notoriedad o renombre
de una marca, se aumenta el grado de protección de las mismas, cerrando el registro a
quellas marcas que
- puedan evocar una conexión con las notorias o renombradas;
- cuando el uso de las marcas postulantes pudiere implicar un aprovechamiento
indebido de las marcas notorias o renombradas;
- cuando dicho uso pueda implicar un menoscabo del carácter distintivo o de la
notoriedad o renombre de dichos signos;
tal como preceptúa el art. 8,1 de la Ley, ya comentado.
Por fin, España tiene una Ley de Marcas a la altura de sus empresas titulares de
marcas notorias y renombradas.
Ahora sólo hace falta que los destinatarios de la Ley, en especial jueces y
magistrados, se den cuenta de lo anterior.
Muchas gracias.
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