Teoría de los equivalentes: principios fundamentales y jurisprudencia

Teoría de los equivalentes: Principios
Fundamentales y Jurisprudencia
Marco Mergoni
18.03.2014
EL EFECTO ANGORA
Las reivindicaciones definen e informan al público del ámbito de protección
de la patente:
Interpretación Literal
Equivalentes
Raison d'être
protección
certidumbre
•
El ámbito de protección debe ser suficiente para impedir a los terceros
"escapar" de la infracción mediante pequeñas adaptaciones o
modificaciones banales.
•
Describir todas las variaciones posibles de realización de la invención
es imposible. Siempre es posible modificar elementos que resuelvan
el mismo problema con el mismo efecto.
•
Balance entre protección adecuada y certidumbre legal
Que son Equivalentes?
•
Equivalente = que tiene el mismo valor
•
Elemento que para el experto en la materia es obvio que su uso
resulta en el mismo resultado que el alcanzado por el elemento
especificado el la reivindicación.
•
No existe un consenso universal sobre la definición de equivalentes
en materia de patentes
Equivalentes
B2 equivalente a B1?
B2
AC
B1
Patente:
Aparato A, B1, C
A: caramelo
B1: vástago rígido
C: un extremo libre,
otro penetra en el caramelo
Presunto Infractor
Aparato A, B2, C
A: caramelo
B2: vástago elástico
C: un extremo libre,
otro penetra en el caramelo
Jurisprudencia US
•
•
Graver Tank & Mfg v Linder Air (1950) (Supreme Court): Un
equivalente a) realiza la misma función b) de la misma manera c)
obteniendo el mismo resultado (en este caso: reemplazar el magnesio
de la reivindicación con manganeso en composiciones de soldadura).
Function-way-result test
•
Pennwalt Corp v Durand-Wayland Inc 1987
•
La doctrina de equivalentes no puede eliminar la plétora de
limitaciones estructurales y funcionales de la reivindicación en las
cuales el público tiene derecho en confiar para evitar la infracción.
Cada elemento de la reivindicación es esencial y el propietario debe
mostrar cada elemento o su equivalente en el aparato acusado de
infracción .
“principio de Element by Element”
•
Jurisprudencia US
•
Wilson Sporting Goods Co v David Geoffrey & Associates (1990);
Stream feeder v Sure-Feed Systems Inc (1999)
•
Un proceso o aparato no puede infringir bajo la doctrina de
equivalentes si es una mera variación obvia del los procesos o
aparatos del estado de la técnica
•
Warner-Jenkinson Co v Hilton Davis Chem Co (1997, Supreme
Court)
Cada elemento de la invención reivindicada debe de compararse, y no
solo la invención como un todo.
File Wrapper Estoppel: el abandono de materia durante la
prosecución de la patente puede excluir el recapturar esa materia mas
tarde, incluso si es equivalente a la materia reivindicada. Si las
razones del abandono no están claras en el expediente, la carga de la
prueba está en el titular de la patente.
•
•
Jurisprudencia US
•
Festo Corpn v Shoketsu Kinzoku Kabushiki Co
•
Limitaciones a las reivindicaciones para satisfacer cualquier
requerimiento de la Ley de Patentes y no solo para evitar "prior art"
pueden dar lugar a un Estoppel.
•
Un Estoppel no impide de manera total y automática los equivalentes;
la cuestión es determinar que "equivalentes" han sido abandonados
(decisión diferente a la del Tribunal de la Corte Federal).
Catnic v. Hill & Smith, [1982]
Infractor con
6 inclinación:
90
10
Jurisprudencia Europea: UK
•
Antes de 1977, (CEP), tendencia a la interpretación Literal en pro de
una mayor certidumbre legal
•
“Catnic Components LTD vs Hill & Smith” (1982) e “Improver
Corporation v Remington Consumer” (1990), Kirin-Amgen, EPO
– Tiene el equivalente un efecto material en la manera en que la
invención funciona? Si no tiene efecto material– Sería este hecho (no tener efecto material sobre la invención)
obvio para el experto en la materia? Si fuera así– Habría entendido el experto en la materia de la lectura de las
reivindicaciones que el titular de la patente pretendía un
seguimiento estricto de todos los elementos de la reivindicación?
– Si fuera así : No hay equivalencia
Improver v Remington
Improver v Remington
Improver vs Remington en Europa
•
GB: infracción denegada
•
DE: infracción
•
NL: infracción
•
AT: infracción denegada
•
IT: infracción
Jurisprudencia Europea: DE
•
Reimann/Koeler 2002: Tilmann 2003; Meier-Beck 2003
•
Tres condiciones:
– El elemento equivalente debe producir el mismo efecto técnico;
– El experto en la materia debe poder reconocer que el elemento
equivalente produce el mismo efecto técnico sin necesidad de un
"inventive skill”
– El experto en la materia debe de considerar el modo de
realización divergente con sus elementos modificados como una
solución equivalente teniendo en cuenta los elementos
semánticos de la reivindicación.
Jurisprudencia Europea: DE
•
Defensa Formstein (1987): la pretendida infracción deriva de manera
obvia del estado de la técnica. No puede haber infracción para un
desarrollo del estado de la técnica accesible al público y que deriva de
manera obvia del mismo.
•
Invenciones dependientes infringen la patente, siempre que la
enseñanza de la patente sea aplicada o utilizada, incluso si la
invención subsecuente alcanza un mayor desarrollo inventivo
(Befestigungsvorrichtung II, 1992)
Teoría de los equivalentes: Convención Europea
•
Art. 69(1) y protocolo de interpretación (Art 1 y 2):
•
Art 69(1): El ámbito de protección conferido por la patente está
determinado por las reivindicaciones. La descripción y los dibujos
sirven para interpretar las reivindicaciones.
•
Art (1) del Protocolo de interpretación: El Art 69 no debe interpretarse
de manera que las reivindicaciones determinen de manera literal el
ámbito de protección de la patente, ni tampoco que la protección
determinada por las reivindicaciones quede abierta a cualquier
interpretación basada en la descripción, sirviendo solo de referencia.
Teoría de los equivalentes: Convención Europea
•
Art 2 del Protocolo de interpretación del Art 69:
"For the purpose of determining the extent of protection conferred by a
European patent, due account shall be taken of any element which is
equivalent to an element specified in the claims."
•
Conferencia de revisión EPC 2000: No acuerdo en la definición de
equivalentes. Las cortes de Justicia deben decidir en cada caso.
Teoría de los equivalentes: principios generales
•
Las reivindicaciones definen un derecho de exclusividad, y deben de
interpretarse como un texto legal.
•
Las reivindicaciones definen el ámbito de protección y deben de ser
interpretadas a la luz de la descripción y los dibujos. Sin embargo la
protección no se extiende a el contenido técnico que se describe pero
no se reivindica.
•
La descripción es el diccionario de la patente, especialmente en
campos técnicos emergentes.
Teoría de los equivalentes: Principios generales
•
La interpretación de las reivindicaciones debe ser hecha teniendo en
cuenta el uso o propósito de la solución técnica que ofrece la patente.
Una interpretación literal basada en un análisis puramente verbal no
es la apropiada.
•
La interpretación de las reivindicaciones ha de basarse en el
conocimiento del experto en la materia.
•
Declaraciones restrictivas realizadas durante el procedimiento de
concesión, oposición o apelación son irrelevantes si no se encuentran
en el texto de la patente misma. El tipo "US prosecution history
estoppel" no se practica en Europa (proposición en esta dirección fué
rechazada durante la Conferencia de revisón EPC 2000).
US prosecution History Estoppel
•
Los tribunales en Europa sí pueden tener en cuenta lo ocurrido
durante la concesión de la patente: en Institute Pasteur vs Chiron,
23.11.2010, tribunal de casación (reivindicaciones limitadas durante
oposición); Institute Pasteur vs Siemens, tribunal de primera instancia,
28.05.2010; Safeway vs Kedge 10.03.2010, tribunal de La Haya;
Institute Pasteur vs Chiron, tribunal de apelación, 04-03-2009
Teoría de los equivalentes: Principios generales
•
No hay uso equivalente si el modo de realización del infractor no es
patentable con respecto al estado de la técnica o si la descripción
claramente excluye el modo de realización.
•
El hecho que el modo de realización equivalente esté patentado no
excluye la infracción
•
Todas la caracteristicas técnicas de la reivindicación tienen el mismo
valor. La distinción entre lo "esencial" y "no esencial" es problematico.
Teoría de los equivalentes: principios generales
•
Un modo de realización (mejor o peor que la patente) constituye
INFRACCIÓN si TODAS las caracteristicas de la reivindicación están
presentes de manera literal o de forma equivalente
“We are not final because we are
infallible, but we are infallible only
because we are final.”
(Robert Jackson, USA Supreme Court)
(res judicata pro veritate tenetur)
Gracias por su atención
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