Procedimientos de anulación, normas sustantivas DIRECTRICES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) PARTE D, SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTOS DE ANULACIÓN, NORMAS SUSTANTIVAS Versión final: noviembre de 2007 Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte D, Sección 2 Página 1 Procedimientos de anulación, normas sustantivas ÍNDICE OBSERVACIÓN PREVIA ............................................................................................................. 3 1. 2. 3. MOTIVOS DE ANULACIÓN ...................................................................................................3 EFECTOS DE LA ANULACIÓN ...............................................................................................3 EXAMEN DE LAS CONDICIONES DE CADUCIDAD ....................................................................3 3.1. Falta de uso................................................................................................................4 3.1.1. Carga de la prueba............................................................................................................. 4 3.1.2. Uso efectivo........................................................................................................................ 5 3.1.3. Ámbito geográfico del uso .................................................................................................. 6 3.1.4. Período que debe tomarse en consideración ..................................................................... 7 3.1.5. Excepción a la regla de los cinco años............................................................................... 7 3.1.6. Causas justificativas de la falta de uso............................................................................... 7 3.2. Conversión de la marca comunitaria en un término genérico....................................8 3.2.1. Carga de la prueba............................................................................................................. 8 3.2.2 Designación usual .............................................................................................................. 9 3.2.3. Público pertinente............................................................................................................... 9 3.3. Marcas comunitarias que induzcan a error ................................................................9 3.3.1. Carga de la prueba............................................................................................................. 9 3.3.2. Ejemplos........................................................................................................................... 10 4. CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA .......................................................................................10 4.1. Cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7. ....................................................................................................................10 4.1.1. Momentos que deberán tomarse en consideración.......................................................... 11 4.1.2. Criterios que deben aplicarse........................................................................................... 11 4.2. Defensa contra la alegación de falta de carácter distintivo......................................11 4.2.1. Carga de la prueba, criterio aplicable y momento que debe tomarse en consideración .. 11 4.3. Mala fe ......................................................................................................................12 4.3.1. Momento que deberá tomarse en consideración ............................................................. 12 4.3.2. Principio de mala fe .......................................................................................................... 12 4.3.3. Ejemplos de mala fe ......................................................................................................... 12 4.3.4. Ejemplos en los que no existe mala fe ............................................................................. 13 5. CAUSAS DE NULIDAD RELATIVA ........................................................................................13 5.1. Las mismas causas aplicables a los procedimientos de oposición en virtud del artículo 8...........................................................................................................................13 5.2. Defensas contra una solicitud en virtud del artículo 52, apartado 1 ........................13 5.2.1. Consentimiento al registro................................................................................................ 14 5.2.2. Solicitudes de declaración de nulidad o demandas de reconvención anteriores.............. 14 5.2.3. Tolerancia......................................................................................................................... 14 5.2.4. Falta de uso de la marca anterior ..................................................................................... 15 5.3. Otros derechos anteriores ........................................................................................15 5.3.1. Un derecho al nombre o un derecho a la imagen............................................................. 15 5.3.2. Un derecho de autor......................................................................................................... 15 5.3.3. Un derecho de propiedad industrial.................................................................................. 16 5.4. Defensa contra una solicitud en virtud del artículo 52, apartado 2 ..........................16 5.5. Solicitudes de declaración de nulidad o demandas de reconvención anteriores ....16 6. DEFENSA GENERAL CONTRA SOLICITUDES DE CADUCIDAD O DE DECLARACIÓN DE NULIDAD .16 6.1. La misma acción previamente resuelta....................................................................17 6.2. Excepción en el caso de las resoluciones de oposición ..........................................17 Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte D, Sección 2 Página 2 Procedimientos de anulación, normas sustantivas OBSERVACIÓN PREVIA Los procedimientos de anulación nunca son iniciados por la Oficina. La iniciativa corresponde al solicitante de la anulación. 1. Motivos de anulación Artículo 55, 1. El término «procedimientos de anulación» comprende las solicitudes de caducidad y las solicitudes de nulidad. Artículo 50 Las causas de caducidad son las siguientes: • la falta de uso; • que la marca se haya convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada; • que la marca pueda inducir a error. Las declaraciones de nulidad pueden basarse en causas absolutas o en causas relativas. Artículo 51 Se consideran causas de nulidad absoluta: • que la marca comunitaria se haya registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7; • que al presentar la solicitud de marca el solicitante haya actuado de mala fe. Artículo 52 Se consideran causas de nulidad relativa: • las mismas causas aplicables a los procedimientos de oposición en virtud del artículo 8; • que exista un derecho al nombre o un derecho a la imagen; • que exista un derecho de autor; • que exista un derecho de propiedad industrial; • que exista otro derecho que conceda una protección similar. 2. Efectos de la anulación Artículo 54 En caso de declaración de caducidad total o parcial, se considerará que, desde la fecha de la solicitud de caducidad, la marca comunitaria no tuvo los efectos señalados en el RMC. A instancia de parte, la División de Anulación podrá fijar una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad. La declaración de nulidad, total o parcial, implica que desde el principio la marca comunitaria careció de los efectos señalados. 3. Examen de las condiciones de caducidad Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte D, Sección 2 Página 3 Procedimientos de anulación, normas sustantivas Artículo 50, 1, a) 3.1. Falta de uso Si durante un período ininterrumpido de cinco años a partir del registro y antes de la presentación de una solicitud de anulación, la marca comunitaria no ha sido objeto de un uso efectivo a efectos de lo dispuesto en el artículo 15 del RMC, deberá declararse la caducidad de la marca, a menos que existan causas justificativas para la falta de uso (3.1.6). Si el uso concierne únicamente a una parte de los productos y servicios para los que ha sido registrada la marca, la caducidad se limitará a la parte de productos y servicios para los que la marca no ha sido utilizada. En el asunto T-126/03 (ALADDIN), el Tribunal de Primera Instancia sostuvo que si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios sólo implica la protección de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría. Declaró asimismo que no debe privarse al titular de una marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo demostrar su uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. Encontramos un ejemplo de la aplicación de este principio en el asunto T256/04 (RESPICUR) presentado ante el Tribunal de Primera Instancia: El Tribunal señala que, dado que la finalidad o el destino del producto o del servicio de que se trata tiene un carácter esencial, constituye un criterio primordial en la definición de una subcategoría de productos o de servicios. La finalidad y el destino de un producto terapéutico se expresan mediante su indicación terapéutica. La sustancia activa y la obligación de una prescripción por el médico son por regla general inapropiados para definir una subcategoría de productos. 3.1.1. Carga de la prueba La carga de la prueba corresponde al titular de la marca comunitaria. Una vez presentada debidamente una solicitud de caducidad desde el punto de vista formal, la carga de presentar las pruebas del uso efectivo a efectos de lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1 del RMC, o de demostrar que existen causas justificativas para la falta de uso, corresponde al titular. El papel de la Oficina consiste en examinar las pruebas a la luz de las alegaciones Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte D, Sección 2 Página 4 Procedimientos de anulación, normas sustantivas presentadas por las partes y no tiene obligación alguna de recabar pruebas de oficio. 3.1.2. Uso efectivo Los medios para apreciar el uso efectivo en los procedimientos de anulación son los mismos que se aplican para examinar las pruebas del uso de la marca comunitaria en los procedimientos de oposición. Por ello, deben tenerse en cuenta las consideraciones pormenorizadas que figuran en la Parte 6 de las directrices de oposición. A continuación se reproducen algunos de los aspectos más importantes. Ni el RMC ni el REMC definen lo que debe considerarse «uso efectivo». No obstante, entretanto el Tribunal de Justicia ha establecido, en el contexto del artículo 10, apartado 3 de la Directiva, varios principios importantes para la interpretación de este término. Ansul 2003 En el asunto C-40/01 (Ansul), de 11 de marzo de 2003, el TJCE establece los siguientes principios: • El uso que se requiere es el uso efectivo de la marca (apartado 35). • Así, procede considerar que el «uso efectivo» es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca (apartado 36); • Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (apartado 36); • De ello se desprende que un «uso efectivo» de la marca supone la utilización de ésta en el mercado de los productos o servicios protegidos por la marca y no sólo en la empresa de que se trate (apartado 37); • El uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular mediante campañas publicitarias, sea inminente (apartado 37); • en la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca (apartado 38); Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte D, Sección 2 Página 5 Procedimientos de anulación, normas sustantivas • La apreciación de las circunstancias del caso de autos puede, así, justificar que se tenga en cuenta, en particular, la naturaleza del producto o del servicio pertinente, las características del mercado de que se trate, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca (apartado 39); • Por lo tanto, no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente (apartado 39). Asunto La Mer, 2004 En el asunto C-259/02 (LaMer), de 27 de enero de 2004, el Tribunal de Justicia reformuló de este modo los criterios del asunto Ansul: • La cuestión de si un uso es suficiente desde el punto de vista cuantitativo para mantener o crear cuotas de mercado para dichos productos o servicios depende de diversos factores y de una apreciación específica. Las características de dichos productos o servicios, la frecuencia o regularidad del uso de la marca, el hecho de que se utilice la marca para comercializar todos los productos o servicios idénticos de la empresa titular o meramente algunos de ellos, o incluso las pruebas relativas al uso de la marca que el titular puede proporcionar, se encuentran entre los factores que deben tomarse en consideración (apartado 22). • El uso de la marca por un único cliente, importador de los productos en relación con los cuales se registró aquélla, puede bastar para probar que tal uso es efectivo, si la operación de importación tiene una verdadera justificación comercial para el titular de la marca (apartado 24). • No cabe establecer una norma de minimis (apartado 25). 3.1.3. Ámbito geográfico del uso Puede existir igualmente uso efectivo si la marca se ha utilizado únicamente en una parte de la Comunidad, como un solo Estado miembro o una parte de éste. Cualquier otra norma constituiría una discriminación entre grandes y pequeñas empresas y, por lo tanto, iría en contra de la finalidad que persigue el sistema de la marca comunitaria, que consiste en que ésta sea accesible a empresas de todo tipo y tamaño. La suficiencia del uso en solo una parte de la Comunidad viene reflejada en las Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión de las Comunidades Europeas incluidas en el Acta del Consejo con ocasión de la adopción del Reglamento sobre la marca comunitaria (Declaraciones conjuntas del Consejo Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte D, Sección 2 Página 6 Procedimientos de anulación, normas sustantivas y de la Comisión de 20.10.1995, Nº B. 10, DO OAMI 1996, pp. 606, 612). Según estas declaraciones, “El Consejo y la Comisión consideran que el uso serio en el sentido del artículo 15 en un solo país constituirá un uso serio en la Comunidad”. Si bien estas declaraciones sólo tienen valor interpretativo y carecen de carácter vinculante, la Oficina las aplica. Sin embargo, cabe destacar que lo que debe cumplirse son los requisitos o criterios europeos y no los criterios nacionales. Es posible que, en algunos casos, los criterios cuantitativos europeos sean superiores a los criterios nacionales correspondientes. 3.1.4. Período que debe tomarse en consideración En primer lugar, la solicitud de caducidad debe desestimarse si la marca comunitaria no ha estado registrada desde hace cinco años en el momento de la presentación de la solicitud de caducidad. En principio, este período de cinco años se cuenta hacia atrás a partir de la fecha de la solicitud de caducidad. Si el titular de la marca comunitaria demuestra que se ha hecho un uso efectivo de dicha marca dentro de este período de cinco años, la solicitud de caducidad se rechazará, salvo en el caso indicado a continuación. 3.1.5. Excepción a la regla de los cinco años Si el uso se inicia o se reanuda dentro de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad, dicho uso no se tendrá en cuenta en caso de que los preparativos para el uso tengan lugar únicamente después de que el titular de la marca comunitaria haya tenido conocimiento de la presentación de una solicitud de caducidad. La carga de la prueba de que el titular tenía conocimiento de tal hecho recaerá sobre el solicitante de la caducidad. 3.1.6. Causas justificativas de la falta de uso 3.1.6.1. Riesgos comerciales Procede considerar que el concepto de causa justificativa se refiere fundamentalmente a circunstancias ajenas al titular de la marca, que le impidan hacer uso de ésta, y no a circunstancias relacionadas con sus dificultades comerciales. Tribunal de Primera Instancia, asunto T-156/01, GIORGI / GIORGIO AIRE, apartado 41 Así pues, se considera que las dificultades financieras a las que ha debido hacer frente una empresa a consecuencia de una recesión económica o debido a sus propios problemas financieros, por ejemplo, procedimientos de insolvencia, quiebra o suspensión temporal de las actividades, no constituyen causas justificativas de la falta de uso en virtud del artículo 50, apartado 1, letra a). Esto tipo de dificultades forman parte del funcionamiento normal de una empresa. Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte D, Sección 2 Página 7 Procedimientos de anulación, normas sustantivas 120/2001 Ecros(fig) / ERCROS (EN) 3.1.6.2. Intervención del Estado Las restricciones a la importación u otras medidas gubernamentales constituyen dos ejemplos de causas justificativas de la falta de uso que se mencionan explícitamente en el artículo 19, apartado 1, segunda frase, del Acuerdo ADPIC. Las restricciones a la importación comprenden los embargos comerciales que afecten a los productos protegidos por la marca. Otras medidas gubernamentales pueden ser los monopolios estatales que impiden todo tipo de uso, o la prohibición estatal de vender los productos por razones de salud o defensa nacional. En este aspecto, los casos típicos son los procedimientos reglamentarios que el titular debe cumplir para ofrecer los productos y servicios correspondientes en el mercado. 1507/2001 DIADUR / VIADUR (EN) (para productos farmacéuticos) 3.1.6.3. Fuerza mayor Otras causas justificativas de la falta de uso son los casos de fuerza mayor que impidan el funcionamiento normal de la empresa del titular. Artículo 50, 1, b) 3.2. Conversión de la marca comunitaria en un término genérico Si, por la actividad o la inactividad de su titular la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que está registrada. 3.2.1. Carga de la prueba La carga de la prueba recae sobre el solicitante de caducidad, el cual deberá demostrar que el término se ha convertido en la designación usual en el comercio como resultado: • de la actividad de su titular, o bien • de la inactividad de su titular. La División de Anulación no llevará a cabo su propia investigación sobre esta cuestión, sino que se limitará a analizar los hechos y alegaciones que presenten las partes. Si el titular utiliza la marca como término descriptivo y ello da lugar a que el término se convierta en la designación usual en el comercio de los productos o los servicios en cuestión, la marca comunitaria podrá ser anulada. Si el titular de la marca ha hecho todo cuanto estaba en su mano al respecto, la marca no puede anularse. Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte D, Sección 2 Página 8 Procedimientos de anulación, normas sustantivas 3.2.2 Designación usual La marca tiene que haberse convertido en la designación usual del producto o servicio en cuestión no sólo entre determinadas personas, sino entre la gran mayoría del público pertinente, incluidas las personas que intervienen en el comercio de dicho producto o servicio. No basta con que la marca se emplee como sinónimo o expresión abreviada de un producto o servicio determinado, siempre que el público pertinente reconozca que el término es una marca que designa los productos o servicios de una determinada empresa. Por ejemplo, cuando una persona realiza búsquedas en Internet, puede decir que va a hacer un google, pero esta expresión abreviada no convierte a GOOGLE (marca comunitaria nº 1104306) en un término genérico, sino que sigue siendo un término que designa los productos y servicios de una determinada empresa. Es habitual que la gente utilice estas expresiones abreviadas sin que se pierda la función de indicación del origen de dichas expresiones. Si la marca se convierte en una designación usual en el comercio a pesar de la actividad del titular no se podrá declarar la caducidad de la marca. La actividad del titular puede incluir publicidad, colocación de avisos en las etiquetas, recurso al artículo 10 del RMC (reproducción en diccionarios), si bien esta lista no es exhaustiva. 3.2.3. Público pertinente En una cuestión prejudicial, el TJCE declaró en el asunto C-371/02 (BOSTONGURKA) que: «... en el supuesto de que intervengan intermediarios en la distribución al consumidor o usuario final de un producto amparado por una marca registrada, los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la referida marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto en cuestión son los consumidores o usuarios finales del producto y/o los profesionales que intervienen en la comercialización de dicho producto». Artículo 50, 1, c) 3.3. Marcas comunitarias que induzcan a error Si, a consecuencia del uso que el titular haga de la marca o que se haga con su consentimiento, la marca puede inducir al público a error, en particular en lo referente a la naturaleza, la calidad y la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios para los que está registrada, puede declararse la caducidad de la marca. En este contexto, calidad significa una característica o atributo, y no un grado o nivel de excelencia. 3.3.1. Carga de la prueba Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte D, Sección 2 Página 9 Procedimientos de anulación, normas sustantivas La carga de la prueba de que la marca induce a error corresponderá al solicitante de la caducidad. Este debe demostrar, asimismo, que es el uso que hace de ella el titular el que induce a error. Si el uso de la marca lo ha efectuado una persona distinta del titular, la carga de la prueba de que el titular ha autorizado dicho uso corresponde al solicitante de caducidad. La División de Anulación no llevará a cabo su propia investigación del asunto, sino que se limitará a analizar los hechos y alegaciones que presenten las partes. 3.3.2. Ejemplos Una marca comunitaria figurativa dotada de carácter distintivo contiene las palabras «Queso de cabra» y ha sido registrada para queso de cabra. No obstante, la marca se usa tanto para queso de cabra como para queso de oveja. Por lo tanto, la marca comunitaria puede ser objeto de una declaración de caducidad. Una marca comunitaria figurativa provista de carácter palabras «pura lana virgen» y ha sido registrada para obstante, la marca se usa para prendas de vestir artificiales. Por consiguiente, puede ser objeto de caducidad. distintivo contiene las prendas de vestir. No fabricadas con fibras una declaración de Una marca comunitaria está compuesta por una etiqueta distintiva que incluye igualmente las palabras «zapatos de piel auténtica » y ha sido registrada para calzado de la clase 25. Se ha demostrado que el titular vende únicamente calzado fabricado con materiales que no son de piel. Por ello, la marca comunitaria puede ser objeto de una declaración de caducidad. 4. Causas de nulidad absoluta Artículo 51, 1, a) 4.1. Cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7. Si, en el momento de su registro, la marca comunitaria pudiera no ser apta para el registro por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 7, podrá ser anulada, salvo en el caso mencionado en el apartado 4.2. de las presentes directrices. Un ejemplo es el asunto Lego Brick, en el que la marca comunitaria nº 107029 se registró contraviniendo las disposiciones del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii). En este asunto, al aceptar el registro de esta marca, la Oficina aplicó un criterio que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas consideró incorrecto en otro asunto. En la resolución dictada en el procedimiento de recurso, la Sala de Recurso Ampliada (R- 856/2004 G) confirmó la resolución de la División de Anulación. Esta resolución ha sido impugnada ante el Tribunal de Primera Instancia. A la espera del resultado de este nuevo recurso, la Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte D, Sección 2 Página 10 Procedimientos de anulación, normas sustantivas División de Anulación seguirá el planteamiento seguido por la Sala Ampliada en asuntos similares. Otro ejemplo es la resolución de la Oficina de registrar un término por ignorar en ese momento que tenía carácter descriptivo. Tribunal de Primera Instancia, asunto T-237/01 (marca comunitaria BSS nº 90134). La División de Anulación no llevará a cabo su propia investigación del asunto, sino que se limitará a analizar los hechos y alegaciones que presenten las partes. 4.1.1. Momentos que deberán tomarse en consideración Con excepción de las circunstancias descritas en el apartado 4.2. de las presentes directrices, los momentos con respecto a los cuales debe efectuarse el examen son la fecha de presentación y la fecha de registro de la marca comunitaria. Si las circunstancias en la fecha de presentación de la marca eran tales que podrían haber dado lugar a una denegación en virtud del artículo 7, y dicha denegación no se produjo, la marca puede ser declarada nula. Asimismo, se pueden tener en cuenta otros eventos que hayan tenido lugar entre el momento de aceptación para publicación y el posterior registro. Por ejemplo, entre la fecha de presentación y la fecha de registro, la marca podría convertirse en la designación usual en el comercio de los productos o los servicios para los cuales se concedió el registro. 4.1.2. Criterios que deben aplicarse Las Directrices de examen recogen con detalle los criterios que deben aplicarse para determinar si una solicitud de marca comunitaria cumple las disposiciones del artículo 7. Estos criterios son idénticos en los procedimientos de nulidad. Artículo 51, 2 4.2. Defensa contra la alegación de falta de carácter distintivo Carácter distintivo adquirido Aún cuando se hubiera registrado la marca comunitaria contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo. 4.2.1. Carga de la prueba, criterio aplicable y momento que debe tomarse en consideración Corresponde exclusivamente al titular de la marca comunitaria reivindicar el carácter distintivo adquirido y presentar las pruebas a este respecto. El examen Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte D, Sección 2 Página 11 Procedimientos de anulación, normas sustantivas debe realizarse de conformidad con la parte pertinente de las Directrices de examen. El titular debe demostrar que en el momento de presentación de la solicitud de nulidad, la marca ya había adquirido carácter distintivo y que esta situación se mantiene. Artículo 51, 1, b) 4.3. Mala fe Cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe, ésta podrá declararse nula. 4.3.1. Momento que deberá tomarse en consideración Deberá examinarse la situación teniendo en cuenta las circunstancias existentes en la fecha de presentación. Los hechos posteriores pueden arrojar luz sobre la situación en la fecha de presentación, pero el momento esencial que debe tenerse en cuenta es la propia fecha de presentación. 4.3.2. Principio de mala fe Ni el RMC ni el REMC ofrecen una definición de mala fe. Según la Oficina, podrá considerarse mala fe «una conducta desleal que no es acorde con las normas de una conducta comercial aceptable», pero ésta no es una definición exhaustiva, pues se puede considerar que otras conductas demuestran mala fe. Desde un punto de vista conceptual, por mala fe se puede entender una «intención desleal». Resolución de la División de Anulación de 10 de octubre de 2004 (marca comunitaria ER, nº 2386126). Resolución de las Salas de Recurso en el asunto R 582/2003-4 (EAST SIDE MARIO’S). Los ejemplos citados en los apartados 4.3.3. y 4.3.4. de las presentes directrices no son exhaustivos. En la monografía sobre mala fe de 31 de enero de 2003, figura una exposición útil a este respecto (http://oami.europa.eu/es/enlargement/pdf/badfaith). 4.3.3. Ejemplos de mala fe Existe mala fe cuando el solicitante de la marca comunitaria pretende reivindicar, mediante su registro, una marca de un tercero con el que ha tenido relaciones contractuales o precontractuales. Puede constituir un indicio de mala fe el hecho de que se solicite el registro como marca comunitaria de una marca que ya ha sido anulada por mala fe en un Estado miembro. Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte D, Sección 2 Página 12 Procedimientos de anulación, normas sustantivas Resolución de la División de Anulación de 25 de agosto de 2003 (marca comunitaria POGGIO AL CASONE, nº 1302306). Si el titular de una marca comunitaria presenta repetidas solicitudes para la misma marca con el fin de evitar las consecuencias de la caducidad, parcial o total, por falta de uso de marcas comunitarias anteriores, el titular actúa de mala fe. 4.3.4. Ejemplos en los que no existe mala fe Una solicitud de marca comunitaria idéntica a una solicitud de marca que haya sido rechazada por la Oficina de Propiedad Industrial de un Estado miembro debido a su carácter descriptivo no constituye un caso de mala fe. Resolución de la División de Anulación de 23 de noviembre de 2004 (marca comunitaria AALBORG, nº 2644243). El sistema de la marca comunitaria no exige que el solicitante tenga la intención de utilizar la marca en el momento de la presentación de la solicitud. Así pues, la falta de intención de uso no constituye un motivo para declarar mala fe. Asimismo, solicitar protección para una amplia gama de productos y servicios tampoco constituye mala fe. Resolución de la División de Anulación de 14 de diciembre de 2004 (marca comunitaria NAKED, nº 1628395). El hecho de que, durante el procedimiento de solicitud, el solicitante reivindique derechos, como el derecho de prioridad o de antigüedad, que posteriormente sean desestimados no constituye mala fe. Resolución de la División de Anulación de 27 de septiembre de 2004 (marca comunitaria XENIVM, nº 369942). 5. Causas de nulidad relativa Artículo 52, 1 5.1. Las mismas causas aplicables a los procedimientos de oposición en virtud del artículo 8. Los requisitos sustantivos que deben cumplirse para considerar que un derecho anterior en virtud del artículo 8 constituye una causa relativa para una declaración de nulidad son los mismos que se aplican en los procedimientos de oposición. Las Directrices de oposición deben aplicarse de forma análoga. 5.2. Defensas contra una solicitud en virtud del artículo 52, apartado 1 Artículo 52, 3 Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte D, Sección 2 Página 13 Procedimientos de anulación, normas sustantivas 5.2.1. Consentimiento al registro La marca comunitaria no podrá declararse nula cuando, antes de la presentación de la solicitud de nulidad, el titular del derecho anterior hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca comunitaria. No es necesario que el consentimiento haya sido concedido antes de la fecha de registro de la marca. Basta con que sea anterior a la presentación de la solicitud de nulidad. A tal fin, la Oficina tomará en consideración los contratos a tal efecto entre las partes. Artículo 52, 4 5.2.2. Solicitudes de declaración de nulidad o demandas de reconvención anteriores El titular de un derecho anterior que hubiera solicitado previamente la nulidad de la marca comunitaria o presentado demanda de reconvención en una acción por violación de marca fundada sobre los derechos contemplados en el artículo 52, apartados 1 o 2, no podrá presentar otra solicitud de nulidad fundada sobre otro de esos derechos previstos en el artículo 52, apartados 1 o 2 que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda. Aunque el artículo 96 impone a los tribunales de marcas comunitarias la obligación de notificar a la Oficina la presentación de demandas de reconvención destinadas a obtener la nulidad y su resultado, en la práctica no siempre lo hacen. Los titulares de marcas comunitarias que deseen ejercitar las acciones contempladas en el artículo 52, apartado 4 deberán presentar pruebas emitidas por los tribunales nacionales en apoyo de su demanda. Artículo 53 5.2.3. Tolerancia El titular de una marca comunitaria o marca nacional anterior que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior. El titular de la marca comunitaria impugnada deberá demostrar que: • la marca comunitaria ha sido utilizada en la Comunidad durante un período de al menos cinco años consecutivos. • el titular de la marca anterior tenía conocimiento de dicho uso o era razonable suponer que tenía dicho conocimiento, y que • no ha iniciado acción alguna para evitar dicho uso. Deben cumplirse las tres condiciones. Constituye un ejemplo de un caso en el que es razonable suponer que el titular tenía conocimiento del uso de la marca comunitaria impugnada el hecho de que ambos titulares hayan expuesto productos y servicios con sus marcas respectivas en el mismo evento. Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte D, Sección 2 Página 14 Procedimientos de anulación, normas sustantivas Artículo 56, 2 y 3 5.2.4. Falta de uso de la marca anterior Si la marca anterior ha estado registrada durante cinco años o más en la fecha en que se presente la solicitud de nulidad, el titular de la marca comunitaria puede solicitar que el otro titular presente pruebas de que la marca anterior ha sido objeto de uso efectivo o de que existen causas justificativas de la falta de uso. El examen de la existencia de un uso efectivo o de las causas justificativas de la falta de uso deberá realizarse con arreglo a la parte 6 de la Directrices de oposición, cuyas principales disposiciones se reproducen en el apartado 3.1.2 del presente documento. El momento en el que debe determinarse si la marca ha sido objeto de uso difiere del que se tiene en cuenta en los procedimientos de oposición. En todos los casos en los que la marca anterior haya estado registrada durante cinco años antes de la presentación de la solicitud de nulidad, la prueba de uso efectivo debe referirse a dicho período. Además, si la marca anterior ha estado registrada durante al menos cinco años antes de la publicación de la solicitud de la marca comunitaria objeto de la solicitud de anulación, deberán presentarse igualmente pruebas de su uso durante este período. Artículo 52, 2 5.3. Otros derechos anteriores Las marcas comunitarias pueden declararse nulas en virtud de los derechos que figuran a continuación, cuando el uso de la marca pueda prohibirse con arreglo a la legislación comunitaria o nacional que regule su protección. En esta lista no se incluyen todos los derechos anteriores posibles. Artículo 52, 2, a) 5.3.1. Un derecho al nombre o un derecho a la imagen No todos los Estados miembros protegen el derecho al nombre o a la imagen de una persona. La Oficina no cuenta con una recopilación de estos derechos equivalente a la que se recoge en el artículo 8, apartado 4. En cada caso, deberá demostrarse la legislación aplicable y la forma en que se aplica, a menos que haya quedado claramente establecida en una resolución anterior de la Oficina. Artículo 52, 2, b) 5.3.2. Un derecho de autor El derecho de autor está protegido en todos los Estados miembros y, a pesar de la armonización de las legislaciones en esta materia dentro de la Comunidad, las condiciones de protección y el ámbito específico de la misma Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte D, Sección 2 Página 15 Procedimientos de anulación, normas sustantivas pueden diferir entre un Estado miembro y otro. En cada caso, deberá demostrarse la legislación aplicable y la forma en que se aplica, a menos que haya quedado claramente establecida en una resolución anterior de la Oficina. Artículo 52, 2, c) 5.3.3. Un derecho de propiedad industrial Pueden invocarse otros derechos de propiedad industrial, tanto a nivel nacional como comunitario, como los dibujos y modelos comunitarios. En cada caso, deberá demostrarse la legislación nacional aplicable y la forma en que se aplica, a menos que haya quedado claramente establecida en una resolución anterior de la Oficina. Si se trata de un dibujo o modelo comunitario, no es necesario demostrar qué tipo de protección concede la legislación. La División de Anulación aplicará los criterios correspondientes a los dibujos y modelos comunitarios. Artículo 52, 3 5.4. Defensa contra una solicitud en virtud del artículo 52, apartado 2 La marca comunitaria no podrá declararse nula cuando antes de la presentación de la solicitud de nulidad, el titular del derecho anterior hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca comunitaria. No es necesario que el consentimiento se haya concedido antes de la fecha de registro de la marca. Basta con que sea anterior a la presentación de la solicitud de nulidad. Para tal fin, la Oficina tomará en consideración los contratos a tal efecto entre las partes. Artículo 52, 4 5.5. Solicitudes de declaración de nulidad o demandas de reconvención anteriores El titular de un derecho anterior que hubiera solicitado previamente la nulidad de la marca comunitaria o presentado demanda de reconvención en una acción por violación de marca fundada sobre los derechos contemplados en el artículo 52, apartados 1 o 2 no podrá presentar otra solicitud de nulidad fundada sobre otro de estos derechos previstos en el artículo 52, apartados 1 o 2 que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda. Aunque el artículo 96 impone a los tribunales de marcas comunitarias la obligación de notificar a la Oficina la presentación de demandas de reconvención destinadas a obtener la nulidad y su resultado, en la práctica no siempre lo hacen. Los titulares de marcas comunitarias que deseen ejercitar las acciones contempladas en el artículo 52, apartado 4 deberán presentar pruebas emitidas por los tribunales nacionales en apoyo de su demanda. 6. Defensa general contra solicitudes de caducidad o de declaración de nulidad Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte D, Sección 2 Página 16 Procedimientos de anulación, normas sustantivas Artículo 55, 3 6.1. La misma acción previamente resuelta. Además de las defensas mencionadas en los apartados 4.2, 5.2, 5.4 y 5.5 de las presentes directrices, la solicitud de caducidad o de nulidad no será admisible cuando un tribunal de un Estado miembro hubiera resuelto entre las mismas partes sobre una solicitud con el mismo objeto y la misma causa y cuando esa resolución hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada. Lo anterior se aplica también a las solicitudes que hayan sido objeto de una resolución anterior de la Oficina. 6.2. Excepción en el caso de las resoluciones de oposición Por otra parte, una resolución anterior de la Oficina en un procedimiento de oposición no obsta para la presentación de una solicitud de anulación posterior basada en los mismos derechos anteriores. Sin embargo, es poco probable que se dicte una resolución diferente en el procedimiento de nulidad, a menos que se cumpla una o varias de las siguientes condiciones: • Que se demuestren nuevos hechos (por ejemplo, prueba de uso o de renombre de la marca anterior que no se hubiere presentado durante el procedimiento de oposición). • Que haya cambiado el procedimiento a seguir en las apreciaciones jurídicas (p. ej. los criterios para determinar el riesgo de confusión), por ejemplo, como resultado de resoluciones en la materia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. • Que la resolución inicial no se hubiera adoptado con arreglo a los criterios establecidos. 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