control de registro de marca

CONTROL DE
REGISTRO DE MARCA
MARCAS
Definición de marca
• Es todo signo visible que distinga productos o servicios
de otros de su misma especie o clase en el mercado.
(Art. 88 LPI)
• Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios
podrán hacer uso de marcas en la industria, en el
comercio o en los servicios que presten. (Art. 87 LPI)
• Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene
mediante su registro en el IMPI, el cual tendrá una
vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud de registro y podrán
renovarse por periodos de la misma duración. (Art. 95
LPI)
Clasificación de las marcas
(Signos Distintivos)
Son todo medio material (signo) que sirve para distinguir
productos servicios o establecimientos, de otros iguales
o semejantes.
Marcas de productos o servicios: se dividen en nominativas,
innominadas, tridimensionales y mixtas.
Marcas colectivas: son las marcas que las asociaciones o sociedades
de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de
servicios, legalmente constituidas, solicitan para distinguir en el
mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los
productos o servicios de terceros.
Nombre comercial: es el nombre comercial de una empresa o
establecimiento industrial, comercial o de servicios que se utiliza
para distinguir su actividad y sus cualidades, de las de otros iguales
o semejantes.
Aviso comercial: es el lema, anuncio, comercial o "slogan", que sirve
para llamar la atención hacia un establecimiento o hacia una
mercadería determinada, para realizar las bondades de estos y
atraer a la clientela.
Beneficios del registro de una marca
•
Se obtiene el derecho de uso exclusivo.
•
Evita riesgo de usurpar una que ya este registrada.
•
Se reserva su valor y crédito potencial.
•
Se asegura la colección de clientela.
•
Configura la Notoriedad Internacional.
•
Evita que pueda caer en el dominio público, ser genérica o
descriptiva.
•
Confiere el derecho a oponerse legalmente a que un tercero utilice
la marca
Protección de la marca
Sí protege:
•
•
•
•
El signo o medio material con que se identifica el producto o
servicio.
El derecho exclusivo de usarla por tiempo indefinido.
El uso solo en la clase o clases en las que se registre (principio de
especialización de la marca).
El crédito del producto y/o productor.
No protege:
•
•
•
El producto y su genero.
Las envolturas, envases o empaques per se, solo el uso para
identificar el producto.
La clientela per se, ya que es inherente a la calidad del
producto.
Características de una marca registrable
•
Deber der distintiva: (peculiar, individualizadora, singular, original,
tener poder de penetración)
•
Debe ser especial (Que diferencie los productos para que no se
confundan; sea identificable o reconocida; distinta a otras; solo se
aplique a las categorías para las que fue creada)
•
Debe ser novedosa (Que difiera de las de sus competidores, no sea
usada por otros, no de uso vulgar, no sea del dominio público, no sea
nombre comercial de otro.)
•
Debe ser lícita (Que no sea contraria a las leyes prohibitivas, la moral
y/o las buenas costumbres.
•
Debe ser veraz (Que no contenga indicaciones contrarias a la verdad,
no confunda al público sobre su origen y calidad, no sea fraudulenta y
que no constituyan engaño.)
Tipos de signos
(Registrables como Marca)
• Nominativos: se conocen también como verbales,
denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de
palabra, comprenden los nombres propios, comerciales,
geográficos, de fantasía y evocativos.
•
Figurativos: se conocen también como innominadas
visuales, graficas o emblemáticas, e incluyen las viñetas,
diseños, figuras, dibujos, emblemas, imágenes, firmas,
escudos, monogramas, logotipos, etc.
•
Mixtos: se conocen también como compuestos y
comprenden la combinación de las dos especies
anteriores.
• Tridimensionales: comprenden cuerpos y formas
plásticas, envases, empaques, etc. Que sirvan para
distinguir productos.
Ejemplos
• Marca Nominativa
• Marca Mixta
VITRO
• Marca Figurativa
• Marca Tridimensional
Signos registrables como marca
(Ley de la Propiedad Industrial, Art. 89)
I.
Figuras visibles suficientemente distintivas, susceptibles de
identificar los producto servicios a que se apliquen o traten
de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. Se
conocen también como: figurativas, innominadas, visuales,
gráficas o emblemáticas,
II.
Las formas tridimensionales;
III.
Los nombres comerciales y las denominaciones o razones
sociales, siempre que no queden comprendidos en lo que la
ley no considera registrable; y
IV.
El nombre propio de una persona física, siempre que no se
confunda con una marca registrada o un nombre comercial
publicado.
Signos NO registrables como marca.
(Ley de la Propiedad Industrial, Art. 90)
•
Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o
cambiantes, que se expresan de manera dinámica (hologramas), aún
cuando sean visibles;
•
Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que
pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que en el
lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la
designación usual o genérica de los mismos;
•
Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan
hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las
distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o
la impuesta por su naturaleza o función industrial.
•
Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando
el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o
servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas las
palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar
la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de
los productos o la época de producción.
•
Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados
o acompañados de elementos tales como signos, diseños o
denominaciones, que les den un carácter distintivo;
Signos NO registrables como marca.
(Ley de la Propiedad Industrial, Art. 90)
•
Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén
combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o
denominaciones, que les den un carácter distintivo;
•
La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la
construcción artificial de palabras no registrables;
•
Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o
emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas
equivalentes, así como, las denominaciones, siglas, símbolos o
emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no
gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida
oficialmente, así como, la designación verbal de los mismos;
•
Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y
garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad
competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas
cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;
•
Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica
de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en
exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos,
reconocidos oficialmente.
Signos NO registrables como marca Ley
(Ley de la Propiedad Industrial, Art. 90)
•
Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así
como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la
procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión
o error en cuanto a su procedencia;
•
Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por
la fabricación de ciertos productos, para amparar estos, excepto los
nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e
inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
•
Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin
consentimiento de los interesados.
•
Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como, los títulos de
publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o
simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres
artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el
titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.
Signos NO registrables como marca.
(Ley de la Propiedad Industrial, Art. 90)
•
Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles
de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las
que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes
o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;
•
Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente
conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o
servicio ;
•
Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a
otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o
servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea
idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo
titular, para aplicarla a productos o servicios similares; y
Signos NO registrables como marca.
(Ley de la Propiedad Industrial, Art. 90)
•
Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un
nombre comercial aplicado a una empresa o un establecimiento
industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la
elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios
que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre
comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación
de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la
misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la
presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre
comercial idéntico que haya sido publicado que el titular del derecho
correspondiente lo autorice expresamente.
Identificación de la clase
(Selección de productos/servicios a incluir en la solicitud)
•
Las marcas se registran en relación con los productos o servicios
según la clasificación que establezca el reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial (Art. 94 LPI), según la clasificación
internacional del arreglo de NIZA.
•
Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con
la misma marca, será necesario obtener el registro en la clase que
le corresponda.
Identificación de clase
(Selección de productos/servicios a incluir en la solicitud)
La clasificación internacional vigente se puede consultar a
través del portal de Internet del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial www.impi.gob.mx:
Dar click en
la sección de
“servicios electrónicos”
Identificación de clase
(Selección de productos/servicios a incluir en la solicitud)
Dar click en la sección de
“Banco Nacional de Marcas (Marca-Net)”
…Se abrirá una nueva ventana
Identificación de clase
(Selección de productos/servicios a incluir en la solicitud)
Dar click en
“ Consultar Catálogo de Clases”
Identificación de clase
(Selección de productos/servicios a incluir en la solicitud)
Seleccionar “I” para consultar clasificación
internacional.
Procedimiento de búsqueda de marcas similares o
idénticas
• Las búsquedas ayudan a economizar tiempo y dinero
pues permiten conocer al interesado las marcas
idénticas y/o similares que ya se encuentran registradas
o que se encuentran en trámite de registro.
• El momento ideal para hacer una búsqueda es antes de
proceder a presentar una solicitud de registro.
• Se recomienda tener varias opciones para la marca del
producto o servicio que se ofrecerá de tal forma que, si
al hacer la búsqueda resulta que una o varias ya están
“registradas” o son similares en grado de confusión, el
interesado tendrá otras opciones como respaldo.
Procedimiento de búsqueda de marcas similares o
idénticas
Existen dos tipos de búsqueda:
•
Búsqueda por denominación: permite conocer si existe una
denominación registrada o en trámite que sea idéntica a la que
se pretende registrar.
•
Búsqueda fonética: permite conocer aquellas denominaciones
registradas o en trámite que son similares ortográfica y
fonéticamente a la que se pretende registrar.
El riesgo que se corre al no realizar una búsqueda previa a la presentación
de una solicitud de registro, en el supuesto de que exista un registro o una
solicitud de marca en trámite que sea idéntica o similar a la que interesa
registrar, es que el Instituto negará la solicitud de registro al solicitante a
fin de proteger los derechos de las marcas idénticas o similares; el pago de
derechos por la presentación de una solicitud de registro de marca no es
reembolsable y el tiempo de respuesta del Instituto a una solicitud de
registro de marca es de aproximadamente 3 meses.
Procedimiento de búsqueda de marcas similares o
idénticas
Las búsquedas son gratuitas a través del portal de internet del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:
www.impi.gob.mx:
Dar click en
la sección de
“servicios electrónicos”
Procedimiento de búsqueda de marcas similares o
idénticas
Dar click en la sección de
“Banco Nacional de Marcas (Marca-Net)”
…Se abrirá una nueva ventana
Procedimiento de búsqueda de marcas similares o
idénticas
“Búsqueda por
Denominación”
“Búsqueda fonética”
Procedimiento de búsqueda de marcas similares o
idénticas
Búsqueda por denominación
Escribir la marca que se pretende registrar
(evitara utilizar signos de puntuación)
Procedimiento de búsqueda de marcas similares o
idénticas
Búsqueda fonética
Escribir la marca que se pretende registrar y la clase que se pretende registrar
(evitara utilizar signos de puntuación)
Procedimiento para registrar marcas
Presentación de
solicitud en IMPI
Análisis de registro
2 meses a partir de recepción de
oficio (2 meses prorroga)
Causahabiente
contesta oficio
por el IMPI
No
IMPI notifica
anterioridades
Concesión
No
IMPI notifica
negativa
Si
IMPI envía título
de registro
Si
Amparo
Sí
Renovación de
registro
No
Abandono, la marca no
podrá usarse en México
Llenado de la solicitud de marca
Parte frontal:
Indicación de la marca de que se trata (marca, marca colectiva, aviso
comercial, nombre comercial).
(1-6) Datos del (o de los) solicitante(s).
(7-12) Datos del (de los) apoderado (s) en caso de que el solicitante sea
una persona moral (empresa); en este caso tendrá que acompañarse a
la solicitud de registro con el mandato o la carta poder que acredite al
apoderado como el legal representante de la sociedad.
(13) Signo distintivo = denominación. En caso de que se trate de una
marca mixta (denominación + logotipo o tipografía) escribir
“denominación (y diseño)”.
(14) Tipo de marca: clasificar la marca de que se trata.
(15) Fecha de primer uso: en el supuesto de que la marca ya haya sido
utilizada con antelación a la fecha de presentación de la solicitud de
registro, deberá de indicarse en los recuadros correspondientes de la
solicitud a fin de demostrar una fecha de mejor uso en caso de una
oposición al registro de la denominación de que se trate.
Llenado de solicitud de Marca
(17) Clase: es necesario identificar la clase con base en la clasificación
internacional de NIZA.
(18) Productos/servicios: seleccionar los productos/servicios en los que la
marca se va a utilizar.
(20) Datos de ubicación del establecimiento en el que la marca está
siendo o será utilizada/desplegada.
(21) Los datos y figuras no reservables son aquellos que, en base a lo
previsto por el artículo 90 de la LPI, no son susceptibles de registro y
no pueden ser parte de la marca.
Llenado de solicitud de Marca
Parte posterior:
Comprobante de pago de tarifa, puede consultarse la tarifa actualizada
en el portal de internet del Instituto www.impi.gob.mx)
•
6 etiquetas de las marcas: únicamente para las marcas mixtas e innominadas. No
tienen que estar impresas en papel autoadherible, solamente deben de estar
recortadas con las medidas reglamentarias (10x10).
•
En caso de las marcas tridimensionales, deberán presentarse 6 impresiones
fotográficas o dibujos.
•
En caso de que dos o más personas (físicas o morales) sean titulares de la marca, al
momento de presentar la solicitud de registro, deberán de presentarse las reglas
de uso de la marca de que se trate. El Instituto no exige una forma especial para la
presentación de las reglas de uso, bastará con hacer una descripción clara y
específica de las condiciones bajo las cuales los titulares podrán utilizar la marca
sobre la cual comparten la propiedad.
•
Carta poder o mandato en la que consten las facultades del representante legal (en
caso de que el titular de la marca sea una persona moral). Si es carta poder deberá
de presentarse en original y tendrá que haber sido otorgada frente a dos testigos.
•
Fe de hechos (solo para Nombre Comercial). El Notario deberá de otorgar una fe de
hechos mediante la cual declare que ha estado en el establecimiento comercial
cuyo nombre se intenta registrar.
•
Documento de prioridad: en caso de que la marca ya haya sido registrada en otro
país.
Leyendas de registro
• Los productos, envases o embalajes
que
contengan productos que se identifican y
distinguen mediante una marca registrada, o la
documentación con la que se presten servicios
identificados y distinguidos por una marca
registrada, deberán ostentar la leyenda:
–
–
–
“Marca registrada”; o
Las siglas “M.R”; o
El símbolo ®
• La omisión de esta leyenda no afecta la validez
de los registros marcarios, pero priva a su titular
del ejercicio de las acciones civiles y/o penales
que le correspondan (Arts. 29, 131 y 229 LPI)
Acciones que concede la ley en materia de marcas
•
Contra FALSIFICACION DE MARCA.
•
Contra imitación de marcas y nombres comerciales
•
Nulidad del registro
•
Extinción del registro
•
Contra usurpación del nombre comercial.
•
Cesación de efectos de publicación del nombre comercial
•
Acción genérica contra la "competencia desleal”.
- Como protección a los titulares.
- Como protección del publico .
Infracciones administrativas en materia de marcas
(Art. 213 LPI)
•
Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliquen competencia
desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula.
•
Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios,
indicando que están protegidos por marca registrada sin que lo
estén. Si el registro ha caducado, ha sido anulado o cancelado
se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de
caducidad o nulidad.
•
Usar una marca parecida en grado de confusión a otra
registrada, para amparar los mismos o similares productos o
servicios que los protegidos por la registrada.
•
Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o
semejante en grado de confusión como elemento de un
nombre comercial o viceversa, siempre que operen en los
mismos productos o servicios.
Infracciones administrativas en materia de marcas
(Art. 213 LPI)
•
Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva, un
nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión,
con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para
amparar un establecimiento industrial o comercial o de
servicios del mismo o similar giro.
•
Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas
o emblemas no registrables.
•
Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o
comerciales, actos que causen o induzcan al público a
confusión, error o engaño por hacer creer o suponer
infundadamente:
A)
La existencia de una relación o asociación entre un
establecimiento y el de un tercero.
B) Que se fabriquen o vendan productos o se presten servicios
bajo especificaciones, licencia o autorización de un tercero.
Infracciones administrativas en materia de marcas
(Art. 213 LPI)
•
Intentar o lograr desprestigiar los productos, servicios
establecimiento de otro. No esta comprendida la comparación
de productos o servicios que ampare las marca, para informar
al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa,
falsa o exagerada.
•
Usar un nombre comercial o aviso comercial registrado o uno
semejante en grado de confusión, sin consentimiento del
titular.
•
Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se
aplica una marca registrada, que hayan sido alterados.
•
Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se
aplica una marca registrada, después de haber alterado,
substituido o suprimido parcial o totalmente esta
Delitos en materia de marcas
(Art. 223 LIM)
•
Reincidir en las infracciones administrativas, una vez que
haya quedado firme la primera sanción administrativa
impuesta.
•
Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.
•
Estos delitos se perseguirán por querella (denuncia) de la
parte
Bibliografía
• Ley de la Propiedad Industrial vigente en el país
• Portal de Internet del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial www.impi.gob.mx