acompañados documentos con citación

TRIBTINAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro
Arbitraje : empresec.cl
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OFICIO NIC : OF09064
En Santiago,a 15 de Octubrede 2008
Que don PABLO ENMANUEL QUINTEROS DoNoSo, a su vez contacto
administrativo,domiciliado en SantaEster 954, San Miguel, Santiago,solicitó
con fecha07 de Marzo de 2008 el nombredel dominio "empresec.cl"y a su vez,
la firma LAFARGE MORTEROS S.A., cuyo contacto administrativo es don
Guillermo Carey,ambosdomiciliadospara estosefectosen Miraflores222,Piso
24, SantiagoCentro, Santiago,también solicitaron con fecha 31 de Marzo de
2008el mismo nombrede dominio"empresec.cl";
Que medianteOficio OF 09064de NIC Chile, de fecha 05 de Junio de 2008, se
designóa la suscritacomo árbitro par¿la resolucióndel conflicto sobreel referido
nombrede dominio "empresec.cltt;
Que habiéndoseaceptadoel cargode Arbitro y jurado desempeñarlofielmente,se
citó a las partes,segúnresoluciónde fecha 12 de Junio de 2008, que rola en autos,
a una audienciade conciliacióno de fijación de procedimiento,a celebrarseel dia
24 de Junio de 2008, a las 10:00 horas, en el despachode esta Juez Arbitro,
ubicadoen Avda. Antonio Varas 175,oficina 1108,piso 11,Edificio Provicentro,
Providencia,Santiago,notificándosedicha resoluciónpor carta certificadaa las
partesyaNlCChile;
Que con fecha 24 de Junio de 2008, a la hora hjada se llevó a efecto la audiencia
con la asistenciade don Arturo Canillo Reyes,en representaciónde PABLO E.
QUINTEROS DONOSO y, de don FranciscoCarey Carvallo en representación
del segundosolicitante,LAFARGE MORTEROSS.A.;
Que al no haberseproducido conciliación,conforme a lo dispuestoen el Artículo
8, Inciso 4o,anexo 1, sobreProcedimiento,Mediación y Arbitraje, esteTribunal
Arbitral fijó el procedimientoa seguiry el monto de los honorariosinvolucrados,
de todo lo cual se levantó Acta, dándosepor notificadas personalmentea las
partesasistentes.
Que en la misma fecha comparecepor escrito don FranciscoCarey Carvallo, en
representacióndel segundosolicitante,Lafarge Morteros S.A., y en lo principal
solicita tener presente personeríapara dicha representación,acompañandoel
poder coffespondiente,suscrito ante Notario Público Raúl Iván Perry Pefaur de
fecha 16 de Junio de 2008, por don Marcel DeprezMateljan en representaciónde
LafargeMorteros S.A., otorgadoa Carey y CompañíaLimitada, abogados,Jorge
Carcy Tagle, Rafael Vergara Gutiérrez, Diego Peralta Valenzuela, Guillermo
Carey Claro, Fernando García Onell, Francisco Carey Carvallo y Sebastián
PalaciosCobo; Al primer otrosí, que se tengapresenteque asumepersonalmente
el patrocinio y poder y que delega el poder con que actuó en autos el abogado
habilitadodon SebastiánPalaciosCobo, quien firma en señalde aceptación;Al
segundootrosí:que acompañachequeN'0057868 de fecha 20 dejunio de 2008
correspondiente
a los honorariosarbitrales;A lo cual esteTribunal proveyó: a lo
principal y al primer otrosí: téngase presente; Al segundo otrosí: por
acompañados
documentos
concitación;
,f
I '
i:
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Que en igual fecha, don Arturo Canillo Reyes, en representacióndel primer
solicitante,don Pablo QuinterosD., acompañaautorizaciónde éstepara que en su
calidad de socio de Empreseclo representeen dicha audiencia,a lo cual este
tribunal proveyó: venga en forma poder en el plazo indicado en la cláusula
primera;
Que con fecha 14 de julio de 2008, compareciópor escritodon FranciscoCarey
Carvallo,en representaciónde LafargeMorteros S.A., y en lo principal solicitó la
asignacióndel nombre de dominio en cuestión a su mandante,conforme a los
siguientesargumentos:Los hechos: Que su representadafue creada en 1994
destacándosecomo una empresalíder en el mercadode la construcción,que es a su
vez filial de Lafarge S.A., adquirentede EmpresasMelón, ésta última, creada
hacemás de 100 añospara la fabricaciónde cemento,concretoy otros productos;
Que desdesu creación,LafargeMorteros S.A. a través de su producto PRESEC,
ha alcanzadoun connotado nivel de importancia y liderazgo en el mercado
nacional de la construcción; Que poseen una amplia gama de productos
comercializadosy, con el fin de protegersu prestigio e imagen, inscribieronuna
seriede marcasbajo la denominaciónPRESEC,la cual correspondea uno de los
diferentesproductosque comercializaen el rnercado,que ademásla representada
tiene registradoel dominio presec.cl,desde 1998, siendo una expresióncuasiidénticaa la del dominio en disputa;Que los registrosmarcarioscon que cuenta
son: PRESECESTUCO OSB., inscritacomo productoen clase 19 bajo Registro
N'7422r7; PRESEC, inscrita como producto en clase 19 bajo Registro
N"638703, concedido por primera vez con fecha 27 de Julio de 1992 bajo el
número de registro N'389329; Que lo anterior confirma que el público
consumidor asocia hace más de 18 años la expresión PRESEC con sus
representados;
El derecho:Que el nombre de dominio consisteen una dirección
electrónicao bien una denominaciónpor medio de la cual un usuario de Internet
es conocidoe identificadodentro de la red; Que en consecuencia,es un elemento
esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación
ofrece, tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones
instant¿íneas,
etc.; Que para la solución de conflictos relativos a la asignaciónde
un nombre de dominio, se han establecidotanto en el Reglamento para el
Funcionamientodel Registrode Nombresdel Dominio CL de NIC Chile y de la
jurisprudenciade los JuecesÁrbitros, diversoscriterios, entre ellos, el principio
del First Come First Served,la Teoría del Mejor Derecho,el Legítimo Interésy la
Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver; En
conformidadal principio First Come First Served,el primer solicitantetendríaun
derechopreferentepara la asignacióndef,rnitivade ese dominio, en caso de no
existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una
disputa acerca de un nombre de dominio, sin embargo, este principio no es
absolutoya que deben tenerseen cuenta los otros criterios mencionados;Que
tanto la doctrinacomo la jurisprudencianacionalapoyannuestratesisplanteaday
en ejemplo de lo anterior lo sostenido por el árbitro don Rodrigo Moretti
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oyarzin, en su obra "Marcas Comercialesy Nombres de dominio,', página 55, lu
Edición, Editorial Librotecnia, quien señala que: uEn síntesis,-ej dominio
corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o
posteriores solicitantes, demuestrenmejor derecho aún; mejor derecio que en
nuestro análisis estd determínadopor el respaldo en marcas comercíales.;
eue
esteprincipio también se recoge en un fallo emitido por el árbitro don Ruperto
Pinochet Olave, al señalar que: "Qu, efectívamenteel segundo solicítante
acreditó ser titular de numerosasmarcasy dominios bajo la denomínaciónFASA
o similares, la que guarda gran similitud con el nombre de dominio en disputa
ASA-CHILE.CL, y especialmente,con el dominio de la cual es titular
FASACHILE.CL, situación que podría llevar a confusión a los usuarios de
Internet."; Que también el árbitro don Cristián SaiehMenala señalaen un fallo:
"a juicio
de este sentenciador, frente a marcas y/o signos notorios y
profusamente difundidos, el principio "First come, First Served,, debe ceder
necesaríamente
frente a otros de mayor envergadura,como los que se han venido
comentando anteriormente, referidos en general al desarrollo libre y sin
límitaciones de activídadeseconómices,en la medída de que quíén no detenta los
derechosmarcaríos o de propiedad pertinentes no pueda esgrimir y probar otros
de idéntica o mayor envergadura,dignos de ser reconocidosy prote:gidos."; eue
el párrafo 14 de la Reglamentaciónpara el Funcionamientodel Registro de
Nombres del Dominio CL dispone: "Será de responsabitidad exclusiva del
solicitante que su inscripcíón no contraríe las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencialeal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros."; eue deben
considerarse
los derechosadquiridospor su representada
en virtud de los registros
marcariosmencionadosen los hechosde esteescrito;Que según la Teoría del
Mejor Derecho,la contraparteha solicitadoun nombre de dominio sobre el cual
su representada
tiene derechospreferentesy válidamenteadquiridos,pues cuenta
con la marca PRESEC y el dominio presec.cl,es decir, sobre una denominación
cuasi-idénticaa aquella cuyo registro se disputa en estosautos, Que la finalidad
del registro de una marca comercial es otorgar la titularidad de dicho registro a
una personadeterminada,sea éstanatural o jurídi ca, la cual adquiereel derecho
de uso exclusivo y excluyente de la marca registrada por medio de la cual
publicitará o distinguirá sus productoso servicios; Que un privilegio industrial
otorgaderechosque forman parte del patrimonio de la personanatural o jurídica
que es titular; Que por lo mismo, es plenamenteajustadoa derechoel sostener
que sus representadosostentanel derechoexclusivo y excluyentede publicitar y
promocionarsus productospréssec,sea que lo haga en el mercado real o en el
virtual y, cualquieraque utilizara la citada denominacióno una similar capazde
generarconfusión, estaríaatentandoa ese derecho;Que agregar a la expresión
PRESEC,el prefijo EM, no le agregadistintividadya que en la práctic4 tanto en
el ámbito de los dominios de Internet como en otras áreas comerciales,dicho
prefrjo alude a la expresiónEMPRESA, y el cyber naveganteasociaráde forma
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inmediatael producto de PRESECcon el conceptode EMpRESA pRESEC;
eue
esta situación se agrava pues sus representadosya cuentan con el dominio
presec.cl;Que en el eventode concederse
el registroal primer solicitante,podría
perfectamente en el futuro registrarse dominios como emunomasuno.cl,
emcocacola.clo emtrencito.cl, para promocionar productos lácteos, bebidas o
chocolatesrespectivamente,sabiendoque dichos productos correspondena una
empresa distinta que además posee una fama y notoriedad en el grupo
consumidorrespectivo,como es el casode Lafarge l\iorteros S.A. en el ámbito de
la construcción;Que a juicio de esta parte, los ejemplos anteriorespermiten
ejemplificar claramenteel mejor derechoque mis representadosposeenpor el
dominio en disputa,y las consecuencias
que el registrodel dominio empresec.cla
nombrede la contrapartepodría causarlea sus representados;
Que estecriterio se
corrobora en una sentenciaemitida por el árbitro don Felipe Claro Swinburn
quien dispone: "En el presente caso, sólo una parte exhibe marcas comerciales
para su rubro respectivo,por lo que en este caso particular el derecho de uso
exclusivo reconocido por la legíslación marcaria debe primar por sobre una
solicitud de nombre de dominio que pretende ser usada con
fiies comerciales
pora el mismo rubro en que la marca se encuentrainscrita, según consta en la
solicitud respectiva."; Que en el casode autos,tal como señalóla contraparteen
la audienciade conciliacióny fijación del procedimiento,el rubro de la empresa
pata la cual se inscribió el dominio en disputa es una empresa que entrega
servicios de construcción,misma área comercial que sus representados;
eue a
mayor abundamiento,debetenersepresente,la denominadaPolítica Uniforme de
Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrolladapor ICANN
(Internet Corporation.for AssígnedNamesand Numbers) que r"ronó.. como un
aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de
dominio, la titularidad de los registrosmarcariospara el signo en cuestión;
eue
en efecto, en el título preliminar de dicha normativa se señala que: ,,se
considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de dísputa de
dominios si a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamentesimilar
o una morco de productos o servícios respecto de la cual la parte demandante
tienederechos." ; Que dichos criterioshan sido recogidosen diversosartículosde
la Reglamentaciónpara el funcionamientodel Registro de Nombres del Dominio
CL, como el artículo 22 que señalacomo causalde revocaciónde un nombre de
dominio el que su inscripción seaabusivao que haya sido realizadade mala fe y
que se entenderápor abusiva si se cumplen ciertas condiciones,tales como:"a)
Que el nombre de dominío seo idéntico o engañosamente
similar o una marca de
producto o de servicio sobre la que tiene derechosel reclamanteo a un nombre
por el cual el reclamantees reconocido." ; Que en basea lo anterior,se reiterael
hecho que sus patrocinadoscuentancon un dominio y registrosmarcarioscuasiidéntico al dominio solicitado;Que tanto en derechocomparadocomo en nuestro
paísexisteextensajurisprudenciaque afirma lo señaladoanteriormente,en cuanto
a la importanciay estrecharelación existenteentre los nombresde dominio v las
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marcascomerciales;Que sus representados
comercializanvnaserie de productos
rotulados bajo la expresión PRESEC, los cuales cuentan con un claro
posicionamiento en el mercado, como por ejemplo los diferentes tipos de
morteros cuyas característicastécnicas se detallan en el primer otrosí de esta
presentación;Que lo expuestose puede acreditarvisitando la páginaoficial del
RegistroTécnico de Materiales,www.registrocdt.cl,y constatarla inscripciónde
los estucosy morteros PRESEC y sus diferentesaplicaciones;Que es sabidala
relaciónlegal y doctrinal entre las marcascomercialesy los dominios de Internet
y que el ordenamientojurídico otorgaproteccióna talesbienesjurídicos a través
del Departamentode PropiedadIndustrial y los jueces árbitros respectivamente;
Que el organismomarcario se preocupade velar porque el consumidorno se vea
enfrentadoa dos marcasidénticaso similaresen el mercadoreal, y por otra, los
juecesárbitrosse preocupande que no existandominios igualeso idénticosen el
mercadovirtual; Que bajo dicha premisa,uno de los criterios para rechazaruna
marca solicitada a registro, es que ésta contengapalabraso expresionesde una
marca ya registrada,criterio que a juicio de estaparte deberíaaplicarse; Que a
modo de ejemplo se acompañanfallos que demuestranlo sostenido,a saber:Fallo
N"120763,dictadopor el Departamentode PropiedadIndustrialde fecha l5 de
Noviembre de 2002, el cual rechazó la solicitud de la matea PENTAFORT,
N'513059, al acogerla oposiciónde los Sres.Avenis PasteurLimited. basadaen
su marcaPENTA N'519377; Fallo N"129837,dictadopor el Departamentode
PropiedadIndustrial de fecha 09 de Julio de 2004,el cual rechazóla solicitud de
la matcaEL SHOW DE CHE COPETEN"618287,al acogerla oposiciónde los
Sres. Editorial Televisa Internacional S.A., basada en su personaje CHE
COPETE; Que la eventualconcesióndel nombre de dominio empresec.cla la
contraparteinfringiría los derechosadquiridospor sus mandantes,induciendoal
público consumidora un engañoy error en cuanto al origen empresarialde los
serviciosque el demandadopretendecomercializar;Que sobreel legítimo interés,
correspondeacreditarlo,y sus representadosposeen el dominio empresec.cl.y
ademástienen registradola marca PRESEChace más de l8 años; Que la famay
notoriedad de la empresa que patrocina se puede probar mediante diferentes
publicacionesen la prensay sitios web; Que sólo por mencionar algunos,en el
mercurio online y en el sitio web www.seconstruye.com
se ha hecho referenciaa
sus mandantes;Que ésta ha aportadoal desarrollode la construcciónen nuestro
país participandoen el Seminariode Aplicación a la ReglamentaciónTérmica,
realizadoen la Universidad Católica el 23 de Abril de 2007. donde unos de los
expositores principales fue Lafarge Morteros S.A.; eue esta parte estima
procedentehacerpresenteque el interésde susrepresentados
no es impedir que la
contrapartepromocione o difunda sus productosa través del mercadovirtual de
Internet,sino que evitar que se registreun dominio cuasi-idénticoa un dominio y
una serie de marcas de propiedad de su representada,pudiendo registrar un
dominio que sí lo haga distintivo y que no se prestea confusionespor parte del
público consumidor y que sea capaz de identificar de forma inequívoca los
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serviciosque entrega;Que sobre la buena fe, éste principio se puede advertir e
inferir de todo lo señaladoanteriormente;Que por el contrarioesteprincipio seve
infringido cuando la contrapartesolicita un nombre de dominio cuasi-idénticoa
dos registrosconcedidoshace más de 18 años a su representay que como ya se
señaló, sólo tiene la diferencia de agregar el prefrjo EM;
eue esta tesis se
confirma en la Reglamentaciónpara el Funcionamientodel Registro de Nombres
del Dominio CL, que en su artículo 22, inciso 4letra b. señala que:"Sin perjuicío
de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para
evidencíary demostrarque el asignatariodel dominio no ha actuadode maiafe;
-ry
b. Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmenteconocidopo,
nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación.";
Que a contrariosensu,el primer solicitanteestáactuandode mala fe ya que no es
comúnmente conocido por la expresión EMPRESEC, a diferencia de sus
representados
que son conocidosy asociadosa su dominio y marcas;Por tanto,
estaparte, en razón de todas las consideracionesmencionadasy en especialla
buenafe, el interéslegítimo, las marcasy la presenciacomercial, como titular de
un mejor derechopara optar al dominio en cuestión,y segúnlas facultadesque la
Reglamentaciónpara el Funcionamientodel Registro de Nombres del Dominio
CL ha otorgadoa los árbitrosdesignadospara solucionarconflictos de asignación
de nombres de dominio, en especial lo contenido en el artículo I de dicho
Reglamento,solicita tener por presentadalademandade asignaciónde nombrede
dominio, someterlaa tramitacióny, en definitiva, acogerlay resolver que el
nombre de dominio en disputa empresec.cl,sea asignado a Lafarge Morteros
S.A., con expresacondenaen costasalaparte demandada,Al Primer Otrosí:
eue
acompañacon citación los siguientesdocumentoscon citación: 1. Copia simple
de la página web www.lafarge.cl, que acreditaque mis representados
pertenecen
al grupo empresarial LAFARGE s.A.; 2. copia simple de la página web
www.lafarge.cl, que acredita la participación de sus representadosen el
Seminario de Aplicación a la Reglamentación Térmica, realizado por la
UniversidadCatólica de Chile y la CámaraChilena de la Construcción;3. Copia
simple de la página de NIC Chile, que acredita que mis representadosJon
titularesdel dominio presec.cl;4.Impresionesde las características
técnicasde
los productos PRESEC ESTUCO TERMICO
T-25 y
PRESEC
IMPERMEABTLTZANTEULTRA FLEXIBLE J-01; 5. Copia simple del sitio
web www.registrocdt.cl,correspondiente
al RegistroTécnico de materiales,que
alude a los productos PRESEC y sus diferentesáreas de aplicación; 6. Copia
simple
de
la
publicación
de
la
página
web
www.edicionesespeciales.elmercurio.com
que hacen referencia a sus
representadosy su producto PRESEC; 7. Copia simple de la página web
www.secosntruye.com,que publica una noticia acercade mis representados;8.
Copia simple del fallo N"120763, emitido por el Departamentode Propiedad
Industrial, que rechazó a registro la solicitud de la marca PENTAF9RT
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N'513059;9. Copiasimpledel fallo N'129837,emitidopor el Departamento
de
PropiedadIndustrial, que rechazóa registrola solicitud de la marca EL SHOW
DEL CHE COPETE N'618287; 10. Copia del depósitobancarioN'6976305,
realizadocon fecha 9 de Julio de 2008, correspondiente
a los honorariosarbitrales
del dominio empresec.cl;A lo cual estetribunal proveyó, a lo principal: téngase
por presentadasargumentacionesen conformidada la cláusulaprimera del Acta
de Fijación de Procedimiento,trasladopor el término de 5 días; Al primer otrosí:
téngasepor acompañadosdocumentos,con citación;
Que con fecha 17 dejulio de 2008, compareciópor escrito don Pablo Quinteros
Donoso, por sí, quien en lo principal expuso observaciones,pretensionesy
reclamacionesen base a los siguientesfundamentos:Que el día 07 de marzo de
2008 solicitóanteNic Chile el nombrede dominio empresec.clcon el objetoque
la empresade la cual es socio y representante
legal -junto a don Vladimir López
Pacheco, contara con un sitio web; Que mediante escrituras públicas de
constituciónde sociedady protocolizaciónde extracto, respectivamente,y que
acompaña,acreditasu calidad de socio y representante
legal en la sociedad;
Exponeque el giro social de la sociedadconsisteen la fabricacióny construcción
de estructurasmetálicasy obras civiles y que la razón social es Construcciones
EmpresecLtda., pudiendousarpara fines comercialesy de propagandael nombre
de fantasía Empresec Ltda., el cual coffesponde a la sigla de Empresa de
Serviciosy Construcciones,Que fue constituidael 08 de Febrerode 2008, según
constaen Escritura Pública, RepertorioN"250, otorgadaante la 28o Notaria de
Santiagode don Juan Luis Sáiz del Campo,posteriormenteinscrita a fojas 8546
N'5759 del año 2008 del Registrode Comerciodel Conservadorde BienesRaíces
de Santiágo;Y que está compuestade cinco socios,a saber:PresbíteroRolando
López Torres, Vladimir Alejandro López Pacheco, Abelardo Nelson López
Torres, Pablo Emmanuel Quinteros Donoso, y Arturo Manuel Canillo Reyes;
señalarque la SociedadEmpresecLtda. es sustentojurídico
Que es indispensable
de una empresadedicadaa la construcciónde estructurasmetálicaspor más de 25
años en el mercado y que actualmentesu socio principal es don Presbítero
Rolando López Torres con un 55% de la participaciónsocial, y que nace como
continuadorade otras sociedadesde giros similaresen la cual el Sr. López ha sido
socio fundador, las cuales son: EmpresetConstrucciones,sociedadde hecho
constituidael 2l de Enero de l98l bajo RUT 50.212.540-0,actualmente
denominadaReyesFuentealba,Bernardoy otro y ConstructoraEmpremetLtd,a.,
sociedadde responsabilidadlimitada constituiday con inicio de actividadesa
contar del29 de Noviembre de 1995y cuyo RUT es el No76.767.160-8;De estas
sociedadesse acompañadocumentaciónsustentable;Señalaque actualmentelas
tres sociedadesson realesy estánvigentesanteel Servicio de ImpuestosInternos,
por tanto comercialmenteactivascon una vasta carteraclientes;Que en conjunto
con dichassociedades
la empresaha desarrollado
actividadesdesdeel año 1981y
la existenciade las mismas obedeceen ciertos casosa un cambio en sus sociosy
al ingresode otros, ademásde necesidades
relacionadasa un mejor desarrollodel
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negocio;Que el dominio empresec.clles significa ser reconocidos
en Internetcon
el nombre de la tazón social de una de susiociedades,siendo idéntico
a la razón
social,la que obviamentese encuentradirectamentedeterminadapor giro
el
de la
empresa;Que contar con dicho dominio web importa un valor agregado para
la
empresa' toda vez que significa llegar a un universo mayor de potenciales
clientes,ademásde consolidarsu imagenempresarial;
Que ¿icno dominio pasaa
formar parte de su activo no rcalizable,un intangible sólo útil a su
empresa;
Agrega estaparte que, la empresase encuentraofreciendoserviciosde su giro
en
www'empresec.cl,ocupandoel dominio, y manteniendocontactocon sus clientes
a través de él; Por tanto, en consideracióna los fundamentosexpuestosy
el
derechopara hacer uso legítimo del dominio web, esta parte solicita qul tu
propiedad sobre el dominio empresec.clse le mantenga, y que se rechace
la
solicitud posterior presentadapor Lafarge Morteros S.A., con costas;Al otrosí:
Acompaña los siguientesdocumentos:1) Copia autorizadade Escritura pública
de Constituciónde SociedadConstructoraEmpresecLimitada, otorgadaante
la
28oNotaría de Santiagode don JuanLuis Sáiz del Campo,de fecha OO¿e Febrero
de 2008, RepertorioN"250; 2) CopiaAutorizadade fecha 23 deFebrerode 200g
del Extracto y de solicitud de protoc olización del extracto de constitución
de
Sociedad de Responsabilidad Limitada Constructora Empresec Limitada,
otorgadapor don Juan Luis Sáiz del CampoNotario de la 28oNotaría pública
de
Santiago, documentaciónque se encuentraprotocolizadacon el No 4I, alfinal
de
los registrosde instrumentospúblicos del mes de Febrero de 200g; 3) Copia
Autotizada de la Inscripción N"5759 de la Constitución de la Sociedad
Comercialde ResponsabilidadLimitada ConstructoraEmpresecLimitada, que
constaa fojas 8546 del Registrode Comerciode Santiago;4) Copia simple iel
Certificadode Inicio de Aactividadesanteel Serviciode ImpuestosInternor, d.
lu
SociedadConstructoraEmpresecLimitada; 5) Copia simplé de Cartola Tributaria
del Contribuyentede la empresa"Reyes FuentealLaBernardoy otro',, .,Empreset
Construcciones";6) Copia simple de Constituciónde Sociedadde Hecho, de
Bemardo Reyes Fuentealbay PresbíteroRolandoLópezTorres, en fecha 2I
de
Enero de 1981; 7) Certificado de Declaración de Rónta de "Reyes Fuentealba
Bemardo y otro", otorgado por el Servicio de Impuestos Internos; g) copia
Simple de Cartola Tributaria del Contribuyente de la empresa "Constructora
Empremet Limitada"; 9) Certificado de Declaración de Renta ..Consrructora
Empremetlimitada", otorgadapor el Servicio de ImpuestosInternos; l0) poder
Notarial otorgadopor don Pablo QuinterosDonoso a don Arturo Canillo Reyes,
para que lo representeen el Arbitraje por el dominio "empresec.cl".;A
lo cual
estetribunal proveyó, a lo principal: téngasepor presentadaiargumentaciones
en
conformidad a la cláusula primera del Acta de Fijación dé procedimiento,
traslado por el término de 5 días; Ar otrosí: téngase por acompañados
documentos,con citación;
Que con fecha29 dejulio de 2008, compareciópor escritodon pablo euinteros
Donosoopor sí, quien evacuatrasladoconforme a la cláusulaprimera dei Acta de
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Fijación de Procedimiento de fecha 24 de junio 200g, y expone:
eue la
demandanteha presentadouna segunda solicitud de asignación de dominio
o'empresec.cl"
ante NIC-Chile, generándosela disputa por el mencionado
dominio, y respectode lo señaladoen la presentaciónde la contraria,plausible
sería la argumentacióndel demandantesi lo que estuvieseen disputa fuese el
dominio presec.cl,siendo ella la titular de una marca igual. Sin embargo,la
situaciónresultaser muy distinta a dicha hipótesis,segúnse pasaa explicar; eue
la contraparteestructura su demanda analizand,ocuatro criterios relevintes en la
materia: el principio First Come, First Served,la Teoría del Mejor Derecho,el
Legítimo interés, y la Buena Fe; Que se debe tener en consideraciónque la
contrariafundamentade tal forma su demandaconfrriendotal preponderanciaala
marQacomercialde la cual es titular, que de aplicarselisa y llanamentetal criterio
seríaimposible que existiesenombre de dominio alguno que se pareciesea una
marca registrada,lo que no sólo importa una inobservanciaa los principios que
rigen la materia,sino que ademásimplica coartarlegítimos derechosde terceros
que no colisionancon los de ella, lo que claramenteconstituyeun abuso;Que
respectode los criterios invocadospor la contraria,se debe señalarlo siguiente:
1) Que el principio "ftrst come, first served" es reconocidoen materiasde
asignaciónde nombres de dominios y el Reglamentocontemplahipótesisen las
cualescoffespondeasignarun determinadodominio en disputa a otro solicitante
distinto del primero, incluso la revocación de una asignación efectuadacon
anterioridad;Que la contrapartesostieneque no siendo este principio absoluto,
debecederen proteccióna lamarca de la cual es titular, citando como ejemploel
fallo emitido por don RupertoPinochetOlave sobrela asignacióndel nombreasachile.cl en favor de FarmaciasAhumadas,titular del dominio fasachile.cl.;Que
sobreestefallo, la contraparteno señalaque el primer solicitanteno demostróla
existenciade una empresareal que usarael nombre de dominio en cuestión(asachile.cl), configurándoseasí los supuestosque permiten que el principio ceda en
protecciónde una marca; Que el ejemplo tampoco es apto para ser aplicado al
presentecaso,debido a la similitud entre fasachile.cly asachile.cl,en la cual el
segundonombre, ademásde diferenciarsetan sólo en la primera letra -de la cual
el segundocarece-,no evocaalgún otro significado,como sí ocurreen la presente
disputay segúnse señalarámásadelante,lo que constituyeun elementode suma
importanciaal tener que analizary decidir si entre las palabrasen cuestiónse
confunden sus significados o una es engañosamentesimilar a la otra;2) Que
sobre la Teoría del Mejor Derecho,la contrapartenuevamenteinvoca su marca
Presecy el nombre de dominio presec.clcomo derechospreferentesal nombrede
dominio en disputa,calificado por ella como cuasi-idénticoa sus marcas;Que al
respectono es efectivo que la titularidad de una marcay un determinadonombre
de dominio seanpreferentesper se, puesto que la calidad de preferentede una
determinadacosano se determinaen abstracto-por si sola-, sino que ella es una
característicaesencialmenterelafiva, es decir, la calidad de preferente ha de
"en relación con", "respecto
establecerse
a", ademásni siquieracabeestablecerla
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relación de preferenciarespectoal nombre de dominio en disputa, sino que ella
debeestarestablecidaen relación al derechode la contraparteparala asignación
del dominio en disputa; Que es incorrecto afirmar que se tengan derechos
preferentes válidamente adquiridos, sin justificar de qué forma opera esa
preferenciarespecto al objeto que prefiere; 3) Sobre el Legítimo Interés para
poseer el dominio empresec.cl,una vez más la contraparte fundamenta su
posesiónde la marca Presec,agregandoquejunto conlafama y notoriedadde la
empresa se produce que díchos productos sean asociados a Lafarge Morteros
S.A.y es aquídondetoma relevanciala forma en que se diferencianla marcade la
demandantey el nombre de dominio en disputa, pues mientras la primera
constituyeuna marca comercial de un producto claramentedefinido, QUea decir
de la demandantehace más de lB años en el mercadonacional (...)produce que
dichosproductos seon asociadosa Lafarge Morteros 5.A., en el segundocasose
refiere a una Razón Social de una sociedadde responsabilidadlimitada, cuya
sigla evoca a una empresade servicios,la cual se desempeñaen la construcción
de estructurasmetálicas; Que a mayor abundamiento,en el caso de la marca
PRESECse está aludiendoa productosque la misma demandantegrafica en los
documentos acompañados a su demanda (sacos de Estuco Térmico,
ImpermeabilizanteUltra Flexible, etc.), los que ademásindican en su envoltorio
la indicación especial y destacadade "solo agregue agua", con lo cual el
consumidor podrá asociar razonablementeel nombre de la m¿yca con su
característicade ser "productosen seco" o "preseleccionados",es decir productos
pre-preparadosa los cualesbastará,para su uso, la agregaciónde agua,todo ello
con la necesariarelación que hará el consumidora la empresaa la que pertenecen,
"Lafarge", como
indican cada uno de ellos al pie de los mismos, con el logo o
símbolo distintivo de la empresa;4) Sobre la Buena Fe éste constituyeun
principio general del derecho,que a via de ejemplo, como se refiere Enrique
alcaldeRodríguezen su obra Los Principios Generalesdel derecho, quien dice
que la buenafe es principio fundantede las doctrinasreferidasal fraude a la ley,
los actos propios, el abuso del derecho, la imprevisión, entre otros, y en tal
sentidodebe ser sopesado;Que esta partedesconocíapor completo la existencia
de la marcade la demandante,y nuncahabiavisto relación entre su razón socialy
ella, sino hastaque se observala que efectúala contraparte;Que es incorrectoque
la contraparteafirme que con la solicitud se infrinja este principio dada la
existenciade dos registroscuasi-idénticosdesdehace l8 años y que se diferencia
sólo con el pref,rjo"em", conocidocomo la abreviaciónde empresa;Que la regla
general respecto a este principio de la buena e es que en el derecho ella se
presume, no obstante en ciertos casos, cumplidos ciertos presupuestosla
consecuenciasea la contraria; Que el Reglamento,en el artículo 22 primeros
cuatro incisos se hace referencia directa a este principio, primero: "La
concurrenciade alguna de las siguientescircunstoncias,sin que su enunciación
sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del osignatario del
dominio objetado", y segundo: "S¿nperjuicio de lo previsto en los párrafos
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anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientescircunstancias,sin que su
enunciaciónsea toxativa, servirá para evidenciary demostrar que el asignatarío
del dominio objetadono ha actuadode malafe "; Es decir, que el Reglamentose
ha ocupadode señalarciertos ejemplos en los que -de resultar establecidosde
algunaforma estosen el proceso(o más propiamente,de llegar el sentenciadora
la convicciónde ello, confoffnea las reglasque rigen esteprocedimiento)-se
podrá evidenciary demostrarque no se ha actuadode mala fe, o bien que -de
resultarestablecidoslos otros- lo que se podrá evidenciary demostrarserála mala
fe; Que la parte contrariamás que haberpretendidodemostrarla mala fe de esta
parte(lo que en el hecho era imposible, todavez que como se puedeprobar con
los documentosacompañadosa la primera presentaciónefectuadapor estaparte
con anterioridad,empresecno es sino la razónsocial de la tercerasociedadligada
a esta empresafamiliar dedicadaa la construcciónde estructurasmetálicas,que
resulta de modificar en lo más mínimo posible la denominaciónde otra de las
sociedades,cual es Empreset y tratando siempre de evocar la imagen de
empresa),por el contrario, la contrapartese ha limitado a afirmar que "el
demandadosí está actuandode mala fe yo que no es comúnmenteconocidopor
la expresiónEMPRESEC",Io que resulta sorprendenteno sólo por el hecho de
ser una imputacióngratuita,sino más aún porque ella no se pretendesustentaren
los casosen que el reglamentoejemplificapara evidenciary demostrarla mala fe,
sino que efectúa un argumento en contrario, valiéndose de la expresión "a
contrario sensu", para establecerpor oposición a uno de los ejemplos que el
Reglamentoha señaladopara evidenciary demostrarque "no se ha actuadode
mala fe"; Que entre otras consideraciones,
el Reglamento,en su mismo artículo
22 inciso primero señala dos hipótesis como causales de revocación de la
inscripciónde Nombres de Dominio, a saber:que ella sea "abusiva" o "que ella
haya sido realizadade mala fe"; Que de esta última ya nos hemos referido y
respectode la primera hipótesis -que ella sea abusiva- el mismo Reglamento
contemplaque se cumplan tres condicionespara que ella sea consideradatal,
siendo la última de éstasla misma mala fe; Que aún cuando del tenor de esta
norma se desprendaque dichastres condicionesson copulativaspara que resulte
considerarabusivala inscripción,y por lo tanto, descartadaque ha sido la mala fe
de estaparte no coffesponderíahacersecargo de las otras dos, no se puededejar
de mencionar ciertos comentariosal hecho alegado por la contrapartede ser
nuestronombre de dominio "idéntico o engañosamente
similar" a la marca del
producto sobre la que tiene derechos la reclamante; Que la contraparteha
señaladorepetidamenteque el dominio en disputaseríacuasi-idénticoa su marca,
pero ello no pasade ser una interpretaciónque implica una petición de principio;
"empresec"una palabra
a la que sólo
Que estainterpretaciónen el sentidode ser
se le ha agregado el prefijo effi, con la continuación de presec, obedece
únicamentea intentar explicar todo partiendo de la base que "presec" es una
palabrarespectoa la cual se pretendíasimilitud; Que dicha interpretaciónexcluye
la más lógica y obvia explicación de lo que estaparte pretendíacon el vocablo
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empresec,cual es evocarla idea de "empresa"de "seryicios"en "construcción";
"EMPRESA" dadapor palabra
la
Que es tan obvia la alusión a
empresec,que la
"es
misma demandanteseñala:
conocida la práctica tanto en el ómbito de los
dominiosde internet como en otras áreas comerciales,que dicho prertlo aluda a
la expresión EMPRESA"; Que sin embargo, la contraparteno señala que la
alusióna la empresapor partedel vocablo o'empresec"
no estádado por el prefijo
"EMPRE";
EM, sino que por el conjunto de letras
Que esta no es una distinción
baladi, toda vez que se diferenciaconsiderablemente
un vocablo que alude a una
empresadedicadaa algún rubro de servicios,(servicios en construcción),de la
interpretaciónque hace la contraparte,de ser un simple prefijo delante de su
marca;Que de lo anteriorresultainadecuadoy poco feliz de los ejemplospor ella
propuestos al señalar que "(...) en el evento de concederse el regístro al
demandado,podría perfectamente en el futuro registrarse dominios como
emcocacola.cl,emtrencito.cl(...)" ; Que tal como se ha señaladoen escrito
anterior y que se acreditara con la documentaciónrespectiva, esta parte ha
operadoen el rubro de los serviciosde la construcciónpor más de veinte años,
ocupandosiemprepara su identificaciónexpresionesque aludendirectamentea la
empresa, y conjuntamente con la denominación empresec también se ha
empleado la denominación Empremet y Empreset; Que la incorporación de
descendientes
de los fundadoresde la empresadecide la creación de una nueva
sociedadde responsabilidadlimitada, cuya denominaciónsea lo más parecidaa
las anterioresde Empremet y Empreset,decidiéndoserespecto de esta última,
sólo sustituir la letra "T" por "C" y resultairrisoria la hipótesisde la contraparte
en su interpretación que pref,rjo EM antepuestoal nombre de su producto
constituyemala fe de esta parte; Que la confusión a la que alude la contraparte,
por parte del público consumidores,por decir al menos,dificil que se produzca,
ya que si bien en ambos casosse trata del rubro de la construcción,en un caso
(presec)coresponde a la marca de un PRODUCTO ocupado en esa industria,
específicamentelos estucosy morteros que ella señala,mientras que en el otro
caso (empresec) corresponde a una empresa que presta SERVICIOS de
construcción de estructuras metálicas, específicamentehangares, galpones,
fachadasprotectorasy cobertoras;Que segúnla contraparte,deberíaaplicarseal
presentecaso, el mismo criterio respectoa la existenciade identidad entre dos
marcascomerciales,al expresarque; "espertinentehacerpresenteque uno de los
criterios para rechazar la marca solicitada a registro, es que ésta contenga
palabras o expresíonesde una marca ya registrada, criterio que a juicío de esta
parte debería aplicarse al caso de autos", aportando como ejemplo dos fallos
que rechazanla solicitud de las marcas "EL SHOW DEL CHE COPETE" y
"PENTAFORT", y sobre
el particular, corresponde efectuar algunas
observaciones:Que en ninguno de estos casoses posible efectuar una analogía
con la discusiónde autos,pues el primer caso se refiere a la pretensiónde hacer
uso de una palabra protegida por derechosde propiedad industrial, cual es la
marca "Che Copete", y claramenteno es lo mismo referirse al Show de "x"
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desconocido,que referirseal Show del Che Copete,que la función gramaticales
complementare identificar el show, y en el dominio en disputa no existe
complemento,como seríael casode una determinadafraseque aludiera a',,'x,' de
presec",ni se podría identificar una función gramaticalen que se pretendao logre
relacionarlacon presec,sino más bien, como tantasvecesse ha dicho, se trata de
otra palabra alusiva a la empresa;Que respecto del otro fallo citado por la
contraparte,No 120763 que rechazó el registro de la marca PENTAF9RT, es
necesarioseñalarque el documentomencionadocoffespondea un Informe del
SubdepertamentoJurídico del Departamentode Propiedad Indusfrial, y no un
fallo emitido respectode la controversiade un nombre de dominio, apoyándose
tal informe en texto de los artículos19 y 20letras 0 v h) de la Ley 19.039,los
que señalancasoshipotéticosen que no se permite el registro de una marca;Que
lo anterior resulta un intento de la contrapartede aplicar principios del derecho
marcario que no regulan la materia en discusión; Que esta parte cree más
adecuadoconsiderarun fallo dictadopor el Árbitro Sr. Ruperto Andrés Pinochet
Olave, sobre el nombre de dominio bianchivending.cl,entre Bianchivending
Chile S.A. e Importacionese InversionesValencia S.A., de fecha 07 dejulio de
2008,en el cual, no obstantecoincidir la denominacióncon una marcareconocida
(la marca en cuestiónera BIANCHI, cuyo titular y reclamanteeraImportaciones
e InversionesValenciaS.A.), igualmenteno se revocapor no ser determinante
en
la estructuradel nombre de dominio; El árbitro señalaen el considerandosextode
su fallo que: "el tribunal desestimarála pretensión de la parte revocanteen el
sentidodepretender consíderarque la expresiónbianchí es la central del nombre
de domínio,y que su utilización dentro de cualquier combinacíónpodría llevar a
coffisión al público consumidor."; Que es convenientehacer presenteque al
ingresara la página Web correspondienteal nombre de dominio presec.cl,de la
contraparte,ésta redireccionaal sitio Web de la empresaa la cual pertenecela
marcade los productosde la demandada,es decir, no existeuna conexióndirecta
a
un
presec.cl sino
dominio
que un
redireccionamiento a
http://www.lafarge.cllindex-morteros.php;
Que lo anterior no ha de extrañar
considerandoque el producto perteneceala mencionadaempresa,poro también
es indicativo de que por sobre el producto se sitúa la marca de Lafarge; Que
existen decenasde nombres de dominio pertenecientesa la reclamantecomo
sitios Web relacionados:(Australia Gypsum www.lafargeplasterboard.com.au;
Austria Aggregates www.lafarge.at; concrete www.lafarge.at; cement
www.lafarge.atGypsum www.lafarge-gips.at;BangladeshCementwww.lafargebd.com; Belgium Gypsum www.lafarge.be;Gypsum www.lafarge-gypsum.be;
Brasil Gypsum www.lafarge.com.br;Cement www.lafarge.com.br;Aggregates
www.lafarge.com.br; Concrete www.lafarge.com.br;
Canada paving
www.qprcoldpatch.com; Cement www.lafargenorthamerica.com;Aggregates
www.lafargenorthamerica.com; Concrete
www.lafargenorthamerica.com;
Gypsum www.lafargenorthamerica.com; Chile Cement www.lafarge.cl;
Aggregateswww.lafarge.cl; Gypsum www.romeral.cl; Concretewww.lafarge.cl,
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entre muchísimos otros). Por lo tanto, a diferencia de lo que para esta parte
constituye el nombre de dominio en disputa, que sirve pará identificar al
establecimientomismo habiendouna correlacióndirectaentre su razón socialu el
dominio, parala contraria,no pasade ser un parecido,si se interpretaconformelo
ha hecho la demandante;Que no existe interés en esta parte en desconocerel
hecho alegadopor la demandantede comercializar un producto bajo la marca
"presec",
sino más bien que se reconozcael legítimo derecho de eita pane de
seguir operandocon el nombre de dominio conespondientea su razón social,
claramentealusivo al objeto social Empresade Serviciosen Construcción;
eue
la protección de determinadasmarcasno puede restringir la existenciade otros
nombres de dominio que de alguna forma se parezcana determinadasmarcas
impidiendoel legítimo desarrollode actividadescomercialesde otros agentescon
el sólo fin de proteger a toda costala marcay caeren eseextremo seríaestancar
el desarrollo en Internet, y avalar una práctica ilícita consistenteen registrar
muchosnombresde dominio con el objeto de mantenerel control sobreel sector
del mercado,lo que se conocecon el nombre de cyberglotón-la malaprácticadel
cyberglutton, según cita Ricardo Sandoval López en la página 17 de su obra
Marcas Comerciales-,mediante el registro de todo nombre que tenga alguna
similitud con la marca; Que segúnJoséLuis Barzallo -en su obra pelig.o .n lu,
Resolucionesa las ControversiasentreMarcasy Nombres de Dominio, publicado
en RevistaElectrónicade DerechoInformático,No25-,"El segundorequisito que
exige derecho e intereses legítimos sobre el nombre de dominio, da la
oportunidad de demostrar que si se tíene derecho o intereseslegítimos mediante;
I '- los preparativos de uso del nombre de dominio para presentar una oferta
seria de productos o servicíos. En cada caso el Tribunal resolverá si esos
preparatívos son reales y si son serios, entendiendo como serio a una
preparación verdadera;2.- Si se demuestraque es conocidonormalmentepor ese
nombre; 3.- ^ti está haciendo un uso no comercial del nombre de dominio y sin
engañoo los consumídoresde la marca."; por tanto, enrazón de lo expuesto,y
especialmenteen que la contraparteha fundadosu derecho parc la revocaciónen
la protecciónde la marca de un producto,no habiendoefectuadopruebasrespecto
de la concurrenciade los requisitospara que proceda tal revoóación,y siendo
patentela buenafe de estaparte e imperiosanecesidadla protecciónde legítimos
interesesde terceros que desarrollan una actividad económica frente a los
eventuales monopolios del ciberespacio y congelamiento del desarrollo de
Internet,al protegersedesmesuradamente
los interesesde grandesempresas,esta
parte ruega tener por evacuadodentro de plazo el traslado conferido y resolver en
definitiva mantenerla asignacióndel nombre de dominio empresec.clen favor de
don PABLO QUINTEROS DONOSO, por haber sido el primer solicitante del
nombre de dominio, respectodel cual no concurrenlas circunstanciasnecesarias
para su revocación,desestimandopor tanto la solicitud de la parte reclamante;A
lo que estetribunal proveyó: Por evacuadotraslado;
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Que con fecha 29 de julio de 2008, compareciópor escrito don FranciscoCarey
Carvallo, en representaciónde Lafarge Morteros S.A., y en lo principal solicitó
tenerpor evacuadotraslado,con el objeto de realizaruna serie de observaciones
de hechoy derechoal "mejor derecho"alegadopor la contraparte,en relación al
dominio en disputa "empresec.cl": 1) La contrapartealude que la Sociedad
EmpresecLtda. está compuestapor un socio principal, a saber,don Presbíterio
Rolando López Torres, el cual ha sido socio fundador de la Sociedadde Hecho
EmpresetConstrucciones,
Rut. 50.212.540-0,actualmentedenominada"Reyes
FuentealbaBernardo y otro", y de la Sociedad de ResponsabilidadLimitada
ConstructoraEmpremetLtda. Ptut.76.767.160-8;Que a juicio de la contraria,
dichassociedadesconstituiríanprecedentespara que la SociedadEmpresecLtda.
tengaun mejor derechopor el dominio en disputa,lo cual a criterio de estaparte
no es efectivo; Que el hecho de tenerparticipaciónen las sociedadesen comento,
no le otorga un mejor derechosobre el dominio en disputa; Que no ha podido
acreditarni fama ni notoriedadrespectoa las empresasen cuestión,por lo que
dificilmente se podría considerarque el hechode tener una o más sociedades,
que
compartenalgún segmentode otra sociedadcreada en el año 2008, le podría
otorgarmejor derechorespectodel dominio en disputa;Que por el contrario,su
representada
acreditóel uso de la marcaPRESEC,desdeel año 1992y probó que
el dominio cuasi idéntico presec.cllo tiene registradopor casi 10 años y que su
marca es famosa y notoria en el mercado local; Que la existencia de dichas
sociedadesno son argumentospara sostenerun mejor derechopor el dominio de
autos,ya que dichassociedades
no tienenningunadistincióno posicionamiento
comercialen el mercadochileno, que hagasuponerque el público consumidordel
áreade la construcciónlas identifique y asociecon la SociedadEmpresecLtda.;
que prueba de ello, al tratar de buscarantecedentes
comerciales,periodísticoso
de cualquieríndole de dichas sociedadesen el famoso buscadorGoogle, éste
anojó los siguientes resultados al insertar las palabras que se señalan a
continuación: "empreset" que derivó a la página de la empresa DAEWOO,
específicamente
al manual de uno de sus microondas;o'empreset
construcciones"
de la cual no se encontró ninguna página Web con todos los términos de su
búsqueday "empremet" que arrojó una serie de resultadosque hacenreferencia
sólo a la existenciade la SociedadConstructoraEmpremetLtda., pero a ningún
sitio que diera cuentade algunanoticia, sucesoo artículoperiodísticorespectode
dicha empresa;Que respectoa las prueba aportadas,esta parte ha acompañado
abundantedocumentaciónde la fama y notoriedaden el mercado chileno de su
producto "PRESEC", marcas registradas del mismo, más el dominio
www.presec.cl, registrado por casi 10 años, y por otra, los antecedentes
por la contraparte,demuestranla existenciade dos sociedadesque
acompañados
poseen una denominación distinta a la Sociedad Empresec Ltda.; 2) Que la
sociedad'oConstrucciones
EmpresecLtda." se constituyóel 08 de Febrerode
2008 el dominio de autos fue solicitadoel 07 de Marzo de 2008, por lo que es
necesarioponer en evidencia que el hecho de constituir una sociedadcon una
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expresiónidéntica a un dominio pedido con menos de I mes de anterioridad,no
permite sostenerun mejor derechopor parte del demandado;Por tanto, se solicita
tenerpor evacuadoel trasladodentrode plazo;En Otrosí, acompañacon citación
los siguientesdocumentos: l.- Copia simple del resultado de la búsqueda
realizado en la página web www.google.com de la expresión ,,empreset";2.Copia simple del resultado de la búsqueda realizaáo en la paginu web
www.google.comde la expresión"empresetconstrucciones,,;
3.- Copia simple
del resultadode la búsquedarealizadoen la páginaweb www.google.comde la
expresión"empremet";A lo que estetribunal proveyó:Por evacuadotraslado;
Que con fecha 11 de Agosto de 2008,vistosy teniendopresentelo dispuestoen la
cláusulasegundadel Acta de Fijación de Procedimientode autos, ie recibe la
causaa prueba por el término de 5 días y se f,rjacomo punto de prueba que se
acreditela existenciay hechosque constituyenel mejor derechoalegado;
Que con fecha 18 de agostode 2008, compareciópor escritodon FranciscoCarey
Carvallo, en representaciónde Lafarge Morteros S.A., y en lo principal solicitó
tener
por acompañadoscon citación los documentosque acreditanel mejor derechoy
legítimo interés de sus representadospor el dominio en disputa, basadoen los
argumentosya esgrimidos en instanciasanterioresy en los documentosque a
continuaciónse detallan:l) Envasedel producto"Presec- Mix A Multiuso T-04',
de 25 kilos, utilizado en la mayoríade las construcciones
del país; 2) Envasedel
producto "Presec- ReparacionesAlta ResistenciaT-09" de 2 kilos, utilizado en
la mayoría de las construccionesdel país; 3) Envase del producto "presec Mortero para ReparacionesT-06" de 2 kilos, utilizado en la mayoría de las
construciionesdel país; 4) Envasedel producto "Presec- Endurecedorde pisos
T-03" de 2 kilos, utilizado en la mayoria de las construccionesdel país; 5) Folleto
publicitario de la 'oLínea de adhesivos cerámicos PRESEC"; 6) Folleto
publicitario del producto "PRESEC T-25";7) Folleto publicitario de la "Línea de
morterosde maquillajesPRESEC"; 8) Folleto publicitariode la "Línea revoque
PRESEC"; 9) Folleto publicitario de la "Linea de impermeabilizantesPRESEC";
10) Folleto publicitario de la "Linea de hormigonespRESEC,'; 11) Folleto
publicitario de la "Línea de morterosde pega PRESEC"; 12) Manual de uso de la
amplia gama de productos "PRESEC", distribuido en las construccionesy
establecimientoscomerciales destinados a la construcción del país; l3)
Instructivo de la línea de productos"PRESEC", distribuido en las construcciones
y establecimientos
comercialesdestinadosa la construccióndel país; 14) Revista
o'ObraMaestra"
N'2 del mes de Agosto de 2008, correspondienteal marketingde
PresecLafarye Monteros, en donde en su página 1l da cuentadel concurso"La
Pega te hará Ganaf', realizado para el público consumidor del área de la
construcción; 15) Carpeta coffespondiente al merchandising de la marca
PRESSEC; 16) Instructivo de recomendacionesparalautilización del producto
"PRESEC
R65";
l7)
Bolsa publicitaria "PRESEC MoRTERos
PREDOFIFICADOS"; Por tanto, solicita tener por acompañados,con citación,
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los documentosseñaladosanteriormente;Al otrosí, que se tenga presenteque de
los documentosque se acompañanse puedeconstatarfacilmenteque la expresión
"PRESEC" estápresente
en todo el materialpublicitario, comercialy periodístico
de LAFARGE MORTEROS S.A, situaciónque pasaa comprobardos hechosya
acreditadosy fundamentadosen instanciasanteriores:1. Que sus representados
poseenun real interéspor la expresiónEMPRESEC, debido a la cuasi-identidad
con la expresiónPRESEC,f;ícilmenteconfundiblecon el término que componeel
dominio en disputa; Que sus mandantesposeenuna amplia gama de productos
comercializadosbajo dicha expresión y que además de tener registrado el
dominio presec.cl,desde 1998, esa dirección de Internet está impresa en los
diferentesdocumentosacompañados;
2. Que el derechoexclusivoy excluyentede
susrepresentados,
para publicitar y promocionarsusproductosPRESEC,seaque
lo haga en el mercadoreal o en el virtual medianteun término cuasi-idénticoal
dominio en disputa,va en armoníacon la fama y notoriedadque han alcanzadoen
el mercadonacionalmediantela expresiónPRESEC;Que pruebade ello, además
de la informaciónya entregada,es el concursomasivo "LaPegatehará Ganar",
dirigido a todos los maestrosde la construcciónde nuestropaís; A lo que este
tribunal proveyó, a lo principal: téngasepor acompañadosdocumentos,con
citación,y al otrosí:téngasepresente;
Que con fecha 19 de agostode 2008, compareciópor escritodon Pablo Quinteros
Donoso, por Sí, quien acompañó documentos como prueba, bajo los
apercibimientoslegalesque conespondan,consistentesen: 1.- Cartola Tributaria
ConstructoraEmpresec Limitada, RUT 76.015.081-9;2.- Cartola Tributaria
ConstructoraEmpremet Limitada, RUT 78.767.160-8;3.- Cartola Tributaria
ReyesFuentealbaBernardo y Otro, Empreset;4.- Imagen portal página web en
actualfuncionamiento;5.-. Fotos correspondientes
a los trabajosque harealizado
esta empresa,en el rubro de su giro, de construcciónde estructurasmetálicas,
que la integran;6.- Listado de clientesa los cualesse les ha
bajo las sociedades
brindado servicios de construcciónde estructurasmetálicas,durante los últimos
periodos,con fecha de la ejecuciónde la obra, según consta en las respectivas
facturas contabilizadas en el libro de Compraventas: Autopista Central;
Alimentos Cisternas; Aero Cardal; Avícola Hermanos Cisternas; Corniquin;
PlásticosBozzo; Veterquímica;PlásticosMalfanti; PlásticosBio-Bio; Shopping
La Dehesa;Molino Estampa;EnvasesRoble Alto; 7.- Declaracionesde impuesto
a la renta, año tributario 2008 constructoraEmpremetLtda.; 8.- Declaraciónde
impuestoala rentaaño tributario 2008 constructoraempresetltda.; 9.- Fotocopia
de dos facturas de Ventas; 10.- Fotocopia Libro Compra Ventas mes de julio
2008; 11.- FotocopiasLibro Remuneraciones;A lo que este tribunal proveyó:
téngasepor acompañadosdocumentos,con citación;
Que con fecha 22 septiembrede 2008, este Tribunal Arbitral cita a las partesa
oír sentencia:
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Que existe constanciaen autos que se ha pagadopor el segundosolicitantelos
honorariosarbitrales.
TENIENDO PRESENTE
1.Que constaen autos que don pABLo euINTERos DoNoSo tiene la
calidadde primer solicitante,del dominio en cuestiónen estosautos, puestoque
presentósu solicitud, en forma previa a los señores LAFARGE MORTEROS
S. A . ;
2.Que de acuerdo a lo dispuestoen el Artículo 14, Inciso lo de la
Reglamentaciónpara el Funcionamientodel Registro de Nombres de Dominio
CL, es responsabilidadexclusiva del solicitanteque su inscripción no contraríe
las normasvigentessobre abusosde publicidad, los principios de la competencia
leal y de la ética mercantil, como asimismo,derechosválidamenteadquiridospor
terceros:
3.Que igualmenteel Anexo I de la Reglamentaciónantesmencionada,que
fija el Procedimientode Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, estableceel
catáctet de "arbitrador", de los árbitros competentespara la resolución de
conflictos de esta naturaleza,lo que significa, en consecuencia,de acuerdo a
nuestralegislaciónprocesalcivil, que el árbitro deberáresolverde acuerdoa lo
que su prudenciay equidad le dictaren;
4.Que, además,en materiasde nombresde dominio, se ha desarrolladoun
principio resumidoen la expresióninglesa"first come first served",en virtud del
cual la solicitud previa en el tiempo prevalecesobrela solicitud posterior,excepto
mala fe del solicitanteprevio y/o mejor derechodel solicitanteposterior;
5.Que respectodel interés del primer solicitante consta en autos que con
posterioridada la solicitud de nombre de dominio de autos ha constituido, en
conjuntocon otraspersonas,una sociedadcuya parte distintiva de su razónsocial
y nombrede fantasíaes Empresec;
6.'
Que lo anterior denotaun interés serio del primer solicitanterespectodel
dominio empresec.cl;
7.'
Que respectodel interésdel segundosolicitanteconstaen autosque usael
signo PRESSEC,para distinguirun estucotérmico, que si bien manifiestaque
tiene registradoestesigno como marcacomerciala su nombre no ha acompañado
antecedente
alguno que así lo acredite;
8.Que el segundosolicitanteno ha acreditadorelaciónalgunacon el signo
empresec.cl
9.Que respectoa la mala fe, en el casosub lite, se presumela buenafe de las
partesen basea los principios generalesde nuestroordenamientojurídico y toda
vez que no se ha acreditadohechomaterialalguno que configure la mala fe;
10.- Que atendida la naturaleza y característicaspropias del sistema de
nombresde dominios, en este caso no son aplicables las normas sobre marcas
comerciales:
TRIBI-INAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro
Arbitraje : empresec.cl
Rol No. z 149-2008
OFICIO NIC : OF09064
I 1.- Que, en consecuencia,le parecea este Tribunal que de acuerdoa los
principiosde prudenciay equidadprocedela aplicacióndel principio desarrollado
en materiade nombresde dominio,en inglés"First come,first served,';
I2.- Que por lo expuestoy visto lo dispuestoen la Reglamentaciónparael
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1.
Procedimientode Mediación y Arbitraje y el artículo 8 inciso 4,
13.- Cadapartepagarásuscostas.
SE RESUELVE: asígneseel dominio empresec.cl.cl,
al primer solicitanteseñor
PABLO QUTNTEROSDONOSO
Notifiquese por cafta certificada la presente resolución a las partes y a la
Secretaríade NIC Chile, firmese la presenteresoluciónpor el Arbitro y por las
Testigos,doña SoledadPino G. y doña Joyce Slight o. en cumplimientode lo
dispuestoen el artículo 640, del Código de ProcedimientoCivil y remítaseel
expediente
a Nic Chile.
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