VER MÁS - VERA ABOGADOS ASOCIADOS SA,Registro de Marcas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero del dos mil quince (2015)
Radicación núm.: 11001 0324 000 2009 00450 00
Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A.
Consejero Ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA
La Sala decide el presente proceso de única instancia promovido por la actora en acción de
nulidad contra las resoluciones 1667 de 30 de enero de 2006, 10628 de 27 de abril de 2006
y 11045 de 9 marzo de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio
dentro del trámite administrativo mediante el cual se concedió el registro de una marca
figurativa para distinguir productos de la clase 16 de la octava edición de la clasificación
internacional de Niza.
La actora, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la decisión 486
de la Comunidad Andina solicita a la Sala mediante apoderado que acceda a las siguientes:
I. PRETENSIONES
Primera.- Declarar la nulidad de la Resolución No 1667 de 30 de enero de 2006, proferida
por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante la cual se concedió el registro como marca de un diseño figurativo para distinguir
papel para el baño, producto comprendido en la clase 16 de la clasificación internacional de
Niza, a favor de SCOTT PAPER LIMITED.
Segunda.- Declarar la nulidad de la Resolución 10628 de 27 de abril de 2006, proferida por
la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio
de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1667 de 30
de enero de 2006.
Tercera.- Declarar la nulidad de la Resolución 11045 de 9 de marzo de 2009, producida por
el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se resolvió el
recurso de apelación contra la Resolución No. 1667 de 30 de enero de 2006.
Cuarta.- Como consecuencia de lo anterior declarar fundada la oposición presentada por
PRODUCTOS FAMILIA S.A. en sede administrativa y ordenar a la entidad demandada
cancelar el registro de la marca cuestionada.
II. HECHOS Y OMISIONES EXPUESTOS EN LA DEMANDA
2.1.- El 17 de agosto de 2004 la sociedad SCOTT PAPER LIMITED solicitó el registro de un
signo “figurativo” para distinguir papel de baño, producto comprendido en la clase 16 de la
Clasificación Internacional de Niza.
2.2.- En vista de lo anterior fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la
Propiedad Industrial No. 552, ante lo cual la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. formuló
oposición a la solicitud de registro alegando la falta de aptitud distintiva del signo solicitado
como marca por encontrarse incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los
literales a), b) y d) del artículo 135 de la Decisión 486.
2.3.- El 30 de enero de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 1667 por medio de la
cual resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad PRODUCTOS
FAMILIA S.A. y, en consecuencia, concedió el registro del signo “figurativo” solicitado por la
sociedad SCOTT PAPER LIMITED para distinguir papel de baño, producto comprendido en
la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.4.- La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso
de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución arriba mencionada.
2.5.- El 27 de abril de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 10628 por medio de la
cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión de negar la oposición y conceder
el registro de la marca.
2.6.- Por su parte el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la
Resolución No. 11045 de 9 de marzo de 2009, por medio de la cual resolvió el recurso de
apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 001667 de 30 de enero de
2006.
III. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
Como normas violadas la parte actora señala los artículos 134 y 135 literales a), b) y d) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las razones que se resumen así:
3.1.- La marca cuestionada se encuentra constituida por un diseño estampado en relieve en
el papel para baño, teniendo una finalidad exclusivamente decorativa y ornamental que no le
otorga relevancia marcaria ya que lo determinante para que el consumidor seleccione un
papel higiénico frente a otros es la marca que estampa en el papel que cubre el producto.
En tal orden el signo no tiene la aptitud de distinguir el producto y en consecuencia no
cumple las exigencias para ser considerado como marca.
3.2.- El uso de estampado en el papel para baño es usual y no puede ser considerado como
una marca figurativa ya que no tiene distintividad intrínseca. Además el hecho de que el
estampado se presente en una serie repetida y en una secuencia idéntica le impide al
consumidor identificar el origen empresarial del producto.
IV- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
4.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, estando en la oportunidad procesal para
ello solicitó denegar las pretensiones de la demanda toda vez que con la expedición de los
actos demandados no se ha incurrido en violación alguna de las normas comunitarias
contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.
4.2.- Considera que la decisión administrativa cuestionada es acertada como quiera que la
marca figurativa amparada muestra un estampado caprichoso y distintivo compuesto por la
secuencia de una flor, separada por líneas especiales y características que van formando
otras nuevas figuras geométricas dentro de unas formas transversales asimétricas sin que
ello pueda entenderse como el otorgamiento de una ventaja funcional o competitiva. Por el
contrario ese mismo conjunto especial y caprichoso hace que la marca se repute distintiva y
apropiable y permite que el consumidor lo asocie a un origen empresarial, ya que se genera
una percepción visual distintiva que facilita su recordación.
V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
5.1.- La parte actora alegó de conclusión volviendo sobre los argumentos expuestos en la
demanda.
5.2.- Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio alegó de conclusión
reiterando en esencia los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
VI.- INTERPRETACION PREJUDICIAL1
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de las
normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, mediante escrito de
radicación 15-IP-2012 recibido en esta corporación el 24 de mayo de 2012, concluyó:
Concluyó el Tribunal Andino lo siguiente:
1.
Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos
o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con
los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial. Esa aptitud se confirmará si
el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales
de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por
cualesquiera de los sentidos.
2.
No son registrables como marcas los signos que no cumplan con lo establecido por el
artículo 134 de la Decisión 486, conforme lo señala el artículo 135 en su literal a).
3.
Tampoco son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en
armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión.
4.
Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una
de las situaciones a que se refiere el literal d) del artículo 135 de la Decisión 486, incorpora en
su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y
que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá
ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es
irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo
134.
1
Folios 165 a 181 del Cuaderno Principal.
5.
Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como
genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características
usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a
monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos.
6.
En una marca gráfica se debe tomar en cuenta el efecto visual que la figura, apreciada
en su conjunto, causa sobre la actitud y reacción normal del público consumidor.
El hecho de que el producto sea más agradable a la vista añade valor estético y
comercial a dicho producto, lo que lo hace más competitivo en el mercado.
7.
Los diseños industriales constituyen un objeto específico de propiedad intelectual, su
naturaleza responde tanto a criterios estéticos como funcionales al incorporarse en
productos tangibles. A diferencia de la marca figurativa que ampara un producto, el diseño
industrial hace al producto mismo más atractivo.
VII.- CONSIDERACIONES
7.1.- El acto administrativo enjuiciado
Está conformado por las Resoluciones 1667 de 30 de enero de 2006, 10628 de 27 de abril
de 2006 y 11045 de 9 marzo de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se concedió el registro de una
marca figurativa para distinguir productos de la clase 16 de la octava edición de la
clasificación internacional de Niza.
7.2.- Examen de los cargos
7.2.1.- Conforme se expuso en el resumen de los antecedentes del proceso, la parte actora
pretende la declaratoria de nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la
Superintendencia de Industria y Comercio le concedió a la sociedad SCOTT PAPER
LIMITED el registro de la marca figurativa que más adelante se consigna, para distinguir
productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
7.2.3.- Tal pretensión hace necesario verificar si el signo cuestionado reúne o no los
requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por las normas
andinas, y si se encuentra incurso o no en alguna de las causales de irregistrabilidad
previstas en tales disposiciones, para lo cual se impone reparar sobre la marca cuyo
contenido es el siguiente:
7.2.4.- Según lo consagra el artículo 134 de la Decisión 486 puede constituir marca cualquier
signo que sea idóneo para distinguir productos o servicios en el mercado, por lo cual no
existe ninguna restricción de carácter formal referida a la naturaleza, composición,
constitución, estructura y características de los signos. Por lo anterior y de conformidad con
las normas aplicables al caso, los signos figurativos -conformados por gráficos o imágenes
visuales-, son susceptibles de ser registrados como marcas, siempre y cuando reúnan los
requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y no se encuentren
incursos en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 135 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
7.2.5.- Asimismo, la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de justica dada para este
asunto, explica que las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una
gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto y que se componen de dos
elementos a saber: el trazado y el concepto. En lo relativo a la distintividad se tiene que esta
se predica de la capacidad del signo para identificar un producto y servicio así como de la
percepción del público consumidor al que va dirigido.
7.2.6.- Pues bien, en el caso que ocupa la atención de la Sala, se deberá establecer si la
marca figurativa cuestionada conserva las características exigidas, esto es, la distintividad y
representación gráfica que exige la legislación supranacional para que un signo pueda ser
protegido por el ordenamiento jurídico.
7.2.7.- En efecto, la Sala ya ha precisado los requisitos que debe cumplir un signo de
similares características como el que se analiza en este caso para que pueda ser
considerado como marca. Así, en sentencia de 6 de diciembre de 2007 dada en el proceso
con radicado 2003-00372 promovido por PRODUCTOS FAMILIA S. A. contra la
Superintendencia de Industria y Comercio esta Sección se pronunció en los siguientes
términos:
“Es preciso señalar que por regla general los dibujos e imágenes de cualquier naturaleza
pueden ser registrados como marcas siempre que cumplan con los requisitos exigidos para
el mencionado trámite. No obstante existen una serie de condicionamientos para el registro
cuando se trata de dibujos o imágenes, los cuales son: i) que el dibujo o imagen no se
encuentre protegido previamente por un derecho de autor, ii) que cuando se trate de la
fotografía de una persona sea sobre su propia imagen, a no ser que sea de un personaje
histórico cuya imagen hace parte del dominio público o que sea autorizado por el modelo o
sus herederos y iii) si se trata de la imagen de una ciudad o monumento que se encuentre
protegida por derechos de autor, deberá solicitarse la respectiva autorización a no ser que se
trate de ciudades y monumentos de dominio público. Debe tenerse en cuenta que cuando
las ciudades o monumentos tengan la connotación de ser denominación de origen, deberá
tenerse cuidado ya que no podría privarse a los competidores del derecho de utilizarla como
tal.”
7.2.8.- Siguiendo los anteriores lineamientos jurisprudenciales se puede colegir que el signo
cuyo registro se cuestiona es a todas luces susceptible de representación gráfica toda vez
que tiene un trazo consistente en figuras romboides al interior de las cuales se dibuja una
rosa. Además en este caso no se ha cuestionado que la figura haya sido registrada
previamente por un tercero, y sus características le otorgan la distintividad requerida por la
legislación como quiera que a través de su figura el consumidor puede distinguir el producto
ya que con solo mirarlo percibirá la idea de que es ese y no otro.
7.2.9.- Ahora bien, en relación con el argumento de la parte actora según el cual la figura es
eminentemente ornamental o decorativa, este no tiene la entidad de enervar la presunción
de legalidad de los actos demandados ya que tal circunstancia no configura causal alguna
de irregistrabilidad, por el contrario, es usual que las figuras y dibujos que componen una
marca se adornen con el fin de hacerlas más llamativas para el consumidor. Al respecto
conviene prohijar lo sostenido por la Sala sobre este punto en un caso precedente que
guarda íntima relación con este:
“Por otra parte, tampoco son de recibo los argumentos expuestos por la parte actora atinentes a
que el diseño tiene una finalidad meramente ornamental y decorativa, estampado “…en relieve
en la totalidad de la superficie del papel higiénico…”, pues no existe prueba alguna allegada por
la sociedad demandante ni en los actos administrativos que inicialmente negaron el registro de
la marca figurativa impugnada, que demuestre tal circunstancia. Además, el hecho de que el
diseño patrón del signo sea ornamental o decorativo, no tiene relevancia alguna, pues en la
mayoría de las marcas mixtas o figurativas, se encuentran efectos decorativos accesorios, con
la finalidad de hacerlas más atractivas a la vista del consumidor.”2
7.2.10.- Precisamente, la Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto en
casos en los cuales quien funge como actor en el presente asunto ha cuestionado marcas
figurativas similares cuyo titular también es la sociedad SCOTT PAPER LIMITED. En virtud
de lo anterior y a fin de reforzar las anteriores consideraciones, se estima necesario reiterar
aquellas reflexiones que constituyen precedente judicial aplicable a este caso (ratio
decidendi) y que son del siguiente tenor:
“Mediante la Resolución 07743 del 27 de marzo de 2003, el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de
apelación interpuesto por la sociedad SCOTT PAPER LIMITED, revocando la Resolución
36685 de 21 de noviembre de 2002 y en consecuencia, declarando infundada la oposición
presentada por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. y concediendo el registro de la marca
figurativa (diseño de unas flores) para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación
2
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. C. P. Marco
Antonio Velilla Moreno. Expediente 2003-00385, fallo de 26 de noviembre de 2009.
Internacional de Niza, más exactamente “Productos de papel higiénico, especialmente papel
para el baño”.
Considera la parte actora como violados los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión
486, los cuales señalan:
“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos
susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
b) carezcan de distintividad;”
El signo objeto de estudio en la sentencia de la referencia tiene la siguiente apariencia:
Teniendo en cuenta las normas presuntamente vulneradas, procederá la Sala a analizar si existe
violación de alguna de ellas en la Resolución que la parte actora demanda.
Ha expresado el Tribunal Andino de Justicia en reiteradas ocasiones, entre las cuales se encuentra la
interpretación prejudicial rendida en el expediente de la referencia que:
“(…) la MARCA GRAFICA es considerada como un signo visual, toda vez que es por medio del sentido
de la vista que se evoca una figura que se caracteriza por su forma externa; lo predominante en esta
clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica.
Ha sostenido el Tribunal al respecto, que.
En la doctrina se suele distinguir entre la marca puramente gráfica, es decir, la que “se limita a evocar en
la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas
y, en su caso, colores”; la marca figurativa, caracterizada porque “suscita en el consumidor no sólo una
imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la
imagen utilizada como marca: el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre
con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”; y “la marca gráfica que
evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto … al que se asciende a través de un
proceso de generalización. (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”,
Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss)”
Por su parte, respecto de la definición de marca que contiene el artículo 134 de la Decisión 486, el
Tribunal Andino de Justicia explicó en la interpretación prejudicial 100-IP-2005 que “La marca es un bien
inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes,
figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el
mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore,
diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del
servicio.”
Es preciso señalar que por regla general los dibujos e imágenes de cualquier naturaleza pueden ser
registrados como marcas siempre que cumplan con los requisitos exigidos para el mencionado trámite.
No obstante existen una serie de condicionamientos para el registro cuando se trata de dibujos o
imágenes, los cuales son: i) que el dibujo o imagen no se encuentre protegido previamente por un
derecho de autor, ii) que cuando se trate de la fotografía de una persona sea sobre su propia imagen, a
no ser que sea de un personaje histórico cuya imagen hace parte del dominio público o que sea
autorizado por el modelo o sus herederos y iii) si se trata de la imagen de una ciudad o monumento que
se encuentre protegida por derechos de autor, deberá solicitarse la respectiva autorización a no ser que
se trate de ciudades y monumentos de dominio público. Debe tenerse en cuenta que cuando las
ciudades o monumentos tengan la connotación de ser denominación de origen, deberá tenerse cuidado
ya que no podría privarse a los competidores del derecho de utilizarla como tal.
En el caso concreto se observa que el signo que pretende registrarse, se encuentra constituido por una
serie de imágenes y figuras que son susceptibles de representación gráfica y que adicionalmente dicho
signo no infringe ninguno de los condicionamientos que se relacionaron anteriormente. Así mismo
cumple con el requisito esencial para el registro de marcas como lo es la distintividad. Al respecto el
Tribunal Andino de Justicia expresó que: “La distintividad es, según la doctrina y la jurisprudencia, la
función primordial de la marca y, es la característica que permite diferenciar productos y servicios, a fin
de que el consumidor los individualice e identifique con el fin de realizar de manera adecuada la elección
de los productos que desea adquirir.”
El signo entonces que pretende registrase, compuesto por una serie de flores que se encuentran
incluidas en unos rombos formados por líneas curvas, tienen la suficiente distintividad para poder
registrarse como marca. Por lo anterior no tienen vocación de prosperidad las pretensiones de la
demanda”3.
3
Sentencia de 6 de diciembre de 2007. Exp. núm. 2003-003721. Magistrada Ponente:
MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN. Actora: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Además, la sentencia
7.2.11.- Así pues, no cabe duda de que el signo cuestionado cumple con los requisitos de
distintividad y representación gráfica exigidos por la norma comunitaria para ser tenido como
una marca registrada, lo cual quedará reflejado en la parte resolutiva de esta providencia al
negarse las pretensiones de la demanda.
7.2.12.- En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: Enviar copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad
Andina.
TERCERO: Aceptar la renuncia presentada por el abogado Álvaro Samuel Arias Acuña,
apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Comuníquese esta
decisión a dicha entidad.4
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
GONZÁLEZ
Presidenta
GUILLERMO VARGAS AYALA
MORENO
MARÍA ELIZABETH GARCÍA
MARCO ANTONIO VELILLA
de 21 de junio de 2001. Exp. núm. 1998-5059. Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO
URUETA AYOLA. Actora: MERK TRANSITORY LLC.
4
Conforme se dispone en el inciso 4 del artículo 69 del Código General del Proceso.