1 ExCo Helsinki Versión adoptada 10 de septiembre 2013

ExCo Helsinki
Versión adoptada
10 de septiembre 2013
Resolución
Cuestión Q 233
Periodo de gracia para patentes
AIPPI
Se observa que:
1) La AIPPI ha estudiado los periodos de gracia para patentes en tres ocasiones
anteriores: en la Q75, divulgación previa y uso anterior de la invención por parte
del inventor (Congreso de Buenos Aires de 1980, Comité Ejecutivo de Moscú de
1982); y como parte de la Q170, Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes
(Comité Ejecutivo de Lucerna de 2003).
2) La Q75: la divulgación anterior y uso anterior de la invención por parte del inventor,
fue considerada en el Congreso de Buenos Aires de 1980. Se obtuvo una
resolución que declaró a favor del principio de un periodo de gracia, pero refirió la
cuestión al Comité Ejecutivo para su consideración ulterior de los detalles de
implantación:
1) [la AIPPI]
a) está preocupada por el hecho de que un inventor pueda divulgar
públicamente su invención antes de presentar una solicitud de patente, de
manera que él mismo se prive de obtener una protección válida de patente;
b) reconoce que el Artículo 11 del Convenio de París prevé una protección muy
limitada para una divulgación realizada por un inventor en determinadas
exposiciones internacionales;
c) considera que, en favor del interés público, el inventor debería obtener una
mayor protección con respecto a las consecuencias derivadas de una
divulgación anterior realizada por él mismo; y
d) por lo tanto, considera deseable que cuando una divulgación pública de una
invención proceda de un inventor, dicha divulgación pública no se tenga en
cuenta al valorar la patentabilidad de la invención, si la primera solicitud de
patente es presentada por el inventor o por su causahabiente en un
determinado periodo de tiempo a partir de la divulgación, y se declara a favor
del principio de introducción de dicho periodo de gracia según los términos y
condiciones que deben ser determinados.
2) refiere la cuestión al Comité Ejecutivo para su ulterior consideración.
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3) La Q75 fue considerada de nuevo en la reunión del Comité Ejecutivo celebrada en
Moscú en 1982, que dio lugar a una resolución a favor de un periodo de gracia de
6 meses para todas las divulgaciones que tengan su origen en el inventor o se
deriven del mismo, sin requisito de presentar una declaración:
[la AIPPI] se declara a favor del principio de introducción de dicho periodo de
gracia en virtud de los siguientes términos y condiciones:
1) Una divulgación que tiene su origen en el inventor o se deriva del mismo no
establecerá por sí misma un derecho de prioridad, y no se considerará como
parte del estado de la técnica contra los intereses del inventor o su
causahabiente si se produce dentro del periodo de gracia.
2) Dicha divulgación incluirá todos los actos de divulgación al público mediante
una descripción oral o escrita, mediante el uso, o de cualquier otra forma,
independientemente de dónde tenga lugar dicha divulgación.
3) El periodo de gracia corresponderá a los seis meses anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud de patente, o en caso de reivindicar una prioridad
de la Unión, a la fecha de la primera presentación según el artículo 4 del
Convenio de París.
4) La carga de la prueba recaerá en el solicitante o en el titular de la patente,
quien deberá probar que dicha divulgación tuvo su origen en el inventor o se
derivó del mismo.
5) El inventor o su causahabiente se beneficiarán del periodo de gracia sin
necesidad de depositar una declaración de dicha divulgación.
6) El periodo de gracia se aplicará a las patentes de invención, certificados de
inventor y modelos de utilidad.
4) Se retomó la cuestión del periodo de gracia en la reunión del Comité Ejecutivo de
Lucerna de 2003, como parte del estudio del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de
Patentes (Q170). El Comité Ejecutivo acordó una resolución a favor de un periodo de
gracia de 12 meses, con una cláusula permisiva respecto a las declaraciones:
[la AIPPI] adopta la siguiente resolución:
el plazo del período de gracia será de 12 meses antes de la fecha de presentación o
de la fecha de prioridad, si se reivindica prioridad, es decir, la solicitud de patente
deberá ser presentada sin exceder el plazo de 12 meses tras la divulgación pública
derivada directa o indirectamente del inventor;
una declaración realizada por el solicitante confirmando que tiene derecho al beneficio
de ese período de gracia puede ser exigida.
5) El paso del tiempo y los cambios acaecidos en las leyes nacionales relevantes hacen
de éste el momento propicio para reconsiderar la cuestión, en particular:
a) la aprobación de la AIA (ley “Leahy-Smith America Invents Act” ) en Estados
Unidos, lo cual representa un importante paso de EEUU hacia la armonización
global de patentes en muchos aspectos, incluyendo cambios sustanciales en el
periodo de gracia;
b) las revisiones realizadas en la ley sobre el periodo de gracia en Japón;
c) el cambio percibido en la visión de los grupos nacionales respecto a este tema;
d) el trabajo del “Grupo Tegernsee”, constituido por responsables de oficinas y
representantes procedentes de Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Reino
Unido, Estados Unidos y la EPO, que identificaron el periodo de gracia como uno
de los cuatros temas clave para la armonización.
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Se considera que:
1) Algún tipo de periodo de gracia está previsto en la mayor parte de países, pero las
leyes nacionales y regionales difieren notablemente con respecto al alcance y
duración del mismo.
2) La expresión “periodo de gracia” se refiere a un periodo de tiempo anterior a la
fecha de presentación de una solicitud de patente durante el cual determinadas
divulgaciones de la invención, realizadas por el inventor o por un tercero, no se
consideran técnica anterior con respecto a la solicitud. Estos tipos de divulgaciones
también pueden denominarse divulgaciones “no oponibles”.
3) Las diferencias en las leyes nacionales y regionales sobre el periodo de gracia
generan dificultades e ineficiencia. Los solicitantes con menos conocimientos
pueden verse privados de la posibilidad de obtener una protección de patentes
válida en todos los países deseados o bien no beneficiarse de la existencia de
periodos de gracia en algunos territorios.
4) La cuestión de la armonización de las leyes referentes al periodo de gracia se
considera más importante por sí misma que cualquiera de los detalles particulares
relacionados con el alcance y el plazo del periodo de gracia.
5) En este punto, resulta adecuado referirse a algunas de las resoluciones anteriores
de la AIPPI, en particular en lo que respecta a que:
a) Es deseable establecer un periodo de gracia para patentes;
b) Un periodo de gracia no establecerá un derecho de prioridad, sino que
permitirá excluir del estado de la técnica contra los intereses del inventor o su
causahabiente, divulgaciones que se hayan producido dentro del periodo de
gracia.
6) La presente cuestión considera aspectos que no habían sido examinados por
anteriores resoluciones de la AIPPI, en particular, la política que se esconde tras
las leyes existentes, las necesidades de las diversas partes interesadas, y las
acciones de terceros que podrían ser cubiertas por el periodo de gracia.
7) La armonización en el periodo de gracia puede ser considerada principalmente
según tres posibles direcciones:
a) Un periodo de gracia “de tipo limitado”, que cubra divulgaciones realizadas por
el inventor o su causahabiente únicamente durante exposiciones específicas y
que cubra divulgaciones realizadas por terceros contra la voluntad del inventor
o de su causahabiente; dicho periodo de gracia es similar al establecido por
varias leyes existentes, que son conocidas por prever el periodo de gracia más
limitado;
b) Un periodo de gracia “de tipo red de seguridad”, que cubra cualquier tipo de
divulgación realizada por el inventor o su causahabiente y divulgaciones
realizadas por terceros que deriven la invención del inventor o de su
causahabiente; esto se considera una red de seguridad, puesto que permite
tratar dichas divulgaciones como no oponibles, sin excluir los riesgos para el
solicitante de divulgaciones de terceros; como resultado, dicho periodo de
gracia “de tipo red de seguridad” sirve de incentivo para que el solicitante
presente una solicitud con la mayor celeridad posible;
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c) Un periodo de gracia “de tipo prioridad”, que cubra cualquier tipo de divulgación
realizada por el inventor o su causahabiente y divulgaciones realizadas por
terceros que deriven la invención del inventor o de su causahabiente; así como
divulgaciones realizadas por terceros que no deriven del inventor si se
producen tras una primera divulgación realizada por el inventor; se considera
que este tipo de periodo de gracia crea un derecho de prioridad para el
inventor, el cual está protegido respecto a divulgaciones de terceros realizadas
tras la divulgación llevada a cabo por el inventor, generando de este modo
posiblemente un incentivo para divulgaciones tempranas por parte del inventor,
más que un incentivo para una presentación temprana.
8) Una legislación internacional armonizada sobre el periodo de gracia debería
alcanzar un justo equilibrio entre los intereses de los solicitantes de patentes y el
público.
9) Para crear este justo equilibrio, es necesario considerar cambios en las áreas de
investigación y desarrollo que justifiquen una reconsideración del equilibrio
actualmente establecido por las disposiciones nacionales y regionales existentes,
en particular, en lo referente a:
a) El aumento de la investigación en colaboración;
b) La creciente necesidad de disponer de una divulgación temprana de las
invenciones para todo tipo de partes interesadas;
c) Las dificultades prácticas para evitar cualquier tipo de divulgación efectiva.
10) Con el fin de centrar la atención en el “periodo de gracia para patentes”, el
presente estudio no ha tenido en cuenta la cuestión vinculada de los derechos del
usuario anterior. La AIPPI podría extender de forma valiosa su análisis a la
cuestión vinculada de los derechos del usuario anterior, de acuerdo con el periodo
de gracia armonizado internacionalmente recomendado anteriormente.
Se resuelve que:
1) Debería establecerse internacionalmente un periodo de gracia para excluir de la
técnica anterior contra los intereses del inventor o su causahabiente, cualquier
divulgación al público mediante una descripción oral o escrita, mediante uso, o de
cualquier otro modo, realizado por:
a) El inventor o su causahabiente, independientemente del hecho de que la
divulgación sea intencionada o no;
b) Un tercero que derivó el contenido de la divulgación del inventor o de su
causahabiente, independientemente del hecho de que dicha divulgación sea
producto de un abuso con respecto al inventor o su causahabiente o de que se
realizara contra la voluntad del inventor o su causahabiente.
2)
El periodo de gracia no excluirá de la técnica anterior:
a) Las divulgaciones de un tercero que no se deriven del inventor o de su
causahabiente, incluso si dichas divulgaciones se producen tras una
divulgación no oponible;
b) Las divulgaciones que se deriven de la publicación procedente, por parte de
una Oficina de Propiedad Industrial, de una solicitud de registro de derecho de
Propiedad Industrial o un registro de derecho de Propiedad Industrial
presentados por el solicitante o por su causahabiente.
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3) La duración del periodo de gracia será de doces meses antes de la fecha de
presentación de la solicitud de patente o, si se reivindica una prioridad, de la
fecha de prioridad relevante más antigua.
4) El solicitante o su causahabiente se beneficiarán del periodo de gracia sin
necesidad de depositar una declaración de dicha divulgación.
5) El periodo de gracia no tendrá efectos sobre la fecha de publicación de la
solicitud de patente.
6) Cuando se cite una divulgación, la carga de la prueba de que dicha divulgación
debe ser excluida del estado de la técnica recaerá sobre la parte reivindicando
los beneficios del periodo de gracia.
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