sumario

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Año XXXIV • Número 8128 • Miércoles, 17 de julio de 2013
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. no se identifica necesariamente con las opiniones y criterios vertidos en los trabajos publicados.
Doctrina
Doctrina
Tribuna
La solución europea
a las obras huérfanas
Copia privada
e ilustración en
la enseñanza
Gestión colectiva
en la administración
de derechos exclusivos
8
13
19
DOCTRINA
LA LEY 4398/2013
Doctrina judicial en torno a las diligencias
preliminares en materia de propiedad
intelectual
F. Javier GARCÍA SANZ
Carles VENDRELL CERVANTES
sumario
n
Doctrina judicial en
torno a las diligencias
preliminares en
materia de propiedad
intelectual
F. Javier GARCÍA SANZ
y Carles VENDRELL
CERVANTES
1
La solución europea
a las obras huérfanas:
la Directiva 2012/28/UE
Patricia RIERA
BARSALLO
8
Copia privada e
ilustración en la
enseñanza: aislándonos
de Europa en perjuicio
de ciudadanos, autores
y editores
Javier DÍAZ DE OLARTE 13
Abogados. Uría Menéndez
El objeto de este trabajo es destacar cuál
ha sido el recorrido efectivo que, hasta la
fecha, han tenido las diligencias preliminares
en materia de propiedad intelectual en los
procesos judiciales tramitados en España.
I. INTRODUCCIÓN
Q
uien se haya enfrentado a la tarea de interponer
procedimientos civiles en materia de propiedad intelectual habrá podido comprobar que, en muchas
ocasiones, la correcta determinación de elementos esenciales
del proceso se convierte en una tarea especialmente complicada. En concreto y como ejemplos más significativos, la
precisa identificación de los sujetos contra los que se ha de
dirigir la acción constituye en no pocos casos un ejercicio
particularmente complejo, que además puede significar la
desestimación de la pretensión en caso de que no se realice
correctamente. Asimismo, la exigencia de que en las reclamaciones económicas se fije el concreto importe reclamado o, al
menos, las bases para su cálculo —derivada de lo dispuesto
en el art. 219 LEC—, impone al demandante una tarea inicial
de precisión cuantitativa, para la que muchas veces le faltarán
los datos necesarios.
A solventar este tipo de dificultades atiende la regulación de
las diligencias preliminares en el proceso civil, cuya finalidad
general es proporcionar al actor medios previos al inicio del
procedimiento para que pueda constituir correctamente la
relación jurídico-procesal (1).
En materia de propiedad intelectual, las diligencias preliminares presentan algunas especialidades motivadas, en esencia,
por su particular naturaleza y por la necesidad de adaptar la
regulación interna a la armonización comunitaria en el ámbito de las acciones de defensa de los derechos de propiedad
intelectual e industrial. Esas particularidades se concretan en
la previsión de dos diligencias preliminares específicas, que
son las recogidas en los apartados 7.º y 8.º del art. 256.1 LEC,
ambos introducidos por el apartado uno del art. primero de la
Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios
de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial
y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación
de diversos reglamentos comunitarios (2).
A raíz de la publicación de esta última Ley, surgieron diversas
aportaciones doctrinales que analizaron, con particular exhaustividad, la entonces nueva normativa (3). Pero hoy en día, transcurridos siete años desde su entrada en vigor, puede completarse
este análisis con la experiencia que proporciona la doctrina judicial dictada. A esta labor se dedica este trabajo, que pretende
destacar cuál ha sido el recorrido efectivo que, hasta la fecha,
han tenido las diligencias preliminares en materia de propiedad
intelectual los procesos judiciales tramitados en España.
II. LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES EN
MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL:
CONTENIDO Y ALCANCE EN LA
REGULACIÓN LEGAL
Como se acaba de apuntar, la Ley 19/2006 introdujo en la
LEC dos diligencias preliminares específicas en materia de
Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es
Doctrina
n
Tribuna
Gestión colectiva
en la administración
de derechos exclusivos:
especial referencia
a la solución
nórdica respecto
a la digitalización
masiva desarrollada
por bibliotecas,
hemerotecas,
fonotecas o archivos
y a la solución inglesa
respecto a la gestión
de los resúmenes de
prensa
Susana CHECA PRIETO
3652K22805
19
2
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OPINIÓN
L
a modificación del régimen
de diligencias preliminares
en la Ley de Enjuiciamiento
Civil por medio de la Ley 19/2006
significó una apuesta inequívoca del legislador para erigir a
esta institución procesal en un
instrumento adecuado para la
defensa de los derechos de propiedad intelectual y cumplir así
el mandato normativo de protección de la Directiva 2004/48/
CE. Transcurridos siete años desde la entrada en vigor de esa reforma, nuestra práctica judicial
cuenta con un bagaje suficiente
para medir su eficacia práctica e
identificar, con cierta seguridad,
sus presupuestos básicos.
De este modo, del análisis de
las resoluciones dictadas en la
materia, se desprende que las
diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual
constituyen un remedio procesal
esencialmente dirigido a obtener
los medios de información necesarios para cuantificar el alcance
económico de la pretensión indemnizatoria o compensatoria
del titular de derechos; lo que
resulta coherente con el propósito normativo de que, en este
ámbito particular, las diligencias preliminares desarrollen
funciones adicionales a las que
tradicionalmente ha cumplido
este instrumento procesal, y que
incluso se proyectan en el ámbito
probatorio. Con todo, la limitación de su ámbito objetivo de
aplicación a las infracciones que
se cometen «mediante actos desarrollados a escala comercial»,
así como el carácter cerrado de
la lista de medidas a disposición
de los titulares de derechos y legitimados para su defensa constituyen restricciones evidentes a
su alcance y desarrollo prácticos.
propiedad intelectual (y también de
propiedad industrial). En ambos casos, su aplicación se ciñe a supuestos
en los que se pretenda ejercitar una
acción por infracción de un derecho de
propiedad intelectual cometida «mediante actos desarrollados a escala
comercial».
La primera de esas medidas es la prevista en el art. 256.1.7.º LEC. Su objeto es la «obtención de datos sobre el
origen y redes de distribución de las
mercancías o servicios que infringen
un derecho de propiedad intelectual»
y consiste en el interrogatorio de las
personas a las que se refiere el precepto (4) o en el requerimiento de
exhibición de aquellos documentos
sobre los que verse el interrogatorio,
en relación con determinados datos fijados en el precepto (5). Se trata, pues,
de una diligencia fundamentalmente
orientada a la determinación de los
sujetos infractores, de la existencia y
número de los productos o servicios
infractores o del precio aplicado en su
comercialización.
Por su parte, el art. 256.1.8.º LEC ampara la solicitud de exhibición de los
«documentos bancarios, financieros,
comerciales o aduaneros, producidos
en un determinado tiempo y que se
presuman en poder de quien sería
demandado como responsable». Su
finalidad es, por tanto y esencialmente, facilitar la fijación del importe
económico de la pretensión indemnizatoria o compensatoria derivada de la
infracción de derechos; lo que resulta
especialmente relevante en atención
a lo dispuesto en el art. 219.1 LEC que
obliga, en las demandas de reclamación de cantidad, a la cuantificación
exacta de su importe o a la fijación
de las bases con arreglo a las cuales se
deba practicar la liquidación, mediante una pura operación aritmética (6).
Como puede observarse, estas dos
concretas diligencias preliminares
no resuelven todos los potenciales
problemas que podrían presentarse a
la hora de interponer correctamente
pretensiones fundamentadas en la
normativa de propiedad intelectual.
De entrada, la limitación del ámbito
objetivo a las infracciones cometidas
«mediante actos desarrollados a escala comercial» excluye las conductas que no se realizan «para obtener
beneficios económicos o comerciales
directos o indirectos (7)», esto es, los
supuestos en que falte el ánimo de
lucro en la actividad infractora (vid.
infra III [3]). Se limita asimismo la acción preparada por las diligencias a los
supuestos en los que pueda existir una
«infracción», con lo que se excluiría la
preparación de acciones que no tienen
como presupuesto jurídico-material
la infracción de derechos de autor o
derechos de propiedad intelectual (p.
ej., la pretensión de reconocimiento
de la autoría o las pretensiones contractuales para exigir la remuneración
pactada) (8). Por otro lado, el propio
contenido de las diligencias queda
circunscrito a los concretos actos de
interrogatorio o exhibición a los que
se refieren expresamente los preceptos indicados.
mente deducirse de deberes de colaboración e información previstos en la ley,
citando a tal efecto, como ejemplo, los
que figuraban impuestos «a los deudores del canon por copia privada frente a
las entidades de gestión, acreedores de
este derecho de crédito, al amparo del
art. 25.21 TRLPI» (11).
El carácter de numerus clausus ha sido
también citado en resoluciones judiciales para negar que en nuestro Derecho los prestadores
de acceso a internet tengan,
fuera de los supuestos con
cobertura legal expresa, una
obligación general de comunicar los datos personales de
que dispongan y que pudieran
ser necesarios para interponer
una demanda civil por infracción de derechos de autor (12).
La legitimación activa
para solicitar diligencias
preliminares corresponde
al sujeto que estará a su vez
legitimado para ejercitar la
acción que se prepara mediante
la diligencia preliminar
Podría así plantearse si las acciones en
materia de propiedad intelectual podrían prepararse con otras diligencias
distintas a las previstas en esos preceptos y, en caso afirmativo, con qué
alcance. La respuesta dada por la doctrina judicial puede resumirse en torno
a los siguientes parámetros:
a) Las acciones fundamentadas en la
normativa de propiedad intelectual
no solo pueden prepararse con las
concretas diligencias reseñadas en
los apartados 7.º y 8.º del art. 256.1
LEC, sino también, en la medida que
resulten útiles, con las previstas con
carácter general para todo tipo de
procesos en el resto de apartados del
mismo precepto. Pueden citarse, especialmente, las previstas en el apartado
1.º (declaración bajo juramento o promesa o exhibición documental sobre
hechos relativos a la propia capacidad,
representación o legitimación) y en el
apartado 2.º (solicitud de exhibición
de la cosa a la que se haya de referir
el juicio).
b) No caben, sin embargo, diligencias
preliminares distintas de las previstas
estrictamente en la ley, que tienen por
tanto carácter de numerus clausus (9). Se
parte, pues, del principio general de que
es la propia parte la que ha de obtener
los elementos necesarios para articular
su demanda, principio que solo se excepciona en los supuestos expresamente
previstos en la Ley (10). Este principio ha
sido, sin embargo, matizado por alguna
resolución, para considerar que cabrían
no solo las diligencias preliminares expresamente enumeradas en la Ley de Enjuiciamiento Civil o en leyes especiales,
sino también las que pudieran implícita-
c) Respecto a la posibilidad de
una interpretación extensiva
de las diligencias preliminares
previstas en la norma, junto a
resoluciones que abogan por
una interpretación estricta, priman
las que conceden un cierto grado de
flexibilidad, pero nunca hasta el punto
de forzar o desconocer la letra de la
Ley (13). En concreto y en lo referente
a las diligencias preliminares específicas en materia de propiedad intelectual, la práctica judicial disponible se
ha mostrado reticente a extenderlas
a supuestos distintos de los razonablemente encuadrables en el texto
de la norma. Como ejemplo, el AAP
Sevilla (Secc. 5.ª) de 26 de abril de
2010 (14) consideró que no quedaba
comprendida en el art. 256.1.7.º LEC
la diligencia consistente en que una
discoteca proporcionase al amparo del
precepto datos como la «fecha desde
la que se viene explotando la discoteca, superficie de la misma y documentación sobre licencia de apertura,
inicio y cese en la actividad, planos
del local, escritura o documentos en
los que conste la superficie del local»,
por cuanto «ni la diligencias solicitadas
están dirigidas a determinar la persona del demandado, ni los datos que se
solicitan están referidos a mercancías
o servicios propiamente dichos» y «no
puede decirse con carácter general que
lo que solicita la parte actora pueda
incluirse claramente en el concepto de
«obtención de datos sobre el origen y
redes de distribución» de mercancías
o servicios» (15).
III. CRITERIOS FIJADOS POR
LA DOCTRINA JUDICIAL
El desarrollo de una doctrina judicial
amplia y uniforme en este ámbito se
ve condicionado por el sistema de
recursos en sede de diligencias pre-
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liminares. De acuerdo con el art. 258
LEC, el juez, tras un análisis de la
petición sin audiencia del demandado, resolverá mediante auto, que
solo será recurrible si las diligencias
son denegadas. A su vez, cuando se
acuerdan las diligencias y conforme
al art. 260 LEC, una vez formulada
oposición por el demandado y tras la
celebración de vista, el juez resuelve
mediante auto, que solo es recurrible
en apelación si el juzgado considera
justificada la oposición. De tal forma
que lo habitual es que solo exista un
auto del juzgado que resuelva cuestiones controvertidas si las diligencias
son inicialmente denegadas o si hay
oposición del demandado. Y la cuestión solo tiene acceso a la Audiencia
Provincial en caso de que las diligencias sean denegadas por el juzgado,
ya sea de forma inicial o después de
que el demandado haya formulado
oposición. Además tratándose de
una materia en la que las resoluciones adoptan forma de auto, no cabe
con carácter general el recurso ante
el Tribunal Supremo.
No obstante este marco, en la práctica
judicial disponible es posible advertir
algunos criterios interpretativos que
resultan de utilidad.
1. Competencia
La regulación de la competencia respecto de la solicitud de diligencias preliminares se regula, con carácter general, en
el art. 257 LEC. Su apartado 1.º atribuye
con carácter general la competencia al
juez de primera instancia o mercantil
del domicilio de la persona frente a la
que se dirija la solicitud de diligencias.
Pero, como excepción, en determinadas diligencias, incluidas las previstas
en los apartados 7.º y 8.º del art. 256.1,
confiere competencia al «tribunal ante
el que haya de presentarse la demanda determinada». Añadiendo a continuación que «si se solicitasen nuevas
diligencias, a raíz del resultado de las
que hasta entonces practicadas, podrán
instarse del mismo tribunal o bien del
que, a raíz de los hechos averiguados
en la anterior diligencia, resultaría competente para conocer de la misma pretensión o de nuevas pretensiones que
pudieran eventualmente acumularse»
de tal forma que, por esta vía, se reconoce en estos casos la posibilidad de
instar nuevas y sucesivas diligencias a
partir del resultado de las que se vayan
practicando.
Por tanto y en lo que se refiere a la
competencia objetiva, viene deter-
tual». Habrá, pues, de atenderse a las
reglas y presupuestos de legitimación
de la acción principal y, en particular y
en el caso de las entidades de gestión
de derechos, al art. 150 Ley de Propiedad Intelectual.
minada por la que corresponda a la
demanda preparada con la diligencia. Resultará, pues, de aplicación lo
dispuesto en el art. 86 ter.2 a) LOPJ,
que atribuye competencia a los juzgados de los mercantil respecto de las
demandas «en las que se ejerciten
acciones relativas a (...) propiedad intelectual (...)» (16). Y, en cuanto a la
competencia territorial y siempre que
estemos ante las diligencias previstas
en los arts. 256.1.7.º y 256.1.8.º LEC,
habrá que estar al foro que para la demanda principal en procesos en que se
ejerciten demandas sobre infracciones
de propiedad intelectual establece el
art. 52.11.º LEC (17).
En cuanto a la legitimación pasiva, cada una de las diligencias preliminares
especifica su potencial destinatario. En
las diligencias generales previstas en
los núms. 1.º y 2.º del art. 256.1 LEC,
será la persona contra la que dirigirá
la acción principal. Lo mismo ocurre
con la diligencia preliminar específica prevista en el núm. 8.º («[...] en
poder de quien sería demandado como responsable»). No ocurre así, sin
embargo, en la prevista en el número
7.º, en la que el interrogatorio o el requerimiento de exhibición documental
puede solicitarse no solo de «quien el
solicitante considere autor de la violación», sino también de quien, sin serlo,
haya prestado o utilizado servicios o
haya estado en posesión mercancías
que pudieran haber lesionado derechos
de propiedad intelectual, o de aquél a
quien los anteriores hubiesen atribuido
intervención en los procesos de producción, fabricación, distribución o
prestación de aquellas mercancías o
servicios (18).
2. Legitimación
La legitimación activa para solicitar diligencias preliminares corresponde al
sujeto que estará a su vez legitimado
para ejercitar la acción que se prepara mediante la diligencia preliminar
(art. 256.1 LEC: «Todo juicio podrá
prepararse [...]»). En concreto y por lo
que respecta a las diligencias previstas
en los números 7.º y 8.º LEC, corresponde la solicitud a quien «pretenda
ejercitar una acción por infracción de
un (...) derecho de propiedad intelec-
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4
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de diligencias sobre la base de fundamentos tales como que «si la entidad
solicitante no sabe el tipo de comunicación ni los medios efectuados, ello
implica que no está segura de que haya una infracción, por lo que pretende
en realidad obtener datos para saber si
existe tal infracción, lo que, como ya
hemos dicho no es la finalidad de las diligencias preliminares» (24); o que «dado el desconocimiento de los motivos
que llevan a los solicitantes a formular
su pretensión, puesto que únicamente
afirman tener intención de ejercitar una
acción reivindicatoria de la propiedad
intelectual y sus efectos, se priva al
juzgador de la posibilidad de evaluar la
necesidad de la diligencia pedida así como de determinar si concurre o no justa
causa que ampare la pretensión» (25).
3. El presupuesto de que se trate de
una infracción cometida «mediante
actos desarrollados a escala
comercial»
Como se ha expuesto más arriba, las
diligencias preliminares específicas previstas en los núms. 7.º y 8.º de la Ley
de Enjuiciamiento Civil quedan limitadas a los supuestos en que la infracción
del derecho de propiedad intelectual
se produzca «mediante actos desarrollados a escala comercial», que la
propia Ley define como los «realizados
para obtener beneficios económicos
o comerciales directos o indirectos»
(art. 256.1.8.º in fine LEC).
La práctica judicial ha sido particularmente estricta en la aplicación de este
requisito. Así, su falta de concurrencia
ha sido invocada en determinadas resoluciones para excluir la proyección
de esas diligencias preliminares a los
supuestos en que la posible infracción
se habría producido en las redes de intercambio de archivos conocidas como
peer to peer o «p2p», por cuanto «la
infracción denunciada (...) no consta
que sea realizada a escala comercial (...)
sino más bien lo que existen son intercambios de archivos entre particulares,
que nada se cobran por ello» (19). Con
ello, se limita notablemente la efectividad de las diligencias preliminares en
supuestos infractores que pueden resultar especialmente perjudiciales para los
titulares de derechos (20).
4. Presupuestos materiales para
la concesión de las diligencias
preliminares. En especial, la
justificación de su procedencia y
necesidad
Los requisitos y presupuestos para la
adopción de las diligencias prelimina-
res son, en unos casos, comunes a todas
ellas y, en otros, particulares de cada
una de las distintas diligencias previstas. Además de la necesidad de que la
diligencia se ajuste al contenido previsto en el listado legal, esos requisitos
y presupuestos pueden resumirse en
torno a los siguientes puntos:
a) En la solicitud «se expresarán sus
fundamentos, con referencia circunstanciada al asunto objeto del juicio
que se quiera preparar» (art. 256.2
LEC). Este requisito, si no a concretar
hasta su último detalle la acción que
se pretende ejercitar, sí obliga al menos a justificar los hechos básicos que
respaldarían la acción y, en definitiva,
a dar explicación razonable de que se
ostenta una posición jurídica que ampararía el inicio del pleito y, en concreto,
de que existen indicios mínimos de que
se está cometiendo o se va a cometer la
infracción (21). De forma expresiva lo
resume el AAP Madrid (Secc. 28.ª) 15
de abril de 2008 (22): «aunque no es
exigible una total precisión en la expresión de la finalidad para la que se piden
las diligencias preliminares, puesto que
los pormenores de la demanda a entablar dependerán del resultado de las
mismas, sin embargo no son admisibles
solicitudes de diligencias preliminares
en las que la finalidad que se dice perseguir no concuerde con el sentido y
alcance de las concretas diligencias
solicitadas».
Debe tenerse en cuenta, a este respecto, que las diligencias preliminares
constituyen una excepción al principio
conforme al cual es el demandante el
que debe procurarse los elementos necesarios para interponer la acción, por
lo que su adopción exige proporcionar
al juez indicios suficientes de la seriedad de su posición (23). Por eso, en
ocasiones se ha rechazado la petición
b) El solicitante debe ofrecer caución
para responder de los gastos por daños
y perjuicios que se puedan causar a las
personas que hubieren de intervenir en
la diligencia preliminar (art. 256.3 LEC).
Con carácter general, se exige determinación precisa de la cuantía de la caución ofrecida (26).
c) Justificación de la necesidad y
adecuación de la diligencia solicitada
(art. 258.1 LEC). Se rechazan por ello
las medidas que puedan resultar desproporcionadas o en relación con las
cuales pueda apreciarse una finalidad
que trasciende la mera preparación
del proceso ulterior, por cuanto se
ha de evitar «que se pueda interesar
la práctica de diligencias con fines
distintos a los que se han tenido en
cuenta por el legislador» (27). Y, en la
misma línea, se invoca el principio de
proporcionalidad a la hora de delimitar y concretar el alcance de las diligencias, singularmente en lo referente
a la extensión de los requerimientos
documentales, que deberán ajustarse
a proporcionar la «información suficiente para el planteamiento de la
futura demanda en los términos que
se pretenden» (28).
d) Concurrencia de justa causa e interés
legítimo en la adopción de la diligencia preliminar (art. 258 LEC) lo que se
concreta, por ejemplo, en que no sean
procedentes «peticiones abstractas o
demasiado genéricas, ni aquéllas que
pretendan establecer si hay motivo o
no para un proceso u obtener pruebas
anticipadas sobre los hechos en que
ha de sustentarse la demanda, siendo además exigible que los datos que
se pretenden sean imprescindibles o
esenciales para iniciar correctamente el
proceso, no meramente convenientes
para perfilarlo mejor, y que no puedan
ser obtenidos de otra forma por no ser
públicos o fácilmente obtenibles, y haberse negado el interesado a facilitarlos
voluntariamente» (29).
La exigencia de justa causa e interés legítimo en la solicitud ha llevado incluso
a algunas resoluciones a imponer indirectamente requisitos no establecidos
en la Ley, como exigir justificación de
haber requerido extrajudicialmente la
información objeto de las diligencias
antes de instar su solicitud judicial (30).
Pero, al mismo tiempo, se ha aclarado
en otras resoluciones que la existencia
de un requerimiento extrajudicial previo y de una contestación al mismo no
excluye de por sí la posibilidad de promover unas diligencias preliminares, si
la respuesta no es satisfactoria para el
solicitante (31).
e) Junto con los presupuestos anteriores, comunes a todas las diligencias
preliminares previstas en la LEC, la
medida específica contemplada en el
núm. 8.º del art. 256.1 exige adicionalmente que a la solicitud se acompañe
«un principio de prueba de la realidad
de la infracción, que podrá consistir en
la presentación de una muestra de los
ejemplares, mercancías o productos en
los que materialice aquella infracción».
La práctica judicial ha destacado que
esta previsión supone un grado más de
exigencia que la mera acreditación de
adecuación, justa causa e interés legítimo y que ha de referirse, en concreto,
al incumplimiento de las obligaciones
legalmente previstas, aunque siempre
dentro de unos términos razonables y
adecuados a la realidad de un procedimiento meramente preparatorio (32).
5. Diferencia con otras figuras
procesales: medidas cautelares y
prueba anticipada
Las diligencias preliminares, como procedimiento encaminado a la obtención
de datos para la válida constitución de
la relación jurídico-procesal, se diferencian de los otros incidentes que pueden
instarse con carácter previo al proceso:
las medidas cautelares (arts. 721 y ss.
LEC) y las medidas de anticipación o
aseguramiento de la prueba (arts. 293
y ss. LEC).
En línea de principio, la diferenciación
entre las diligencias preliminares y las
medidas cautelares debería ser nítida.
Las primeras persiguen proporcionar
datos para una adecuada construcción
procesal de la pretensión y las segundas
asegurar la efectividad de una eventual
sentencia estimatoria de la pretensión.
Sin embargo, la práctica judicial nos
ofrece ejemplos en los que la frontera entre uno y otro cauce distaba de
ser clara. Así, en el Auto del Juzgado
de lo Mercantil Barcelona núm. 5 de
5 de marzo de 2009 (33), se discutió
si la pretensión de obtener la entrada
forzosa en la sede de una empresa que
presta servicios de arquitectura a fin
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regla general tiene como excepción lo
que se derive de lo dispuesto en las Leyes» (37).
de registrar sus equipos informáticos
y soportes de almacenamiento de datos informáticos y conseguir, en última instancia, el embargo cautelar de
los objetos infractores de derechos de
propiedad intelectual podía encuadrarse como una medida cautelar tutelable
al amparo de los arts. 721 y ss. LEC. El
Juzgado advierte, para desestimar la
solicitud de medidas cautelares instada por el titular de los derechos, que
aquella primera pretensión no podía
justificarse como un expediente para
acreditar el carácter infractor prima
facie de la conducta considerada (a los
efectos del art. 732 LEC), sino, en su
caso, como una medida de anticipación
de la prueba o como una diligencia preliminar de los arts. 256.1.7.º y 8.º LEC.
ha sido destacado en alguna resolución
(35). Una buena prueba de la eficacia
probatoria que pueden desempeñar las
diligencias preliminares en esta materia
se encuentra en la SAP Barcelona (Secc.
15.ª) de 8 de enero de 2013 (36), que
determina la indemnización debida en
concepto de ingresos obtenidos por la
demandada por la comercialización de
productos infractores —en este caso,
por imitación desleal— a tanto alzado, por el hecho, entre otros motivos,
de que la demandada no cumplió con
las obligaciones de información dispuestas en las diligencias preliminares
acordadas.
Por su parte, las medidas de anticipación y aseguramiento de la prueba persiguen, respectivamente, la realización
de actos de prueba respecto de las que
exista el temor fundado de que no podrán practicarse en el curso del proceso
y la preservación de objetos materiales
o estados de cosas sobre los que durante el procedimiento habrá de practicarse alguna prueba, tienen por tanto,
finalidad probatoria. Y ello las distingue, con carácter general, de las diligencias preliminares que, como tiene
reiterado la doctrina judicial, no tienen
como finalidad la obtención de medios
probatorios o establecer si hay motivo
o no para interponer el proceso, sino
procurar la adecuada configuración de
la relación jurídico-procesal y de la pretensión ejercitada (34). Mas esta delimitación, clara en otros casos, debe ser
matizada en el caso de las diligencias
preliminares específicas previstas en los
núms. 7.º y 8.º del art. 256.1 LEC, dado
que su objeto legal incluye la obtención
de elementos con un decisivo componente probatorio, como las «cantidades
producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas y las cantidades
satisfechas como precio de las mercancías o servicios de que se trate y los
modelos o características técnicas de
las mercancías» (art. 256.1.7.º LEC) o
«los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros» que se
estimen necesarios para la correcta
cuantificación y acreditación del importe reclamado (art. 256.1.8.º LEC), lo que
El objeto propio de las diligencias preliminares específicas en materia de
propiedad intelectual e industrial puede afectar a elementos especialmente
sensibles para la actividad empresarial,
tales como la identidad de productores
o clientes, las cantidades facturadas, las
características de las mercancías producidas (art. 256.1.7.º) o los documentos
bancarios o financieros de la empresa
(art. 256.1.8.º).
Ese carácter sensible o el secreto de
la contabilidad empresarial no puede
invocarse sin más para negar una diligencia ajustada a la Ley, por cuanto «la
previsión del artículo 32 del Código de
Comercio sobre el secreto de la contabilidad no resulta incompatible con
la comprobación que la demandante
exige, pues el propio num. 1 del mencionado precepto legal advierte que la
El contenido de la diligencia prevista en
el art. 256.1.7.º LEC, consistente en el
interrogatorio sobre determinados extremos tanto al potencial demandado
como a terceros, ofrece un problema vinculado a la utilización
en el pleito posterior del resultado de la diligencia. En efecto,
la diligencia permitirá obtener
cierta información que podrá
utilizarse en el ulterior pleito,
siendo así que el interrogatorio
se practica sin que se haya presentado la demanda y sin que,
por tanto, el Juzgado disponga
de los elementos necesarios
para ponderar en todo su alcance la pertinencia y utilidad
de las preguntas formuladas.
Por ello, la práctica judicial ha
destacado el especial celo con
que el Juez debe verificar que el interrogatorio se atenga estrictamente a lo
previsto en la norma y a lo que resulte
imprescindible para la adecuada configuración de la pretensión. Asimismo, en
determinadas resoluciones se menciona
el limitado alcance que cabe atribuir a
lo declarado en sede de diligencias preliminares respecto de las cuestiones de
fondo (39).
NOTAS
«Modificaciones que afectan a los medios
de tutela de la propiedad intelectual»,
en BERCOVITZ, R. et al., Las reformas de
la Ley de Propiedad Intelectual, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2006, págs. 205 a 207;
ARMENGOT VILAPLANA, A., «Las nuevas
diligencias preliminares y las normas
sobre prueba en materia de propiedad
intelectual e industrial», Diario LA LEY,
núm. 6819, 2007, págs. 1-14; J. LÓPEZ
SÁNCHEZ, J., «Las nuevas diligencias
preliminares en materia de propiedad
intelectual y propiedad industrial: el
denominado “derecho de información” y la
exhibición de documentos comerciales»,
Diario LA LEY, núm. 6429, 2006, págs. 1 a
6; SOLER PASCUAL, L.A., «Las diligencias
preliminares. Notas sobre la reforma
acaecida por la Ley 19/2006, de 5 de junio,
con relación a los derechos de autor e
inventor», Práctica de Tribunales, núm.
40, 2007, págs. 6 a 15; también, si bien
estrictamente dedicadas a la propiedad
industrial, CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A.,
«El nuevo régimen de las diligencias
preliminares en propiedad industrial»,
en VV.AA., Estudios de Derecho Judicial.
Propiedad Industrial III, CGPJ, Madrid,
2007, págs. 19-41; PINAZO TOBES, E., «La
protección de la propiedad industrial por
(1) Así, entre otros, el ATS 11 de noviembre
de 2002 (LA LEY 222960/2002) (FJ 2.º).
Para una introducción al fundamento y
finalidad de la institución de las diligencias
preliminares en el proceso civil, vid., con
carácter general, BANACLOCHE PALAO,
J., Las diligencias preliminares, ThomsonCivitas, Madrid, 2003, págs. 23 a 30.
(2) BOE núm. 134, de 6 de junio de 2006,
entrada en vigor el 7 de junio de 2006.
(3) Las referencias más relevantes pueden
encontrarse en GONZÁLEZ GOZALO, A.,
6. Confidencialidad
Las diligencias preliminares
constituyen un remedio
procesal dirigido a obtener
la información necesaria
para cuantificar el alcance
económico de la pretensión
indemnizatoria
o compensatoria del titular
de derechos
Pero, precisamente por su carácter sensible y para evitar su difusión y utilización para fines distintos de la preparación de la acción, el art. 259 LEC prevé
medidas especiales de preservación
del resultado de las diligencias preliminares, como la posibilidad de que
el interrogatorio se practique a puerta
cerrada (art. 259.2) o la declaración del
carácter reservado de las actuaciones
y la imposición de una prohibición de
divulgación del resultado de las diligencias (art. 259.4). Este carácter confidencial ha sido también destacado en las
resoluciones judiciales dictadas en la
materia (38).
7. Contenido y extensión práctica del
interrogatorio previsto en la diligencia
del artículo 256.1.7.º de la Ley de
Enjuiciamiento Civil
Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es
Por otro lado, el AAP Madrid (Secc. 28.ª)
de 19 de junio de 2008 (40) aclara que
la noción de interrogatorio, a estos
efectos, no se circunscribe al personal o
convencional, sino también al practicado por vía documental en los términos
del art. 381 LEC.
IV. CONSIDERACIÓN FINAL
La modificación del régimen de diligencias preliminares en la LEC por
medio de la Ley 19/2006 significó
una apuesta inequívoca del legislador
para erigir a esta institución procesal
en un instrumento adecuado para la
defensa de los derechos de propiedad
intelectual y cumplir así el mandato
normativo de protección de la Directiva 2004/48/CE. Transcurridos siete
años desde la entrada en vigor de esa
reforma, nuestra práctica judicial —liderada por la doctrina sentada por las
Secciones especializadas 28.ª y 15.ª de
las Audiencias Provinciales de Madrid
y Barcelona, entre otras— cuenta con
un bagaje suficiente para medir su eficacia práctica e identificar, con cierta
seguridad, sus presupuestos básicos.
De este modo, del análisis de las resoluciones dictadas en la materia, se
desprende que las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual constituyen un remedio procesal
esencialmente dirigido a obtener los
medios de información necesarios
para cuantificar el alcance económico de la pretensión indemnizatoria o
compensatoria del titular de derechos;
lo que resulta coherente con el propósito normativo de que, en este ámbito
particular, las diligencias preliminares
desarrollen funciones adicionales a las
que tradicionalmente ha cumplido este instrumento procesal, y que incluso
se proyectan en el ámbito probatorio.
Con todo, la limitación de su ámbito
objetivo de aplicación a las infracciones que se cometen «mediante actos
desarrollados a escala comercial», así
como el carácter cerrado de la lista
de medidas a disposición de los titulares de derechos y legitimados para
su defensa constituyen restricciones
evidentes a su alcance y desarrollo
prácticos. n
medio de medidas cautelares y diligencias
preliminares», Rcd, núm. 11, 2012, págs.
203 a 213, esp., págs. 209 a 213.
(4) «a) Quien el solicitante considere
autor de la violación. b) Quien, a escala
comercial, haya prestado o utilizado
servicios o haya estado en posesión de
mercancías que pudieran haber lesionado
los derechos de propiedad industrial o
intelectual. c) Quien, a escala comercial,
haya utilizado servicios o haya estado
en posesión de mercancías que pudieran
haber lesionado los derechos de propiedad
industrial o intelectual. d) Aquel a quien los
6
17 de julio de 2013
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anteriores hubieren atribuido intervención
en los procesos de producción, fabricación,
distribución o prestación de aquellas
mercancías y servicios» (art. 256.1.7.º).
(5) «a) Los nombres y direcciones de los
productores, fabricantes, distribuidores,
suministradores y prestadores de las
mercancías y servicios, así como de quienes,
con fines comerciales, hubieran estado
en posesión de las mercancías. b) Los
nombres y direcciones de los mayoristas y
minoristas a quienes se hubieren distribuido
las mercancías o servicios. c) Las cantidades
producidas, fabricadas, entregadas,
recibidas o encargadas, y las cantidades
satisfechas como precio por las mercancías
o servicios de que se trate y los modelos y
características técnicas de las mercancías»
(art. 256.1.7.º).
(6) El AAP Granada (Secc. 3.ª) de 11 de
octubre de 2012 (rec. 367/2012) señala
que es finalidad legítima de esta diligencia
preliminar la de procurar «el acceso a
datos que pudieran operar como bases
con arreglo a las cuales poder practicar la
ulterior liquidación». En el mismo sentido,
AAP Madrid (Secc. 28.ª) de 10 de febrero de
2012 (rec. 579/2011). Por su parte, el Auto
de la misma Audiencia y Sección de 16 de
marzo de 2012 (rec. 659/2011) contiene
unas interesantes reflexiones sobre la
relación de las diligencias preliminares
—y, en particular, de las previstas en los
núms. 7.º y 8.º del art. 256.1 LEC— con
las exigencias del art. 219 de la Ley:
«cuando lo que se anunciase al interesar
las diligencias preliminares fuera el futuro
ejercicio de una acción de reclamación
de cantidad la clave para establecer la
frontera entre la función preparatoria
propia de aquéllas y la finalidad puramente
probatoria nos la proporcionaría el
art. 219 LEC al considerarse en el mismo
válidamente interpuesta una demanda no
sólo cuando se cuantificase con exactitud
la pretensión económica, sino también
cuando el demandante se limitase a
suministrar las bases que posibilitasen su
ulterior liquidación en los términos que en
el precepto se reflejan. Por lo que, como
indicamos en el auto de esta Audiencia
Provincial de Madrid de 7 de octubre de
2011, la diligencia preliminar podría no
resultar indispensable, desde un punto de
vista objetivo, para preparar un proceso
si se dispusiera ya de información para la
segunda de dichas posibilidades (porque
la existencia de daños y perjuicios o las
bases adecuadas para su liquidación no
constituyesen incógnitas que la propia
parte actora no pudiera despejar por sí
misma). Ahora bien, también advertíamos
en dicha resolución que, aun siendo
la anterior la regla general, no debía
patrocinarse una lectura excesivamente
rigurosa o formalista del art. 219 LEC
en relación con el problema de la
determinación de las bases de cálculo,
ya que la realidad puede presentarnos un
sinfín de hipótesis diferentes dotadas de su
peculiar problemática; porque existirán,
junto a supuestos en los que el solicitante
no disponga siquiera de elementos que
le posibiliten configurar las bases de la
futura liquidación, otros casos en los que,
aun disponiendo en principio de tales
elementos, precise del conocimiento
de datos numéricos concretos no tanto
para cuantificar su futura reclamación
como para verificar si se superan o no los
umbrales a partir de los cuales se debe
aplicar o descartar la aplicación de una
determinada regla económica, siendo la
elección de ésta un criterio determinante
a la hora de configurar correctamente la
estructura de la base liquidatoria. Por lo
tanto, deberán estimarse correctamente
instadas las diligencias preliminares en la
medida en que entre la información que se
pretendiese obtener con ellas se incluyese
el acceso a los datos que pudieran operar
como bases con arreglo a las cuales poder
practicar la ulterior liquidación o también
para concretar datos numéricos precisos
para la aplicación de una determinada
regla económica, cuando no constase la
disponibilidad de los mismos por otra vía».
(7) Cfr. art. 256.1.8.º in fine LEC, que
reproduce parcialmente el Considerando
14 de la Directiva 2004/48, del Parlamento
y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativa al respeto de los derechos de
propiedad intelectual. De acuerdo con ese
Considerando 14 de la Directiva 2004/48,
esa norma «excluye normalmente los actos
realizados por los consumidores finales de
buena fe».
(8) En todo caso, los tribunales han
descartado interpretaciones estrictas
del término «infracción» y, de este
modo, no han dudado en comprender
en el ámbito objetivo de las diligencias
preliminares la obtención de información
relativa a las acciones de reclamación de
la compensación relativa a los derechos
de simple remuneración, así, p. ej., el
AAP Madrid (Secc. 28.ª) de 10 de febrero
de 2012 (rec. 579/2011). Por otro lado,
tampoco parece que la efectiva realización
de un acto de infracción sea presupuesto
jurídico de la solicitud de diligencias
preliminares de los aps. 7.º y 8.º del
art. 256.1 LEC, sino que será suficiente la
acreditación del riesgo cierto de inicio de
una conducta infractora; ello resulta, tanto
del tenor literal de esas normas, como
su relación instrumental con la acción
de prohibición que, como modalidad
de la acción de cesación, se desprende
de los arts. 138 y 139 Ley de Propiedad
Intelectual.
(9) Así, con claridad, el ATS de 11 de
noviembre de 2002 (LA LEY 222960/2002)
(FJ 2).
(10) El AAP Barcelona (Secc. 15.ª) de 29
de junio de 2009 (rec. 754/2008) (LA LEY
174304/2009) confirma la denegación
de una diligencia preliminar consistente
en requerir al Registro de la Propiedad
Intelectual el manuscrito de una obra
determinada por cuanto «no vemos
identidad de razón con ninguno de los
supuestos legales (del art. 256 LEC) que
pudiera justificar una aplicación analógica,
ni tampoco un supuesto parangonable
o básico sobre el que poder asentar una
interpretación flexible, integradora o
extensiva, es apreciable que la finalidad
perseguida, más que alcanzar conocimiento
de algún dato fáctico o documental que
sea necesario o simplemente conveniente
para entablar el futuro litigio, es la de
preconstituir un medio de prueba (un
dictamen pericial), y esta finalidad más
se aproxima a la prueba anticipada y/o
aseguramiento de la prueba que la LEC
regula, con otros requisitos, aquí no
acreditados, en el art. 293».
(11) AAP Barcelona (Secc. 15.ª) de 21 de
marzo de 2005 (rec. 660/2004), que se
sirvió de este argumento para amparar,
antes de la entrada en vigor de la Ley
19/2006, los requerimientos a los que a
raíz de esa norma dio cobertura expresa el
art. 256.1.7.º LEC. Le siguen, entre otros,
el AAP Cáceres (Secc. 1.ª) de 16 de enero
de 2007 (rec. 10/2007) y el AAP Albacete
(Secc. 2.ª) de 15 de noviembre de 2006
(rec. 213/2006).
(12) AAP Barcelona (Secc. 15.ª) de 15 de
diciembre de 2009 (rec. 369/2009) (LA LEY
308468/2009), que cita a estos efectos la
Directiva 2006/24/CE y la Ley 25/2007, de
18 de octubre, de conservación de datos
relativos a las comunicaciones electrónicas
y a las redes públicas de comunicaciones,
para concluir que esa obligación solo existe
en casos de procedimientos penales, pero
no de reclamaciones civiles.
(13) Con claridad lo explica, en lo
referente a las diligencias en materia de
propiedad intelectual, el AAP Madrid
(Secc. 28.ª) de 14 de septiembre de 2012
(rec. 76/2012), al señalar: «que no se
siga un sistema de numerus apertus no
implica que las diligencias preliminares
expresamente previstas no puedan ser
interpretadas de un modo flexible para
facilitar a los interesados en interponer un
litigio judicial obtener elementos fácticos
que le permitan hacerlo. No obstante, la
interpretación de las normas jurídicas es
una técnica que tiene sus cánones y sus
límites, y está destinada a la búsqueda y
determinación del sentido y significación
de una norma jurídica. En consecuencia,
no se trata de un instrumento para renovar
la legislación o para eliminar requisitos
que en un determinado momento puedan
considerarse absurdos, en este sentido,
auto de este tribunal de 13 de junio de
2008».
(14) Rec. 8243/2009.
(15) En el mismo sentido, AAP Sevilla
(Secc. 5.ª) de 30 de abril de 2010 (rec.
8242/2009).
(16) El AAP Sevilla (Secc. 5.ª) de 5 de
junio de 2006 (rec. 2751/2006) destaca
que la competencia objetiva de los
Juzgados de lo Mercantil no solo operará
cuando la acción preparada sea de las
estrictamente previstas en la legislación
de propiedad intelectual, sino cuando
las cuestiones que puedan plantearse
en el incidente relativo a las diligencias
preliminares pudiera «requerir la
interpretación y aplicación de las normas
reguladoras» de la materia, siguiendo
por tanto una interpretación amplia
de la competencia de los Juzgados de
lo Mercantil. En términos paralelos se
expresa el AAP Asturias (Secc. 1.ª) de 20
de julio de 2005 (rec. 209/2005): «La Ley
Orgánica para la Reforma Concursal, la
anteriormente citada LO 8/2003, de 9
de julio, al incorporar a la Ley Orgánica
del Poder Judicial el art. 86 ter define el
ámbito de la competencia objetiva de
los Jueces de lo Mercantil, jurisdicción
que se crea en el art. 8 de aquélla. Pues
bien, dentro del apartado 2 a), además
de referirse a “demandas en las que se
ejerciten acciones relativas a competencia
desleal, propiedad industrial, propiedad
intelectual y publicidad”, se añaden
“todas aquellas cuestiones que dentro de
ese orden jurisdiccional se promuevan al
amparo de la normativa reguladora de las
sociedades mercantiles y cooperativas”.
Sin duda la pretensión del legislador es
fijar una dimensión de las competencias
objetivas de estos Juzgados amplia al no
referirse a demandas sino a “cuestiones”
que se planteen al amparo de la
normativa societaria y de cooperativas.
Concluir, pues, que una diligencia
preliminar para la preparación de un
procedimiento en el que se va a ejercitar
acción enmarcada en la Ley de Propiedad
Intelectual, corresponde a los Juzgados
de lo Mercantil es lo que se considera
más correcto desde el punto de vista de
la congruencia y en la búsqueda de una
interpretación unitaria de las materias que
regula la reseñada legislación, enmarcado
todo ello en la «jurisdicción exclusiva y
excluyente” del juez del concurso (art. 8
Ley Concursal, de 9 de julio de 2003)».
(17) En los procesos en que se ejerciten
demandas sobre infracciones de la
propiedad intelectual, será competente
el tribunal del lugar en que la infracción
se haya cometido o existan indicios de su
comisión o en que se encuentren ejemplares
ilícitos, a elección del demandante.
(18) AAP Madrid (Secc. 28.ª) de 19
de junio de 2008 (rec. 177/2008) (LA
LEY 110440/2008), que admite el
requerimiento a un Colegio de Arquitectos
de los proyectos visados por la institución
elaborados por un determinado profesional
por encargo de una empresa: «A diferencia
de lo que sucede con el apartado 2.º de
art. 256.1 LEC al que se refiere la resolución
apelada, no pertenece a la esencia de
las diligencias que es posible practicar al
amparo del actual apartado 7.º que el
destinatario de la solicitud de exhibición sea
precisamente la persona contra la que haya
de dirigirse la futura demanda».
(19) AAP Barcelona (Secc. 15.ª) de 10 de
diciembre de 2009 (rec.. 322/2009) (LA
LEY 308466/2009); AAP Barcelona (Secc.
15.ª) de 15 de diciembre de 2009 (rec.
369/2009) (LA LEY 308468/2009), que
en todo caso apunta que «con ello no
prejuzgamos si la actividad que se denuncia
infractora, intercambio de películas a
través de una red de intercambio p2p
constituye realmente un acto de infracción
de los derechos de propiedad intelectual
que los legítimos titulares pudieran tener
sobre dichas películas, sino tan solo nos
limitamos a constatar que estos supuestos
actos infractores no consta que hayan sido
realizados a escala comercial, y por ello
no encajan en el art. 256.1.7.º LEC». Sin
entrar en la cuestión de si estos actos de
infracción se realizan a escala comercial,
pero alcanzando la misma conclusión, AAP
Madrid (Secc. 28.ª) de 12 de abril de 2010
(rec. 309/2009) (LA LEY 80954/2010).
(20) Vid., críticamente con la decisión
adoptada por el legislador español al
transponer la Directiva 2004/48/CE en
este punto, GONZÁLEZ GOZALO, A., «El
conflicto entre la propiedad intelectual
y el derecho a la protección de datos
de carácter personal en las redes peer
to peer», pe.i., 2008, núm. 28, págs.
47-48; más recientemente, en el mismo
sentido, GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I.,
«Protección de datos vs. tutela judicial
efectiva en casos de infracción de derechos
de propiedad intelectual», pe.i., 2011,
núm. 38, págs. 54 a 56.
(21) AAP Sevilla (Secc. 5.ª) de 30 de abril
de 2010 (rec. 8242/2009): «el auxilio
judicial legalmente previsto no tiene la
finalidad de determinar si procede o no
presentar la demanda, sino que de lo que
se trata, una vez que se tienen elementos
suficientes para presentarla, es de precisar
determinados aspectos accesorios de
la misma, obteniendo datos concretos
y específicos en orden a la correcta
configuración del proceso y de la relación
procesal, así como de la eficacia de la
sentencia que se dicte en su día». Vid.,
en el mismo sentido, en el ámbito de la
tutela contractual derivada de la infracción
del derecho de patente, AAP Madrid
(Secc. 28.ª) de 18 de enero de 2013 (rec.
479/2012).
(22) Rec. 116/2008 (LA LEY 37506/2008).
(23) AAP Sevilla (Secc. 5.ª) de 30 de abril de
2010 (rec. 8242/2009): «cualquier proceso
judicial requiere una fase preliminar de
preparación, pero mientras que en el
proceso penal esta fase preliminar es
competencia del Estado, en tanto en
cuanto al tener la obligación de perseguir
de oficio los delitos, tiene también la de
verificar previamente la existencia de unos
hechos que revistan caracteres de delito,
y porque concurre además la cuestión de
orden público de que ninguna persona
sea sometida a juicio criminal si no existen
indicios racionales de la comisión de un
hecho delictivo, en el proceso civil tal
preparación corresponde a título particular
a quien tenga intención de iniciarlo,
pudiendo recabar en esa fase el auxilio
judicial, de forma excepcional y restringida,
únicamente en los supuestos expresamente
previstos en la Ley».
(24) AAP Sevilla (Secc. 5.ª) de 26 de
abril de 2010 (rec. 8243/2009) (LA LEY
180851/2010).
(25) AJPI núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife
de 17 de junio de 2003.
(26) El AJMER de Santa Cruz de Tenerife 3
de mayo de 2006 (procedimiento 52/2006)
(LA LEY 243727/2006) rechaza la petición
de diligencias, entre otras razones, porque
«tampoco se determina cuantitativamente
la caución que se ofrece, sino que, por el
contrario, la deja indeterminada «para
responder tanto de los gastos que pudieran
ocasionarse a quienes intervengan en las
diligencias como de los daños y perjuicios
que se les pudiera irrogar».
17 de julio de 2013
7
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(27) AAP Sevilla (Secc. 5.ª) de 30 de abril de
2010 (rec. 8242/2009).
(28) AAP Barcelona (Secc. 15.ª) de 10
de febrero de 2010 (rec. 125/2009)
(LA LEY 29405/2010). El principio de
proporcionalidad también se cita, por
ejemplo, en el AAP A Coruña (Secc. 4.ª) de
14 de marzo de 2002 (rec. 427/2002) y en
el AAP Sevilla (Secc. 5.ª) de 30 de abril de
2010 (rec. 8242/2009).
(29) AAP Sevilla (Secc. 5.ª) de 30 de abril de
2010 (rec. 8242/2009).
(30) AAP Zaragoza (Secc. 8.ª) de 4 de
febrero de 2009 (rec. 2/2009).
(31) AAP Madrid (Secc. 28.ª) de 15
de abril de 2008 (rec. 116/2008) (LA
LEY 37506/2008): «la existencia de un
requerimiento extrajudicial previo y de
una contestación al mismo no excluye la
posibilidad de promover unas diligencias
preliminares. No hay norma legal alguna
que así lo prevea (y no ha de olvidarse
que los requisitos de acceso al proceso no
pueden ser interpretados extensivamente,
ni debe aplicarse ninguno no previsto en la
ley, pues de lo contrario podría vulnerarse
el art. 24 de la Constitución). Puede haber
razones estimables para promover unas
diligencias preliminares pese a que una
solicitud previa extrajudicial haya sido ya
contestada de un modo insatisfactorio para
quien la ha formulado, como puede ser la
mayor seriedad que denota el uso de las
diligencias preliminares en vía judicial, en
la que el requerido puede quizás acceder
a suministrar datos que había denegado
previamente. Pero, sobre todo, el art. 261
LEC prevé una serie de medidas para
satisfacer el legítimo interés del solicitante
para el caso de la negativa del destinatario
de las diligencias preliminares a atender al
requerimiento formulado, lo que no ocurre
con la vía extrajudicial».
(32) AAP Madrid (Secc. 28.ª) de 10
de febrero de 2012 (rec. 579/2011):
«La fundamentación de la resolución
impugnada se presenta con trazos
excesivamente gruesos y carente de
matices. No se delimitan adecuadamente
los requisitos legales de forzada
concurrencia para la autorización de
las diligencias solicitadas, en las que la
necesidad de aportar un principio de
prueba de la realidad de la infracción se
presenta como un añadido específico a
las exigencias generales de adecuación a
la finalidad perseguida, interés legítimo y
justa causa. Por otra parte, en el contexto
en que se sitúan las diligencias preliminares
solicitadas, la comercialización de
dispositivos aptos para la reproducción de
obras protegidas se presenta, desde luego,
como premisa, pero no es el ejercicio de
tal actividad, sino el incumplimiento de
las obligaciones legalmente anudadas a la
misma para hacer efectiva la compensación
equitativa por copia privada, lo que
operaría como elemento definidor de la
infracción».
(33) Procedimiento 114/2009.
(34) Como destaca, a modo de ejemplo de
una doctrina consolidada, el AAP Sevilla
(Secc. 5.ª) de 26 de abril de 2010 (rec.
8243/2009) (LA LEY 180851/2010), «la
finalidad de las diligencias preliminares
no es preconstituir la prueba del proceso,
sino prestar al demandante la ayuda
precisa para conocer determinadas
cuestiones esenciales para plantear
la demanda correctamente desde el
punto de vista procesal, debiendo en
La licencia
todo caso ser la medida proporcional
a la finalidad perseguida. En resumen,
sólo pueden pedirse las diligencias
expresamente previstas en la Ley, sin que
sean procedentes peticiones abstractas
o demasiado genéricas, ni aquéllas que
pretendan establecer si hay motivo o
no para un proceso u obtener pruebas
anticipadas sobre los hechos en que ha de
sustentarse la demanda, siendo además
exigible que los datos que se pretenden
sean imprescindibles o esenciales para
iniciar correctamente el proceso, no
meramente convenientes para perfilarlo
mejor, y no puedan ser obtenidos de otra
forma, por no ser públicos o fácilmente
obtenibles y haberse negado el interesado
a facilitarlos voluntariamente”.
(35) AAP Madrid (Secc. 28.ª) de 12 de
diciembre de 2008 (rec. 240/2008)
(LA LEY 253030/2008): «cuando de la
protección de los derechos de propiedad
intelectual o industrial se trata, la nueva
ley ha pretendido reforzar la posición del
futuro demandante proporcionándole la
posibilidad de contar, con anterioridad
a la interposición de su demanda, con
materiales en los que la distinción entre la
finalidad estrictamente «preparatoria” que
ha constituido característica tradicional
de las diligencias preliminares y la utilidad
«probatoria” de esos mismos materiales
aparece ciertamente difuminada, pues
no en vano se introduce en el Art. 328
LEC, dedicado a la prueba documental,
un apartado 3 cuyo contenido es
prácticamente idéntico al del apartado
8.º del Art. 256-1 . Por lo tanto, el hecho
de que, junto a la finalidad de preparar la
demanda, el material así obtenido pueda
también llegar a reportar a la entidad
solicitante una utilidad estrictamente
CALIDAD
probatoria en el futuro proceso es
circunstancia ya contemplada y asumida
por la vigente legalidad».
(36) Rec. 721/2011 (LA LEY 8893/2013).
(37) AAP Granada (Secc. 3.ª) de 11 de
octubre de 2012 (rec. 367/2012). En
el mismo sentido, AAP Madrid (Secc.
28.ª) de 12 de diciembre de 2008 (rec.
240/2008) (LA LEY 253030/2008) y AAP
Madrid (Secc. 28.ª) de 10 de febrero de
2012 (rec. 579/2011).
(38) AAP Madrid (Secc. 28.ª) de 15 de
abril de 2008 (rec. 116/2008) (LA LEY
37506/2008) y AAP Granada (Secc. 3.ª) de
11 de octubre de 2012 (rec. 367/2012).
(39) AAP A Coruña 21 de febrero de 2008
(rec. 3172008) (LA LEY 28300/2008):
«el efecto consistente en la atribución
de eficacia en el ulterior proceso a los
hechos afirmados y los datos presentados
por el solicitantes está prevista para
los casos en que el destinatario de la
Diligencia se niegue a declarar sobre su
capacidad, representación o legitimación,
pudiendo tener por respondidas
afirmativamente las preguntas
formuladas por el solicitante, pero sin
que éste sea un efecto necesariamente
vinculado a la incomparecencia, como
resulta de una interpretación sistemática
de los arts. 261.1.ª y 261.4.ª de la LEC
y sin que puedan referirse a cuestiones
de fondo del procedimiento que serán
resueltas en el ulterior procedimiento
que pretende prepararse (v. gr. Auto de
la AP de Asturias, Sección 4.ª, de 23 de
diciembre de 2003)».
(40) Rec. 177/2008 (LA LEY
110440/2008).
SOLUCIONES
paraguas de
SEGURIDAD
Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es