Wolfgang Büscher1 I. La importancia del procedimiento prejudicial contemplado en el artículo 234 del TCE El procedimiento prejudicial que regula el artículo 234 del TCE reviste una enorme importancia para la uniformidad en la interpretación del Derecho comunitario, y en particular para el Derecho de marcas, el cual ha sido objeto de una amplia aunque incompleta armonización a través de la Directiva en materia de marcas.2 De este modo, corresponde a la jurisprudencia del TJCE el papel de última instancia en materia de interpretación de la parte ya armonizada del Derecho de marcas. El vínculo entre los tribunales de los Estados miembros y el TJCE es el procedimiento prejudicial contemplado en el artículo 234 del TCE, en el cual se establecen los cauces para la interpretación uniforme del Derecho comunitario. Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia y del TJCE relativa al Reglamento sobre la marca comunitaria se derivan criterios importantes para interpretar de modo uniforme el Derecho de marcas armonizado. No obstante, la importancia del procedimiento prejudicial contemplado en el artículo 234 del TCE es superior a la de las resoluciones dictadas sobre la base del Reglamento sobre la marca comunitaria, ya que el procedimiento previsto en dicho artículo permite, a través de la petición de decisión prejudicial por parte del órgano jurisdiccional nacional y de la resolución del TJCE, un diálogo y una cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y el TJCE3, que con el tiempo se han convertido en un elemento sólido de la jurisprudencia comunitaria. II. Principios del procedimiento prejudicial -2- 1. Objeto del procedimiento prejudicial y efectos sobre el ámbito no armonizado del Derecho En el Derecho de marcas, la interpretación de las disposiciones de la Directiva en materia de marcas (DM) y del Reglamento sobre la marca comunitaria (RMC) puede ser objeto de procedimiento prejudicial en un procedimiento de violación de la marca comunitaria en virtud de los artículos 9 y 98 del RMC ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Otro tanto sucede con la interpretación de las disposiciones de la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos y del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios. La interpretación de las disposiciones de la DM y del RMC por parte del TJCE repercute tanto en el ámbito armonizado del Derecho de marcas como en la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales nacionales en el ámbito no armonizado. El derecho de las denominaciones comerciales (denominaciones sociales y títulos de obras) no ha sido armonizado. Debido a la uniformidad del Derecho en materia de signos, el Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justicia) interpreta de forma uniforme las disposiciones relativas a la protección de las marcas y las denominaciones comerciales, en la medida en que la naturaleza jurídica de los distintos Derechos sobre los signos no presenten particularidades4. Además, la Markengesetz (Ley alemana sobre marcas) (en lo sucesivo “MarkenG”), que regula tanto el Derecho de marcas como las denominaciones comerciales, recoge disposiciones que se aplican de forma uniforme a estas últimas y a las marcas, como el artículo 23 de la MarkenG, que transpone el artículo 6, apartado 1 de la DM. Las disposiciones deben interpretarse de manera uniforme para los diversos signos (marcas, denominaciones sociales, títulos de obras)5. De este modo, la jurisprudencia del TJCE sobre el Derecho de marcas armonizado repercute no sólo en este ámbito, sino también en todos los Derechos sobre los signos. Un ejemplo de -3- ello es la interpretación que hace el TJCE del concepto de nombre que figura en el artículo 6, apartado 1, letra a) de la DM6. 2. Órganos jurisdiccionales que tienen la facultad de presentar cuestiones prejudiciales Con arreglo al artículo 234 del TCE, todos los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros tienen derecho a presentar cuestiones prejudiciales. En Alemania, la competencia en materia de resolución de litigios sobre signos se concentra en 21 Landgericht. En el ámbito federal, 20 Oberlandesgericht son competentes para conocer de los recursos contra las resoluciones de estos Landgericht. De los 21 Landgericht, 18 son también Tribunales de Marcas Comunitarias en el sentido del artículo 91 del RMC y del artículo 125e de la MarkenG. De los 20 Oberlandgericht competentes para conocer de los litigios en materia de signos, 18 están facultados para conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones de estos Tribunales de Marcas Comunitarias. En el procedimiento de registro en Alemania, el Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patentes) posee la competencia exclusiva.7. Los recursos contra las resoluciones del Bundespatentgericht y de los Oberlandesgericht en litigios en materia de signos con arreglo a la MarkenG y en litigios sobre marcas comunitarias con arreglo al artículo 125e de la MarkenG se presentan ante el Bundesgerichtshof. Debido al número comparativamente reducido de tribunales de instancia especializados en Derecho de marcas –Alemania cuenta con un total de 116 Landgericht y 668 Amtsgericht, que se ocupan en primera instancia de asuntos civiles–8 el derecho a presentar cuestiones prejudiciales de estos tribunales en el ámbito de las marcas ha demostrado su eficacia. -4- 3. Tribunales que tienen la obligación de presentar cuestiones prejudiciales a) Tribunales de última instancia El Bundesgerichtshof es el tribunal de última instancia y, por ende, está obligado a presentar cuestiones prejudiciales en virtud del artículo 234, apartado 3 del TCE. Por regla general, los Oberlandesgericht no son tribunales de última instancia en el sentido del artículo 234, apartado 3, del TCE, ni siquiera cuando no admiten el recurso contra sus resoluciones, ya que para recurrir contra las resoluciones de los Oberlandgericht en materia de marcas existe el recurso (Nichtzulassungsbeschwerde) ante el Bundesgerichtshof.9 La situación legal es distinta en el caso del Bundespatentgericht, que, en los casos en que no se admite el recurso ante el Bundesgerichtshof, es el tribunal de última instancia en el sentido del artículo 234, apartado 3, del TCE.10 Por lo general, sin embargo, en aquellos procedimientos en los que se plantea una cuestión relevante desde el punto de vista del Derecho comunitario que justifica la obligación de plantear una cuestión prejudicial, el Bundespatentgericht presenta dicha cuestión o bien admite el recurso ante el Bundesgerichtshof debido a la importancia fundamental de la cuestión. b) Requisitos que deben cumplirse para que la presentación de cuestiones prejudiciales sea obligatoria El tribunal de última instancia tiene la obligación de presentar una cuestión prejudicial cuando, en un procedimiento pendiente ante él se plantee una cuestión de Derecho comunitario que sea importante para la resolución del -5- litigio, no exista todavía una jurisprudencia consolidada del TJCE y no se haya planteado un asunto en el que la correcta aplicación del Derecho comunitario resulte tan evidente que no deje lugar a dudas (la denominada doctrina del acte claire).11 El tribunal sólo puede considerar que se cumple este requisito cuando está convencido de que los demás órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y el TJCE tienen la misma certeza. El TJCE deja que sean fundamentalmente los órganos jurisdiccionales nacionales quienes determinen si una cuestión jurídica es relevante para la resolución.12 Por otra parte, el TJCE no está vinculado por la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional, sino que en la decisión prejudicial debe proporcionar todos los elementos de la interpretación pertenecientes al ámbito del Derecho comunitario que puedan ser de utilidad para el órgano jurisdiccional nacional.13 c) Control del cumplimiento de la obligación de presentar cuestiones prejudiciales aa) Recurso de amparo Las partes del litigio pueden sugerir la presentación de la cuestión prejudicial, pero no tienen derecho a solicitarla por sí mismas. El tribunal decide de oficio. Sin embargo, las partes pueden denunciar una violación del derecho a su juez natural, contemplado en el artículo 101, apartado 1, segunda frase, de la Constitución alemana, mediante un recurso de amparo ante el Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal), en caso de que, en su opinión, el tribunal alemán de última instancia no haya cumplido su obligación de presentar una cuestión prejudicial. -6- bb) Criterios de control El Bundesverfassungsgericht se opone a la ausencia de petición de decisión prejudicial cuando, tras una valoración razonable de los principios en que se basa la Constitución, se concluya que dicha ausencia resulta incomprensible y manifiestamente insostenible14. El Bundesverfassungsgericht considera que la resolución es insostenible cuando: - (1) el tribunal de última instancia reconoce la importancia de la cuestión jurídica para la resolución y no contempla la presentación de una petición de decisión prejudicial, a pesar de tener dudas sobre la respuesta correcta a la cuestión jurídica (omisión fundamental de la obligación de presentar una cuestión prejudicial); - (2) el tribunal de última instancia se aparta intencionadamente en su resolución de la jurisprudencia del TJCE sin presentar la petición de decisión prejudicial (apartamiento voluntario de su vocación de presentación); - (3) no existe todavía jurisprudencia del TJCE que corresponda a una cuestión de Derecho comunitario relevante para para la resolución, o dicha cuestión quizás no ha sido plenamente contestada, o bien parece posible que se produzca una evolución posterior de la jurisprudencia del TJCE, y el tribunal de última instancia trasgrede de forma inaceptable el marco de apreciación necesario que le corresponde en dicho caso (jurisprudencia incompleta). Lo anterior es confirmado por el Bundesverfassungsgericht cuando las posibles interpretaciones contrarias sobre la cuestión relevante de Derecho comunitario (por ejemplo, en la doctrina) deban primar claramente sobre la posición mantenida por el tribunal de última instancia. -7- III. La problemática que plantea la «doctrina del acte-claire» De los tres grupos de casos antes expuestos, el último resulta problemático. El problema que plantea la relación entre el tribunal de última instancia y el Bundesverfassungsgericht es consecuencia de la «doctrina del acte-claire» del TJCE. Lo ilustraré mediante dos ejemplos. 1. La presentación de la cuestión prejudicial en el asunto «THOMSON-LIFE» del OLG (Oberlandesgericht) de Düsseldorf.15 En un procedimiento de violación, el Oberlandesgericht de Düsseldorf planteó al TJCE si, en caso de identidad de los productos, existía un riesgo de confusión en caso de que la marca denominativa anterior con carácter distintivo normal se incorporara en un mismo signo compuesto junto con la denominación de la empresa de un tercero, y la marca mantenía una posición independiente dentro del signo compuesto. En sus conclusiones en este procedimiento, el Abogado General Jacobs invocó uno de los principios fundamentales de la petición de decisión prejudicial.16 Según dicho principio, corresponde al TJCE responder a cuestiones jurídicas de manera genérica, y al órgano jurisdiccional nacional aplicar los principios establecidos por el Tribunal en su respuesta al asunto de que conoce.17 De esta manera, el Abogado General destacó que corresponde al tribunal que presenta la petición determinar, sobre la base de la impresión general de la marca y del signo, si existe riesgo de confusión, y que en los procedimientos con arreglo al artículo 234 del TCE, no corresponde al TJCE dictar siempre resoluciones para casos específicos.18 Con su sentencia en este asunto19, el TJCE dictó una resolución -8- cuyas repercusiones se valoran de forma muy distinta, pero que en última instancia tiene consecuencias sobre la jurisprudencia alemana. Este asunto demuestra de forma ejemplar lo difícil que resulta determinar si se trata de una cuestión prejudicial con arreglo al artículo 234 del TCE que debe plantear el tribunal de última instancia, o bien de una aplicación a un asunto concreto de principios ya establecidos por el TJCE. De lo expuesto por el Abogado General Jacobs deduzco que, en el asunto que nos ocupa, éste se ha decantado por la segunda opinión. 2. Similitud de los productos agua y vino. Un segundo asunto ilustra las dificultades que se derivan de la interacción entre la jurisprudencia del TJCE sobre la obligación de los tribunales de última instancia de los Estados miembros de presentar cuestiones prejudiciales y el control de la violación arbitraria de dicha obligación por parte del Bundesverfassungsgericht. En su resolución en el asunto «EVIAN/REVIAN»20, el Bundesgerichtshof declaró la similitud de los productos vino y agua mineral sobre la base de los principios expuestos por el TJCE en la resolución «Canon»21 y devolvió el asunto al tribunal inferior. En el nuevo recurso de apelación, el Oberlandesgericht de Hamburgo declaró una vez más un riesgo de confusión en virtud del artículo 14, apartado 2, de la MarkenG (= artículo 5, apartado 1, letra b) de la DM)22 y confirmó la prohibición dictada por el Landgericht. El Oberlandesgericht no admitió el recurso de casación contra su sentencia. El Bundesgerichtshof rechazó el recurso (Nichtzulassungsbeschwerde) contra dicha resolución.23 En esta resolución estimó que los principios por los que -9- debe evaluarse la similitud entre los productos han sido establecidos por el TJCE en su sentencia «Canon», y alegó que la aplicación de estos principios a cada caso concreto corresponde a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Estimó que, en consecuencia, no era necesario plantear una petición de decisión prejudicial. Asimismo, la resolución de la Tercera Sala de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior en el asunto Linderhof24 tampoco exigía la presentación de una cuestión prejudicial, ya que dicha Sala había declarado la existencia de una similitud, si bien reducida, entre el agua mineral y los vinos espumosos. El Bundesgerichtshof, considerándose sustentado en fundamentos firmes de Derecho comunitario, mantuvo esta prosaica motivación. A diferencia del Abogado General, Ruiz-Jarabo Colomer, en sus conclusiones en el asunto Gaston Schul25, no estableció paralelismos con ejemplos mitológicos o bíblicos. En la resolución del BGH no aparece mención alguna del milagro realizado por Jesús en las bodas de Caná al transformar el agua en vino. 26 Lo que a posteriori parece totalmente erróneo: De hecho, la parte demandada vencida presentó un recurso de amparo alegando la violación de la obligación de presentar una cuestión prejudicial. En la resolución del recurso de amparo27 el Bundesverfassungsgericht examinó por medio de los criterios ya expuestos si el Bundesgerichtshof había sobrepasado de forma inaceptable el marco de apreciación que le correspondía a la hora de controlar la obligación de presentar una cuestión prejudicial. El Bundesverfassungsgericht declaró que la jurisprudencia del TJCE sobre la similitud de los productos no era completa para las cuestiones jurídicas planteadas en este asunto concreto.28 Sin embargo, el Bundesverfassungsgericht no consideró que la valoración contraria del - 10 - Bundesgerichtshof fuese insostenible y desestimó el recurso de amparo. Posteriormente, dos tribunales de instancia no asumieron la apreciación del Bundesverfassungsgericht en el sentido de que la jurisprudencia del TJCE fuese incompleta.29 IV. Perspectivas. No quisiera ser mal interpretado. No pretendo aquí asumir una posición cuyas ideas considere correctas. Considero, más bien, que el mantenimiento de la «doctrina del acte claire» del TJCE crea problemas innecesarios a los tribunales de última instancia de los Estados miembros en aquellos ámbitos en los que aplican el Derecho plenamente armonizado. Estos problemas aumentarán a medida que progrese la armonización en el ámbito comunitario. En tanto que tribunal de casación, el Bundesgerichtshof es competente no sólo para garantizar la uniformidad de la jurisprudencia, sino también, y sobre todo, para resolver cuestiones fundamentales de Derecho y cuestiones relativas a la evolución de éste; algo que no es inhabitual para los tribunales de última instancia de los Estados miembros. De este modo, el Bundesgerichtshof conoce mayoritariamente de asuntos —incluidos los asuntos en materia de marcas— que revisten una importancia jurídica fundamental. Ello suscita la cuestión de la aplicabilidad práctica de la «doctrina del acte claire», para la cual el TJCE no ha indicado una vía convincente. Dudo que sea necesario que el TJCE mantenga los principios aplicados hasta ahora a la obligación de presentación de cuestiones prejudiciales para garantizar una interpretación uniforme del Derecho. Tras trabajar durante años - 11 - con la Directiva en materia de marcas y después de numerosas peticiones de decisión prejudicial del Bundesgerichtshof, creo que los órganos jurisdiccionales nacionales deberían considerar que las cuestiones que plantean constituyen una oportunidad para influir sobre la jurisprudencia del TJCE. De no plantearse la cuestión prejudicial, no se resuelve la cuestión de Derecho comunitario, con el riesgo de que otro tribunal con una visión distinta influya sobre la jurisprudencia del TJCE. 1 Magistrado del Bundesgerichtshof, Miembro de la Primera Sala de lo Civil para litigios, entre otros, en materia de marcas, Profesor honorario de la Universidad de Osnabrück. La conferencia recoge únicamente la propia opinión del conferenciante. 2 Considerando nº 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de marzo de 1988. 3 TJCE, sentencia de 4.11.1997 en el asunto C-337/95 ap. 25, Rec. 1997 - I-6013 - Parfums Christian Dior. 4 BGH, sentencia de 5.10.2000 - I ZR 166/98, BGHZ 145, 279, 282 - DBImmobilienfonds. 5 BGH, sentencia de 1.3.2001 - I ZR 211/98, BGHZ 147, 56, 70 - Tagesschau. 6 TJCE, sentencia de 16.11.2004 en el asunto C-245/02 ap. 76 y ss., Rec. 2004 - I 10989 = GRUR 2005, 153 - Anheuser Busch. 7 Artículo 66, ap. 1 MarkenG. 8 Fuente: Bundesministerium der Justiz, Statistiken, Gerichte des Bundes und der Länder, Stand 1. Januar 2007. 9 El Nichtzulassungsbeschwerde, recurso contemplado en el artículo 544 del Código de Procedimiento Civil (ZPO) prevé que el perjuicio de la parte vencida sea superior a 20 000 euros (artículo 26, apartado 8 de la Ley de introducción al Código de Procedimiento Civil (EGZPO)). Este requisito se cumple en casi todos los litigios en materia de marcas. Según la jurisprudencia del TJCE, los tribunales nacionales cuyas resoluciones pueden ser impugnadas ante un tribunal superior no están obligados a presentar cuestiones prejudiciales con arreglo al artículo 234, apartado 3 del Tratado CE (Sentencia del TJCE de 4 de junio de 2002 en el asunto C-99/00, apartados 16 a 19, Rec. 2002 - I-4839 - Lyckeskog). - 12 - 10 BGH, Resolución de 2.10.2002 - I ZB 27/00, GRUR 2003, 546 - TURBO-TAPS. Los recursos contra las resoluciones del Bundespatentgericht en materia de marcas sólo son admisibles si dicho tribunal los admite debido a la importancia del asunto de que se trate (artículo 83, apartados 1 y 2) o cuando existen vicios de procedimiento especialmente graves (artículo 83, apartado 3). En cambio, el Bundesgerichtshof no puede admitir el recurso. 11 TJCE, sentencia de 6 de octubre de 1982 en el asunto C-283/81, apartados 13 y ss., Rec. 1982, 3415 - CILFIT; Sentencia de 30 de septiembre de 2003 en el asunto C-224/01, apartado 118, Rec. 2003, I-10239 - Köbler; Sentencia de 15 de septiembre de 2005 en el asunto C-495/03, Rec. 2005 - I-8151 - Intermodal Transports; Sentencia de 6 de diciembre de 2005 en el asunto C-461/03, apartado 16, Rec. 2005 - I-10513 - Gaston Schul Douane. 12 Sin embargo, el TJCE declara la inamisibilidad de las peticiones de decisión prejudicial cuando se trata de preguntas hipotéticas tendentes a la emisión de un dictamen jurídico, cuando no se trata de la validez de la interpretación del derecho comunitario, sino del derecho nacional o cuando los hechos o los fundamentos de derecho del asunto en el que se basa la petición de decisión prejudicial no están claros (TJCE, Sentencia de 9 de octubre de 1997 en el asunto C-291/96, apartados 12 y ss. - Grado; Sentencia de 21 de marzo de 2002 en el asunto C-451/99 - Cura Anlagen). Si en un procedimiento se plantean cuestiones importantes para la resolución del asunto, alguna de las cuales se refiere a la interpretación del derecho comunitario, mientras que otras requieren complejas investigaciones, el tribunal nacional puede plantear con carácter prejudicial la cuestión de Derecho comunitario ante el TJCE antes de que se diluciden aquéllas (TJCE, Sentencia de 27 de octubre de 1993 en el asunto C-127/92, apartado 11 y ss. - Enderby). Por esta razón, normalmente, el Bundesgerichtshof anula aquellas resoluciones de una instancia inferior sólo cuando el juez que conoce del fondo deba realizar declaraciones ulteriores para indicar si se plantea una cuestión importante de Derecho comunitario (BGH, Sentencia de 20 de octubre de 1999 - I ZR 86/97, GRUR 2000, 727 - Lorch Premium). En algunos casos en los que son necesarias investigaciones complementarias, el Bundesgerichtshof presenta, no obstante, al TJCE la petición de decisión prejudicial. En ese caso no puede excluirse que en ello haya intervenido el deseo de que la jurisprudencia del TJCE resolviera una cuestión importante en materia de marcas (como por ejemplo, en el asunto Davidoff, en el que se trataba de la aplicación del artículo 5, apartado 2 de la DA en el ámbito de aplicación de la similitud entre los productos (Petición de decisión prejudicial del BGH, Resolución de 27 de abril de 2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875 - Davidoff I; TJCE, Sentencia de 9 de enero de 2003 en el asunto C-292/00, Rec. 2003 - I-389 = GRUR 2003, 240; BGH, Sentencia de 30 de octubre de 2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235 - Davidoff II). - 13 - 13 TJCE, Sentencia de 16 de noviembre de 2004 en el asunto C-245/02, apartado 75, Rec. 2004 - I-10989 - Anheuser Busch. 14 BVerfG, Resolución de 14 de julio de 2006 - 2 BvR 264/06, EuGRZ 2006, 477. 15 OLG Düsseldorf, Resolución de 17 de febrero de 2004 - 20 U 65/03, GRUR-RR 2004, 322. 16 Conclusiones del Abogado General Jacobs de 9 de junio de 2005 en el asunto C-120/04. 17 TJCE, Sentencia de 22 de junio de 1999 en el asunto C-342/97, apartado 11, Rec. 1999 - I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 - Lloyd; Sentencia de 30 de septiembre de 2003 en el asunto C-224/01, apartado 100 - Köbler. 18 Conclusiones del Abogado General Jacobs, apartado 36 y ss. 19 TJCE, sentencia de 6.10.2005 en el asunto C-120/04, Rec. 2005 - I-8551 - THOMSON LIFE. 20 BGH, sentencia de 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507. 21 TJCE, sentencia de 29.9.1998 en el asunto C-39/97 ap. 23 - Rec. 1998 - I-5507 = GRUR 1998, 922. 22 OLG Hamburg, sentencia de 24.4.2002 - 5 U 2/01. 23 BGH, Resolución de 16 de enero de 2003 - I ZR 130/02. 24 Resolución de 17.7.2002 - R 0036/2001-3 - Linderhof / Linderhof. 25 Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, de 30 de Junio de 2005 en el asunto C-461/03 ap. 2 y ss., que estableció un paralelismo entre el trabajo de levantar una piedra hasta lo alto de una montaña por parte de Sísifo y las peticiones de procedimiento prejudicial de los jueces nacionales. 26 Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 1 a 12. 27 BVerfG, Resolución de 18.10.2004 - 2 BvR 318/03, GRUR 2005, 52. 28 El Bundesverfassungsgericht consideró que la resolución del TJCE en el asunto «Canon» no responde de forma exhaustiva a la pregunta de si puede existir riesgo de confusión en caso de que los círculos interesados estimen que los productos proceden de empresas distintas. - 14 - 29 OLG Hamburg GRUR-RR 2006, 219, 222 - EVIAN/REVIAN; BPatG GRUR 2006, 1035, 1039 - EVIAN/REVIAN.