análisis de las acciones de caracter civil y administrativas

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
"ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE CARACTER CIVIL Y ADMINISTRATIVAS CONTEMPLADAS
EN EL DECRETO 57-2000 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS SIGNOS DISTINTIVOS REGISTRADOS EN GUATEMALA, DESDE UNA PERSPECTIVA
JURÍDICA Y MERCADOLÓGICA"
TESIS DE GRADO
EDGAR ALFREDO O'MEANY CASTELLANOS
CARNET 10062-00
GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, JULIO DE 2014
CAMPUS CENTRAL
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
"ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE CARACTER CIVIL Y ADMINISTRATIVAS CONTEMPLADAS
EN EL DECRETO 57-2000 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS SIGNOS DISTINTIVOS REGISTRADOS EN GUATEMALA, DESDE UNA PERSPECTIVA
JURÍDICA Y MERCADOLÓGICA"
TESIS DE GRADO
TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
POR
EDGAR ALFREDO O'MEANY CASTELLANOS
PREVIO A CONFERÍRSELE
LOS TÍTULOS DE ABOGADO Y NOTARIO Y EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO EN CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES
GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, JULIO DE 2014
CAMPUS CENTRAL
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
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DIRECTOR DE CARRERA:
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DIRECTORA DE CARRERA:
MGTR. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO
NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
LICDA. IRMA PAOLA URQUIZU VASQUEZ
TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN
LIC. VICTOR MANUEL BARRIOS GALVEZ
Responsabilidad: “El autor es el único
responsable del contenido y
conclusiones de la tesis”
ÍNDICE
Introducción.
1
CAPITULO I
SIGNOS DISTINTIVOS
1.1 Del porqué de la existencia de los signos distintivos.
2
1.2 Función económica y social de los signos distintivos.
8
1.3 Definiciones.
13
1.4 De la forma de adquisición del derecho sobre los signos distintivos.
21
CAPITULO 2
LOS RIESGOS QUE ENFRENTAN LOS SIGNOS DISTINTIVOS
2.1. Generalidades.
27
2.2. Debilitamiento de la fuerza distintiva de un signo.
30
2.3 Elementos de un signo distintivo fuerte.
31
2.4. Efectos del debilitamiento de un signo distintivo.
32
CAPITULO 3
MECANISMOS DE DEFENSA, ADMINISTRATIVOS Y CIVILES PARA PROTEGER
LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE UN SIGNO DISTINTIVO
3.1 De la protección de los signos distintivos.
41
3.2 De las acciones administrativas y civiles establecidas en el Decreto 57-2000, ley de
la Propiedad Industrial.
3.2.1 De los procesos administrativos.
3.2.2 De las acciones civiles.
45
47
51
3.2.2.1 De las providencias cautelares y medidas de frontera.
53
3.2.2.2 Cancelación de marca por generalización o falta de uso.
56
3.2.2.3 Nulidad y Anulación de Registro.
58
3.2.2.4 Competencia Desleal.
59
3.2.2.5 Acción civil por infracción y de reivindicación.
61
CAPITULO 4
PRESENTACIÓN, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1 Presentación de los resultados obtenidos en las entrevistas estructuradas a quince
licenciados en mercadotecnia.
65
4.2 Presentación de los resultados obtenidos en las entrevistas estructuradas a quince
abogados.
84
Conclusiones.
94
Recomendaciones.
95
Referencias.
98
Anexos.
108
RESUMEN EJECUTIVO
La Propiedad Industrial fue creada como un mecanismo de los mercaderes para
potencializar sus ventas mediante la diferenciación de sus productos dentro del mercado,
ganar la lealtad de los consumidores y convertirse en un elemento esencial en la relación
comercial; fue entonces regulado mediante disposiciones legales que establecieron
parámetros comunes para el desarrollo de la materia y la protección de la misma.
En el presente trabajo de investigación, como consecuencia de los aspectos
mercadológicos de los signos distintivos, se utilizó un nuevo enfoque que buscó estudiar,
no a la institución en sí, si no al impacto que la misma tiene sobre el bien jurídico tutelado;
teniendo como marco de referencia los lineamientos que la mercadotecnia utiliza para
trazar el valor de un signo distintivo.
Los resultados obtenidos en el trabajo de campo enfatizaron la necesidad de fomentar la
sinergia entre los profesionales de la mercadotecnia y el derecho, lo cual permitiría
mejorar la comprensión tanto doctrinaria como legal de los signos distintivos y su relación
con el mercado; así como una optimización de recursos por parte de los comerciantes y
el Estado, ya que todos los esfuerzos para la protección tendrían un sustento tanto en los
elementos mercadológicos como legales.
Algunos aspectos interesantes como consecuencia del nuevo enfoque fueron la figura de
los Peritos de Marcas, quienes se constituyen en auxiliares de las autoridades judiciales
en la calificación de los signos distintivos, así como el “Libro de Marcas” elaborado por
los mercadologos para definir los elementos que identifican a determinados signos
distintivos.
INTRODUCCIÓN
La rama del derecho conocida como la Propiedad Industrial, ha sido objeto de numerosos
estudios jurídicos, que han buscado explicar y razonar dentro del marco de la doctrina
jurídica, al fenómeno comercial, que fue creado por los mercaderes, como un mecanismo
para potencializar sus ventas mediante la diferenciación de sus productos en el mercado
y así ganar la lealtad de los consumidores.
En Guatemala, como reconocimiento y entendimiento de la trascendencia que tiene la
Propiedad Industrial y con el afán de protegerla de manera adecuada, se han aprobado
marcos jurídicos específicos para regular la materia, de esa cuenta fue emitido el Decreto
57-2000, del Congreso de la República, cuyo objetivo fue el modernizar la legislación e
instituciones creadas en su momento mediante el Convenio Centroamericano para la
Protección de la Propiedad Industrial (marcas, nombres comerciales y expresiones o
señales de propaganda) suscrito por Guatemala en 1969. Esto con el afán de trascender
de la doctrina jurídica existente en ese momento a una realidad estructurada, encausada
con las tendencias modernas y con aplicabilidad a la realidad nacional.
La constante modernización del mercado ha obligado al Estado a evaluar la normativa
aplicable y los mecanismos de protección de los derechos en materia de propiedad
intelectual.
El presente estudio abarcó el análisis de las acciones de carácter civil y administrativas
contempladas en el decreto 57-2000 del Congreso de la República, para la protección de
los signos distintivos registrados en Guatemala, desde una perspectiva jurídica y
mercadológica.
El objetivo general del trabajo fue el de analizar las acciones de carácter civil y
administrativas contempladas en el decreto 57-2000 del Congreso de la República para
la protección de los signos distintivos registrados en Guatemala, desde una perspectiva
jurídica y mercadológica.
Como consecuencia del enfoque se estudió no a la institución jurídica en sí, si no al
impacto que la misma tiene sobre el bien jurídico tutelado, teniendo como marco de
referencia los parámetros que la mercadotecnia utiliza para determinar el valor de un
signo distintivo.
Para realizar el análisis antes descrito se investigó sobre las generalidades de los signos
distintivos y su función económica, se identificaron los elementos que los hacen
distintivos, los métodos comerciales desleales que provocan su debilitamiento y los
efectos, también se estudiaron las distintas acciones administrativas y civiles para la
protección de los derechos de los titulares y finalmente con el trabajo de campo se
obtuvieron resultados de profesionales del derecho y la mercadotecnia que enriquecieron
la investigación.
Dado que el estudio tomó sus bases en la ley vigente, se debe entender que el mismo
únicamente se centró en la trascendencia que actualmente tiene la aplicación de la
norma, por lo que se descartó del estudio todos aquellos tratados suscritos y ratificados
en la materia por la República de Guatemala, así como las normas procesales vigentes.
Por la naturaleza de los objetivos de la presente investigación se utilizaron dos grupos de
estudio, siendo el primero el profesional del derecho experto en materia de la Propiedad
Industrial y el profesional de la mercadotecnia, utilizando en ambos casos la entrevista
como instrumento de análisis.
El aporte que el presente estudio presenta, es el nuevo enfoque con que se estudia la
materia, ya que el mismo permite arrojar nuevas luces sobre el tema, ya que como
anteriormente se explicó, no se pretendió hacer un estudio sobre los signos distintivos,
de conformidad con la jurisprudencia y doctrina legal, sino el efecto que el Decreto 572000, Ley de la Propiedad Industrial tiene sobre los signos distintivos y si la misma cumple
con su función primordial.
Los resultados obtenidos en base a la metodología y enfoque utilizados permitieron
establecer la situación actual desde el punto de vista de los profesionales del derecho y
los mercadólogos; también puso de manifiesto la brecha existente entre ambas ciencias
y la importancia de su sinergia y complementariedad, considerando que finalmente
ambas buscan satisfacer las necesidades de los comerciantes y consumidores en un
mundo altamente globalizado y competitivo.
CAPITULO I
SIGNOS DISTINTIVOS
1.1 Del porqué de la existencia de los signos distintivos
El hombre como ser social ha evolucionado desde un individuo hasta conformarse
en una sociedad evidentemente mercantilista, donde la gran parte de las
relaciones tienen que ver con el consumo de productos y servicios. Esto ha
derivado en la creación y fortalecimiento de instituciones que permitan la sana
interacción entre los miembros de la sociedad, entre ellas la propiedad privada.
La institución de la propiedad privada se ha convertido en la punta de lanza del
desarrollo del individuo dentro del entorno social, dicho individualismo en la
persecución del desarrollo, conlleva de manera lógica, a buscar perfeccionar la
manera de adquirir más y mejores propiedades, lo cual conlleva la necesidad de
delimitar y distinguir los productos que existan en el mercado.
En la vasta mayoría de mercados se tienen tendencias que buscan erradicar
formas de monopolios, ya que para que una sociedad sea próspera se requiere
que sus miembros tengan acceso tanto al mismo mercado como a los productos;
Esto nos trae una diversidad de productos y servicios, la cual es la forma en que
los comerciantes logran sobrevivir en el mercado, esta necesidad de sobrevivencia
y/o superación se vienen a agravar en pleno siglo XXI donde la agilidad en las vías
de comunicación, abren el mercado al mundo y como consecuencia, el mercado
desborda al consumidor con “opciones”.
Los signos distintivos son los elementos que como la autora Marisol Briceño
Febres-Cordero en su escrito denominado “Temas Marcarios para la comunidad
Andina de Naciones1”, dice: “En los sistemas económicos asentados sobre el
principio de la libertad de competencia, la marca (signo distintivo) desempeña un
significativo papel en la consecución de un adecuado funcionamiento y una
efectiva transparencia del tráfico económico”. Lo cual implica que una sociedad
donde se permita el libre mercado debe tener como base la protección de los
activos intangibles conocidos como los signos distintivos.
Sobre este sentido el autor Alberto Wilensky, en su obra “La promesa de la marca2”
nos explica que: “En la economía “clásica” el número total de productos era
limitado y cada uno tenía un rol claro en la vida del consumidor. Durante años el
marketing estuvo basado en
producto capaz
encontrar alguna característica diferencial del
de convertirse en su “unique selling propositión”(USP).
Contrariamente, en la sociedad moderna la multiplicación del número y las infinitas
variaciones de los productos hacen que todos resulten parecidos y pierdan su
significado. Ante esta pérdida de diferenciación los productos buscan nuevas
significaciones para que el consumidor pueda hacerlos “suyos” a través de las
marcas. Una hamburguesa Mc Donald es mucho más que un trozo de carne con
pan. Es una filosofía de alimentación que privilegia el “sabor”, una forma de valorar
el tiempo que enfatiza la “rapidez” y una forma de “etiqueta” que permite comer
con las manos. Y, por sobre todo, es la conjunción con los colores rojo y amarillo,
el Bic Mac, los arcos dorados y Ronald Mc Donald”. Es claro entonces que el valor
del empresario, que en este caso es Mc Donald no proviene únicamente del
producto que vende sino de la proyección que tiene hacia su mercado y esto lo
Briceño Febres-Cordero, Marisol. Temas Marcarios para la comunidad Andina de
Naciones, Caracas Venezuela, VE/ LIVROSCA/ 1999, pág. 145.
1
TopBrands Argentina , Wilensky, Alberto, Camara de Comercio de los Estados Unidos
en Argentina y Topbrands, “LA PROMESA DE LA MARCA” Argentina, 2006,
http://www.topbrandsargentina.com.ar/Wilensky/A.%20Wilensky.pdf accesible el 25 de
abril de 2012.
2
logra con una serie de signos distintivos que van desde marcas, jingles
comerciales hasta el nombre comercial.
Es por ello que para quienes tengan como profesión el comercio tanto de bienes y
servicios, deben entender que existe una relación simbiótica entre los signos
distintivos como producto del marketing y como objeto de derecho en donde se
depende intrínsecamente tanto de la una como de la otra para subsistir, pero por
sobre todo, que ambas vienen en beneficio tanto de quien ofrece (comerciante)
como de quien recibe (consumidor). Por lo que para poder sobresalir en cualquier
mercado moderno debe atender no solo a las necesidades mercadológicas de sus
signos distintivos sino también a sus necesidades legales.
El autor David Velasco Pérez Velasco3, en su ensayo denominado “La función
económica de los signos distintivos” desarrolla la importancia de los signos
distintivos dentro del sistema económico mundial de la siguiente forma: “Cabe
agregar que los signos distintivos coadyuvan a la internalización de los efectos
positivos y negativos que genera la explotación de una actividad económica, ya
que el titular de una marca posee un derecho exclusivo o monopólico respecto del
signo registrado; es decir, que el titular de una marca se encuentra facultado para
excluir a terceros del uso y explotación del elemento marcario, lo cual genera
beneficios, tanto para el propio titular, como para los consumidores, ya que éstos
últimos pueden identificar al proveedor de productos y servicios de buena calidad
y precio, para preferirlos al realizar un acto de consumo, o para discriminar a los
Función Económica de las Marcas. Velasco Pérez Velasco David, Universidad San
Martin de Porres, Perú, febrero del 2012, Perú disponible
http://www.usmp.edu.pe/derecho/centro_derecho_ economia/revista/febrero _2012/
LA_FUNCION_ECONOMICA_DE_LOS_SIGNOS_DISTINTIVOS_David_Velasco.pdf
accesible 25 de abril del 2012.
3
proveedores que ofrecen productos o servicios deficientes, o que brindan precios
poco competitivos, para no consumirlos; ergo, los signos distintivos generan un
excedente de utilidad para el conjunto de agentes económicos que se
interrelacionan en el mercado.”
El autor al momento de exponer sobre la
relevancia económica de los signos distintivos, hace mención de uno de los
aspectos pocas veces considerado en la materia de los signos distintivos, esta es
la parte social, donde existe un beneficio por parte de los consumidores el poder
adquirir un segmento del mercado.
Dicha apreciación del valor de los signos distintivos como elemento fundamental
en la economía actual, también la comparten otras ciencias como la Mercadotecnia
donde los autores Michael Czinkota y Illkka Ronkainen citan: “Las marcas (los
signos distintivos) son importantes porque moldean las decisiones del cliente y, en
última instancia, crean valor económico. La marca es un factor primordial en el que
se basa la decisión de comprar tanto en situaciones de consumo como de negocio
a negocio4”. Como relatan los autores, la importancia de los signos distintivos,
radica en la capacidad de moldear la decisión de los consumidores hacia un grupo
determinado.
Sobre la diferencia de percepciones que puedan tener diferentes profesionales, el
autor James Dimitrijevs en su artículo, “La Sinergia de las Marcas y la
comercialización”, nos explica como esencialmente surge dicho distanciamiento
sobre un mismo punto de la siguiente forma: “Cuando los estudiantes comienzan
la facultad de derecho, se evalúa su capacidad de percibir los problemas, o sea de
determinar qué problemas puede acarrear la acción que se proponga realizar un
Czinkota Michael y Ilka Ronkainen. Marketing Internacional, Mexico, Cengagge
Learning Editores, S.A., 2008, 8ª Edición. Pág. 489.
4
cliente. Esta capacidad de determinar los problemas demuestra la perspicacia
jurídica del abogado, poniendo en evidencia la calidad de su formación jurídica así
como la solidez de su experiencia profesional. A los clientes les complace que los
abogados no sólo sepan determinar los problemas sino también proponer
soluciones para resolverlos o para reducir al mínimo sus efectos. Los agentes de
comercialización, por su parte, tienen otras preocupaciones. Su función es ayudar
a los consumidores a comprender los beneficios de un producto. Los agentes de
comercialización están más cerca de la competencia, dado que se ocupan de que
buenos productos - y a veces algunos que no son tan buenos - tengan éxito a la
hora de su comercialización 5”. El autor detalla que las funciones entre los
profesionales es claramente distinta, por una parte la tendencia de los abogados
es la protección del bien y garantizar su permanencia en el tiempo, en
contraposición a los agentes de comercialización que van tras la pista de los
consumidores adaptándose para lograr posicionarse, por lo tanto evolucionan
cambian y se re direccionan para sobresalir.
Tenemos entonces la concordancia de dos corrientes científicas distintas, que
convergen al dejar en manifiesto la importancia de los signos distintivos en un
mercado libre. Es por eso que la mercadotecnia y el derecho, trabajan en sinergia,
con el objetivo de enriquecer y proteger a la propiedad industrial.
El sistema de protección industrial ha sido también estudiado de manera distinta
en años recientes, tratándola como una forma de monopolio que afecta el
mercado, el autor Carlos Alberto Parra Satizábal en su artículo, Relación entre
Propiedad intelectual y Derecho de la Competencia señala: “El ejercicio exclusivo
de los derechos surgidos de la propiedad intelectual, ha sido tratado también como
5
Dimitrijevs James, “La sinergia de las marcas y la comercialización”, Revista de la OMPI,
número quince, Estados Unidos de América, 15 de abril del 2006, INTA BULLETIN, pág.
10.
un derecho de monopolio, ejercido en forma autorizada por el titular de los bienes
intelectuales respectivos, en especial cuando se analiza la exclusividad derivada
de una patente de invención.6”
La opinión del señor Carlos Parra se basa en el principio que la propiedad industrial
es un bien que el Estado otorga en beneficio exclusivo del propietario, dejando por
un lado primero que el signo distintivo nace como producto de la inversión en
tiempo y dinero por parte del empresario para sobresalir de la competencia, por lo
que debe garantizarse una retribución económica y segundo que dicho monopolio
también protege a los consumidores ya que les garantiza que el signo distintivo
proviene de determinado origen empresarial y que por lo tanto ya tiene referencias
sobre la calidad del mismo.
1.2 Función económica y social de los signos distintivos
Vemos como los signos distintivos cumplen con una función económica, porque
viene a ejercer su campo de acción dentro del ámbito comercial de la sociedad, o
como el autor Velasco Pérez Velasco David, en su ensayo 7” dice: Los signos
distintivos cumplen evidentemente una función económica, ya que por un lado la
marca genera un derecho de propiedad como activo intangible; cabiendo señalar
que desde el punto de vista económico, la Propiedad es el conjunto de relaciones
6
Parra Satizábal, Carlos Alberto, “Relación entre Propiedad intelectual y Derecho de la
Competencia: Mucho más que asuntos de competencia desleal”, Revista la Propiedad
Inmaterial, publicación número cinco, año 2002, Universidad Externado de Colombia,
pág. 19.
7
Función Económica de las Marcas.Velasco Pérez Velasco David, Universidad San
Martin de Porres, Perú, febrero del 2012, Perú disponible http://www.usmp.edu.pe
/derecho/centro_derecho_economia/revista/febrero_2012/LA_FUNCION_ECONOMI
CA_DE_LOS_SIGNOS_DISTINTIVOS_David_Velasco.pdf accesible 25 de abril del
2012.
económicas y sociales que definen la posición de cada individuo respecto al uso
de los bienes escasos”
Como complemento de la función económica, tenemos la “función social”, esta sin
apartarse ni desligarse de la parte económica viene como consecuencia de la
misma, esto implica que al consumidor también le es útil la distinción ya que le
permite tomar decisiones sobre la adquisición; la autora Claudia Iglesias Darriba8
lo explica de la siguiente manera: “En la actualidad la principal función social de
cualquier marca es informar al consumidor acerca de los productos o servicios, su
origen y características. En definitiva, evitar la confusión en el público consumidor.”
Vemos como los signos distintivos no solo son útiles a los comerciantes sino que
también a los consumidores, ya que los protege tanto en lo personal como en lo
patrimonial. Un claro ejemplo de la protección física la vemos en el caso de los
medicamentos, donde el médico en el momento de tratar a su paciente por una
alergia al sol le receta la medicina denominada “alercina” ya que se trata de un
medicamento que constituye un fuerte antihistamínico. Cuando el paciente se
acerca a la farmacia podrá ver que existen diversos productos para la alergia al
sol y aunque estos sean económicamente más accesibles, el paciente sabe que si
no consume el producto denominado “alercina” no tendrá los resultados
esperados.
Los signos distintivos cumplen una doble función dentro de la sociedad
mercantilista de consumo del siglo XXI, por una parte protegen a los comerciantes,
pero también y de igual importancia protegen a los consumidores. Es por ello que
Notas de actualidad legal, Iglesias Darriba Claudio. IURIS GEN, Marcas. Su función
social, Costa Rica, 2010, disponible, http://www.iuris-gen.com/notas/notas/marcas-sufuncion-social.html accesible 25 de abril del 2012.
8
el ordenamiento jurídico es el encargado de construir, delimitar y proteger dichos
derechos.
Esto ha ocasionado que tanto la doctrina jurídica y como consecuencia el
ordenamiento, implemente un régimen de causa y efecto de manera lineal. Como
el autor Diego Espín en su libro sobre Manual de Derecho Civil Español9 establece:
“En el Derecho Moderno se habla también de la propiedad industrial, para
denominar los derechos que recaen sobre las respectivas creaciones intelectuales
o industriales. Sin embargo, aunque tales denominaciones están muy extendidas
y han sido consagradas legislativamente, no son exactas, como ya vimos, por lo
que la doctrina moderna prefiere hablar de derechos sobre los bienes inmateriales,
como categoría de derechos patrimoniales, de naturaleza análoga a los reales,
pero con propias características.” Es por ello que se debe entender que si bien los
signos distintivos son la consecuencia de la necesidad de los empresarios de
diferenciarse en el mercado para poder competir, es el ordenamiento jurídico que
le da forma y valor a las mismas.
El autor español Enrique Martín, en su libro Como diseñar, seleccionar y proteger
Nombres de marcas: Nominologia indica;
“Las marcas son una realidad
esencialmente empresarial: son esencialmente brand y no trademark 10”. El autor
remarca como el entendimiento del mismo fenómeno se circunscribe al uso que al
mismo le dé, en el presente caso vemos que el término “BRAND” utilizado por los
mercadólogos y el “trademark” que es el utilizado por los abogados. Es en la
Espín Diego. “Manual de Derecho Civil Español”, Madrid España, Editorial Revista de
Derecho Privado. 1975, 4ta. Edición. Pág. 75.
9
Martin Enrique, Como diseñar, seleccionar y proteger Nombres de marcas:
Nominologia, España, FC editores 2005, pág. 16.
10
dualidad interpretativa de una realidad inmaterial, que se forma un semillero de
incongruencias que vienen a mermar el valor de cada una de las partes. Dicho de
otra manera, la falta de puentes de comunicación entre las necesidades actuales
de los empresarios (emprendedores del comercio) y los abogados (como
catalizadores de las leyes y la realidad) que muestra un distanciamiento de
enfoques, teniendo como consecuencia una inoperancia del marco jurídico.
De igual manera el autor James Dimitrijevs menciona en su artículo que: “La
responsabilidad de los abogados de marcas es determinar las repercusiones a
largo plazo que puedan tener una campaña de comercialización sobre las marca.
Sin embargo (…) con miras a satisfacer las expectativas de éxito a corto plazo de
un producto de la empresa, un agente de comercialización podrá dejar de lado los
efectos a largo plazo. Un agente de comercialización innovador puede decidir
alterar el logotipo de una marca, por ejemplo quitándole toda peculiaridad. Aunque
ese nuevo logotipo transmita un mensaje eficaz a corto plazo a los consumidores
es contrario al principio de protección de una marca mediante su utilización
constante”11.
Como consecuencia de la discrepancia, los objetivos del producto pueden afectar
el posicionamiento en el mercado ya que como el mismo autor James Dimitrijevs
en su obra nos explica: “Un abogado de marcas de una importante empresa de
productos de consumo explica que los agentes de comercialización prefieren
utilizar marcas que son términos descriptivos porque son más fáciles de vender,
mientras que los abogados de marcas insisten en seleccionar marcas únicas que
puedan venderse. Sin embargo, Sondra Schol, consejera de marcas de la División
Schick Shaving de la empresa Eveready Battery Company Inc. reconoce que, en
algunos casos, como cuando un producto cuenta con un presupuesto ajustado de
11
Dimitrijevs James, Op cit, pág. 11.
comercialización, o que se supone que no durará mucho tiempo, una marca que
utiliza un término descriptivo o elogioso tiene más probabilidades de éxito que una
marca que utiliza términos sugestivos, arbitrarios o extravagantes. Esto se debe a
que las marcas que utilizan términos descriptivos o elogiosos tienen más
probabilidad de transmitir rápidamente a los consumidores los beneficios del
producto. La Sra. Schol advierte que uno de los problemas que pueden plantear
las marcas que utilizan términos descriptivos o elogiosos en relación con un
producto cuya duración se piensa será a corto plazo es que se transforme en un
producto a largo plazo. Cuando un producto tiene éxito, otros fabricantes pueden
querer competir con él o copiarlo. Si el titular ha decidido utilizar para su producto
una marca a la que le falta carácter puede encontrarse en una situación en la que
sea incapaz de frenar a los competidores que quieran utilizar marcas similares
para productos similares12.” Es claro que una mala planificación o una precipitada
participación en el mercado traen consecuencias a largo plazo para la empresa,
ya que la deja en un estado de indefensión, donde su mismo éxito sea la razón de
su fracaso.
La importancia de mantener una relación entre ambas realidades (tanto la del
mercado versátil como la del derecho como pilar que fundamente la certeza en las
relaciones), es así como el autor James Dimitrijevs nos resalta en su obra: “los
abogados de marcas comprendan que el cliente puede estar dispuesto a correr
algunos riesgos con miras a obtener mayores ventas. Si el agente de
comercialización insiste en que una marca que utiliza un término descriptivo para
identificar un producto permite a los consumidores comprender de qué se trata con
mayor facilidad, el abogado de marcas debería sugerir que se altere la marca
propuesta o se añada algún otro elemento para que sea suficientemente distintiva.
Richard Friedman, consejero principal para marcas de Pfizer Inc., recomienda que
cuando un agente de comercialización acepta los riesgos y selecciona un término
12
Ibid., pág. 11.
descriptivo, el abogado de marcas debería informarlo sobre la forma de utilizar el
término correctamente como marca (por ejemplo, como un adjetivo que determina
o modifica el término genérico del producto). El Sr. Friedman presenta la utilización
de la marca PocketPaks para un producto de desinfección bucal (oral care strips)
como ejemplo de cómo los esfuerzos combinados entre abogados y agentes de
comercialización en la empresa Pfizer permiten desarrollar una marca eficaz
susceptible de ser protegida13”. Promoviendo así el trabajo en conjunto para
brindar el mejor provecho a las circunstancias.
Otra tendencia mundial ya reconocida en algunos países es la formación de
instituciones donde se agrupen tanto el sector público y el privado, con la finalidad
de potencializar así el valor de los signos distintivos. Entre los ejemplos de estas
asociaciones tenemos al Foro de Marcas Renombradas Españolas.
1.3 Definiciones:
El universo entendido como los signos distintivos, abarcan: marcas, nombres
comerciales, emblemas, señal de publicidad y denominación de origen. De lo
mencionado signos, en el presente trabajo de investigación se desarrollaran
únicamente: Señal de Publicidad, Nombres Comerciales y Marcas.
Si bien en esencia los signos distintivos son uno, ya que cumplen la misma función
dentro del campo de la percepción de las personas en favor de un tercero, para
efectos de su estudio y manejo tanto la doctrina como las leyes, se han dado a la
tarea de dividirlas.
13
Ibid., pág. 12.
Sobre la estructuración de los signos distintivos la autora Laura Ries Al Ries en su
libro “LAS 22 LEYES INMUTABLES DE LA MARCA”14 hace la siguiente
observación: “Hicieron de su nombre una marca. ¿Qué significa esto? En realidad,
no significa nada. En la mente del consumidor no existe diferencia alguna entre el
nombre de una empresa o de un producto, y un nombre de marca comercial”.
MARCA:
La marca es el primer signo distintivo creado por el hombre, ya que fue así como
los primeros mercaderes se diferenciaron entre sí, ahora cientos de años después
dentro de la actual sociedad, la misma es definida por diversos autores de maneras
distintas.
El autor Manuel Ossorio en su diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y
Sociales
15define
marcas como “signos industriales o mercantiles, cumplen el fin
de identificar y diferenciar los productos manufacturados y de circulación en el
comercio. De ese modo se los señala a la atención del consumidor y se permite
que el fabricante, o quien se encargue de la venta, los acredite o difunda. Son, en
consecuencia, factures de desenvolvimiento económico y pertenecen, por ende,
al ámbito del derecho comercial. Para su exclusividad se requiere su registro
público.” En la presente definición el autor describe a la marca en cuanto a su
función económica, siendo lo primordial el hecho que ya reconoce que la
Al Ries Laura Ries, “LAS 22 LEYES INMUTABLES DE LA MARCA” Estados Unidos
Mexicanos, McFraw-Hill Internemaricana editores, 2001, pág. 7.
14
Marca, Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales, 27ª Edición Argentina,
2000, pág. 603.
15
exclusividad y propiedad de la misma se adquiere por la inscripción en un registro
público.
La definición que abarca de manera más amplia el concepto actual de lo que se
maneja como marca lo provee el diccionario Jurídico Espasa de la Fundación
Tomas Moro16 que define marca de la siguiente manera: “Es todo signo o medio,
básicamente gráfico que distinga o sirva para distinguir en el mercado los
productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o
similares de otra.” La anterior definición, además de describir a la marca incorpora
el elemento de la división y fraccionamiento de marcas según su producto o
servicio.
Dicha división se encuentra regulada por la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas celebrada en Niza el 15 de
junio de 1957 y que ha sido revisado en Estocolmo en 1967, Ginebra en 1977 y
modificado en 1979. Actualmente desde el 1 de enero del 2012 entro en vigor la
décima edición. La importancia de la clasificación es que permite un mercado más
competitivo y libre al no limitar el registro de marcas similares que amparen
productos distintos, esto se debe a que los legisladores entienden que un
consumidor ordinario no vendrá a confundir una llanta de marca Firestone con un
helado del mismo nombre, por lo que no existe riesgo de asociación entre las
mismas, al extremo que los canales de distribución son totalmente distintos.
Marca, Fundación Tomás Moro, Diccionario Jurídico Espasa, España, Editorial Espasa
Calpe, S,A. 2005 pág. 931.
16
Una clara y evidente excepción a la limitación de la clasificación es la marca
notoriamente conocida, la cual por su excepcional posicionamiento en la mente de
los consumidores, la legislación tanto nacional como internacional provee de un
estatus privilegiado. Pero dicha concesión de la marca notoria se restringe a casos
extraordinarios y restringidos a cada país; la Asamblea General de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual aprobó en Ginebra en el año 2000 un
documento titulado “Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre
La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas” que permite a las
autoridades nacionales, de manera unificada y estructurada determinar si una
marca pueda ser privilegiada con la supra protección conferida a las notoriamente
conocidas.
Otro concepto importante de manejar es el que Luis Bassat en su obra, “EL LIBRO
ROJO DE LAS MARCAS17”, expone: “La marca, en cambio, es algo inmaterial e
invisible, que identifica, califica y, sobre todo, da un valor añadido. Es lo que el
usuario o consumidor siente una vez ha satisfecho su necesidad con el producto”.
Si bien las definiciones que la doctrina nos puedan dar nos sirven de estructura, el
fundamento legal que constituye la base de lo que debemos conocer y entender
como marca nos la brinda el artículo 4 del Decreto 57-2000, Ley de la Propiedad
Industrial definiéndolo como: “todo signo que sea apto para distinguir los productos
o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o
jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos,
comercializados o prestados por otra18”.
Bassat Luis, El libro rojo de las marcas, España, Ediciones Espasa Calpe, S.A. 2006
Pág. 28.
17
18
Congreso de la República, decreto 57-2000.
SEÑAL DE PUBLICIDAD:
El Decreto 57- 2000 del Congreso de la República “Ley de la Propiedad Industrial”
en su artículo cuarto nos define a la expresión o señal de publicidad como: “toda
leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro
medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin
de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos,
servicios, empresas o establecimientos mercantiles”. Es importante resaltar que
como la UNESCO, declaró en 1978 que: “la publicidad es esencialmente una
actividad de comunicación, que forma parte de proceso y del sistema de
comunicación y que apunta a promover la venta de un artículo, producto o servicio;
a fomentar una idea o a lograr cualquier otro efecto que se desee conseguir el
anunciante”19 Existe un valor no necesariamente comercial sobre la publicidad.
Es importante tomar en consideración que si bien las señales de publicidad son
signos distintivos, los mismos son accesorios de un principal, ya que a diferencia
de un nombre comercial o una marca, que subsisten por sí mismas, las señales
de publicidad, caso contrario son accesorias, ya que por su naturaleza están
íntimamente ligadas con una marca.
La señal de publicidad o slogan, es ya un producto de la mercadotecnia moderna,
toda vez que la misma surge para apelar a la identidad y percepción del
Bloques temáticos, Ministerio de Educación del Gobierno de España, Media publicidad, España,
2011,acceso http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque2/pag8.html Consultado el 8/02/2011.
19
consumidor y dirigirla hacia el producto o servicio que promociona. Entendemos
entonces que las marcas surgen como un primer paso dentro de la evolución
natural del mercado y las señales de publicidad son un segundo paso para el
mercado.
Si bien las marcas las produjeron los primeros empresarios, para hacer valer su
individualidad, son las señales de publicidad las que han permitidos a las marcas
lograr alcanzar un mercado más amplio de manera más efectiva.
El autor José Antonio Muñiz Velázquez en su artículo “El papel del eslogan en la
actitud hacia la marca: Una tentativa de estudio experimental20”, nos define a la
señal de publicidad como: “Una frase breve, simple, concisa, brillante y recordable,
que expresa la ventaja principal del producto y que se repite a lo largo de una
campaña publicitaria”.
Vemos que como el autor Muñiz Velásquez nos dice, la señal de publicidad
“expresa la ventaja principal del producto” es decir invita a los nuevos
consumidores, que no han tenido contacto con la marca anteriormente, a probarlo,
generándole una expectativa sobre la misma, creando ese primer acercamiento,
empujando al consumidor indeciso a la toma de una decisión.
Tenemos pues que el éxito de una señal de publicidad no radica en la marca con
la que se vincula, sino con su capacidad de conectarse con el consumidor y
generarle la necesidad de la marca. Una buena señal de publicidad podrá hacer
Muñiz Velázquez José Antonio, El papel del eslogan en la actitud hacia la marca: Una
tentativa de Estudio experimental”, Cuestiones Publicitarias, Facultad de Comunicación
de la Universidad de Sevilla, Volumen I, No 10, España, pág. 123.
20
que una marca débil, resalte dentro el mercado, pero una marca fuerte no puede
hacer que la señal de publicidad sea exitosa.
NOMBRE COMERCIAL:
La legislación vigente, en su artículo 4 nos define a los nombres comerciales como:
Un Signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa,
a un establecimiento mercantil o una entidad. Dicho precepto también es acuñado
en la doctrina Guillermo Cabanellas nos define al nombre comercial en su
“Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual” como “El que sirve para diferenciar
al comerciante en su tráfico. El que distingue a una casa o empresa de comercio,
o un establecimiento agrícola o fabril.”21
El autor Manuel Ossorio en su “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y
Sociales22” amplía un poco más al definirlo de la siguiente manera: “Designación
que se utiliza respecto de una actividad económica, para distinguirla. Los derechos
respecto de ella se adquieren a base de su uso, y normalmente están limitados a
las actividades y zonas en las que tal designación o nombre comercial es conocido”
La Organización Mundial de la Propiedad Industrial en su folleto informativo
denominado “Principios básicos de la Propiedad Industrial” 23define a los nombres
comerciales de la siguiente manera: “Nombres comerciales. Los nombres y las
designaciones comerciales constituyen otra categoría dentro del ámbito de la
Nombre Comercial Cabanellas Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,
Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 1979, 12a. Edición. pág. 560,
21
22
Nombre Comercial, Op cit. Pág. 648
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Principios Básicos de la Propiedad
Industrial”, Publicación de la OMPI N° 895(S), Suiza, 2005 Pág. 16.
23
propiedad industrial. Por nombre comercial se entiende el nombre o la designación
que permite identificar a una empresa. En la mayoría de los países, los nombres
comerciales se registran ante las debidas autoridades gubernamentales. Ahora
bien, según lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial, los nombres comerciales gozan de protección
automática sin que exista la obligación de depósito o de registro, y formen o no
parte de una marca. Por protección se entiende, por lo general, que el nombre
comercial de una empresa no puede ser utilizado por otra, ya sea como nombre
comercial o como marca de comercio de servicios y, en la medida en que ello
pueda inducir a error al público, no puede utilizarse el nombre ni una designación
similar al nombre comercial de que se trate”.
Es importante resaltar que en nuestra legislación a los nombres comerciales se les
otorga una especial protección, ya que la misma se concede con el simple uso en
público, caso contrario con las marcas y las señales de publicidad, cuya protección
únicamente se otorga en caso que se sigua el procedimiento de registro y este sea
cedido.
En este sentido El Diccionario Jurídico Espasa
24define
el nombre comercial de la
siguiente manera: “Signo o denominación que sirve para diferenciar a una persona
física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su
actividad de otras idénticas o similares. Según establece la vigente Ley de Marcas
de 1988, pueden serlos los nombres patronímicos y las denominaciones sociales,
las denominaciones de fantasía, las alusivas al objeto social, los anagramas y
cualquier combinación de lo anterior, siendo ésta una enumeración sólo
enunciativa. A diferencia de la marca, y aunque los preceptos relativos a la misma
le son aplicables en lo que no resulte incompatible, su registro es protestativo, no
24
Nombre comercial, Op Cit.. Pág. 1030.
puede transmitirse con independencia de la empresa, y para solicitar el registro es
preceptivo acompañar la oportuna licencia fiscal de la actividad que se pretende
proteger”.
Si bien es cierto los tres tipos de signos distintivos que hemos estudiado, tienen
sus propias características y atribuciones, se debe tener siempre en cuenta que al
final el consumidor es el que validará la eficacia de cada uno de ellos al momento
de tomar su decisión. Como la autora Laura Ries Al Ries25” nos dice: “Sin embargo
cuando se mira dentro de la mente de los clientes, todas estas variantes
desaparecen. Imaginémonos a un cliente diciéndole a un amigo: Que opinas de
esta nueva marca de apoyo, No mucho. Prefiero las megamarcas y las submarcas.
La gente no habla ni piensa así”.
1.4 De la forma de adquisición del derecho sobre los signos distintivos.
El autor Federico Puig Peña en su obra Compendio de Derecho Civil Español
establece que “el fundamento del derecho de propiedad está en la necesidades
del hombre y de las agrupaciones humanas (familia y sociedad), que precisan la
apropiación de las cosas del mundo exterior, útiles a la subsistencia y progreso de
unos y otros”26. En el caso de los signos distintivos, vienen a ser los elementos
que modifiquen la intención de los consumidores para la “apropiación” del producto
25
Al Ries Laura Ries, Op. Cit., pág. 7.
Puig Peña Federico. Compendio de Derecho Civil Español, Madrid, España, Editorial
Pirámide, S.A.1976, Tomo II, pág. 52.
26
o servicio, es requerido entonces que para su desarrollo se delimitan los derechos
de las partes, tanto del consumidor como el del comerciante.
En el campo de las delimitaciones de los derechos de las partes en una relación
comercial, el elemento de la propiedad privada adquiere especial connotación.
Esta permite determinar las formas de adquisición del derecho a la propiedad
privada y a la transmisión de la misma.
Este principio de la propiedad privada, sobre bienes materiales es hasta cierta
manera sencillo de establecer y desarrollar, dado a su naturaleza material y
fácilmente delimitado y entendido, a razón de su forma y dimensiones. Pero en el
ámbito de los bienes inmateriales, donde se encuentran los signos distintivos,
dicho desarrollo se vuelve más complejo, ya que para su creación, transmisión y
tenencia se necesitan verificar elementos totalmente distintos a los que los bienes
materiales necesitan, es decir que no hay una forma o dimensión que pueda
determinar su valor.
Los signos distintivos son derechos reales por su naturaleza y su elemento más
importante es la propiedad que sobre la misma se puede ejercer contra terceros,
y como el autor Puig Peña nos dice27, “Entre los derechos reales, ocupa un lugar
preeminente –por su misma naturaleza y por los efectos que produce- la propiedad
que es la más amplia y perfecta de las relaciones jurídicas que el hombre puede
establecer sobre las cosas”.
27
Ibid. Pág. 7.
Es así pues que en la naturaleza intangible de los signos distintivos, tanto la
propiedad como el bien en sí, provienen, propiamente, de un acto administrativo,
desarrollado como una declaración, caso contrario de los bienes tangibles que por
su misma naturaleza están al contacto de los sentidos.
El acto administrativo realizado por el Estado mediante el Registro de la Propiedad
Industrial, es la forma que comúnmente se requiere para la creación del derecho.
En este punto el trabajo realizado por los mercadologos y las horas de diseño no
tienen valor sustentable legalmente así como comercialmente.
Existe una excepción y la misma son los nombres comerciales donde el Código de
Comercio, establece que el primer uso en público otorga el derecho sobre dicho
nombre. Si bien, si existe un acto creador por parte del Estado, este es amplio ya
que únicamente describe las circunstancias que se deben de dar para su
otorgamiento, este no recae específicamente en cada caso, como las marcas y las
señales de publicidad que requieren un procedimiento administrativo para
constituirse como un derecho.
Es importante resaltar que si bien se discute la constitución del derecho sobre el
bien, el valor comercial del mismo es totalmente independiente de este aspecto ya
que viene a estar supeditado a la percepción de los consumidores.
Si bien la legislación actual así lo determina, la tendencia internacional se está
abriendo a unas nuevas posibilidades donde figuras como la “distintividad
adquirida”, buscan abrir nuevas posibilidades para la adquisición del derecho
sobre el signo distintivo, el autor Jesús López Cegarra en su obra “Marcas: La
distintividad adquirida en el Derecho Comunitario Andino28” nos describe: “el uso
como signo distintivo de productos y servicios es lo que permite que el consumidor
asocie la marca a una determinada fuente y por tanto establezca la conexión
marca producto/servicio. En consonancia con lo anterior, la “distintividad adquirida”
flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, dándole valor
al uso previo al registro y estableciendo excepciones a determinadas causales de
irregistrabilidad de carácter absoluto”. Permite aunque sea en principio doctrinario
únicamente darle valor registral a la asociación exclusiva entre la marca y el titular,
permitiéndole apropiarse para su uso exclusivo un término que le hubiera sido
negado.
Lo más importante sobre esta nueva corriente, es que en la misma se refleja una
concordancia entre la legislación y la mercadotecnia, en el sentido de que se
incorpora y reconoce de cierta manera más completa el elemento de la percepción
del consumidor dentro de la ecuación sobre los derechos intangibles de los signos
distintivos.
En el caso de Guatemala actualmente podemos ver entonces que la propiedad de
los signos distintivos esta supeditados a la inscripción de los mismos en el Registro
respectivo (Art. 35 y 70 del Decreto 57-2000 Ley de la Propiedad Industrial).
Repositorio Institucional de la Universidad de los Andes, República Bolivariana de
Venezuela,
Jesús
López
Cegarra,
distintividad
adquirida,
Venezuela,
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/28840/1/articulo2.pdf;
Consultado
01/05/2012.
28
El autor Jorge Otamendi, en su libro “Derecho de Marcas29” explica brevemente
en que consiste el sistema “atributivo” y su diferenciación con el “declarativo de la
siguiente forma: “Nuestra ley ha adoptado el sistema atributivo para la adquisición
del derecho exclusivo sobre la marca. Este sistema es el que "atribuye" el derecho
a quien obtiene el registro de la marca. En el sistema atributivo no existe derecho
de ninguna especie sobre la marca si no hay registro (…) El sistema declarativo
es aquél en el que el derecho exclusivo nace con el uso y sólo después.” En
Guatemala el sistema es evidente atributivo toda vez que no existe el signo
distintivo sin el consentimiento expreso del Estado mediante el registro.
El único caso del sistema declarativo contemplado en nuestra legislación lo
constituyen los nombres comerciales, donde la ley les ha investido de una
protección especial al facultar el dominio y en consecuencia la propiedad sobre el
mismo con el primer uso en público. Esto se encuentra plasmado en el artículo 71
del Decreto 57- 2000 “ley de la Propiedad Industrial” que en específico dice
“ARTICULO 71. DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL. El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el
comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa o
establecimiento que identifica.”
El autor Gabriel Martínez Medrano, en su obra La protección de las marcas de
hecho, hace una reflexión sobre los tipos de sistemas declarativo y atribuido, en el
cual declara lo siguiente: “El sistema declarativo -con su variante de dar prioridad
a la notoriedad- se presenta como más justo, sobre todo teniendo en cuenta que
el Derecho de Marcas forma parte del Derecho de la Competencia Desleal, sin
embargo este sistema se presenta como más inseguro por la falta de publicidad.
29
Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, México, LexisNexis-Abeledo-Perrot, 2003,
Pág. 11.
El sistema atributivo contribuye a la seguridad jurídica en la medida en que los
derechos emergen de un registro público, pero puede dar lugar a situaciones
injustas como los registros especulativos e inclusive de registros de buena fe
efectuados sobre signos que vienen siendo usados por terceros en el mercado”30.
El autor viene a validar la tendencia latina de buscar la certeza jurídica mediante
el sistema atributivo para el registro de los signos distintivos.
30
Martínez Medrano Gabriel, La protección de las marcas de hecho, Argentina, Editorial
Thomson, 2006, pág. 2.
CAPITULO 2
LOS RIESGOS QUE ENFRENTAN LOS SIGNOS DISTINTIVOS
2.1. Generalidades
Uno de los aspectos importantes que se deben tomar en consideración al
momento de razonar sobre los riesgos que enfrentan los signos distintivos, es que
no solo se está hablando acerca del riesgo de los comerciantes que imiten su
producto y deje de percibir dinero, sino que el valor intangible de sus signos
distintivos venga en detrimento, esto por la pérdida de apreciación en la percepción
equivocada de los consumidores.
El autor Jorge Otamendi, en su libro, desarrolla sobre el doble riesgo que corren
los signos al ser confundidos ya que no solo afecta a los dueños sino también a
los consumidores, o como señala: “Hace a la esencia del sistema marcario, que
no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. Ello no sólo
perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su
prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no
quería comprar”31.
Porque si entendemos que como Michael Czinkotay Illkka Ronkainen en su libro32:
“las marcas son mucho más que nombres y símbolos. Representan las
percepciones y sentimientos que tiene los consumidores hacia un producto y su
desempeño –todo lo que el producto o servicio significa para los consumidores-.
En el análisis final, las marcas existen en las mentes de los consumidores”.
Tenemos un elemento no considerado entre la legislación y esta constituye la
31
32
Otamendi, Jorge, Op Cit, pág. 116.
Czinkota Michael y Ilka Ronkainen. Op. Cit, pág. 489.
percepción y sentimiento de los consumidores que como hemos desarrollado
anteriormente, el derecho también los ampara a ellos.
Para entender lo que se entiende como percepción, el autor Rolando Arellano
Cueva en su libro Marketing Enfoque América Latina
33lo
define de la siguiente
manera: “Si las sensaciones son la respuesta directa e inmediata a un estímulo
simple de los órganos sensoriales, la percepción supone un paso adicional, pues
en este caso el estímulo ha sido transmitido al cerebro, el cual interpreta la
sensación. Tal interpretación dependerá en gran medida de las experiencias
anteriores, con lo cual cabe decir que la percepción humana depende la
experiencia de la sensación”. De tal cuenta que en definitiva al consumidor le
permitirán discernir sobre su compra, la mezcla de sensaciones y experiencias.
Tenemos entonces el primer avistamiento del sisma que hay entre lo que la ley
determina y lo que la mercadotecnia entiende de los signos distintivos. Mientras
que el Decreto 57-2000, del congreso de la república, en su artículo 185 enumera
los elementos que debe contener la sentencia en materia, la misma no contempla
de manera integral el valor que tienen los signos distintivos, en el sentido que
cuentan con un valor material e inmaterial; es decir para proteger un bien
intangible, el Decreto 57-2000 basa sus acciones en la materia, no así en las
intangibles como lo sería la percepción.
Esto claramente deja a un lado uno de los elementos fundamentales y la razón de
ser de los signos distintivos la “PERCEPCIÓN”
33
de los consumidores. El
Arellano Cueva, Rolando, Marketing Enfoque América Latina, México, Mcgraw-Hill,
2,000 Pág. 81.
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española34 en su página de internet,
define Percepción como: “Sensación interior que resulta de una impresión material
hecha en nuestros sentidos”.
Vemos entonces el riesgo que existe en caso de una vulneración de los derechos
de propiedad industrial, ya que pueden llevar a una disociación, un divorcio por así
decirlo, entre el consumidor y la marca, donde la percepción es variada, lo que le
trae un costo que no en todos los casos se puede resarcir o recuperar.
Es así, que este riesgo de asociación y uso indebido de los signos distintivos
constituyen la razón de ser de la ley específica, ya que como el autor Alberto
Casado Cerviño, en su libro Derechos de Marcas y Protección de los
consumidores35, dice “La existencia de un riesgo de confusión con otra y otras
marcas es el parámetro fundamental que determina el ámbito del derecho
subjetivo de marca”.
Dentro del valor subjetivo del derecho, el autor Jorge Otamendi, en su libro36” hace
la siguiente reflexión “Puede también hablarse de un daño a la imagen de la marca,
provocado por dicha mala calidad en el producto infractor. La mayoría de las
marcas representan algo para el público consumidor. Éste se forma una idea sobre
una marca, que es la que determinará su reacción cada vez que se enfrente con
34
Percepción; Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima
segunda edición, en la siguiente dirección http://lema.rae.es/drae/?val=persepcion,
consultado el 27/09/2012.
35
Casado Cerviño Alberto, Derecho de marcas y protección de los consumidores,
España, Madrid, Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.), 2000; Pág. 132.
36
Otamendi, Jorge, Op cit, Pág. 251.
el producto o servicio que aquélla distinga, o con su publicidad. Esto es lo que se
llama la imagen de la marca. Obviamente cuanto mejor sea la imagen,
seguramente mayores serán las ventas. Pues bien, la mala calidad del producto o
servicio en infracción puede modificar la buena imagen de la marca original. Sin
duda este es un daño, a veces menor, a veces importante, y siempre difícil de
evaluar hace un estudio sobre los diferentes perjuicios que puede tener los signos
distintivos”
2.2. Debilitamiento de la fuerza distintiva de un signo
Como se ha citado anteriormente existe una doble vulneración al patrimonio
cuando se habla de la Propiedad Industrial, está la económica y la intangible.
Sobre la primera la ley desarrolla como se protegerá y se resarcirá, mientras que
el vacío legal de la segunda puede significar la eventual cancelación de su signo
distintivo por convertirse genérica.
De tal cuenta el artículo 65 del decreto 57-2000 habla de la cancelación por
generización de la marca de la siguiente manera: “ARTICULO 65. Cancelación por
generización de la marca. A pedido de cualquier persona interesada, la autoridad
judicial competente podrá ordenar la cancelación del registro de una marca o
limitar su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se
convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para
los cuales estuviese registrada. Se entenderá que una marca se ha convertido en
nombre genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca
haya perdido su carácter distintivo como indicación del origen empresarial del
producto o servicio al cual se aplica.”
Esto significa que hay un doble riesgo, un doble frente que pelear para el
comerciante, ya que debe luchar por su interés económico y por la sobrevivencia
de su signo distintivo, puesto que si su marca se debilita con relación a la
precepción de los consumidores corre el riesgo que se convierta en genérica y en
consecuencia la pierda.
Para iniciar a hablar sobre lo que es el debilitamiento de la fuerza distintiva de un
signo distintivo hay que entender propiamente las causas que lo ocasionan. Uno
de los elementos fundamentales que producen la generalización de los signos
distintivo es lo conocido como “LA DILUCION”: que el tratadista Frank Schechter
en su obra “The Rational Basis of Trademark Protection37” desarrolla de la
siguiente manera: “La dilución es el cercenamiento gradual o la dispersión de la
identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en
productos no competitivos. Cuanto más distintiva o única es la marca, más
profunda es su impresión en la conciencia del público, y mayor su necesidad de
protección contra la corrupción o disociación del producto particular en conexión
con el que se ha usado (*texto original en idioma inglés, traducido de manera libre
por Edgar Alfredo O`Meany Castellanos)”.
Este cercenamiento al que el autor Schechter hace mención, en la ciencia de la
Mercadotecnia también se le conoce como perdida de posicionamiento, donde se
pierde presencia dentro de la mente de los consumidores a causa de diversos
factores. Sobre el posicionamiento, la autora Fabiola Mora y Walter Schupnik en
su artículo “El posicionamiento: La guerra por un lugar en la mente del
consumidor38” nos dice: “El posicionamiento se basa en la percepción, y en la
37
Schechter Frank, “The Rational Basis of Trademark Protection” Vol. 40 No. 6.
Estados Unidos de América, Harvard Law Review, 1927 Pág. 813-833.
38
Mi Espacio, Mora Fabiola y Schupnik Walter, “El posicionamiento: La guerra por un
lugar en la mente del consumidor”, Venezuela
http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/investigacion/guerra.html consultado el
28/09/2012.
percepción es la verdad dentro del individuo. La percepción es el “significado que
en base a las experiencias, atribuimos a los estímulos que nos entran por los
sentidos”.
Es por eso, que el titular de un signo distintivo, debe velar por sus intereses en
Propiedad Industrial tomando en consideración tanto la parte económica como la
parte intangible. Es sobre esta parte intangible que debe estar siempre atento, por
ejemplo el Registro de la Propiedad Intelectual puede permitir la legitimación de
marcas similares, lo cual genera un detrimento en el valor de la marca ya que la
misma pierde su lugar privilegiado en la precepción de los consumidores, ya que
como el tratadista Jorge Otamendi39, escribe en su libro “La dilución de una marca
se produce toda vez que ésta coexista con otra idéntica o casi idéntica. La pérdida
gradual del poder distintivo la sufrirá la marca, sea notoria o no. Pero es lógico
otorgar esta protección sólo excepcionalmente, es decir, cuando se trate de una
marca notoria. Lo contrario significaría borrar las clasificaciones de marcas, y el
registro en una clase determinaría el registro en todas, lo que es absurdo”.
Como referencia a este riesgo se describe el siguiente caso concreto contenido en
la reseña de la revista PE.I .del fallo en Casación emitido por la sala 1ª del Tribunal
Supremo en sentencia del 26 de febrero del 2004 40donde le otorgó el carácter de
genérico al término “multiactive”, utilizado en productos de cosmética: …“La
cuestión a resolver es, por tanto, si la palabra compuesta “multiactive”, registrada
como marca por el demandante, tiene carácter genérico y, por tanto, debe
declarase su nulidad y la posibilidad de que sea utilizada por cualquier persona. El
Tribunal defiende este carácter genérico, en virtud de cuatro razonamientos. En
primer lugar, el significado de la palabra es claramente perceptible por el
39
40
Otamendi, Jorge, Op cit, Pág. 179
Pe.i., España, número 17, edición de mayo-agosto 2004, Editorial Bercal, S.A. pág. 107/108.
consumidor medio, ya que la unión de las palabras multi y active da cuenta de que
el cosmético es muy activo, y aunque la palabra se exprese en lengua francesa e
inglesa, ello no la convierte en fantasiosa o privativa del que la registra o del
primero que la utiliza. En segundo término, la palabra se ha generalizado en el
mundo de la cosmética, ya que según las pruebas aportadas es utilizada por
diversas firmas de cosméticos. En tercer lugar, aunque el demandado haya
registrado el término como marca, no tiene derecho a monopolizar su uso en caso
de que sea genérico…” Vemos que el riesgo de los signos protegidos a pesar de
estar debidamente inscritos, debe velar por mantener derecho vivo. Es decir
proteger su valor intangible, el cual radica en la percepción de los consumidores y
que siga en consecuencia siendo ese elemento diferenciador en el mercado.
La generización de un signo distintivo en sí no es culpa del éxito del mismo, sino
el mal manejo de los activos intangibles, ya que en lugar de orientar al consumidor
sobre el origen empresarial y garantía de servicio, dejo por un lado el primero y se
enfocó en la masificación del signo distintivo. La consecuencia final, golpea a los
titulares con la pérdida de su signo distintivo a la colectividad del mercado.
Otro aspecto importante en considerar es la fuerza distintiva de la marca, la cual
se debe entender como la capacidad intrínseca de la denominación o grafía para
que por sí misma sea novedosa y fantasiosa para hacia los productos o servicios
que protege. Porque como observamos en el fallo anteriormente descrito, si bien
se contaba con el registro de la denominación “multiactive”, la misma en el campo
de la cosmetología se utilizaba comúnmente, razón por la cual fue declarada
genérica y el legítimo titular perdió su derecho sobre la misma.
2.3 Elementos de un signo distintivo fuerte
Como ya se discutió con anterioridad el valor de un signo distintivo lo constituye
entre otros el posicionamiento dentro de la mente de los consumidores. Es por ello
que para mantener el valor de los mismos, estos deben ser “TOP OF THE MIND
(tenerlos siempre presentes)” y mantenerse ahí.
El valor del posicionamiento de las marcas ha sido estudiado a tal grado que los
autores Fabiola Mora y Walter Schupnik en su artículo41 comentan “A la hora de
posicionarse en la mente del consumidor, el que lo hace primero, estadísticamente
comprobado, obtiene el doble de la participación de mercado que el segundo y
cuadruplica al tercero”.
Para empezar debemos entender que un Signo Distintivo fuerte, es aquel que al
ser sometido al escrutinio de los consumidores, es capaz de sobresalir del resto
de productos y servicios, idénticos, de manera instantánea e instintiva.
La importancia de un signo fuerte, es que sea capaz de generar una percepción
positiva en el consumidor pero por sobre todo, mantenerla. De esa forma logra su
posicionamiento y la lealtad de sus consumidores.
El autor Rolando Arellano en su obra42, elabora un listado sobre las características
de un signo distintivo bueno:
41
Mora Fabiola y Schupnik Walter, Op. Cit. Pág. 300.
42
Arellano Rolando, Op.Cit. pág. 219
“1. DEBE SEÑALAR LAS VENTAJAS DEL PRODUCTO: De esta
manera el signo transmitirá, además de la identificación del producto, un
mensaje publicitario permanente al público.
2. DEBE SER CORTA: Una marca corta es mucho más fácil de recordar.
3. DEBE SER FÁCIL DE PRONUNCIAR: Un signo fácil de pronunciar
será mencionado mayor cantidad de veces que una difícil de hacerlo.
4. NO DEBE SER GENERICA: La ley no permite registrar como marca un
nombre genérico del mismo producto.
5. DEBE SER ESTABLE EN EL TIEMPO: No deberá ligarse ésta a
productos de moda o pasajeros.
6. DEBE SER DIFERENCIABLE: A menos que busque aprovechar el
éxito de una marca líder, la marca deberá diferenciar al producto de los
productos de la competencia.
7. DEBE SER REGISTRABLE: Deberá ponerse mucho cuidado en este
aspecto, sobre todo cuando se trata de identificar productos que son
destinados a un mercado internacional en el cual las palabras pueden
tener sentidos muy diferentes de un país a otro.
8. DEBE SER FÁCIL DE DECLINAR: Finalmente, una marca que puede
ser declinable, da muchas facilidades a la creación posterior de marcas
secundarias, actuando como marca paraguas. Esta posibilidad disminuye
mucho los costos de introducción de una nueva marca.”
Muchos empresarios pretenden distinguirse mediante signos que lleven integrados
elementos propios y descriptivos de sus productos o servicios. De esa cuenta la
ley guatemalteca es muy tajante al prohibirlo por razones intrínseca, ya que un
comerciante no puede atribuirse para si el uso de elementos comunes al giro de
su negocio.
Aunque existen, salidas legales que han permitido la utilización de ciertas raíces
genéricas, las mismas son comúnmente utilizadas como un medio de
comercialización ya que permite su publicidad a un coste menor. Un ejemplo
común de estos casos son las farmacéuticas que trabajan con los medicamentos
“genéricas43, si bien gozan de cierta protección, la misma se limita a los elementos
no comunes de su denominación.
Una de las razones por las cuales algunos empresarios se han inclinado a la
utilización de ciertos términos de uso común para el comercio (los términos
genéricos) en sus signos distintivos, es porque estos le permiten explicar al cliente
de manera rápida y sencilla, sobre lo que trata el producto o servicio.
El autor James Dimitrijevs en su artículo nos ejemplifica como se pueden sortear
las dificultades que presentan el mercado al proponer una sinergia entre los
abogados y los mercadologos. “Si el agente de comercialización insiste en que una
marca que utiliza un término descriptivo para identificar un producto permite a los
consumidores comprender de qué se trata con mayor facilidad, el abogado de
marcas debería sugerir que se altere la marca propuesta o se añada algún otro
elemento para que sea suficientemente distintiva.” 44
La disyuntiva con la utilización de este tipo de signos distintivos de limitada fuerza
es que el mayor riesgo al permitir que exista confusión entre los consumidores,
43
44
Dicho de un medicamento: Que tiene la misma composición que un específico, y se comercializa bajo
la denominación de su principio activo. Real Academia de la Lengua Española, vigésima segunda
edición. http://lema.rae.es/drae/?val=gen%C3%A9ricas consultado el 27/03/2013.
Dimitrijevs James, Op cit, pág 11.
llega a repercutir ya no solo a las partes en conflicto sino que también a terceros
(consumidores). En este sentido el autor Raizabel Mendéz Andrade en su libro
Temas Marcarios: para la comunidad andina de Naciones45 expone “La
determinación del riesgo de confusión cuando se trata de signos que pretenden
distinguir productos farmacéuticos, merece un tratamiento especial pues están
involucrados factores que afectan a la persona humana”.
Para evitar perder su posicionamiento debe protegerse de elementos externos e
internos, como el caso de WalkMan, Aspirina, Mejoral, kotex, Corn Flakes y
próximamente “ipod” son marcas victimas de su propio éxito. Que si bien en su
momento tanto Sony, Bayer y Apple han luchado porque ningún tercero se apropie
de su denominación, las mismas fueron icónicas y el consumidor dejo de
asociarlas con la casa productora, concentrándose únicamente en el producto,
volviendo de esa forma “genéricas” o “de uso común”.
El autor Rolando Arellano
46en
su obra explica lo siguiente: “Por esta razón es
importante que las empresas no solamente vigilen continuamente el estado de su
marca para evitar copia de ésta por los competidores, sino también que deben
vigilar sus propias estrategias para evitar que su marca se convierta en genérica.
En algunos casos, las empresas incluso van a decidir realizar campañas
publicitarias con el fin de evitar que el público use su marca como sinónimo del
genérico, con el costo y el riesgo consiguiente de tal campaña”.
45
46
Mendez Andrade, Raizabel. Temas Marcarios: Para la comunidad Andina de naciones. Mexico.
Editorial LIVROSCA, 1999, 3 edición. Pág. 7.
Arellano Rolando, Op.Cit. pág. 212.
Esta situación está relacionada con una de las premisas que manejan los
mercadólogos el cual es “las marcas no son para siempre”. Surge un conflicto con
lo que la ley permite, que es la consecutiva renovación por periodos de diez años
de cada marca o señal de publicidad tal cual. Existen sus claras excepciones
donde por ejemplo la empresa “Saint Gobain Glass” guarda un muy impresionante
record de estar en el mercado desde 1665.
Volviendo a los peligros propios de los signos distintivos Jorge Otamendi en su
obra47 desarrolla el tema del daño especial a la imagen así: “Otra forma de dañar
la marca en su imagen es a través de la dilución,(….) Se ha reconocido que "la
pérdida de poder identificatorio de una marca -su debilitamiento o dilución- son
factores causantes de un daño cierto, y no meramente hipotético o conjetural;
carácter que no desaparece por el hecho de que su evaluación sea
verdaderamente problemática".
Si bien podemos hablar mucho sobre el posicionamiento, la fuerza distintiva, la
cuantificación y calificación de las mismas son muy difíciles. Casi que se puede
asegurar que las mismas se circunscriben a la calificación de un juez o a la
interpretación de un estudio de mercado. Otamendi
48dice:
“Si hay una
característica común a todos estos daños es la dificultad de medir qué tanto se ha
dañado la imagen, y la manera de cuantificar el daño. Pero, al igual de lo que
sucede con los casos de daños por confusión, el daño existe y el juez deberá
establecer prudencialmente el monto de la reparación.”
47
Otamendi Jorge, Op cit, pág. 234.
48
Ibid, Pág. 134.
2.4. Efectos del debilitamiento de un signo distintivo
El efecto de mayor trascendencia es la pérdida del mismo; es decir cuando un
signo deja de ser distintivo el misma pierde su razón de existir.
Al ser incapaz de ser el elemento de distinción de productos de su misma especie
el signo deja de tener valor para los empresarios y como el citado autor Otamendi
49nos
dice: “La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-
producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite
que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá
cuál es el origen de los productos. Pero si coexisten varias marcas, notorias o no,
formadas por el mismo signo, el daño mencionado ya no puede producirse, puesto
que la misma marca tiene orígenes diferentes.”
Como elemento esencial que debemos considerar al momento de discernir sobre
la distinción, es que la misma se basa en la percepción, es decir el elemento
consumidor entra a la palestra y su entendimiento del signo distintivo en su
entorno, por lo que si dicha percepción llega a ser alterada o modificada por
elementos que la hagan mimetizarse con su entorno, la misma deja cumplir con su
función tanto para el empresario como para el propio consumidor.
Sobre el efecto fatídico, que se tiene con el debilitamiento de los signos distintivos
El autor Garrido en su artículo “¿Marcas Diferencian?
50
comenta : ”Las marcas
cada vez se igualan más, se podría decir que están perdiendo peligrosamente su
cualidad más esencial, aquello que hace que sean marcas, su capacidad de
49
50
Ibid, Pág. 289-290.
Garrido Rafael, “¿Las Marcas diferencian?” Investigación y Marketing Número 76, España, 2003 Pág.
9.
discriminación y diferenciación. En algunos mercados es tan importante esta
pérdida que existe el riesgo real de la desaparición de la marca, al menos tal y
como la hemos entendido hasta ahora”. Es claro entonces, que todo signo que se
pierda en el mercado, incapaz de captar la percepción del consumidor está
condenado a morir. Junto con él toda inversión tanto económica como de tiempo
se verá perdida.
CAPITULO 3
MECANISMOS DE DEFENSA, ADMINISTRATIVOS Y CIVILES PARA PROTEGER
LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE UN SIGNO DISTINTIVO
3.1 De la protección de los signos distintivos
Toda norma para cumplir su función reguladora necesita compeler a su
cumplimiento y vigilancia, ya sea mediante una gratificación o una sanción. En este
sentido cuando hablamos de los signos distintivos la norma establece los derechos
que se adquirieren al momento de su constitución, y promete la vigilancia del
mismo derecho mediante sanciones que buscan proteger su integridad.
La peculiaridad de la inmaterialidad del derecho que existe en los signos
distintivos, hace que el enramado legal encargado de su protección se deba
adecuar a las necesidades especiales que el caso amerita, y proveer el correcto
disuasivo a quienes intenten violentar dicho derecho. En el sentido que debe
proteger la inversión que el comerciante ha hecho para posicionarse en la mente
de los consumidores, por lo que el elemento de la percepción de los consumidores
entra en la ecuación, cuando a la protección de los signos distintivos se trata.
El no tener la posibilidad de hacer valer los derechos debidamente adquiridos es
equivalente a no tenerlos, lo que ocasionaría un estancamiento en el desarrollo de
la humanidad y del mercado, Velasco Pérez Velasco David51 en su ensayo
51
Función Economica de las Marcas.Velasco Pérez Velasco David, Universidad San Martin de Porres,
Perú, febrero del 2012, Perú disponible
http://www.usmp.edu.pe/derecho/centro_derecho_economia/revista/febrero_2012/LA_FUNCION_ECONOMICA_
DE_LOS_SIGNOS_DISTINTIVOS_David_Velasco.pdf accesible 25 de abril del 2012.
denominado “La función económica de los signos distintivos” nos dice: “ Si en un
país se abolieran súbitamente los derechos de propiedad, un agricultor seguiría
sembrando, por ejemplo, maíz, para su consumo personal, pero si todo el maíz
maduro fuera tomado por su vecino que es más fuerte, el agricultor no tendría la
posibilidad de recurrir a ningún remedio legal para solucionar ese problema, ya
que el agricultor no sería propietario de la tierra que cultiva, ni del maíz que
sembró, por lo que evidentemente se implantaría la ley del más fuerte y el vecino
se impondría al agricultor. Pero el efecto principal que generaría esta situación,
sería que el agricultor decidiría abandonar su actividad y finalmente aquella
sociedad regresaría a una vida semejante a la del Paleolítico, es decir, dedicada a
la caza y la recolección como medios de subsistencia, pues sin derechos de
propiedad, no existiría ningún incentivo para incurrir en costos de inversión en
tiempo, trabajo e insumos, porque no habría ninguna recompensa razonablemente
asegurada para tal acción; no existiría la facultad de exclusión respecto de la
riqueza que cada individuo produce”. Lo mismo sucede con las invenciones y sus
patentes, los signos distintivos y sus productos, toda vez que la propiedad privada
y la libre competencia son motores para el desarrollo porque incentivan la
inversión, puesto que la misma viene con la promesa de una retribución
económica.
En el caso de los bienes intangibles, la ley nos define que es el bien jurídico
tutelado, nos otorga una serie de herramientas para proteger los intereses de los
propietarios o licenciatarios de los signos distintivos, contra cualquier
aprovechamiento no autorizado, que pudiera poner en peligro su patrimonio
económico (su inversión en el producto o servicio) como él intangible (el signo
distintivo).
Las herramientas establecidas en la legislación son de carácter reactivas, ya que
actúa en base a acciones fijas y determinadas. Son a estas acciones las que ataca
directamente, dejando por un lado el bien jurídico tutelado, buscando detener la
infracción y restituir las cosas a su estado, previo a la infracción.
Dentro de las acciones fijas y determinadas que actualmente la legislación tiene
determinadas para la materia, el artículo 185 del decreto 57-2000,del Congreso de
la República, Ley de la Propiedad Industrial, hace un listado sobre el alcance que
la sentencia que en materia civil pueda contener. En el sentido que expresamente
faculta a los juzgadores a desarrollar a tomar una serie de medidas paliativas en
donde encontramos el comiso y/o destrucción del producto en contienda.
Entre las acciones excepcionales y determinantes que la ley otorga se encuentra
lo contenido en la literal c) del citado artículo que literalmente establece: “… c)
Ordenar la destrucción de los materiales e instrumentos que se hayan utilizado en
la producción de las mercancías infractoras, sin indemnización alguna para su
propietario…” Es de esta forma como la ley da un paso hacia adelante en la
búsqueda de la mejor protección a la propiedad industrial, como como
consecuencia de una reacción esta disposición busca ser proactiva sobre futuros
acontecimientos que pudieran ser contrarios a la ley en detrimento de la propiedad
y valor de los signos distintivos.
Siguiendo con la línea de acciones no solo reactivas sino proactivas del citado
artículo el numeral f) establece literalmente lo siguiente: “ Ordenar que cesen los
actos infractores o de competencia desleal y que se tomen las medidas necesarias
para impedir sus consecuencias y recurrencia y ordenar resarcimiento por daños
y perjuicios”; en este se faculta para que se “se tomen las medidas necesarias para
impedir sus consecuencias y recurrencia”, la primera consecuencia sería el daño
económico directo, que se tiene cuando se deja de percibir el ingreso directo, pero
sobre el otro impacto negativo que la competencia desleal tiene, este impacto
sobre la percepción de los consumidores la ley no habla nada, aunque la puerta
está abierta a tomar cualquier acción, mientras no se tenga conciencia del daño
inmaterial que se tiene, dicha puerta no se cruzara.
En resumen, la mayoría de las acciones anteriormente descritas buscan restituir
los bienes materiales a como se encontraban antes de la infracción o la
destrucción de los mismos. Las mismas vinculan únicamente al infractor con el
titular. No así sobre el daño inmaterial, el que recae sobre la percepción de los
consumidores, la legislación no es clara con referencia a que acciones se tomaran
para que las cosas (en este caso la percepción) vuelvan al estado anterior de la
infracción.
Czinkota Michael y Illkka Ronkainen en su libro nos explican que uno de los errores
más comunes y que derivan en la pérdida del valor de los bienes intangibles es la
“Batalla de percepciones. El error de no entender una verdad tan simple como
que la batalla por el consumidor, es una lucha por las percepciones, hace fracasar
a miles de emprendedores todos los años. No hay mejores productos; lo que
realmente existe en el mundo del marketing son percepciones en la mente de los
clientes actuales y potenciales. La percepción es la realidad. Todo lo demás es
una ilusión”.52 Los autores son muy claros al establecer que el frente de batalla en
la guerra de los signos distintivos no se disputa en los anaqueles de un
supermercado, sino en la mente de los consumidores.
3.2 De las acciones administrativas y civiles establecidas en el Decreto 57-2000,
Ley de la Propiedad Industrial.
El valor de una norma está determinado en gran medida en su capacidad de
hacerla valer ante terceros, de tal manera que nuestro ordenamiento está
52Czinkota
Michael y Ilkan Ronkainen. Op. Cit, pág. 67.
organizado de tal manera que permite al titular de un derecho acudir ante los
órganos jurisdiccionales para hacerlo valer ante terceros.
Para lograr dicho cometido debe primero “acudir” a los órganos jurisdiccionales
competentes, por lo que debe para ello hacer uso tanto del derecho sustantivo
(propiedad del derecho), en combinación del derecho adjetivo. Esta incursión al
derecho adjetivo entra a ser regulado entre otras legislaciones al Derecho Procesal
Civil
El autor Lino Enrique Palacio en su libro nos brinda una definición del derecho
procesal suficientemente clara al describirla como: el conjunto de normas que
regulan el proceso, a éste como el “medio” o el “instrumento” tendiente a realizar
la jurisdicción, y a esta última como aquella función mediante la cual el Estado, a
través de sus órganos judiciales, asegura el cumplimiento de las normas generales
de conducta cuando, sea por inobservancia de sus disposiciones, o per mediar un
estado de incertidumbre acerca de los interés que tutelan la actuación espontánea
de tales normas no resulta posible53”
De igual manera el autor Vicente Gimeno Sendra define al proceso como “conjunto
de derechos de naturaleza constitucional, obligaciones, posibilidades y cargas, a
que asisten a los sujetos procesales, como consecuencia del ejercicio de la acción
y cuya realización, ante el órgano jurisdiccional, origina la aparición de sucesivas
situaciones procesales, desde las que, en un estado de contradicción, examinan
las partes sus expectativas de una sentencia favorable y, con ella, la satisfacción
definitiva de sus respectivas pretensiones y resistencias54”.
53
Palacio Lino enrique, Derecho Procesal Civil, Tomo I, Argentina, Editorial Abeledo-Perrot, 1994, Pág.
14.
54
Vicente Gimeno Sendra y otros. Derecho Procesal, España. Editorial Tirant Lo Blanch, 1988, tercera
edición, pág. 184.
También es relevante definir que dentro del Derecho Procesal hay procesos y
procedimientos. El mismo autor Lino Enrique Palacio en su obra ayuda a
esclarecer la diferencia entre proceso y procedimiento al establecer lo siguiente:
“El proceso representa el conjunto de actos que son necesarios, en cada caso,
para obtener la decisión de un caso concreto por parte de determinados órganos.
El procedimiento, en cambio, constituye cada una de las fases o etapas que aquél
puede comprender- Así, al procedimiento de primera instancia puede seguir, en
caso de apelación, un procedimiento de segunda instancia, en cuyo caso el
proceso se integra con dos procedimientos.”55
Los elementos del proceso son el subjetivo, objetivo y la actividad, el autor Lino
Enrique Palacio desarrolla cada uno de los elementos dentro del proceso a efectos
de su estudio: “el elemento subjetivo se halla representado por las personas
facultadas para iniciarlo, impulsarlo, extinguirlo y decidirlo (…)El elemento objetivo
del proceso puede hallarse constituido por una pretensión o por una petición extra
contenciosa, según que la intervención del órgano sea requerida para resolver un
conflicto o para constituir , integrar o acordar eficacia a una relación jurídica (…)
La actividad, finalmente, comprende el conjunto de actos que deben cumplir los
sujetos procesales desde el comienzo del proceso hasta la decisión que le pone
término56”
Otro de los términos que se utilizaran y que se deben de clarificar es la “sentencia”
el autor Víctor Moreno Catena nos define la misma como “Las resoluciones
judiciales se denominan sentencias cuando decidan definitivamente el pleito o
55
Palacio Lino, Enrique Op Cit, pág. 226.
56
Ibid., Pág. 227 a la 229.
causa en cualquier instancia o recurso, o cuando según la leyes procesales, deben
revestir esta forma.” 57
El autor Lino Enrique Palacio provee la definición de jurisdicción: “La aptitud o
capacidad reconocida a un juez o tribunal para entender en una determinada
categoría de pretensiones o de peticiones”58.
En el presente apartado nos
dedicaremos a estudiar como las actuaciones de los legítimos titulares de signos
distintivos, son correspondidas por el Estado mediante sus jueces.
3.2.1 De los procesos administrativos
El diccionario Jurídico Espasa
59define
el proceso administrativo como: “el
procedimiento de realización de la función administrativa, y, más concretamente,
el modo de producción de los actos administrativos”.
De igual forma, pero de manera más específica Manuel Ossorio lo define60como:
El que no se sigue ante la jurisdicción judicial, sino ante los organismos
dependientes del Poder Ejecutivo, cuyas resoluciones son generalmente
impugnables ante los organismos del Poder Judicial”.
Dicha definición se aplica de mejor manera al presente caso, toda vez que los
procedimientos de carácter administrativo, se conocen en primera instancia ante
57
Moreno Catena victor y otros. Derecho Procesal, España. Editorial Tirant Lo Blanch, 1988, tercera
edición, pág. 204
58
Palacio Lino enrique, Op Cit., Pág. 227
59
Proceso Administrativo, Diccionario Jurídico Espasa, Fundacion tomas Moro, 2005, Pág. 1172
60
Ossorio, Manuel, Op. Cit., pág. 803
el Registro de la Propiedad Industrial, órgano dependiente del Ministerio de
Economía que a su vez forma parte del Organismo Ejecutivo.
Una de las condicionantes para poder acudir a la presente instancia es que ocurra
un Acto Administrativo, el autor Carlos García Oviedo, en su libro “Derecho
Administrativo61”, nos define el acto administrativo como: “El Acto administrativo,
rigurosamente considerado, es un acto jurídico, se propone la producción de un
efecto de Derecho, pero no es sino una categoría especial del acto jurídico. Acto
Jurídico es el género; acto administrativo, la especie. Para que el acto jurídico sea
acto administrativo, precisa que el efecto jurídico se produzca para la realización
de un fin administrativo”.
En este caso dicho Acto administrativo sería la emisión del edicto para su
publicación o el registro mismo del signo distintivo. Estos actos constituyen los
derechos por sobre los cuales se pretende accionar, a efectos de proteger un
derecho anterior o mejor.
Como se mencionó anteriormente este tipo de medidas se solicita al ente
especializado en la materia “El Registro de la Propiedad Intelectual” para que actué
sobre una pretensión de un tercero de apropiarse total o parcialmente de
elementos que estén protegidos. El Decreto 57-2000, del Congreso de la
República, Ley de la Propiedad Industrial, establece una única acción
administrativa, para que los legítimos propietarios de los signos distintivos protejan
sus intereses como tales.
Siendo esta la regulada en el artículo 27, denominada oposición a la solicitud de
registro de un signo distintivo:
61
García Oviedo, Derecho Administrativo. Madrid, Editorial e.i.s.a., 1962 Pág.282 y 283.
“ARTICULO 27. Oposición al registro. Cualquier persona
interesada podrá presentar oposición contra la solicitud de registro
de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la
fecha de la primera publicación del edicto. El opositor deberá indicar
los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa,
acompañando u ofreciendo los medios de prueba en que sustenta su
pretensión y, además, cumplir con lo establecido en el artículo 5 de
esta ley. De la oposición se dará audiencia al solicitante de la marca
por el plazo de dos meses. La contestación a la oposición deberá
satisfacer los mismos requisitos mencionados en el párrafo que
antecede.
Si fuere necesario recibir medios de prueba ofrecidos por el opositor
o el solicitante, se decretará la apertura a prueba en el procedimiento
por un plazo de dos meses comunes para ambas partes.
El Registro a solicitud y a costa del interesado deberá compulsar las
certificaciones y emitir los informes que sean ofrecidos como prueba
de la oposición o de la contestación de la misma para agregarlos al
expediente62.”
Aunque si bien, la finalidad de la acción administrativa de la oposición busca evitar
un daño la misma se limita al bloqueo de la solicitud de registro de un signo
distintivo (y por ende su legalización). La misma se conoce y resuelve en el mismo
Registro de la Propiedad Intelectual.
La implementación de dicha acción, supone por parte del legítimo titular del signo
distintivo, que el infractor o persona que pretende aprovecharse de sus valores de
62
Congreso de la República de Guatemala, decreto número 57-2000, Ley de la Propiedad Industrial.
propiedad industrial presente una solicitud ante el Registro de la Propiedad
Industrial. Es claro pues que si bien es cierto la oposición es una valiosa
herramienta para la protección de los activos de propiedad industrial, la misma
tiene muy limitada su campo de implementación.
Adicionalmente existe un procedimiento conocido como el contencioso
administrativo, el cual busca revertir las decisiones que la administración pública a
través en este caso del Registro de la Propiedad Industrial o el propio Ministerio
de Economía, pero por su propia naturaleza no se va a desarrollar en el presente
estudio.
Por último existe otro procedimiento administrativo conocido como la objeción la
cual se encuentra regulado en la citada ley en el artículo 2563 tercer párrafo que
literalmente dice: “(…)Si al efectuar el examen el Registro encontrare que la marca
solicitada está comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad
establecidos en esta ley, notificará al solicitante las objeciones que impiden
acceder a la admisión y le dará un plazo de dos meses para pronunciarse al
respecto. Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante hubiere contestado, o si
habiéndolo hecho el Registro estimase que subsisten las objeciones planteadas,
dictará resolución fundamentada rechazando la solicitud”. Este procedimiento no
fue considerado como un medio de defensa en la vía administrativa, toda vez que
para la interposición de la misma no interviene ningún tercero, sino únicamente el
Registro como ente regulador y le corre audiencia al interesado. Por lo que al no
intervenir un tercero interesado en esta instancia, la misma no puede ser
considerada como medio de defensa ideal.
63
Congreso de la República de Guatemala, decreto número 57-2000, Ley de la Propiedad Industrial.
3.2.2 De las acciones civiles
El proceso judicial lo define el autor Lino Enrique Palacio64 de la siguiente manera:
“Por ello, ateniéndonos a la actividad específica de los jueces y árbitros, cabe
definir al proceso como el conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí
de acuerdo con reglas preestablecidas, que conducen a la creación de una norma
individual destinada a regir un determinado aspecto de la conducta del sujeto o
sujetos, ajenos al órgano, que han requerido la intervención de éste en un caso
concreto, así como la conducta del sujeto o sujetos, también extraños al órgano,
frente a quienes se ha requerido esa intervención”.
Si bien el autor nos brinda una idea general sobre lo que se debe de entender
como un proceso, la misma deja por un lado elementos importantes a tomar en
consideración.
En este sentido el autor José Almagro Nosete, en su libro “Derecho Procesal65”
nos amplía el concepto de proceso judicial, estableciéndolo de la siguiente
manera: “Constituye objeto del proceso (o conjunto de temas) que debe resolver
el órgano jurisdiccional
(tema decidendi). Son los titulares del derecho a la
jurisdicción-o derecho a la tutela judicial efectiva. En cuanto actúan como
promotores de la actividad jurisdiccional, quienes producen estos temas al incoar
el proceso mediante el ejercicio de aquel derecho (acción). Precisamente el
contenido dela acción ( pretensión) se manifiesta en la petición dirigida al órgano
jurisdiccional para que aplique la ley frente a quien resulte obligado a su
observancia, conforme a ciertos acaecimientos que se estiman amparados por
aquélla, en cuanto productos de unos efectos jurídicos determinados”
64
Palacio Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Tomo I, Argentina, Editorial Abeledo-Perrot, 1994, Pág.
221
65
Nosete José Almagro y otros, Derecho Procesal, España,Tirant lo Blanch, 1988. Pág. 282.
Dentro de las acciones existentes en la llamada materia “judicial” las cuales se
aplican fuera del campo administrativo, son por su naturaleza más agresivas y que
se ejecutan en cualquier parte del territorio, estas llevan la “batalla de los signos
distintivos” a la calle, salen del marco del procedimiento administrativo, para
encontrarse con las acciones realizadas en el mercado.
Como punto importante a resaltar dentro de las acciones tomadas dentro de esta
materia es que la propia ley regula la vía que se debe tomar en este tipo de
acciones, esto lo hace en el artículo ciento ochenta y dos 66de la siguiente manera:
“ARTICULO 182. Procedimientos. Los procesos civiles o mercantiles que se
promuevan en ejercicio de las acciones reguladas por esta ley se tramitarán de
acuerdo con el procedimiento del juicio oral, establecido en el Libro Segundo,
Título II, Capítulos I y II del Código Procesal Civil y Mercantil.”
3.2.2.1 De las providencias cautelares y medidas de frontera
Dentro de las acciones que tenemos cuya “naturaleza” es judicial tenemos las
medidas cautelares. El autor Luis Enrique Palacio en su libro nos definen los
procedimientos cautelares de la siguiente manera: “Junto a las pretensiones
procesales de conocimiento y de ejecución, el ordenamiento jurídico prevé todavía
otro tipo de pretensiones, que revisten carácter complementario con relación a
aquéllas y constituyen el objeto de una tercera categoría de procesos: los llamados
procesos cautelares. El fundamento de éstos reside en la posibilidad de que,
durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de un proceso (de conocimiento
o de ejecución) y el pronunciamiento de la sentencia que le pone fin, el derecho
66
Congreso de la República de Guatemala, decreto número 57-2000, Ley de la Propiedad Industrial.
cuyo reconocimiento o actuación se pretende en él se encuentra expuesto al riesgo
de perder su virtualidad o eficacia.” 67
El autor es claro al establecer que la finalidad de este procedimiento no es en sí el
de resolver la Litis, sino garantizar la integralidad de los derechos, que en este
caso es la propiedad industrial.
El Decreto 57-2000, Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 187 nos enumera
el tipo de acciones que se pueden tomar en el campo de las medidas cautelares.
Que a continuación se cite:
“ARTICULO 187. Medidas. El Juez ordenará, según el caso, las
providencias que prudentemente tiendan a la protección del derecho del
actor o peticionario, tales como:
a) La cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y
comercialización de los productos infractores y de los actos
desleales;
b) El comiso de los productos infractores, incluyendo los envases,
empaques, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad,
maquinaria y otros materiales resultantes de la infracción o usados
para cometerla y de los medios que sirvieran predominantemente
para realizar la infracción;
c) La prohibición de la importación de los productos, materiales o
medios referidos en la literal anterior;
d) La confiscación y traslado a los depósitos judiciales de los
productos, materiales o medios referidos en la literal b);
67
Palacio Lino, Enrique, Op cit, Pág. 308.
e) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición
de la infracción o de los actos de competencia desleal, incluyendo
la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en la
literal b) cuando los mismos causen un daño o constituyan un riesgo
que atente contra la salud o la vida humana, animal o vegetal, o
contra el medio ambiente;
f) La anotación de la demanda sobre la inscripción cuya nulidad o
anulación se pretende; y Ley de Propiedad Industrial 86
g) La suspensión de los registros o licencias sanitarias o de otra
naturaleza,
que
resulten
necesarios
para
la
internación,
distribución, venta o comercialización de los productos infractores.
El simple retiro de las marcas usadas o colocadas ilícitamente no impedirá
que las medidas establecidas en el presente artículo continúen vigentes ni
será suficiente para que las mercancías o productos se introduzcan en los
circuitos comerciales68.”
La anterior acción judicial busca detener la continua incursión en el mercado de
los productos que caen en infracción, haciendo que el Estado no solo declara
valedero y justifique un derecho sino que ordena una acción determinante como lo
es la remoción de los productos que caen en la infracción del mercado.
Otra de las acciones primordiales que nuestra legislación nos faculta a utilizar, son
las MEDIDAS DE FRONTERA, la cual se encuentra regulada en la citada ley en
su artículo 190 que literalmente dice: “ARTICULO 190.69 Medida cautelar en
68
Congreso de la República de Guatemala, decreto número 57-2000, Ley de la Propiedad Industrial.
69
Congreso de la República de Guatemala, decreto número 57-2000, Ley de la Propiedad Industrial.
frontera. El titular de un derecho protegido por esta ley relativo a marcas de fábrica
o de comercio, o su licenciatario, que tenga indicios suficientes de una presunta
importación o exportación de mercancías que lesionen o infrinjan sus derechos,
podrá pedir a las autoridades judiciales que se ordene a la aduana respectiva
suspender el despacho e internación o el proceso de exportación de las mismas.”
Esta acción a diferencia de las anteriores es que permite actuar antes de que los
productos entren al mercado, protegiendo de manera directa la percepción de los
consumidores, en consecuencia el valor intangible de los signos distintivos.
3.2.2.2 Cancelación de marca por generalización o falta de uso
Dentro de los riesgos que hablaban anteriormente se encontraba la generalización
de un signo distintivo ya que la misma conlleva a la pérdida del mismo, en nuestra
legislación se establece en el artículo sesenta y cinco cuando se debe entender
como generalizada una marca de la siguiente manera:
“ARTICULO 65. Cancelación por generización de la marca. A pedido de cualquier
persona interesada, la autoridad judicial competente podrá ordenar la cancelación
del registro de una marca o limitar su alcance cuando su titular hubiese provocado
o tolerado que ella se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los
productos o servicios para los cuales estuviese registrada.
Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando en los
medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter
distintivo como indicación del origen empresarial del producto o servicio al cual se
aplica.”70
70
Congreso de la República de Guatemala, decreto número 57-2000, Ley de la Propiedad Industrial.
Sobre este sentido el autor Otamendi 71 nos habla lo siguiente: “Existe otra forma
en la que un signo puede pasar al uso general sin que pase a ser indicativo de un
producto o de sus características. Supuesto, quede claro, diferente del aquí
comentado, pero con puntos de contacto muy cercanos, incluyendo la
terminología. Se trata del caso en que su uso se ha generalizado de tal forma que
se ha transformado en común. Este uso impide que el signo tenga la capacidad de
distinguir un producto de otro. Se trata de un signo, que sin ser designativo o
indicativo, está en el dominio público. Será irregistrable por carecer de capacidad
distintiva. El caso puede darse con relación a envases de toda clase, idénticos,
usados por quienes venden iguales o diferentes productos. También puede darse
con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las
mismas frases. El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en
el dominio público, algo que pertenece a todo.” El autor claramente nos expone el
fenómeno en donde la propiedad del signo se pierde toda vez que el uso de la
misma se vuelve común y necesario para el comercio.
Otro de los procesos civiles que se pueden llevar es el procedimiento de
cancelación de registro por falta de uso, la misma se encuentra regulada en la
citada ley en el artículo sesenta y seis
72de
donde se extrae lo siguiente:
“ARTICULO 66. Cancelación por falta de uso de la marca. A solicitud de cualquier
persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca, la
autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca cuando ésta no
se hubiese usado durante los cinco años precedentes a la fecha en que se
promueva la acción de cancelación”.
71
Otamendi Jorge, Op. Cit. Pág. 62.
72
Congreso de la República de Guatemala, decreto número 57-2000, Ley de la Propiedad Industrial.
La acción de cancelación de registro por falta de uso requiere para prosperar que
se compruebe que durante el periodo de cinco años la misma no se hubiera
utilizado. El autor Otamendi73 en su obra nos expone su opinión sobre el proceso
en su obra de la siguiente forma: “Un caso que puede ofrecer cierta dificultad es el
momento a partir del cual debe comenzar a computarse la falta de uso. ¿Es a partir
del momento en que el producto desaparece del mercado o bien desde que el
fabricante de la marca decidió dejar de usar la marca? Si el fabricante expresa o
implícitamente ha decidido cesar en el uso de una marca, elimina los productos
con ella de sus listas y deja de vender, es a partir de ese entonces que corre el
plazo. Ante esa voluntad de no uso, poco importa que algún comerciante haya
continuado vendiendo hasta su agotamiento los productos con la marca en
cuestión. Fácil será burlar la ley instruyendo a dos o tres comercios que
mantuvieran en stock algunos productos por un largo período. Si la intención de
usar es fundamental para determinar si se cumple con el requisito legal, mucho
más lo es la intención de no usar como determinante de su no cumplimiento”. El
autor claramente nos expone sus inquietudes sobre la viabilidad del proceso dado
lo complicado que sería probarlo fehacientemente en proceso judicial.
3.2.2.3 Nulidad y Anulación de Registro
Otro de los procesos, regulados por la ley es el de Nulidad y Anulación de un
registro marcario, dicha acción se encuentra regulada en el artículo 67 y la misma
puede ser considerada como un hibrido entre la acción judicial con la
administrativa. Esto porque la pretensión de la acción recae sobre un asiento
registral, es decir ataca el registro del signo distintivo, no así como la anterior
acción que su aplicación se encuentra en el mercado.
73
Otamendi Jorge, Op Cit. Pág. 171.
Es importante resaltar que una de las diferencias fundamentales entre los dos
procesos es el momento que nace el derecho o si nunca nació a la vida jurídica
dicho derecho. De tal cuenta cuándo se tiene declara la NULIDAD sobre el registro,
el mismo se tiene como que si nunca nació a la vida jurídica; contrario es el caso
de ANULABILIDAD donde se interrumpe el registro desde el momento que es
declarado dejando como valedero lo sucedido anteriormente a dicha declaratoria.
El autor Otamendi en su obra nos habla sobre la nulidad de la siguiente forma “La
declaración judicial de la nulidad de la marca extingue el derecho respectivo. Al
igual que cualquier otro acto jurídico, una marca puede estar viciada por contener
algún defecto de fondo o de forma que la condenan a su invalidez, es decir, la
hacen nula74”. En Guatemala se traduce al hecho que la nulidad declarada sobre
un signo distintivo, interrumpe cualquier derecho accesorio o consecuente de la
misma.
El mismo autor también señala75 “el problema de las nulidades marcarias exige un
trato cauteloso afín con la seguridad de los derechos reconocidos por la ley de la
materia a quienes, mediante actos regulares, se han encuadrado en ella, y que no
corresponde consagrar la total frustración del sistema atributivo de aquélla, por vía
de admitir que quien adquirió la propiedad de una marca con absoluta legitimidad,
puede ser destituido de ese derecho sin motivo que le sea imputable, es decir, por
la sola razón del uso anterior de un signo confundible que haya podido hacer un
tercero indolente en sujetarse a los requisitos reglamentarios”. Es claro pues que
al autor le preocupa como esta forma de protección de los signos distintivos afecta
a aquellos legítimos propietarios quien en buena fe inscribió sus derechos.
74
Otamendi, Jorge. Ob Cit. Pág. 264.
75
Ibid, Pág. 268.
3.2.2.4 Competencia Desleal
El proceso que en cierta medida goza de popularidad entre el vocabulario de los
comerciantes es la “Competencia desleal”, esto se debe a que su campo de
aplicación es más amplio que los anteriores y que su pretensión recae contra una
persona y busca reprimir su accionar.
Se dice que su campo de acción es más amplio ya que en el artículo 173 de la
citada ley, se enumeran todos aquellos actos que constituyen competencia desleal
siendo estos los siguientes:
a) Todo acto u omisión que origine confusión o un riesgo de asociación o
debilitamiento del carácter distintivo de un signo, con respecto a los
productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;
b) La utilización, la promoción o la divulgación de indicaciones o hechos
falsos o inexactos capaces de denigrar o de desacreditar los productos,
bienes, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos o que puedan
inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de
fabricación, la aptitud para su empleo, uso o consumo, la cantidad u otras
características de los productos o servicios propios o ajenos;
c) La utilización indebida o la omisión de informaciones veraces, cuando las
mismas sean susceptibles de inducir a error con respecto a la procedencia,
la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo, uso o
consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios
propios o ajenos;
d) La utilización por un tercero de un producto que esté protegido por las
leyes de propiedad intelectual para moldear, calcar, copiar o de otro modo
reproducir ese producto a fin de aprovechar con fines comerciales los
resultados del esfuerzo o del prestigio ajenos, salvo que el acto esté
tipificado como delito;
e) El uso de un signo distintivo cuyo registro esté prohibido conforme al
artículo 20 párrafo uno literales i), j), k), l), m), n), ñ), o) y p) del decreto 572000 ley de la propiedad industrial ;
f) El uso en el comercio de un signo cuyo registro esté prohibido conforme
al artículo 21 literales b), c) y e) del decreto 57-2000 ley de la propiedad
industrial;
g) El uso no autorizado de un secreto empresarial ajeno, así como cualquier
acto de comercialización, promoción, divulgación o adquisición indebida de
tales secretos; y
h) El uso no autorizado en el comercio de etiquetas, envoltorios, envases y
demás medios de empaque o presentación de los productos o de
identificación de los servicios de un comerciante o de copias, imitaciones o
reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o confusión sobre
el origen de los productos o servicios.76
3.2.2.5 Acción civil por infracción y de reivindicación
La ley en sus artículos 196 y 197 desarrollan las acciones de naturaleza civil por
INFRACCIÓN y la de REIVINDICACIÓN, las cuales son distintas en su esencia,
pero ambas buscan garantizar los derechos conferidos por la citada ley.
La acción por INFRACCIÓN, es aquella que faculta al titular de un derecho
protegido, para entablar acción judicial contra aquellos que infrinjan su legítimo
76
Congreso de la República de Guatemala, decreto número 57-2000, Ley de la Propiedad Industrial.
derecho, con el fin de garantizar y se restituya el ejercicio y goce de dichos
derechos.
La acción por REIVINDICACIÓN DEL DERECHO, es la cual que pretende
transferir a su legítimo titular aquellos derechos concedidos a quienes no tenían
dicho derecho. El caso común sobre esta materia y que nos ayudara a explicar el
punto, son los distribuidores de productos que importan, usualmente se han
atribuido para ellos mismos el registro de las marcas que ellos comercializan,
cuando dichos registros corresponden a los productores de dichos productos.
Si bien esta medidas son claras y evidentemente más visibles en el mercado. Se
requieren para su ejecución de la consecución de una serie de procedimientos y
de una autorización judicial para poder llevarlo a cabo.
El objetivo primordial de la legislación de la Propiedad Industrial es asegurar la
exclusividad de uso de los signos distintivos protegidos, conforme a las mismas
prescripciones de la ley. Esto quiere decir que el ordenamiento jurídico busca a
través de las acciones que regula, la protección de un bien intangible, previendo
los casos que se pudiera ver vulnerada y las acciones que reinstaurarían y
garantizarían su debida protección.
La ley franquea la posibilidad de accionar civil o penalmente contra terceros
infractores. El primero de los casos se producirá cuando la utilización se haya
realizado sin fines claros de causar confusión, lo cual es bastante improbable ya
que por norma general, la similitud no es obra de la mera casualidad sino de una
actitud deliberada de producir determinados efectos; mientras que podrá acudirse
a la esfera penal siempre que dicha utilización comprenda claramente los fines de
la confusión y la apropiación indebida.
Dichas medidas buscan restablecer el orden y garantizar que la propiedad privada
de los signos distintivos se respete. Mediante acciones que buscan reducir la
exposición del público consumidor a elementos falsos o alterados.
Pero las mismas son reactivas, es decir responden a una acción preexistente, en
ellas la legislación busca de una manera mantener el ”statuos quo”, anterior a la
infracción sancionada. Dichas acciones no toman en consideración el impacto que
la acción ilegal cometida tiene en los consumidores. En este sentido el autor
Enrique Martín en su obra anteriormente citada “Las leyes pueden resarcir a las
empresas por el daño económico causado y el lucro cesante, pero difícilmente
pueden restaurar el *posicionamiento cesante* que experimentan las marcas son
objeto de falsificación77”.
Como bien dice el autor existe un doble riesgo a considerar cuando se trata de la
vulneración de la Propiedad Industrial, la cual es difícilmente tomada en
consideración pero no deja de significar un daño en la percepción del signo y en
consecuencia dirimir su valor comercial. Es por este segundo o doble daño donde
en el presente estudio se pretende hacer uso de la mercadotecnia para marcar el
camino a efectos de determinar el impacto que se tiene con las medidas
actualmente se encuentran reguladas sobre el daño intangible en el signo
distintivo.
77
Martin Enrique Op. Cit, Pág. 17.
El Estado, propiamente su ordenamiento Jurídico, debe mantener el equilibrio
entre la libre competencia y la propiedad privada (de las marcas). Es por eso como
el autor María José Segura García en su libro Derecho Penal y Propiedad Industrial
dice “la función de tutela del estado sobre el orden económico de forma que, en la
base de dicho orden, aparece la protección de la libre competencia en favor, no
sólo de los intereses de los empresarios competidores, sino también del interés
general y, especialmente en el de los consumidores78.”
78
Segura García, María José. Derecho penal y Propiedad Industrial. España, Madrid, pág. 227.
CAPITULO 4
PRESENTACIÓN, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El presente capitulo es la parte medular y consiste en la presentación de los resultados
obtenidos durante el trabajo de campo, en la cual se entrevistaron a los diversos sujetos
de estudio.
Siendo que el objetivo principal de la investigación fue el de analizar las acciones de
carácter civil y administrativas contempladas en el decreto 57-2000 del Congreso de la
República para la protección de los signos distintivos registrados en Guatemala, desde
una perspectiva jurídica y mercadológica.
Fueron elegidos como sujetos de la investigación dos grupos de profesionales de
distintas ramas, el primer grupo fueron Abogados y Notarios especializados en
Propiedad Industria y el segundo sujeto de estudio fueron mercadólogos.
El objetivo que se tuvo al momento de contar con ambos sujetos de estudio, fue que
ambos aportaran sobre su experiencia profesional a efectos de lograr desarrollar el
análisis propuesto en los objetivos de la presente investigación.
La perspectiva presentada por los diferentes profesionales de la mercadotecnia
entrevistados, aunque de distintos y con diferentes niveles de complejidad, confirmó que
existe cierta uniformidad en cuanto a los criterios de interpretación de la normativa y de
la mecánica para su aplicación.
Se solicitó el apoyo de quince licenciados en la Mercadotecnia, quienes fueron
entrevistados a efectos de obtener sus impresiones sobre las experiencias en la
aplicación de los mecanismos de defensa contemplados en el decreto 57-2000 a efectos
de proteger sus intereses con respecto a los signos distintivos registrados.
4.1 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENTREVISTAS
DIRIGIDAS A QUINCE LICENCIADOS EN MERCADOTECNIA.
A los sujetos entrevistados, les fueron presentadas las mismas preguntas base y
conforme se fue realizando la entrevista de conformidad con las respuestas
proporcionadas se fueron incorporando diferentes cuestionamientos a efectos de
enriquecer el aporte de los entrevistados.
Dado que el área de experiencia de los entrevistados en este segmento se centralizó en
el posicionamiento en la mente de los consumidores de los signos distintivos así como el
mantenimiento y evolución de los mismos, la primera interrogante que se les planteo a
todos los entrevistados fue que en base a su experiencia brindaran una descripción
básica de los elementos que debe tener un signo distintivo para que sea exitosos y logre
posicionarse exitosamente en la mente de los consumidores.
De las preguntas de la entrevista:
1. ¿En su experiencia, que elementos debe poseer un signo distintivo para
tener éxito y ser posicionado en la mente de los consumidores en
Guatemala?
Entre los entrevistados el primer elemento que presentaron y que concordaron sobre
los elementos que deben coincidir en los elementos para lograr su cometido, fue que
en nuestra realidad, dichos signos deberán ser fácil de leer y pronunciar. La
importancia de este extremo radica en el hecho que si el consumidor lo puede leer,
entender y sobre todo pronunciar tal como se debe hacer esto permitirá que los
consumidores tengan la confianza de enfrentarse con los vendedores y solicitar el
producto sin temor de ser avergonzados por una mala pronunciación o a malos
entendidos. La licenciada Luisa Carranza de Guerra79, durante su entrevista,
explicaba que para las empresas transnacionales esto constituye uno de los mayores
retos para el posicionamiento de sus signos distintivos, toda vez que en cada país se
tiene diferentes acepciones sobre los términos, por lo que al momento de evaluar la
incorporación de un nuevo signo distintivo en el mercado mundial, se debe tomar en
consideración las interpretaciones que se tienen en cada mercado individual.
El siguiente elemento que fue presentado por los diferentes entrevistados es que el
mismo se asocie al producto o alguna característica del mismo. La base para el
anterior criterio consiste que al incluir un elemento descriptivo al signo, lo inviste de
dicha cualidad automáticamente en la percepción del consumidor. Esta auto
investidura permite al comerciante obtener una ventaja competitiva, toda vez que el
consumidor asume por cierto lo establecido en la denominación, sin necesidad de
comprobarlo. El licenciado Diego Flores,
80nos
explicaba que este elemento es
transcendental en algunos segmentos de la población porque permiten una
asociación directa con el producto y el consumidor.
Esto a mi criterio contradice con una de las prohibiciones que regula la ley nacional,
la cual literalmente establece el numeral j) del artículo 20: “ARTICULO 20. MARCAS
INADMISIBLES POR RAZONES INTRINSECAS. No podrá ser registrado como
marca, ni como elemento de la misma, un signo que esté comprendido en alguno de
los casos siguientes: j) Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia
geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud
para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del
79
Carranza de Guerra Luisa, Licenciada Docente de Dedicación Completa de las facultad de Mercadotecnia y
Publicidad, Ciencias Económicas y Empresariales Universidad Rafael Landivar, entrevista realizada el 17 de
septiembre del 2013.
80
Flores Alvarado, Diego Licenciado en Mercadología y Publicidad de la Universidad Rafael Landivar, entrevista
realizada el 20 de marzo del 2014.
producto o del servicio de que se trate;”
81En
este aspecto se puede ver como
existe discrepancia entre lo que el mercado requiere para el posicionamiento, rápido
y efectivo en la mente de los consumidores y lo que permite la ley, ya que esta última
viene a proteger no solo los intereses de los comerciantes sino también de los
consumidores, quienes podrían verse afectados en su economía o salud por una falsa
indicación que algún signo distintivo proclame.
Por su parte el licenciado Luis Alberto Castillo Aguilar,
82nos
explicaba que al final,
toda la estrategia y planeación con los signos distintivos, era una lucha de
percepciones donde el consumidor normalmente se centra en un signo distintivo, para
que sea lo suficientemente llamativo, informativo y por sobre todo que logre influir en
la decisión del consumidor.
El código de ética publicitaria de Guatemala, (Documento creado por el Consejo
Nacional de la Publicidad, por lo tanto no es una ley, no tiene fuerza coercitiva), en su
artículo seis, clara y específicamente declara que la publicidad debe abstenerse de:
“formular declaraciones o presentaciones visuales que directamente o por implicación,
omisión, ambigüedad o menciones exageradas, puedan engañar al consumidor
respecto a las características del producto anunciado, su valor, término de la garantía
y reconocimientos oficiales, tales como aprobaciones, distinciones o premios83”. Es
claro entonces que las falsas atribuciones o características otorgadas a los signos
distintivos, son evidentemente reconocidas como elementos prohibidos como
estrategia de mercadeo.
81
Congreso de la República de Guatemala, decreto número 57-2000
82
Castillo Aguilar, Luis Alberto, Licenciado en Mercadología y Publicidad de la Universidad Rafael Landivar,
entrevista realizada el 20 de marzo del 2014.
83
Consejo Nacional de la Publicidad, Una entidad de la iniciativa privada, febrero 1999.
Cabe mencionar que si bien el Código de Etiqueta promulgado por el Consejo
Nacional de la Publicidad no tiene carácter coercitivo, existe el Decreto número 6 2003 Ley de Protección del Consumidor y Usuario, que si tiene fuerza coercitiva.
Otro de los elementos que los entrevistados coinciden es que los signos distintivos
“tengan connotaciones positivas”, ya que como el entrevistado Mib. Guillermo
Cleaves84 nos explicaba la imagen positiva alimenta el interés de los consumidores al
producto, mientras que los impulsos negativos alejan a los consumidores del
mercado.
El último de los elementos que coincidieron los entrevistados es que el signo distintivo
“sea fácil de reconocer y recordar, o como la licenciada Mejía
85
establecía que el
signo distintivo sea memorable. Por ello el signo para ser exitoso debe evocar un
significado superior y que evoque en el consumidor un sentimiento capas de exaltar
sus emociones.
Si bien los anteriores elementos fueron compartidos por los entrevistados el licenciado
Julio Cardona86, planteó un elemento totalmente distinto a los anteriores en cuanto a
su naturaleza, pero que debido a su experiencia como Perito en Marcas ha visto que
es de suma importancia en el mercado que los signos distintivos puedan registrarse
para protegerse legalmente. Esta calificación obedece, a que según su experiencia,
84
Mib Cleaves, Guillermo, Docente de Dedicación Completa y Perito en Marcas de la Universidad Rafael Landivar,
entrevista realizada el 11 de septiembre del 2013.
85
Mejía, Pilar, licenciada en Mercadotecnia y publicidad, entrevista realizada en marzo 2013.
86
Cardona, Julio, Director de Mejora continua de la Universidad Rafael Landívar y Perito de Marcas, entrevista
realizada el 11 de septiembre del 2013.
el éxito de un signo distintivo no es nada para la empresa si no la pueden asociar con
el origen comercial, o que según se ha visto dicho posicionamiento sea aprovechado
por terceros a su beneficio. La debilidad de algunos es que se centran en la publicidad
y en la exposición del signo distintivo, sin haber iniciado el trámite para su protección.
Esta última acepción, presentada únicamente por una de las personas entrevistadas,
demuestra que no existe una cultura entre los mercadologos, de buscar en primera
medida proteger su inversión mediante el registro de los signos distintivos. Ellos
deciden obviar dicho paso, buscando prematuramente el posicionamiento del signo
distintivo en el mercado, esto aunque se puede justificar mediante una primicia en la
posición en el mercado, la cual es un riesgo que le puede significar al comerciante no
solo el posicionamiento prematuramente adquirido sino un fuerte golpe económico.
El hecho que una de las personas entrevistadas calificara como parte de los
elementos que ayudan al éxito de un signo distintivo el aspecto legal, refuerza la poca
cultura legal que se maneja en el medio, lo que lleva a problemas a largo plazo, por
la falta de prevención.
2. ¿En su experiencia, que herramientas mercadológicas se deben implementar
para que un signo distintivo se mantenga en la mente de los consumidores?
Los entrevistados coincidieron al afirmar que la publicidad del signo distintivo le
permite exponerse a los consumidores, de esa cuenta posicionarse en la mente de
ellos; la publicidad posee la facultad de persuadir, informar las características de los
productos y de esta forma apelar por el gusto del grupo objetivo.
Uno de los aspectos más relevantes que los entrevistados establecieron fue la
uniformidad en el manejo de los signos distintivos, para que la asociación sea más fácil,
la licenciada Pilar Mejia
87nos
explicaba que mantener la uniformidad permite enfocarse
en el grupo objetivo y captar su atención por medio de la presentación de caracteres
claros.
Para lograr dicha uniformidad los entrevistados mencionaron el “Manual de Marca”, el
cual establece los parámetros de uso de los signos distintivos, a efecto de poder optimizar
los elementos visuales de la misma y que sea explotado de manera correcta por los
empresarios. Dicho manual como explicaba el licenciado Guillermo Cleaves, 88es creado
para que los empresarios puedan enfocar sus recursos en la campaña publicitaria o en
la presentación de su empresa.
El concepto de Manual de Marcas se asemeja en cierta medida a las reivindicaciones
que se hacen al momento de inscribir una marca en Guatemala, ya que en ellas se hace
una serie de acepciones de las pretensiones que se tienen con el signo distintivo. Si bien
el Manual de Marcas es mucho más desarrollado, este elemento vuelve a ser un punto
de encuentro entre las realidades mercadológicas y las legales, evidenciando así la
sinergia que debe existir entre ambas ciencias; aunque como el mismo licenciado Marcos
Cifuentes López89 nos explicaba el manual de marca es un proceso continuo que se
debe seguir para lograr el objetivo del signo distintivo, por lo que comprende una serie de
pasos y presentaciones, mucho más complejo que las reivindicaciones.
87
Mejía, Pilar, Op Cit.
88
Cleaves, Guillermo, Op Cit.
89
Cifuentes López Marcos, licenciado en Mercadotecnia y publicidad, entrevista realizada el 20 marzo 2014.
Nos explicaba la licenciada Luisa Carranza90 que otra de las herramientas necesarias
para mantener el posicionamiento era que todo signo distintivo es creado con un
propósito y que responde a las necesidades del ciclo de vida de un producto, donde un
producto nuevo tiene necesidades distintas a las de un producto totalmente posicionado
en el mercado. De esa cuenta los signos distintivos deben evolucionar para mantenerse
en el lugar que el comerciante necesita que se encuentre, para ello se debe de basar de
datos estadísticos de mercado para tener un panorama real del mercado de su producto
y en consecuencia de ello adecuar la publicidad /signos distintivos/ a las tendencias.
Por último en este punto el licenciado Julio Cardona91, adicionaba que existe otros
elementos que influyen, literalmente dijo: “Sin embargo, bajo el concepto holístico de la
Mercadotecnia, el producto, el precio y su estrategia de distribución, tienen un impacto
también para el posicionamiento de los productos o servicios.” Explicando su postura,
refería que si bien la publicidad y las estrategias de mercadeo marcan tendencias, hay
otros elementos externos que también influyen, como eventos sociales o políticos, que
dejan su marca en la población.
3. ¿Qué riesgos considera usted que pueden generar el debilitamiento o
pérdida de un signo distintivo en Guatemala (ejemplo, falsificaciones o
competencia desleal)?.
En esta pregunta a los entrevistados se les solicitó su opinión sobre los riesgos que
más comúnmente se encuentran expuestos los signos distintivos en Guatemala, esto
basado en su experiencia.
90
Carranza de Guerra Luisa, Op Cit.
91
Cardona Julio, Op Cit.
Como primer punto la licenciada Pilar Mejia92, nos hablaba sobre la copia de cacofonía
de la marca, por ejemplo expreso el caso de: pollo pinulito, pollo pirulino, pollo
campesino, donde con la finalidad de aprovecharse de un buen posicionamiento la
competencia utilizo elementos alegóricos permitidos por la ley para hacerse de un
lugar en el mercado; estos casos se ven más comúnmente entre pequeños y
medianos empresarios quienes pretenden asegurarse un lugar en el mercado
mediante la utilización de elementos que conocen que funcionan para fundamentar
sus elementos distintivos.
En mi opinión no obstante lo comentado por la licenciada Pilar Mejía, este tipo de
copias se hacen dentro de los límites de la ley, porque cuentan con el amparo de un
registro otorgado por el Estado, considero que las mismas son una consecuencia de
una pobre aplicación de las herramientas legales, ya que el registro de dichas
aplicaciones y en consecuencia de dichas aplicaciones pueden ser rebatidas a favor
del propietario original, o el impulsador del concepto, esto al tenor de lo que en los
numerales a) y b) del artículo 29 del decreto 57-200093, que literalmente dice así:
ARTICULO 29. REGLAS PARA CALIFICAR SEMEJANZA. Tanto
para la realización del examen de fondo como para la resolución
de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta,
entre otras, las reglas que se indican a continuación: a) Deberá en
todo caso darse preferencia al signo ya protegido sobre el que no
lo está; b) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la
impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su
conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la
situación del consumidor normal del producto o servicio de que se
trate; (resaltado propio)
92
Mejia Pilar, Ob. Cit.
93
Congreso de la República de Guatemala, decreto número 57-2000
La razón por lo que citó la anterior norma es porque en base en mi experiencia, en la
fase administrativa del proceso de registro de marcas se puede hacer una defensa
preventiva de la distintividad de los signos, ya que la ley permite hacer un estudio de
las similitudes en conflicto de conformidad no solo con la impresión gráfica y fónica
sino que también incorpora la posibilidad de hacerlo en cuanto a su impresión
ideológica, de tal forma que el espectro de protección es ampliado.
Continuando con los riesgos que los entrevistados los signos distintivos pueden
enfrentar, el Licenciado Julio Cardona94, planteó otro aspecto, la disociación o falta de
apoyo mercadológico en la maduración del signo distintivo y en su consecuente
mantenimiento; el licenciado nos explicaba que, “en primera instancia, podría pensar
que se trata de una falta de apoyo mercadológico al producto. Pero cuando un
producto llega a su etapa de madurez (saturación en el mercado y una alta
fragmentación de la industria), los aspectos mercadológicos, tales como la promoción
de ventas, publicidad y el desarrollo de productos, parecieran ser determinantes para
poder permanecer en la mente del consumidor”. El nos habla de elementos internos
de la empresa que influencian la sobrevivencia de los signos distintivos en la mente
de los consumidores y en consecuencia del producto o servicio en el mercado.
Por su parte la licenciada Luisa Carranza95, expuso otro elemento, basado en que
todas las empresas necesitan estar en constante comunicación con su mercado
objetivo, para recibir la retroalimentación necesaria para que los signos distintivos
puedan cumplir su cometido. De dicha cuenta la entrevistada nos enfatizaba la
importancia de sondear constantemente mediante redes sociales las opiniones que
los consumidores tuvieran a bien hacerles saber, ya que como ella misma dice, de
94
Cardona Julio, Ob Cit
95
Carranza de Guerra Luisa, Op Cit.
nada vale una campaña publicitaria multimillonaria si no logra llegar a su objetivo,
llegando a la desestimación de los signos distintivos y la inversión realizada.
Todos los entrevistados concurrieron en decir que uno de los factores de mayor
importancia, está el cumplir la “PROMESA DE MARCA96”
es decir llenar la
expectativa que los signos distintivos crearon en los consumidores. Entonces cuando
en el mercado se presenta productos adulterados o falsificaciones, se daña el
prestigio del empresario y se pone en peligro la propia vida de los consumidores,
haciendo que la decisión de consumo se vea alterado por elementos externos a los
del empresario pueda tener control preventivo, únicamente reactivo de conformidad
con lo que detecte en el mercado.
Es importante resumir el presente punto en el sentido que los signos distintivos se ven
afectados por factores intrínsecos y extrínsecos, donde corre por cuenta en el interés
del empresario emprender la inversión económica a efecto de tomar las medidas
necesarias para prevenir y proteger sus signos distintivos y en consecuencia su
economía.
4. ¿Conoce algún caso en Guatemala en donde una acción legal haya logrado
evitar el detrimento de un signo distintivo?
Aunque por cuestiones de confidencialidad de sus clientes, los detalles de las
operaciones efectuadas fueron omitidos, algunos entrevistadores pudieron presentar
sus experiencias como Peritos de marcas, donde llevaron el acompañamiento en el
96
TopBrands Argentina , Wilensky, Alberto, Camara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina y
Topbrands, “LA PROMESA DE LA MARCA” Argentina, 2006,
http://www.topbrandsargentina.com.ar/Wilensky/A.%20Wilensky.pdf accesible el 25 de abril de 2012.
campo, al momento de efectuarse diligencias judiciales promovidas para proteger los
intereses de los legítimos titulares de signos distintivos.
Al plantearles la pregunta sobre si conocían alguna acción legal tomada en Guatemala
donde se hubiera evitado el detrimento de un signo distintivo, se tenía la expectativa
que dicho conocimiento fuera desde el exterior o de algún caso de estudio doctrinario,
pero la grata sorpresa fue que la participación en dichos casos fue directa para los
Peritos de Marcas.
Como antecedente los licenciados Julio Cardona y el licenciado Guillermo Cleaves
son Peritos en Marcas por que han sido certificados por una empresa, para que
tengan la capacidad de identificar la originalidad en el etiquetado de sus productos;
dicha certificación es para productos específicos y la necesidad de certificar a
profesionales para la identificación de los productos falsificados, radica en la
obligación de realizar un peritaje para determinar si existen productos falsificados o
de contrabando.
Por su parte la licenciada Fabiola Juárez 97, quien es la encargada de certificar a los
peritos de marcas en la empresa donde labora, nos explicaba que se certifica como
perito de marcas a los profesionales de la mercadotecnia o abogados, para que al
momento de realizar un allanamiento puedan verificar o validar la originalidad de sus
productos y en caso estos no lo fueran certificar dicho extremo a efectos que el
Ministerio Publico solicite la confiscación de los productos falsificados o de
contrabando.
97
MBA Juárez Montoya, Fabiola Lissette, Quality Assurance Head empresa transnacional, entrevista realizada el 19
diciembre del 2013
Al consultarle cual es el procedimiento que su empresa posee para establecer que en
cierto lugar existen indicios de productos falsificados y para realizar la gestión ante el
Ministerio Publico a efectos de obtener una autorización judicial y realizar el
allanamiento, explicó que el proceso de control que utilizan en su empresa consiste
en realizar de manera constante monitoreo en diversos lugares, como mercados y
puntos de venta en lugares apartados, con el objeto de recolectar muestras de sus
productos, para luego examinarlas y de esa forma determinar si dichos productos son
falsificaciones, contrabando o adulteraciones. Si en virtud del peritaje que se realice
en los productos se determina que los mismos son de dudosa procedencia, se inicia
la gestión legal conjuntamente con la prueba recabada y se solicite una orden de
allanamiento, a efectos que se comise los productos falsificados, adulterados o
introducidos al mercado guatemalteco mediante el contrabando.
La licenciada Juárez explicó que inicialmente los peritos logran determinar si un
producto es falsificado, adulterado o contrabandeado mediante la verificación del
número de lote y fecha de vencimiento, ya que como distribuidores exclusivos en la
República tienen un control estricto sobre los productos que entran al mercado. Una
vez verificado el número de lote ya se procede a la verificación y estudio de los
elementos distintivos de la etiqueta, esto se verifica con el Manual de Marca.
Adicionalmente los entrevistados comentaron que en aquellos casos donde el
producto requiera un registro sanitario, no solo se debe confirmar que el número del
mismo sea acorde a la inscripción sino el etiquetado del producto esta de conformidad
con su registro en el Departamento de Regulación y Control de Productos
Farmacéuticos y Afines del Ministerio De Salud Pública y Asistencia Social.
Por su parte el licenciado Julio Cardona 98 que actualmente es Perito de Marcas para
productos de consumo masivo, como productos de limpieza personal y de ropa, nos
explicó que su labor inicia en el momento que es citado para acompañar en el
allanamiento y realizar un peritaje en el campo para determinar sobre la autenticidad
de los productos, ayudando a determinar la procedencia de la mercadería.
Dentro de las experiencias que nos presentaba los licenciados Cardona y Guillermo
Cleaves99, nos hablaban que han visto como la industria de la falsificación es
sumamente avanzada en Guatemala, al extremo que ha presenciado como los
centros de procesamiento son tecnificados, pero reconocen el peligro de dichas
falsificaciones porque dentro del rubro de los productos de limpieza, se encuentra el
cloro cuya presentación más pequeña es utilizada para esterilización del agua para
consumo humano y que en los allanamientos realizados en el suroccidente del país
encontraron un centro de producción donde evidenciaron que en los productos
falsificados la densidad del cloro eran totalmente dañinos para el consumo humano.
Tanto el licenciado Cleaves como Cardona, explicaron que parte de la capacitación
que recibieron en la certificación como peritos de marcas, estaba una copia del
“MANUAL DE MARCAS” (O reivindicaciones, como la asociación en el ámbito legal),
la cual les sirve de guía para estudiar los elementos distintivos de los signos en
cuestión.
Un punto importante que se resaltó en las entrevistas fue que las acciones legales se
limitaron al comiso y no una persecución a los delincuentes ya que como ellos mismos
98
Cardona Julio, Op. Cit.
99
Cleaves Guillermo, Op. Cit.
nos explicaban, el objetivo de las mismas era la de sacar del mercado aquellos
elementos que fueran perjudiciales a sus interés y desmotivar a terceros.
En cuanto al contrabando, dado que los productos son como se dice coloquialmente
“originales” por lo que los parámetros de revisión de los mismos son distintos a los de
las falsificaciones. Los mismos se deben centrar en si dichos productos ingresaron al
mercado nacional por medio de los canales de distribución destinados para ello y
fundamentalmente si los impuestos respectivos fueron cancelados de manera
correcta.
Un tema que se discutió con los entrevistados fue el “AGOTAMIENTO DEL
DERECHO” ya que este no se debe confundir con el delito penal denominado
“CONTRABANDO” ya que si bien son figuras en su naturaleza muy similares, ya que
en ambos casos se tiene una importación no realizada bajo el control o supervisión
del empresario y comerciante, pero la diferencia entre ambas radica en que
AGOTAMIENTO DE DERECHO la mercadería ingresa al país de manera legal, es
decir, mediante el puesto aduanal respectivo pagando el impuesto correspondiente.
El artículo 37 del decreto 57- 2000
100nos
define que significa el agotamiento del
Derecho del legítimo titular de un signo distintivo registrado en Guatemala de la
siguiente manera:
“ARTICULO 37. AGOTAMIENTO DEL DERECHO.
El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de
prohibir la libre circulación de los productos que la lleven
legítimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en
el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con
100
Congreso de la República de Guatemala, decreto número 57-2000
consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a
condición de que esos productos y los envases o embalajes que
estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido
ninguna modificación, alteración o deterioro.
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que dos personas
están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer
directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con
respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o
cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas
personas.”
5. ¿En su opinión, existen en Guatemala los medios legales suficientes para
proteger a los signos distintivos?
El consenso general de los entrevistados es que en Guatemala si existen legislación
suficientes que debería de garantizar la debida protección de los signos distintivos, el
problema es el acceso a los mismos y lo engorrosos que resultan ser lo trámites para
dichas gestiones.
El licenciado Cardona
101
nos hablaba que en su experiencia había visto como una
vez se realizaba el allanamiento era sencillo realizar el comiso y por ende proteger el
signo distintivo, pero que entendía que el llegar a dicho extremo significaba una ardua
labor por parte de la empresa a efectos de lograr que extendiera la orden judicial,
coordinar con los agentes fiscales y policiacos para que se conjuntamente se lleve a
cabo dicho allanamiento.
101
Cardona Julio, Op Cit.
Así mismo el licenciado Cleaves102, nos explicaba que en su experiencia aunque si
bien los allanamientos son buenos, el no conoce de otros medios de protección de los
signos distintivos y que entiende que dichos procedimientos son complicados ya que
requieren de diferentes gestiones ante el Ministerio Público y ante los tribunales por
que las mismas no son de manera expedita, lo que ocasiona que en el mercado se
sature de producto no autorizado, mientras se libera la orden de allanamiento.
La licenciada. Juarez
103
nos explicaba durante su entrevista que los procesos
llevados por su empresa, son constantes y buscan explotar los procedimientos
establecidos por la ley a efectos de garantizar la protección de sus intereses en cuanto
a los signos distintivos se refiere, pero que los mismos son gestiones que requieren
constante monitoreo y supervisión para lograr una pronta resolución, lo que los hace
extremadamente engorrosos, aunque necesarios.
Adicionalmente el licenciado Cardona, nos hablaba que en sus procedimientos de
peritaje de los signos distintivos se fundamentaba no solamente en la Ley de
Propiedad Industrial sino también en las normas COGUANOR número 30 034
(COMISION GUATEMALTECA DE NORMAS, adscrita al Ministerio de Economía de
Guatemala, que regula lo concerniente al etiquetado y rotulado.
6. ¿Estima usted que es necesaria la sinergia entre el ámbito legal y
mercadológico?
102
Cleaves Guillermo, Op Cit.
103
Juárez Montoya, Fabiola Lissette, Op. Cit.
Por unanimidad los entrevistados acordaron que efectivamente para cualquier ámbito
comercial de Guatemala se hace necesario comprender que tanto la asesoría en el
ámbito legal prestada por profesionales de la rama y la planificación mercadológica
son las herramientas que los empresarios deben utilizar para el éxito en su empresa.
La experiencia de los entrevistados les ha enseñado que los pequeños y medianos
comerciantes únicamente utilizan una de las dos herramientas ya que por motivos de
ahorro de costos deciden no tomar ambas; el problema que han visto es que pueden
invertir en una estrategia de mercadeo agresiva pero no la pudieron implementar por
complicaciones legales, o existen casos donde un empresario protege sus activos
pero no implementar una campaña publicitaria para posicionarla en la mente de los
consumidores y en consecuencia sus activos carecen de valor.
La licenciada Pamela Gómez104, comentó que en su opinión dicha sinergia si existe,
pero esta es de una manera no tan evidente o abierta, pero el hecho que la relación
sea tan evidente y necesaria crea en sí dicho vínculo.
7. ¿En su experiencia, es frecuente que se planifiquen las campañas
publicitarias y mercadológicas conjuntamente con la asesoría de un
abogado experto en Propiedad Industrial?
El único entrevistado que ha tenido dicha experiencia es el licenciado Cardona
105
quien nos comentaba que dicha sinergia la ha visto en las grandes empresas
transnacionales, las cuales debido a su experiencia en mercados internacionales
sumamente competitivos, y su poder financiero, utilizan la asesoría de un abogado
104
Pamela Gómez, Licenciada en Mercadotecnia y Publicidad, entrevista realizada el 20 de marzo del 2014.
105
Cardona Julio, Op Cit.
para definir la protección del concepto creativo que dará diferenciación a la campaña;
pero no ocurre en la mayoría de empresas locales; éstas utilizan los servicios de un
abogado en actividades de promoción de ventas (rifas, concursos, etc.) para poder
cumplir con todo lo requerido por la ley.
Como el común denominador encontramos que los entrevistados establecieron el
factor económico como el principal disuasivo para realizar una planificación de este
tipo, prefieren utilizar a personal no profesional para reducir costos.
4.2 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENTREVISTAS
ESTRUCTURADAS REALIZADAS A QUINCE ABOGADOS.
La siguiente presentación de datos es meramente estadística y se pretendió contar con
la perspectiva de los profesionales del derecho especializados en el área de la propiedad
industrial.
Entre los elementos evaluados se encontraron la dinámica de la relación que se tiene con
los clientes, la forma como es llevada la misma así como los mecanismos que
frecuentemente utilizan en el ejercicio de su profesión como especialistas en Propiedad
Industrial, así como los resultados que han tenido por parte de la Administración Pública
en cuanto al tiempo de respuesta y la idoneidad de sus actuaciones.
El siguiente muestreo sobre las opiniones que dichos profesionales tienen sobre las
herramientas existentes establecidos en el Decreto 57-2000, del Congreso de la
República, Ley de la Propiedad Industrial, a efectos de proteger los intereses de los
titulares de los signos distintivos en Guatemala; los siguientes resultados fueron tomados
de las entrevistas estructuradas dirigidas a quince abogados que se dedican al derecho
de la propiedad industrial.
¿ES FRECUENTE EL SER REQUERIDO PARA INICIAR ACCIONES
ADMINISTRATIVAS PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE SUS
CLIENTES EN ESTA MATERIA?
NO
24%
SI
76%
En este primer recuadro se puede apreciar como una amplia mayoría de abogados son
requeridos a efectos de brindar su asesoría en materia de defensa de la Propiedad
Industrial.
Un fenómeno que se presentó en los resultados obtenidos es que un porcentaje
significativo, de los entrevistados, comenta que alguna veces funciona a la inversa, ya
que son ellos son los que contactan a los titulares de la Propiedad Industrial ante el riesgo
de infracción a sus derechos, estos casos son más comunes para la presentación de
oposiciones de registro.
¿ES FRECUENTE EL SER REQUERIDO PARA INICIAR ACCIONES
CIVILES PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE SUS CLIENTES EN
ESTA MATERIA?
SI
2%
NO
98%
La anterior gráfica nos demuestra que, aunque existe la posibilidad de iniciar acciones
del tipo judicial en el ámbito civil, estas no son tan comunes como lo son las acciones
administrativas, a efectos de proteger a los signos distintivos.
¿QUÉ ACCIÓN HA EJERCIDO MÁS COMÚNMENTE?
90.00%
80.00%
0.8
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.05
0.07
0.03
0.02
0.00%
0
0
0.03
Oposición al Providencias
Medida
Juicio oral Juicio oral de Juicio oral de Juicio oral de Juicio oral de
registro de
cautelares cautelar en por infracción reivindicación nulidad de anulación de competencia
una signo
(Art. 187
frontera.
a la
del derecho.
registro.
registro
desleal
distintivo
decreto 57propiedad
2000).
industrial.
La presente gráfica demuestra que la acción que más comúnmente se utiliza, es en la vía
administrativa, la oposición al registro de un signo distintivo, en la misma el legítimo titular
de un derecho sobre un signo distintivo requiere al Registro de la Propiedad Industrial
que no inscriba y en consecuencia autorice a un tercero utilizar un signo distintivo, en
virtud de un derecho previamente adquirido.
¿SEGÚN SU EXPERIENCIA EL TIEMPO DE RESPUESTA
(RESOLUCIÓN) POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, EN CASO HABER PLANTEADO UNA ACCIÓN
ADMINISTRATIVA FUE?
SATISFACTORIO
30%
NO SATISFACTORIO
70%
La anterior gráfica, demuestra que el nivel de aceptación de la celeridad de los
procedimientos administrativos en la materia no es satisfactorio. Nuevamente los
abogados demuestran su molestia por el tiempo que tienen respuestas de sus
procedimientos legales.
¿SEGÚN SU EXPERIENCIA EL TIEMPO DE RESPUESTA
(SENTENCIA) POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA EN CASO HABER PLANTEADO ACCIONES CIVILES
FUE?
SATISFACTORIO
17%
NO SATISFACTORIO
83%
Al igual que la gráfica anterior el nivel de satisfacción en cuanto al tiempo de respuesta
de petición a la administración de justicia es alarmantemente baja; hay que tomar en
cuenta que la presente gráfica solo refleja la opinión de los encuestados en cuanto al
tiempo en que se procesa y se resuelve la petición de la parte actora, esta no entra a
estudiar sobre los resultados de fondo obtenidos en dicha resolución.
¿SEGÚN SU EXPERIENCIA LOS RESULTADOS OBTENIDOS
CON LA ACCIÓN EN RELACIÓN A LO QUE SU CLIENTE
NECESITABA FUE?
NO SATISFACTORIO
14%
SATISFACTORIO
86%
Esta gráfica demuestra que a pesar que el tiempo de respuesta de parte del Estado en
cuanto a la petición, es evidentemente no satisfactoria, una vez se logre solventar la
gestión en cuanto al tiempo, los resultados a percepción de los abogados especializados
en la materia, es que el cliente queda generalmente satisfecho con lo logrado en cuanto
a la acción que sí prospera.
Hay que tomar en consideración que se tiene como premisa que la petición fue aprobada
por parte de la autoridad (ya sea judicial o administrativa) y que se logró la correcta
ejecución de dicha resolución de conformidad con lo requerido.
¿De conformidad con su experiencia qué elementos de los que
a continuación se enumeran, considera usted son los más
importantes para determinar el éxito de una acción en materia
de propiedad industrial?
6, 6%
17, 17%
77, 77%
El tiempo de respuesta por parte de los funcionarios al momento de conocer sobre una acción
El conocimiento que los funcionarios del Registro de la Propiedad Intelectual/Ministerio de Economía tienen
sobre la materia
El conocimiento que los jueces tienen sobre la materia
La forma como se encuentran reguladas en el decreto 57-2000 y sus reformas.
La anterior grafica demuestra la importancia que a criterio de los profesionales, tiene
el tiempo de respuesta sobre las peticiones, volviendo a resaltar lo insatisfecho que
sobre este tema se encuentran dichos profesionales.
¿Estima que es necesario que exista sinergia entre la propiedad intelectual
y la mercadotecnia?
El 100% de los encuestados coincidieron al afirmar que debería de trabajarse
conjuntamente con el departamento creativo de las campañas publicitarias y el
departamento legal, en este aspecto tanto los profesionales de la mercadotecnia
como los profesionales del derecho especializados en la propiedad industrial
coinciden sobre la necesidad de trabajar en conjunto.
¿EN SU EXPERIENCIA, ES FRECUENTE QUE SE PLANIFIQUEN
LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y MERCADOLÓGICAS
CONJUNTAMENTE CON LA ASESORÍA DE UN ABOGADO
EXPERTO EN PROPIEDAD INTELECTUAL?
SI
NO
1%
99%
En nuestra última gráfica se puede evidenciar lo poco común que es el trabajo en conjunto
entre los creativos y mercadologos y los abogados, lo cual contrasta con la intención de
ambas partes que se debería de trabajar juntamente para obtener mejores resultados.
Conclusiones
El valor que tienen los signos distintivos radica en su capacidad de lograr posicionarse
en la mente de los consumidores. Dicho posicionamiento se debe a que el signo distintivo
genera una expectativa, conocida como la “promesa”, pero que finalmente en la ecuación
económica, es la que motiva la intención de compra.
Con la intención de mantener y proteger la percepción de los consumidores sobre los
signos distintivos, es que los empresarios deben, en primera instancia, apropiarse con la
exclusividad de sus signos, mediante la inscripción de los mismos ante el Registro de la
Propiedad Industrial. En segunda instancia, con igual importancia que la primera, es que
se debe mantener una defensa activa de sus intereses, ya sea mediante medidas de
carácter administrativas (oposiciones) o judiciales, que busquen evitar el debilitamiento
de la fuerza distintiva (percepción de los consumidores).
Los signos distintivos deben protegerse de terceros que busquen aprovecharse
indebidamente de su prestigio y también por elementos internos, que le hagan perder su
valor, como lo sería la generalización de la misma.
Los mecanismos creados por el Estado y regulados en el Decreto 57 – 2000 del Congreso
de la República, con la intención de garantizar la Propiedad Industrial, de conformidad
con el trabajo de campo son eficientes, pero de igual forma se hace la anotación que los
mismos siguen con la corriente burocrática (entendiendo la burocracia como la
administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas).
El problema radica en que el dinamismo de las relaciones comerciales actuales requiere
de acciones Estatales más expeditas, para que las mismas puedan ser efectivas y le
sigan el paso al comercio.
Los resultados presentados por las entrevistas evidencian que la percepción de las
personas está, en que el problema no es que no existan leyes ni procedimientos, sino
más bien que el problema radica en la aplicación de los mismas ya que una vez se logra
concluir la gestión (juicio o procedimiento de oposición, según sea el caso) los resultados
obtenidos son apropiados a sus necesidades.
Se cumplió con el objetivo principal de la investigación ya que se analizaron las acciones
de carácter civil y administrativas contempladas en el Decreto 57 – 2000, del Congreso
de la República, para la protección de los signos distintivos registrados en Guatemala,
desde una perspectiva jurídica y mercadológica.
Se determinaron los elementos que hacen distintivo a un signo distintivo en el mercado y
su protección conforme lo regulado en el decreto 57-2000 Ley de la Propiedad Industrial,
gracias al aporte que el enfoque mercadológico brindó.
Así mismo se lograron identificar los métodos comerciales desleales que provocan el
debilitamiento de la fuerza distintiva de un signo distintivo, pudiendo ser estos externos e
internos de la empresa.
El trabajo de campo nos permitió identificar cuáles son las acciones civiles y
administrativas contempladas en el decreto 57-2000 del Congreso de la República
comúnmente ejercidas en la práctica.
La experiencia presentada por los entrevistados, demostró que la intención que se tiene
en la mayoría de casos, es el de expulsar del mercado a aquellos elementos que sean
perjudiciales a sus signos distintivos, dicha pretensión usualmente no busca un
resarcimiento de los daños y perjuicios, no por que no sean merecedores de dicho
extremo, pero reconocen lo engorroso y costoso que esto significaría, para lo que el
mercado guatemalteco les representa en términos económicos.
Se pudo determinar que es de suma interés e importancia que se genere una sinergia
entre los profesionales del derecho especializados en la Propiedad Intelectual y los
mercadólogos.
RECOMENDACIONES
La optimización en los procesos legales donde se garanticen los derechos de la
propiedad industrial, mediante la eliminación de la excesiva burocracia le representaría a
Guatemala convertirse en
foco de inversiones extranjeras, lo que se traduce en
desarrollo.
Un elemento que mejoraría la gestión de la administración pública, sería la creación de
una carrera del funcionario público, donde se establezca un sistema basado en la
meritocracía, que promueva la excelencia en el servicio de los funcionarios. Este sistema
obligaría a que se respeten los plazos legales agilizando los procesos.
El fortalecimiento de la política de protección al consumidor, mediante la creación una
fiscalía penal especializada, Fortalecimiento de la Dirección de Atención y Asistencia al
Consumidor -DIACO, traerían consigo una revalorización de los signos distintivos ya que
les traería mayor credibilidad a los comerciantes.
Se promueva a través de los colegios profesionales la creación de seminarios
interinstitucionales que involucren temas propios del Derecho como de la Mercadotecnia,
lo cual ayudaría a construir puentes que faciliten la “SINERGIA” entre ambos campos.
Se incorpore en el pensum de estudios en la carrera de derecho, cursos que promueven
en los estudiantes y futuros profesionales, la capacidad de asociarse y apoyarse de
diferentes ramas de la ciencia para la defensa del Derecho, rompiendo así paradigmas
que impiden la sinergia con diferentes campos de la realidad económica.
REFERENCIAS
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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Universidad Rafael Landivar, entrevista realizada el 11 de septiembre del 2013
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ANEXOS
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
TIPO: Expertos
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
(Abogados especializados en Propiedad Intelectual)
Guatemala.
ENTREVISTA
Estimados Señores:
A efecto de optar al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, se está realizando la
investigación titulada " Análisis de las acciones de carácter civil y administrativas contempladas en el decreto
57-2000 del Congreso de la República, para la protección de los signos distintivos registrados en Guatemala,
desde el punto de vista mercadológico y jurídico", y con el objeto de recabar opiniones sobre este tema se están
efectuando entrevistas a profesionales del Derecho que tengan conocimientos en materia de propiedad intelectual. Por
tal motivo, se requiere su colaboración para dar respuesta a las siguientes preguntas, lo cual no le tomara más de 10
minutos. La información proporcionada se manejará con discreción y con finalidad estrictamente académica.
1)
¿Es frecuente el ser requerido para iniciar acciones administrativas para proteger los derechos de sus clientes
en esta materia? _________ SI _________ NO
2)
¿Es frecuente el ser requerido para iniciar acciones civiles para proteger los derechos de sus clientes en esta
materia? _________ SI _________ NO
3)
Si su respuesta fue afirmativa, ¿Qué acción ha ejercido más comúnmente?

Oposición al registro de una signo distintivo

Providencias cautelares (Art. 187 decreto 57-2000).

Medida cautelar en frontera.

Juicio oral por infracción a la propiedad industrial.

Juicio oral de reivindicación del derecho.

Juicio oral de nulidad de registro.

Juicio oral de anulación de registro

Juicio oral de competencia desleal

Otro:__________________________________________________________________
4) ¿Según su experiencia el tiempo de respuesta (resolución) por parte de la administración pública, en caso
haber planteado una acción administrativa fue? Muy Satisfactorio; Satisfactorio; No Satisfactorio
5) ¿Según su experiencia el tiempo de respuesta (sentencia) por parte de la administración de justicia en caso
haber planteado acciones civiles fue? Muy Satisfactorio; Satisfactorio; No Satisfactorio
6) ¿Según su experiencia los resultados obtenidos con la acción en relación a lo que su cliente necesitaba fue?
Muy Satisfactorio; Satisfactorio; No Satisfactorio
7) ¿De conformidad con su experiencia qué elementos de los que a continuación se enumeran, considera usted
son los más importantes para determinar el éxito de una acción en materia de propiedad industrial?
 El tiempo de respuesta por parte de la Administración Pública
 El tiempo de respuesta por parte de la Administración de Justicia

El conocimiento que los funcionarios públicos/Registro de la Propiedad Intelectual/Ministerio de
Economía tienen sobre la materia

El conocimiento que los jueces tienen sobre la materia
 La forma como se encuentran reguladas en el decreto 57-2000 y sus reformas.
8) ¿Estima que es necesario que exista sinergia entre la propiedad intelectual y la mercadotecnia?________ SI
_________ NO
9) ¿En su experiencia, es frecuente que se planifiquen las campañas publicitarias y mercadológicas
conjuntamente con la asesoría de un abogado experto en Propiedad Intelectual?
__________________________________________________________________
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Guatemala.
TIPO: Expertos
(Mercadólogos)
ENTREVISTA
Estimados Señores:
A efecto de optar al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, se está realizando la
investigación titulada " Análisis de las acciones de carácter civil y administrativas contempladas en el decreto 57-2000
del Congreso de la República, para la protección de los signos distintivos registrados en Guatemala, desde el punto
de vista mercadológico y jurídico", y con el objeto de recabar opiniones sobre este tema se están efectuando entrevistas
a profesionales de la mercadotecnia. Por tal motivo, se requiere su colaboración para dar respuesta a las siguientes
preguntas, lo cual no le tomara más de 10 minutos. La información proporcionada se manejará con discreción y con
una finalidad estrictamente académica.
Para efectos de la presente entrevista se entenderá como signo distintivo: toda marca, nombre comercial, emblema y
señal de publicidad utilizado para atraer la atención de los consumidores.
¿En su experiencia, que elementos debe poseer un signo distintivo para tener éxito y ser posicionado en la mente de
los consumidores en Guatemala?
¿En su experiencia, que herramientas mercadológicas se deben implementar para que un signo distintivo se
mantenga en la mente de los consumidores?
¿Qué riesgos considera usted que pueden generar el debilitamiento o pérdida de un signo distintivo en Guatemala
(ejemplo, falsificaciones o competencia desleal)?
¿Conoce algún caso en Guatemala en donde una acción legal haya logrado evitar el detrimento de un signo
distintivo?
¿En su opinión, existen en Guatemala los medios legales suficientes para proteger un signo distintivo?
¿Estima usted que es necesaria la sinergia entre el ámbito legal y mercadológico?_________ SI _________ NO
¿En su experiencia, es frecuente que se planifiquen las campañas publicitarias y mercadológicas conjuntamente con
la asesoría de un abogado experto en Propiedad Intelectual? ¿Por qué?