El contrato de licencia de know how

Área Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual
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El contrato de licencia de know how
Ficha Técnica
Autor:Dr. Cristhian Northcote Sandoval
Título:El contrato de licencia de know how
Fuente: Actualidad Empresarial, Nº 233 - Segunda
Quincena de Junio 2011
1.Introducción
En los últimos años la propiedad industrial en las empresas ha cobrado
una gran importancia, al punto que
el valor de los activos de muchas
empresas radica justamente en sus
elementos de propiedad industrial,
como marcas, patentes, diseños industriales, etc.
Dentro de este campo de la propiedad
industrial, suelen celebrarse diversas
operaciones destinadas a la explotación de dicha propiedad, tales como
contratos de cesión, transferencia,
licencia, entre otros, los cuales permiten difundir y expandir la presencia de
una empresa en el mercado.
El objeto del presente informe es exponer el contenido y las características
del contrato de licencia de know how,
como herramienta para la explotación
de conocimientos industriales que
permitan desarrollar una determinada
actividad comercial.
2. Marco legal
El contrato de licencia de know how
es uno de naturaleza atípica, es
decir, que no cuenta con regulación
específica en nuestra legislación. Sin
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Segunda Quincena - Junio 2011
embargo, le son de aplicación las
disposiciones contenidas en el Código Civil en materia de acto jurídico,
obligaciones y la parte general de
contratos.
Asimismo, al tratarse de un contrato
por el que se explotan conocimientos
o tecnologías, debemos tomar en
consideración las disposiciones de la
Decisión Nº 291 de la Comunidad
Andina.
3. Definición
Antes de desarrollar las características
del contrato de licencia de know how,
es necesario que entendamos con
claridad cuáles son los elementos
de propiedad industrial que están
contenidos en esta definición de know
how.
3.1.Concepto de know how
Podemos entender al know how
como el conjunto de conocimientos
obtenidos por una empresa y que
representan la manera, método o
procedimiento para llevar a cabo
sus procesos de producción, de comercialización, de organización o de
cualquier otra índole, que implique
un secreto industrial para la empresa.
Debe tenerse en cuenta que estamos
hablando de conocimientos que no
están protegidos por una patente y de
aquellos que no serían susceptibles de
ser patentados, pues de lo contrario,
estaríamos ante un contrato de licencia
o transferencia de patente.
El know how es un conocimiento o
conjunto de conocimientos que configuran un secreto industrial de la empresa licenciante, de tal manera que no
constituyen conocimientos susceptibles
de ser patentados, pues no reúnen las
condiciones para ser un conocimiento
patentable o, aun si fuera así, el interés
de la empresa es no patentarlos para
mantenerlos en secreto.
3.2. Concepto de contrato de licencia
de know how
Cuando hablamos de una licencia,
nos referimos a la autorización o
concesión que efectúa el titular de un
elemento de propiedad industrial, en
este caso el know how, para que un
tercero lo explote en sus actividades
comerciales.
Como hemos dicho, este know how
puede consistir en conocimientos sobre la forma de fabricar un producto,
el mecanismo de comercialización, la
organización de la empresa u otros,
que permitan obtener un mejor desempeño en las actividades del tercero
licenciatario.
La naturaleza de esta licencia es simplemente la de una cesión para el uso
de esos conocimientos, normalmente,
durante un período y sin transferir
la titularidad de los conocimientos
licenciados.
Ciertamente, es difícil llevar un control
sobre la prohibición del licenciatario de
continuar utilizando los conocimientos licenciados después de vencido
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Informes Especiales
el plazo del contrato, pero existen
mecanismos que si bien no pueden
impedir que esto suceda, generan la
obligación a cargo del licenciatario de
indemnizar al licenciante.
A continuación, veremos en detalle
los elementos que se presentan en el
contrato de licencia de know how.
4. Sujetos intervinientes
En la licencia de know how intervienen
los siguientes sujetos:
4.1.El licenciante
Es el titular de los conocimientos que
serán materia de la licencia. Como
ya lo hemos dicho, esta persona
otorgará al licenciatario el derecho
a utilizar los conocimientos en su
actividad empresarial.
4.2.El licenciatario
Es la persona a favor de quien se
otorga la licencia, de tal manera que
podrá utilizar los conocimientos licenciados en el desarrollo de su actividad
comercial y que, normalmente, está
obligado al pago de una retribución
por la licencia otorgada.
5.Formalidad
Aunque el contrato de licencia de
know how es uno atípico y, por lo tanto, no existe una formalidad prescrita
por la ley, debe tenerse en cuenta que
según el artículo 12º de la Decisión
Nº 291 de la Comunidad Andina, si
el licenciante fuera extranjero, el contrato deberá celebrarse por escrito y
registrarse ante el organismo nacional
competente en materia de inversión
y tecnología extranjera.
Sin embargo, es recomendable que
en cualquier caso, estos contratos de
licencia consten por escrito debido
a que ello permite demostrar su
existencia y contenido y que dicho
documento sea de fecha cierta.
6. Obligaciones del licenciante
Principalmente, las obligaciones del
licenciante son las siguientes:
• Entregar o transmitir el know how o
los conocimientos al licenciatario.
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Claro está que en aquellos casos en
los que esta transferencia requiera de
la entrega de soportes materiales de
información, como disquetes, discos
compactos, documentos impresos u
otros, la obligación del licenciante
comprenderá la entrega de esos
soportes.
Asimismo, si el manejo de esta información requiere de capacitaciones y
de la preparación al licenciatario o su
personal, es común que esta prestación forme parte de las obligaciones
del licenciante.
• Es común, aunque no indispensable,
que el licenciante se obligue a no otorgar licencias a terceros, por lo menos
no a terceros que puedan competir
con el licenciatario en el mismo mercado. Esto quiere decir que el licenciante se obligue a darle exclusividad
al licenciatario para el mercado que
éste cubre, detal manera que sea el
único en explotar los conocimientos
licenciados. Pero como hemos dicho,
esto puede no ser así, según lo acuerden las partes en el contrato.
• Existen otras obligaciones a las que
pude someterse el licenciante, tales
como la confidencialidad, el aseguramiento de volúmenes de venta, etc.
Pero que no son indispensables en el
contrato.
7. Obligaciones del licenciatario
De manera general, son obligaciones
del licenciatario:
• Efectuar el pago de la retribución,
según se hubiera establecido en el
contrato. Tal como hemos mencionado, al ser un contrato atípico no existe
disposición legal que obligue a que
la licencia de know how sea onerosa,
por lo que bien podría establecerse
en el contrato que el licenciatario
no deberá pagar retribución alguna
al licenciante. Aunque esto no es lo
usual, pues estamos ante una operación en la que el interés de ambas
partes suele ser de carácter comercial,
de tal manera que cada una intentará
sacar el mayor provecho económico
del contrato.
De esta manera, en la gran mayoría
de los casos se establecerá la obli-
gación a cargo del licenciatario de
pagar una cantidad determinada o
determinable de dinero a favor del
licenciante.
Ahora bien, esta retribución puede
pactarse de diversas maneras. Es
posible que se establezca el pago de
una suma fija de dinero cada cierto
tiempo, que se establezca un porcentaje de las ventas que obtenga
el licenciatario como consecuencia
del uso de la tecnología licenciada o
una fórmula que combine estas dos u
otros métodos, según los consideren
conveniente las partes.
• Guardar confidencialidad sobre la
tecnología licenciada. Aunque hemos
dicho que al ser un contrato atípico
no existen disposiciones legales que
regulen el contenido del contrato,
resulta natural que el licenciatario
se obligue a no divulgar los conocimientos que le son entregados. Esto
incluye la obligación de adoptar
las medidas necesarias para que el
personal a su cargo, si fuera el caso,
tampoco divulgue dichos conocimientos a terceros.
• Como obligaciones accesorias, podemos mencionar a la obligación de
respetar los estándares de calidad
que le imponga el licenciante, la
obligación de utilizar efectivamente
la tecnología entregada, la adquisición de determinados bienes complementarios, etc.
8. Sobre la terminación del contrato de licencia
El contrato de licencia de Know How
puede extinguirse por el término de
su plazo de duración, por requerimiento de una de las partes, cuando
el plazo es indefinido, y por causales
de resolución.
Pero existe un elemento adicional
que pondría fin a este contrato y
es que la característica de secreto
industrial del conocimiento licenciado desaparezca, ya sea por hechos
ajenos a alguna de las partes o
atribuible a alguna de ellas. Esto en
la medida que la cesión de un conocimiento de público acceso carecería
de sentido.
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