antecedentesdehecho

Roj: SAP M 6686/2011
Id Cendoj: 28079370282011100148
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 28
Nº de Recurso: 408/2009
Nº de Resolución: 166/2011
Procedimiento: Recurso de apelación
Ponente: ANGEL GALGO PECO
Tipo de Resolución: Sentencia
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28
MADRID
SENTENCIA: 00166/2011
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
Sección 28ª
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Rollo de apelación nº 408/09
Materia: PROPIEDAD INDUSTRIAL (MODELO INDUSTRIAL), PROPIEDAD INTELECTUAL,
COMPETENCIA DESLEAL
Organo judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid
Autos de origen: Juicio ordinario nº 174/06
Parte apelante: CONTENUR, S.L.
Procurador/a: Dª Cayetana de Zulueta Luchsinger
Letrado/a: D. Enrique Sánchez-Quiñones
Parte apelada: PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.
Procurador/a: D. José María Ruiz Gutiérrez
Letrado/a: D. Jesús Rojo
SENTENCIA nº 166/2011
En Madrid, a 13 de mayo de 2011.
En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid,
especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco,
D. Enrique García García y D. Pedro María Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de
rollo 408/09, los autos del procedimiento nº 174/06, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid
, el cual fue promovido por PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. contra CONTENUR,
Han actuado en representación y defensa, por la apelante, CONTENUR, S.L., la procuradora Dª
Cayetana de Zulueta Luchsinger y el letrado D. Enrique Sánchez-Quiñones, y por la apelada PLASTIC
OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A., el procurador D. José María Ruiz Gutiérrez y el letrado D. Jesús Rojo.
ANTECEDENTESDEHECHO
PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 8 de
mayo de 2006 por la representación de PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. contra CONTENUR,
S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que
consideraba que apoyaban su pretensión, solicitaba que se dictase sentencia por la que: "1º.- Se declare
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que las entidades CONTENUR, S.L. y CONTENUR ESPAÑA, S.L. como consecuencia de la fabricación,
importación, exportación, almacenaje, distribución, instalación, ofrecimiento, comercialización o cualquier otro
acto de explotación industrial, así como en los actos de publicidad y promoción en cualesquiera medios de
comunicación y/o la red de Internet, de las papeleras modelos "ITALICA", "ATENEA", "DIANA", "AUGUSTA" o
cualquier modelo de papeleras con las mismas características estéticas aunque reciba diferente denominación
comercial, incurre en actos de infracción, interferencia y lesión de los derechos de propiedad intelectual
existentes sobre los diseños de los modelos de papeleras de la gama "Serie PRIMA LÍNEA". 2º.- Se declare
que las entidades CONTENUR, S.L. y CONTENUR ESPAÑA, S.L. como consecuencia de la fabricación,
importación, exportación, almacenaje, distribución, instalación, ofrecimiento, comercialización o cualquier otro
acto de explotación industrial, así como en los actos de publicidad y promoción en cualesquiera medios de
comunicación y/o la red de Internet, de las papeleras modelos "ITALICA", "ATENEA", "DIANA", "AUGUSTA" o
cualquier modelo de papeleras con las mismas características estéticas aunque reciba diferente denominación
comercial, incurre en actos de infracción, interferencia y lesión de los derechos de propiedad industrial de
la actora dimanantes del Modelo Industrial número 142.436. 3º.- Se declare que las entidades CONTENUR,
S.L. y CONTENUR ESPAÑA, S.L., como consecuencia de la explotación de productos consistentes en
papeleras como las denominadas modelos "ITALICA", "ATENEA", "DIANA", "AUGUSTA" o cualquier modelo
de denominación comercial distinta que presente las mismas características formales, han incurrido en actos
de competencia desleal frente a la actora, y en especial de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y actos
de violación de normas, previstos y sancionados en la Ley de Competencia Desleal. 4º .- Se condene a
la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones y, con prohibición de repetición en el futuro,
a la cesación de los actos detallados en los números precedentes, así como al uso de cualquier diseño
de papeleras que reproduzca, parcial o totalmente, las notas caracterizadoras de los modelos de papeleras
creados y registrados por la actora, o cualesquiera otras equivalentes, parecidas, confundibles y/o asociables
con estas. 5º.- Se condene a la demandada a la retirada del mercado de todas las papeleras modelos
"ITALICA", "ATENEA", "DIANA", "AUGUSTA" o cualquier modelo de papelera similar, así como retirada del
tráfico mercantil -incluida la red de Internet- de todos los embalajes, folletos, catálogos y cualquier clase de
material publicitario, y cualquier documento o enser en que se esté materializando el ofrecimiento o mención
de dichos modelos de papeleras. 6º.- Se condena a la demandada a la remoción de los efectos producidos
por los actos referidos y a la cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a costa de las demandadas, de
todos los productos retirados del mercado, y de
todos los productos en stock antes mencionados, o en su defecto, a la destrucción de todos ellos a costa
de las demandadas. 7º.- Se condene a las demandadas, en virtud de las previsiones contenidas en la Ley
20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial ,, a resarcir a la parte actora por los daños y perjuicios
causados, a determinar de conformidad con las previsiones contenidas en el art. 55 de la citada Ley , y a
resarcir también, y adicionalmente, por el enriquecimiento injusto derivado de la lesión de una posición jurídica
amparada por un derecho de exclusiva, de conformidad con la previsión del artículo 18.6 de la Ley 3/1991, de
Competencia Desleal . /En particular esta parte, haciendo uso de la facultad electiva conferida por el artículo
55 de la citada Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial , se acoge esta parte a la previsión del apartado
2 letra b) de dicho artículo interesando la fijación, a los efectos de cuantificación de las ganancias dejadas de
obtener, "los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del
diseño registrado", esto es, la determinación pericial, según medio probatorio que se solicita a continuación,
de la cifra de facturación de la demandada con la distribución, comercialización y/o exportación de papeleras
modelos "ITALICA", "ATENEA", "DIANA", "AUGUSTA" o cualquier modelo de referencia comercial distinta
y características formales similares, y del margen de beneficio sobre cada unidad y modelo de producto
considerados. /Y determinándose las pérdidas sufridas por vía de la toma en consideración de las inversiones
y gastos asumidos por la actora para la creación e implantación en el mercado de las papeleras de cuyo diseño
original y demanda del mercado se han aprovechado ilícitamente las demandadas sin tener que afrontar tales
gastos derivados de la iniciativa de esta parte, teniendo en cuenta la importancia económica del diseño, que no
se limita al importe demostrado de 320.940 euros, sino a la ostensible cuantía de las adjudicaciones públicas
de las que estos productos han sido y son objeto./ Sin perjuicio de ello, en concreto esta parte, acogiéndose
a lo estipulado en el apartado 5 del artículo 55 de la Ley 20/2003 , solicita que con independencia de los
medios probatorios que se practiquen, y de su resultado, se fije un "quantum" indemnizatorio mínimo del
uno por ciento de la cifra de negocio total de las demandadas derivada de cualquier acto de explotación
de las papeleras modelos "ITALICA", "ATENEA", "DIANA", "AUGUSTA" o cualquier modelo de papelera
bajo nombre, referencia o identificación comercial distinta que presente las mismas o claramente derivadas
características formales. /Ello a reserva de que quede debidamente probado en autos, en su momento procesal
oportuno, la procedencia de una cifra indemnizatoria superior, que resultará fijada de conformidad con las
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reglas de cuantificación de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial ya referidas. /Finalmente, y
sobre la acción independiente y acumulada de enriquecimiento injusto, se interesa sean adicionados a los
anteriores importes el resultante de la cuantificación del enriquecimiento injusto obtenido por la actora, que
a efectos de simplificación y facilitación deberá corresponder, en virtud del criterio electivo de cálculo de las
ganancias dejadas de obtener en concepto de la acción de indemnización de daños y perjuicios, con la partida
determinada sobre la suma de los márgenes de
beneficio disfrutados por las demandadas en cada uno de sus modelos de papeleras "ITALICA",
"ATENEA", "DIANA", "AUGUSTA" o cualquier modelo de papelera similar bajo nombre, referencia o
identificación comercial distinta, en función de sus precios de venta, multiplicada por el número de unidades
comercializadas de cada modelo. 8º.- Se condene a la demandada a la publicación de la sentencia íntegra
a su costa en tres diarios de tirada nacional, dejando señalados a estos efectos los diarios EL PAÍS, ABC
y EXPANSIÓN y a la notificación de la misma por medio fehaciente a todos los clientes a los que hayan
servido los modelos de papeleras objeto de este procedimiento; notificación complementaria de la publicación
en los diarios citados que se realiza al amparo y de conformidad con el artículo 53.1.f) de la Ley 20/2003.
9º.- Se declare la nulidad del Modelo Industrial número 153.494 , de conformidad con las previsiones del
artículo 65.1 en relación con el 13 b) y g) de la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial ,
preceptos aplicables por virtud de la Disposición Transitoria Segunda letra c) de dicho Texto Legal. 10º.- Se
declare la nulidad del Modelo Industrial número 154.669 , de conformidad con las previsiones del artículo
65.1 en relación con el 13 b) y g) de la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial , preceptos
aplicables por virtud de la Disposición Transitoria Segunda letra c) de dicho Texto Legal. 11º.- Se declare la
nulidad del Modelo Industrial número 156.084 de conformidad con las previsiones del artículo 65.1 en relación
con el 13 b) y g) de la Ley 20/2003, de Protección Diseño Industrial , preceptos aplicables por virtud de la
ransitoria Segunda letra c) de dicho Texto Legal. 12º .- Se condene a la demandada a las costas del presente
procedimiento.".
SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil
nº 5 de Madrid dictó sentencia, con fecha 26 de septiembre de 2008 , cuyo fallo es el siguiente: "Que
DEBO ESTIMAR Y ESTIMO parcialmente la demanda interpuesta por el procurador D. José María Gutiérrez,
en nombre y representación de PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. contra CONTENUR, S.L.,
DECLARANDO que LA DEMANDADA ha infringido EL MODELO INDUSTRIAL nº 142.436, titularidad de
la actora. CONDENANDO a la demandada a: a) la cesación de comercialización, importación, exportación,
almacenaje, distribución, ofrecimiento de las papeleras modelos Itálica, Atenea, Diana y Augusta. B) A la
retirada del mercado de todas las papeleras de los modelos Itálica, Atenea, Diana y Augusta, así como la
retirada del tráfico mercantil de todos los embalajes, folletos, catálogos y cualquier clase de material publicitario
y cualquier documento en el que se materialice la comercialización o mención de esos modelos de papeleras.
C) La remoción de los efectos producidos por la infracción y la cesión con fines humanitarios, si fuera posible,
a costa de las demandadas, de todos los productos retirados del mercado, y de los productos en almacén, o en
su caso, la destrucción a costa de las demandadas. D) A indemnizar a la actora en la cantidad de 365.978,81
Ñ. e) A la publicación de la sentencia condenatoria a costa del infractor en un diario de tirada nacional. QUE
DEBO DECLARAR Y DECLARO LA NULIDAD de los modelos industriales nº 153.494, 154.669 y 156.084
registrados a nombre de la demandada, procediéndose a la cancelación de su registro en la OEPM. Todo ello
sin expresa condena en costas.".
TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de
CONTENUR, S.L. se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en
legal forma, con oposición de PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A., ha dado lugar a la formación
del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a
los trámites de los de su clase.
La deliberación, votación y fallo del asunto se realizó con fecha 9 de septiembre de 2010.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, excepto
en lo atinente al plazo para dictar sentencia, habida cuenta la carga de trabajo existente, la dificultad de las
cuestiones a dirimir y el dilatado periodo en que permaneció el ponente de baja por razones médicas.
Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa el parecer del
tribunal.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
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PRIMERO.- La litis que se dirime trae causa de la demanda formulada por PLASTIC OMNIUM
SISTEMAS URBANOS, S.A. (en lo sucesivo, "POSU") contra CONTENUR, S.L. y CONTENUR ESPAÑA,
S.L., en ejercicio acumulado de acciones derivadas de la infracción de derechos de propiedad intelectual
sobre los diseños de los modelos de papeleras que la actora comercializa como "Serie PRIMA LÍNEA", de
violación del modelo industrial nº 142.436 del que es titular la actora y de la comisión de actos de competencia
desleal subsumibles en los artículos 5, 6, 11 y 15 de la Ley de Competencia Desleal (según la redacción
vigente al tiempo de producirse la situación litigiosa; en lo sucesivo aludiremos a esta norma como "LCD"),
interesándose igualmente en la demanda que se declaren nulos los modelos industriales 153.494, 154.669
y 156.084, titularidad de la demandada.
En su sentencia, el juez de primera instancia estimó, en los términos que figuran en los antecedentes
de hecho de la presente resolución, las acciones declarativas, de cesación, remoción, indemnización y
publicación por violación del modelo industrial registrado a nombre de la entidad actora. Asimismo se
acogieron los pedimentos atinentes a la declaración de nulidad de los modelos industriales registrados por la
demandada. Al haberse estimado parcialmente la demanda no se hace expreso pronunciamiento condenatorio
en costas.
A efectos aclaratorios conviene precisar que en el transcurso de la primera instancia CONTENUR,
S.L. fue absorbida por CONTENUR ESPAÑA, S.L., pasando esta última a adoptar la denominación social de
CONTENUR, S.L... A ella (a la que nos referiremos en lo sucesivo como "CONTENUR") van referidos los
pronunciamientos de la sentencia.
La actora se conformó con la sentencia dictada. La parte demandada, en cambio, se alzó contra
ella en apelación. El escrito de recurso se estructura en ocho apartados, si bien el primero se dedica a
una somera relación de antecedentes. Los motivos impugnatorios que pretenden rebatir el juicio de que se
infringieron los derechos de propiedad industrial de la actora se pueden subsumir en dos subcategorías:
(i) los atinentes a los criterios legales aplicables para apreciar la infracción (alegación segunda); (ii) los
relativos a la apreciación y valoración de la prueba efectuada por el juzgador de primera instancia (alegaciones
tercera, cuarta y octava). Los motivos que se enderezan a combatir la declaración de nulidad de los modelos
industriales de la demandada se recogen en la alegación quinta, y aquellos en que se discute el montante
indemnizatorio fijado en la sentencia recurrida se localizan en la alegación séptima. A todo ello se suma un
apartado destinado a sostener la improcedencia de las acciones derivadas de la violación de derechos de
propiedad intelectual y de la comisión de actos de competencia desleal (alegación sexta). Al examen de tales
cuestiones, convenientemente sistematizadas y en la medida que resulte necesario, se dedican los apartados
que siguen.
SEGUNDO.- En primer lugar, la parte apelante cuestiona el criterio utilizado en la sentencia impugnada
para apreciar si los derechos de propiedad industrial de la actora como titular del modelo industrial 142.436
fueron vulnerados. En concreto, CONTENUR tacha de desacertado el criterio del juez de primera instancia al
considerar que lo que ha de ser objeto de valoración a tales efectos es si el producto supuestamente infractor
produce o no en el usuario informado una impresión general distinta del registro presuntamente vulnerado,
para lo que no constituiría un óbice que este último se hubiese concedido en 1999. Basa CONTENUR su
postura en los siguientes argumentos: (i) el artículo 47 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica
del Diseño Industrial (en lo sucesivo, "LDI"), en el que se acogen como elementos delimitadores del ámbito
de protección conferido por el diseño industrial los parámetros utilizados en la sentencia, no está incluido
en la relación de preceptos que en la Disposición Transitoria 2ª se declaran de aplicación a los modelos
industriales concedidos conforme a la legislación anterior, cual aquí acontece; y (ii) no cabría acudir para
justificar la aplicación de tales parámetros al principio de interpretación conforme, en relación con el artículo
9 de la Directiva 98/71, de 13 de octubre de 1998 , sobre la protección conferida por el diseño registrado,
precedente del artículo 47 LDI , toda vez que dicho principio solo resulta atendible cuando la norma comunitaria
concernida no haya sido transpuesta, o cuando la transposición no se haya efectuado correctamente, lo que
no es el caso y, de todos modos, el principio en cuestión no implica que los criterios establecidos en la norma
comunitaria deban ser utilizados de forma automática al aplicar la regulación nacional vigente con anterioridad
a aquella.
Entrando a dar oportuna respuesta a las cuestiones suscitadas, debemos señalar que ninguna acogida
merecen las objeciones de CONTENUR basadas en el régimen de derecho ínter temporal establecido en la
LDI (apartado (i) de los indicados en líneas anteriores), pues en lo que se fundamenta la resolución impugnada
no es en la aplicación con carácter retroactivo del artículo 47 de aquella, sino en la aplicación de los criterios
establecidos en la Directiva 98/71, de 13 de octubre de 1998 , sobre la protección jurídica de los dibujos
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y modelos (incorporada al Derecho interno español mediante la LDI), como consecuencia del principio de
interpretación conforme. Por lo que se refiere a este aspecto, en el que también se centran las críticas de la
apelante (apartado (ii)), la Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse en sentencias de 13 de mayo y 18 de
septiembre de 2008 ( si bien nuestro criterio ya se encontraba anticipado en la de 22 de octubre de 2007 );
cuanto sigue no es sino reiteración de lo allí dicho.
A tenor del régimen de Derecho transitorio establecido en la LDI (Disposición Transitoria 2ª ), el alcance
de la protección conferida por el modelo industrial concedido conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial
(en lo sucesivo, "EPI") habría de seguir rigiéndose por las disposiciones del mismo.
Ahora bien, el EPI no contenía una previsión explícita sobre esta materia. La sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 5 de febrero de 2008 (citada en la resolución recurrida) entendió
que, a lo sumo, dicha previsión se reducía a la remisión al riesgo de confusión en el público, al señalar el
artículo 187 EPI la facultad excluyente del titular en relación con modelos o dibujos que incurriesen en la
prohibición establecida para las marcas en el artículo 124 , esto es, en relación con aquellos que por su
semejanza con los diseños registrados pudieran inducir a error o confusión en el mercado, protegiéndose así
lo idéntico y, dentro de imprecisos límites, lo semejante, y atribuyendo al consumidor el papel de árbitro para
evaluar la potencialidad de ese riesgo de confusión. A juicio de esta Sala, la previsión del artículo 187 EPI
sería aplicable al ámbito de protección otorgado por dibujos y diseños industriales solo de un modo mediato,
impuesto por la necesidad de encontrar algún criterio legal para determinar dicho ámbito de protección, por
cuanto que lo regulado de modo directo en el citado artículo 187 no era el ámbito de protección sino las
prohibiciones de registro. En todo caso, la Disposición Derogatoria Única de la Ley 32/1988, de 10 noviembre,
de Marcas , al derogar en su apartado 1-a "los Títulos Primero, Tercero y Quinto en cuanto afectan a las
marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento." habría dejado vacía de contenido tal remisión
normativa, al encontrarse allí incluido el artículo 124 citado. Por lo tanto, sea cual fuere la posición sobre la
trascendencia que el artículo 187 EPI pudiera haber tenido en su día en cuanto a la determinación del ámbito
de protección de los dibujos y modelos industriales, debemos concluir que la regulación del EPI, aplicable,
en cuanto a su contenido sustantivo, al modelo industrial del que es titular la entidad actora por su fecha de
concesión, constituye una normativa huérfana de toda precisión acerca del alcance de la protección otorgada
por la titularidad de un modelo industrial.
Tras la Directiva 98/71 , la interpretación del ámbito de protección de los modelos industriales
concedidos conforme al EPI debe acomodarse a los criterios que establece dicha norma comunitaria. Esta
Sala, en las ya citadas sentencias de 13 de mayo y 18 de septiembre de 2008 , tiene declarado al respecto
lo siguiente:
"Establece la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Pleno) de 11 de julio
de 1996 que "...es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que una Directiva no puede, por sí sola,
crear obligaciones a cargo de un particular y que una disposición de una Directiva no puede, por consiguiente,
ser invocada, en su calidad de tal, contra dicha persona (véanse, en particular, las sentencias de 26 de
febrero de 1986 , Marshall, 152/84, Rec. p. 723, apartado 48; de 13 de noviembre de 1990, Marleasing,
C-106/89 , Rec. p. I-4135, apartado 6 , y de 14 de julio de 1994 , Faccini Dori, C-91/92 , Rec. p. I- 3325,
apartado 20). Sin embargo, según esta jurisprudencia, al aplicar el Derecho nacional, ya sean disposiciones
anteriores o posteriores a la Directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado
a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para conseguir el resultado
perseguido por esta y atenerse así al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado CE ...". (.) El TJCE nunca ha
manifestado la necesidad de que la norma deba ser precisa e incondicional, y ha afirmado expresamente que la
obligación vincula a los jueces con independencia de que haya transcurrido o no el plazo para la transposición
( Sentencia del caso Kolpinghuis Nijmegen, de 8 de octubre de 1987, asunto 80/86). En tal sentido, nuestro
Tribunal Supremo ha utilizado Directivas cuyo plazo de transposición no había finalizado, y que no habían
sido efectivamente transpuestas a nuestro Derecho interno, como criterios de interpretación del mismo (por
ejemplo, en la S.T.S. de 8 de noviembre de 1996, que utilizó la Directiva 93/13 /CEE , sobre cláusulas abusivas
en contratos concertados con consumidores, para interpretar la normativa de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuario.
Ciertamente, el aludido principio de interpretación conforme ha de aplicarse con prudencia porque, como
señala la S.T.S. de 28 marzo 2005 (asunto NIKE ), "...resulta oportuno recordar, que, sin perjuicio del deber de
interpretar el derecho interno en sintonía con el ordenamiento jurídico comunitario, no cabe aplicar, por regla
general, las Directivas Comunitarias que contradigan aquél cuando se trata de conflictos entre particulares
( SS. 22 abril 2002 y 13 junio 2002 y 30 de abril 2004 , y las que cita). En el caso deben aplicarse las
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normas del Estatuto de la Propiedad Industrial y de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre EDL
1988/13320 (que en diversos extremos disuena de la Directiva Comunitaria 104/89/CEE , cuya incorporación
al ordenamiento interno tuvo lugar por su transposición por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , la cual no es
aplicable al caso por razones de derecho intertemporal...".
Se trata, por tanto, de comprobar, siguiendo el criterio expresado por dicha sentencia, si el Art. 6-2,b)
de la Directiva 98/71/CEE es o no contradictorio con el derecho interno aplicable al caso que no es otro, de
conformidad con la norma de derecho intertemporal correspondiente (Disposición Transitoria Segunda de la
Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial ) que el Estatuto de la Propiedad Industrial".
Centrada así la cuestión, debemos considerar que, en el caso que nos ocupa, la posibilidad de
interpretación del ordenamiento jurídico interno conforme a la Directiva 98/71 no presenta inconveniente
alguno, dado que cuando POSU obtuvo el registro del modelo industrial, el EPI carecía, como ya expusimos,
de previsión normativa sobre el ámbito de protección otorgado al modelo industrial, por lo que no cabría
hablar de interpretación contra legem, proscrita expresamente, como ya vimos.
En consonancia con ello, la interpretación del ámbito de protección del modelo industrial concedido a la
demandante debe acomodarse a los criterios establecidos en el artículo 9.1 de la Directiva 98/71 de continua
referencia, a tenor del cual "la protección conferida por el derecho sobre un dibujo o modelo se extenderá a
cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general
distinta". Por tanto, ha de entenderse que el modelo industrial registrado a favor de POSU otorga a esta
última un ámbito de protección que le permite ejercitar el "ius prohibendi" respecto de cualquier diseño que no
produzca en el usuario informado una impresión general diferente. La conclusión que de ello se desprende
es que infringirían los derechos de POSU, como titular del modelo industrial 142.436, no solo los diseños
idénticos, comprendiendo dentro de este concepto aquellos cuyas características difiriesen tan solo en detalles
irrelevantes, sino también los diseños semejantes hasta el punto de no producir una impresión general distinta
a un usuario informado. Al entenderlo así la resolución impugnada, ninguna tacha cabe hacer a la misma.
Las objeciones de CONTENUR a la aplicación del principio de interpretación conforme responden a un
defectuoso entendimiento de los perfiles con los que el mismo ha sido configurado por el Tribunal de Justicia.
Así, una cosa es que por este último se indique, como hace, entre las más recientes, en la sentencia de 23
de abril de 2009, C-378/07 , Angelidaki (con cita, a su vez, de la sentencia de 4 de julio de 2006, C-212/04
, Adeneler y auto de 12 de junio de 2008, C-364/07 , Vassilakis), en concreto en su apartado 201, que "en
caso de adaptación tardía del Derecho interno a una directiva, la obligación general en virtud de la cual los
órganos jurisdiccionales nacionales deben interpretar su Derecho interno de conformidad con la Directiva nace
únicamente a partir de la expiración del plazo de adaptación del Derecho interno a dicha Directiva", y otra cosa
bien distinta es que, como preconiza la apelante, el principio de interpretación conforme solo resulte atendible
en ese supuesto. De igual modo, la pretensión de excluir del ámbito del principio en examen la labor aplicativa
de las normas de derecho interno anteriores a la norma de Derecho comunitario al que aquel va referido choca
frontalmente con la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a la que ya hicimos referencia, de que la
obligación de interpretación conforme se refiere al conjunto de las disposiciones del Derecho nacional tanto
anteriores como posteriores a la Directiva de que se trate (entre las últimas, sentencia Angelidaki, ya citada,
apartado 197, y sentencia de 10 de marzo de 2011, C-109/09 , Deutsche Lufthansa, apartado 52).
Por otra parte, aunque es cierto que esa misma jurisprudencia comunitaria ha señalado que el principio
que nos ocupa tiene sus límites en los principios generales del Derecho, y entre ellos, en particular, en los de
seguridad jurídica e irretroactividad (sentencias antes citadas, Adeneler, apartado 110, Angelidaki, apartado
99 y Deutsche Lufthansa, apartado 54, auto, también citado, Vassilakis, y sentencia de 15 de abril de 2008,
C-268/06 , Impact, apartado 100), es claro que no cabría hablar aquí de ninguna eventual vulneración de
estos principios dada la permanencia de la situación litigiosa en el tiempo.
TERCERO.- De cuanto se lleva expuesto cabe concluir que la cuestión atinente a si la comercialización
por CONTENUR de las papeleras de la serie "Millenium" (integrada por cuatro modelos: "Itálica", "Atenea",
"Diana" y "Agusta") entraña una vulneración de los derechos de POSU como titular del modelo industrial
142.436, habrá de decidirse atendiendo a la respuesta que se de a la pregunta de si las primeras producen
o no en el usuario informado una impresión general distinta.
Surgen en este punto ciertas cuestiones que han de ser abordadas con carácter previo por su
significación nuclear para la decisión de la controversia. En primer lugar, la atinente al concepto mismo de
"usuario informado". En segundo lugar, la relativa al modo de incorporar al proceso, como elemento de juicio
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imprescindible para la decisión de la controversia, la información relativa a la percepción de ese usuario
informado.
Por lo que se refiere a la primera cuestión, parece evidente que nos encontramos ante un concepto
con sentido propio, diferenciado del de "público" (pues la nota de "informado" entraña un plus) o "círculos
especializados del sector" (no en vano se trata de un "usuario") que la Directiva 98/71 (recuérdese que este es
el escenario en el que nos movemos) utiliza en otros lugares, y del de consumidor medio aquilatado en otros
ámbitos por el Tribunal de Justicia (pues no se está haciendo referencia simplemente a usuario o usuario final,
sino a "usuario informado"), así como del de puro experto en la materia, técnico o perito (cuya apreciación
respondería a unas bases que exceden de las esperables de un usuario, aun informado). A este respecto,
el Tribunal de Justicia, en sentencia de 18 de marzo de 2010, T-9/07 , Grupo Promer Mon Graphic/OHMIPepsiCo, ha señalado, apartado 62, lo siguiente: "En relación con el usuario informado, procede considerar
que no es un fabricante ni un vendedor de los productos a los que deben incorporarse o aplicarse los dibujos
o modelos controvertidos. El usuario informado está dotado de una vigilancia especial y posee determinados
conocimientos técnicos anteriores, es decir, de los atributos de los dibujos o modelos relativos al producto de
que se trata". Parece igual de evidente que nos encontramos ante un concepto que ha de ser individualizado en
cada caso, en función del sector en el que se suscite la controversia; así se desprende de la descripción (más
que definición) que efectúa el Tribunal General. Por lo demás, estas consideraciones resultan coincidentes
con las de la doctrina más autorizada en relación con la LDI (en cuya Exposición de Motivos puede leerse
que se renuncia a definir el concepto que nos ocupa "porque este habrá de concretarse caso por caso, en
función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto"), por la que se
incorporó al Derecho interno la Directiva de continua referencia.
En segundo lugar, nos encontramos con la cuestión concerniente a la forma de incorporación al proceso
decisorio de la percepción del usuario informado. Conforme a las normas generales que rigen el proceso, a
la parte que afirma la vulneración de su derecho incumbe la carga de aportar los necesarios elementos de
juicio acreditativos de que la impresión general que el producto presuntamente infractor produce en el usuario
informado (identificado previamente según el patrón aplicable en el contexto concreto en que se plantea el
caso) no difiere de la del modelo presuntamente infringido. Es en este terreno donde se sitúa una parte
importante del discurso impugnatorio de CONTENUR (páginas 42 y siguientes de su prolijo escrito de recurso).
Abordaremos esta temática en el siguiente apartado.
CUARTO.- De la lectura de la sentencia (en concreto, fundamento jurídico tercero) se desprende que
el juicio que en ella se establece afirmando que la impresión general del modelo industrial de POSU y la de
las papeleras comercializadas por CONTENUR no difieren se fundamenta en la apreciación directa del propio
juzgador y en su valoración de la prueba de peritos practicada, a partir de la consideración de que la impresión
de aquellos puede aproximarse a la de un "usuario informado", justificándose la prevalencia que se otorga al
dictamen pericial de POSU frente al dictamen en sentido contrario del perito de CONTENUR por el hecho de
haberse llevado a cabo en el primero un análisis de carácter global, y no elemento por elemento, como ocurre
en el segundo. También aquí se plantean determinadas cuestiones de concepto.
Surge, en efecto, el interrogante de si cabe asimilar perito y "usuario informado". Entendemos que
no es así. Queremos decir con ello que, aun sin poder descartar absolutamente la posibilidad de que en
determinados ámbitos se produzca cierta aproximación, parece evidente, como ya indicamos en líneas
precedentes, que el legislador comunitario no quiso recurrir al juicio de peritos para solventar los eventuales
conflictos surgidos en este sector de la vida jurídica, estableciendo un patrón de valoración diferente: el del
usuario informado. Coherentemente con este enfoque, una de las notas que, según el Tribunal General,
identifica al "usuario informado" es la posesión de "determinados" conocimientos técnicos (refiriéndolos en
concreto a los atributos del diseño relativo al producto), limitación que, en principio, resulta extraño predicarla
de un perito. Por otra parte, no cabría justificar la sustitución del "usuario informado" por un perito acudiendo
a los parámetros aplicados por este último en su examen, como se hace en la resolución recurrida, pues, en
definitiva, lo que se busca no es la percepción de un experto, técnico o perito, más o menos tamizada en
función de las pautas de examen, sino la de un usuario familiarizado con un determinado tipo de artículos al
que, por esta razón, se le supone un cierto conocimiento en lo relativo a los diseños aplicados a los mismos y
una "vigilancia especial", nota con la que se hace referencia a un grado de atención por encima del esperable
de un usuario "no informado".
Se suscita también la cuestión de si la percepción personal del juzgador puede trasladarse a la sentencia
con el valor de "impresión general producida en un usuario informado". Considera la doctrina más autorizada
en la materia (Otero Lastres, José Manuel, en "Manual de la Propiedad Industrial", Fernández-Novoa, Carlos,
7
Otero Lastre, José Manuel y Botana Agra Manuel, Marcial Pons, 2009, págs. 401 y 444) que aunque el juzgador
puede representar el papel de usuario informado cuando se trate del diseño de productos dirigidos a amplios
sectores de consumidores y usuarios, cuando no sea ese el caso el juez no es el que debe decidir con su propio
criterio, sino que debe atender a la opinión del usuario informado en el sector de referencia, extremo este que
requiere la necesaria acreditación, incumbiendo la carga a la parte que afirma la infracción. Entendemos que
dicho criterio es acertado. También entendemos que el que se está elucidando no es un supuesto en el que,
con arreglo al criterio expuesto, el juzgador pueda asumir fácilmente el rol de "usuario informado".
En este contexto, resultan plenamente atendibles las quejas de la recurrente atinentes a que POSU
no se ha preocupado siquiera de especificar cuál es el patrón de usuario informado que debe ser utilizado
en el contexto concreto en que se plantea el caso (contenedores de residuos urbanos o, en términos
más llanos, papeleras en vías o lugares públicos), y que, incumbiendo a la actora la carga de aportar los
necesarios elementos de juicio acreditativos de que la impresión general que el producto presuntamente
infractor produce en los usuarios informados, identificados con arreglo a dicho patrón, no difiere de la del
modelo industrial presuntamente infringido, no lo ha hecho. No se trata únicamente de que la apelada deba
sufrir las consecuencias de su omisión probatoria, sino que la única parte que ha aportado prueba que se
aproxima a lo requerido ha sido la apelante, con los certificados acompañados con su escrito de contestación
a la demanda (documentos 26 a 50), expedidos por un número significativo de instituciones públicas que
organizan procedimientos administrativos para la adjudicación de contratos relativos a la adquisición del tipo de
producto que nos ocupa y empresas implicadas en labores de planeamiento y desarrollo urbano, indicativos de
la falta de confundibilidad de las papeleras comercializadas por las partes contendientes, lo que, claramente,
juega en contra de las pretensiones de la actora y aquí apelada.
QUINTO.- Aun prescindiendo de todo lo dicho, entendemos que el examen comparativo entre la
descripción y gráficos del modelo industrial registrado por POSU, por una parte, y, por otra, el aspecto de las
papeleras comercializadas por CONTENUR, según se encuentran plasmadas en las fotografías obrantes en
autos (en particular, las obrantes a los folios 707 -modelo Agusta-, 708 -modelo Atenea-, 710 -modelo Itálicay 712 -modelo Diana-), tampoco ofrece, desde la óptica de un observador relativamente atento, base para
poder afirmar que la impresión general que producen no sea diferente.
La propia parte actora señala (págs. 17, 86 y 87 de la demanda) que el aspecto singular de su modelo
industrial, en sus diferentes variantes (A, B y C), viene determinado por "la presencia en el cuerpo principal
de una superficie estriada longitudinalmente en sentido vertical y la existencia de un zócalo y remate superior
de dicho cuerpo delimitados por una banda lisa longitudinal en sentido horizontal" (también alude, como
característica común a todas las variantes, a la presencia, en la zona estriada, de un espacio liso, destinado
a la incorporación de anagramas o símbolos identificativos). La descripción recogida en el extracto de la base
de datos SITADEX de la OEPM que se aporta como documento nº 6 de la demanda incluye tales elementos
en las tres variantes registradas, aunque con ciertos matices. Así, en la descripción de las variantes B y C
se alude, por lo que se refiere a la superficie estriada, a que la cara exterior es "predominantemente estriada
con un grabado fino longitudinal vertical" (énfasis añadido). De igual forma, en cuanto a las variantes A y B se
indica que "la zona estriada se encuentra delimitada mediante sendas bandas ("por dos bandas", se dice en el
caso de la variante B) longitudinales, una superior y otra inferior, carentes de rallado", y, en cuanto a la variante
C, se señala que "la zona abierta estriada se encuentra delimitada mediante una banda inferior carente de
rallado", si bien en el correspondiente gráfico se puede observar que en este último caso la parte superior
del cuerpo de la papelera está también rematada por franja y embocadura lisas. Finalmente, señala en su
demanda POSU que en cada variante estos elementos comunes se combinan con otras notas específicas
(forma del cuerpo, forma y disposición de la tapadera, etc.).
Tal como se desprende de la resolución impugnada, la decisión de la contienda se basa en la
consideración de que las dos características definitorias del modelo industrial de POSU comunes a sus
diferentes variantes que indica esta parte se encuentran también presentes en las papeleras de la serie
"Millenium" de CONTENUR (a excepción de las dos bandas horizontales lisas delimitadoras de la zona estriada
en el modelo "Itálica"), señalando el juzgador que aunque existan diferencias, la concurrencia de dichas
características determina que no difiera la impresión global producida. Disentimos de tal apreciación.
Ciertamente, el cuerpo de las papeleras de la serie "Millenium" está conformado por una zona acanalada
longitudinal en sentido vertical, si bien resulta claro el diferente impacto visual del grabado "fino" de las
variantes del modelo industrial de POSU, consistente en delgadas hendiduras en la cara exterior del cuerpo
de la papelera, y el provocado por las acanaladuras de las papeleras de CONTENUR, resultantes de una
sucesión de dobleces o pliegues en el plano idealmente liso de la cara exterior del cuerpo, notablemente más
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gruesas que aquellas. El impacto visual producido por este elemento opera con eficacia determinante en la
impresión de conjunto.
Por otra parte, la sentencia prescinde del examen individualizado de los términos en comparación,
debiéndose recordar aquí que el registro que se dice infringido tiene tres variantes y la infracción se predica
de cuatro modelos distintos de papeleras. Dicho examen individualizado revela, empero, la concurrencia
de características específicas en los modelos de papeleras comercializadas por CONTENUR que refuerzan
la diferenciación en la impresión general producida por las mismas respecto de la de su correspondiente
par, pudiendo establecerse al efecto (páginas 21 y 22, y 25 y 26 de la demanda) los siguientes pares de
comparación:
Modelo industrial 142436 de POSU Papeleras comercializadas por CONTENUR
Variante A Modelo ITÁLICA
Variante B Modelo DIANA
Variante C Modelos DIANA y AGUSTA
Cabe señalar a este respecto, en el caso de la papelera "Itálica", la forma ondulada de la boca y de la
tapa, la inexistencia de franjas lisas horizontales que delimitan en su parte superior e inferior la zona estriada
del cuerpo, y la ausencia de banda lisa vertical divisoria de esta última zona; en el caso del modelo "Agusta",
la falta de bandas longitudinales lisas en el cuerpo y la forma de la tapa, encastrada en aquel, con un ancho
faldón con ventanas o aberturas, y, en el caso del modelo "Diana", la forma de la tapa (y, en relación con la
variante B del modelo industrial de POSU, configuración cilíndrica). En estos casos, los elementos indicados
(con mayor énfasis en el modelo "Itálica" y "Agusta"), junto con las diferencias ya señaladas precedentemente
en cuanto a la forma del estriamiento de la zona del cuerpo otorgan a las papeleras de CONTENUR, un
aspecto de conjunto diferenciado del de las correspondientes variantes del modelo industrial de POSU.
SEXTO.- El apartado quinto del escrito de recurso de CONTENUR se endereza a impugnar el
pronunciamiento de la resolución impugnada declarando nulo los modelos industriales nº 153494, 154669
y 156084, de su
Habida cuenta el alegato que al efecto se formula, debemos comenzar por señalar que no puede
constituir causa de rechazo de las pretensiones actoras el hecho de que los correlativos pedimentos aparezcan
expresamente causalizados en el petitum de la demanda con referencia a los correspondientes artículos de
la LDI (en concreto, 65.1 y 13 ), siendo así que en virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria
2ª de la meritada Ley dichos preceptos no resultan de aplicación a los modelos industriales concedidos
conforme al EPI, como aquí sucede (en todos los casos el procedimiento para la concesión se inició con
anterioridad a la entrada en vigor de la LDI, estableciéndose al respecto en la Disposición Transitoria 1ª
de esta última que "los procedimientos de registro de modelos y dibujos industriales y artísticos iniciados
antes de la entrada en vigor de esta ley serán tramitados y resueltos conforme a la normativa legal vigente
en el momento de la presentación de las correspondientes solicitudes"). Como recuerda la sentencia del
Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2010 , "la máxima iura novit curia (el tribunal conoce el Derecho)
permite al tribunal fundar su decisión en preceptos jurídicos distintos de los invocados cuando no se alteren
sustancialmente los hechos que fundamentan la pretensión ( SSTS de 6 de marzo de 2007 , 18 de junio de
2007 , 8 de noviembre de 2007 , 5 de diciembre de 2007 , 22 de enero de 2008 )..". Así las cosas, tal como
se desprende del escrito rector del procedimiento (págs. 33, 35 y 36), la causa petendi (esto es, el conjunto
de los hechos de la vida real en que la pretensión se apoya o fundamento fáctico de la acción, según la teoría
de la sustanciación asumida por el Tribunal Supremo, entre otras muchas, en las sentencias citadas) está
constituida por la "incompatibilidad" con el registro prioritario de la demandante, derivada de la presencia en
los modelos industriales impugnados de "elementos originales y característicos" tomados de este último que
"generan una impresión general equivalente".
La cuestión que, en definitiva, se plantea es si el modelo industrial de POSU anticipaba los de
CONTENUR, privándoles por tanto de la novedad exigida por el EPI (artículo188.3) como requisito de validez,
por ser esta última la norma de aplicación. Según la opinión común aquilatada por la doctrina y la jurisprudencia
aplicativa del EPI esta nota no debe ser entendida en un sentido abstracto, sino poniéndola en relación con
la reacción que en los observadores provoca la forma frente a otras anteriores, teniendo conciencia de que
lo que debe servir de referencia es la impresión global o de conjunto, no la sensación que puedan producir
uno o varios elementos de aquella por separado.
En concreto, en la demanda (págs. 33, 35 y 36) se establecen los siguientes pares de comparación:
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* (ver cuadro gráfico en el original de esta sentencia)
Modelo industrial de CONTENUR (entre paréntesis se indica el nombre con el que se ha comercializado
la realización práctica)
Anticipado por variante del modelo industrial 142436 de POSU (entre paréntesis se indica la forma en
que se identifica en la demanda)
153494 ("ITÁLICA") Variante A (Serie Prima Línea - modelo 50 litros)
154669, variantes A y B ("ATENEA", "DIANA") Variantes B y C (Serie Prima Línea - modelo 80 litros
y Serie Prima Línea - modelo 120 litros)
156084, variantes A, B, C, D y E ("AGUSTA") Variante C (Serie Prima Línea - modelo 120 litros)
La demandante basaba sus pretensiones en la presencia de ciertos elementos originales y
característicos de su modelo en los de la parte contraria generadores de una impresión general equivalente,
apoyando tal apreciación en el informe que acompañaba como documento 15 (al folio 227 de las actuaciones).
Entre dichos elementos se incluyen dos que se dicen comunes a todas las variantes de su modelo y las de los
enfrentados, a saber, el estriado longitudinal vertical de la pared exterior del cuerpo del contenedor (1) y tapa
de forma convexa rematada con un faldón circundante de superficie lisa (2). Además se señalan otros dos,
según el siguiente cuadro, en el que se indica la correspondencia con cada uno de los modelos industriales
confrontados:
(* ver cuadro gráfico en el original de esta sentencia)
Elementos
Modelo industrial de CONTENUR que lo contienen
Variantes del modelo industrial 142436 de POSU que lo contienen
Zona estriada delimitada mediante unas bandas, superior e inferior, lisas (3) 154669 (variantes A y B)
y 156084 (variantes A, B, C, D y E) Variantes A, B y C
Tapa dispuesta en voladizo sobre una columna que sobresale por encima del extremo superior del
cuerpo (4)153494 y 154669 (Variante B) Variante A
El juzgador de primera instancia acogió las tesis de POSU, tachando de insignificantes las diferencias
que podían apreciarse entre los modelos industriales en liza. No compartimos dicha valoración.
No se puede negar que los elementos indicados por la actora se hallan también presentes en los
modelos industriales impugnados (a excepción, por lo que se refiere a la variante A del nº 154669, del
señalado como (2), toda vez que este último carece de tapa). Ahora bien, ello no significa que la impresión
global no difiera, habida cuenta que el aspecto y la conformación de dichos elementos, así como la disposición
de los mismos en el conjunto presentan diferencias que, junto con otros elementos propios de los registros
impugnados, distinguen suficientemente a estos últimos frente al modelo industrial oponente, como se
desprende de las descripciones y gráficos de los diferentes modelos publicados en el BOPI (documentos 6, 12,
13 y 14 de la demanda, a los folios 113, 213, 218 y 223). La parte demandada acompaña un informe pericial
explicitando tales diferencias (documento nº 18 del escrito de contestación, al folio 633), que no hace sino
corroborar las desemejanzas indicadas en los informes de los servicios técnicos de la OEPM emitidos para la
resolución de los recursos de alzada interpuestos por POSU contra la concesión de los modelos industriales
solicitados por CONTENUR, en todos los casos con oposición de aquella (documentos 13 a 15 del escrito
de contestación a la demanda, a los folios 587 y siguientes). A la vista de todos estos elementos de juicio,
amén de la significativa diferencia resultante del tipo de estriado en el cuerpo de la papelera, común a todos
los modelos, se puedan señalar como elementos caracterizadores frente a las correspondientes variantes
del registro de POSU: en relación con el modelo industrial 153494 ("ITÁLICA") su configuración cilíndrica,
la inexistencia de bandas lisas inferiores y superiores en el cuerpo del contenedor y la forma de la tapa;
en relación con el modelo industrial 154669, variante A ("ATENEA"), la inexistencia de tapa y (frente a la
variante B del modelo industrial de POSU, de sección transversal elíptica) configuración cilíndrica; en relación
con el modelo industrial 154669, variante B ("DIANA"), la forma de la tapa, y, en relación con el modelo
industrial 156084 ("AGUSTA"), en sus diferentes variantes, el modo de unión al cuerpo de la tapa y la forma
de esta, con un faldón ancho en el que se han abierto un número de ventanas que difiere según la variante.
Como se puede comprobar, los elementos señalados coinciden groso modo con los indicados en el anterior
fundamento jurídico en relación con el examen comparativo que había de llevarse a cabo para determinar si las
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papeleras comercializadas por CONTENUR infringían el modelo industrial de POSU, no en vano, según juicio
coincidente de los peritos que intervinieron en primera instancia, las primeras constituyen una realización fiel
de los modelos industriales impugnados. La combinación de los elementos señalados provoca una impresión
de conjunto suficientemente diferenciada de la del modelo industrial de POSU, lo que impide afirmar la falta
de novedad de los modelos industriales impugnados.
SÉPTIMO.- De lo expuesto hasta aquí se desprende el rechazo de los pedimentos de POSU basados
en la infracción de sus derechos de propiedad industrial y solicitando que se declarasen nulos los modelos
industriales de CONTENUR. Procede, en consecuencia, examinar a continuación las demás acciones que se
ejercitan en la demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual y por la realización de actos de
competencia desleal, en las que juzgador de primera instancia consideró innecesario entrar al haber acogido
las pretensiones ahora rechazadas.
En cuanto a las primeras, POSU las justifica señalando que la comercialización por CONTENUR de las
papeleras integradas en la serie "Millenium" entraña una vulneración de los derechos que le corresponden
como cesionario en exclusiva de los derechos de explotación de la creación plasmada en los diseños ideados
por un tercero recipiente de su encargo (los planos originales se acompañan como documento nº 5 de la
demanda) que posteriormente registró como modelo industrial 142436. Ahora bien, con independencia de la
consideración que la creación en cuestión pudiera merecer como obra protegible como objeto de propiedad
intelectual, lo cierto es que no existe conducta ilícita de la que hacer derivar la reclamación. Ya hemos indicado
las diferencias existentes entre los diseños aplicados a los productos de las partes contendientes, que excluyen
el que pueda hablarse de apropiación de la forma plasmada en las papeleras de POSU, debiendo recordar
aquí que la mera utilización de ideas preexistentes como fuente de inspiración no da lugar a ninguna conducta
sancionable.
OCTAVO.- Entiende la demandante que el proceder de CONTENUR implica, además, una actuación
ilícita subsumible en los artículos 5 (cláusula general), 6 (actos de confusión), 11 (actos de imitación) y 15.2
(violación de normas) LCD (añadiendo en trámite de conclusiones, por tanto de forma extemporánea -lo que
impide que sea tenido en consideración-, el tipo concurrencial de venta a pérdida previsto en el artículo 17.3
.c).
La actora justifica la censura del proceder de la contraria (según las razones que se indican en la
demanda por remisión al contenido del informe pericial aportado con ella) señalando que la comercialización
por CONTENUR de las papeleras de la serie "Millenium" entraña un acto de imitación de las prestaciones de
POSU y un aprovechamiento del esfuerzo de diseño y desarrollo llevado a cabo por esta última, hace probable
la confusión entre los productos comercializados por estas dos compañías y genera un riesgo de asociación
respecto al origen empresarial de aquellos. A ello se añade más adelante (en la fundamentación jurídica de
la demanda, en concreto, página 97), como motivo de aplicación del artículo 5 LCD , el que CONTENUR
procediese a solicitar sus modelos industriales, tras haber sido advertida por POSU de que las papeleras que
la primera venía comercializando vulneraban sus derechos, como mera estratagema para procurar cobertura
formal a su actuación infractora y, en cuanto al tipo concurrencial del artículo 15.2 LCD , que la infracción
de la normativa específica en materia de propiedad intelectual y de diseño industrial integra por sí sola el
supuesto de hecho contemplado en dicho precepto.
El discurso argumentativo de la demanda adolece de cierta confusión conceptual en cuanto a la
configuración y alcance de los ilícitos previstos en la LCD que se hace preciso aclarar.
Según criterio reiterado del Tribunal Supremo, el artículo 6 LCD se refiere a las creaciones formales o
signos distintivos, esto es, a los medios de identificación o presentación de las prestaciones de un agente en el
mercado, mientras que el artículo 11 lo hace a la imitación de las iniciativas empresariales y de las prestaciones
ajenas, entendidas estas en el sentido de creaciones materiales, es decir a la imitación el producto con sus
propias características (entre las más recientes, y con profusa cita jurisprudencial, sentencias de 25 de febrero
de 2009 , y 4 de marzo y 30 de diciembre de 2010 ). De forma sintética podemos decir que el artículo 11
LCD se centra en la imitación del producto y el artículo 6 LCD en la imitación de la forma de presentarlo. En
el caso que nos ocupa, no cabe duda de que de lo que se está hablando es de la imitación de prestaciones, lo
que descarta cualquier intento de configurar la conducta que se achaca a CONTENUR como conducta desleal
del artículo 6 LCD .
Es también criterio jurisprudencial consolidado que la normativa sobre competencia desleal no implica
una duplicación de la protección otorgada por la normativa sobre propiedad industrial, señalándose en tal
sentido que la protección brindada por la primera tiene carácter complementario, pero sin que pueda suplantar
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y menos sustituir a la segunda, funcionando de este modo únicamente ante la inexistencia de unos derechos
de exclusión o más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión (
sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2008 , con amplia cita jurisprudencial). Ello comporta,
atendido el fundamento concreto en que se basa la imputación, que también deba descartarse liminarmente
el ilícito del artículo 15.2 LCD .
En conexión con lo que acabamos de decir, debemos igualmente concluir que la conducta imitativa
atribuida a CONTENUR carece de tipicidad como ilícito competencial del artículo 11 LCD . La lectura que
del precepto se hace por la parte actora resulta del todo equivocada. El último inciso del apartado 1 del
precepto (". salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley") no expresa
otra cosa que una excepción al principio de libre imitabilidad (integrado en el de libre competencia) que se
refleja en el primer inciso, lo mismo que los apartados 2 y 3, que contienen otras tantas excepciones (que la
imitación resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o
comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, salvo inevitablidad de los riesgos
de asociación o aprovechamiento de la reputación, o que se trate de imitación sistemática encaminada a
impedir u obstaculizar a un competidor su afirmación en el mercado excediendo de lo que pueda reputarse
una respuesta natural del mercado). Ello no quiere decir, empero, que en el supuesto de que la imitación de
las prestaciones e iniciativas ajenas esté efectivamente proscrita por la existencia de un derecho de exclusiva
a favor del pionero, se genere un régimen dual de protección a favor de este, pues, en tal caso, como ya
indicamos en el párrafo precedente, la protección del derecho del precursor habrá de incardinarse en el ámbito
del derecho de exclusiva. En este sentido, el hecho de que la prestación o iniciativa empresarial ajena que
se reputa imitada está amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley excluye la operatividad
del ilícito tipificado en el artículo 11 LCD ( sentencias del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2007 y 15 de
diciembre de 2008 ).
Finalmente, desprendiéndose de lo expuesto en apartados precedentes la falta de fundamento para
poder hablar de infracción de los derechos de exclusiva de POSU por razón de la puesta en el mercado
de las papeleras de la serie "Millenium" de CONTENUR, carece de consistencia la calificación del posterior
registro de los diseños aplicados a estas como mera actuación de cobertura reconducible al ilícito competencial
tipificado en el artículo 5 LCD .
De cuanto antecede se desprende que ninguna acogida merecen los pedimentos deducidos en el escrito
iniciador de la litis.
NOVENO.- La estimación del recurso, que comporta la íntegra desestimación de la demanda iniciadora
del pleito, determina que las costas generadas en la primera instancia hayan de ser impuestas a POSU, sin
que proceda efectuar expresa imposición de las causadas en alzada, todo ello de conformidad con los artículos
394.1 y 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, emitimos el siguiente
FALLO
1.- Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de CONTENUR, S.L. contra
la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2008 por el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid en el juicio
ordinario nº 174/06 del que este rollo dimana.
2.- En consecuencia, revocamos y dejamos sin efecto la meritada resolución, acordando en su lugar
desestimar íntegramente la demanda formulada por PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. contra
CONTENUR, S.L., a quien absolvemos de todos los pedimentos contra ella dirigidos.
3.- Las costas de primera instancia se imponen a PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.
4.- No procede hacer expresa imposición de las costas generadas en alzada.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores
magistrados integrantes de este tribunal.
PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la
firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario
certifico.
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