antecedentes de hecho

Roj: STSJ MAD 1999/2013
Id Cendoj: 28079330022013100091
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 2
Nº de Recurso: 20/2010
Nº de Resolución: 106/2013
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Ponente: MIGUEL ANGEL GARCIA ALONSO
Tipo de Resolución: Sentencia
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.33.3-2010/0145952
RECURSO Nº 20/2010
SENTENCIA NÚMERO 106
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
Iltmos Señores:
Presidente .
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
Dña. Elvira Adoración Rodríguez Martí.
D. Miguel Ángel García Alonso
Doña. Fátima de la Cruz Mera
D. Francisco Bosch Barber
En la Villa de Madrid a 30 de enero de 2013.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, los autos del recurso Contencioso- Administrativo número 20/2010, interpuesto por INTS IT IS NOT
THE SAME representada por el/la Procurador/a doña María del Carmen Moreno Ramos contra la resolución
dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha de 21 de octubre de 2009, que desestimó
el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 22 de mayo de 2009, que denegó el registro de la
marca nacional "NOESLOMISMO", con nº 2.687.595, en clases 25, 35 y 39. Habiendo sido parte demandada
la Oficina Española de Patentes y Marcas, estando representada por el Abogado del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó demanda, en la que
tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando Sentencia
estimatoria del recurso interpuesto y que se anule la actuación administrativa impugnada.
SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado al Abogado del Estado que contestó a la demanda,
mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se confirme la resolución recurrida.
TERCERO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública se concedió a las partes el
término de quince días para concluir por escrito, lo que consta realizado señalándose para la deliberación,
votación y fallo el día 24 de enero de 2013, a las 10,00 horas de su mañana en que tuvo lugar.
Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don Miguel Ángel García Alonso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se interpone recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada por la Oficina
Española de Patentes y Marcas en fecha de 21 de octubre de 2009, que desestimó el recurso de alzada
interpuesto contra la resolución de 22 de mayo de 2009, que denegó el registro de la marca nacional
"NOESLOMISMO", con nº 2.687.595, en clases 25, 35 y 39.
En estas clase distinguen prendas de vestir, sombrerería, su venta al por menor y su distribución.
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca por entender que concurre
la prohibición del Art. 9.1.c de la ley demarcas, ya que existen derechos de autor sobre la denominación "no
es lo mismo", que constituye el titulo de la obra musical de un conocido cantante que ha obtenido una gran
difusión y éxito, sin que medie la autorización del titular.
La parte demandante solicita que se dicte sentencia, anulando la resolución administrativa recurrida y
en su lugar se declare su derecho a la concesión de la marca referida.
Alega el recurrente en primer lugar como cuestión previa, que el oponente no ha presentado documentos
que acrediten la titularidad de sus derechos de propiedad intelectual.
Alega en segundo lugar que la expresión no es lo mismo carece de originalidad y no es novedosa.
SEGUNDO.- La Oficina Española de Patentes y Marcas ha denegado la marca solicitada al entender
que concurre la prohibición establecida en el Artículo 9 de la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de
Marcas dispone: 1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:
c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o
por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los arts. 6 y 7.
El Artículo 18 del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio , por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, determina: Presentación de pruebas y
documentos: Si la oposición se basa en alguno de los derechos anteriores contemplados en los arts. 9 y 10 de
la citada Ley , el escrito de oposición irá acompañado de las pruebas adecuadas que acrediten la titularidad
y el ámbito de protección de tales derechos anteriores.
3. Los documentos acreditativos a que se refieren los apartados anteriores, así como cualquier otro
documento o prueba justificativa, deberán presentarse con el escrito de oposición o con posterioridad al mismo,
pero siempre antes de la fecha en que se hubiera dado traslado de la oposición al solicitante.
TERCERO.- La sentencia del Tribunal Supremo de diecinueve de Diciembre de dos mil tres, número
de Recurso : 7834/1999 , expresa que "la finalidad de impedir el acceso al registro de marcas de signos o
medios que reproduzcan creaciones protegidas por el derecho de autor, es garantizar el derecho exclusivo del
titular del derecho de propiedad intelectual a la explotación de la obra cinematográfica y de su título original,
evitando la utilización marcaria de estas creaciones sin autorización, quedando devaluadas las facultades del
titular si se permite la inscripción por personas distintas de marcas que reproduzcan la obra protegida, o en
otro caso su denominación identificativa
La sentencia del Tribunal Supremo de 13 de abril de 2007, número de recurso: 5847/2004 , dispone
que "Lo que dicho precepto excluye es que se utilicen signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones
protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a salvo de la debida autorización del titular
de tal derecho. Así pues, lo que debe constatarse es exclusivamente si la marca solicitada "reproduce o imita"
una creación del artista protegida por un derecho de propiedad industrial".
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En el caso concreto abordado por la sentencia referida, se expresa que del examen de las figuras del
artista y su contraposición con la marca solicitada se puede concluir que las incorporadas como elemento
gráfico en ésta última constituyen una clara imitación de los dibujos originales del citado artista, aunque no
reproduzcan las figuras humanas en las posiciones exactas de los dibujos imitados".
Puede originar confusión cuando se trate de productos que se ofrecen al consumidor medio en una
común área comercial.
De todo lo anterior: En primer lugar examinando la documentación del expediente administrativo, la
oponente no ha acreditado en ningún momento la titularidad y el ámbito de protección de tales derechos
anteriores.
Por ello la Oficina Española de Patentes y Marcas debió inadmitir la oposición de la entidad Gazul.
En segundo lugar a además de ello, es evidente que la expresión " no es lo mismo" forma parte del
idioma español y que ningún caso supone una creación original o término innovador. Es decir carece de
novedad como vocablo idiomático.
Otra cosa es que la marca denegada quisiera distinguir una creación musical, pero tratándose de
prendas de vestir, es decir un ámbito aplicativo totalmente diferente es claro que puede convivir.
Por todo lo expuesto, la Sala estima que la resolución recurrida no es conforme a derecho, y procede
en consecuencia la estimación del recurso y la anulación de la resolución recurrida.
CUARTO.- Al no apreciarse temeridad ni mala fe, de conformidad con lo establecido en el artículo 139
de la L.J.C.A . no procede efectuar pronunciamiento de condena en costas.
F A L LO
ESTIMAMOS el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto contra la resolución dictada por la
Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha de 21 de octubre de 2009, que desestimó el recurso de
alzada interpuesto contra la resolución de 22 de mayo de 2009. que denegó el registro de la marca nacional
"NOESLOMISMO", con nº 2.687.595, en clases 25, 35 y 39.
Anulamos la resolución recurrida por no ser conforme a derecho.
Decretamos, en su lugar, la concesión a la entidad demandante del registro de la marca
"NOESLOMISMO", con nº 2.687.595, en clases 25, 35 y 39.
Sin hacer expresa condena al pago de las costas causadas en este proceso.
Esta resolución no es firme, y frente a la misma cabe recurso de casación que habrá de interponerse
dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta sentencia.
Así por esta nuestra Sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero
Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso
Dª. Fátima de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber
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