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Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
28079330022009101191
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Madrid
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892/2006
1864/2009
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
FRANCISCO JAVIER CANABAL CONEJOS
Sentencia
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2
MADRID
SENTENCIA: 01864/2009
Recurso 892/06
SENTENCIA NUMERO 1864
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
----Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. Miguel Ángel García Alonso
D. Francisco Javier Canabal Conejos
Dª. Sandra María González de Lara Mingo
D. Marcial Viñoly Palop
----------------En la Villa de Madrid, a ocho de octubre de dos mil nueve.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos del recurso contencioso-administrativo número 892/06, interpuesto por la mercantil FREENET DE AG,
representada por el Procurador de los Tribunales don Oscar García Cortés, contra resolución de la Oficina
Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de marzo de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo
órgano de fecha 8 de agosto de 2.005. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas,
representada por el Abogado del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la
demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se
suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de
impugnación.
SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito en el que suplican se
dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.
TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento del proceso ni el trámite de conclusiones
prevenido en el art. 78 de la Ley quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.
CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 8 de octubre de 2009, teniendo lugar así.
Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrente impugna la resolución
de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de marzo de 2.006 que confirma, en alzada,
acuerdo del mismo órgano de fecha 8 de agosto de 2.005 que deniega el registro de la marca nacional núm.
2.621.260 FREENET para las clases 9, 35, 38, 41 y 42 del Nomenclátor.
SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:
a) Con fecha 3 de noviembre de 2.004 la mercantil recurrente presentó solicitud de registro de la
marca nacional núm. 2.621.260 FREENET en las clases: 9, 35, 38, 41 y 42 del Nomenclátor.
b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se acordó la
suspensión del expediente por hallarse incursa en la prohibición del art. 5.1.d) de la Ley de Marcas (Ley
1712001, de 7 de diciembre ), al componerse exclusivamente de signos o indicaciones que se han
convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para
designar características descriptivas de los productos o servicios siguientes para los que se solicita la
presente marca: "todos los comprendidos en las clases 9, 35, 38, 41 Y 42", toda vez que la denominación
solicitada es un término informático que significa "red libre".
c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso el 15 de julio de 2005.
d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 8 de agosto de 2.005
mediante la que deniega el registro de la marca en las clases 9, 35, 38, 41 Y 42. Dicha resolución es
recurrida en alzada por la recurrente con el resultado obrante en autos.
TERCERO.- La parte recurrente señala que la marca FREENET es viable al tratarse de un vocablo
extranjero de fantasía que no aparece recogido en los diccionarios. Indica que existen numerosos
precedentes de concesión de marcas con el prefijo FREE y que el gran ámbito aplicativo de la marca hace
imposible su carácter descriptivo. Niega la habitualidad del uso del vocablo FREENET. Por último, señala
que la marca se corresponde con su denominación social.
CUARTO.- El art. 4.1 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 diciembre 2001 ) dispone que "Se
entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado
los productos o servicios de una empresa de los de otras".
El artículo 5.1.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , prohíbe registrar como marcas los signos que
se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para
designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del
comercio.
Está claro, como indica el TS en Sentencia de 3 de julio de 2006 por todas, que la ratio legis de la
prohibición es dejar a la libre disposición de todo titular de actividad económica para ser utilizados en la
designación, descripción, etiquetaje o publicidad de sus productos, servicios o actividades, todos aquellos
signos, medios o indicaciones que por ser necesarios, usuales o útiles para designar el género, tipo,
naturaleza, calidad, origen u otra característica de los mismos no deben ser apropiados en exclusiva por un
solo empresario en perjuicio de los demás; es decir, no es admisible el reconocer a favor de una sola firma
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el monopolio de utilización de un término genérico, ya que, en definitiva, uno de los fundamentos
teleológicos de la protección de la propiedad aquí discutida es la creatividad, la originalidad, el ingenio
humano plasmado en la individualización de un producto del trabajo. Es por ello que el signo asociado al
producto se convierte en verdadera marca cuando su observación produce en la mente del usuario o
consumidor la representación de un origen empresarial, de una determinada calidad o fama, con la
suficiente fuerza individualizadora o caracterizadora frente a otros que amparen productos o servicios
iguales o similares.
Los conceptos "habitual" y "usual" empleados en la prohibición deben conectarse con los otros
elementos de la relación, esto es, con "el lenguaje común" o "las costumbres leales y constantes del
comercio", de tal manera que si en ese lenguaje o en esas costumbres los términos son habituales y
usuales para designar al producto o servicio, la prohibición se produce, ya que su "ratio legis" no es otra que
la de evitar que un determinado empresario se apropie de algo que es el medio común para identificar a un
bien.
La marca FREENET no tiene el carácter genérico y habitual en el lenguaje común para designar los
servicios que ampara en las clases solicitadas ni produce la consecuencia de que los otros empresarios que
trabajan en el mismo campo se verían impedidos de usar ese nombre pues la mera declaración de la
Oficina no sirve para entender que la denominación tiene un sentido general sobre el producto que
representa, que, por cierto, se refiere a una muy amplia gama de productos y no sólo al campo del Internet,
y que pertenezca al acervo común de los ciudadanos. Es por ello que procederá la estimación del presente
recurso.
QUINTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia
este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las
partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .
VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil
FREENET DE AG, representada por el Procurador de los Tribunales don Oscar García Cortés, contra
resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de marzo de 2.006 que confirma, en
alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 8 de agosto de 2.005 las cuales anulamos y declaramos el
derecho de la recurrente a la inscripción solicitada.
No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra ella cabe interponer el recurso
de casación establecido en el articulo 86 Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación,
que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del artículo 89 de dicha Ley , para
ante la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con
certificación de esta resolución.
Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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