Analisis Comparativo de la Protección de Indicaciones Geográficas

COMITÉ DE INDICACIONES GEOGRAFICAS
GRUPO DE TRABAJO INDICACIONES GEOGRAFICAS
GENERICAS
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ANALISIS COMPARATIVO DE LA PROTECCION DE INDICACIONES
GEOGRAFICAS EN BRASIL, EL SALVADOR Y MEXICO
PERDIDA POR CARÁCTER GENERICO.
ELABORADO POR:
- Monica Machuca – El Salvador.
- Martha Pequeño – Brasil.
- Manuel M. Soto – México.
Noviembre, 2014.
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De un análisis comparativo de la protección de las Denominaciones e Indicaciones Geográficas en
Brasil, El Salvador y México, se desprenden las siguientes consideraciones en cuanto a su
identidad y diferencias:
De los tres países, sólo México es signatario del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las
Indicaciones Geográficas; no siendo ni Brasil ni El Salvador adherentes al mismo.
De acuerdo a la información proporcionada por los colegas de estos países, hallamos que las
definiciones positivas relevantes son las que se exponen a continuación.
CONCEPTOS:
La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, en su artículo 2, incisos j y k
establece:
“Conceptos Utilizados
Art. 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:
…
j) Indicación geográfica: todo nombre geográfico, designación, imagen o
signo que identifica o evoca un bien originario de un país específico, un
grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado, cuando
una calidad específica, reputación u otra característica del bien es
esencialmente atribuible a su origen geográfico.
k) Denominación de origen: una indicación geográfica constituida por la
denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, usada
para designar un producto originario de ellos, cuyas cualidades o
características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en
el cual se produce, incluidos los factores naturales y los factores humanos;
también se considerará como denominación de origen la constituida por
una denominación que, sin ser la de un país, una región o un lugar
determinado, se refiere a un área geográfica determinada cuando es
usada en relación con productos originarios de tal área.
…”
En México, la Ley de la Propiedad Industrial define únicamente las Denominaciones de Origen,
estableciendo en su artículo 156 lo siguiente:
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“TITULO QUINTO
De la Denominación de Origen
Capítulo I
De la Protección a la Denominación de Origen
Artículo 156.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una
región geográfica del país que sirva para designar un producto originario
de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al
medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los
humanos.”
Pese a que no existe en la legislación nacional mexicana una definición específica de Indicación
Geográfica, por norma jurisprudencial del 2011 que homologa la jerarquía de los Tratados
Internacionales con la de la Constitución Política, es posible hablar de una extensión teórica de la
conceptualización propuesta por el Artículo 22 del TRIPS al respecto de las mismas.
En Brasil, los artículos 176, 177 y 178 establecen que:
“Artículo 176 – Constituye indicación geográfica la indicación de
procedencia o denominación de origen.
Artículo 177 – Considérese indicación de procedencia el nombre
geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que se haya
vuelto conocido como centro de extracción, producción o fabricación de
determinado producto o de prestación de determinado servicio.
Artículo 178 - Considérese denominación de origen el nombre geográfico
de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe producto o
servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o
esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y
humanos.”
Así, mientras que en los tres países tenemos una definición semejante de Denominación de
Origen, como la denominación de un país, estado o región empleada para designar un producto
que siendo producido en ésa región cuenta con características cualitativas que la identifican y que
son producto del entorno geográfico, tanto natural como humano; la de Indicación Geográfica no se
halla positivada en el Derecho Mexicano, y es generalmente diferente en las legislaciones de El
Salvador y Brasil; existiendo en la de éste último como un concepto que claramente engloba al de
Denominación de Origen y a las llamadas Indicaciones de Procedencia, que no requieren un factor
cualitativo en los bienes o servicios ligado al espacio geográfico, sino su sólo vínculo por
asociación con el mismo.
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VIGENCIA:
En ninguno de los países se expresa una vigencia determinada en períodos, más bien radica la
vigencia de la Indicación Geográfica o Denominación de Origen en la persistencia de las
condiciones que dieron origen a su registro.
En los tres países es común que la pérdida del registro de la Denominación consista en la
generalización del uso de la Denominación por parte del público consumidor de manera común
para indicar el tipo o calidad del producto.
En lo que refiere a la vigencia de la Autorización para el Uso de las Denominaciones e Indicaciones
Geográficas, tanto en el caso mexicano como en el salvadoreño esta es de 10 años, mientras que
en Brasil no se expresa una autorización específica requerida, estableciendo únicamente que “el
Uso de la Indicación Geográfica está restricta a los productores y prestadores de servicios
establecidos en el local, exigiéndose, aún, en relación a las Denominaciones de Origen, el
atendimiento de requisitos de calidad.”
INDICACIONES GEOGRÁFICAS GENÉRICAS Y SU PROTECCIÓN:
En cuanto al uso de Indicaciones Geográficas genéricas y su protección, sólo la ley brasileña hace
alusión en su artículo 181 en el que se plasma lo siguiente:
“Art. 181 - El nombre geográfico que no constituya indicación de
procedencia o denominación de origen podrá servir de elemento
característico de marca para producto o servicio, desde que no induzca a
falsa procedencia.”
Uso que queda explícitamente prohibido en México por el artículo 90 de la Ley de la Propiedad
Industrial, mismo que manifiesta que:
“Artículo 90.- No serán registrables como marca:
…
X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así
como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia
de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto
a su procedencia;
XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por
la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los
nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e
inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
…”
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De manera similar al caso mexicano, en el de El Salvador establece en su Artículo 68 lo siguiente:
“No podrá registrarse como indicación geográfica o denominación de
origen un signo:
…
c) Que sea la denominación común o genérica de algún producto,
estimándose común o genérica una denominación, cuando sea
considerada como tal, tanto por los conocedores de éste tipo de producto,
como por el público en general…”
PROTECCIÓN:
Son éstos mismos artículos los que sirven como herramienta para evitar que una Denominación
de Origen pase a convertirse en una Indicación Geográfica genérica, ya que impide el uso
generalizado y no autorizado de éstas Indicaciones Geográficas que son el principal elemento que
propiciaría que la Denominación de Origen fuere utilizada para designar genéricamente a un tipo
de producto.
En la conservación del estatus del carácter distintivo que fundamenta la Denominación de Origen
cobra relevancia la participación del Estado titular de la misma, tanto en la promoción de la
Denominación de Origen como tal, como en la protección de la misma en contra de su uso ilegal y
de competencia desleal.
En el caso de El Salvador, el marco jurídico en su ley de Marcas y Otros Signos Distintivos
señala en su Artículo 64 lo siguiente:
“Art. 64.- Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen no
podrán usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio
cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen o
medio geográfico del producto o servicio o cuando su uso dé lugar a
probabilidad de inducir al público a confusión respecto al origen,
procedencia, características o cualidades del producto o servicio.
Tampoco se permitirá la utilización en el comercio, aun cuando se indique
el origen verdadero del producto o se utilice la indicación geográfica
traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”,
“imitación” u otros análogos.
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No se impedirá el uso continuado y similar de una Indicación Geográfica
particular en relación con bienes o servicios por cualquier persona
salvadoreña o domiciliada en el país que han utilizado esa indicación
geográfica de buena fe y de manera continua con respecto a los mismos
productos o servicios, u otros afines, en el territorio de la república en la
fecha establecida por tratados internacionales de los cuales El Salvador
sea parte.”
Contemplando la relevancia de los medios de publicidad como factor de vulgarización de la
Denominación de Origen, el mismo ordenamiento establece en su artículo 65 que:
“Art. 65.- No podrá usarse en la publicidad, ni en la documentación
comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios,
una indicación geográfica o denominación de origen que dé lugar a
probabilidad de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica
de tales productos o servicios”
Al respecto de éstas medidas, la Ley Brasileña se adhiere a lo contemplado por el Acuerdo Sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio de la
Organización Mundial de Comercio que al respecto establece:
“En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los
medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:
a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación
del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de
una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que
induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal,
en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967).
3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una
parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica
o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica
respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal
indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en
ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto
al verdadero lugar de origen.”
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En el caso de la legislación mexicana, en adición a lo antes mencionado del TRIPS, la Ley de la
Propiedad Industrial, en su artículo 157 ordena que:
“Artículo 157.- La protección que esta Ley concede a las denominaciones
de origen se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto. El uso
ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga
acompañada de indicaciones tales como "género", "tipo", "manera",
"imitación", u otras similares que creen confusión en el consumidor o
impliquen competencia desleal.”
ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN A PRODUCTORES USUARIOS DE INDICACIONES
GEOGRÁFICAS O DENOMINACIONES DE ORIGEN:
Adicionalmente al registro de Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen como se
mencionó anteriormente, tanto la legislación de El Salvador como la de México prevén el registro
de Marcas Colectivas.
En la Ley Mexicana lo anterior se contempla en el artículo 96 que indica que: “Las asociaciones o
sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente
constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los
productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.”
Mientras que en la Ley Salvadoreña define “Marca Colectiva: Una marca cuyo titular es una
persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca con base en un
reglamento.”
Si bien la marca colectiva no constituye una Denominación de Origen, ésta permite a productores
de una región geográfica a través de la asociación el uso de una marca que, sin contravenir las
prohibiciones de las leyes en cada caso, permita al consumidor relacionar sus productos con una
identidad común.
La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador establece adicionalmente como
alternativa la Marca de Certificación, que define como “Una marca que se aplica a productos o
servicios cuya calidad y otras características han sido controladas y certificadas por el titular de la
marca”. Esta figura no existe explícitamente en México, sin embargo es posible establecer dentro
del registro de marca el cumplimiento de una Norma Oficial Mexicana (NOM) regulada por la Ley
Federal de Metrología y Normalización.
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Una característica que diferencia a las Marcas Colectivas y de Certificación de las Indicaciones o
Denominaciones Geográficas es que mientras que en el caso de las primeras la titularidad de las
mismas recae en una persona jurídica; en el de las últimas, recae en el Estado, siendo su uso
extendido a través de autorización.
Las Marcas Colectivas y Marcas de Certificación no existen en el marco jurídico de Brasil.
Dado que, como se ha mencionado previamente, la titularidad de las Indicaciones Geográficas y
Denominaciones de Origen corresponde al Estado, no hay prevista una acción por la que se
pueda restituir o defender éste derecho en ninguna de las tres legislaciones comparadas; de modo
que, una vez perdidas las cualidades distintivas que dieron origen al registro de la Denominación
de Origen, no es posible que el registro de las mismas sea recuperado.
Sin embargo, existe un conflicto en la cancelación del registro de una Denominación de Origen, ya
que es el Estado a la vez titular de esta y el organismo encargado de la emisión del acto de
nulidad o cancelación del registro.
CONCLUSIONES:
1. Mientras que en la legislación mexicana sólo se definen las Denominaciones de Origen,
tanto la salvadoreña como la brasileña señalan una diferencia de éstas con conceptos
positivos de Indicación Geográfica, siendo en el caso de la salvadoreña dos conceptos
que aludiendo al entorno geográfico se diferencian por ser el de Denominación de Origen
una para designar directamente al producto; y en el de la brasileña, el de Indicación
Geográfica uno de orden superior que engloba a las Denominaciones de Origen y a las
Indicaciones de Procedencia, siendo conceptualmente similares estas respectivamente a
las descritas por la ley de El Salvador.
2. Si bien en los tres países existe como común denominador en el criterio de la cancelación
del registro de una Denominación de Origen o Indicación Geográfica la pérdida del
carácter distintivo de un elemento cualitativo relacionado en el mercado directamente con
un entorno geográfico específico, que diera origen al mismo, es decir, que dicha
Denominación se vuelva de uso común para la designación de productos del mismo tipo o
especie, en ningún caso se describe el mecanismo o método específico para la
determinación de dicha condición, de modo que existe un vacío legal que dificultaría
conocer cuáles serían los medios idóneos para demandar dicha cancelación o defender
de esta a un registro.
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3. En lo que refiere a las alternativas de protección que se constituyen por las marcas
colectivas y las marcas de certificación; en la legislación mexicana se contemplan sólo las
primeras, mientras que en El Salvador, la ley define a ambas. Brasil no considera
ninguna de éstas dos alternativas, sin embargo, la pérdida del registro de una Indicación
de Procedencia o una Denominación de Origen en este país no imposibilita que se use
Indicación Geográfica acompañando al registro marcario mientras no induzca al
consumidor a un error en cuanto a la procedencia del producto.
4. Siendo el Estado el propietario de las Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas, no existe una vigencia para éstas sino más bien para su utilización por
particulares; tanto en el caso mexicano como en el salvadoreño se establece esta de 10
años, mientras que en el brasileño la autorización formal no es requerida quedando su
utilización limitada únicamente a que esta sea realizada por productores y prestadores de
servicios locales y que cumplan los requisitos de calidad.
Ante lo anterior, se torna la discusión de una de carácter legislativo a una de carácter económico y
político, ya que el reconocimiento y permanencia de un registro y/o del uso de la Indicación
Geográfica o Denominación de Origen se vuelve dependiente de la voluntad de otros estados para
aceptarlo, a fin de que pueda surtir efectos plenos en el ámbito internacional. Esta voluntad no
se expresa en un tratado amplio como es el caso de las marcas o patentes, sino que se realiza a
través de la firma de tratados de libre comercio entre las naciones que no se traducen
necesariamente en una vinculación amplia de los criterios legislativos armonizados entre las
naciones, más bien en un aislamiento que dificulta el reconocimiento pleno de éstas Indicaciones y
Denominaciones, lo cual, en un mercado de características cada vez más globales, produce
dificultades en la consolidación de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen,
facilitando su generalización y eventual nulidad.
Consideramos que un análisis como el actual se debe y puede ampliarse a los países que se
representan por distinguidos colegas miembros de este Comité de la Asociación Interamericana de
la Propiedad Intelectual.