Motivos de denegación absolutos: marcas de color

Motivos de denegación absolutos: marcas de color
Paul Blondeel ∗
S O B R E
LAS
M A R C A S
D E
C O L O R
Lo que se esperaba de mí no era realizar una "exposición académica", sino presentar
una breve contribución relacionada con las marcas de color a fin de estimular el debate sobre
el tema.
Cuando se revisan las resoluciones judiciales sobre la variada materia que nos
ocupa, no parece nada sencillo evitar el primer propósito. Me puedo imaginar que a los
‘legos’ hasta pueda asustarles un poco el tema.
El segundo propósito me parece aventurado en la medida en que, el 6 de mayo de
2003 la suerte estuvo echada, si bien algunos de sus signos me parecen menos legibles que
otros.
Por consiguiente me limitaré a exponer una mezcla de ambos, tratando además - y
en cierta medida el tema me obliga a ello - de dar un toque de color a mi breve intervención.
Empezando por descorrer el velo, les puedo decir que mi comunicación, desde luego,
presentará un ‘color en sí’ y que tras la sentencia de 6 de mayo de 2003 del Tribunal de
Justicia, soy consciente de que si el objetivo es aspirar a un carácter distintivo, la misión será
arriesgada.
I. Problemática
1.
Colores, combinaciones de colores y colores per se como signos distintivos.
Puede parecer contradictorio que, cuando se habla de depósito o solicitud de registro
de signos distintivos - cuya claridad debería resaltar –, debamos preguntarnos de qué
hablamos en el fondo cuando se trata de colores.
Ya en 1925 Larousse definía la palabra ‘couleur’ como: ‘l’impression que fait sur l’œil
la lumière réfléchie par les corps’ y en otro diccionario de uso encontré: ‘impressions
produites sur l’œil par les diverses radiations constitutives de la lumière’.
Según el Groot Woordenboek der Nederlandse Taal de Van Dale: cada uno de los
componentes en los que puede descomponerse la luz blanca (sin color), así como las
combinaciones entre los mismos; la característica particular de los objetos, de la luz que
cae encima o pasa a través de éstos, consistente en sólo reflejar o dejar pasar rayos de luz
de una determinada longitud de onda que es característica de cada sustancia’.
En el Webster’s New International Dictionary se dedican página y media de texto y
dos hojas con ilustraciones a dar una explicación a la palabra ‘color’, que en primera
instancia se interpreta como: any of manyfold phenomena of light or of visuel sensation or
∗
Magistrado del Tribunal de Apelación de Bruselas
Sesión de trabajo:
1.3
perception that enables one to differentiate objects even though the objects may appear
otherwise identical (size, form, texture).
Así que, con cierto sentido de la semántica filosófica se podría decir que quien
solicite el registro de un ‘color’, quiere reservarse una característica de los objetos, que es
atribuible a los rayos solares, para utilizarla en relación con las clases de productos o
servicios que designe.
Cabría decir en términos más triviales que no se puede definir con exactitud el
significado de ‘color’, sino que cualquiera, al verlo, reconoce la sensación que produce.
Con vistas al depósito o la solicitud de registro de una marca, un color conocido no
se utiliza únicamente como parte de un signo (signo complejo) sino también sin un signo que
no sea un diseño geométrico o arbitrario, e incluso sin diseño alguno; en los dos últimos
casos, simple (un sólo color) o múltiple (dos o varios colores).
El último caso, el del/de los color(es) sin forma ni contorno, se refiere a los colores
‘per se’ o ‘en sí’ (en francés: la couleur plate).
¿ Por qué poner sobre el tapete estos datos empíricos que nos son tan familiares?
Pues precisamente porque son fundamentales para el razonamiento sobre la 'aptitud’
de los colores para servir como signo y su posibilidad de tener carácter distintivo en el
sentido de la legislación en materia de marcas.
2. Algunos puntos de vista doctrinales del siglo pasado.
Desde siempre - y en este caso desde hace poco - las marcas de color constituyen
una cuestión controvertida.
Las mentes de los autores han recorrido un largo camino para aceptar un color como
signo para distinguir los productos de una empresa de los de otras.
Hasta los años setenta convivieron en el Benelux dos tendencias totalmente
opuestas a falta de disposiciones legales formales en la materia (desde el 1 de enero de
1971, en el Benelux rige la Ley Uniforme de 19 de marzo de 1962).
Mediante el último Protocolo de 11 de diciembre de 2001 – cuya entrada en vigor
está prevista para el 1 de enero de 2004 - se modificó la Ley de marcas con objeto de
aproximar la terminología a la Directiva de armonización de 21 de diciembre de 1988. No
obstante, tampoco se aprovechó esta ocasión para mencionar los colores como signos
susceptibles de registro.
Uno de los criterios se inspiró en el neerlandés Wichers-Hoet, quien estimó que un
color no puede desempeñar una función distintiva. Lo consideró como una característica del
producto, lo que, por otra parte, continúa siendo cierto.
En 1992, Gielen señaló que en raras ocasiones aparece sólo un color solo (citando
como ejemplo las designaciones del tipo de color: por ejemplo, para distinguir las distintas
clases de café).
Por lo demás, observa con razón que la ‘asimilación’ de un color se hace difícil
cuando éste se utiliza para varios productos ya que, si el color se utiliza para una serie de
productos, la función distintiva se trasladará lógicamente del producto a la empresa.
El otro criterio, de inspiración francesa, dio una interpretación amplia del significado
del concepto de 'signo', basada, específicamente respecto de colores, en una disposición de
la Ley de marcas francesa, en la que se habla de ‘combinaisons et dispositions de couleurs’.
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No obstante, en Francia existía también una concepción minoritaria (Roubier y SaintGal), considerablemente más reticente.
Bélgica se adhirió principalmente a la interpretación amplia francesa (entre otros van
Innis, Cornu, Braun, quien era algo más reticente, pero totalmente opuesto a Van Bunnen).
El legislador alemán no dejó lugar a duda: el artículo 3 de la Markengesetz (Ley de
marcas) estipula expresamente que ‘todos los signos’ pueden constituir una marca, así como
los 'colores y las combinaciones de colores'.
En el Reino Unido, la Cámara de los Lores reconoció en 1975 las combinaciones de
colores como marca válida.
En España y Portugal, los ‘colores per se’ fueron explícitamente excluidos por
disposición legal.
El Acuerdo Trips (artículo 15) sólo hace mención de las combinaciones de colores, lo
que puede constituir un argumento tanto en contra como a favor de los colores en sí.
3. Criterios recientes de la jurisprudencia del Benelux.
a. El Tribunal de Justicia del Benelux (que tiene casi exclusivamente competencia
prejudicial) dejó su impronta en la jurisprudencia en el Benelux mediante dos
sentencias: la de 9 de febrero de 1977 y la de 9 de marzo de 1977
(Centrafarm/Beecham – combinación de los colores negro y rojo para una
cápsula - y Gaz & Sieben/Leefering – un solo color en tono azul -). El Tribunal
resolvió que un color en sí o una combinación de colores puede constituir un
signo distintivo y que el signo también puede adquirir carácter distintivo mediante
asimilación (usage, familiarity).
El Tribunal además señala que i) un solo color aparece muy pocas veces, ii) que es
más probable que un número limitado de productos muy específicos tenga fuerza distintiva, y
iii) que el color cuenta también si la forma del producto o su envase lleva dicho color.
En sus conclusiones de las referidas sentencias, el Abogado General, Sr. Berger, no
sólo se inspiró en gran medida en el Derecho alemán, sino que también se remitió sutilmente
a determinados argumentos como el ‘imperativo de disponibilidad' (Freihaltbedürfnis) de los
colores, a lo que, por otra parte, el Tribunal no formuló reparos.
b. La sentencia ‘turquesa’ del Tribunal de Apelación de Bruselas de 28 de
septiembre de 1999 tuvo bastante resonancia en la doctrina belga.
Belgacom (en aquel entonces el único operador belga de telecomunicaciones fijas)
solicitó el registro del color ‘turquesa’ para cinco clases de productos y servicios de
telecomunicaciones. La Oficina de Marcas del Benelux denegó la inscripción – en el marco
general de su apreciación preventiva basada en los motivos de denegación absolutos – y el
Tribunal de Apelación aceptó el recurso de Belgacom.
[El recurso de casación de la Oficina fue desestimado mediante sentencia de 22 de
diciembre de 2000, aunque debe decirse que no se dictó sentencia sobre ningún medio
específico que cuestione la aptitud de un color como 'signo' y el carácter distintivo del mismo,
sin asimilación.]
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Los motivos que dieron lugar a la sentencia no dejan duda alguna:
i/ un color en sí puede constituir una marca dependiendo de las
circunstancias y puede tener carácter distintivo, incluso sin asimilación previa;
ii/ se debe llevar a cabo una apreciación de cada caso concreto, y para una
marca de color esta apreciación no tiene que ser más estricta que para cualquier otro
signo; el hecho de que el público medio identifica a la empresa por el color (sin
logotipo ni denominación) no viene a cuento;
iii/ no puede exigirse la prueba de que el color es inusual;
iv/ el uso que se propone dar al signo no viene al caso, basándose en el uso
efectivo en la fecha de la solicitud de registro.
c.
El Tribunal de Apelación de La Haya contribuyo de forma a
aclarar esta problemática mediante la sentencia sobre la marca de color ’naranja’ cuyo
registro fue solicitado por parte de Libertel.
Libertel – que al igual que Belgacom es un operador de telecomunicaciones, pero en
este caso de comunicaciones móviles, solicitó el registro del color ‘naranja’, también para
cinco clases de productos y servicios, de los que tres eran iguales a los de Belgacom.
El punto de vista clásico de la ‘BMB’ – la Oficina de Marcas del Benelux – era idéntico
al del caso ‘turquesa’ : ‘un color per se no tiene carácter distintivo, a menos que pueda
acreditarse una asimilación, ya que, por lo general, el color es percibido como elemento
decorativo.
Este punto de vista se ha ido flexibilizando poco a poco
(aparentemente bajo la influencia de la jurisprudencia de la OAMI): en la actualidad, se
considera que el carácter distintivo puede adquirirse por medios que no sean la asimilación,
cuando se trata de un tipo de producto específico y un color poco habitual en la sociedad.
El Tribunal denegó la solicitud de Libertel basándose en las siguientes
consideraciones decisivas:
i/ un color en sí puede constituir un signo y tener a la vez un carácter distintivo,
que debe apreciarse para los productos y/o los servicios para los que se solicita el
registro del color en cuestión.
ii/ en su calidad de ‘signo’ los colores tienen un obstáculo: sirven para captar
la mirada,
pero carecen del carácter propio de las características de identificación, siendo por
ende poco apropiados para fungir como marcas, pero muy apropiados para contribuir a
una marca;
iii/ queda la conveniencia social de autorizar el registro de colores como
marcas: el Tribunal abriga reservas en relación con la necesidad de ‘libre disposición’
de un color en caso de que el registro se solicite para una amplia gama de productos.
iv/ vistas todas las circunstancias del caso,
conclusión:
se impone la siguiente
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el color naranja carece de carácter distintivo (color nacional, muy frecuente, hay
muchas solicitudes de registro de marcas con el color naranja), mientras que no
existan pruebas de asimilación (cuestión de años, no de meses).
Así, la sentencia, que dio lugar a la sentencia Libertel del Hoge Raad der
Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) de 23 de febrero de 2001 - y ésta a su
vez a la sentencia Libertel del TJCE -, llegó a la resolución opuesta del Tribunal de Apelación
de Bruselas.
Especulando sobre el alcance de la resolución que puede esperarse tras la
sentencia prejudicial de 6 de mayo de 2003 del Hoge Raad der Nederlanden, parece que el
Tribunal de Justicia de La Haya estaba en lo cierto.
En cambio, en el marco establecido por el Tribunal de Justicia no parece haber
lugar para una segunda sentencia ‘turquesa’, que desde luego sería intolerable desde el
punto de vista de la legitimidad.
II. La “práctica de denegación” de la OAMI con respecto a los colores per se
1. Las Salas de Recurso.
a. En varios casos de cierta notoriedad pública [entre otros: Orange Personnel
Communications Services (02/1998), Wrigley (12/1998, KWS Saat (04/200),
Viking (07/2000), Andreas Stihl (07/2001)], las Salas de Recurso de la OAMI
desarrollaron su propia opinión sobre las marcas de color per se.
Se trataba de solicitudes para los colores 'naranja', 'verde claro', ‘verde y gris’ y ‘un
tono naranjo y gris’.
En todos los casos se desestimó el recurso contra la resolución de denegación del
examinador y en tres de los casos se interpuso recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.
b. En general, las Salas de Recurso adoptan una posición muy prudente con respecto
a los colores en sí.
Según la información de que dispongo, la Oficina exige la reproducción en una hoja
de papel del tinte de color, una descripción tan específica como sea posible de las clases de
productos y servicios, y, en caso de 'uso prolongado’, el informe de mercado
correspondiente.
Parece que la OAMI sólo ha registrado algunos colores per se, en particular en casos
en los que éstos habían adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso.
c. En resumen, podemos desglosar este punto de vista en los siguientes
componentes:
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i/ los colores per se pueden constituir signos distintivos, pero en principio es
necesario actuar con cautela con los colores per se o sus combinaciones.
ii/ en la mayoría de los casos, los colores no tienen carácter distintivo y si lo tienen, lo
han adquirido por su uso intensivo, que hace que el público asocie el color con los productos
de determinada empresa.
iii/ no obstante, ni el consumidor medio, ni un grupo concreto de destinatarios, suelen
identificar el vínculo de un producto con determinada empresa mediante el color de este
producto, sin tener en cuenta la forma y el contorno del mismo;
iv/ una vez adquirido el carácter distintivo, éste es aplicable a productos o servicios
muy específicos para un público determinado, o cuando se trata de un color muy poco
habitual, que es específico para dichos productos o servicios.
2. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) .
En tres de los casos citados, el TPI dictó sentencia sobre los colores per se,
desestimando los recursos interpuestos (menos un aspecto parcial en el asunto KWS
Saat).
Casualmente, en los tres casos se solicitó el registro para la misma clase de
productos.
a. Respecto al asunto KWS Saat/OAMI (TPI - Sala Segunda, 9 de octubre de 2002).
La solicitud se refería al color naranja, correspondiente al código HKS7 para los
productos y servicios de las clases 7, 11, 31, 42 (sector de la horticultura – dirigido al sector
industrial y agroindustrial, así como el cultivo de plantas, semillas y similares).
El Tribunal consideró que, en lo que se refiere a los productos de la clase 31
(semillas, plantas y similares), la coloración no es poco habitual, ya que, debido al volumen o
la forma de dichos productos resulta difícil utilizar una marca denominativa o figurativa.
La coloración tampoco puede tener una función decorativa puesto que los productos
se colocan bajo tierra, de modo que cabe suponer que el público interesado tampoco perciba
el color como elemento decorativo.
No obstante, el color elegido (minio de plomo) es habitual entre los productos en
cuestión, pues se utiliza a menudo para indicar que han sido tratados (a efectos sanitarios).
Por eso, dichos productos carecen de carácter distintivo, al igual que los productos de
las otras clases.
En el caso de los servicios, las cosas son diferentes ya que, por definición, éstos
carecen de color natural, por lo que, en estos casos, los colores pueden tener una
función distintiva.
El recurso sólo se aceptó desde este punto de vista.
b. En el asunto Viking (TPI - Sala Cuarta, 25 de septiembre de 2002) se resolvió
entérminos similares que la combinación de los colores verde y gris, que son los colores
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habituales para los productos implicados, no tiene carácter distintivo para los productos de la
clase 7 (máquinas de jardín y similares).
c.
El asunto Andreas Stihl (TPI - Sala Cuarta, 9 de julio de 2003).
En este asunto, el Tribunal tuvo que resolver sobre el carácter distintivo de la
combinación de los colores naranja y gris (superpuestos), exclusivamente para
productos de la clase 7.
Menciono esta resolución porque el Tribunal destacó cuatro aspectos:
(i) Hizo observar lo propio de las marcas de color, a saber, el hecho de que
una característica del producto (cfr. el criterio neerlandés), que coincide con el signo,
sea percibida inmediatamente como signo por el público interesado, de otro modo
que en el caso de una marca denominativa o figurativa.
(ii) Asimismo planteó que la marca no sólo debe ser examinada en su
conjunto, sino también en cada una de sus componentes (una opinión que no
comparte el Tribunal de Justicia del Benelux).
[En relación explícita con los colores observa lo siguiente: que el color amarillo puede
percibirse simplemente como señalización para centrar la atención en el peligro de
los productos y el tono elegido no permite distinguirlo de los colores que suelen
utilizarse para los productos de la clase 7, por lo que no se percibirá enseguida como
‘signo’. Y en cuanto al color gris, señala que éste no se distingue del color de
fabricación de los mismos productos.]
(iii) Finalmente, señala, en cuanto a la totalidad, la falta de distribución
específica de los colores en el signo, así como la de combinación sistemática,
(esquema de uso). Pues bien, aun cuando la parte superior fuera 'amarilla' de forma
sistemática y la parte inferior 'gris', según planteó el Tribunal, hay que tener en
cuenta una posible variación en las proporciones entre ambos colores (las formas y
los volúmenes de los aparatos son muy distintos).
De todo ello se concluyó que el conjunto se percibe simplemente como ‘los
colores de los productos’ y no como ‘la aplicación de un signo’, denegándose por ende el
carácter distintivo.
d. Lo que me llama la atención en las sentencias Viking y Stihl es el hecho de que el
Tribunal tome en consideración la forma en que se utilizará la marca en el futuro. (Y no
cómo fue utilizado: la asimilación - a que se refiere el artículo 7, apartado 3 del Reglamento
sobre la marca comunitaria - no venía al caso).
En efecto, me parece que estas consideraciones se refieren a la forma en que la
marca será utilizada en el futuro y a la cuestión de si en aquel momento su uso correspondía
al uso comunicado en la solicitud de registro. Ello sólo tiene relevancia con vistas a la
defensa de los derechos exclusivos de un registro ya obtenido.
III. La sentencia Libertel del 6 de mayo de 2003
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1. Información de fondo.
En vista de lo antes expuesto, las aclaraciones prejudiciales realizadas por el
Tribunal de Justicia de la CE proceden del Tribunal de Apelación de La Haya.
No puede destacarse suficientemente el impacto de esta sentencia. Sin embargo, no
descarto la posibilidad de que los criterios del Tribunal de Justicia al respecto puedan incluso
evolucionar.
Se trataba de la interpretación de los artículos 2 y del artículo 3, apartado 1 de la
Primera directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas:
- artículo 2: Podrán constituir marcas todos los signos
que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras,
incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del
producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para
distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.
- artículo 3, apartado 1: Será denegado el registro o, en
el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de: a) los signos que no puedan
constituir una marca, b) las marcas que carezcan de carácter distintivo.
Al parecer, el Tribunal de
fundamentalmente diferentes.
Justicia
y
el
Abogado
General
defendían
criterios
2. Las cuestiones planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden.
Mediante resolución de 23 de febrero de 2001, el Hoge Raad, ante sus dudas,
planteó las siguientes cuestiones:
¿ Es posible que un simple color específico, representado como tal o
designado con un código aplicado internacionalmente, tenga carácter distintivo en el
sentido del artículo 3, apartado 1, letra b) de la Directiva?
Y en caso afirmativo,
- ¿En qué circunstancias cabe admitir que un simple color
específico tiene carácter distintivo?
- ¿Tiene importancia si el registro se solicitó para una amplia gama de
productos y/o servicios, para un producto o servicio específico o para una clase
específica de productos o servicios?
- Para apreciar el carácter distintivo, ¿debe examinarse si existe un interés
general que justifique que dicho color siga a disposición de todos, como ocurre
con los signos que indican una procedencia geográfica?
- ¿Debe el Tribunal [BMB] efectuar un examen abstracto o concreto, teniendo
en cuenta todas las circunstancias concretas del caso, en particular el uso que
se haga del signo y el modo en que se utilice éste?
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3. Las conclusiones del Abogado General Léger.
a. Las conclusiones se presentaron a la luz de la aptitud de los colores para constituir
una marca.
En términos generales, el Abogado General se apoya en el Convenio de París, la
eficacia económica de la Directiva en materia de marcas, así como en la sentencia
Sieckmann de 12 de diciembre de 2000 (referente a una marca olfativa) mediante la que el
Tribunal aclaró por primera vez lo que puede considerarse ‘signo’.
Un signo debe poder ser objeto de una representación gráfica, en particular mediante
figuras, líneas o caracteres, y la representación tiene que cumplir los siguientes criterios:
debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y
objetiva
b. A la pregunta de si un color per se, es decir, un color sin forma ni contorno, puede
constituir un signo en el sentido del artículo 2 de la Directiva, el Abogado General responde
negativamente: cayendo inmediatamente en el motivo de denegación absoluto del artículo
3.1 a.
Por tanto, al Abogado General no parece impresionarle el criterio generalmente
aceptado de que, en principio, cuando no exista restricción normativa textual alguna deben
tomarse en consideración todos los signos.
En mi opinión, no le falta razón.
El Sr. Léger manifiesta de forma clarísima que un color per se no puede ser objeto de
representación gráfica, con lo que sigue la lógica de la doctrina Sieckmann.
Parte de la idea de que un color no es un dato objetivo, sino un dato que se percibe
de distintas formas según las circunstancias, que no tiene existencia propia: un color es
imperceptible, sólo puede percibirse un objeto con un color.
La eficacia económica de la Directiva consiste en que, con la representación gráfica
de lo que se presenta como un signo, se pretende ver el signo que se utilizará: la seguridad
jurídica exige que se defina de forma precisa lo que será atribuido en exclusiva.
La aplicación de la doctrina Sieckmann significa que, cuando no exista la posibilidad
de una clara y precisa representación gráfica, no se puede consignar en la solicitud de
registro el signo que se utilizará, sino solamente un atributo de los productos o servicios (que
por definición son inmateriales).
Además de las consideraciones sobre el color como signo y su carácter distintivo,
alega que la marca confiere a su titular el monopolio del uso del color para las clases de
productos y servicios en cuestión y que pueden surgir problemas relacionados con el uso del
color para productos o servicios similares o con el uso de un 'tono' similar (o sea, riesgo de
confusión: cfr. OAMI).
A menudo los colores también están relacionados con la cultura (sentido simbólico,
sentimiento).
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Ello lleva al Abogado General a considerar igualmente que las autoridades
competentes en materia de registro de marcas no pueden llevar a cabo su control preventivo
de manera adecuada.
Por lo demás, aborda el asunto, a mi parecer extremamente delicado, de los signos
‘correspondientes’. ¿Qué ocurre con los tonos muy próximos si se solicita un color
(principal) - o incluso un tono del mismo?
c.
Finalmente, invoca el lugar que ocupa la legislación en materia de marcas para la
competencia leal:
los grandes operadores económicos pueden monopolizar algunos colores (por ejemplo, las
compañías petrolíferas), mientras disfruten de una fuerte posición competitiva, puesto que
quedan grabadas fácilmente en la memoria del público medio.
4. La sentencia del Tribunal de Justicia.
A pesar de ser muy clara, la argumentación del Abogado General no logró persuadir
al Tribunal.
Entonces, ¿qué llevó a primera vista al Tribunal a adoptar estas conclusiones en
sentido contrario? O, considerándolo mejor, ¿tal vez en parte o tal vez en absoluto?
a. Como era de esperar, el Tribunal se basó también en la sentencia Sieckmann
para formular sus tres preguntas de partida: ¿Constituye un color en sí un
signo? ¿Puede ser objeto de representación gráfica? ¿Tiene carácter distintivo?
Mediante la sentencia Sieckmann – en la que se trata de una marca olfativa – el
Tribunal resolvió que el artículo 2 de la Directiva en materia de marcas debe interpretarse en
el sentido de que los signos no han de ser necesariamente perceptibles en tanto que tales a
través de la vista, a condición de que puedan ser objeto de una representación gráfica
(apartado 45). Es decir que es suficiente la representación gráfica indirecta.
Para ello invoca la necesidad de que el sistema de registro de marcas funcione
correctamente (apartado 46).
b. En el caso Libertel, el Tribunal se basa en el axioma de que un color no suele ser
más que una propiedad, pero que un color 'en sí' puede constituir un signo
relacionado con un producto o servicio (apartado 27).
Es evidente que el Tribunal no admite los argumentos físicos y científicos, ni las
reflexiones metafísicas del Abogado General sobre 'el ser o no ser de los colores’.
Con cierto sentido de ironía podría decirse que no cabía esperar otra cosa de los
magistrados.
Así pues, se puede comprobar de inmediato que, desde el principio, el método del
Tribunal relaciona un color con un producto o servicio, ¡cosa que, hipotéticamente hablando,
no hace el propio solicitante!
Sesión de trabajo:
1.3
c. La cosa se complica algo más a la hora de demostrar que un color también puede
ser objeto de representación gráfica: en forma de figuras, líneas o letras.
No basta una muestra de un color sobre papel, ya que, según el Tribunal, ésta puede
alterarse con el tiempo y, por tanto, no es duradera, no cumpliendo así la doctrina
Sieckmann.
El Tribunal considera que la descripción verbal de un color soluciona el problema de
la representación gráfica, ya que una descripción verbal de un color es una representación
gráfica, puesto que una descripción contiene palabras y éstas contienen caracteres.
(apartado 34).
d. No obstante, éste me parece un salto muy arriesgado en la lógica jurídica,
ya que, a mi parecer, no existe una ‘representación gráfica indirecta’.
Lo que se representa gráficamente es lo que realmente es y no lo que uno quiere
que sea. Cuando se solicita el registro del color ‘rojo’, añadiendo ‘el color rojo’, mediante
estos signos gráficos se representa únicamente como se escribe ‘el color es rojo’ – que no es
lo que se pretende proteger como signo - , pero no el color en sí.
La descripción verbal no da una representación directa ni indirecta del color rojo.
Utilizando una paráfrasis cartesiana, el razonamiento anterior recuerda a:
‘veo el color rojo y por tanto, éste existe como tal’: pasando, aparentemente sin problemas,
de un aspecto particular percibido (que es) a lo generalmente invisible (lo que no es –
perceptible -).
Asimismo, parece esconder un sofisma, a saber el siguiente: la palabra es una
representación gráfica (mayor) – rojo es una palabra (menor) – por tanto, la palabra 'rojo'
constituye la representación gráfica del color rojo (conclusión).
En la transposición a una marca auditiva, esto podría significar lo siguiente: (por
ejemplo) solicito el registro del tema de la conocida cancioncilla ‘la folia d’espagna’, agrego la
escritura de las notas musicales sobre el pentagrama y menciono ‘éste es el tema de ‘la folia
d’espagna’.
Dudo que el Tribunal de Justicia la considere la representación gráfica de un signo
auditivo.
Además, ¿no es cierto que en el caso Sieckmann, el Tribunal comprobó por sí
mismo que la representación gráfica de la fórmula estructural de ‘cinamato de metilo’ (olor
balsámico) describe la misma sustancia, pero no su olor?
e. El Tribunal considera que la descripción verbal no cumple a priori todos los
criterios de Sieckmann, pero que esto depende de cada caso.
Si no basta con una muestra de un color y una descripción verbal, el código de
identificación internacionalmente reconocido puede servir de representación gráfica
complementaria.
f.
Por otra parte, el Tribunal confirma que, en principio, el carácter distintivo de un
color se encuentra restringido por la transmisión de información.
En ese caso, se resuelve que un color 'en sí' sólo puede constituir un signo de marca
bajo las condiciones citadas.
Sesión de trabajo:
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g. A la cuestión relativa a la necesidad de libre disposición, ‘Freihaltbedürfnis’, el
Tribunal responde afirmativamente, lo que era de esperar al haberse aceptado
que el Derecho en materia de marcas forma parte del régimen de competencia
leal.
Los motivos de denegación deben interpretarse en función del interés general:
existen demasiado pocos colores sin contorno determinado y su registro como marca podría
distorsionar la competencia.
Cuanto mayor sea el número de productos y servicios para los que se solicita el
registro, mayor será la posibilidad de que la necesidad de libre disposición se convierta en
obstáculo desde el punto de vista del interés general.
h. El Tribunal también considera que es poco probable que un color en sí tenga
carácter distintivo si antes no se hizo uso del mismo, confirmando por otra parte
que, tras un proceso normal de asimilación, el color podrá adquirir carácter
distintivo.
La primera hipótesis (ausencia de asimilación) sólo se produciría en caso de la
marca se solicite para un número muy reducido de productos o servicios, con un mercado
correspondiente (error de transcripción – ¿el público correspondiente?) muy específico
(apartado 66).
i.
En cuanto al examen que ha de deben llevar a cabo no sólo por las autoridades
competentes en materia de registro de marcas, sino también por los jueces
especializados en casos de jurisdicción final, el Tribunal confirma que si la marca
se solicitó para un gran número o para un pequeño número de productos, no
sólo tiene relevancia para la cuestión sobre el carácter distintivo, sino también
para la pregunta acerca de si el registro no atenta contra el interés general
(apartados 69 y 70).
j.
Finalmente, el Tribunal remite al artículo 6 quinquies del Convenio de París y,
como era de espera, confirma que el carácter distintivo debe apreciarse in
concreto, teniendo en cuenta todas las circunstancias reales y en especial:
- el tiempo durante el cual se ha hecho uso del signo,
- la relación con los productos y/o servicios,
- la percepción que de él tiene el público correspondiente.
5. Conclusión.
Para mí, las conclusiones del Abogado General dan testimonio de una lógica
coherente y ofrecen una seguridad jurídica indiscutible: los colores en sí no pueden constituir
marcas.
Sesión de trabajo:
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Se podría decir, por una parte, que la sentencia del Tribunal deja la puerta abierta a
las solicitudes de registro de colores en sí, situándolos básicamente al mismo nivel que los
otros signos, pero, por otra parte, que impone tantas restricciones que queda poco margen
de maniobra para poder superar fácilmente los obstáculos.
La compleja matización no simplifica su aplicación uniforme por parte de los jueces
de marcas de los futuros 25 Estados Miembros, cada uno de los cuales tiene sus propias
sensibilidades culturales.
IV. Tomar partido: ¿una misión imposible para el juez de marcas comunitarias?
1. Consideración general
Hasta aquí, los únicos signos que conozco que están sujetos a gran número de
condiciones restrictivas que se deben tener en cuenta antes de pronunciarse acerca
de su validez, sea de manera preventiva, sea post factum, son los ‘colores en sí’.
No obstante, tal vez nos esperan otros signos, distintos y (más) problemáticos.
En especial, cabe pensar en todos los signos que se refieren a un sentido
concreto: los signos olfativos, los signos auditivos y los signos sensitivos.
2. La representación gráfica de los signos.
a. Hasta antes de la sentencia prejudicial de Sieckmann, se desconocía en el Benelux
la problemática de la ‘representación gráfica’ de un signo. La Ley de Marcas del
Benelux no imponía dicha condición de validez. Además, la problemática no surgió de
inmediato puesto que los signos registrados, casi todos sin excepción, podían ser
objeto de representación gráfica.
Después de la entrada en vigor del Protocolo de 11 de diciembre de 2001, la situación
de la Marca Comunitaria habría sido exactamente igual que ahora.
b. Tras la famosa sentencia Sieckmann, al parecer el registro de los signos olfativos
como marca fue prácticamente denegado de forma definitiva.
Por otra parte, la Segunda Sala de Recurso de la Oficina anuló anteriormente la
resolución de denegación - por razones de fondo - de una solicitud de registro de la marca
olfativa ‘the smell of fresh grass’ ('el olor a hierba recién cortada') para pelotas de tenis
(resolución de 11 de febrero de 1999 en el asunto de Senta Aromatic Marketing).
Por consiguiente, en el caso de la demanda por perjuicios europea, presentada por la
referida empresa en virtud de los artículos 90 a 94 del Reglamento nº 40/94 sobre la marca
comunitaria, o en el caso de la demanda de nulidad ante la Oficina de Marcas en virtud del
artículo 55 del Reglamento sobre la marca comunitaria, cabe esperar que se pronuncie la
anulación.
Sesión de trabajo:
1.3
c.
El registro de los signos auditivos me parece un asunto tan delicado como el de
los colores en sí, con el matiz de que no todas las restricciones mencionadas en
el asunto Libertel serían susceptibles de aplicación por analogía.
Creo que no existe una diferencia fundamental entre una hoja de papel en la que
figuran uno o varios colores y un disco de metal (CD) en el que está grabada una
melodía o incluso una sucesión arbitraria de sonidos disonantes.
Si se añade su trascripción musical – en su caso, subtitulada con la designación
verbal de las notas - y se menciona la denominación de las sucesivas notas, se obtendría la
representación gráfica del signo (doctrina Libertel).
No obstante, como señalé anteriormente, la percepción de un signo auditivo se
enfrenta a los mismos obstáculos de representación que los aplicables a los colores en sí.
La expresión verbal, que no constituye una representación indirecta del signo
auditivo, no es más que una representación gráfica de la reproducción lingüística de la forma
en que se comunica algo sobre 'una sucesión de notas' que se encuentra en un disco de
metal (CD).
d. Con la posible entrada de los signos sensitivos, toda la gama de los sentidos
obtendría la posibilidad de ser registrados como marcas.
Básicamente, según la interpretación muy amplia del artículo 2 de la Directiva en
materia de marcas, defendida por el Tribunal de Justicia, los signos sensitivos, como todos
los demás signos, podrán ser excluidos, dándose por sentado que incluso pueden ser un
factor relevante y determinante para que los ciegos o deficientes visuales reconozcan que un
producto procede de una empresa determinada.
Mutatis mutandis, resulta concebible que el registro y la descripción del signo
(cualquier desigualdad tangible) se realizarán según un procedimiento todavía por concretar
(por ejemplo, mediante caracteres braille).
3. ‘Opciones políticas’.
a. Los jueces en materia de marcas deben pronunciarse a distintos niveles.
Al margen de la ‘problemática de la representación gráfica’ de los signos, deben
formular una política en los ámbitos establecidos que el Tribunal de Justicia define como
factores restrictivos.
Me parece una misión bastante importante.
b. Los motivos de denegación absolutos deben considerarse en función del interés
general:
Sesión de trabajo:
1.3
Numerosos jueces han despojado a esta noción de 'mancomunidad social’ de
todo contenido.
Puede darse por sentado que su interpretación se verá afectada en gran medida
por la opinión social del propio juez. En mi opinión, será una tarea de no poca envergadura
no sólo de porque no debe sobrepasar los límites de la ‘jurisprudencia’, sino también porque
debe dar forma al deber constitucional de motivación en este sentido.
c.
Es obvio que la interpretación de la necesidad de libre disposición en función de
las exigencias de una competencia leal no está al alcance de cualquier juez en
materia de marcas.
Dicha interpretación exige tanto conocimientos de los mecanismos de formación y
ejercicio de posiciones económicas dominantes, como la capacidad para evaluar el
comportamiento de los competidores en el mercado y el comportamiento de compra
de los consumidores.
La experiencia me obliga a decir que a menudo se trata de una materia
extremadamente compleja que, según las circunstancias, exige un alto grado de
asesoramiento econométrico técnico.
¿Puede esperarse de las autoridades y jueces competentes en materia de
marcas que estén también instruidos en este campo para opinar con conocimiento de causa?
d. Es cierto que también hay aspectos técnicamente menos complicados, como la
apreciación del carácter 'poco habitual’ de un color y la evaluación de las
sensibilidades socioculturales en este ámbito, la estimación de la ‘asimilación’
(¿meses, años?), la delimitación del grupo de destinatarios correspondiente y la
situación de su percepción.
Sin embargo, en este último caso, es necesario señalar que la cuestión del margen
de apreciación de los colores per se parece muy delicada, ya sea que el reconocimiento se
refiera a los productos y/o servicios o que se refiera a una característica decorativa, distintiva
de la propia empresa.
4. Delimitación del ámbito de protección.
a. En principio, cuando la validez de un signo como marca es objeto de evaluación
preventiva, no puede plantearse directamente la cuestión del ámbito de protección. No
obstante, esta problemática está más cerca de lo que parece.
Pues como dice el dicho, sobre gustos y colores no hay nada escrito. Sin embargo,
no cabe duda de que quien solicite el registro de un color en sí como marca, lo hace porque
encuentra alguna ventaja en ello, que hace que incluso esté dispuesto a entablar acciones
judiciales.
Sesión de trabajo:
1.3
b. El Abogado General Léger abordó asimismo este punto para cuestionar la aptitud
de un color per se.
Es sabido que la marca confiere a su titular no sólo el derecho de oponerse al uso de
su signo, sino también al uso de un signo similar para productos y servicios idénticos o
similares para los que solicitó el registro del signo, cuando ello implique por parte del público
interesado un riesgo de confusión en cuanto a la procedencia de los productos y servicios de
una determinada empresa.
Me parece sostenible afirmar que un signo que pueda dar lugar a controversias
considerables en lo relativo a su ámbito de protección a este respecto, no puede ejercer la
función de signo.
Me ha llamado la atención que el Tribunal de Justicia no haya alegado ninguna
consideración relativa al aspecto de la aptitud de un signo.
c.
Resulta difícil ignorar la evidencia del ‘carácter similar’ de los colores en los
infinitos tonos que existen.
Me parece casi imposible delimitar de forma objetiva el ámbito de protección en
aquellos casos en que existan tonos que prácticamente no puedan distinguirse entre sí, pero
que tengan un código internacional específico.
En vista del riesgo de confusión, parece casi inevitable que, para el público medio,
los códigos muy próximos produzcan confusión, a no ser que se trate de un público
sumamente especializado.
O bien la protección se limita al tono registrado, con el riesgo de que ésta no llegue a
tener alcance real, o bien se extiende a los tonos próximos, trascendiendo así obviamente el
tono registrado.
d. En el caso de las marcas constituidas por un color en sí, el Juez de marcas
también deberá preguntarse cómo puede el titular de la marca acreditar que ha hecho uso
del signo de acuerdo con el uso registrado, lo que es un requisito para que no se anulen los
derechos inherentes a la marca.
Después de todo, se trata hipotéticamente del depósito de un signo sin forma ni
contorno.
No obstante, un color sólo puede utilizarse con una forma y contorno
determinados, y por lo tanto, nunca tal como fue registrado.
Me parece que el argumento de que el color se ha utilizado en la forma en que fue
registrado que este uso protege así el modo en el que el color fue utilizado - intensivo
y dominante para una gama de productos – se basa en una inversión del orden de
las cosas.
Sesión de trabajo:
1.3
En tal caso, ¿porqué no se limita la solicitud al modo en el que será utilizado un
color?
V. Algunas consideraciones finales.
La sentencia Libertel es sin duda alguna una sentencia rica en matices.
Sin embargo, dudo que la respuesta a las cuestiones haya aportado solución a gran parte
de los problemas prácticos. Con anterioridad al 6 de mayo de 2003, el terreno era muy
resbaladizo. Pero desde entonces el ejercicio de equilibrio no parece menos exigente.
En su interesante contribución al simposio celebrado los días 27 y 28 de septiembre de
2001, mi colega J. Fasseur-van Santen citó las siguientes palabras proverbiales de Yves
Saint Gal: “el valor de un color como marca plantea problemas delicados”.
Me parece que esto ha quedado más que claro.
Parece justo preguntarse si tiene sentido que un color sea declarado apto como signo y
que sea reconocido como signo distintivo cuando el ámbito de protección del mismo apenas
logra mantenerse respecto a los signos correspondientes o cuando implica riesgos de
caducidad inherentes, no pudiendo por ende conceder derechos exclusivos y estables.
Hay otro aspecto que, aunque no se contempla en la Directiva de armonización, no
carece de importancia en este contexto: el uso de un signo para un uso no dirigido a la marca
(es decir, el uso para distinguir empresas en vez de productos o servicios).
En su sentencia prejudicial de 21 de noviembre de 2002 (en el asunto Robelco/Robeco),
el Tribunal de Justicia respondió que esta materia sigue siendo competencia de los Estados
Miembros.
Además, en el marco comunitario, la materia tampoco está regida por el Reglamento
40/94 sobre la marca comunitaria (artículo 9).
En el caso del uso de un signo no dirigido a la marca, nada impide a los Estados
Miembros suprimir la restricción de que debe tratarse de un uso 'en el tráfico económico'.
Parece que los países del Benelux en particular están elaborando planes en este
sentido.
No obstante, no parece razonable que las condiciones para reconocer un color como
signo distintivo se interpreten de forma distinta según se trate de legislación no armonizada o
de legislación armonizada.
Me parece que, si la protección de un color en sí, registrado como marca, se extendiese
también a un uso que no sea dentro del tráfico económico, ya no habría freno de ningún tipo.
Un particular con muchas iniciativas, una organización sin ánimo de lucro, los artistas,
todos podrían convertirse en blanco de un titular de una marca de color en sí.
Sesión de trabajo:
1.3
Me gustaría concluir con una paráfrasis de un poema de Herman De Coninck: el color
es como el sol y el cielo: no tienen dueño.
Las marcas crean un derecho exclusivo, pero dicho derecho es incompatible con la
misma naturaleza de los colores.
Pero poco a poco he ido a parar en el papel de disputante y me temo que eso no fuera la
intención de la Sra. Bonne cuando me pidió que hiciera esta contribución.
Pero sabiendo que nada tiene un efecto tan esclarecedor como la sacrosanta
contradicción, que tanto falta nos hace en nuestra profesión, espero haber contribuido en
algo a la materia de discusión planteada.
Sesión de trabajo:
1.3
M a r c a s d e c o l o r.
I.
E s q u e m a g e n e r a l.
Problemática
1. Colores, combinaciones de colores y colores ‘per se’ como signo distintivo.
2. Algunos puntos de vista doctrinales a través del tiempo.
3. Criterios recientes de la jurisprudencia del Benelux.
a. El Tribunal de Justicia del Benelux (1977)
b. La sentencia belga ‘Turquesa’ (1999)
c.
II.
La sentencia neerlandesa ‘Libertel’ (1998)
La práctica de denegación de la OAMI con respecto a los colores ‘per se’.
1. Las Salas de Recurso.
Los asuntos ‘Orange’, ‘Wrigley’, ‘Viking’ , ‘KWS Saat’ y ‘Andreas
Stihl’.
2. El Tribunal de Primera Instancia al respecto.
Los asuntos ‘Viking’, ‘Saat’ y ‘Andreas Stihl’.
III.
La sentencia Libertel de 6 de mayo de 2003
1. Información de fondo.
2. Las cuestiones planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden.
3. Las conclusiones del Abogado General Léger.
4. La sentencia del Tribunal de Justicia.
Sesión de trabajo:
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IV.
Tomar partido: ¿una misión imposible para el juez de marcas comunitarias?
1. Consideración general
2. La representación gráfica de los signos.
3. Tomar opciones políticas.
4. Delimitación del ámbito de protección.
V.
Algunas consideraciones finales.
Sesión de trabajo:
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