Los principios aplicables a la protección de marcas

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informe especial
Los principios aplicables a la protección de marcas
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Los principios aplicables a la
protección de marcas
Ficha Técnica
Autor:Dr. Cristhian Northcote
Título:Los principios aplicables a la protección de
marcas
Fuente: Actualidad Empresarial, Nº 190 - Primera
Quincena de Setiembre 2009
1.Introducción
La protección que se obtiene con el
registro de una marca le permite a su
titular excluir del uso del signo registrado
a cualquier tercero que no cuente con su
autorización.
Sin embargo, esta protección no es irrestricta pues depende de algunas reglas que
determinan sus alcances.
En el presente informe, desarrollaremos estas reglas que constituyen los
parámetros bajo los cuales se otorga la
protección a un registro de marca, por
lo que consideramos importante que las
empresas y personas en general tengan
un conocimiento claro de los límites que
tiene la protección de los registros de marca y que de esa manera puedan adoptar
las medidas necesarias para lograr una
protección eficaz.
2. Marco normativo
En nuestro país, los derechos de Propiedad Industrial se encuentran regulados
por la Decisión N° 486 – Régimen Común
sobre Propiedad Industrial, emitida por
la Comisión de la Comunidad Andina,
y por el Decreto Legislativo N° 1075
– Disposiciones Complementarias a la
Decisión N° 486.
3. Nociones preliminares
Antes de entrar a desarrollar los principios
que constituyen los parámetros o límites
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de la protección de un registro de marca,
es necesario repasar algunas nociones
preliminares acerca de cómo funciona
el sistema de protección marcaria en
nuestro país.
Para comenzar, debemos tener en claro
que pueden ser reconocidos como marcas
todos aquellos signos que sirven para
distinguir o identificar los productos o
servicios de una persona.
Para estos efectos, la marca puede tener una composición fonética, es decir,
estar formada por una letra, palabra o
conjunto de palabras; o puede estar conformada por un elemento gráfico, como
un conjunto de líneas, colores, formas
bidimensionales o tridimensionales; o
combinaciones de elementos fonéticos
con gráficos. Es posible también reconocer protección a marcas sonoras.
Veamos una clasificación de las marcas
en función a su composición:
a) Verbales, fonéticas, nominativas o
denominativas.
Son aquellas marcas conformadas por
letras, palabras o conjuntos de palabras. Dentro de esta clase podemos
encontrar dos subdivisiones:
a.1) Marcas reales.- Conformadas o
consistentes en palabras o expresiones que poseen un significado en el
idioma. Dentro de esta subdivisón, las
marcas pueden ser:
• De fantasía o arbitrarias.- Cuando se aplica una palabra cuyo
significado no guarda relación
con el producto o servicio a ser
identificado. Por ejemplo: la
marca “Tigre” para identificar
chocolates o la marca “Paloma”
para identificar jabones.
• Evocativas.- Cuando la marca
guarda relación en su significado
con el producto o servicio que se
quiere identificar. Así por ejemplo: la marca “Suave” para papel
higiénico, lo cual hace referencia
a una de las características del
producto o la marca “Relax”
para distinguir colchones, lo cual
hace clara referencia a uno de los
atributos del producto.
a.2) Marcas forjadas.- Conformada por
palabras o conjuntos de palabras que
no tienen significado en el idioma.
A su vez, esta subdivisión contiene
marcas que pueden ser:
• De fantasía o caprichosas.- Entre
las que se encuentran aquellas que
son producto de la creatividad,
formando palabras o conjuntos
de palabras sin significado en
el idioma, como la marca “Kodak” para distinguir cámaras o la
marca “Colgate” para distinguir
dentríficos.
• Evocativas.- En este caso, aún
cuando se trata de palabras que,
originalmente podían tener un
significado en el idioma, pero sus
fonemas han sido modificados
hasta dar lugar a palabras que no
tienen significado y que pueden
generar el recuerdo o la evocación
de atributos o características del
producto o servicio que se quiere
distinguir. Por ejemplo: la marca
“Chocman” para distinguir chocolates o golosinas similares al
chocolate.
b) Gráficas: bidimensionales o tridimensionales
Las marcas gráficas son aquellas
compuestas por líneas, conjuntos de
líneas, formas, contornos, diseños
bidimensionales o tridimensionales,
etc. Pueden consistir también en
combinaciones de marcas gráficas y
fonéticas.
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GLOSARIO
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A su vez, estas marcas pueden ser:
• Con grafía especial.- Que son
aquellas que incorporan una
palabra o conjunto de palabras,
dándole un peso al elemento
gráfico por la forma especial en
que está escrita la palabra. Por
ejemplo, una marca con grafía
especial sería:
• Figurativas abstractas.- Cuando
la forma, diseño o conjunto de
líneas no guardan ninguna relación con el producto o servicio a
distinguir. Así por ejemplo:
• Figurativas evocativas.- Son
aquellos diseños que sí guardan
relación o significado con el
producto a ser distinguido. Por
ejemplo, tenemos:
c) Marcas bidimensionales o tridimensionales
Son aquellas marcas conformadas por
diseños especiales de productos o servicios, en las que predomina mucho
el elemento de diseño. Así tenemos
por ejemplo:
4. Sobre el registro de marca
Para gozar de la protección sobre una
marca, es necesario registrar este signo
ante el organismo competente, en el caso
del Perú, el INDECOPI.
Esto quiere decir que sólo cuando una
persona tenga registrada su marca ante
el INDECOPI se le considerará titular
exclusivo sobre dicha marca y, por lo
tanto, se le concederán los derechos y se
le exigirán las obligaciones que establecen
la Decisión N° 486 y el Decreto Legislativo N° 1075.
En el Perú, el registro de marca es concedido por un plazo de diez años. Este
plazo puede ser renovado por períodos
sucesivos de diez años, de manera indefinida.
Es necesario señalar que el registro de
una marca es otorgado para identificar
un determinado producto o servicio, de
tal manera que la protección otorgada al
titular de un registro de marca está delimitada a los productos o servicios para
los cuales se concedió el registro.
Como veremos más adelante, para
determinar cuales son los productos o
servicios que identifica una marca se
aplica la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de
las Marcas, establecida por el Arreglo de
Niza del 15 de junio de 1957, con sus
modificaciones vigentes. La Clasificación
de Niza está conformada por 45 clases,
de las cuales 34 agrupan a los productos
y 11 agrupan a los servicios.
De esta manera el INDECOPI otorga el
registro de una marca para distinguir
determinados productos o servicios
contenidos en alguna de las clases de la
Clasificación de Niza y es con respecto a
dicha clase que se delimita la protección
de la que goza el titular de una marca.
5. Los principios que se aplican a
la regulación de los registros
de marca
Claramente, se trata del diseño bastante particular de una botella de
gaseosas.
d) Marcas mixtas
Como ya hemos señalado, son las
marcas que incorporan elementos
fonéticos con elementos gráficos.
Tenemos por ejemplo:
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5.1 El Principio de Territorialidad
En la medida que las normas legales
de un país sólo pueden ser aplicadas en el correspondiente país, la
protección que otorga nuestro país
en virtud a sus disposiciones legales,
sólo se aplica a los registros de marca
constituidos en el Perú. Lo mismo
ocurre con los demás países, es decir,
las marcas sólo tienen protección en
el país en el que se inscriben.
Sin embargo, este principio de territorialidad se rompe cuando el país
tiene suscritos acuerdos o tratados
internacionales que lo obliguen a
otorgar protección recíproca a las
marcas registradas en otros países.
5.2 El Principio de Especialidad.
Ésta es la piedra angular del sistema
de protección marcaria. Según el
Principio de Especialidad, el registro
de una marca sólo confiere protección
con relación a los productos o servicios contenidos en la clase en la que
se ha registrado la marca.
Para estos efectos, nuestro país, al
igual que la gran mayoría de legislaciones en el mundo, ha acogido a la
Clasificación de Niza como la referencia para determinar el contenido de
las clases en las que se debe registrar
una marca.
La Clasificación de Niza es la siguiente en resumen, pues cada clase
contiene a su vez otros productos o
servicios:
Clasificación de Niza
Títulos de las clases
Productos
Clase 1
Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la
agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias
plásticas en estado bruto; abono para las
tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de
metales; productos químicos destinados a
conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a
la industria.
Luego de haber cubierto las nociones
preliminares acerca de la protección de
los registros de marca, pasaremos a desarrollar los principios que se aplican a esta
protección y que restringen sus alcances.
Estos principios son los siguientes:
Clase 2
Colores, barnices, lacas; preservativos
contra la herrumbre y el deterioro de la
madera; materias tintóreas; mordientes;
resinas naturales en estado bruto; metales
en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
•
•
•
•
Clase 3
Preparaciones para blanquear y otras
sustancias para la colada; preparaciones
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
Principio de Territorialidad
Principio de Especialidad.
Principio de Vinculación
Principio de Notoriedad
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(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos,
lociones para el cabello; dentífricos.
Clase 4
Aceites y grasas industriales; lubricantes;
productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo
gasolinas para motores) y materias de
alumbrado; bujías y mechas para el
alumbrado.
Clase 5
Productos farmacéuticos y veterinarios;
productos higiénicos para la medicina;
sustancias dietéticas para uso médico,
alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar
los dientes y para improntas dentales;
desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas,
herbicidas.
Clase 6
Metales comunes y sus aleaciones;
materiales de construcción metálicos;
construcciones transportables metálicas;
materiales metálicos para vías férreas;
cables e hilos metálicos no eléctricos;
cerrajería y ferretería metálica; tubos
metálicos; cajas de caudales; productos
metálicos no comprendidos en otras
clases; minerales.
Clase 7
Máquinas y máquinas herramientas;
motores (excepto motores para vehículos
terrestres); acoplamientos y órganos de
transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas
que no sean manuales; incubadoras de
huevos.
Clase 8
Herramientas e instrumentos de mano
impulsados manualmente; cuchillería,
tenedores y cucharas; armas blancas;
maquinillas de afeitar.
Clase 9
Aparatos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de
medida, de señalización, de control
(inspección), de socorro (salvamento)
y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación,
acumulación, regulación o control de la
electricidad; aparatos para el registro,
transmisión, reproducción del sonido
o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores
automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras,
máquinas calculadoras, equipos para el
tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
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Clase 10
Aparatos e instrumentos quirúrgicos,
médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos
ortopédicos; material de sutura.
Clase 11
Aparatos de alumbrado, de calefacción,
de producción de vapor, de cocción, de
refrigeración, de secado, de ventilación,
de distribución de agua e instalaciones
sanitarias.
Clase 12
Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Clase 13
Armas de fuego; municiones y proyectiles;
explosivos; fuegos de artificio.
Clase 14
Metales preciosos y sus aleaciones y
artículos de estas materias o de chapado
no comprendidos en otras clases; joyería,
bisutería, piedras preciosas; relojería e
instrumentos cronométricos.
Clase 15
Instrumentos de música. Nilda Pomalasa.
Clase 16
Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases;
productos de imprenta; artículos de
encuadernación; fotografías; papelería;
adhesivos (pegamentos) para la papelería
o la casa; material para artistas; pinceles;
máquinas de escribir y artículos de oficina
(excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos);
materias plásticas para embalaje (no
comprendidas en otras clases); caracteres
de imprenta; clichés.
Clase 17
Caucho, gutapercha, goma, amianto,
mica y productos de estas materias no
comprendidos en otras clases; productos
en materias plásticas semielaboradas;
materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles
no metálicos.
Clase 18
Cuero e imitaciones de cuero, productos
de estas materias no comprendidos en
otras clases; pieles de animales; baules y
maletas; paraguas, sombrillas y bastones;
fustas y guarnicionería.
Clase 19
Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la
construcción; asfalto, pez y betún; cons-
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trucciones transportables no metálicas;
monumentos no metálicos.
Clase 20
Muebles, espejos, marcos; productos,
no comprendidos en otras clases de
madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena,
concha, ámbar, nácar, espuma de mar,
sucedáneos de todas estas materias o de
materias plásticas.
Clase 21
Utensilios y recipientes para el menaje y
la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas;
cepillos (con excepción de los pinceles);
materiales para la fabricación de cepillos;
material de limpieza; viruta de hierro;
vidrio en bruto o semielaborado (con
excepción del vidrio de construcción);
cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.
Clase 22
Cuerdas, bramantes, redes, tiendas
de campaña, toldos, velas, sacos (no
comprendidos en otras clases); materias
de relleno (con excepción del caucho
o materias plásticas); materias textiles
fibrosas en bruto.
Clase 23
Hilos para uso textil.
Clase 24
Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y
de mesa.
Clase 25
Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 26
Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas;
flores artificiales.
Clase 27
Alfombras, felpudos, esteras, linóleum
y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias
textiles.
Clase 28
Juegos, juguetes; artículos de gimnasia
y deporte no comprendidos en otras
clases; decoraciones para árboles de
Navidad.
Clase 29
Carne, pescado, aves y caza; extractos de
carne; frutas y legumbres en conserva,
secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos;
aceites y grasas comestibles.
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Clase 30
Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca,
sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles;
miel, jarabe de melaza; levadura, polvos
para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 31
Productos agrícolas, hortícolas, forestales
y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres
frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.
Clase 32
Cervezas; aguas minerales y gaseosas y
otras bebidas no alcohólicas; bebidas y
zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Clase 33
Bebidas alcohólicas (con excepción de
cervezas).
Clase 34
Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
Servicios
Clase 35
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos
de oficina.
Clase 36
Seguros; negocios financieros; negocios
monetarios; negocios inmobiliarios.
Clase 37
Construcción; reparación; servicios de
instalación.
Clase 38
Telecomunicaciones.
Clase 39
Transporte; embalaje y almacenaje de
mercancías; organización de viajes.
Clase 40
Tratamiento de materiales.
Clase 41
Educación; formación; esparcimiento;
actividades deportivas y culturales.
Clase 42
Servicios científicos y tecnológicos así
como servicios de investigación y diseño
relativos a ellos; servicios de análisis y
de investigación industrial; diseño y
desarrollo de ordenadores y software;
servicios jurídicos.
Clase 43
Servicios de restauración (alimentación);
hospedaje temporal.
Clase 44
Servicios médicos; ser vicios veterinarios; cuidados de higiene y de
belleza para personas o animales;
servicios de agricultura, horticultura
y silvicultura.
Clase 45
Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer
necesidades individuales; servicios de
seguridad para la protección de bienes
y de personas.
El hecho de que el registro de una
marca se conceda sólo con respecto a
una determinada clase, determina que
una persona titular de un registro de
marca no pueda evitar que un tercero
registre una marca similar o idéntica
en otras clases, como regla general,
pues veremos a continuación que
existen excepciones al Principio de
Especialidad.
5.3 El Principio de Vinculación
Esta es la primera excepción al
Principio de Especialidad, pues en
virtud al Principio de Vinculación si
dos productos o servicios presentan
vinculación por su naturaleza o por
la forma como se comercializan, entonces, a pesar de estar en distintas
clases, el titular del registro de una
marca podría oponerse a que otra
persona registre una marca idéntica
en una clase de productos o servicios
vinculados.
Así por ejemplo, los productos referidos a golosinas en la clase 16 pueden
estar vinculados a los servicios de la
clase 41.
5.4 El Principio de Notoriedad
Si una marca adquiere una gran notoriedad en el mercado, entonces su
protección también se amplia, ya que
si la marca tiene un reconocimiento
masivo, es muy probable que se le
reconozca a su titular el derecho a
oponerse a solicitudes de registro de
marcas similares o idénticas en otras
clases.
Sin embargo, las condiciones que se
deben cumplir para que una marca
sea reconocida como notoria, son muy
estrictas e involucran la presentación
de encuestas, boletas o facturas de
ventas en las que se acredite el uso de
la marca.
6. Consideraciones finales
Como cualquier derecho, la protección
de los registros de marca no es irrestricta,
sino que también está sujeta a límites. Estos límites están dados por los principios
que hemos revisado.
Un conocimiento claro de estas reglas
permitirá adoptar las medidas necesarias
para proteger adecuadamente nuestras
marcas.
Glosario
1. ¿Por cuánto tiempo se tiene la protección de las patentes
de invención?
En el Perú, la protección que se otorga a las patentes de invención es de veinte años. Vencido dicho plazo, el invento que fue
materia de patente pasa a ser de dominio público.
2. ¿Es lo mismo un contrato de licencia de marca y un contrato
de franquicia?
No, pues una licencia de marca es sólo un derecho de uso
sobre una determinada marca. Un contrato de franquicia
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incorpora una serie de prestaciones que van más allá de una
simple licencia de marca, pues la franquicia otorga todos los
elementos necesarios para poner en marca una unidad de
negocio, por lo tanto, en la franquicia está incorporada una
licencia de marca por lo usual, prestaciones de suministro,
servicios de instalación de máquinas o equipo, venta de bienes,
arrendamiento, etc.
La franquicia entonces es una relación mucho más compleja que
una licencia de marca.
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