(IT) sound mark ES.doc

MARCA SONORA
Una conocida sociedad multinacional solicitó el registro de una marca sonora
consistente en la combinación de sonidos, no traducibles en notas musicales, grabados
en una casete.
La Oficina Italiana de Patentes y Marcas denegó el registro de la marca solicitada
aduciendo que no se había presentado la representación gráfica de la marca en cuestión.
La sociedad interpuso recurso ante la Sala de Recursos, que lo admitió a trámite.
La resolución de la Sala de Recursos señaló que el artículo 16 del Real Decreto
nº 929, de 21 de junio de 1942, en su nueva redacción de 1992, establece que la marca
para la que se solicita el registro debe ser susceptible de representación gráfica, y no que
deba ser representada gráficamente.
En concreto, según la Sala de Recursos, la Oficina Italiana de Patentes y Marcas
debería haberse planteado el problema de la traducción de los sonidos grabados en la
casete (que se adjuntaba a la solicitud de registro de la marca de la empresa) en una
forma gráfica diferente de la que se adopta para las notas, y haber pedido a tal efecto la
colaboración de la sociedad solicitante.
La Oficina interpuso recurso de casación contra la resolución de la Sala de
Recursos y volvió a alegar los motivos recogidos en la resolución denegatoria.
Mediante sentencia firme de 15 de noviembre de 2005, el Tribunal de Casación
italiano (Suprema Corte di Cassazione) aceptó el recurso, corroborando las alegaciones
presentadas por la Oficina y anulando la resolución de la Sala de Recursos.
Con tal sentencia, el Tribunal de Casación confirmó en materia de registro de
marcas sonoras el principio según el cual la solicitud de registro se debe acompañar del
depósito de un ejemplar de la marca, puesto que, por una parte, la Oficina debe poder
efectuar «una comprobación concreta de las características del signo y excluir las causas
que puedan impedir su registro» y, por otra, cualquier tercero «debe estar en disposición
de defender una posible solicitud de protección que una solicitud de registro ponga en
peligro, defensa que no podía ejercer si tuviese que enfrentarse a la tarea de tener que
imaginar la representación gráfica de un signo que, como tal, no existe».
Por último, cabe destacar que, de conformidad con el artículo 148 del nuevo
Código de la propiedad industrial (Decreto legislativo nº 30, de 10 de febrero de 2005), en
vigor desde el 19 de marzo de 2005, la Oficina no admitirá a trámite ninguna solicitud de
registro de marca que no vaya acompañada de su representación gráfica (que también
recoge el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo).