Medidas cautelares y decomisos basados en los - euipo

Medidas cautelares y decomisos
Medidas cautelares y decomisos basados en
los derechos conferidos por los dibujos y
modelos comunitarios: competencia de los
tribunales nacionales y alcance de la misma
Autor: Tomás Barber Giner (XVIII Magister Lvcentinvs)
Tutora (Universidad de Alicante): Prof. Pilar Montero García-Noblejas
OHIM Research Adviser: Mr. Arnaud Folliard Monguiral
basados en los derechos conferidos por los
dibujos y modelos comunitarios: compete
los tribunales nacionales y alcance de la
SUMARIO
Abreviaturas
3
1.- Consideraciones introductorias
4
1.1.- El papel del diseño comunitario en el mercado actual: aspectos
prácticos y estratégicos
4
1.2.- La especial relevancia de las medidas cautelares para la protección
de los derechos de propiedad intelectual y, de modo particular, de los
diseños
6
1.3.- La especial relevancia de las medidas cautelares para la protección
de los derechos de propiedad intelectual y, de modo particular, de los
7
diseños
9
2.- Aproximación al concepto comunitario de medidas cautelares
2.1.- La ausencia de definición legal
9
2.2.- La Directiva 2004/48
10
2.3.- La delimitación conceptual realizada por la jurisprudencia
comunitaria
11
2.4.- Sobre la calificación como “medidas provisionales y cautelares” de
determinadas figuras
14
2.5.- La remisión a la lex fori del artículo 90 del Reglamento de Diseño
Comunitario (R. 6/2002)
18
3.- Análisis del régimen de competencia judicial internacional de las
medidas cautelares basadas en el Diseño Comunitario y su relación con el
régimen general comunitario de medidas cautelares
20
3.1.- Tribunales competentes para conocer de las solicitudes de medidas
cautelares
20
3.2.- Alcance de las medidas provisionales y cautelares
23
3.2.1.- Medidas con eficacia en todo el territorio de la UE
23
3.2.2.- Medidas con eficacia en el territorio nacional del tribunal
que las adopta
26
4.- Disfunciones en el sistema de reconocimiento y ejecución extraterritorial
de medidas cautelares acordadas en materia de diseño comunitario: el
problema de las medidas adoptadas inaudita parte
29
4.1.- Examen del artículo 90.3 del Reglamento de Diseño Comunitario
(R. 6/2002) y su remisión al Reglamento 44/2001
29
4.2.- Análisis de la prohibición de reconocimiento de resoluciones
adoptadas inaudita parte debitoris contenida en el artículo 34.2 del
Reglamento 44/2001
31
1
4.3.- La postura jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en el reconocimiento de medidas cautelares inaudita parte
debitoris
35
4.4.- Las medidas cautelares inaudita parte debitoris basadas en
derechos de propiedad intelectual en los ADPIC y en la Directiva
2004/48
40
5.- El caso Apple contra Samsung: una aproximación práctica al sistema
de competencia judicial internacional basado en Diseños Comunitarios
42
6.- Conclusiones: la posible coexistencia de una tutela judicial efectiva y
la garantía del derecho a la defensa en materia de medidas cautelares
basadas en derechos de propiedad industrial
47
Índice cronológico de jurisprudencia
50
Bibliografía
52
2
ABREVIATURAS
ADPIC
Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio de 15 de abril de
1994
Art.
Artículo
CEDH
Convenio Europeo de Derechos Humanos
Infra.
Véase más adelante
LEC
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
OAMI
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas,
Dibujos y Modelos)
OMC
Organización Mundial del Comercio
P.
Página
RDC
Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de
diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos
comunitarios
RMC
Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de
febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión
codificada)
Reglamento 44/2001 (R.
44/2001, Reglamento
Bruselas I)
Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de
diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil
Ss.
Siguientes
STJCE
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas
STUE
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Supra.
Véase más atrás
TJCE
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TJUE
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
UE
Unión Europea
Vid.
Véase
Vol.
Volumen
3
1.- Consideraciones introductorias
1.1.- El papel del diseño1 comunitario en el mercado actual: aspectos prácticos
y estratégicos
Actualmente está asumido que la propiedad intelectual2 es fundamental para la
innovación y el progreso. Instituciones públicas y entidades privadas se preocupan por
aportar soluciones, crear nuevas prestaciones y mejorar los productos y servicios para
hacer avanzar a la sociedad. Los poderes públicos de Estados y Organizaciones
Internacionales procuran los instrumentos legales necesarios para proteger diferentes
tipos de innovaciones que cualquiera pueda desarrollar, y así asegurar una rentabilidad
que las incentive. En este contexto, el Diseño Comunitario constituye una institución
clave para el desarrollo y la competitividad en el mercado interior cuyo ámbito objetivo
de protección resulta mucho más trascedente de lo que en un primer momento pueda
parecer.
A pesar de que el legislador utiliza la palabra <<apariencia>>3, no sólo se regula la
protección del diseño ornamental, sino también la del diseño funcional, con la frontera
de la forma técnicamente necesaria. En efecto, mediante el diseño tridimensional, en la
práctica, pueden quedar también protegidas ciertas funcionalidades siempre y cuando
todas ellas no vengan dictadas por la función que el producto ha de cumplir. Así pues,
existe un margen amplio de diseño, no sólo para la ornamentación sino también para la
funcionalidad.
1 Como es sabido, en el término inglés <<design>> ha sido traducido al español en diversos instrumentos
comunitarios como <<dibujo o modelo>>. El más claro ejemplo de esta práctica es el propio nombre de
la Oficina de Armonización del Mercado interior (marcas, dibujos y modelos). En el presente trabajo se
ha optado por el término <<diseño>> para hacer referencia a la misma institución. Motivos de economía
del lenguaje, aproximación a otras lenguas de la Unión Europea y claridad han aconsejado esta opción.
2 En español la expresión <<propiedad intelectual>> es usada, a menudo, en su concepción más
restringida para hacer referencia a los <<derechos de autor>>. En cambio, en sentido amplio, puede hacer
referencia conjuntamente tanto a los derechos de autor como a los derechos de propiedad industrial. Pues
bien, en este trabajo se usa el término <<propiedad intelectual>> en sentido amplio, en consonancia con
la mayoría de idiomas del entorno europeo y con los textos legales comunitarios e internacionales.
3 Vid. Definiciones de <<dibujo o modelo>> en los artículos 1 a) de la Directiva 98/71 y 3 a) del
Reglamento 6/2002.
4
La normativa comunitaria del diseño asume, en fin, una tendencia que algunos autores4
denominan expansiva, esto es, en la que diferentes instituciones de propiedad intelectual
trascienden de sus concepciones tradicionales y acaban solapándose. En particular, en el
caso del diseño, se aprecian características propias del Derecho de Autor y de las
patentes. Así, tanto la Directiva sobre Diseños nacionales como el Reglamento de
Diseño Comunitario establecen un concepto de diseño flexible, ecléctico y ajustado a la
percepción económico-social, en la que no se separa el valor funcional (salvo que sea el
único) del estético. Al amparo de esta institución se tutela el valor del "todo" que hace
más atractiva la forma del producto desde la percepción de los usuarios.
Lo estéticamente agradable tiene hoy en día una importancia cada vez mayor, siendo
uno de los elementos que aportan un mayor valor añadido a los productos de una
empresa. Tanto es así que en muchos casos el valor del diseño es comparable al de una
patente. La doctrina más autorizada5 señala que esta creciente importancia del diseño
tiene lugar, en particular, en países con mercados <<maduros>>, esto es, en los que
existe una oferta amplia y variada de cada uno de los productos que han sido lanzados al
mercado. En estos casos, la diferenciación en el mercado ha de venir de la mano de la
<<Estética Industrial>>, que cobra entonces un papel clave.
Asimismo, en ámbitos del mercado técnicamente muy desarrollados, donde es difícil
aportar mejoras técnicas que no estén ya patentadas o presentes en los productos de los
competidores, la relevancia del diseño es en la práctica un factor capital en la elección
del consumidor. El mercado de la telefonía móvil y la comunicación es el ejemplo
paradigmático actual.
El diseño tiene también una especial relevancia en productos cuyas características
funcionales no varían, pues tienen una función muy definida y resultan útiles y
necesarios en sí mismos. Algunos ejemplos de este tipo de productos son las lámparas o
las botellas. Al no existir tampoco -aunque por distintos motivos- margen para la
innovación técnica en estos productos, el diseño de los mismos será especialmente
4 Vid. BERCOVITZ ÁLVAREZ, GERMÁN, “La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El
derecho de autor sigue siendo clave, Revista de Propiedad Intelectual”, nº 5, mayo-agosto 2000, p. 9 y ss.
5 Vid. OTERO LASTRES, JOSÉ MANUEL, Rasgos conceptuales del Diseño Industrial, Capítulo XXI
del Manual de la Propiedad Industrial del que también son autores FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS y
BOTANA AGRA, MANUEL, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 346
5
importante para hacer decantarse al consumidor por uno u otro. Otros mercados donde
el diseño tiene un protagonismo preeminente son la automoción o la moda, pues la
sociedad ha venido otorgando tradicionalmente un gran valor a la estética de los
productos de estos sectores.
Además del valor que puede alcanzar para una empresa el diseño de sus productos, está
fuera de dudas su rentabilidad. El eventual beneficio económico que pueda suponer en
el mercado ha de ponerse en relación con el coste, a todas luces moderado, que
representa para las empresas. Así, mediante una inversión menor se pueden obtener
retornos importantes.
Si bien la duración de la protección de los Diseños Comunitarios es limitada -5 años
prorrogables por periodos iguales hasta un máximo de 25 años-, ello no obedece sino a
la naturaleza y finalidad de esta figura. El diseño es una cuestión irremediablemente
unida a los gustos estéticos, que son cambiantes, y a la tendencia marcada por el
conjunto de operadores en el mercado, que evoluciona de forma constante y cada vez a
mayor velocidad. En definitiva, es una cuestión de modas. Por tal motivo, una
protección de mayor duración implicaría un monopolio desproporcionado y poco útil
para el titular, pues, en la mayoría de sectores, lo que tiene valor estético hoy es
impensable que lo siga teniendo dentro de 25 años. El carácter efímero del valor del
diseño en muchos casos explica también la sencillez y agilidad del trámite de registro,
así como la existencia de la figura del Diseño Comunitario no registrado para una
protección a corto plazo.
Por otro lado, el diseño no sólo es un título que otorga un derecho exclusivo sobre la
apariencia de un producto. El registro continuado de sucesivos diseños que, aun siendo
distintos y estando aplicados a productos diferentes, guardan una misma línea estética,
contribuye a crear una imagen propia identificable por el consumidor. De esta forma, el
empresario consigue, además del citado monopolio sobre el diseño de cada uno de los
productos, un efecto mucho más cercano al que produce la marca. No en vano es
posible acudir al diseño como puente para la consecución de un futuro registro como
marca si la solicitud de marca es rechazada por carecer de carácter distintivo. En tal
caso, se puede optar por el registro como diseño, de forma que se pueda comercializar
tal diseño bajo protección durante un tiempo con la finalidad de que el consumidor
6
acabe reconociendo los diferentes productos de la misma empresa y sea capaz de
atribuirles un único origen empresarial (ni el Diseño Comunitario ni los diseños de
regulados en los Estados miembros requieren carácter distintivo). Una vez adquirido el
carácter distintivo, lo que anteriormente se rechazó como marca debería ser ahora
registrado como tal (el hecho de haber sido usado previamente como diseño no
supondrá un obstáculo al no ser necesario el requisito de la novedad).
1.2.- Precisiones terminológicas en torno al diseño
En la versión española de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, se optó
por acoger, como denominación del derecho de propiedad industrial que se regulaba, la
tradicional fórmula de <<dibujo o modelo>>. Así, aunque el derecho es único, se hace
referencia a la distinción conceptual entre diseños bidimensionales (dibujos) y
tridimensionales (modelo). Esta fue también la opción acogida en la versión francesa de
la Directiva, donde el derecho quedó denominado <<dessin ou modèle>>. En la
versión en inglés, sin embargo, se adoptó el término integrador <<design>>.
Si, como venimos advirtiendo, no existe distinción jurídica entre dibujos y modelos, la
doble denominación, que no puede obedecer más que a motivos históricos, genera, a mi
juicio, una confusión innecesaria. Es por ello que en este trabajo, al igual que se hace en
la práctica académica y profesional habitual, nos referiremos a este derecho como
<<diseño>>.
No en vano, en la Ley 20/2003, de 7 de Julio, de Protección Jurídica del Diseño
Industrial, ya renunció a la doble denominación y acudió al término <<diseño>>. Sin
embargo, dicha Ley plantea otra vicisitud en la terminología usada para este derecho de
propiedad industrial: tilda el diseño de <<industrial>> (si bien este adjetivo sólo es
usado en el título de la Ley). Esta calificación ha sido criticada por parte de la doctrina,
pues, en rigor, excluiría las obras de artesanía, que, a tenor de lo dispuesto en la Ley, no
tienen por qué quedar al margen del diseño como derecho de propiedad industrial6.
6 Vid. OTERO LASTRES, JOSÉ MANUEL, Rasgos conceptuales del Diseño Industrial, Capítulo XXI
7
1.3.- La especial relevancia de las medidas cautelares 7 para la protección de
los derechos de propiedad intelectual y, de modo particular, de los diseños
Las medidas cautelares permiten la salvaguarda de los derechos del demandante sin que
haya recaído una sentencia sobre el fondo, siempre y cuando concurran una serie de
requisitos que así lo aconsejen y se respete el derecho de defensa de la parte contraria. A
través de estos procedimientos se cumple una función de garantía, por cuanto se asegura
la ejecución de la eventual sentencia condenatoria, pero también una función
preventiva, pues la actuación judicial puede evitar la persistencia de una infracción
cuyos perjuicios pueden ser irreparables al punto del fallo sobre el litigio principal8.
Por la naturaleza singular de los derechos de propiedad intelectual, las medidas
cautelares son una herramienta básica para su eficaz protección. Los daños producidos
por la infracción de derechos de propiedad intelectual exigen una rápida intervención.
Los productos que incorporan tales derechos inmateriales tienen una vida comercial
limitada y el perjuicio sufrido por los titulares durante un corto lapso de tiempo puede
tener unas consecuencias muy importantes en términos económicos. Esto hace que los
procedimientos de medidas cautelares tengan en muchos casos más interés para los
perjudicados que el propio litigio principal9, pues su principal objetivo -el cese de la
infracción y el embargo10 de los productos afectados- vendrá más de la mano de la
resolución de adopción de medidas cautelares que de la sentencia condenatoria.
del Manual de la Propiedad Industrialdel que también son autores FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS y
BOTANA AGRA, MANUEL, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 347.
7 Lo que la versión en español del Reglamento 44/2001 denomina <<medidas provisionales y
cautelares>> aparece en inglés como <<provisional, including protective, injunctions>>. En los ADPIC a
la misma figura se denomina directamente <<medidas provisionales>>. En este trabajo, ambas
expresiones se utilizan indistintamente con el mismo significado, salvo que expresamente se indique lo
contrario.
8 Sobre la función de las medidas cautelares y su evolución vid. BARONA VILAR, SILVIA, Medidas
cautelares en los procesos sobre propiedad industrial, Editorial Comares, Granada, 1995, p. 10.
9 Vid. LÓPEZ TARRUELLA, A. / MIAZZETTO, F., “The Community Trade Mark and Design Court of
Alicante and forum shopping regarding European community intellectual property rights litigation”,
Official Journal of the International Trade Mark Association, Noviembre-Diciembre 2005, Vol. 95, No. 6,
p. 1319.
10 A pesar de las diferencias conceptuales que tienen los términos <<embargo>>, <<incautación>> y
<<decomiso>> en el vocabulario jurídico español, en estas páginas todos ellos se refieren, sin distinción
de significado, al término inglés <<seizure>>.
8
Estas particularidades de los derechos de propiedad intelectual que hacen de las medidas
cautelares un procedimiento especialmente relevante, tienen una importancia aún mayor
en el caso del diseño. Como ya se ha dicho en el apartado anterior, el diseño es una
creación intelectual vinculada al tiempo de su comercialización. Su valor dependerá, en
buena medida, del momento comercial del que se trate. En caso de infracción el paso
del tiempo no sólo incrementará el daño por la multiplicación de productos infractores,
sino que irá reduciendo el valor del diseño. Así, cuando se produzca el fallo la sentencia
sobre el fondo del asunto, a pesar de que los daños directamente evaluables puedan
quedar compensados, el titular del diseño habrá sufrido un daño irreparable: la
obsolescencia de su diseño.
Por todo ello, puede fácilmente comprenderse el interés de los titulares de diseños registrados o no- en ver adoptadas y ejecutadas cuanto antes las medidas cautelares
solicitadas y el papel fundamental que juega la tutela cautelar en el ámbito de la
protección efectiva de estos derechos. Las cuestiones que rodean a este tipo de
procedimientos son, en consecuencia, materia relevante de estudio y objeto de la
atención de todos los interesados en la tutela de los derechos de propiedad intelectual.
2.- Aproximación al concepto comunitario de medidas cautelares
2.1.- La ausencia de definición legal
El artículo 90 del Reglamento de Diseño Comunitario se enuncia bajo la rúbrica
“medidas provisionales y cautelares”. Ya en la propia forma de titular dicho artículo
queda reflejada la voluntad del legislador comunitario de dotar de un contenido amplio
a este concepto jurídico. Sin embargo, este concepto amplio no supone novedad alguna,
sino que ya quedó reflejado en el artículo 31 del Reglamento 44/2001.
Esta opción legislativa tiene sentido si se tiene en cuenta que en la legislación
comunitaria no se pretende una delimitación conceptual propiamente dicha de las
“medidas provisionales y cautelares”. Al contrario, tanto el Reglamento 44/2001 como
el RDC dejan de lado una eventual definición expresa del término para que los Estados
Miembros puedan aplicar su propia carta de medidas cautelares.
9
Sin embargo, esta relativa libertad de cada Estado Miembro para ofrecer sus propio
catálogo de medidas ha quedado modulada con un mayor grado de precisión debido, por
un lado, a la Directiva 2004/48, relativa al respeto a los derechos de propiedad
intelectual; y por otro lado, debido a la jurisprudencia comunitaria, que ha establecido
límites significativos al concepto que deben ser respetados por los tribunales nacionales.
Dichos límites tratan de proteger la efectividad de tales medidas y, al mismo tiempo,
garantizar el derecho de defensa del demandado.
2.2.- La Directiva 2004/48
Respecto a la Directiva 2004/48, su artículo 9 impone a los Estados Miembros un nivel
mínimo de tutela cautelar, que deberá respetarse en todo caso, los faculta para la
adopción de ciertas medidas, y establece algunos aspectos para garantizar cierto grado
de derecho de defensa del demandado. Si bien todos estos elementos no configuran una
definición en sentido estricto del concepto de “medidas provisionales y cautelares”, sí
suponen, en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, la armonización de
ciertos caracteres que deben estar presentes en la concreta regulación de las medidas de
todos los Estados Miembros. Por ello, es de interés realizar un análisis del artículo 9 de
la citada Directiva.
En primer lugar, el artículo establece que todo Estado Miembro debe prever en su
ordenamiento la posibilidad de adoptar medidas provisionales para evitar la infracción
de derechos de propiedad intelectual o supeditar la continuación de la misma al pago de
garantía suficiente al titular de los derechos, y la posibilidad de dirigir dichas medidas
contra intermediarios.
A continuación, se establece directamente la obligación de recoger en los ordenamientos
nacionales algunas medidas específicas: la incautación o la entrega de mercancías y el
embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles, incluyendo el bloqueo de cuentas
bancarias. Además, se faculta a los tribunales para la adopción ya no de medidas
cautelares sino de medidas destinadas a la obtención de pruebas que justifiquen la
adopción de las medidas cautelares.
10
Asimismo, se obliga a los Estados a que sus legislaciones prevean la adopción de las
medidas cautelares sin audiencia del demandado, aunque se le debe informar, como
muy tarde, tras la ejecución de las medidas. Las medidas deben poder ser revocadas o
suspendidas a petición del demandado, si el solicitante no interpone acción sobre el
fondo en el plazo que la legislación nacional prevea o, si no existe tal previsión, en el
plazo de 20 días hábiles o, si es mayor, de 31 días naturales.
Por último, se prevé la posibilidad de que se exija al solicitante una fianza y de que, en
caso de demostrarse la ausencia de infracción con posterioridad a la adopción de la
medida, o se produzca su derogación o caducidad por culpa del solicitante, se pueda le
ordenar a éste, a petición del demandado, que indemnice los daños causados.
2.3.- La delimitación conceptual realizada por la jurisprudencia comunitaria
La Directiva, por tanto, establece ciertas condiciones procesales y garantiza la
existencia de algunas medidas en el catálogo de cada ordenamiento nacional, pero no
ofrece una definición del concepto de “medidas provisionales y cautelares” que permita
la inclusión o exclusión de concretas acciones judiciales en el concepto. Ésta tarea ha
correspondido llevarla a cabo, caso por caso, a la jurisprudencia comunitaria, a medida
que se le han ido planteando dudas concretas basadas en la calificación como “medidas
provisionales y cautelares” de ciertas figuras existentes en las leyes procesales
nacionales. La calificación de una concreta medida prevista en un ordenamiento
nacional como “medida provisional o cautelar” en el sentido del artículo 31 del
Reglamento 44/2001 no es una cuestión meramente científica de análisis jurídico, sino
que tiene una importantísima repercusión práctica: de dicha calificación dependerá
puedan desplegar efectos extraterritoriales o no.
Así pues, el resultado de este desarrollo jurisprudencial ha dejado, hasta el momento,
dos clases de pronunciamientos -a menudo concurrentes en las mismas decisiones-, a
saber: de un lado, aquellos que dan una definición abstracta sobre el concepto, y de
otro, aquellos que incluyen o excluyen en el concepto de “medidas provisionales y
cautelares” concretas medidas previstas en algún ordenamiento nacional.
Respecto a los primeros, cabe mencionar la STJCE de 26 de marzo de 1992, C-261/90,
11
“Reicher y Kockler”, en la que, para llegar a un pronunciamiento sobre la calificación
de la acción pauliana francesa, el Tribunal estableció que “procede de considerar como
«medidas provisionales o cautelares» a efectos del artículo 24 las medidas que, en las
materias incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio11, están destinadas a
mantener una situación de hecho o de Derecho para salvaguardar derechos cuyo
reconocimiento se solicita, además, al Juez que conoce del fondo del asunto”. A este
mismo pronunciamiento se han referido más tarde, haciéndolo suyo, otras resoluciones
del Tribunal de Justicia, como la STJCE de 17 de noviembre de 1998, C-391/95, Van
Uden, o la STJCE de 28 de abril 2005, C-104/03, Unibel. Se trata, como puede
observarse, de una noción autónoma de medidas cautelares.
Este concepto de “medidas provisionales y cautelares” establece, por tanto, tres
caracteres fundamentales que lo definen:
a) Necesidad de que los derechos que se pretenden proteger estén incardinados en las
materias incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento.
Esta característica viene a establecer un primer examen a las medidas que se pretendan
analizar. Se trata de un análisis centrado en el caso concreto, donde se ha de verificar
que estemos ante derechos civiles o mercantiles, como indica el propio reglamento12,
con independencia de las características de la medida en cuestión. Por tanto, puede
suceder que una misma medida, cuando es solicitada para proteger un derecho civil o
mercantil, sea considerada, a los efectos del Reglamento, como “medida provisional o
cautelar”, y cuando sea solicitada para proteger un derecho diferente sea excluida del
concepto. En este sentido, a los efectos que son de nuestro interés, hemos de decir que
una medida cautelar destinada a la salvaguarda de derechos de Diseños Comunitarios
siempre cumplirá con el requisito de ser materia civil o mercantil (en este caso, por
tratarse de un derecho de propiedad intelectual, mercantil).
11 Recuérdese que, hasta la entrada en vigor del Reglamento 44/2001 el 1 de marzo de 2002, estaba en
vigor su antecesor, el Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Las resoluciones citadas se refieren, por
tanto, al Convenio. Sin embargo, a los únicos efectos que aquí interesan, dichas referencias pueden
entenderse hechas al Reglamento 44/2001.
12 En particular, tal y como establece el artículo 1 del propio Reglamento, Artículo 1, no es de aplicación
a materia fiscal, aduanera y administrativa, y expresamente se excluye el estado y la capacidad de las
personas físicas, los regímenes matrimoniales, los testamentos, las sucesiones, la quiebra (hoy concurso
de acreedores), los convenios concursales, la seguridad social y el arbitraje.
12
b) Carácter instrumental.
Su finalidad es “salvaguardar los derechos que se pretenden ejercer de fondo”. Esta
característica excluye cualquier medida cuyo propósito se desvíe del enunciado por el
Tribunal.
En este sentido STJCE
“Unibel”
citada anteriormente, contiene
pronunciamientos que ofrecen una delimitación negativa del concepto en base a dicho
carácter finalista.
En la STJCE “Unibel”, el Tribunal concluyó que “una medida cuyo objetivo es
permitir al solicitante apreciar las posibilidades o los riesgos de un eventual proceso”
no puede calificarse de medida provisional o cautelar en el sentido del artículo 24 del
Convenio. Esta decisión hay que entenderla en el contexto de sus fundamentos
jurídicos, que observan en este tipo de medidas una posibilidad de eludir las normas de
competencia del Convenio. El resultado, en fin, es negar la condición de “medida
provisional o cautelar” a las medidas indagatorias, conocidas en algunos Estados
miembros como “diligencias preliminares”. Sin embargo, en el momento del fallo de la
sentencia, ya había entrado en vigor la Directiva 2004/48, cuyo artículo 9 -como ya se
ha señalado-, titulado “medidas provisionales y cautelares”, dispone que “las
autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al solicitante que facilite todas las
pruebas razonablemente disponibles a fin de cerciorarse con suficiente seguridad de que
él es el titular del derecho y que se infringe su derecho o es inminente tal infracción”.
Cabe preguntarse, por tanto, si las medidas indagatorias o diligencias preliminares, que
el Tribunal de Justicia excluyó del concepto de medidas cautelares, sí son consideradas
como tal por la Directiva. No obstante, y a pesar de todo, en la mayoría de
ordenamientos nacionales sí existe una distinción clara entre “medidas cautelares” y
“diligencias preliminares”. Así, en el ordenamiento jurídico español, la distinta
configuración de ambas actuaciones judiciales es clara: las diligencias preliminares son
actos de investigación cuyos resultados son necesarios para la propia interposición de la
demanda (pues el demandante carece de información básica para ello, como por
ejemplo, la identidad o el domicilio del demandado), mientras que las medidas
cautelares, reguladas en un Libro distinto (Libro Tercero) de la LEC, tienen la
característica legal (art. 276.1.1. LEC) de ser exclusivamente conducentes a asegurar
una eventual sentencia estimatoria.
13
c) No prejuzgan el fondo.
Efectivamente, si estas medidas se solicitan para “salvaguardar los derechos cuyo
reconocimiento se solicita al Juez que ha de conocer sobre el fondo”, es evidente que se
establece una diferencia entre la salvaguarda del derecho y el reconocimiento del
mismo. Cuestión a parte será que el mismo Juez competente para conceder las medidas
pueda ser también competente para conocer del fondo del asunto, aunque en el seno de
procedimientos distintos.
Así pues, en la STJCE “Van Uden” el Tribunal de Justicia descartó que una medida que
pudiera adelantar el fallo sobre el fondo pudiera considerarse como “medida provisional
o cautelar”. Para que así fuera, el Tribunal supeditó la concesión de tal medida a que se
garantice al demandado la restitución de la ejecución de la medida (en el supuesto
particular, el pago de una cantidad) en el caso de que el demandante no viera estimadas
sus pretensiones sobre el fondo. Por tanto, las medidas anticipatorias, per se -es decir,
salvo que lleven aparejada tal condición de garantía-, no deben ser entendidas como
“medidas cautelares o provisionales”.
2.4.- Sobre la calificación como “medidas provisionales y cautelares” de
determinadas figuras
Respecto a las resoluciones que incluyen o excluyen en el concepto de “medidas
provisionales y cautelares” concretas medidas previstas en algún ordenamiento
nacional, varias han sido las figuras de derecho procesal que han sido examinadas por el
Tribunal de Justicia. Por su especial interés a los efectos de obtener una noción más
precisa de “medida cautelar o provisional”, van a ser analizadas en esta sede las
medidas de aseguramiento de la prueba o “saisie-contrefaçon”, el “kort geding”
holandés o las “anti-suit injunctions” del Derecho anglosajón.
Medidas de aseguramiento de la prueba o “saisie-contrefaçon”
En sentido estricto, la finalidad de este tipo de medidas es garantizar la efectividad de
un medio de prueba pero no el fallo de la sentencia. Además, el Reglamento no se aplica
14
en el ámbito probatorio: el régimen de obtención de pruebas queda sujeto a la lex fori y
al Reglamento 1206/2001 sobre obtención de pruebas.
Aunque el Tribunal de Justicia no ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto, sí lo
hizo el Abogado General en sus conclusiones presentadas el 18 de Julio de 2007 en el
Asunto C-175/06, en las que mantuvo que “Las medidas de aseguramiento y obtención
de pruebas, (...) están comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE)
n° 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de
pruebas en materia civil o mercantil”.
A todo ello cabe añadir que, al contrario de lo que sucede en el caso de las medidas
preliminares, las medidas de aseguramiento de la prueba no se encuentran recogidas en
el artículo 9 de la Directiva 2004/48.
Por lo tanto, estas medidas no pueden ser consideradas como medidas cautelares a los
efectos del Reglamento 44/2001.
El procedimiento “Kort geding” holandés
La traducción literal de “kort geding” es “procedimiento sumario”. Se trata de un
procedimiento sólo para casos de urgencia y en los que, en un plazo de una o dos
semanas desde la vista, el Juez adopta una decisión sobre la concesión o no de las
medidas solicitadas13. Dado que los litigios en materia de propiedad intelectual tienen,
por propia su naturaleza, carácter urgente, éste es un procedimiento muy utilizado en el
derecho holandés. La decisión del Juez no prejuzga el fondo y contra ella cabe recurso.
Sin embargo, en el procedimiento “kort geding” sucede que, en la práctica, la mayoría
de casos el demandado no recurre la concesión de la medida y ésta adquiere, de hecho,
carácter definitivo14.
El problema que plantean estas medidas es que, aunque existe la posibilidad de abrir un
13 Vid. BRINKHOF, JAN, “Enforcement of patents: Rambo lawyers and cowboy judges?” en
http://www.buildingipvalue.com/05_EU/263_266.htm
14 Vid. FAWCETT, J. / TORREMANS, P., Intellectual Property and Private International Law, Oxford
University Press, 1998, p. 239.
15
procedimiento principal, ello no constituye una obligación. Sin embargo, en la mayoría
de los legislaciones, la validez de una medida cautelar se supedita a que se interponga
demanda, en un plazo, sobre el litigio principal -lo cual supone un elemento de garantía
para la defensa del demandado, pues siempre podrá ver recompensado el daño si las
medidas cautelares fueron adoptadas injustificadamente-. No obstante, el Presidente del
Arrondissementsrechtbank (tribunal holandés) puede remitir a las partes al
procedimiento ordinario.
La STJCE de 27 de abril de 1999, C-99/96, “Mietz”, saca a la luz dicho problema al
supeditar la calificación de las “kort geding” como “medidas cautelares y previsionales”
a que se puedan revocar las medidas si en el procedimiento sobre el fondo el
demandante no ve estimadas sus pretensiones:
“...una sentencia en la que se ordena un pago de una contraprestación contractual, en
concepto de entrega a cuenta, dictada al término de un procedimiento como el previsto
en los artículos 289 a 297 del Código neerlandés, por un órgano jurisdiccional que no
es competente para conocer del fondo del asunto en virtud del Convenio, no constituye
una medida provisional que pueda concederse con arreglo al artículo 24 del referido
Convenio, a menos que, por una parte, se garantice al demandado la devolución de la
cantidad concedida en el supuesto de que no prosperaren las pretensiones del
demandante sobre el fondo del asunto y, por otra parte, la medida adoptada se refiera
sólo a determinados bienes del demandado que estuvieran situados, o debieran estar
situados, dentro de la esfera de la competencia territorial del Juez que conozca del
asunto”.
La resolución citada no es del todo concluyente pues, a mi juicio, falta un
pronunciamiento expreso sobre la necesidad de que el referido procedimiento sobre el
fondo se lleve a cabo efectivamente en un plazo de tiempo razonable. Atendiendo a la
letra de la resolución, se exige que “se garantice al demandado la devolución de la
cantidad concedida en el supuesto de que no prosperen las pretensiones del
demandante sobre el fondo del asunto”, de modo que cabe preguntarse si con ello se
está obligando tácitamente a que se abra un procedimiento de fondo o si, por el
contrario, se está dando libertad al solicitante de las medidas para que inicie o no tal
16
procedimiento. Desde luego, es tendencia del Tribunal de Justicia en la interpretación de
este tipo de medidas la protección del derecho de defensa del demandado, por lo que, a
pesar de las dudas que genera su tenor literal, debe entenderse de la citada resolución
que las “kort geding” deben llevar aparejado un procedimiento sobre el fondo del asunto
para que puedan considerarse como “medidas cautelares” a los efectos del Reglamento
44/2001.
Cabe añadir, por último, que aunque se trate de nociones autónomas, y la que aquí
interese sea, como ha quedado dicho, la del Reglamento 44/2001, otras sentencias del
Tribunal de Justicia, como la STJCE de 16 de junio de 1998, C-53-96, “Hermès”, han
considerado que las “kort geding” también se ajustan al concepto de “medidas
provisionales y cautelares” del ADPIC (artículo 50).
Anti-suit injunctions
A través de esta figura del Derecho británico, el Juez prohíbe a una parte de un proceso
que se está llevando a cabo en el foro iniciar el mismo proceso en otro Estado. La
institución, cuyo fundamento es evitar comportamientos procesales abusivos (como
intentar retrasar u obstaculizar los procedimientos judiciales iniciados en Inglaterra
mediante un nuevo proceso en el extranjero), ha sido muy utilizada en litigios
internacionales de propiedad industrial e intelectual. En general, la doctrina15 sostiene
que no se trata de medidas cautelares puesto que su finalidad no es instrumental a un
procedimiento iniciado o que se puede iniciar en otro Estado, ni tampoco el
mantenimiento de una situación de hecho o de derecho. En efecto, estos son requisitos
impuestos por la definición dada por el Tribunal de Justicia que no concurren en el caso
de las anti-suit injunctions.
Además de no responder al concepto de medidas cautelares del Reglamento 44/2001
apuntado por el Tribunal de Justicia, la STJCE de 27 de abril 2004, C-159/02, “Turner”,
declaró la incompatibilidad de las anti-suit injunctions con el sistema de competencia
judicial internacional del R. 44/2001 por dos razones que trascienden de la mera
15 Vid. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, AURELIO, Litigios transfronterizos sobre derechos de
propiedad industrial e intelectual, Madrid, Dykinson, 2008, p. 163.
17
discordancia con el concepto de “medidas provisionales y cautelares” pero que son
fácilmente entendibles:
a) Si el demandado se encuentra domiciliado en la Unión Europea, un juez no puede, de
forma unilateral, impedir a una persona presentar una demanda ante cualquiera de los
tribunales que el Reglamento 44/2001 le permite. Las anti-suit injunctions vulneran el
<<libre acceso a la justicia>>, principio que por otra parte queda establecido en el
artículo 6.1 CEDH16.
b) El reconocimiento y ejecución de estas medidas según el Reglamento 44/2001 haría
ineficiente las normas de competencia del propio reglamento (pues son contrarias al
mecanismo de la litispendencia para el caso en que varios Estados conozcan del mismo
caso), y redundaría en una falta de seguridad jurídica de las personas domiciliadas en la
Unión Europea.
2.5.- La remisión a la lex fori del artículo 90 del Reglamento de Diseño
Comunitario (R. 6/2002)
La primera parte del artículo 90 (“medidas “provisionales y cautelares”) del Reglamento
de Diseño Comunitario viene a responder a la cuestión de qué medidas concretas
pueden solicitarse es base a un diseño comunitario. En efecto, se señala que “las
medidas provisionales y cautelares previstas por la legislación de un Estado miembro
respecto de los dibujos y modelos nacionales podrán solicitarse respecto de los dibujos
y modelos comunitarios”. Esta remisión a la legislación del Estado donde esté radicado
el Tribunal tiene diversas y muy importantes implicaciones.
En primer lugar, la remisión a la lex fori determina que, dependiendo del Estado donde
se vayan a solicitar, el catálogo de posibles medidas sea uno u otro. Como se ha visto, la
Directiva garantiza un nivel de armonización mínimo, pero no evita desigualdades en
cuanto al repertorio de medidas cautelares que cada ordenamiento prevea para proteger
los derechos de propiedad intelectual.
16 Vid. CALVO CARAVACA, A.L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho Internacional Privado
Volumen I, Granada, Comares, 11ª Edición, 2010, p.107.
18
Es importante aclarar que a los efectos de la solicitud y concesión de medidas cautelares
no es relevante la definición de las mismas según el Reglamento 44/2001, pues será
cada ordenamiento nacional el que nos indique lo que es y lo que no es una medida
cautelar (y, como hemos dicho, esta delimitación variará levemente según el Estado
miembro en el que se soliciten). La adecuación de la medida concedida al concepto
comunitario (esto es, al concepto dado por el Reglamento 44/2001 y perfilado según lo
ya estudiado por la jurisprudencia comunitaria) de “medidas cautelares” será relevante a
los efectos de su reconocimiento y ejecución extraterritorial, pues será el Estado de
ejecución el que deberá analizar, antes de ejecutarla, si la medida que se concedió en el
Estado de origen es efectivamente una medida cautelar conforme al Reglamento
44/2001.
Hecha la anterior precisión, procede explicar las consecuencias que la remisión a la ley
del fuero del artículo 90 RDC tiene a la hora de la solicitud y concesión de las medidas
cautelares. Además de que la legislación nacional determine qué medidas se pueden
solicitar, corresponde también a la lex fori determinar:
1) Los requisitos que deben existir para la concesión de la medida cautelar.
En la mayoría de Estados miembros existen tres requisitos: (1) la apariencia de buen
derecho -fumus boni iuris-, (2) el peligro en la demora -periculum in mora-, esto es, la
existencia de razones de urgencia y necesidad, y (3) la exigencia de fianza. No obstante,
en la medida en que el Art. 85 RDC obliga a los Tribunales de Diseño Comunitario a
considerar un Diseño Comunitario Registrado como válido mientras no sea impugnado
ante la OAMI o mediante una acción reconvencional, siempre va a concurrir el requisito
de la apariencia de buen derecho en las medidas cautelares frente a infracciones de estos
derechos.
2) La necesidad de prestar una fianza (en la Directiva 2004/48 se permite pero no
se obliga a los Estados a recoger esta condición).
3) El momento procesalmente oportuno para la petición de las medidas.
19
Cuestiones como la posibilidad de solicitar medidas antes de la presentación de una
demanda sobre el fondo, de que las partes de puedan instar una medida cautelar sin dar
audiencia al demandado -medida cautelar ex parte o inaudita parte debitoris-, o la
revocabilidad de las medidas quedaron resueltas tras la incorporación de la Directiva
2004/48. Desde entonces, todos los ordenamientos comunitarios recogen y permiten
estas opciones.
3.- Análisis del régimen de competencia judicial internacional de las medidas
cautelares basadas en el Diseño Comunitario y su relación con el régimen general
comunitario de medidas cautelares
3.1.- Tribunales competentes para conocer de las solicitudes de medidas
cautelares
Si bien el RDC, al igual que el RMC, posee sus propias normas de competencia judicial,
lo cierto es que se trata de unas disposiciones basadas en el sistema que quedó
establecido en el Reglamento 44/2001, que al tener un ámbito objetivo mucho más
amplio (materia civil y mercantil), resultaría de aplicación de no existir norma especial.
Los considerandos undécimo, duodécimo, decimoquinto y decimonoveno del
Reglamento 44/2001 establecen los principios en los que se fundamenta el sistema de
competencia judicial internacional. Entre estos principios se citan expresamente la
seguridad jurídica, el domicilio del demandado como foro básico del sistema, la
existencia de foros excepcionales según la naturaleza de la materia y la autonomía de las
partes y la evitación de resoluciones inconciliables.
Las normas sobre competencia judicial en materia de Diseño Comunitario se encuentran
reguladas en el artículo 82 del RDC. El alcance de las decisiones sobre la validez de los
Diseños Comunitarios en todos los Estados de la Unión Europea, debido su carácter
unitario. La regulación de las decisiones en materia de infracción de estos derechos, sin
embargo, merece una regulación específica que se encuentra en el artículo 83 del RDC.
Esta regulación sigue la lógica del Reglamento 44/2001 -esto es, haciendo depender el
alcance de las decisiones del hecho de que el Tribunal que las haya dictado tenga
competencia para conocer sobre el fondo o no-, pero en este punto es más perfecta en el
RDC; para la delimitación del alcance de estas decisiones de conformidad con el
20
Reglamento 44/2001 fue necesario que se dictara la STJCE de 7 de marzo de 1995, C68/93, “Fiona Shevill”17. La redacción del RDC ya incorpora la aclaración que realizó el
Tribunal de Justicia a este respecto, por lo que resulta más clara y contundente.
La competencia judicial internacional en materia de medidas cautelares queda regulada
de forma independiente en el artículo 90. De hecho, como ya ha quedado explicado en
el apartado anterior, este artículo titulado “Medidas provisionales y cautelares” a penas
contiene información sobre la naturaleza y concepto de las mismas, y ello porque centra
su contenido directamente en los aspectos procesales.
Al igual que sucede en el resto de acciones, las medidas cautelares se rigen por el
sistema del Reglamento 44/2001, que gira en torno en la distinción “tribunales con
competencia para conocer sobre el fondo versus tribunales sin tal competencia”. Por
tanto, esta distinción determinará el alcance territorial de las medidas una vez
concedidas.
En primer lugar, atendiendo al numeral 1 del artículo 90, queda claro que se pueden
solicitar medidas cautelares en los tribunales de cualquier Estado miembro (en concreto,
las disponibles en la legislación del Estado en que se solicite, como ya se ha
examinado), incluso en el caso de que no sean competentes para conocer sobre el fondo
del asunto. Aunque, como se verá más adelante, los efectos de las medidas concedidas
por tribunales no competentes para conocer sobre el fondo son más limitados, el
reconocimiento de esta competencia viene a reforzar las posibilidades de defensa de los
derechos de propiedad intelectual. Es sumamente importante aclarar que este foro no
exige que los tribunales sean Tribunales de Diseño Comunitario, sino que pueden ser
cualesquiera otros competentes en virtud las normas de competencia objetiva de la lex
fori.
17 “La expresión <<lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso>> utilizada en el número 3 del
artículo 5 del Convenio (…) debe interpretarse en (…) el sentido de que la víctima puede entablar contra
el editor una acción de reparación, bien ante los órganos jurisdiccionales del Estado contratante del
lugar de establecimiento del editor de la publicación difamatoria, competentes para reparar la integridad
de los daños derivados de la difamación, bien ante los órganos jurisdiccionales de cada Estado
contratante en que la publicación haya sido difundida y en que la víctima alegue haber sufrido un ataque
contra su reputación, competentes para conocer únicamente de los daños causados en el Estado del
órgano jurisdiccional al que se haya acudido”.
21
Si, por el contrario, se pretende la obtención de medidas ejecutables en otros Estados
diferentes de aquél donde se solicitan, el tribunal que las concede debe ser competente
para conocer sobre el fondo. El mismo artículo 90 nos señala, a través de una remisión
al artículo 82 del RDC, los tribunales que son competentes. Se trata de una relación de
foros en cascada, esto es, no con carácter alternativo sino subsidiario.
Estas dos vías de diferente alcance vienen a clarificar el sistema apuntado en Bruselas,
ya definido en la trascendental sentencia “Fiona Shevill” anteriormente citada. En
efecto, positivizar la norma según la cual los tribunales de un Estado miembro pueden
conceder medidas “aun cuando, en virtud del presente Reglamento, el competente para
conocer del fondo fuere un tribunal de dibujos y modelos comunitarios de otro Estado
miembro” (párrafo primero del artículo 90), aporta seguridad jurídica y robustece la
defensa de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito comunitario. Asimismo,
idénticos resultados produce la expresión “ningún otro tribunal gozará de tal
competencia” (la de dictar medidas cautelares ejecutables en todo el territorio de la
Unión Europea), referida a aquellos tribunales que son competentes para conocer sobre
el fondo (párrafo tercero del artículo 90 del RDC).
Por lo que al sistema de competencia judicial internacional se refiere, la redacción del
Reglamento 6/2002 merece, en términos generales, una valoración positiva, pues con
ella se mejoró, como ha quedado apuntado, el sistema previsto en el Reglamento
44/2001 y se pusieron las bases para una protección efectiva de los intereses de los
titulares de Marcas y Diseños Comunitarios. Cuestión a parte, y que tendremos ocasión
de examinar, es el éxito que ha tenido dicho sistema en la práctica y los posibles
problemas planteados en su aplicación.
Una cuestión que sí debe ser mencionada a este punto es la carencia del RDC de un foro
de competencia expresamente previsto para el caso de que exista una pluralidad de
demandados. Esta ausencia se hace patente también en la regulación de la competencia
de los tribunales para la concesión de medidas cautelares. En opinión algunos autores18,
en estos casos sería de aplicación el artículo 6.1 del Reglamento 44/2001, según el cual
el tribunal de cualquiera de los Estados donde estén domiciliados los demandados sería
18 Vid. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, AURELIO, Litigios transfronterizos... p. 180
22
competente para conocer de la demanda contra cada uno de ellos, siempre y cuando
exista una conexión suficiente entre las diferentes demandas. Si bien esta disposición
hace referencia al régimen de competencia para la presentación de demandas y no para
la solicitud de medidas cautelares, nada impide entenderla válida también para el
régimen cautelar. En materia de Diseños Comunitarios, cabe aplicar este foro de
competencia para casos de pluralidad de demandados del artículo 6.1 del Reglamento
44/2001, pues es dicho texto legal es de aplicación en tanto no se contradiga
expresamente en el RDC, tal y como queda dispuesto en el artículo 79 del propio
Reglamento 44/200119.
3.2.- Alcance de las medidas provisionales y cautelares
3.2.1.- Medidas con eficacia en todo el territorio de la UE
El artículo 90.3 RDC indica, mediante remisión al artículo 82, los foros de competencia
para adoptar medidas cautelares potencialmente ejecutables en cualquier Estado
miembro -que, por otro lado, son aquellos que resultarían competentes para conocer
sobre el fondo del asunto-. Estos foros son:
1) En primer lugar, son competentes los tribunales del domicilio del demandado. Si el
demandado está domiciliado en la Unión Europea, no cabría la posibilidad de obtener
una medida con eficacia extraterritorial de otro tribunal que no sea el del Estado donde
éste tiene su domicilio. Se trata de una opción legislativa tradicional -ya consagrada en
el Convenio de Bruselas y su sucesor el Reglamento 44/2001- que encuentra su
justificación en la garantía del derecho de defensa del demandado.
2) Sólo en caso de no encontrarse el demandado domiciliado en un Estado miembro,
cabría acudir a los tribunales del Estado miembro donde éste tuviera su establecimiento.
A los efectos de este foro de competencia, deben realizarse algunas precisiones sobre el
concepto de <<establecimiento>>. En primer lugar, el establecimiento debe ser
permanente. Así, poco importa a estos efectos que el establecimiento sea propiedad o no
del demandado, pues aun no siéndolo, si se tiene, por ejemplo, en régimen de alquiler
19 En contra de esta interpretación, vid. FAWCETT, J. / TORREMANS, P., Intellectual Property ... p.
340.
23
durante un tiempo razonablemente duradero y de forma estable, estaríamos ante un
<<establecimiento>> en el sentido del RDC. En segundo lugar, es importante recalcar la
necesidad de que se trate de un establecimiento y no de una sociedad subsidiaria20, por
muy dependiente que ésta sea a efectos económicos y funcionales 21. Ello es así porque,
de tratarse del establecimiento de una sociedad subsidiaria, estaríamos ante otra persona
jurídica distinta, en cuyo caso no sería de aplicación este foro22.
3) Si el demandado no se encuentra domiciliado en la Unión Europea ni tiene un
establecimiento en dicho territorio, son competentes los tribunales del domicilio del
demandante. Agotadas las posibilidades de facilitar al demandado su derecho de
defensa, no tendría sentido que los tribunales competentes fueran otros que los del
domicilio del demandante. De este modo, al menos se evita costes a una de las partes
que, además, es titular de los derechos presuntamente infringidos. Se apuesta así por
facilitar la efectiva protección de la propiedad intelectual.
4) Siguiendo la lógica de los foros anteriores, en caso de inexistencia de domicilio ni
establecimiento del demandado ni de domicilio del demandante en la Unión Europea,
cabría acudir a los tribunales del Estado donde el demandante tuviera su
establecimiento. A este respecto, lo dicho a cerca del concepto y requisitos del
establecimiento del demandado resulta válido para el del demandante.
5) Por último, en caso de no cumplirse los presupuestos de los foros anteriores, se
establece un foro de última ratio con el fin de garantizar una tutela judicial de los
derechos de Diseño Comunitario: los tribunales del Estado miembro donde tenga su
sede la Oficina (es decir, los Tribunales de Diseño Comunitario de la ciudad de
Alicante).
Es importante recordar que éstos son los foros para que la eventual resolución de
20 La particularidad de las sociedades subsidiarias es la dependencia decisoria y económica respecto de
una sociedad llamada matriz; de ahí su complejidad y la posible confusión con el establecimiento. Sin
embargo, como se señala en la obra de F. SÁNCHEZ CALERO / J. SÁNCHEZ-CALERO, Instituciones
de Derecho Mercantil, Pamplona, Thomson Aranzadi, 31ª Edición, 2008, p. 763, las sociedades
subsidiarias tienen personalidad jurídica independiente y la supresión de ésta conllevaría la desaparición
de la misma.
21 Este criterio quedó asentado en la STJUE de 13 de julio de 2006, C-539/03.
22 Vid. Infra. Apartado 5 del presente Trabajo, “El caso Apple contra Samsung”.
24
adopción de las medidas cautelares sea potencialmente ejecutable en todo el territorio de
la Unión Europea, pero no merman en absoluto la posibilidad de acudir a cualquier otro
tribunal con la pretensión de obtener unas medidas cautelares ejecutables únicamente el
el mismo Estado donde se han adoptado.
Por otro lado, se ha de subrayar lo dispuesto por el último inciso del artículo 90.3 RDC:
“Ningún otro tribunal gozará de tal competencia”. Así, por lo tanto, se clarifica al
máximo la exclusividad de los foros mencionados para la adopción de medidas
cautelares con eficacia extraterritorial. Con esta tajante disposición se evitan dudas
interpretativas como las que llevaron a necesitar, en el caso del artículo 31 del
Reglamento 44/2001, una jurisprudencia comunitaria que aportara la seguridad jurídica
que de que el precepto carecía.23
Las presentes disposiciones constituyen la plasmación, en el RDC, de la “regla no
escrita” del Reglamento 44/2001 según la cual los tribunales que conocen del fondo del
asunto son igualmente competentes para adoptar medidas cautelares. En este caso,
además, no sólo se les otorga competencia para adoptar tales medidas, sino que éstas
tendrán eficacia extraterritorial. En la línea de los otros cambios introducidos con
respecto al sistema de Bruselas, éste también constituye una mejora en la medida en que
supone aumentar la seguridad jurídica en el régimen de competencia en materia de
medidas cautelares.
Asimismo, es oportuno precisar que cuando el RDC habla en estas disposiciones de
“los tribunales del Estado miembro...” hay que entender “los Tribunales de Diseño
Comunitario” de dicho Estado, y ello en virtud del artículo 81 RDC, que dispone las
acciones de las que deben conocer necesariamente estos tribunales. El artículo 82, antes
de enumerar los foros examinados, aclara que tales foros sirven para establecer los
tribunales ante los que se han de entablar las acciones del artículo 81. Así, por este juego
de remisiones, cuando el artículo 90 RDC sobre “medidas provisionales y cautelares”
dispone que “los tribunales de dibujos y modelos comunitarios cuya competencia se
fundamente en lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3 o 4 del artículo 82 podrán dictar
medidas provisionales y cautelares (…) aplicables en el territorio de cualquier Estado
23 Vid. Supra. referencia a la doctrina Shevill hecha en el Apartado 3.1., nota a pie de página nº 19.
25
miembro” se debe entender que se está haciendo referencia, con carácter exclusivo, a
los tribunales que cada Estado haya designado como Tribunales de Diseño Comunitario.
El reconocimiento y ejecución de estas medidas en Estados miembros distintos del
tribunal que las adoptó no es, sin embargo, consecuencia automática de su adopción.
Ello, aunque hubiera contribuido significativamente a la aplicación efectiva (lo que en
el Derecho anglosajón se conoce como enforcement) de los derechos basados en
Diseños Comunitarios, podría minar, en determinados casos, el derecho de defensa del
demandado. Por esa razón, en una cómoda opción legislativa, el artículo 90.3 RDC
supedita la aplicación extraterritorial de las medidas concedidas según los foros
anteriormente examinados, al cumplimiento “de las formalidades preceptivas a efectos
de reconocimiento y ejecución24 del título III del Convenio de ejecución”25.
3.2.2.- Medidas con eficacia en el territorio nacional del tribunal que
las adopta
Las medidas cautelares van a poder ser adoptadas, en todo caso, por los tribunales de
cualquier Estado miembro, si bien, para el caso de que éstos tribunales no sean
competentes conforme a los foros analizados en el apartado anterior, serán ejecutables
únicamente en el Estado miembro donde fueron adoptadas. Así se desprende del artículo
90.1 RDC. Esta disposición coincide, en esencia, con la redacción del artículo 31 del
Reglamento 44/2001.
Es relevante incidir en el hecho de que, al contrario de lo que sucede en las medidas
cautelares con eficacia extraterritorial, en el caso de las medidas que nos ocupan ahora con alcance limitado al Estado donde son adoptadas-, no es necesario que se soliciten
ante los Tribunales de Diseño Comunitario, pues la disposición del artículo 90.1 RDC
no entra en el juego de remisiones del 90.3 que acaba, como vimos en el apartado
anterior, por otorgar la competencia exclusiva a estos tribunales.
24 Vid. Infra. Apartado 4, donde se abordan en detalle los problemas que plantea esta remisión al
Reglamento 44/2001.
25 Por “Convenio de ejecución”, debe entenderse el “Convenio de Bruselas relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil”.
Actualmente, la referencia al “título III del Convenio de ejecución” debe entenderse hecha, por tanto, al
Capítulo III “Reconocimiento y ejecución” del Reglamento 44/2001.
26
En la práctica contenciosa relativa a derechos de propiedad industrial e intelectual es
muy habitual que, ante una demanda por infracción, el demandado reaccione solicitando
la nulidad del derecho invocado de contrario (demanda reconvencional). Para estos
casos el RDC otorga competencia exclusiva a los Tribunales de Diseño Comunitario26,
pero guarda silencio para el caso de que dicha reacción del demandado se plantee en el
marco de un procedimiento de medidas cautelares, como cuestión incidental. En tal
hipótesis, la decisión del tribunal que está conociendo del procedimiento de medidas
cautelares no resolvería la cuestión de la validez o nulidad del Diseño Comunitario, sino
que tomaría una decisión al respecto, basándose en los indicios que observe, a los
únicos efectos de decidir sobre la concesión o no de las medidas cautelares que se le
solicitan. Cabe plantearse si en tal circunstancia la cuestión la podría resolver el tribunal
que esté conociendo del procedimiento de medidas cautelares incluso si éste no fuera un
Tribunal de Diseños Comunitarios.
El TJUE27 se ha mostrado recientemente partidario, en un procedimiento sobre patente,
de que sea el propio tribunal que conoce sobre el litigio cautelar quien juzgue
incidentalmente la validez del derecho. Prima facie, esta posición no sería trasladable al
terreno de la Marca o el Diseño Comunitario pues, a diferencia de lo que ocurre en
materia de patentes, sí existen tribunales especiales (los Tribunales de Marca y Diseño
Comunitarios). Sin embargo, el traslado de la cuestión incidental para su resolución por
parte de un Tribunal de Diseño Comunitario quebrantaría la celeridad que se le supone
al procedimiento cautelar, por lo que la solución apuntada por el TJUE en materia de
patentes sería adecuada en materia de Diseños Comunitarios.
A la hora de solicitar medidas cautelares, el solicitante tiene, en realidad, dos opciones,
atendiendo al resultado de las mismas: acudir a los foros del artículo 82 RDC y obtener
medidas ejecutables en toda la Unión Europea o acudir un Estado donde se requieran
tales medidas y obtenerlas sólo para su ejecución en ese mismo Estado.
Evidentemente, no cuesta imaginar que, en caso de infracción en una pluralidad de
Estados miembros, resultará más rápido y económico obtener medidas cautelares en uno
de los foros previstos en el artículo 82 RDC y luego proceder a su ejecución en todos
26 Vid. Artículo 81 d), del RDC.
27 Vid. STJUE de 12 de julio de 2012, C-616/10, “Solvay”
27
los Estados afectados por la infracción, en lugar de acudir a cada uno de esos Estados
para abrir procedimientos de medidas cautelares en cada uno de ellos. Sin embargo,
varias circunstancias hacen ver que la decisión para el solicitante de las medidas no es
tan clara.
En primer lugar, si el Diseño Comunitario sólo ha sido infringido en un Estado
miembro, no existen motivos para preferir el foro del domicilio del demandado (o el que
sea de aplicación al caso de conformidad con los foros en cascada del artículo 82 RDC).
Es más, en tal caso, parece más cómodo obtener las medidas cautelares directamente en
el único Estado donde se pretenden ejecutar (el forum delicti commissi) que abrir ambos
procesos -el de solicitud y el de ejecución- en Estados diferentes.
En segundo lugar, incluso en el caso de que el Diseño Comunitario resulte infringido en
diversos Estados miembros, distintos factores pueden aconsejar acudir al foro del
artículo 90.1 RDC, aunque las medidas que se adopten tengan alcance limitado. En
efecto, en algunos casos, acudir a los foros estrictamente apuntados por el artículo 82
RDC puede no ser lo más conveniente para los intereses estratégicos del solicitante de
las medidas, pues los tribunales competentes según dichos foros pueden ser lentos, no lo
suficientemente especializados o incluso ser poco proclives a la adopción de medidas
cautelares.
Así, en el caso Apple vs. Samsung que tendremos ocasión de examinar más adelante, la
compañía americana prefirió acudir a los tribunales alemanes aun conociendo lo
limitado de las medidas que pudieran adoptar. Los tribunales alemanes son, en efecto,
un ejemplo de foro atractivo para la concesión de medidas cautelares basadas en
Diseños Comunitarios que pueden merecer la petición de medidas cautelares a pesar de
que éstas no gocen de alcance extraterritorial28. El hecho de que sólo exista una segunda
instancia de apelación (no se puede llegar al Tribunal Supremo Federal en estos
procedimientos) o que las medidas sean concedidas, en muchos casos, de forma rápida y
sin dar audiencia al demandado, son algunos de los motivos que hacen de los tribunales
alemanes grandes aliados para los titulares de Diseños Comunitarios infringidos.
28 Para obtener detalles sobre la protección otorgada por los tribunales alemanes, Vid. Design protection
in
Europe,
brochure
publicada
por
Bardehle
Pagenberg,
disponible
en
http://www.bardehle.com/fileadmin/contentdocuments/broschures/Design_protection.pdf
28
Esta práctica consiste en la búsqueda de un foro de conveniencia (fenómeno conocido
forum shopping) es fruto de las diferencias existentes entre tribunales de distintos
Estados miembros, que crean una situación de inseguridad jurídica alejada de la
pretendida armonización europea en esta materia. Sin embargo, tampoco es razonable
obligar a los titulares de derechos a acudir a los foros del artículo 82 RDC, pues se
estarían limitando en exceso las opciones procesales de una de las partes (ya que estos
foros, como se ha explicado, favorecen al demandado).
En tercer y último lugar, se ha de hacer referencia a una situación que, en la práctica, es
quizá la que más está contribuyendo a que los titulares de derechos de Diseños
Comunitarios acudan al forum delicti commissi más que a los foros del artículo 82 RDC.
Se trata de la remisión que el artículo 90.3 hace al Reglamento 44/2001, que ya ha sido
apuntada en el análisis de las medidas con alcance extraterritorial que condiciona la
ejecución de tales medidas al cumplimiento de los requisitos del Capítulo III de dicho
reglamento. Así pues, los problemas que plantea esta disposición a la hora de ejecutar
medidas con alcance extraterritorial son la causa de que muchos titulares de derechos
opten por acudir a la vía del artículo 90.1, esto es, directamente a los tribunales donde
habrán de ejecutarse las medidas. Ello supone, sin duda, un fracaso respecto a los
verdaderos propósitos del legislador europeo, que estaban fijados en la libre circulación
de decisiones y en la construcción de un Espacio Judicial Europeo efectivo.
4.- Disfunciones en el sistema de reconocimiento y ejecución extraterritorial de
medidas cautelares acordadas en materia de diseño comunitario: el problema de
las medidas adoptadas inaudita parte
4.1.- Examen del artículo 90.3 del Reglamento de Diseño Comunitario (R.
6/2002) y su remisión al Reglamento 44/2001
Como venimos comentando, el artículo 90.3 se remite al Capítulo III del Reglamento
44/2001 para establecer las “formalidades preceptivas” que han de cumplir las medidas
cautelares que se quieran ejecutar en Estados distintos de aquél en que fueron
adoptadas. En la medida en que dicho Capítulo del Reglamento 44/2001 establece los
requisitos generales para la circulación de decisiones judiciales en el territorio 44, la
29
remisión es, en principio, una opción legislativa coherente y necesaria para mantener los
mismos estándares de seguridad jurídica en la recepción y ejecución de tales decisiones.
A mi juicio, sin embargo, esta remisión en bloque a todo el Capítulo III del Reglamento
44/2001 es desafortunada. A pesar de que supone aplicar todas las garantías del sistema
de reconocimiento de Bruselas, cabe preguntarse si no hubiera sido más idóneo un
régimen propio adaptado a las necesidades especiales de protección de los derechos de
propiedad intelectual. En efecto, que el reconocimiento y la ejecución de las medidas
cautelares haya de pasar por todas las “formalidades preceptivas” del sistema de
Bruselas supone, en la práctica, un requisito insalvable para la aplicación extraterritorial
de las medidas cautelares adoptadas en muchos casos de infracción de Diseños
Comunitarios.
La primera exigencia que va a plantear esta remisión es la necesidad de que la
resolución de adopción de medidas cautelares que se pretenden ejecutar en otro Estado
miembro sea una «resolución» en los términos del artículo 32 del Reglamento 44/2001:
“Se entenderá por «resolución», a los efectos del presente Reglamento, cualquier
decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con independencia de la
denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de
ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del
proceso”. Esta definición es suficientemente amplia como para incluir a la inmensa
mayoría de las resoluciones por las que se adoptan medidas cautelares en los Estados
miembros. Sí quedaría fuera de este concepto, sin embargo, cualquier resolución que
hubiera sido adoptada por un órgano de carácter administrativo.
En segundo lugar, para que estas medidas, al ser adoptadas por los tribunales ya
examinados, puedan reconocerse en otros Estados miembros, han de cumplir con el
concepto de “medida provisional o cautelar” del Reglamento 44/2001. Todo lo relativo a
este concepto fue ampliamente comentado en el Apartado 2 de este trabajo.
Finalmente, hemos de estar a lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento
44/2001respecto a aquellas resoluciones que no podrán ser objeto de reconocimiento.
Éstas son: (1) aquellas que contravengan el Orden Público del Estado donde se
pretendan reconocer, (2) las adoptadas de forma unilateral (sin oír al demandado), y (3)
30
las inconciliables con una resolución del Estado de recepción (4) o, si fue adoptada con
anterioridad, de cualquier otro Estado miembro.
Sin menospreciar todos los impedimentos que puedan causar cualquiera de las
anteriores exigencias, la que más incidencia tiene en el reconocimiento de medidas
cautelares basadas en derechos de Diseños Comunitarios es aquella que excluye las
resoluciones adoptadas unilateralmente, tal y como va a ser examinado a continuación.
4.2.- Análisis de la prohibición de reconocimiento de resoluciones adoptadas
inaudita parte debitoris contenida en el artículo 34.2 del Reglamento 44/2001
En todo procedimiento judicial de cualquier Estado de Derecho queda consagrado el
principio de contradicción como uno de sus elementos esenciales29. La posibilidad de
que el juzgador oiga a ambas partes antes de dictar una resolución garantiza que éstas
hayan tenido oportunidad de alegar lo que a su interés sea conveniente y, en el caso
particular del demandado, se posibilita que éste pueda ejercitar su derecho de defensa.
En esta línea, el Reglamento 44/2001, en su artículo 34, párrafo 2, prohíbe el
reconocimiento de las resoluciones (1) cuando se dictaren en rebeldía del demandado,
(2) si no se hubiere entregado al mismo la cédula de emplazamiento o documento
equivalente de forma tal y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse, (3) a
menos que no hubiere recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo.
Para que el Juez ante el que se solicita la ejecución de la resolución aplique esta
prohibición, deben concurrir de forma acumulativa las tres condiciones contenidas en
este artículo, tal y como tuvo ocasión de señalar el Tribunal de Justicia en la STJCE de
3 de julio de 1990, C-305/88. Así, por ejemplo, basta con que el demandado haya tenido
ocasión de recurrir la resolución y no lo haya hecho para que ésta sea ejecutable, o que
se hubiera entregado la cédula de emplazamiento en tiempo oportuno. La necesidad de
que observar los tres requisitos de aplicación de forma acumulativa asegura que cuando
una resolución no sea ejecutable en virtud de este artículo el demandado haya carecido
29 Sobre la importancia de la contradicción también en los procedimientos de medidas cautelares, Vid.
BARONA VILAR, SILVIA, Medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial, Editorial
Comares, Granada, 1995, p. 142.
31
verdaderamente de toda oportunidad razonable de defensa.
La jurisprudencia comunitaria ha tenido ocasión de aportar luz a la forma en que debe
entenderse cada uno de estos requisitos de aplicación:
1) Resolución dictada en rebeldía del demandado
Para que el Juez receptor de la resolución pueda decidir si se dio ésta circunstancia en el
procedimiento de origen es relevante la actitud del demandado. Estamos, pues, ante un
concepto autónomo que no ha de ser interpretado según la legislación procesal nacional,
sino a la luz del desarrollo jurisprudencial del mismo que ha elaborado el Tribunal de
Justicia.
El Tribunal de Justicia estableció en la STJCE de 21 de abril de 1993, C-172/91, que
“esta disposición no puede (...) ser invocada cuando el demandado compareció, al
menos si fue informado de los elementos del litigio y si se le permitió defenderse”.
Aunque esta explicación es ciertamente primaria, más tarde, en la STJCE de 10 de
octubre de 1996, C-78/95, el Tribunal aclaró que “un demandado que ignora la
existencia de un proceso iniciado en su contra y por el que comparece ante el Juez del
Estado de origen un Abogado a quien no le ha otorgado poderes, queda en situación de
indefensión. Por lo tanto, debe considerarse en rebeldía (…) aun cuando el
procedimiento seguido ante el Juez del Estado de origen haya adquirido carácter
contradictorio. Corresponde al Juez requerido comprobar si concurren estas
circunstancias excepcionales”.
Otro caso ilustrativo fue el que dio lugar a la STJCE de 14 de octubre de 2004, C-39/02.
En él, el demandado había llegado a interponer recurso de apelación contra un auto, si
bien dicho recurso se refería únicamente a la competencia del órgano que había dictado
tal resolución. En este asunto, el Tribunal de Justicia estimó que dicha actuación por
parte del demandado no podía considerarse una comparecencia, por lo que debía
considerarse juzgado en rebeldía en el sentido del entonces vigente Convenio de
Bruselas. De esta sentencia se desprende que, la intervención del demandado a los solos
efectos de impugnar la competencia del tribunal no impide que sea considerado en
rebeldía.
32
2) No entrega al demandado de la cédula de emplazamiento o documento
equivalente de forma tal y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse.
En primer lugar, conviene esclarecer lo que la jurisprudencia comunitaria ha venido
entendiendo por <<cédula de emplazamiento o documento equivalente>>. A pesar de la
inexistencia de un concepto formal, el Tribunal de Justicia sí ha ofrecido, en la STJCE
de 13 de julio de 1995, C-474/93, una descripción funcional de este concepto, según la
cual éste “designa el acto o los actos cuya entrega o notificación al demandado,
efectuada de forma regular y con tiempo suficiente, coloca a éste en condiciones de
invocar sus derechos antes de que se dicte en el Estado de origen una sentencia
ejecutoria”. De esta definición se deduce que, en todo caso, la <<cédula o documento
equivalente>> ha de ser entregado con anterioridad al pronunciamiento de una sentencia
ejecutoria30.
En segundo lugar, debe advertirse que esta condición no hace referencia únicamente al
tiempo en el que debe ser entregada la cédula de emplazamiento al demandado, sino
también a la <<forma>>. El artículo 27.2 del Convenio, antecesor del artículo 34.2 del
Reglamento, exigía que la entrega de la cédula de emplazamiento en <<forma
regular>>31. En la nueva redacción, debe observarse que no se exige una forma
específica, sino que basta con que sea de tal naturaleza que permita al demandado
defenderse32.
En cuanto al momento de que debe disponer el demandado para preparar su defensa, se
ha considerado que éste empieza a correr, en general, desde el momento en que se ha
entregado a éste la cédula de emplazamiento33. Sin embargo, atendiendo a las
circunstancias particulares de cada caso, el Juez podrá revocar este criterio para adoptar
30 Vid. MAGNUS, U. / MANKOWSKI, P., European Commentaries on Private International Law;
Brussels I Regulation, Munich, Sellier European Law Publishers, 2 nd Edition, 2012, p. 581.
31 Vid. STJUE de 14 de diciembre de 2006, C-283/2005, párrafos 19 y 20.
32 Esta disposición fue modificada para eliminar de la redacción del artículo la exigencia de una entrega
estrictamente formal, pues se consideró que lo relevante era posibilitar la defensa del demandado y, que si
se cumplía tan condición, no tenía sentido declarar inejecutable la resolución por un mero error de forma
en el emplazamiento.
33 Así, la STJCE de 16 de junio de 1981, C-166/80, Klomps, estableció que “el Juez requerido puede
fundadamente considerar, en general, que, después de una entrega o notificación en forma regular, el
demandado puede comenzar a actuar en defensa de sus intereses, desde el momento en que la cédula haya
sido entregada o notificada, sea en su domicilio o en otro lugar”.
33
la decisión más oportuna. En cualquier caso, como no podía ser de otra manera, sí se ha
dejado claro que al demandante no se le puede exigir que pruebe que el demandado ha
recibido la cédula de emplazamiento -lo contrario hubiera sido una exigencia a todas
luces desproporcionada-.
Determinado por el Juez receptor si el demandado ha sido notificado o no, corresponde
también al Juez del Estado donde se ha de ejecutar la resolución determinar, en cada
caso, el tiempo razonablemente necesario para poder ejercer la defensa. El Tribunal de
Justicia ha reiterado que tal apreciación es, en efecto, una cuestión de hecho, y que no
puede darse, por tanto, un criterio válido para todos los casos34.
3) Obligación del demandado de recurrir la decisión en el Estado de origen
El Reglamento 44/2001 añadió ésta última condición al texto del Convenio de Bruselas.
El cambio contradice el criterio del Tribunal de Justicia, en cuya STJCE de 12 de
noviembre de 1992, C-123/91 había establecido que “el momento pertinente para que el
demandado pueda defenderse es el del comienzo del procedimiento. La posibilidad de
utilizar ulteriormente un medio de impugnación contra una resolución dictada en
rebeldía, ya convertida en ejecutoria, no puede constituir una vía equivalente a una
defensa antes de que sea dictada la decisión”. Según la redacción actual del
Reglamento 44/2001, sin embargo, la posibilidad de recurrir la resolución en el Estado
de origen se entiende capaz de compensar la posibilidad de defenderse al principio del
procedimiento35, en lo que implica una oposición a la postura que el Tribunal de Justicia
había mantenido hasta el momento.
En la STJUE de 28 de abril de 2009, C-420/2007, el Tribunal de Justicia acoge este
cambio legislativo y confirma que “el reconocimiento o la ejecución de una sentencia
dictada en rebeldía no puede denegarse, conforme al artículo 34, número 2, del
Reglamento no 44/2001, cuando el demandado ha podido interponer un recurso contra
la resolución dictada en rebeldía y dicho recurso le ha permitido alegar que la cédula
de emplazamiento o el documento equivalente no le habían sido entregados de forma
34 Constituyen dicha jurisprudencia las STJCE de 15 de julio de 1982, C- 228/81 y STJCE de 11 de junio
de 1985, C- 49/84, entre muchas otras.
35 Vid. MAGNUS, U. / MANKOWSKI, P., European Commentaries... p. 593.
34
regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse”.
Ciertamente, y en lo que se refiere a los estrictos efectos de la finalidad perseguida por
el artículo 34.2, es dudoso que se pueda equiparar la participación del demandado desde
el comienzo del procedimiento a la mera posibilidad de recurrir una resolución que,
además, ha sido adoptada sin haber oído a la parte demandada. Sin embargo, si algo
positivo representa este nuevo requisito, es que desalienta una actitud deliberadamente
pasiva del demandado que de acuerdo a la anterior redacción del artículo podía, en
algunos casos, entorpecer la ejecución de la resolución en el extranjero.
4.3.- La postura jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en el reconocimiento de medidas cautelares inaudita parte debitoris
Todo lo explicado en el apartado anterior resulta plenamente aplicable al ámbito de las
medidas cautelares pues, como ya se ha explicado en el apartado 4.1, éstas quedan
amparadas por el concepto de <<resolución>> empleado en el Reglamento 44/2001. Así
pues, la prohibición de reconocer resoluciones dictadas sin un procedimiento
contradictorio afecta, por tanto, al reconocimiento de medidas cautelares.
Ocurre, sin embargo, que en la naturaleza de estas medidas está el “mantener una
situación de hecho o de Derecho”36 para asegurar el cumplimiento de una eventual
sentencia estimatoria respecto al fondo. No en vano, uno de los requisito normalmente
exigidos para la adopción de estas medidas conocido como periculum in mora se
fundamenta en el temor a que, si no se produce una intervención judicial rápida, la
sentencia que se vaya a dictar sobre el fondo pueda perder su eficacia o, peor aún, se
pueda producir un daño irreparable.
Así, la advertencia al demandado de que se está llevando a cabo contra él un
procedimiento de medidas cautelares puede hacer que éste actúe precisamente para
evitar el éxito de las mismas. En cualquier caso, incluso sin que se dé esta conducta
fraudulenta por parte del demandado, no cabe duda de que un procedimiento
contradictorio, con audiencia de ambas partes, llevará más tiempo que un procedimiento
36 Vid. STJCE de 26 de marzo de 1992, C-261/90, Reicher y Kockler.
35
unilateral.
Por todo ello, no parece acertado que la prohibición del artículo 34.2 del Reglamento
44/2001 se haya de aplicar a las medidas cautelares en los mismos términos que a
cualquier otro tipo de resolución. Como quiera que en los ordenamientos de muchos
Estados miembros -incluso antes de la aprobación de la Directiva 2004/48- se preveía la
posibilidad de adoptar medidas cautelares sin aviso al demandado, su reconocimiento y
ejecución extraterritorial en virtud del Reglamento de Bruselas supuso pronto un
obstáculo.
Así pues, el Tribunal de Justicia, en su STJCE de 21 de mayo de 1980, C-125/79,
Denilauler, se enfrentó por primera vez a la decisión de interpretar si las medidas
cautelares adoptadas sin audiencia del demandado podían o no ser reconocidas
conforme al sistema Bruselas. De un lado pesaba la interpretación literal del entonces
Convenio de Bruselas, y del otro, el saber que el articulado del Convenio ignoraba la
verdadera naturaleza de estas medidas al preveer los mismos requisitos de
reconocimiento para todo tipo de resoluciones.
En esta línea, el Gobierno Italiano y la propia Comisión presentaron alegaciones a favor
del reconocimiento de las medidas provisionales y cautelares inaudita parte debitoris,
pues, en su opinión, “el objetivo específico de este tipo de medidas provisionales y
cautelares es el de crear un efecto de sorpresa destinado a salvaguardar los derechos
amenazados de la parte que las solicita, impidiendo a la parte contra la que se dirigen
alzarse con los bienes de que dispone, tanto si son objeto del litigio como si constituyen
la garantía del acreedor”37.
Debemos llamar la atención sobre las alegaciones del Reino Unido, que a pesar de
sostener que estas medidas no debían ser reconocidas, admitían que la notificación del
procedimiento al demandado limitaba sensiblemente el efecto de las mismas. Sin
embargo, en una ponderación de los intereses jurídicos contrapuestos, consideraba
prioritario defender la postura del demandado y su derecho a defenderse.
37 Vid. STJCE de 21 de mayo de 1980, C-125/79, Denilauler (6).
36
El Tribunal de Justicia acoge los argumentos del Gobierno del Reino Unido para
resolver, finalmente, que las medidas provisionales y cautelares del Convenio de
Bruselas no pueden gozar del sistema de reconocimiento del propio Convenio cuando
han sido adoptadas inaudita parte. Como fundamento, el Tribunal señala que, aunque
muchos Estados otorgan este tipo de medidas, su adopción debe subordinarse a la
concurrencia de circunstancias excepcionales que aconsejen optar por el procedimiento
unilateral, y que, por tanto, corresponde al Juez del Estado donde se encuentran los
bienes objeto de las medidas decidir si la adopción de este tipo de medidas cautelares es
procedente o no. Precisamente por eso -aduce el Tribunal-, es posible la solicitud de
medidas cautelares -contradictorias o no- directamente en el Estado donde hayan de ser
ejecutadas, incluso si sus tribunales no son competentes para conocer sobre el fondo.
La Sentencia Denilauler es de gran relevancia para la el análisis de la materia que nos
ocupa. En ella, no sólo se declaró la imposibilidad de reconocer medidas cautelares
adoptadas inaudita parte, sino que se puso de manifiesto la existencia dos sistemas de
ejecución de medidas cautelares amparados por el Convenio de Bruselas; uno en el que
tienen cabida la ejecución de este tipo de medidas cautelares y otro en el que no. El
primero de estos sistemas obliga a la solicitud de medidas en el mismo Estado donde se
vayan a ejecutar. En caso de que la infracción se esté produciendo en una pluralidad de
Estados miembros no quedaría otro remedio que abrir un procedimiento de medidas
cautelares en cada uno de ellos. El segundo sistema es el que posibilita la ejecución de
las medidas en un Estado miembro distinto a aquél donde se han adoptado.
Esta diferenciación resulta, a mi juicio, injustificada por varios motivos. En primer
lugar, una vez resulta admitido por el sistema de Bruselas la conveniencia de adoptar
medidas cautelares inaudita parte, no se entiende que tal posibilidad quede limitada por
el lugar donde se solicitan. Si este tipo de medidas cautelares son efectivamente
adecuadas, deben entrar en el sistema de reconocimiento y ejecución del Reglamento
44/2001 a todos los efectos. En segundo lugar, si las resoluciones con eficacia
extraterritorial son aquellas dictadas precisamente por los tribunales competentes para
conocer sobre el fondo, no parece fundado negar el reconocimiento extraterritorial a
estas resoluciones. En este sentido, los mismos criterios que aconsejaron al legislador
comunitario establecer los foros de competencia para los tribunales que pueden conocer
del fondo, deberían ser válidos para dictar medidas cautelares inaudita parte debitoris
37
que pudieran ser reconocidas y ejecutadas en otros Estados miembros. A mayor
abundamiento, se ha de decir que los foros de competencia para conocer del fondo del
asunto ya se establecieron con el propósito de reforzar la posición del demandado (por
ello, el primer foro al que se ha de atender es, como ha quedado dicho, el del domicilio
del demandado).
El grave inconveniente que supone la doctrina asentada en la Sentencia Denilauler para
las aspiraciones de cualquier interesado en ejecutar medidas cautelares en varios
Estados miembros es más patente en el ámbito de la propiedad industrial. Las
infracciones de derechos basados en títulos de propiedad industrial presentan, por
naturaleza, un periculum in mora que justifica en la inmensa mayoría de los casos la
adopción de medidas cautelares. En particular, debido a la corta vida del Diseño
Comunitario, las medidas cautelares constituyen una herramienta fundamental en la
protección de estos derechos38, en ocasiones más importante que el litigio principal39.
Además, el carácter unitario de los Diseños Comunitarios (lo mismo cabría decir, por
tanto, de las Marcas Comunitarias), hace que los casos de infracción adquieran, en la
práctica totalidad de las ocasiones, una dimensión transfronteriza. En este contexto, la
posibilidad de acudir al mecanismo del Reglamento 44/2001 para no tener que entablar
un procedimiento de medidas cautelares distinto en cada Estado se revelaba como una
solución a las necesidades de los titulares de derechos basados en Diseños Comunitarios
en la protección efectiva de estos derechos. Sin embargo, esta solución, privada de la
posibilidad de ejecutar medidas inaudita parte debitoris, como hemos visto, carece de
efectividad. La opción alternativa -la petición de estas medidas Estado por Estadomultiplica exponencialmente el tiempo del procedimiento y, evidentemente, sus costes.
Aún así, ante los inconvenientes existentes en el sistema de reconocimiento del Capítulo
III del Reglamento 44/2001, los titulares de derechos de propiedad intelectual acuden a
la vía del artículo 90.1 del RDC (abriendo un procedimiento de medidas cautelares en
cada Estado), pues ven en ella mayor seguridad jurídica. Esta práctica supone, a mi
modo de ver, un fracaso en el propósito perseguido por el Reglamento 44/2001, pues el
38 Vid. Supra. Apartado 1.2 “La importancia de las medidas cautelares para la protección de los derechos
de propiedad intelectual, y en particular, del diseño”.
39 Sirva como ejemplo, Infra. el caso Apple versus Samsung comentado en el apartado 5.
38
sistema de reconocimiento “simplificado” del Capítulo III que en su día se introdujo el
Convenio de Bruselas como un mecanismo novedoso para favorecer una mejor
circulación de las decisiones judiciales entre los Estados miembros, no funciona de la
forma pretendida por el legislador comunitario y es infrautilizada40.
Una salida a esta desafortunada situación podría venir de la mano del propio Tribunal de
Justicia, en una interpretación del Capítulo III del Reglamento 44/2001 más flexible en
el caso de las medidas cautelares, o bien reinterpretando los términos de la remisión del
artículo 90.3 RDC. Así, algunos sectores doctrinales41 entienden necesaria una
superación de la doctrina jurisprudencial del TJUE, pues la prohibición de
reconocimiento del artículo 34.2 del Reglamento 44/2001 (antiguo artículo 27.2 del
Convenio de Bruselas) no sería, según estos autores, de aplicación como obstáculo al
reconocimiento de una medida cautelar. Parecen especialmente reseñables dos de los
argumentos que se utilizan para fundamentar esta tesis:
a) La ratio del artículo se refiere a una sentencia definitiva. En realidad, cuando el
artículo 34 habla de <<resolución>>, hemos de estar a la definición dada por el
artículo precedente, cuya definición del término42 no parece limitarse a las sentencias
definitivas. Ahora bien, nada impediría una interpretación restrictiva en estos términos
por parte del TJUE en aras de una aplicación más proporcionada del Reglamento
44/2001.
b) El artículo 90.3 RDC se remite únicamente a las <<formalidades>> del Capítulo III
del Reglamento 44/2001, lo que aconseja una solución restrictiva. Esta forma de
entender la remisión del artículo 90.3 sería, a mi juicio, fácilmente asumible por el
TJUE.
La jurisprudencia más reciente del TJUE en materia de reconocimiento de decisiones
40 La STJUE de 14 de diciembre de 2006, C-283/2005, reconoció, respecto a los objetivos perseguidos
por el Reglamento 44/2001, que “se desprende de los considerandos segundo, sexto, decimosexto y
decimoséptimo que está dirigido a garantizar la libre circulación de resoluciones de los Estados miembros
en materia civil y mercantil simplificando los trámites para su reconocimiento y su ejecución rápidos y
sencillos”.
41 Entre los autores españoles, Vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, MANUEL, La Marca Comunitaria,
Zaragoza-Bolonia, Real Colegio de España, 4ª Edición, 1997, p. 100 y 101
42 Vid. Supra. Apartado 4.1, donde se explican las consecuencias de esta definición.
39
por el sistema Bruselas, a pesar de que la problemática anteriormente expuesta se ha
hecho patente con el paso del tiempo, no parece haber variado la doctrina Denilauler ni
haber entendido las especiales necesidades de la protección de los títulos de propiedad
intelectual. Así lo demuestra, por ejemplo, la STJUE de 12 de abril de 2011, C-235/09.
En el asunto de referencia, un tribunal de marca comunitaria había adoptado una medida
coercitiva como multa, en aplicación de su legislación nacional, para garantizar el
respeto de una prohibición de continuar cometiendo actos de violación o intento de
violación, y en la cuestión planteada al Tribunal se dilucidaba si dicha medida podía
tener efectos extraterritoriales. Pues bien, el Tribunal de Justicia volvió a supeditar los
efectos de la resolución en Estados distintos al que la había dictado al cumplimiento de
los requisitos previstos en el Capítulo III del Reglamento 44/2001.
La remisión en bloque al Capítulo III hecha por el Tribunal de Justicia en la sentencia
citada parece, por tanto, no superar la jurisprudencia en materia de reconocimiento de
decisiones, en la medida en que supone condicionar dichos reconocimientos a los
estrictos requisitos del Reglamento 44/2001 sin mayores interpretaciones que puedan
flexibilizar tal subordinación. De esta forma, las medidas cautelares sin audiencia del
demandado siguen teniendo vedado su efecto en países distintos del que las ha
acordado.
4.4.- Las medidas cautelares inaudita parte debitoris basadas en derechos de
propiedad intelectual en los ADPIC y en la Directiva 2004/48
El artículo 50 de los ADPIC articula el funcionamiento básico que deben tener las
medidas cautelares en los Estados parte del Acuerdo para la efectiva protección de los
derechos de protección intelectual. La posibilidad de ejecutar medidas cautelares sin dar
audiencia al demandado se encuentra expresamente prevista en los en el artículo 50.2
del Acuerdo, mediante el cual se faculta a los tribunales de los Estados parte a adoptar
este tipo de medidas “cuando ello sea conveniente”.
El artículo 50 en su conjunto representa una regulación proporcionada y bastante
completa de las medidas cautelares. Así, se supedita la vigencia de las medidas
cautelares a que el demandante interponga una demanda sobre el fondo, de modo que
queda asegurado el carácter provisional de las mismas y que su permanencia o
40
revocación dependerá, en todo caso, de un fallo que juzgue la sustancia del caso.
En la medida en que tanto la Unión Europea como sus distintos Estados miembros
forman parte de la Organización Mundial del Comercio, han asumido las obligaciones
impuestas por los ADPIC. En este contexto, se encuentra más fundamentada una
postura a favor del reconocimiento de sentencias adoptadas sin audiencia del
demandado.
En la STJUE de 14 de diciembre de 2000, asuntos acumulados C-300/98 y C-392/98,
Dior, el Tribunal se pronuncia, precisamente, sobre el efecto directo que tiene el artículo
50 para los Estados miembros. A este respecto, la sentencia establece que en aquellos
ámbitos en los que la Unión Europea ha regulado, se impone una obligación para los
jueces de los Estados miembros de atender al tenor y a la finalidad del artículo 50 de los
ADPIC. En el caso que aquí interesa, esto es, los derechos de propiedad industrial, sí
estamos, obviamente, ante una materia regulada por el Derecho Comunitario. Se
impone, así, la obligación de los jueces de los Estados miembros de atender a dicho
artículo en el otorgamiento de medidas cautelares.
A pesar de la vigencia y carácter vinculante de los ADPIC, persistía entre los Estados
miembros de la Unión Europea una considerable disparidad en cuanto a los medios de
protección de los derechos de propiedad intelectual. Así lo reconocía expresamente la
Directiva 2004/48, que pretendía, precisamente, armonizar esta materia. En particular, el
Considerando séptimo de la Directiva menciona las medidas provisionales como una de
las figuras reguladas de forma muy distinta entre los Estados miembros43.
Como tuvimos ocasión de analizar44, la Directiva 2004/48 obliga a los Estados
miembros a permitir en sus ordenamientos la posibilidad de adoptar medidas cautelares
sin audiencia del demandado. Esta disposición se encuentra anunciada ya en el
considerando vigesimosegundo, donde se reputa como imprescindible establecer
medidas provisionales que permitan la cesación inmediata de las infracciones. Sin
perjuicio de que el artículo 9.4 prevea expresamente la adopción de medidas cautelares
43 Vid. MATOBA, ASAKO, “International Jurisdiction to Grant an Interlocutory Injunction to Preclude
Defendants from Infringing Intellectual Property Rights”, IIP Bulletin, 2010, Vol. 19, p. 138.
44 Vid. Supra. Apartado 2.2.
41
unilaterales, no deja lugar a dudas la redacción del citado Considerando por cuanto la
cesación inmediata de la infracción no permitiría una audiencia de las partes.
La Directiva refleja, por tanto, la preocupación del legislador comunitario por la
salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en la Unión, y a tal fin promueve
que las medidas cautelares puedan ser adoptadas de forma unilateral. Todo ello no obsta
para que, con buen criterio, se obligue, asimismo, al órgano jurisdiccional que ha
dictado la medida provisional de manera unilateral, a que notifique las actuaciones a las
partes una vez que la medida ha sido ejecutada.
Teniendo en cuenta que este tipo de medidas pueden ser adoptadas, amén de la
armonización prevista en la Directiva, en todos y cada uno de los Estados miembros,
carece de fundamento seguir sosteniendo que no pueden ser reconocidas y ejecutadas
por el mero hecho de haber sido dictadas en un otro Estado miembro. Se niega así el
reconocimiento de un tipo de medida a pesar de que está prevista tanto en el Estado de
origen como en el que ha de reconocerla. En última instancia, además, la jurisprudencia
del TJUE frena el objetivo previsto por la Directiva, esto es, la efectiva tutela de los
derechos de propiedad intelectual.
5.- El caso Apple contra Samsung: una aproximación práctica al sistema de
competencia judicial internacional basado en Diseños Comunitarios
Las empresas tecnológicas mantienen entre sí una titánica y compleja guerra en los
tribunales de todo el mundo sólo comparable a la pugna que mantienen de forma
paralela en el mercado. En particular, Apple y Samsung mantienen más de cincuenta
litigios en diez países que afectan a distintos derechos de propiedad intelectual, que
conciernen a numerosas patentes y diseños (o patent designs, equivalentes al Diseño
Comunitario en Estados Unidos) registrados en múltiples países45. No se pretende en
esta sede, por muy seductora que nos parezca la idea, llevar a cabo un examen detallado
de la situación de cada uno de dichos litigios. Sin embargo, sí se va a realizar un
recorrido por uno de los procedimientos de medidas cautelares seguido ante el
Landgericht Düsseldorf (tribunal de primera instancia de Dusseldorf), pues a través de
45 Vid. la entrada del 28 de abril de 2012 del blog FOSS Patents, mantenido por FLORIAN MUELLER.
Enlace a la entrada: http://www.fosspatents.com/2012/04/list-of-50-apple-samsung-lawsuits-in-10.html
42
este caso se podrán analizar desde una óptica práctica múltiples aspectos estudiados a lo
largo de este trabajo.
El 4 de agosto de 2011, la firma Freshfields Bruckhaus Deringer presentó, en
representación de Apple Inc. (con domicilio en Estados Unidos), escrito de solicitud de
medidas cautelares contra las compañías SAMSUNG Electronics GmbH, con domicilio
en Alemania, y Samsung Electronics Co., Ltd, domiciliada en Corea del Sur46. En dicho
escrito, Apple instaba al tribunal alemán a adoptar medidas tendentes a la eliminación
en el mercado del producto Galaxy Tab 10.1 en base a:
a) una presunta infracción del Diseño Comunitario registrado de Apple 000181607000147.
b) competencia desleal (según el Derecho alemán) por parte de Samsung.
A continuación se reproducen el Diseño Comunitario de Appple y la Galaxy Tablet 10.1
de Samsung, respectivamente:
iPad de Apple
Galaxy Tablet 10.1 de Samsung
La mera solicitud de medidas cautelares de Apple merece ya distintos comentarios. En
primer lugar, obsérvese que el derecho de propiedad intelectual alegado por la compañía
46 El escrito de solicitud de medidas cautelares presentado por Apple está disponible online en:
http://es.scribd.com/doc/61993811/10-08-04-Apple-Motion-for-EU-Wide-Prel-Inj-Galaxy-Tab-10-1
47
Enlace
al
certificado
de
registro
expedido
por
la
OAMI:
http://es.scribd.com/doc/61944044/Community-Design-000181607-0001
43
norteamericana es un Diseño Comunitario, no una patente. Naturalmente, Apple
también considera infringidas numerosas patentes en varios productos de Samsung, no
en vano en el momento de la solicitud de medidas cautelares ya mantenía diversos
litigios por tal motivo, pero en esta ocasión se decantó por atacar en base a un Diseño
Comunitario. No se ha de perder de vista el objetivo último de todas estas controversias:
conseguir ganar mercado y excluir del mismo al competidor. En este sentido, Apple era
consciente de que una decisión cautelar basada en un derecho de diseño iba a hacerse
esperar menos que si una decisión sobre patentes, pues requieren un examen por el
tribunal de carácter más técnico y complejo.
En segundo lugar, conviene detenerse en el tribunal escogido para la solicitud de las
medidas. A este respecto es muy relevante el domicilio de las demandadas: Corea del
Norte y Alemania (el primero correspondiente a la compañía matriz de Samsung; el
segundo correspondiente a la subsidiaria alemana). Según lo explicado respecto a la
competencia judicial que el RDC establece para las medidas cautelares basadas en
Diseños Comunitarios, las medidas que el tribunal de Dusseldorf adoptara contra la
empresa alemana, al ser haber sido demandada en el Estado miembro donde tiene su
domicilio, serían ejecutables en cualquier país de la UE. Las medidas adoptadas contra
la empresa norcoreana tendrían, sin embargo, un alcance limitado a Alemania, pues, al
no disponer de domicilio en la Unión Europea, ni tampoco tenerlo la demandante, para
que las medidas tuvieran efecto en toda el territorio de la UE, debieron haberse
solicitado ante los tribunales de Alicante, por ser el tribunal en cuyo Estado tiene su
sede la OAMI. A pesar del limitado alcance de las medidas que pudieran adoptarse
contra Samsung Electronics Co., Ltd, Apple decidió demandar a esta empresa de forma
conjunta con su subsidiaria alemana ante los tribunales de Dusseldorf. Esta opción
responde, a mi juicio, a varios motivos estratégicos de la tecnológica norteamericana:
1)
El Tribunal de Dusseldorf es conocido por su fuerte tendencia a favorecer
los intereses de los titulares de derechos. De hecho, casi la mitad de los litigios
en materia de infracción de patentes en Europa tienen lugar en dicho tribunal48.
2)
En consonancia con el motivo anterior, Apple podía razonablemente
esperar que la adopción de las medidas cautelares solicitadas se produjera de
48 Vid. la entrada del 9 de agosto de 2011 del blog FOSS Patents, mantenido por FLORIAN MUELLER.
Enlace a la entrada: http://www.fosspatents.com/2011/08/preliminary-injunction-granted-by.html
44
forma rápida y sin dar audiencia a Samsung.
El 9 de agosto de 2011, tan sólo cinco días después de la presentación del escrito de
Apple, y sin haber realizado notificación alguna a Samsung, el Tribunal de Dusseldorf
adoptó una serie de medidas cautelares contra las demandadas en base a una declaración
preliminar de infracción del Diseño Comunitario alegado por Apple. En dicha
resolución, se declaraba que tales medidas gozaban de un alcance paneuropeo (a
excepción de Holanda, debido a una situación de litispendencia en uno de sus
tribunales). Este alcance se fundamentaba, por lo que respecta a
SAMSUNG
Electronics GmbH, en el foro del domicilio del demandado (art. 82 RDC). Sin embargo,
en lo que atañe a Samsung Electronics Co., Ltd, el alcance extraterritorial de las
medidas adoptadas contra ella estaba injustificado, pues, al tratarse de una compañía sin
domicilio ni establecimiento en la Unión Europea, la única posibilidad de obtener
medidas paneuropeas hubiera sido solicitarlas en el Tribunal del Estado donde la OAMI
tiene su sede (Tribunal de Diseño Comunitario de Alicante). A este respecto, se ha de
recordar que el hecho de tener una empresa subsidiaria con domicilio en la Unión
Europea no es base suficiente para que ello habilite el foro del Estado donde el
demandado tiene su establecimiento, tal y como sostuvo el Tribunal de Justicia en su
sentencia de STJUE de 13 de julio de 2006, C-539/03, “Roche Nederland”.
El 16 de agosto de 2011, el Tribunal de Düsseldorf corrigió su decisión y limitó el
alcance de las medidas adoptadas contra Samsung Electronics Co., Ltd al territorio de
Alemania. El error pudo deberse a la confusión y ambigüedad que el término
<<establecimiento>> genera en alemán. La traducción de este término a la lengua
germana es <<Niederlassung>>, que, por otro lado, es habitualmente usado en
Alemania para referirse a empresas subsidiarias propiedad de la matriz o, incluso, para
referirse simplemente <<subsidiaria>>49.
Poco más tarde, el día 25 del mismo mes, se celebró una vista en la que ambas partes
fueron oídas y el día 9 de septiembre el Tribunal comunicó que, tras la celebración de la
49 Vid. la entrada del 16 de agosto de 2011 del blog FOSS Patents, mantenido por FLORIAN
MUELLER. Enlace a la entrada:
http://www.fosspatents.com/2011/08/galaxy-tab-101-injunctionsuspended-for.html
45
vista, decidía mantener las medidas cautelares50. El alcance de las medidas adoptadas
contra Samsung Electronics Co., Ltd continuaba siendo limitado.
La utilización de compañías subsidiarias para operar en Europa, en lugar de
establecimientos, responde a una estrategia de la compañía norcoreana (y de otras
empresas que actúan del mismo modo), y se ha criticado por la doctrina autorizada que
ello deba ser consentido al amparo de la regulación comunitaria51. En efecto, esta
interpretación restrictiva del concepto de <<establecimiento>> redunda en una menor
protección de los derechos de propiedad intelectual. En el caso que nos ocupa, a pesar
de que un Tribunal especializado consideraba de forma preliminar que se estaba
infringiendo un Diseño Comunitario, la empresa Samsung Electronics Co., Ltd podía
seguir distribuyendo los productos objeto de tal infracción por todos los Estados de la
Unión Europea excepto Alemania (donde sí tenían efecto las medidas).
Después de tal decisión, que reducía el éxito de Apple hasta el punto de poder
considerarse una victoria de Samsung, la empresa norcoreana actuó por distintas vías.
Por un lado, recurrió la resolución del Tribunal de Düsseldorf de adopción de medidas
cautelares y, por otro lado, en noviembre de 2011, lanzó la Tablet 10.1N, una nueva
versión de su antecesora cuidadosamente rediseñada al objeto de no incurrir en la
infracción alegada por Apple.
El 30 de enero de 2012 el Tribunal de 2ª Instancia de Düsseldorf resolvió el recurso
presentado por Samsung. En dicha resolución, se mantienen las medidas cautelares pero
en base no a una posible infracción de Diseño Comunitario, sino a una conducta ilícita
de Samsung de acuerdo con el Derecho alemán de competencia desleal (<<Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG>>). Por lo tanto, el alcance de las medidas
quedó restringido, para ambas compañías de Samsung, a Alemania. Sin embargo, el
Tribunal entra a pronunciarse respecto al asunto del <<establecimiento>> para dar otro
giro a la cuestión: se inclina por considerar que la empresa alemana SAMSUNG
50 Enlace a la comunicación del Tribunal (traducida al inglés por FLORIAN MUELLER):
http://www.fosspatents.com/2011/08/apple-v-samsung-official-german-court.html
51 Vid. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, AURELIO, Las “mobile wars” llegan a Europa: “Apple vs.
Samsung” desde el prisma del Derecho internacional privado, entrada publicada en Blawyer.org el 29 de
agosto de 2011: http://www.blawyer.org/2011/08/29/las-%E2%80%9Cmobile-wars%E2%80%9D-llegana-europa-%E2%80%9Capple-vs-samsung%E2%80%9D-desde-el-prisma-del-derecho-internacionalprivado/
46
Electronics GmbH debe considerarse un <<establecimiento>> de su matriz norcoreana.
Esta consideración del Tribunal no afecta a las medidas adoptadas contra la Galaxy Tab
10.1, porque como ha quedado dicho el Tribunal no considera que infrinja derecho
alguno, pero sí afecta a otros modelos de Samsung (como la Galaxy Tab 7.7) que
podrían verse retirados del mercado de toda la Unión Europea.
Todo lo mencionado -no debe olvidarse- es referente a un procedimiento de medidas
cautelares. El litigio principal aún ha de resolverse (se espera una vista para septiembre
u octubre de 2012). Mientras tanto, una retirada del mercado de cualquier producto, si
quiera con carácter cautelar, representa pérdidas importantísimas para el que sufre las
medidas y supone una verdadera victoria para el competidor, como sucede en todos los
sectores donde la competitividad entre productos de distintas empresas es tan alta.
6.- Conclusiones: la posible coexistencia de una tutela judicial efectiva y la garantía
del derecho a la defensa en materia de medidas cautelares basadas en derechos de
propiedad industrial
No son pocos los aspectos problemáticos que, desde un punto de vista práctico, se
plantean en la materia objeto de este trabajo. Algunos de ellos han sido expresamente
mencionados en esta sede y otros se han podido deducir fácilmente al ser examinados.
La corrección de estas disfunciones del sistema dista mucho de ser una cuestión fácil; de
hecho, los instrumentos comunitarios que se han mencionado fueron concebidos por el
legislador, precisamente, con el fin de evitar tales situaciones indeseables. Los intereses
en juego -tales como la seguridad jurídica, la efectiva protección de los derechos de
propiedad intelectual o el derecho de defensa- son en ocasiones difícilmente
conjugables. No en vano, aún cuando parecen proporcionados en la ley, la práctica
evidencia que se producen desequilibrios.
En mi opinión, el sistema de competencia judicial internacional y reconocimiento
extraterritorial de decisiones diseñado por el hoy Reglamento 44/2001, representa un
instrumento útil para la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo,
el sistema, que tiene un marcado carácter garantista, es todavía inoperante en algunos
aspectos que, en la materia que nos ocupa -la propiedad intelectual- es especialmente
sensible. El Diseño Comunitario se encuentra actualmente, como tuvimos ocasión de
47
comprobar, en el centro de toda esta problemática.
Sin lugar a dudas, el limitado alcance de ciertas decisiones resta eficacia al sistema de
propiedad intelectual. Mientras que en otras materias esta cautela legislativa está
justificada y no presenta particulares problemas, en la nuestra es desproporcionada. Si
existen Tribunales de Marca y de Diseño Comunitarios, a los que se les supone cierta
especialización en la materia, las decisiones que adopten respecto a títulos de propiedad
intelectual de carácter unitario deberían tener, a mi juicio, también carácter unitario
(esto es, validez en toda la Unión Europea) o, al menos, ser fácilmente reconocidas en el
resto de Estados miembros. Como ya se ha comentado, este problema es aún mayor en
procedimientos cautelares. La reforma del Reglamento 44/2001 prevista por la
Comisión no prevé, en los borradores conocidos hasta la fecha, modificación alguna en
este sentido (a pesar de dar importantes pasos hacia adelante en otros ámbitos no muy
lejanos, como la supresión del exequátur).
A la existencia de foros cuyas decisiones tienen carácter limitado, se suma el grave
impedimento del no reconocimiento de medidas cautelares adoptadas inaudita parte
debitoris, a pesar de haber sido dictadas por aquellos tribunales con competencia para
conocer sobre el fondo del asunto, y por tanto competentes también para adoptar
medidas cautelares paneuropeas. Como quiera que ésta es una práctica aceptada y
justificada en todos los Estados miembros, el reconocimiento de las medidas cautelares
adoptadas de esta forma no debería suponer problema alguno para su ejecución en
cualquiera de ellos. En este caso, las garantías que el legislador comunitario dispuso en
favor del demandado devienen, en sede cautelar, ciertamente desproporcionadas.
La solución al problema de las medidas cautelares adoptadas sin audiencia del
demandado no ha de pasar necesariamente por una modificación del Reglamento
44/2001, sino que podía bastar con una interpretación diferente, por parte del TJUE, de
la remisión hecha en el artículo 90.3 del RDC. Así, bajo una interpretación restrictiva de
la citada remisión, podrían quedar excluidas las medidas cautelares de la prohibición de
reconocimiento de decisiones adoptadas en procedimientos unilaterales. Esta
interpretación restrictiva de la remisión podría consistir, como ya se explicó en el
apartado 4.3., en:
48
a) Entender que por “resolución” aquellas decisiones definitivas únicamente.
b) Restringir la remisión a las “formalidades”.
Por último, la situación de las empresas extracomunitarias que operan a través de
subsidiarias dentro de la Unión Europea merece también una reflexión. Los problemas
que plantea la interpretación restrictiva del concepto de <<establecimiento>> quedaron
ya ilustrados en el estudio del caso de Apple vs. Samsung. Pues bien, a este respecto hay
que señalar la conveniencia de que, a fin de evitar situaciones injustas en las que se
protege con mayor intensidad a empresas extracomunitarias que a las europeas, el TJUE
cambie su criterio y acepte como <<establecimiento>> la existencia de una empresa
subsidiaria cuya actividad obedece a las directrices de la matriz domiciliada fuera de la
Unión Europea y que además se encuentra económicamente vinculada a ella.
En suma, a la luz de los inconvenientes surgidos en los últimos tiempos, es deseable la
reconsideración de algunas posturas de la jurisprudencia comunitaria. Ello,
probablemente, vendrá de la mano de una mayor concienciación sobre la importancia
que la tutela efectiva de los derechos de propiedad intelectual tiene en el buen
funcionamiento del mercado interior. Sin necesidad de trastocar excesivamente los
actuales instrumentos comunitarios que diseñan el sistema de protección de estos
derechos, es posible una superación de algunas reservas tradicionales. Los cambios
apuntados redundarían en una mejor y más eficaz aplicación de los derechos de
propiedad intelectual y supondrían un equilibrio con respecto al derecho de defensa que
ha de amparar a los demandados en todo procedimiento.
49
ÍNDICE CRONOLÓGICO DE JURISPRUDENCIA

STJCE de 21 de mayo de 1980, Asunto 125/79, “Denilauler”

STJCE de 16 de junio de 1981, Asunto 16/80, “Klomps”

STJCE de 15 de julio de 1982, Asunto 228/81

STJCE de 11 de junio de 1985, Asunto 49/84

STJCE de 3 de julio de 1990, C-305/88

STJCE de 26 de marzo de 1992, C-261/90, “Reicher y Kockler”

STJCE de 12 de noviembre de 1992, C-123/91

STJCE de 21 de abril de 1993, C-172/91

STJCE de 7 de marzo de 1995, C-68/93, “Fiona Shevill”

STJCE de 13 de julio de 1995, C-474/93

STJCE de 10 de octubre de 1996, C-78/95

STJCE de 17 noviembre 1998, C-391/95, “Van Uden”

STJCE de 16 de junio de 1998, C-53-96, “Hermès”

STJCE de 27 de abril 1999, C-99/96 “Mietz”

STJCE de 14 de diciembre de 2000, C-300/98 C-392/98, “Dior”

STJCE de 27 de abril 2004, C-159/02, “Turner”

STJCE de 14 de octubre de 2004, C-39/02

STJCE de 28 de abril 2005, “Unibel”

STJUE de 13 de julio de 2006, C-539/03, “Roche Nederland”

STJUE de 14 de diciembre de 2006, C-285/05

Conclusiones generales de la Abogada General K.Kokott de 18 de Julio
de 2007, C-175/06, “Tedesco”
50

STJUE de 28 de abril de 2009, C-420/2007

STJUE de 12 de abril de 2011, C-235/09, “DHL Express France”

STJUE de 12 de julio de 2012, C-616/10, “Solvay”
51
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53
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http://www.bardehle.com/fileadmin/contentdocuments/broschures/Design_protection
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54