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Cotitularidad de Patente de Invención.
Cuestiones Pendientes.
Lic. Yanay B. Sánchez González
Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica
y Relaciones Internacionales.
Correo:
[email protected]
Títulos Principales
Cotitularidad de Patente…
Antieconómica
COMPLEJA
Antijurídica
…mejor ceder a favor de uno de los titulares
Licenciar a
no
recomendable…
favor de un tercero
evitar
Títulos Principales
Cotitularidad de Patente de Invención…
¿POR QUÉ LA COTITULARIDAD DE PATENTE
DE INVENCIÓN?
1. El desarrollo actual de tecnologías complejas y la especialización
de técnicos y científicos en equipos multidisciplinarios obligan a
buscar fórmulas que faciliten la colaboración.
2. La “importancia creciente del conocimiento” ha llegado a
situaciones límite donde lo importante para el éxito no son los
recursos materiales ni financieros, sino la disponibilidad de la
información, la tecnología o la experiencia, las cuales se convierten,
en no pocas ocasiones, en el “recurso limitante”…en palabras de Agustín
Lage.
Títulos Principales
Cotitularidad de Patente de Invención…
3. No existe una norma internacional que armonice la cotitularidad de
los derechos de propiedad intelectual. Esto se refleja en la inexistencia,
casi absoluta, de regulaciones especiales como parte de la legislación
nacional de cada uno de los Estados.
4. La aplicación de las reglas generales del Derecho Civil sobre la
copropiedad, en virtud de su carácter supletorio, no siempre es
adecuada debido a la naturaleza especial de estos derechos.
…y porque la solución que tenemos a mano
Títulos Principales
Cotitularidad de Patente de Invención…
Acuerdo de Cotitularidad
Títulos Principales
Cotitularidad de Patente de Invención…
…al menos
 Territorios donde se va a presentar la solicitud de registro.
 Distribución de las responsabilidades.
 Los gastos relativos al proceso de registro y al mantenimiento de los
derechos y los litigios.
 Uso y explotación de la patente.
 Obligación de contraprestación.
 Las condiciones para otorgar las licencias a terceros.
 Las mejoras y perfeccionamientos.
 Debe tener en cuenta la regulación de los diferentes territorios
involucrados. Ejemplo: Regulaciones específica sobre el Derecho de Competencia.
diligencia, pericia y voluntad
negociadora
Títulos Principales
Objetivo
¿Qué pasa cuándo no existe acuerdo de
cotitularidad? ¿Qué pasa cuándo el acuerdo
de cotitularidad es insuficiente?
algunos elementos, dentro del
ordenamiento jurídico cubano, que
pueden incidir en la explotación de la
Analizar
patente de invención en régimen de
cotitularidad.
Títulos Principales
Presupuestos
COTITULARIDAD DE PATENTE DE INVENCIÓN en Cuba
 Pluralidad de sujetos a los que corresponde el dominio sobre una
única patente.
 El Decreto-Ley 290, reconoce la existencia de cotitularidad, aunque no
se refiere, expresamente, a todas las situaciones que le dan origen y
solo regula el derecho de adquisición preferente, la renuncia y las
infracciones. (arts. 7, 8, 13, 58, 135 del D-L 290)
 Se aplica de manera supletoria las regulaciones sobre la copropiedad
por cuotas que establece el Código Civil cubano (CC), excepto en el
caso de una comunidad matrimonial de bienes que tiene sus
particularidades. (arts. del 161 al 168 del CC)
Títulos Principales
Presupuestos
 En la copropiedad por cuotas, cada uno de los copropietarios tiene
derechos y obligaciones en proporción a sus respectivas cuotas.
 La cotitularidad puede ser originaria o derivada .
 Las facultades administrativas: No están definidas. El CC se limita a
exigir el acuerdo mayoritario para la toma de decisiones o la intervención
de la autoridad competente. Doctrinalmente, comprenden el uso y
explotación de la patente y los actos de conservación que incluye el
mantenimiento y defensa del bien inmaterial.
 Las facultades dispositivas: Implican la transmisión del dominio. El CC,
para los actos jurídicos de disposición y los que excedan los propios de
administración sobre todo el bien inmaterial común, exige el
consentimiento de todos los cotitulares.
Títulos Principales
Cotitularidad de Patente de Invención…
CUESTIONES QUE INCIDEN EN LA EXPLOTACIÓN DE
LA PATENTE
DE INVENCIÓN EN RÉGIMEN DE COTITULARIDAD.
Títulos Principales
Cotitularidad de Patente de Invención…
1. ¿Son las disposiciones que regulan la comunidad normas de obligado
cumplimiento o solo se aplican en el caso de ausencia de pacto entre
las partes?
No existe pronunciamiento expreso. El art. 312 del CC establece que:
“En los contratos, las partes pueden establecer los pactos, las cláusulas
y condiciones que tengan por conveniente, salvo disposición legal en
contrario”.
Las partes podrán regular el funcionamiento de la comunidad, pero
tendrán presente la imperativa regulación que sobre la cotitularidad
contenga el Decreto-Ley 290 y –con carácter supletorio– el Código Civil.
Francia…El CPI dispone que la voluntad de las partes sea la fuente primera y ante su
ausencia obliga a la aplicación de un régimen jurídico especial, excluyendo,
expresamente, la aplicación supletoria del Código Civil francés. (art. L.613-29)
Títulos Principales
Cotitularidad de Patente de Invención…
2. ¿Puede cada uno de los comuneros explotar el derecho libremente y sin
consentimiento de los otros cotitulares o están sujetos a condiciones o
limitaciones? De permitirse la explotación libre de su derecho, ¿debe el
comunero compensar al resto de los partícipes?
No existe pronunciamiento expreso. Cada uno de los comuneros posee un
título de dominio sobre todo el bien común y la cuota deviene en una
representación, según la cual, las utilidades o cargas van a favor de cada
uno de los partícipes.
Por ende, cada uno puede explotar la invención, directamente, sin la
autorización de la mayoría. La explotación directa, a cargo de uno de los
partícipes, solo es el ejercicio legítimo del derecho de uso individual que le
corresponde, en virtud del título que ostenta, y no debe generar, en los
demás copropietarios, el derecho a participar de los beneficios de esta
explotación.
Títulos Principales
Cotitularidad de Patente de Invención…
3. ¿El comunero puede otorgar una licencia a terceros sin la autorización
del resto? o ¿La concesión de esta licencia está sujeta a ciertas condiciones
o limitaciones?
No existe regulación.
…implica, en todo caso, la dilución del derecho monopólico con la
incorporación de terceros en la explotación de la invención.
Licencias no exclusivas o simples: debe exigirse solo el consentimiento de
la mayoría;…acto administrativo indubitado que a la par que se conserva el
derecho al uso de los cotitulares facilita la explotación de la tecnología
patentada .
Licencias exclusivas: la pérdida del derecho del uso por parte de los
cotitulares justifica la necesidad del consentimiento de cada uno. Toda
regulación del uso que traspase los límites que puedan considerarse
administración solo puede adoptarse con consentimiento unánime de los
partícipes, es decir, se estaría ante un acto de administración cualificado.
Títulos Principales
Por defecto…
En Alemania cada cotitular puede tener derecho a explotar la invención por sus propios
medios sin necesidad de contar con el consentimiento del resto de los cotitulares; pero
ningún cotitular podrá conceder una licencia si no tiene el consentimiento del resto de
los cotitulares.
En los Estados Unidos de América cada cotitular podría explotar la invención por sus
propios medios, conceder licencias y ceder su parte de la patente conjunta sin necesidad
de contar con el consentimiento del resto de los cotitulares.
Existen otras legislaciones donde los cotitulares podrán explotar la invención en
beneficio propio si compensan, equitativamente, a los demás que no explotan
personalmente la invención o no han concedido una licencia. En Francia, por ejemplo, si
un cotitular desea conceder una licencia no exclusiva a un tercero, debe transmitir al
resto de los cotitulares un borrador del contrato de licencia y una oferta por la cesión de
su parte. El que se oponga a la licencia debe adquirir la parte del que desea licenciar
(art. L613 del CPI).

Documento SCP/18/8, pg. 8
Títulos Principales
Cotitularidad de Patente de Invención…
4. ¿La acción legal para la defensa o protección jurídica de los derechos
sobre la propiedad intelectual se puede ejercer por uno solo de los
partícipes o debe ser ejercida, de conjunto, por todos los comuneros?
Cualquier acción legal debe ser puesta en marcha con el consenso de la
mayoría de los comuneros; salvo en el caso exclusivo de una infracción
de la patente, en el cual, en virtud del artículo 135 del Decreto-Ley 290,
uno solo de los partícipes pudiera ejercerla, salvo pacto en contrario.
Actos tales como: el pago de anualidades o de la concesión de la
patente, para la interposición de recursos, la solicitud de
restablecimiento o la demanda ante el tribunal por la denegación de la
solicitud, entre otras, estarán condicionadas por el acuerdo de la
mayoría, a pesar de su consecuente desventaja de tiempo.
La Ley de Patentes española regula, expresamente, que cada uno de los partícipes por
sí solo podrá…realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud de la
patente…(art. 72 LP)
Títulos Principales
Cotitularidad de Patente de Invención…
5. ¿Se puede transmitir libremente por los comuneros los derechos sobre
la cuota?
El Código Civil reconoce la facultad de cada uno de los copropietarios
para disponer de su parte sin el consentimiento de los demás y con las
limitaciones que la ley establece (art. 162.2 del CC).
El poder dispositivo de los cotitulares sobre su participación encuentra su
límite más importante en el derecho de adquisición preferente de cada
uno de los partícipes. Clara intención de evitar una dilución del derecho
monopólico, a partir de la incorporación no autorizada de nuevos
cotitulares a la comunidad: los cotitulares de una patente de invención
poseen un derecho de adquisición preferente en todos los casos de
transmisión admitidos en derecho, excepto, cuando el causahabiente o
los causahabientes se subrogan en lugar o grado del causante. (art. 8.2
del Decreto-Ley 290).
Títulos Principales
Cotitularidad de Patente de Invención…
6. ¿Qué condiciones rigen para la transmisión de los derechos sobre la
totalidad del bien común?
Para los actos jurídicos de disposición y los que excedan los propios de
administración sobre todo el bien inmaterial común, se aplican las
normas supletorias del Código Civil y se exige el consentimiento de
todos los cotitulares (art. 165 del Código Civil).
Entre los actos de disposición o de administración cualificados –que
tienen por objeto la totalidad del bien común– se pueden mencionar la
presentación de la solicitud, la modificación de las reivindicaciones o del
contenido de la solicitud en sentido general, la conversión de la solicitud
de patente de invención a registro de modelo de utilidad, la renuncia o el
abandono, la transmisión de la solicitud o de la patente de invención en
su totalidad y la constitución de gravámenes.
Títulos Principales
Cotitularidad de Patente de Invención…
7. ¿Están facultados los cotitulares para pedir la disolución de la
comunidad? ¿La extinción está condicionada a determinados
requisitos?
La facultad para pedir la división de la comunidad está regulada con
carácter imprescriptible en el Código Civil cubano (art. 124, letra b)).
En consecuencia, ningún copropietario está obligado a permanecer
en la comunidad, cada uno puede pedir, en cualquier momento, que
se divida el bien común (art.166.1 del CC).
En el caso de la patente de invención, donde es imposible proceder a
su división física –al tratarse de un bien inmaterial– o distribuir las
reivindicaciones entre los partícipes, se debe proceder a enajenar la
invención y a distribuir el importe de la venta (art. 166. 2 del CC).
Existe, de manera natural, un límite de tiempo de 20 años, en el caso
de Cuba, a partir del cual la invención pasa al dominio público.
Títulos Principales
Ante la Oficina
La Resolución 659, “Reglamento de los Agentes Oficiales y
Representantes de la Propiedad Industrial”, emitida el 20 de marzo de
2002 por la Directora General de la Oficina. Esta norma regula la
representación de conjunto, de dos o más personas ante la Autoridad
Administrativa:
…deben hacerse representar POR UN…
La Resolución permite que la elección del sujeto que corra con los
trámites recaiga sobre uno de los propios solicitantes, un representante
designado a tales efectos, el representante legal de una de las personas
jurídicas involucradas, o en su defecto, un Agente Oficial de la
Propiedad Industrial, debiéndose acreditar en cada caso las facultades
conferidas. Se impone, solo en el caso de que concurra como parte de
la comunidad un extranjero sin domicilio ni establecimiento industrial y
comercial –real y efectivo en Cuba– que la representación corra a cargo
de un Agente Oficial. (arts. del 32 al 35)
Títulos Principales
…Otras cuestiones pendientes.
 ¿Cómo determinar que existe o no invención conjunta?
 La patente dentro de una comunidad matrimonial de bienes.
 Los perfeccionamientos y mejoras.
 La determinación de la jurisdicción y ley aplicable.
 Las cargas y garantías.
 Otros.
Títulos Principales
Conclusiones
1. No siempre se pactan acuerdos de cotitularidad o se hace de manera
ineficiente.
2. El Decreto-Ley 290, “De las Invenciones y Dibujos y Modelos
Industriales”, de fecha 20 de noviembre de 2011 es insuficiente en la
regulación de la figura de la cotitularidad de patente de invención.
3. La naturaleza sui generis de estos bienes determina, en gran medida,
que su justa regulación no sea compatible con normas civiles que, en
su momento, fueron diseñadas para bienes tangibles.
4. En consecuencia, existe un gran vacío legal, identificándose
importantes dificultades relativas al ejercicio de los derechos por parte
de los partícipes de la comunidad. Proponemos que la legislación en
materia de propiedad industrial regule la figura, a partir de los
siguientes principios:
Títulos Principales
Cotitularidad de Patente de Invención…
1. Reconocer, expresamente, la supremacía de la autonomía de la
voluntad para regular el ejercicio de los derechos de propiedad
industrial en régimen de cotitularidad de patente de invención y el
carácter supletorio de la ley.
2. Deslindar entre actos de administración y actos de disposición en
materia de patente de invención.
3. Reconocer que la patente le confiere a cada uno de los partícipes,
individualmente, el derecho de usar toda la invención, con la
obligación de notificar al resto de los comuneros.
4. Reconocer el derecho individual a realizar acciones de conservación y
defensa; exigiendo, únicamente, la notificación de los actos realizados.
Títulos Principales
Cotitularidad de Patente de Invención…
5. Regular la concesión de licencia por parte de los cotitulares,
condicionando la concesión de licencias no exclusiva al
consentimiento de la mayoría y la concesión de licencias exclusivas al
consentimiento de todos los cotitulares.
6. Establecer reglas y principios que, ante la ausencia o insuficiencia de
pacto entre las partes, faciliten la determinación de la jurisdicción y la
ley aplicable, a partir de la naturaleza intangible y ubicua de los
derechos que confiere la patente de invención y utilizando el principio
del vínculo más estrecho.
Títulos Principales
Bibliografía
AIPPI: “The Impact of Co–Ownership of Intellectual Property Rights on their
Exploitation”, <https://www.aippi.org/download/commitees/194/SR194English.pdf.>
[3/3/2014].
LAGE DÁVILA, AGUSTÍN: La economía del conocimiento y el socialismo, Editorial
Academia, Ciudad de La Habana, 2013.
LÉPINETTE VÁZQUEZ, TOMÁS: La cotitularidad de los bienes inmateriales, Tirant
Lo Blanch, Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, Valencia, 1996.
RIVERO VALDÉS, ORLANDO: Temas de Derechos Reales, Editorial Félix Varela, La
Habana, 2005.
Títulos Principales
Bibliografía
Gracias