Año XXX Lima, 27 X – Número de noviem TRIB o 2258

 Año XXX
X – Número
o 2258
mbre de 2013
Lima, 27 de noviem
SUMARIO
TRIB
BUNAL DE JUSTICIA DE LA CO
OMUNIDAD
D ANDINA
Pág
Proceso 14
46-IP-2013.-
Interpretaciión prejudicia
al, de oficio, de
d los artículos 134 literalles a), b) y
g), 136 lite
eral a), 137, 2
258 y 259 lite
eral a) de la Decisión 486
6 de 14 de
septiembre
e de 2000, exxpedida por la
a Comisión de
e la Comunidad Andina,
con fundam
mento en la consulta sollicitada por la Sección Primera
P
del
Consejo de
e Estado de la
l República de Colombia
a. Expediente Interno Nº
2008-00344
4. Actor: CO
ONFECCIONE
ES LEONISA
A S.A. Marca: MAKE UP
(mixta)............................................................................................................
ón prejudicial de los artículos 71 y 73 liiteral a) de la
a Decisión
52-IP-2013.- Interpretació
Proceso 15
313 de la Comisión de
el Acuerdo de
d Cartagena
a y de la Disposición
P
de la
a Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Transitoria Primera
Andina, con
n fundamento
o en la conssulta formulad
da por el Co
onsejo de
Estado, Sala
a de lo Conttencioso Adm
ministrativo, S
Sección Prime
era, de la
República de
e Colombia. A
Actor: Socied
dad TECNOQ
QUÍMICAS S.A. Marca:
2007“REGENT”
(denomina
ativa).
Exp
pediente
In
nterno
N°
00070..............................................................................................................
2
17
Proceso 16
64-IP-2013.- Interpretació
ón prejudicial, de oficio, de
d los artículos 1, 2, 4 y 5 de la
Decisión 34
44 de la Co
omisión del Acuerdo de
e Cartagena y de la
Disposición Transitoria Primera
P
de la Decisión 486
6 de la Comissión de la
Comunidad
Andina,
con
n
fundamento
o
en
la
cons
sulta
formulad
da por el
Consejo de Estado de la República de
e Colombia, S
Sala de lo Co
ontencioso
vo, Sección Primera. Actor:
A
Socied
dad NOVAR
RTIS AG.
Administrativ
Patente: “MODIFICACIÓ
ÓN A CRISTA
AL DE UNA SUSTANCIA
A ACTIVA
DE
MED
Inte
2003DICAMENTO
O”.
Expediente
erno
Nº
00352.............................................................................................................. 35
3
ón prejudicial de los artícu
ulos 14, 15 lite
eral e), 21, 30 y 34 de
Proceso 16
65-IP-2013.- Interpretació
la Decisión 486 de la
a Comisión de la Com
munidad And
dina, con
ulta formulada
a por el Con
nsejo de Esta
ado de la
fundamento en la consu
C
A
Administrativo
o, Sección
República de Colombia, Sala de lo Contencioso
erpretación prejudicial de oficio de los artículos 44 y 45 de la
Primera. Inte
misma Decisión. Actor: S
Sociedad HO
ONDA GIKEN
N KOGYO KA
ABUSHIKI
KAISHA. Pa
atente: “GENE
ERADOR CA POLIFÁSICO
O SIN ESCOBILLAS Y
APARATO DE CONTR
ROL DE EX
XCITACIÓN PARA EL MISMO”.
Expediente Interno
I
Nº 20
008-00083 ....................................................
5
55
GACE
ETA OFICIA
AL
27/11/2
2013 2 de 8
84
Proceso 146-IP-201
1
3
Interpretac
I
ción prejud
dicial, de oficio, de los artículos 134 litterales a), b) y g), 136
literal
l
a), 137,
1
258 y 259 literal a) de la D
Decisión 48
86 de 14 de
d septiembre de 200
00,
expedida
e
omisión de
d la Com
munidad Andina,
A
co
on fundam
mento en la
por la Co
consulta
c
s
solicitada
p la Secc
por
ción Prime
era del Con
nsejo de E
Estado de la República
de
d Colom
mbia. Expe
ediente In
nterno Nºº 2008-003
344.
Ac
ctor: CONFECCIONE
ES
LEONISA
L
S
S.A.
Marca
a: MAKE UP (mixta)
EL
L TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y
ño dos mil
cinco días del mes de septiembre del añ
tre
ece, proced
de a resolver la solicitud de
In
nterpretación Prejudicial formulada por la
l Sección
Prrimera del Co
onsejo de Estado de la República de
Colombia.
VIISTOS:
Que, la solicitu
ud de interpre
etación prejud
dicial y sus
an
nexos cumple
en con los re
equisitos com
mprendidos
en
n el artículo 125 del Estatuto del Trribunal de
Ju
usticia de la Comunidad Andina, así como con
las exigencias
s del artículo
o 33 del Trratado de
a
a trrámite fue
Creación, por lo que su admisión
co
onsiderada procedente en
n el auto emitido el 21
de
e agosto de 2013.
2
I.
ANTEC
CEDENTES.
Entre lo
os principaless hechos, algu
unos recogido
os de
los narrados en la d
demanda y ottros de la solicitud
de interpretación pre
ejudicial y de
e los antecede
entes
adminisstrativos de
e los actos
s acusados, se
encuen
ntran los siguientes:
1. El señor AN
NDRÉS CONC
CHA BARTO
OLINI,
solicitó el 7 de julio de
e 2005 el reg
gistro
como marca
a del signo mixto
m
MAKE
E UP,
para ampara
ar productoss de la clase 25
2 de
la Clasificacción Internacio
onal de Niza.
blicado el extrracto en la Ga
aceta
2. Una vez pub
de Propieda
ad Industrial Nº 555 de 3
31 de
agosto
d
de
2005,
la
sociedad
CONFECCIO
ONES LEONISA S.A.,
se
opuso con b
base en las siguientes marrcas:

UP,
Marrca
mixta
MAGIC
regisstrada en Colombia
C
ba
ajo el
certificado No. 210512, para
parar producttos de la classe 25
amp
de la
a Clasificació
ón Internacion
nal de
Niza
a.

Marrca mixta MA
AGIUP, regisstrada
en C
Colombia bajo
o el certificado No.
1742
297, para amparar productos
de la
l clase 25 de
d la Clasificación
Internacional de Niza.
on fundamentto en la documentación
Ell Tribunal, co
allegada estima procede
ente destaccar como
an
ntecedentes del
d proceso interno
i
que dio
d lugar a
la presente solicitud, lo sigu
uiente:
II..
LAS PARTES.
P
emandante:
De
De
emandada:
Te
erceras
CONFECC
CIONES LEON
NISA S.A.
LA NACIÓN COLOM
MBIANA –
A
DE
SUPERINTENDENCIA
INDUSTR
RIA Y COMER
RCIO.
Intteresadas:
ANDRÉS CONCHA
BARTOLINI.
B
IIII.
DATO
OS RELEVAN
NTES.
A.
HECHO
OS
a División de Signos Distin
ntivos
3. La Jefe de la
de la Superintendencia
a de Industria y
a Resolución
n N°
Comercio, mediante la
29 de junio de 2006, ressolvió
16991 de 2
infundada
declarar
la
opossición
presentada y conced
der el reg
gistro
solicitado.
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/201
13 3 de 84
4
4. La socciedad CONF
FECCIONES LEONISA
S.A., presentó
p
recu
ursos de reposición y en
subsidio de apelació
ón.
efe de la División de Signos
5. La Je
Distintiivos, median
nte la Resollución No.
23054 de 30 de ag
gosto de 200
06, resolvió
urso de repo
osición, confirmando el
el recu
acto administrativo
o y concediendo el
recurso
o de apelació
ón.
uperintendentte Delegado
o para la
6. El Su
de
la
Propiedad
Ind
dustrial
Superintendencia de Industria y Comercio,
nte la Resolu
ución No. 25988 de 28
median
de sep
ptiembre de 2006, resolvió
ó el recurso
el acto
de apelación,
a
c
confirmando
impugn
nado.
FECCIONES LEONISA
7. La socciedad CONF
S.A., presentó
p
demanda de nulid
dad ante el
Consejjo de Estado de la Rep
pública de
Colombia.
cción Primera
a del Consejo de Estado
8. La Sec
solicitó
ó
interpreta
ación
preju
udicial
al
Tribuna
al de Justiccia de la Comunidad
C
Andina
a.
B.
FUNDAMENTOS
DE
D
DERECHO
CONTENIIDOS EN LA DEMANDA.
La
a demandante
e soporta la acción
a
en los siguientes
arrgumentos:
esta, que los signos en co
onflicto son
1. Manifie
confun
ndibles en los aspecto
os gráfico,
ortográ
áfico y fonéticco.
oposito
ores MAGIA ARRIBA
A
O COPA
C
MÁGIC
CA.
2. Por parte de la tercera interesada en
e las
resultas del proceso.
a documentación
Una vez revisada la
ección
enviada porr la Secretarría de la Se
Primera de
el Consejo de
d Estado de
d la
República d
de Colombia, se encontró
ó que
no fue en
nviada la co
ontestación a la
demanda po
or el tercero in
nteresado.
IV.
NORMAS
DEL
O
ORDENAMIE
ENTO
JURÍDICO COMUNITA
ARIO A SER
INTERPRET
TADAS.
e no establecció cuáles so
on las
La cortte consultante
normass a ser inte
erpretadas; de
d todos mo
odos,
manifes
stó que “la parte acto
ora invocó como
c
normass infringidas los artículos 134,
1
136 literral a),
258 y 259 literal a
a) de la De
ecisión 486 de
d la
ón de la Com
munidad Andin
na”.
Comisió
De ofic
cio, se interpretarán las siguientes
s
norrmas:
artículo
os 134 literale
es a), b) y g), 136 literal a),, 137,
258 y 259
2 literal a).
A continuación, se inserta el textto de las norm
mas a
ser inte
erpretadas:
DECISIÓN 486
…)
(…
s
mixto
2. Argumenta, que el registro del signo
MAKE
E UP está generando
g
u acto de
un
compe
etencia deslea
al (competencia desleal
confussoria).
C.
CONTE
ESTACIÓN DE
D LA DEMA
ANDA.
1. Por parte
p
de la Superintend
dencia de
Industtria y Comerc
cio.

So
ostiene, que los signos en
e conflicto
no
o son confun
ndibles en loss aspectos
vis
sual y fonétic
co.
Arrtículo 134
“A efectos de e
este régimen constituirá marca
m
ualquier signo
o que sea ap
pto para distiinguir
cu
pro
oductos o se
ervicios en el mercado. Po
odrán
reg
gistrarse ccomo marca
as los signos
s
su
usceptibles d
de representa
ación gráfica
a. La
na
aturaleza del producto o servicio
s
al cu
ual se
ha
a de aplicar u
una marca en ningún caso
o será
ob
bstáculo para su registro.
Po
odrán constittuir marcas, entre otross, los
sig
guientes signo
os:
a) las palabras o combinació
ón de palabra
as”;

Mientras que el signo solicitado en
esspañol traduce MAQUILLAJE, los
es, figuras, símbolos,
s
grá
áficos,
b) las imágene
log
gotipos, mon
nogramas, re
etratos, etiqu
uetas,
em
mblemas y esscudos;
GACET
TA OFICIAL
L
(…)
uier combina
ación de los signos o
g) cualqu
medios
indicados
en
los
apartados
anterioress”.
27/11/201
13 4 de 84
4
V.
CONSIDERA
ACIONES.
al a realizar la interpretación
Procede el Tribuna
prejudic
cial solicitada
a, para lo cual se analizará
án los
siguientes aspectos:
(…)
A.
d marca. Requisitos
R
pa
ara el
Concepto de
registro de las marcas.
B.
abilidad de sig
gnos por iden
ntidad
La irregistra
o similitud. Riesgo de confusión y//o de
asociación. Las reglas para el cotejjo de
los signos distintivos.
C.
ón entre sig
gnos mixtos con
Comparació
parte denom
minativa simple y compuessta.
D.
Palabras en
e
idioma extranjero
e
e
en
la
conformació
ón de signos marcarios.
m
E.
La solicitud
d de registrro marcario para
perpetrar, fa
acilitar o cons
solidar un accto de
competencia
a desleal. Competencia de
esleal
por confusió
ón con una marca registrad
da.
A.
CONCEPTO
O DE MARC
CA. REQUIS
SITOS
AS.
PARA EL R
REGISTRO DE
E LAS MARCA
Artículo 136
1
“No podrá
án registrarse
e como marca
as aquellos
signos cu
uyo uso en el comercio
o afectara
indebidam
mente un de
erecho de te
ercero, en
particular cuando:
n idénticos o se asemeje
en, a una
(…) sean
marca antteriormente solicitada para
a registro o
registrada
a por un terc
cero, para lo
os mismos
productoss o servicioss, o para prroductos o
servicios respecto
r
de los cuales ell uso de la
marca pue
eda causar un riesgo de confusión
c
o
de asociac
ción”.
(…)
Artículo 137
1
“Cuando la
l oficina naccional compettente tenga
indicios ra
azonables que
e le permitan inferir que
un regisstro se hub
biese solicittado para
perpetrar, facilitar o consolidar
c
un
n acto de
ncia desleal, podrá dene
egar dicho
competen
registro.”
(…)
Artículo 258
2
“Se consid
dera desleal todo
t
acto vincculado a la
propiedad
d industrial realizado
r
en el ámbito
empresariial que sea contrario a los
l
usos y
prácticas honestos”.
h
En el procedimien
nto administrrativo interno
o se
resolvió
ó conceder el registro del signo mixto
m
MAKE UP. Por tal motivo, es pertinente refe
erirse
cepto de ma
arca y los re
equisitos para su
al conc
registro
o.
Se reiitera lo exp
presado en la Interprettación
Prejudic
cial de 20 de
e julio de 2012
2, en el marcco del
proceso
o 35-IP-2011, publicada en
n la Gaceta Oficial
O
del Acuerdo de Ca
artagena Nº 1982, de 28
2 de
mbre de 2011:
septiem
oncepto de m
marca.
“1. Co
Artículo 259
2
“Constituyyen actos de
e competenccia desleal
vinculadoss a la prop
piedad industtrial, entre
otros, los siguientes:
uier acto capaz
c
de crear
c
una
a) cualqu
confusión,, por cualq
quier medio que sea,
respecto del
d establecim
miento, los productos o
la activid
dad industrial o comerciial de un
competido
or”;
(…)”
Antes de establece
er los requisito
os para el reg
gistro
pertinente refferirse al conccepto
de las marcas, es p
de marca y sus funcciones.
El artícculo 134 de la
a Decisión 48
86 de la Com
misión
de la Comunidad Andina,
A
ofrecce una defin
nición
general de marca: “(...) cualquiier signo que
e sea
apto pa
ara distinguirr productos o servicios en
e el
mercad
do”.
De co
onformidad con la an
nterior defin
nición
normativa, se podría decir que la marca es un
ntificar o distinguir
bien inmaterial que permite iden
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/201
13 5 de 84
4
los diversos prroductos y se
ervicios que se
s ofertan
n el mercado..
en
servicios protegidos”.
(Proceso 63-IP6
2004. Interp
pretación Pre
ejudicial de 28
2 de
julio de 20
004, publicad
da en la Ga
aceta
Oficial del A
Acuerdo de Ca
artagena Nº 1112,
de 06 de septiembre de 2004. Marca:
M
“GRÁFICA BOTELLA CON
C
LOGO
OTIPO
ENTRO DE UN
N ESCUDO”)).1
AGUILA DE
La
a marca cu
umple diverssas funcione
es en el
mercado,
m
a sab
ber:





Diferencia los prod
ductos o serrvicios que
se ofertan.
Es indicadora
i
de la prrocedencia
empre
esarial.
Indica la calidad del
d producto o servicio
que identifica.
Conce
entra el goo
odwill del titu
ular de la
marca
a.
Sirve de medio para pub
blicitar los
producctos o servicio
os.
Ell Tribunal de Justicia de la
a Comunidad Andina, ha
tra
atado el tema
a de las funciones de la marca
m
de la
siguiente mane
era:
“Las marcas
m
como medio de pro
otección al
consum
midor, cump
plen varias funciones
(distinttiva, de identificación de origen de
los bie
enes y servvicios, de ga
arantía de
calidad
d, función publicitaria, co
ompetitiva,
etc.). De
D ellas y, para
p
el tema a que se
refiere este punto, la destaca
able es la
n distintiva, que pe
ermite al
función
consum
midor identifficar los pro
oductos o
serviciios de una em
mpresa de loss de otras.
Las re
estantes funcciones, se ha
a dicho, se
encuen
ntran subord
dinadas a la capacidad
distintiiva del sign
no, pues sin
n ésta no
existiríía el signo marcario”.
m
(Prroceso 04IP-94. Interpretació
ón Prejudicial de 07 de
agosto
o de 1995, publicada
p
en la Gaceta
Oficial del Acuerdo
o de Cartagen
na Nº 189,
8 de septiem
mbre de 1995. Caso:
de 18
"EDEN
N FOR MAN")).
El artícculo 134 de la
a Decisión 48
86 de la Com
misión
de la Comunidad Andina, en
e siete lite
erales
gra una enumeración no
o taxativa de
e los
consag
signos que son ap
ptos para ob
btener el reg
gistro
marcario; establece que pueden constituir ma
arcas,
entre otros: las palabras o combinación
n de
palabra
as; las im
mágenes, fig
guras, símb
bolos,
gráficos
s,
logotipo
os,
monogrramas,
retrratos,
etiqueta
as, emblema
as y escudo
os; los sonid
dos y
olores; las letras y números; un color qu
ue se
ntre delimitad
do por una
a forma, o una
encuen
combin
nación de varios
v
colore
es; la forma
a de
producttos, envasess o envoltu
uras; o cualquier
combin
nación de loss signos o medios indiccados
anteriorrmente.
3.
Según el Régimen Común
C
de Prropiedad Indu
ustrial
conteniido en la citad
da Decisión, los requisitoss para
el reg
gistro de marcas
m
son: distintivida
ad y
suscep
ptibilidad de re
epresentación
n gráfica.
A pesar de no menccionarse de manera
m
expresa el
requisitto de la pe
erceptibilidad
d, es importtante
destaca
ar que éste ess un elemento que forma p
parte
de la es
sencia de la marca.
m
Sobre la perceptibilidad el Tribun
nal ha manifesstado
lo siguiente:
“La perce
eptibilidad, prrecisamente, hace
referencia a todo ellemento, sign
no o
s captado por los
indicación que pueda ser
para que, por medio de ésttos, la
sentidos p
marca pen
netre en la me
ente del públiico, el
cual la assimila con faccilidad. Por cuanto
para la pe
ercepción senssorial o extern
na de
p
ha
a dicho lo
Respecto de la función publicitaria
siguiente:
“Estas precisiones
s permiten determinar
que la
a marca cum
mple un pape
el esencial
como es el de ser informativa, respecto a
cedencia del producto o del
d servicio
la proc
al que representa, función publiicitaria que
es perrcibida por el
e público y los
l
medios
comercciales, pudiiéndose no obstante
causarr engaño o confusión por
p
falsas
aprecia
aciones respe
ecto de los productos
p
o
Re
equisitos parra el registro
o de marcas.
1
Las fu
unciones de la marca ha sido un tema reitterado
en varias
v
de lass Interpretaciiones Prejudiiciales
emitid
das por el T
Tribunal. Entre
e éstas se p
puede
destacar la emitid
da en el prroceso 15-IP--2003.
MARC
CA: TMOBIL. IInterpretación Prejudicial de 12 de
marzo
o de 2003. Pu
ublicada en la
a Gaceta Oficial del
Acuerrdo de Cartage
ena N° 916, de 2 de abril de 2003.
2
GACET
TA OFICIAL
L
los signos
s
se utilizza en forma más
m general
el sentido
s
de la vista, ha
an venido
caraccterizándose
preferrentemente
aque
ellos elemento
os que hagan
n referencia
a un
na denominac
ción, a un conjunto de
palab
bras, a una fig
gura, a un dib
bujo, o a un
conju
unto de dibu
ujos”. (Processo 132-IP2004
4. Interpretación Prejudicial de 26 de
octub
bre del 2004, publicad
da en la
Gace
eta Oficial del
Acu
uerdo
de
Carta
agena N° 1146, de 1 de diciembre
.
de 2004. Marca: “DIADICON”)
“
En
n relación co
on los dos requisitos previstos en la
no
orma, se tiene
e:

La dis
stintividad.
dad es la capacidad intrín
nseca que
La distintivid
debe tener el signo para disting
guir unos
productos o servicios de
d otros. El
E carácter
distintivo de la marca le permite al consumidor
c
realizar la ele
ección de los
s bienes y servicios que
desea adquiirir; también permite al tittular de la
marca difere
enciar sus prroductos y se
ervicios de
otros similare
es que se ofe
ertan en el me
ercado.

La su
usceptibilida
ad de repre
esentación
gráfica
a.
Es la posibilid
dad de que el
e signo a regiistrar como
marca sea descrito
d
mediante palabrass, gráficos,
signos, colorres, figuras etc.,
e
de tal manera
m
que
sus compon
nentes pueda
an ser aprecciados por
quien lo observe.
o
E
Esta
caracte
erística es
importante para la publica
ación de las solicitudes
de registro en
n los medios oficiales.
o
En conclusió
ón, para que un
u signo sea registrado
como marca
a debe ser distintivo y susceptible
de representtación gráfica
a, de conform
midad con
el artículo 134 de la De
ecisión 486; asimismo,
debe
ser perceptible,, ya que, como se
o se encuentra implícito
mencionó, diicho requisito
en la noción de marca.
d artículo
Ess importante advertir que el literal a) del
13
35 de la Decissión 486, elev
va a causal absoluta
a
de
irrregistrabilidad
d la falta de alguno
a
de los
s requisitos
qu
ue se despre
enden del arttículo 134 de
e la misma
no
ormativa, es
s decir, que
q
un signo es
ab
bsolutamente
e
irregistrab
ble
si
ca
arece
de
distintividad, de susceptibilidad de repre
esentación
p
d.
grráfica o de perceptibilidad
27/11/201
13 6 de 84
4
Asimism
mo, se debe tener en cuenta que la fallta de
distintivvidad está consagrad
da de ma
anera
indepen
ndiente como
o causal de nulidad absolu
uta en
el artíc
culo 135, literral b). La distintividad tien
ne un
doble aspecto:
a
1) distintividad inttrínseca, med
diante
la cual se determina
a la capacida
ad que debe tener
o para disting
guir productoss o servicios en el
el signo
mercad
do. Y 2) distin
ntividad extrín
nseca, por la
a cual
se de
etermina la capacidad del signo para
diferencciarse de otro
os signos en el
e mercado.
unal al respeccto de este te
ema ha expressado:
El Tribu
o como marcca se
“El registro de un signo
e
e condicionado al
encuentra expresamente
hecho de que éste sea distintivvo y
a. De
susceptible de representtación gráfica
conformidad
d con el artíc
culo 135 literral b)
de la Decisiión 486, la ap
ptitud distintivva es
como
uno de sus elementos constitutivos,
c
requisito essencial para su
s registro, según
s
el cual no podrán ser registrados como
marcas loss signos qu
ue ‘carezcan
n de
distintividad
d’.
ón, se
Al respecto,, y a manera de ilustració
transcriben criterios del
d
Tribunall de
uropeo: ‘En la jurisprud
dencia
Justicia Eu
europea se
e destaca que el carrácter
distintivo de
e una marca ha de apreciiarse,
por una p
parte, en relación
r
con
n los
productos o servicios pa
ara los que se
s ha
solicitado ell registro y, po
or otra, en rellación
con la perccepción del público
p
al qu
ue va
dirigida, y que está formado po
or el
os producto
os o
consumidorr de dicho
servicios’; q
que ‘no es necesario qu
ue la
marca perm
mita que el público
p
al qu
ue va
dirigida identifique all fabricante del
producto o al prestad
dor del serrvicio,
transmitiénd
dole una indic
cación concre
eta de
su identidad
d’, pues ‘la fu
unción esenciial de
la marca consiste en
e
garantiza
ar al
o último el origen
o
consumidorr o al usuario
o o del serviccio designad
do por
del producto
la marca’ (Sentencia del Tribuna
al de
ades Europea
as del
Justicia de llas Comunida
7 de febrero
o de 2002, asunto
a
T-88/0
00); y
que cuando
o los producto
os designado
os en
la solicitud d
de registro va
an destinados a los
consumidore
res en genera
al, “se supone
e que
el público
o correspon
ndiente es un
consumidorr medio norma
almente inform
mado
y razonable
emente atento
o y perspicazz. No
GACET
TA OFICIAL
L
obstan
nte, ha de tenerse en cuenta la
circunsstancia de qu
ue el consum
midor medio
debe confiar
c
en la imagen impe
erfecta que
conserrva en la memoria. Procede,
igualm
mente, tomarr en conside
eración el
hecho de que el nivel de ate
ención del
midor medio puede
p
variar en función
consum
de la categoría
c
de productos
p
co
ontemplada
(…)’ (S
Sentencia dell Tribunal de Justicia de
las Co
omunidades Europeas del
d
25 de
septiem
mbre de 20
002, asunto T-136/00).
Proces
so 92-IP-2004, sentencia del 1º de
septiem
mbre del 200
04. Marca: Universidad
U
Virtual. Tribunal de Justicia
a de la
Comun
nidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009.
Interprretación Preju
udicial de 01 de abril de
2009, publicada en
n la Gaceta Oficial del
do de Cartag
gena Nº 1729
9, de 3 de
Acuerd
julio de 2009. Marrca: “TV COL
LOMBIA +
GRÁFIICO”).”
La corte con
nsultante deb
be proceder a analizar,
en primer lugar, si la ma
arca a registrrar cumple
quisitos mencionados, pa
ara luego,
con los req
determinar si el signo no está inmerso
o en alguna
de las causa
ales de irregis
strabilidad señ
ñaladas en
los artículos 135 y 136 de
e la Decisión
n 486 de la
ad Andina.
Comisión de la Comunida
B.
RREGISTRAB
BILIDAD DE
E SIGNOS
LA IR
POR IDENTIDAD O SIMILITUD
D. RIESGO
ONFUSIÓN Y/O
Y
DE ASO
OCIACIÓN.
DE CO
LAS REGLAS
R
PA
ARA EL CO
OTEJO DE
SIGNO
OS DISTINTIV
VOS.
n el proceso interno se argumentó que el signo
En
mixto
m
MAKE UP es confu
undible con la
as marcas
mixtas
m
MAGIC
C UP y MAGIUP. Por tal motivo,
m
es
pe
ertinente refe
erirse a la irre
egistrabilidad de signos
po
or identidad o similitud y a las regla
as para el
co
otejo de signo
os distintivos.
Se
e reitera lo
o expresado en la Inte
erpretación
Prrejudicial de 15
1 de mayo de 2013, en ell marco del
prroceso 23-IP-2
2013:
1.
“1
Irregistrrabilidad de signos por identidad
o similittud. Riesgo de confusió
ón y/o de
asociaciión.
Ell literal a) dell artículo 136
6 de la Decisiión 486 de
la Comisión de
e la Comunid
dad Andina, consagran
un
nas causaless de irregistrabilidad relacionadas
esspecíficamentte con el requ
uisito de distin
ntividad. El
prrimero establece que no son
s
registrab
bles signos
qu
ue sean idén
nticos o se asemejen
a
a una
u
marca
27/11/201
13 7 de 84
4
anteriorrmente solicittada para reg
gistro o regisstrada
por un
n tercero, e
en relación con los mismos
producttos o servicio
os, o para pro
oductos o servvicios
respectto de los cua
ales el uso de la marca pueda
p
causar un riesgo de confusión y/o
o de asociació
ón.
gnos distintivo
os en el merccado se expon
nen a
Los sig
diverso
os factores de riesg
go; la docctrina
tradicio
onalmente se ha referido a dos clases: al de
confusión y/o de associación. Acctualmente, la
a lista
e
y se
e han clasific
cado otros tipo
os de
se ha extendido
riesgoss, con el objjetivo de pro
oteger los signos
distintivvos según su grado de nottoriedad.2
2
PA
ACÓN, Ana M
María, “LOS DERECHOS
D
SO
OBRE
LOS
S SIGNOS DIS
STINTIVOS Y SU IMPORTA
ANCIA
EN UNA ECONO
OMÍA GLOBALIZADA”. Pub
blicado
en www.ugma.edu.ve. En dicho
o artículo manifiesta
lo siguiente:
s
emostraba que
e
“La realidad económica de
arcas poseen una imagen
n
muchas ma
atractiva que
e puede ser empleada en la
a
promoción d
de productoss o servicioss
distintos. La creación de esta
e
imagen no
o
bedece a una
a
es casual, sino que ob
e marketing y a cuantiososs
estrategia de
desembolsoss de dinero. Lo
os riesgos a loss
que se ven expuestos
e
esttos signos son
n:
dilución del valor atractivo
o de la marca
a,
uso parasitario de las rep
presentacioness
positivas q
que condensa el signo
o,
utilización de
e la marca parra productos o
servicios distintos de form
ma que pueda
a
dañarse las asociaciones
a
p
positivas
que la
a
marca suscita
a.
De estos riiesgos que difieren
d
de loss
protegidos tra
adicionalmente
e por el sistema
a
de marcas, ssólo el primerro (dilución de
el
valor atractivo
o de la marca) era merecedo
or
de una prote
ección ampliad
da. Para ello la
a
marca deb
bía revestir determinadass
característica
as, entre las
s cuales, era
a
relevante la implantación del signo en
n
prácticamente
e la totalidad del público de
e
los consumid
dores. Se cues
stionó entoncess
si sólo este
e tipo de marcas
m
debían
n
merecer una
a protección co
ontra los otross
riesgos señallados. La conc
clusión a la que
e
se llegó fue que el fundam
mento común a
os, no era tanto
t
la gran
n
estos riesgo
implantación que goza el
e signo en el
e
ómico, sino la reputación que
e
tráfico econó
condensa la marca,
m
de la cual
c
se hace un
n
uso parasita
ario o se tra
ata de daña
ar
negativamentte. Surgen entonces loss
términos ‘ma
arca renombrada’, ‘marca de
e
alta reputació
ón’ para definiir a este nuevo
o
tipo de signo
o que condenssa una elevada
a
reputación y prestigio que lo hace
e
merecedor de
e una protecciión más allá de
e
la regla de la especialidad”.
GACET
TA OFICIAL
L
So
obre el riesgo
o de confusió
ón y/o de aso
ociación, el
Trribunal ha ma
anifestado lo siguiente:
s
“El riesgo de confusió
ón es la posibilidad de
que el co
onsumidor all adquirir un
n producto
piense que está adqu
uiriendo otro (confusión
directa), o que piense que
q dicho prod
ducto tiene
n empresariial diferente
e al que
un origen
realmente posee (confu
usión indirecta
a).
ón es la posibilidad de
El riesgo de asociació
que el con
nsumidor, que
e aunque dife
erencie las
marcas en conflicto y el origen emprresarial del
producto, al
a adquirirlo piense
p
que ell productor
de dicho producto
p
y ottra empresa tienen una
relación o vinculación económica”.. (Proceso
70-IP-2008
8. Interpretac
ción Prejudicia
al de 2 de
julio de 20
008, publicad
da en la Gacceta Oficial
del Acuerd
do de Cartage
ena N° 1648, de 21 de
agosto de 2008. Marca
a: “SHERATO
ON”).
egún la Normativa Comu
unitaria Andina, no es
Se
re
egistrable un signo confun
ndible, ya que
e no posee
fu
uerza distintiv
va; de perm
mitirse su re
egistro se
esstaría atentan
ndo contra el interés del titular de la
marca
m
anteriorrmente registrrada, así com
mo el de los
co
onsumidores. Dicha prohib
bición, contrib
buye a que
el mercado de
e productos y servicios se desarrolle
co
on transparencia y, tiene
e como efecto, que el
co
onsumidor no incurra en error al realizar la
elección de lo
os productos o servicios que
q
desea
dquirir.
ad
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional
Competente debe observar y establece
er si entre
los signos en
e
conflicto existe ide
entidad o
se
emejanza, pa
ara determin
nar luego, si esto es
ca
apaz de gene
erar confusió
ón y/o asociación entre
los consumido
ores. De la conclusión a que se
arrribe, dependerá la registra
abilidad o no del signo.
La
L similitud en
ntre dos signos puede darse desde
diferentes ámb
bitos:
a similitud ortográfica.
o
S da por la semejanza
Se
s
La
de
e las letras entre
e
los sign
nos a compa
ararse. La
su
ucesión de vocales,
v
la longitud de la palabra o
pa
alabras, el número de sílabas, las ra
aíces o las
te
erminaciones iguales, pu
ueden incrementar la
co
onfusión.
La
a similitud fonética.
f
Se da por la co
oincidencia
en
n las raíces o terminacion
nes, y cuando
o la sílaba
tó
ónica en lass denominac
ciones compa
aradas es
idéntica o muy
y difícil de disttinguir. Sin em
mbargo, se
27/11/201
13 8 de 84
4
debe te
ener en cuentta las particu
ularidades de cada
caso, para
p
determinar una posible confusión.
La similitud ideológ
gica. Se conffigura entre signos
que evvocan una id
dea idéntica o semejante
e. Se
debe determinar cla
aramente los conceptos o ideas
eneran los siignos en con
nflicto, para luego
que ge
determinar si podría
an ser captadas y diferenciadas
por el público
p
consumidor.
2.
eglas para
Re
dis
stintivos.
el
cotejo
o
entre
signos
La Au
utoridad Na
acional competente, de
eberá
procede
er al cotejo de los sign
nos en confflicto,
aplicando para ello los siguientes
s parámetros:

e efectuarse
e sin
La comparración, debe
descomponer
los
elementos
que
conforman el conjunto marcario,
m
es decir,
d
cada signo debe analizarse con una visión
v
o, teniendo en
n cuenta su unidad
de conjunto
ortográfica, auditiva e ide
eológica.

o, se debe emplear
e
el mé
étodo
En el cotejo
sucesivo, e
es decir, se debe analiza
ar un
signo y d
después el otro.
No
o es
procedente
un
an
nálisis
realizar
or no
simultáneo, ya que el consumido
mismo tiempo
o las marcas, sino
observa al m
que lo hace
e en diferentess momentos.

Se debe en
nfatizar en las
s semejanzass y no
en las difere
encias, ya que en estas últimas
es donde se percibe
e el riesgo
o de
confusión y//o de asociacción.

Al realizar la comparación, es imporrtante
e
el lugarr del
tratar de colocarse en
omprador, pues un elem
mento
presunto co
importante para el examinador,, es
ducto o serviccio es
determinar cómo el prod
onsumidor.
captado porr el público co
nteriores pará
ámetros, han
n sido adopttados
Los an
por el Tribunal en
n numerosass Interpretaciones
p
desttacar:
Prejudiciales, entre los cuales, podemos
Proceso 58-IP-2006
6. Interpretacción Prejudicial de
POP”,
24 de mayo de 2006. Marcca: “GUDUP
aceta Oficiall del Acuerd
do de
publicada en la Ga
ena N° 1370
0, de 14 de julio de 2006
6. Y
Cartage
Proceso 62-IP-2006
6. Interpretac
ción Prejudiciial de
m
de 2006
6. Marca: “DK
K”, publicada en la
31 de mayo
Gaceta
a Oficial del A
Acuerdo de Ca
artagena N° 1370,
de 14 de
d julio de 200
06.”
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/201
13 9 de 84
4
El
Tribunal
T
ha
a
hecho
conside
eraciones al rrespecto:
C.
COMP
PARACIÓN
ENTRE
SIGNOS
MIXTO
OS CON PARTE DENOM
MINATIVA
SIMPL
LE Y COMPU
UESTA.
Pa
ara lo anterrior, se reite
era lo expres
sado en la
Interpretación Prejudicial
P
de 8 de mayo de
d 2013, en
oceso 55-IP-2
2013:
el marco del pro
El signo mixxto se confo
orma por un elemento
“E
de
enominativo y uno gráfico; el primero se
e compone
de
e una o má
ás palabras que forman
n un todo
prronunciable, dotado o no
n de un significado
co
onceptual y, el segun
ndo, contien
ne trazos
de
efinidos o dib
bujos que son
n percibidos a través de
la vista. Los dibujos pueden
n adoptar gra
an cantidad
de
e variantes y llamarse de diferente
es formas:
em
mblemas3, log
gotipos4, ícon
nos, etc.
3
4
“El emblema
a es una varian
nte, una especiie de dibujo.
El emblema
a representa gráficamente
g
cu
ualquier ser
u objeto, y desde luego puede
p
ser regis
strado como
TAMENDI, Jo
orge.
“DER
RECHO DE
marca”. OT
MARCAS”, Editorial Lexiss Nexis, Abeled
do – Perrot,
pág. 33, Bue
enos Aires Arg
gentina, 2010.
Por logotip
po en el mund
do del mercadeo y de los
negocios se
e entiende lo siguiente;
s
“Lo
ogotipo: (…)
Distintivo fo
ormado por letras,
l
abrevia
aturas, etc.,
peculiar de una empresa, conmemoració
ón, marca o
producto. (…)”.
(
DICCIO
ONARIO DE LA REAL
ACADEMIA
A DE LA LENG
GUA, 22ª. edición. 2001.
siguie
entes
“La marca mixta
m
es una unidad, en la
a cual
se ha soliccitado el regiistro del elem
mento
nominativo ccomo el gráfic
co, como uno
o solo.
Cuando se otorga el reg
gistro de la m
marca
mixta se la p
protege en su
u integridad y no a
sus elementtos por separa
rado”. (Processo 55IP-2002, pu
ublicado en Gaceta
G
Oficia
al del
Acuerdo de
e Cartagena Nº 821 del 1 de
agosto de
e 2002, diseño
d
indu
ustrial:
BURBUJA videos 2000
0). Igualmente el
La doctrina se
s ha
Tribunal ha reiterado: "L
inclinado a considerar que, en generral, el
enominativo de
d la marca mixta
elemento de
suele ser el más característicco o
determinantte, teniendo en
e cuenta la fuerza
fu
expresiva propia de las palabras, lass que
por definició
ón son pronun
nciables, lo qu
ue no
obsta para que en algu
unos casos se le
reconozca prioridad
p
al elemento grráfico,
teniendo en
n cuenta su tamaño, co
olor y
colocación, que en un
n momento dado
pueden ser definitivos. El
E elemento grráfico
e mayor impo
ortancia cuand
do es
suele ser de
figurativo o evocador de conceptos,, que
cuando conssiste simplem
mente en un dibujo
d
abstracto.”
(Procceso
26-IIP-98,
Interpretació
ón prejudicia
al publicado
o en
Gaceta Oficcial del Acuerdo de Carta
agena
Nº 410 de
e 24 de feb
brero de 19
999)”.
(Proceso N°° 129-IP-2004
4. Marca: GA
ALLO.
Interpretació
ón Prejudiccial de 17 de
noviembre de 2004, publicada en
e la
Gaceta Oficcial del Acuerdo de Carta
agena
N° 1158, de
e 17 de enero de 2005).
En
n el proceso
o interno se
e debe proce
eder a la
co
omparación entre
e
el signo
o mixto MAK
KE UP con
las marcas mixxtas MAGIC UP y MAGIU
UP. Por tal
motivo,
m
es ne
ecesario abo
ordar el tem
ma de la
co
omparación entre signo
os mixtos con
c
parte
de
enominativa simple
s
y comp
puesta.
Po
or lo general,, el elemento denominativo
o del signo
mixto
m
suele ser
s
el prepo
onderante, ya
a que las
pa
alabras caussan gran imp
pacto en la mente del
co
onsumidor, quien habittualmente solicita
s
el
prroducto o se
ervicio a tra
avés de la palabra o
de
enominación contenida en
n el conjunto
o marcario.
con las
Siin embargo
o,
de co
onformidad
pa
articularidade
es de cada ca
aso, puede su
uceder que
el elemento pre
edominante sea
s el elemen
nto gráfico,
qu
ue por su tamaño, co
olor, diseño
o y otras
ca
aracterísticas, pueda caussar mayor imp
pacto en el
co
onsumidor.
las
La co
orte consulta
ante deberá
á determinar el
elemen
nto caracterísstico de los signos mixto
os y,
posterio
ormente, proceder al cote
ejo de los signos
en confflicto.
Si el elemento deterrminante en un
u signo mixtto es
el gráffico, en prin
ncipio, no habría
h
riesgo
o de
confusión. Si por el contrario en los dos es
e el
elemen
nto denominativo, el cotejo de
eberá
realizarrse de confformidad con
n las siguie
entes
reglas para
p
el cotejo
o de signos de
enominativos:

Se debe analizar, cada signo en
n su
es decir, sin descompone
er su
conjunto, e
unidad fonética. Sin embargo, es
importante tener en cue
enta las sílab
bas o
GACET
TA OFICIAL
L
letras
que
poseen
una
función
diferen
nciadora en el
e conjunto, ya
a que esto
ayudaría a entend
der cómo el signo es
percibido en el merrcado.

Se debe tener en cuenta,
c
la síla
aba tónica
de loss signos a comparar, ya
y que si
ocupa la misma posición,
p
es idéntica o
d
de dis
stinguir, la semejanza
s
muy difícil
entre los signos pod
dría ser evide
ente.
27/11/2013
3 10 de 84
4
En estte orden de ideas, la corte
c
consulttante,
aplicando el anterio
or criterio, de
ebe estableccer el
riesgo de confusión
n que pudierra existir enttre el
signo mixto MAKE
E UP y las
s marcas mixtas
m
MAGIC
C UP y MAGIIUP.
D.
PALABRAS
S EN IDIOMA
A EXTRANJERO
EN LA CO
ONFORMACIÒ
ÒN DE SIGNOS
MARCARIO
OS.

Se de
ebe observa
ar, el orden
n de las
vocale
es, ya que es
sto indica la sonoridad
de la denominación
d
n.
nción a que tanto el sign
no solicitado como
c
En aten
uno de
e los oposito
ores contienen palabra
as en
idioma inglés, se ha
ace necesario
o tratar el tem
ma de
las pala
abras en idio
oma extranjerro utilizadas en la
conform
mación de sig
gnos marcario
os.

Se de
ebe determin
nar, el elem
mento que
impactta de una ma
anera más fu
uerte en la
mente del consu
umidor, ya que esto
mostra
aría cómo es captada la marca
m
en el
mercado.
Los sig
gnos formado
os por una o más palabra
as en
idioma extranjero, que no fo
orman parte
e del
conocim
miento comú
ún, cabe co
onsiderarlos como
c
signos de fantasía y, en conse
ecuencia, pro
ocede
registra
arlos como ma
arca.
n atención a que en el caso bajo estudio
e
los
En
signos en confflicto se encuentran compuestos por
do
os palabras, se
s hace nece
esario tratar el
e tema de
los signos con parte denominativa compu
uesta.
No se
erán registra
ables dichos
s signos, si
s el
significa
ado conceptu
ual de las pa
alabras en id
dioma
extranje
ero que loss integran se
s ha hecho
o del
conocim
miento de la mayorría del pú
úblico
consum
midor o usuario, habiéndosse generalizad
do su
uso, y si se tratta de vocab
blos genérico
os o
descrip
ptivos que me
ezclados con
n otras palabras o
elemen
ntos no le oto
orguen distinttividad al con
njunto
marcario.
u signo com
mpuesto, la autoridad
All examinar un
na
acional deberrá analizar ell grado de diistintividad
de
e los elementtos que lo com
mponen, y así proceder
al cotejo de loss signos en co
onflicto.
obre lo anterior el Tribunall ha manifesta
ado:
So
“En el supuesto de
e solicitarse el registro
como marca
m
de un signo compu
uesto, caso
que haya de juzgarse sobre
s
su
registra
abilidad, ha
abrá de examinarse
e
especiialmente la re
elevancia y distintividad
d
de los vocablos que
e lo conforma
an. Existen
vocabllos que dota
an al signo de
d ‘(…) la
suficien
nte carga semántica
s
qu
ue permita
una
eficacia
p
particularizad
dora
que
zca
a
id
dentificar
e
el
origen
conduz
empres
sarial (…)’. (Sentencia
(
de
el Proceso
Nº 13--IP-2001, ya citada). Por tanto, si
existe un nuevo vocablo qu
ue pueda
claram
mente dar su
uficiente distin
ntividad al
signo, podrá ser objeto de registro.”
(Proce
eso
50-IP-2005.
Inte
erpretación
Prejudicial de 11 de mayo de 2005,
ada en la Gac
ceta Oficial de
el Acuerdo
publica
de Cartagena N° 1217, de 11 de
d julio de
C
“CANA
ALETA 90”).”
2005. Caso:
Este Tribunal,
T
con un criterrio perfectam
mente
aplicable a la Decisión 486, ha
h manifestado al
respectto lo siguiente
e:
“(...) cuando
o la denomin
nación se exp
prese
en idioma que sirva de
e raíz al vocablo
equivalente en la lengua española al de la
marca
exxaminada,
su
grado
de
genericidad o descri
riptividad de
eberá
medirse co
omo si se tratara de una
expresión local.
l
(…) Al tenor de
d lo
establecido en el art. 82
8 literal d) de la
44 de la Com
misión del Acu
uerdo
Decisión 34
de Cartage
ena, el cará
ácter genéricco o
descriptivo d
de una marca no está refferido
a su denom
minación en cualquier idiioma.
Sin embarg
go, no puede
en ser registrradas
expresioness que a pesa
ar de pertene
ecer a
un idioma extranjero,
e
so
on de uso co
omún
en los Paíse
es de la Com
munidad Andiina, o
son compre
ensibles parra el consum
midor
medio de essta Subregión
n debido a su
u raíz
GACET
TA OFICIAL
L
común
n, a su similittud fonética o al hecho
de hab
ber sido ado
optadas por un órgano
oficial de la lengua
a en cualquie
era de los
Países
s Miembros (…
…)”. (Proceso
o N° 69-IP2001. Interpretación prejudicial de 12 de
diciembre de 2001, publicada en
n la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagen
na N° 759,
de 6 de
e febrero de 2002).
2
E..
DE
LA
SOLICITUD
REGISTRO
R
CARIO
PA
ARA
PER
RPETRAR,
MARC
FACIL
LITAR O CON
NSOLIDAR UN
U ACTO
DE
COMPETE
ENCIA
D
DESLEAL.
PETENCIA
DESLEAL
L
POR
COMP
CONFUSIÓN
ON
UNA
CO
MARCA
REGIS
STRADA.
La
a sociedad de
emandante so
ostuvo que el registro del
sig
gno mixto MA
AKE UP está generando un acto de
desleal
desleal
co
ompetencia
(competencia
(
co
onfusoria). En
n consecuenccia, el Tribuna
al abordará
la solicitud de
e registro marcario para perpetrar,
acilitar o conso
olidar un acto de competenc
cia desleal,
fa
ha
aciendo énfasis en la co
ompetencia desleal
d
por
co
onfusión con una
u marca reg
gistrada.
ara lo anterior, se reitera
a lo expresa
ado por el
Pa
Trribunal en la Interpretació
ón Prejudicial de 24 de
julio de 2013, expedida
e
en ell proceso 54-Ip-2013:
Para resolver la consulta presentada,
p
primero
p
se
“P
de
elimitará el ámbito y camp
po de aplicacción de las
no
ormas comun
nitarias sobre
e competencia desleal,
de
espués se analizarán
a
los
s grupos de actos de
co
ompetencia desleal
d
vincu
ulados a la propiedad
industrial y, por último,, se determ
minará la
co
ompetencia desleal
d
por co
onfusión con una
u marca
re
egistrada (…)
1..
Ámbito y campo de
d aplicació
ón de las
normas comunitaria
as sobre com
mpetencia
desleal.
os artículos 258
2
y 259 de
e la Decisión 486 de la
Lo
Comisión de la Comunida
ad Andina, regulan
r
el
te
ema de los actos de competencia desleal
vinculados a la
a Propiedad In
ndustrial.
o primero que se advierte
e es que las anteriores
Lo
disposiciones se encuentran contenid
das en el
Tíítulo XIV “de la competen
ncia desleal vinculada
v
a
la propiedad industrial”,
i
de
e donde se desprende
d
qu
ue la norrmativa com
munitaria regula
r
la
co
ompetencia desleal que se
e encuentre vinculada
v
a
la propiedad in
ndustrial.
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4
Teniend
do como pro
opiedad indusstrial, aquella
a que
tiene po
or objeto el conjunto
c
de biienes inmaterriales
que uttilizan los ssujetos que compiten e
en el
mercad
do, ya sea en forma de patentess de
invención, modelos de utilidad, modelos
m
y dib
bujos
industriiales o signoss distintivos como
c
las ma
arcas,
nombre
es comerciales o los lem
mas comerciales,
entre otros,
o
las indicaciones geográficas
g
y las
denomiinaciones de origen, la represión
n de
compettencia deslea
al en relación con la propiiedad
industriial es utiliza
ada como un
n mecanismo
o de
protecc
ción de los derechoss de propiiedad
industriial, es por eso
o que la Decis
sión 486 dedica el
Titulo XIV
X a dicha fig
gura.5
De co
onformidad ccon lo ante
erior, cuando la
normativa comunita
aria se refierre a compete
encia
desleal vinculada a propiedad
d industrial, está
tratando de regularr aquella com
mpetencia de
esleal
que se relaciona con
n el uso y goc
ce y protecció
ón de
los derrechos de pro
opiedad indu
ustrial reconocidos
por la normativa comunitaria, y para elllo la
Decisió
ón 486 prevé sobre la com
mpetencia de
esleal
vinculada a la prop
piedad indus
strial reguland
do lo
relativo
o a los actos d
de competencia desleal y a los
secreto
os industriale
es y sobre las acciones que
puede adelantar
a
el le
egítimo intere
esado.
2.
Los actos
s de comp
petencia de
esleal
vinculados a la propied
dad industria
al.
El artícculo 258 de la
a Decisión 48
86 señala que
e: “Se
conside
era desleal todo acto vinculado a la
propied
dad industria
al realizado en el ám
mbito
empressarial que ssea contrario
o a los uso
os y
práctica
as honestos”” y en el artícculo 259 enumera
algunos
s de los que
e se pueden considerar como
c
actos de
d competenccia desleal. De
D manera qu
ue no
hay una
a lista taxativva que indique cuáles acto
os se
conside
eran desleale
es, sino que, más bien, se
s da
una de
efinición, por oposición, de
d que es de
esleal
todo ac
cto vinculado a la propied
dad industrial, que
5
El numeral 2 del a
artículo 1 del Convenio de París,
estipula:
n de la propie
edad industria
al
“2) La protección
ne por objeto la
as patentes de
e invención, loss
tien
mod
delos de utilid
dad, los dibujjos o modeloss
indu
ustriales, las marcas de fábrica o de
e
com
mercio, las ma
arcas de serviicio, el nombre
e
com
mercial, las ind
dicaciones de procedencia o
den
nominaciones de origen, así como la
a
represión de la co
ompetencia dessleal.”
GACET
TA OFICIAL
L
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4
re
ealizado en ell ámbito emp
presarial sea contrario
c
a
los usos y práccticas honesto
os.
sincerid
dad que rige a los comercia
antes
en sus a
actuaciones."" 6
n relación con esto, se deben hace
er algunas
En
prrecisiones:
“La bue
ena fe era la conciencia de
d no
perjudiccar a otra perrsona ni defra
audar
la ley, y por eso solía definirsse la
buena fe comercial como
c
la conviicción
de hone
estidad, honrradez y lealta
ad en
la conce
ertación y cu
umplimiento d
de los
negocio
os". 7


Cuando la norma se refiere al
a “ámbito
empres
sarial”, lo ha
ace en relaciión con el
empres
sario dentro del mercado
o, es decir,
se reffiere a que es desleal todo acto
vincula
ado a la pro
opiedad indu
ustrial que
haya sido
s
realiza
ado con ocassión de la
activida
ad empresariial, esto es, en
e relación
con la empresa vinculada al me
ercado y la
compe
etencia.
De manera que los actos de compete
encia
emás de pode
er causar dañ
ños a
desleal, ade
un competiidor determin
nado, lo pu
ueden
hacer al mercado mismo
o y, por lo tan
nto, al
interés del p
público consumidor.
En cuanto al conce
epto de acto contrario
c
a
os y prácticas honestos, el
e Tribunal
los uso
ha con
nsiderado qu
ue “son acto
os que se
produccen, precisam
mente, cuando
o se actúa
con la
a intención de
d causar daño
d
o de
aprove
echarse de situaciones qu
ue puedan
perjudiicar al compe
etidor.” (Proce
eso N° 38IP-98. Interpretació
ón Prejudicial de 22 de
enero de 1999, publicada
p
en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagen
na N° 419,
de 17 de
d marzo de 1999).
En estta línea se puede decir que la
finalidad de la figura de
e la
al se da en dos
compettencia deslea
aspecto
os: “de un lado
l
se tratta de
ampara
ar los interesses de los de
emás
empressarios, en la
a medida en que
ellos po
odrían resulta
ar vulneradoss por
el com
mportamiento
o indebido del
compettidor desleal;; pero ademá
ás, y
esta fa
aceta de la restricción a la
desleal
es
compettencia
frecuen
ntemente olvvidada, se busca
b
estable
ecer una prrotección efe
ectiva
para loss intereses de
d los particullares,
en cu
uanto son consumidore
es y
destina
atarios exclussivos de mu
uchas
de
llas
prácticcas
indeb
bidas.
(Publiciidad engaños
sa, por ejemplo)”.8
El conc
cepto de uso
os honestos parte
p
de lo
que se
e denomina buena
b
fe com
mercial. En
ese se
entido es perttinente traer al
a caso, lo
que la doctrina dice sobre el tem
ma:
al y como se
e emplea en
n la ley, la
"Ta
bu
uena fe consttitutiva de co
ompetencia
de
esleal es caliificada con el
e adjetivo
"co
omercial", porr lo cual no se
s trata de
un
na buena fe común, sino
o que está
refferida a la buena fe qu
ue impera
en
ntre
los
comercianttes.
En
consecuencia, el criterio corporativo
c
tom
ma importancia, pues ell juicio de
valor debe reve
elar con certe
eza que la
conducta es co
ontraria a esta
a particular
esp
pecie de bu
uena fe. Ten
niendo en
cuenta la preciisión anterior y uniendo
la noción de buena
b
fe al calificativo
comercial, se debe
d
entende
er que esta
no
oción se refiere a la práctiica que se
aju
usta a los ma
andatos de honestidad,
h
confianza, hon
norabilidad, lealtad y
El artícculo 259 enun
ncia, a título de ejemplo, tres
actos de competen
ncia desleal vinculados a la
dad industriall que, como ya se anotó
ó, no
propied
configu
uran una lista taxativa. Esto
os son:

e crear confu
usión,
Cualquier acto capaz de
er medio que sea, respectto del
por cualquie
establecimie
ento, los productos
p
o la
actividad in
ndustrial o comercial
c
de
e un
competidor.
6
7
8
JAE
ECKEL KOVA
AKS, Jorge. “APUNTES
“
SO
OBRE
COMP
PETENCIA DE
ESLEAL”, Seminarios 8. Centro de
Estud
dios de Derecho de la Compe
etencia, Univerrsidad
Javeriana, pág. 45
NAR
RVAEZ GARC
CIA, José Ignacio. “DERE
ECHO
MERC
CANTIL COLO
OMBIANO”, parrte general. Ed
ditorial
Legis,, Colombia, pág. 316 "
G
GACHARNÁ,
Consuelo.
“LA
María
COMP
PETENCIA DE
ESLEAL”. Editorial Temis, Bo
ogotá,
Colom
mbia, 1892, pág
g. 47.
GACET
TA OFICIAL
L

Las asseveraciones falsas, en el
e ejercicio
del comercio, capa
aces de desa
acreditar el
estable
ecimiento, los producto
os o la
activida
ad industriall o comerciial de un
compe
etidor.

Las in
ndicaciones o aseveracio
ones cuyo
empleo
o, en el ejjercicio del comercio,
pudiere
en inducir al público a erro
or sobre la
naturaleza, el mod
do de fabriccación, las
caracte
erísticas, la aptitud en el empleo
e
o la
cantida
ad de los prod
ductos.
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4
tema regula
ado en otra no
ormativa. Se trata,
entonces, de
d determinar si dichos actos
a
deshonestoss, en relación con un
competidor
nado,
gen
neran
determin
blico consum
midor
confusión en el púb
los
del
estab
blecimiento,
respecto
dad industrial o
productos o la activid
de un compe
etidor. Sobre este
comercial d
tema, el Trib
bunal ha man
nifestado:
pósito de la primera cate
egoría
“A prop
de los a
actos citados, cabe advertiir que
los mism
mos no se reffieren propiam
mente
a la co
onfundibilidad
d entre los signos
s
distintivo
os de los productos
p
de
e los
competiidores, toda
a vez que
e tal
situación
n se encuenttra sancionad
da por
un rég
gimen espec
cífico, sino a la
confusió
ón que aquelllos actos pud
dieran
producirr en el consumidor en lo
o que
conciern
ne al esta
ablecimiento, los
producto
os o la activid
dad económicca de
un
competidor
determin
nado,
impidién
ndole
elegiir
debidam
mente,
según sus necesid
dades y desseos.”
etación Preju
udicial de 13 de
(Interpre
enero d
de 2005. Pro
oceso N° 11
16-IP2004, p
publicada en la Gaceta Oficial
O
del Acue
erdo de Carta
agena N° 117
72, de
7 de ma
arzo de 2005)).
determinado
El
Tribu
unal
ha
o
ciertas
particularid
dades que de
ebe tener un acto para
ser conside
erado desleal:
“1. Que el acto o actividad sea
an de
a, es decir, que
q
el
efectiva competencia
infractorr y la víctim
ma estén en
n una
situació
ón
de
rivvalidad
verdadera
competittiva, ejerciendo la acttividad
comercia
al en la mism
ma o análoga forma.
f
2. Que el acto o la actividad
d sea
o.
indebido
3. Que el acto se
ea susceptib
ble de
producirr un daño, se
egún Ascarre
elli, un
acto serrá desleal "c
cuando sea idóneo
i
para perjudicar
p
a un emprresario
competid
dor, bastand
do, por lo tanto la
probabiliidad del dañ
ño (y no el daño
efectivo)) para justificcar la calificación y
la sanciión”. (Interpretación Preju
udicial
de 17 de
e abril de 200
08, expedida dentro
d
del proce
eso 26-IP-2008, publicada
a en la
Gaceta Oficial del Acuerdo
o de
na N° 1630, de 26 de jun
nio de
Cartagen
2008).

po, “actos de
e competenccia desleal
Ell primer grup
po
or confusió
ón”, goza de las siguientes
ca
aracterísticas:

No se refiere prop
piamente al análisis
a
de
confun
ndibilidad de los signos distintivos,
aunque
e pueden presentarse situaciones
s
en que
e la imitación
n de un signo
o distintivo
genere
e riesgo de confusión
c
o asociación
a
en
el
público
o
consumid
dor.
En
conseccuencia, no se trata de establecer
un aná
álisis en matteria de confu
undibilidad
de signos distintivo
os, ya que esto
e
es un
La norma se
e refiere a cua
alquier acto capaz
c
de crear con
nfusión por cu
ualquier mediio. Lo
anterior qu
uiere decir que se pu
ueden
presentar d
diversas ma
aneras de crear
confusión re
especto de lo
os productoss o la
actividad in
ndustrial o comercial
c
de
e un
competidor. Pueden, en efecto, darsse en
d
de
artificios,
enga
años,
forma
aseveracion
nes, envío de informa
ación,
imitación de
e marcas, pro
oductos, enva
ases,
envolturas, etc.
ntido, la utiliza
ación de un signo
s
En este sen
distintivo ajeno para ha
acer pasar como
c
propios prod
ductos ajenoss, es conside
erada
como una prráctica deslea
al.

Para catalogar un acto como deslea
al por
confusión,
es nece
esario que los
competidore
es concurran
n en un mismo
m
GACET
TA OFICIAL
L
9
mercad
do físico o electrónico
e
. Lo
L anterior
es así,, ya que si no hay compe
etencia, es
decir, si los actores
s no concurrren en un
o mercado no
o se podría hablar de
mismo
compe
etencia deslea
al. En relación con este
punto, el Tribunal ha manifestado:
n todo cas
so, procede tener en
”En
cuenta que, a lo
os fines de ju
uzgar sobre
la deslealtad de
e los actos capaces
c
de
cre
ear confusión
n, es necesarrio que los
establecimiento
os, los produ
uctos o la
actividad industrial o comerrcial de los
competidores concurran
c
en un mismo
me
ercado. En la
a doctrina se
e ha dicho
sobre el particular que “pa
ara que un
acto sea con
nsiderado de
esleal, es
ne
ecesario que la actuación
n se haya
pro
oducido en el merca
ado, esta
actuación sea incorrecta y pueda
pe
erjudicar a cualquiera de los
en
el
mercado,
pa
articipantes
consumidores o empresarios
s, o pueda
disstorsionar el funcionam
miento del
pro
opio sistema
a competitivo
o. … para
qu
ue el sistema
a competitivo
o funcione
ha
ay que oblig
gar a competir a los
em
mpresarios e impedir
i
que al
a competir
utiilicen medios que dessvirtúen el
sisstema competitivo en sí (…
…). (FLINT
BL
LANCK, Pinka
as: ‘Tratado de
d defensa
de
e la libre co
ompetencia’; Pontificia
Un
niversidad Ca
atólica del Perú,
P
Lima,
20
002, p. 115)””. (Proceso N°
N 116-IP2004. Ibídem).
En
n el segundo
o grupo de actos, que se
s pueden
de
enominar ac
ctos de des
scrédito com
mercial, se
en
ncuentran tod
das aquellass aseveracion
nes falsas
so
obre el esta
ablecimiento, los producctos o la
acctividad indusstrial o comercial de un co
ompetidor,
qu
ue tengan el efecto de desacreditarlo ante el
pú
úblico consum
midor.
Se
e debe en
ntender porr aseveració
ón, “todo
información que de por
p
cierto algo del
9
Los mercados electrónicos actualmente transan
t
una
gran cantidad de bienes y servicios.
s
Adem
más, con el
omercio electrrónico los co
onsumidores
auge del co
pueden tene
er acceso a productos y servicios
producidos y prestados en cualquier partte del globo
terráqueo.
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4
estable
ecimiento, lo
os productoss o la activvidad
industriial o comercia
al de un comp
petidor”.10
El terccer grupo d
de actos, se
s refiere a las
indicaciones o asevveraciones cu
uyo empleo, en el
úblico
ejercicio del comerccio, pudieren inducir al pú
a erro
or sobre la
a naturaleza
a, el modo
o de
fabricac
ción, las carracterísticas, la aptitud en
e el
empleo
o o la cantidad de los prod
ductos, no ess más
que un
na especie d
del primer grrupo de acto
os de
compettencia deslea
al, es decir, es
e un conjuntto de
actos de
d competenccia desleal por confusión.
La com
mpetencia de
esleal por co
onfusión con
n una
marca registrada.
El artículo 137 de la Decisión 486
6, establece:
“Cuando la oficina nacional compe
etente
tenga indicios
i
razo
onables que
e le
permitan inferir que
e un registro
ro se
petrar,
hubiese solicitado para perp
facilitar o consolida
ar un acto
o de
competen
ncia desleall, podrá den
negar
dicho reg
gistro”.
erior causal d
de irregistrabilidad marcarria se
La ante
consag
gra con la finalidad de
e salvaguardar el
desenvvolvimiento h
honesto y tra
ansparente en
e el
mercad
do y, para esto, trata de
d evitar qu
ue el
registro
o de un sign
no como ma
arca se use para
ejecuta
ar un acto de ccompetencia desleal.
En el marco de los grupos de actoss de
compettencia deslea
al arriba enun
nciados, la Officina
Nacional competentte deberá con
ncluir si el reg
gistro
solicitad
do puede perrpetrar, facilita
ar o consolidar un
acto de
e competenciia desleal. El primer grup
po de
actos, “actos de competenccia desleal por
confusión”, es el más
m
emblemá
ático en rela
ación
con el registro de un signo como marca. Si
S un
compettidor solicita e
el registro co
on la finalidad
d de
generar confusión en el mercado
o como tal y, p
por lo
tanto, de causar daño a otro compe
etidor,
estarem
mos en frente
e de la causal anotada.
El análisis que haga
a corte consu
ultante, debe partir
de “indicios razonab
bles” que le permitan llegar a la
conclus
sión de que el solicitante
e del registro
o, de
mala fe
e, podría perjudicar a otro
o competidor en el
10
Aseverar: Afirmar o asegura
ar lo que se dice.
Afirrmar: 2. Ase
egurar o darr por cierto algo.
“DIC
CCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”.
Vigésima segunda
a edición.
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4
mercado.
m
Por “indicio
“
razon
nable” se debe
e entender
to
odo hecho, acto
a
u omisió
ón del que, por
p vía de
inferencia, pue
eda generar una gran prrobabilidad
e que el reg
gistro se solicitó con el ánimo de
de
co
ometer un actto de compete
encia desleal.”
para
a que opere la prohibició
ón de
regisstro.
ERO:
TERCE
corte
co
La
onsultante
debe
esta
ablecer el riesgo de confu
usión
y/o asociación que pudiera e
existir
entre el signo mixxto MAKE UP
P con
las marcas mixta
as MAGIC UP
U
y
MAG
GIUP, aplica
ando los critterios
adop
ptados
en
la
pressente
provvidencia.
TO:
CUART
Los signos form
mados por una o
njero,
máss palabras en idioma extran
no
form
del
que
man
parte
cabe
ocimiento
cono
común,
conssiderarlos como
c
signoss de
fanta
asía y, en
n consecue
encia,
proccede registrarrlos como marca.
Po
or lo tanto, la
a corte consu
ultante debe determinar
d
la existencia de
d indicios razzonables que
e le hagan
ensar que de
e manera desshonesta la so
olicitud del
pe
signo MAKE
E UP se presentó
p
parra generar
onfusión con las marcas mixtas MAG
GIC UP y
co
MAGIUP,
M
y con
c
el objetiv
vo de perjud
dicar a la
so
ociedad CONFECCIONES
S LEONISA S.A..
S
L
TRIBUN
NAL
DE
EL
COMUNIDAD ANDINA,
JUSTICIA
DE
LA
C O N C L U Y E:
RIMERO:
PR
EGUNDO:
SE
p
registra
arse como
Un signo puede
marca si re
eúne los req
quisitos de
distintividad
d y susceptiibilidad de
representacción gráfica y,
y además,
si el signo
o no está incurso en
ninguna de
d
las cau
usales de
irregistrabiliidad señalad
das en los
artículos 13
35 y 136 de la Decisión
486 de la Comisión de la
La
d
Andina.
Comunidad
distintividad
d del signo presupone
su percepttibilidad por cualquiera
de los sentidos.
Para establecer la simiilitud entre
a autoridad
dos signos distintivos, la
nacional qu
ue corresponda deberá
proceder al cotejo de loss signos en
ara luego detterminar si
conflicto, pa
existe o no riesgo de con
nfusión y/o
de asociacción, acorde
e con las
reglas estab
blecidas en la
a presente
providencia.
t
en cu
uenta, que
Se debe tener
basta con la posibilidad de riesgo
de confusió
ón y/o de asociación
No serán reg
gistrables dichos
signos, si el significado conce
eptual
de las palabras en id
dioma
extra
anjero que lo
os integran se
s ha
hech
ho del conocimiento de la
mayyoría del público consumid
dor o
usua
ario, habiénd
dose generaliizado
su u
uso, y si se trata de voca
ablos
que
gené
éricos o descriptivos
d
mezzclados con otras palabrras o
elem
mentos
no
le
otorrguen
distintividad al conjunto
c
marccario.
QUINTO:
La
debe
corte
co
onsultante
erminar la existencia de
dete
indiccios razonables que le hagan
h
penssar
que
de
ma
anera
desh
honesta la solicitud
s
del signo
s
MAK
KE UP se presentó para
gene
erar confusió
ón con las ma
arcas
mixttas MAGIC UP
U y MAGIU
UP, y
con el objetivo de
d perjudicarr a la
CONFECCIO
ONES
sociedad
ONISA S.A.
LEO
nformidad con
n el artículo 35
3 del Tratad
do de
De con
Creació
ón del Tribunal de Justicia
a de la Comunidad
GACET
TA OFICIAL
L
An
ndina, el Jue
ez Nacional consultante,
c
a emitir el
al
fa
allo en el pro
oceso interno
o Nº 2008-00
0344, debe
ad
doptar la prresente interrpretación. Asimismo,
de
ebe dar cu
umplimiento a las presscripciones
co
ontenidas en el párrafo te
ercero del arrtículo 128
de
el Estatuto vig
gente.
Notifíquese al Juez Consu
ultante, media
ante copia
ertificada y remítase co
opia a la Secretaría
ce
General de la Comunid
dad Andina, para su
ublicación en
n la Gaceta Oficial del Acuerdo
A
de
pu
Cartagena.
27/11/2013
3 16 de 84
4
Carlos Ja
aime Villarroe
el Ferrer
PRESIDENTE
ente Troya Ja
aramillo
José Vice
M
MAGISTRADO
O
Ricardo Vigil Tole
edo
AGISTRADO
MA
Leonor Perdomo Perrdomo
A
MAGISTRADA
avo García Brito
B
Gusta
SE
ECRETARIO
27/11/2013
3 17 de 84
4
GACET
TA OFICIAL
L
Proceso 1
152-IP-2013
In
nterpretación prejudiicial de los
s artículos
s 71 y 73 literal a) de
e la Decisiión 313 de
e la
Comisión
C
d Acuerd
del
do de Carta
agena y de
d la Dispo
osición Tra
ansitoria Primera
P
de
e la
Decisión
D
48
86 de la Comisión de la Co
omunidad Andina, c
con fundamento en la
por el Consejo de Esta
co
onsulta formulada
f
ado, Sala de lo Contencio
oso
Administrat
A
tivo,
Secc
era,
de
la
República
a
de
Colom
mbia.
Acto
or:
Socied
dad
ión
Prime
TECNOQUÍM
MICAS S.A
A. Marca: “REGENT
T” (denom
minativa). Expediente
e Interno N°
20
007-00070.
1.2.
NAL DE JUSTICIA DE LA
EL TRIBUN
D ANDINA, en San Fra
ancisco de
COMUNIDAD
Quito,
Q
a loss once (11) días del mes de
se
eptiembre de
el año dos mil
m trece.
a sociiedad TECN
NOQUÍMICA
AS S.A. pla
antea
que se
e declare la
a nulidad de las siguie
entes
resoluc
ciones administrativas:
-
En la solicitud
d sobre interpretación prejudicial
p
ormulada por el Consejo
o de Estado, Sala de
fo
lo
o Contencioso Administrativo, Sección
Primera, de la
a República de Colombia.
VISTOS:
Que,
Q
de la
a solicitud de interrpretación
prrejudicial y de
d sus anex
xos se desprrende que
lo
os requisitos
s exigidos por
p el artícu
ulo 33 del
Trratado de Creación
C
del Tribunal y 125
1 de su
Estatuto fuerron cumplid
dos, por lo
o que su
dmisión
a
trámite
fue
considerada
ad
prrocedente por
p auto de veintinueve
e (29) de
ag
gosto de 2013.
1.
S
ANTECEDENTES
1..1.
Las partes
Demandante
e: la socieda
ad TECNOQ
QUÍMICAS
S.A. (que abs
sorbió a la so
ociedad
FARMAC
ORGANIZAC
O
CIÓN
CÉUTICA
AMERICANA
A S.A. OFA).
Demandada:: LA NACIÓN COLO
OMBIANA,
SUPERINTEN
NDENCIA DE INDUS
STRIA Y
COMERCIO.
Te
ercero Inte
eresado: la
a sociedad
d BAYER
AKTIENGESE
ELLSCHAFT
T.
Actos dem
mandados
-
1.3.
n No. 308
888 de 28
8 de
Resolución
noviembre de 2000, por
p medio de
d la
cual la Jeffe de la Divvisión de Signos
Distintivos de la Supe
erintendencia de
Industria y Comerc
cio atendió
ó el
recurso de
e reposició
ón y revoccó la
Resolución
n No. 196
608 de 11 de
en
y,
septiembre
e
de
1996;
consecuencia, declaró infundada la
observació
ón presentad
da y conced
dió el
registro
del
sign
no
“REGE
ENT”
(denominattivo).
Resolución
n No. 15680
0 de 11 de mayo
m
de 2001, p
por medio de
e la cual la Jefe
de la División de Signo
os Distintivo
os de
la Superin
ntendencia de Industrria y
resolvvió
Comercio
revvocar
parcialmen
nte el artículo tercero de
d la
Resolución
n
No. 30888 de 28
8 de
noviembre de 2000 en
n lo que resp
pecta
al nombre
e del titularr del registtro y
conceder el registro a favor d
de la
sociedad RHONE-POU
R
ULENCE AG
GRO.
Hechos re
elevantes
Del ex
xpediente re
emitido por el Consejo
o de
Estado
o,
Sala
Contenccioso
de
lo
Administrativo, S
Sección Prrimera, de la
blica de Co
olombia, ha
an podido ser
Repúb
destac
cados los sig
guientes asp
pectos:
a)
Los hecho
os
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 18 de 84
4
Entre los principales he
echos se en
ncuentran
os siguientes
s:
lo
-
-
-
-
-
-
El 7 de julio de
e 1993, la sociedad
RHON
NE-POULEN
NCE AGR
ROCHIMIE
solicitó
ó el registro del signo “R
REGENT”
distinguir
(denominativo),
para
“produ
uctos para la destrucción de
anima
ales
dañ
ñinos,
fu
ungicidas,
herbiccidas”, comp
prendidos en
n la clase
5 de la Clasificacción Interna
acional de
Niza.
El 9 de noviembre
e de 1993, el
e extracto
de la solicitud
s
de registro se publicó
p
en
la Ga
aceta de la Propiedad Industrial
No. 39
91.
sociedad
La
NIZACIÓN
ORGAN
FARM
MACÉUTICA
A AMERICA
ANA S.A.
OFA presentó observació
ón a la
solicitu
ud de registro, se funda
amentó en
el re
egistro pre
evio de la
a marca
para
“RESE
ENT”
(de
enominativa)
disting
guir producttos compren
ndidos en
la cllase 5 de
d
la Cla
asificación
Interna
acional de Niza.
N
El 11 de septiem
mbre de 1996, la Jefe
de la División de Signos Disttintivos de
la Su
uperintenden
ncia de Industria y
Come
ercio expidió
ó la Resolu
ución No.
19608
8, por medio
o de la cua
al resolvió
declarrar fundad
da la ob
bservación
sociedad
presen
ntada
po
or
la
FARMAC
ORGA
ANIZACIÓN
CÉUTICA
AMER
RICANA S.A
A. OFA y denegar, en
conse
ecuencia, el
e registro del sigo
“REGE
ENT” (deno
ominativo), solicitado
por la
a sociedad RHONE-PO
OULENCE
distinguir
AGRO
OCHIMIE,
para
produc
ctos compre
endidos en la
l clase 5
de la Clasificaciión Internac
cional de
Niza.
La sociedad
s
RHONE-PO
OULENCE
AGRO
OCHIMIE, dentro
d
del término
legal, interpuso
o el recu
urso de
reposiición y en
e
subsidio
o el de
apelacción en con
ntra de la Resolución
R
mencionada.
El 28 de noviemb
bre de 2000
0, la Jefe
de la División de Signos Disttintivos de
la Su
uperintenden
ncia de Industria y
Come
ercio expidió
ó la Resolu
ución No.
30888
8, por medio
o de la cual atendió el
recurs
so de repo
osición y revocó
r
la
decisió
ón anteriorr; en conssecuencia,
declarró infundad
da la ob
bservación
-
-
b)
presentada
a y concedió
ó el registro
o del
signo “REG
GENT” (deno
ominativo).
El 26 de
e noviembre
e de 1998
8, la
sociedad
RHO
ONE-POULE
ENCE
AGROCHIM
MIE
s
solicitó
una
modificació
ón a la solicitud in
nicial,
siendo el nuevo titular la socie
edad
RHONE-PO
OULENCE AGRO,
A
lo cual
condujo a que dicha
d
socie
edad
presentara una revo
ocatoria directa
contra la R
Resolución No.
N 30888 de
d 28
de noviem
mbre de 20
000, en la que
solicitaba q
que se corriigiera el nom
mbre
del titular d
del registro.
El 11 de m
mayo de 200
01, la Jefe de
d la
División de
e Signos Distintivos
D
d
de la
Superintendencia de
e Industria
a y
Comercio expidió la Resolución No.
15680, porr medio de la cual ressolvió
revocar parcialmente el
e artículo terrcero
de la Reso
olución No. 30888 de 28
2 de
noviembre de 2000 en
n lo que resp
pecta
al nombre
e del titularr del registtro y
conceder el registro a favor d
de la
sociedad RHONE-POU
R
ULENCE AG
GRO.
Desde el m
momento de concesión
n del
registro de
d
la marca “REGE
ENT”
(denominattiva), el nom
mbre de su titular
fue objeto d
de modificacciones, así como
c
la
marca
a
lo
fue
e
de
varias
transferenccias, siendo su actual titular
BA
sociedad
la
AYER
AKTIENGE
ESELLSCHA
AFT.
Fundamen
ntos de la Demanda
D
La socciedad TEC
CNOQUÍMICAS S.A., en
e su
escrito
o de demand
da expresa,, en lo princcipal,
los siguientes argu
umentos:
-
edición del acto
“(…) con la expe
adminisstrativo que concedió dicha
d
marca, se descon
noció que e
entre
las exp
presiones Resent y Reg
gent,
existe similitud con capacidad
d de
crear asociación y de gen
nerar
confusiión, ya qu
ue los siignos
identificcan productos de la misma
m
clase 5 internacion
nal, lo que hace
que la expresión Regent carrezca
de cap
pacidad distintiva, requ
uisito
sine qu
ua non para
ra que un signo
s
GACET
TA OFICIAL
L
-
-
-
sea válida y le
egalmente concedido
c
como marca”.
“(…
…) tenemoss que la marrca de mi
ma
andante fu
ue solicitada para
ide
entificar:
‘p
‘productos
farrmacéuticos,
veterina
arios
e
dietéticas
hig
giénicos, sustancias
s
pa
ara uso médico, alimen
ntos para
be
ebés, empla
astos, mate
erial para
ap
pósitos, matterial para empastar
loss dientes y para
p
moldes dentales,
de
esinfectantess, productoss para la
de
estrucción de
d animales dañinos,
mientras
fun
ngicidas, herbicidas’,
h
qu
ue la marca solicita
ada con
po
osterioridad identifica: ‘productos
‘p
pa
ara la destrrucción de animales
da
añinos, fungiicidas, herbiccidas’”.
“La
a marca Resent es una
o
de
exxpresión
c
caprichosa
fan
ntasía, qu
ue como tal es
ap
propiable y por
p ende su
usceptible
de
e registro, lo
o que trae consigo
c
la
irre
emediable confusión
c
a partir de
la similitud o semejanza que
gu
uarda Regen
nt”.
“(…
…) estamos frente a ma
arcas que
ide
entifican
productos
p
farrmacéuticos, respecto de los
cu
uales se pres
senta identid
dad en los
pro
oductos parra la destru
ucción de
an
nimales
da
añinos,
fu
ungicidas,
he
erbicidas. Por
P
el inte
erés que
de
espiertan en
n la socie
edad los
pro
oductos farmacéuticos
s al ser
ésstos de consumo
c
masivo
m
e
invvolucrar dere
rechos funda
amentales
como la vida y otros deriivados de
ella
a como el derecho
d
a la salud, se
exxige al opera
ador jurídico una regla
de
e conducta
a más esstricta y
rig
gurosa que debe
d
tener en
e cuenta
al momento
o de eva
aluar la
disstintividad y la posible confusión
qu
ue se pueda generar a partir
p
de la
entre los
ide
entidad o semejanza
s
sig
gnos”.
27/11/2013
3 19 de 84
4
-
-
-
Tercero interesado
d)
La
BA
so
ociedad
AYER
AKTIE
ENGESELLS
SCHAFT, en su escrito
o de
contes
stación a la
a demanda expresa, en
e lo
princip
pal, los siguie
entes argum
mentos:
-
c))
Conte
estación a la
a demanda
La
a Superin
ntendencia de Indu
ustria y
Comercio, en
n su escrito de contesta
ación a la
de
emanda ex
xpresa, en
n lo princcipal, los
siguientes arg
gumentos:
“Si bien los signo
os coinciden
n en
algunass de sus lettras, lo ciertto es
que d
de igual manera
m
poseen
elemen
ntos adicion
nales difere
entes
que perrmiten estab
blecer en tod
do su
conjuntto que desde un prrimer
impacto
o visual loss signos difi
fieren
de man
nera notable lo que hace
e que
el conssumidor las pueda distin
inguir
fácilmen
nte en el me
ercado”.
“(…)
esta
Superintende
S
encia
conside
era que el criterio que
e se
debe ap
plicar en esste caso es el
e de
un
c
consumidor
especializzado,
quien sserá un proffesional del área
de la salud que podrá distin
inguir
perfecta
amente entrre los produ
uctos
que el cconsumidor le solicita”.
“(…) el consumido
or que tom
ma la
decisión
n de qué, se
s va a conssumir
en este
e caso es el
e médico, q
quien
no va a incurrir en
n la confusió
ón de
efectua
ar la asociacción de un orrigen
empressarial, en ta
anto ‘el merrcado
objetivo
o’ al que se dirigen los
producttos identific
cados con las
marcass en cuestió
ón, contrario a lo
que a
afirma el accionante es
reducid
do y especiallizado”.
“La ma
arca de mi poderdante
p
e el
en
momen
nto de la concesión fue
objeto de un prrofundo análisis
sobre la
a ausencia de
d confusión
n con
la marcca en que se fundamen
nta la
oposició
ón, análisis que compre
endió
los ele
ementos más
m
importa
antes
para establecer
e
su procede
encia
registra
al”.
“(…) la
a realidad co
omercial po
one a
prueba los signos en el merca
ado y
esto ess lo que accontece en este
asunto, donde loss productos han
estado en el come
ercio sin que
e los
presupu
uestos de
e compara
ación
plantea
ados por la Superintende
S
encia
de Indu
ustria y Com
mercio se hayan
GACET
TA OFICIAL
L
-
rotto y las marcas coexisten
pa
acíficamente en el merca
ado”.
“(…
…) los produ
uctos que diistingue la
ma
arca de mi
m poderdan
nte, nada
tienen que ver con la salud
hu
umana,
co
on
los
derechos
fun
ndamentaless a la vida y a otros
de
erivados de ella
e como la salud”.
ANDO:
CONSIDERA
1..
COMP
PETENCIA DEL
D
TRIBUNAL
Que,
Q
de co
onformidad con la disposición
prrevista en el artículo 1, literal c), de
el Tratado
de
e Creación del Tribunal, las norm
mas cuya
in
nterpretación
n se solicitta forman parte del
orrdenamiento
o jurídico de la Co
omunidad
Andina;
Que,
Q
a tenor de la dispossición señalada en el
arrtículo 32 del Tratado de Crea
ación del
Trribunal, en corresp
pondencia con lo
es
stablecido en
e los artículos 4, 121
1 y 2 del
Estatuto, este Tribunal es compete
ente para
nterpretar po
or vía prejud
dicial las normas que
in
in
ntegran el ordenamient
o
to jurídico de dicha
Comunidad;
Que,
Q
la soliccitud de inte
erpretación prejudicial
p
fu
ue admitida a trámite por auto de
d 29 de
ag
gosto de 2013.
2. NORM
MAS DEL ORDENA
AMIENTO
JURÍD
DICO COM
MUNITARIO A SER
INTER
RPRETADA
AS
El Consejo de
e Estado, Sa
ala de lo Co
ontencioso
Administrativo
o, Sección
n Primera, de la
República
R
de Colombia
a, ha solicitado la
in
nterpretación
n prejudicial de los artíículos 81,
82
2 y 83 literral a) de la Decisión 344
3
de la
Comisión del Acuerdo de
e Cartagena..
e, el Tribu
unal consid
dera que
No obstante
ón de los artículos
prrocede la interpretació
co
orrespondien
ntes a la Decisión 313 de la
Comisión de
el Acuerdo de Cartag
gena, por
aber consstatado, en
n los documentos
ha
ap
parejados al
a expedien
nte, que la solicitud
27/11/2013
3 20 de 84
4
relativa
a al registro del sig
gno “REGE
ENT”
(denom
minativo), fu
ue presenta
ada el 7 de julio
de 1993, en vige
encia de la
a Decisión 313
onada.
mencio
De officio se in
nterpretarán los siguie
entes
artículo
os: 71 y 73 literal a) de la Decisión
n 313
de la Comisión
C
de
el Acuerdo de Cartagena
a y la
Dispossición Transiitoria Primerra de la Deccisión
486 de
e la Comisió
ón de la Co
omunidad An
ndina
(la demanda de nulidad fue
e presentada
a en
vigenccia de la Decisión 486) por ser
pertine
entes al pressente caso.
nsecuencia, los textos de
d las norm
mas a
En con
ser inte
erpretadas sson los siguientes:
DECISIÓN 313
(…)
drán registr
trarse
“Artículo 71.- Pod
como ma
arcas los siignos que sean
perceptiblles,
mente
suficientem
distintivoss
y
su
usceptibles
de
representa
ación gráfica
a.
Se enten
nderá por marca
m
todo signo
s
perceptiblle capaz de
e distinguir e
en el
mercado, los producctos o servvicios
producido
os o comerciializados porr una
persona d
de los produ
uctos o servvicios
idénticos o similares de
d otra perso
ona.
(…)
Artículo 73.- Asimissmo, no po
odrán
registrarse
e como marcas
m
aqu
uellos
signos qu
ue en relació
ón con dere
echos
de tercero
os, presenten algunos de
d los
siguientess impedimen
ntos:
a)
Sea
an idénticos o se asem
mejen
de fforma que puedan
p
indu
ucir al
púb
blico a errorr, a una marca
m
ante
eriormente solicitada para
regiistro o reg
gistrada porr un
terccero, para los missmos
prod
ductos o se
ervicios, o para
prod
ductos o se
ervicios resp
pecto
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 21 de 84
4
de los cualles el uso de
e la marca
pueda indu
ucir al público
o a error;
-
(…)””.
DEC
CISIÓN 486
-
(…)
-
SPOSICION
NES TRANSIITORIAS
“DIS
PRIM
MERA.- Todo
T
dere
echo de
prop
piedad ind
dustrial válidamente
conccedido de conformidad
d con la
legis
slación com
munitaria antterior a la
pres
sente Decisiión, se regirrá por las
disp
posiciones ap
plicables en
n la fecha
de su
s otorgamie
ento salvo en
e lo que
se refiere
r
a los
s plazos de vigencia,
en cuyo caso
o los dere
echos de
prop
piedad indusstrial preexisstentes se
adeccuarán a lo
l previsto en esta
Decisión.
vo al uso
o, goce,
En lo relativ
gaciones, liccencias, reno
ovaciones
oblig
y prrórrogas se aplicarán la
as normas
conttenidas en esta
e
Decisión
n.
Para
a el caso de
d procedim
mientos en
trám
mite, la pressente Decisiión regirá
en las etapas
s que aún
n no se
hubiiesen cumpllido a la feccha de su
entra
rada en vigen
ncia.
(…)””.
3.. INTERPRE
ETACION
COMUNIT
TARIO
DEL
D
DERECHO
El Tribunal prrocede a rea
alizar la interrpretación
prrejudicial so
olicitada, pa
ara lo cual analizará
as
spectos rela
acionados co
on:
-
-
La norrma comunittaria en el tie
empo;
Conce
epto de marca
m
y elementos
e
constitutivos;
Imped
dimentos pa
ara el registtro de un
signo como marc
ca: La identtidad y la
semejanza;
Riesgo
o de Co
onfusión: directa
d
e
indireccta;
3.1.
Reglas pa
ara realizar el cotejo entre
e
signos distintivos;
ntre
signos
en
Comparación
denominatiivos;
Signos en idioma extra
anjero;
Marcas
farmacéutic
cas
y
o
otros
productos d
de la clase 5 internacion
nal;
Coexistenccia marcaria.
LA
NO
ORMA
COMUNITA
ARIA
PROCESA
AL EN EL TIEMPO.
Acerca
a del tránsitto legislativo
o y la defin
nición
de la ley aplicable
e es pertinente señalar que,
o general, una nueva
a norma all ser
por lo
expediida regularrá los he
echos que se
produzzcan a partiir de su vig
gencia; es decir,
d
que la
a ley rige p
para lo ven
nidero segú
ún lo
estable
ece el principio de irretro
oactividad. Pero,
P
es cllaro que no constittuye aplica
ación
retroac
ctiva de la ley, el hec
cho de que una
norma posterior se utilice para
p
regularr los
s futuros d
de una situa
ación plante
eada
efectos
bajo ell imperio de la norma an
nterior.
Bajo el precedente
e entendido,, el Tribunal, con
d garantizar el respeto a las exigen
ncias
el fin de
de seg
guridad jurídica, en los casos
c
de trá
ánsito
legislativo ha dife
erenciado lo
os aspectoss de
er sustancia
al de aquello
os de natura
aleza
carácte
processal contenid
dos en lass normas, para
señala
ar de mane
era reiterada
a que la no
orma
comun
nitaria de ccarácter su
ustancial no
o es
retroac
ctiva,
pues
el
principio
de
irretroa
actividad esstablece qu
ue al expedirse
una nueva
n
norm
ma, ésta re
egulará, po
or lo
genera
al, los hecho
os que se prroduzcan a p
partir
de su
u vigencia, por lo qu
ue no afecctará
derech
hos consolidados en épo
oca anterior a su
entrada en vigorr. La norm
ma de cará
ácter
ncial o m
material no
o tiene efecto
sustan
retroac
ctivo, a men
nos que por excepción se le
haya conferido ttal calidad; este prin
ncipio
arantía de esstabilidad de
e los
constittuye una ga
derech
hos adquirido
os.
Con ell mismo sentido y finalid
dad este Trib
bunal
ha manifestado:
GACET
TA OFICIAL
L
“U
Un
derech
ho
de
p
propiedad
ind
dustrial vállidamente concedido
c
es
s un derecho
o adquirido y en razón
de
e la segurida
ad jurídica, una
u norma
po
osterior no debe modiificar una
sittuación juríd
dica anterior””.11
27/11/2013
3 22 de 84
4
processos 78-IP-20
003, 106-IP-2003 y 115-IP2003. Para el caso, se reitera
a que:
“(…) tod
da circunstancia jurídica
a en
que deba ser apliccada una no
orma
comunita
aria, será regulada
r
po
or la
que se
e encuentrre vigente
e al
momento
o de haberr sido planteada
dicha
bajo
circunstanciia,
los
parámetrros
po
or
aq
quella
disciplina
ados. Sin em
mbargo, y salvo
s
previsión
n expresa, no consttituye
aplicación
n retroactiiva cuando
o la
norma su
ustancial po
osterior debe
e ser
aplicada
inmediattamente
para
l
efectos futuros de una
regular los
situación nacida bajjo el imperiio de
ma anterior. En ese casso, la
una norm
norma co
omunitaria posterior
p
vie
ene a
reconoce
er
todo
derecho
de
propiedad
d industria
al válidam
mente
otorgado de conforrmidad con una
a anterior (…
…)”.
normativa
Por ello, en
n el ámbitto de la propiedad
p
ndustrial y de
e conformida
ad con la Disposición
in
Trransitoria Primera de la
a Decisión 486,
4
y en
ra
azón de la ultra
u
activida
ad de la ley, la norma
an
nterior,
aunque
a
derogada,
continúa
re
egulando los hechos ocurridos
o
cu
uando se
en
ncontraba en
e vigor; lo que quiere decir que
la
a eficacia de
e la ley dero
ogada contin
núa hacia
ell futuro para regular situaciones jurídicas
an
nteriores que tuvieron lu
ugar bajo su
u imperio,
au
unque los efectos
e
de tal
t situación
n como lo
re
elacionado con
c
el uso,, goce, obligaciones,
lic
cencias, renovación o prórrogas
p
y plazos de
vigencia se rig
gen por la nueva ley.
nte, las normas de carácter
Contrariamen
an por tene
er efecto
prrocesal se caracteriza
ge
eneral inmed
diato, es decir, que su aplicación
a
prrocede exc
clusivamente
e sobre loss hechos
prroducidos posteriormen
p
nte a su en
ntrada en
vigencia,
rigiendo
las
eta
apas
de
o que se iniicien a partiir de ese
prrocedimiento
momento.
m
“(...) la norma sus
stancial que
e se
o de
encontrarre vigente al momento
presentarrse la solic
citud de reg
gistro
de un signo
s
como marca, serrá la
aplicable para ressolver sobre
e la
atoria del miismo;
concesión o denega
y, en caso de impu
ugnación —tanto
de
adminiistrativa
c
como
en
sed
judicial—
— de la ressolución intterna
que expre
rese la volun
ntad de la Officina
Nacional Compete
ente sobre
e la
registrabiilidad del signo, será
aplicable para juzzgar sobre
e su
d, la misma norma
n
susta
ancial
legalidad
del orden
namiento com
munitario qu
ue se
encontrab
ba vigente al momento
o de
haber ssido solicita
ado el reg
gistro
marcario (…). (Proce
eso N° 28-IP
P-95,
CANALI”, pu
ublicado en
n la
caso “C
G.O.A.C.. N° 332, dell 30 de marzzo de
1998)”.12
En efecto, el
e conjunto de criterioss que se
xponen resp
pecto del tema conocido como
ex
“trránsito leg
gislativo” o también
n como
“a
aplicación de
e la ley com
munitaria en el
e tiempo”
ha
a sido obje
eto de profu
undo análissis por el
Trribunal, esp
pecialmente por razón
n de las
fre
ecuentes modificacione
m
es y actualizaciones
le
egislativas que han operado en el campo
c
de
la
a Propiedad
d Industrial. Tales crite
erios han
sido reiterad
dos en num
merosas se
entencias,
ntre otras las dictad
das dentro de los
en
11
Proces
so Nº 114-IP 2003. Sente
encia de 19
de novviembre de 2003.
2
Public
cada en la
Gaceta
a Oficial del Acuerdo de Cartagena
Nº 102
28, de 14 de enero
e
de 200
04. Marca:
“EBEL””. TRIBUNAL DE JUSTIC
CIA DE LA
COMU
UNIDAD ANDINA.
12
Proceso Nºº 39-IP-2003
3. Sentencia de 9
de julio de 2003.
2
Public
cada en la Ga
aceta
Oficial del A
Acuerdo de Cartagena
C
Nºº 965,
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 23 de 84
4
De acuerdo con
c
lo anterriormente an
notado, si
a norma susstancial vige
ente para la fecha de
la
la
a solicitud de
d registro de un sig
gno como
marca
m
ha sid
do derogada
a y reempla
azada por
ottra en el
e
curso del procedimiento
co
orrespondien
nte, aquellla norma será la
ap
plicable parra determinar si se en
ncuentran
cu
umplidos o no los requ
uisitos que se
s exigen
pa
ara el registrro del mismo
o.
Por otro lado
o, las etapa
as procesale
es que ya
ayan sido cumplidas
c
y agotadas a la fecha
ha
de
e entrada en
n vigencia de
d la nueva norma no
se
e afectarán por las nue
evas regulacciones de
ta
al carácter. A contrario
o sensu, las nuevas
re
egulaciones de carácte
er procesal tendrán
ap
plicación inm
mediata resspecto de la
as etapas
de
el trámite administrattivo pendie
entes de
re
ealizar.
En conclusió
ón, tomando
o en cuenta
a que la
olicitud relativa al registro del signo
so
“R
REGENT” (denominativ
(
vo), para distinguir
“p
productos para la desttrucción de animales
da
añinos,
f
fungicidas,
herbicidas”,
fue
prresentada el
e 7 de julio de 1993, en
n vigencia
de
e la Decis
sión 313 de
d la Com
misión del
Acuerdo de Cartagena,
C
y que esta disposición
co
omunitaria contenía
c
las
s normas qu
ue fijaban
lo
o concernie
ente a los requisitos para el
re
egistro de las marcas, así
a como lass causales
de
e irregistrab
bilidad de lo
os signos, es
e la que
de
ebe ser ap
plicada al asunto
a
bajo examen.
Por lo tanto, no cabe la interpretación de los
arrtículos 81, 82 y 83 lite
eral a) de la
a Decisión
34
44 de la Comisión del Acu
uerdo de
Cartagena, so
olicitados po
or la consulta
ante.
3..2.
CONC
CEPTO
D
DE
MAR
RCA
ELEM
MENTOS CONSTITUTIVO
OS.
Y
En el presentte proceso, la sociedad RHONEA
MIE solicitó el
e registro
POULENCE AGROCHIM
de 8 agosto 2003
3. Marca: “&
& MIXTA”.
TRIBU
UNAL
DE JUSTICIA DE LA
COMU
UNIDAD ANDINA.
del signo “REGE
ENT” (deno
ominativo), para
n de
distinguir “producttos para la destrucción
as, herbicid
das”,
animalles dañinoss, fungicida
compre
endidos en lla clase 5 de
e la Clasifica
ación
Interna
acional de N
Niza; en tall virtud, se hará
referen
ncia al conccepto de ma
arca y eleme
entos
constittutivos.
Del arrtículo 71 d
de la Decissión 313, in
nciso
segund
do, se desprrende el con
ncepto de marca,
entend
dido como to
odo signo pe
erceptible, capaz
de distinguir loss bienes o los servvicios
mercializadoss en el merrcado
produccidos o com
por un
na persona, de los bie
enes o servvicios
idénticcos o similare
es de otra.
Las
condicione
es
o
requisitos
r
que
ecamente de
ebe reunir un signo para
a ser
intrínse
registra
able se en
ncuentran determinados
d
s en
dicho artículo,
a
los q
que, por cierto, son simiilares
a los consagradoss en los arrtículos 81 de
d la
ón 344 y 13
34 de la Deccisión 486, éstos
é
Decisió
son:
perceptib
bilidad,
distintividad
d
y
ptibilidad de represen
ntación grá
áfica,
suscep
concep
ptos que han
n tenido amp
plio desarrollo en
la jurisprudencia de
e este Tribun
nal.
a)
Perceptibilidad
Siendo
o la marca un
u elemento
o inmaterial, para
que pueda
p
ser captado por uno de
e los
sentido
os (vista, olffato, oído, gusto
g
y tacto
o), es
indispe
ensable
su
mate
erialización
o
exterio
orización po
or medio de
e elementos que
transfo
ormen lo inm
material o abstracto en algo
identificable por aq
quéllos.
p
ad, precissamente, hace
La perceptibilida
referen
ncia a todo e
elemento, siigno o indica
ación
que pu
ueda ser captado por lo
os sentidos para
que, por medio de
e éstos, la marca
m
penetrre en
nte del púb
blico, el cua
al la asimila con
la men
facilida
ad. Por cuanto
c
para
a la percep
pción
sensorrial o externa de los signos se utilizza en
forma más genera
al el sentido de la vista,, han
o caracteriizándose preferentem
mente
venido
aquello
os elemento
os que hag
gan referenccia a
una de
enominación
n, a un conju
unto de palabras,
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 24 de 84
4
a una figura, a un dibujo
o, o a un co
onjunto de
diibujos.
b))
Distin
ntividad
El artículo 71
1 de la Deccisión 313 se
s refiere
ambién a la distintividad, considerada
ta
ca
aracterística
a y función primigenia que
q
debe
re
eunir todo signo para ser susce
eptible de
re
egistro com
mo marca; lleva imp
plícita la
ne
ecesaria posibilidad de identific
car unos
prroductos o unos
u
servicio
os de otros, haciendo
viable de es
sa manera la diferencia
ación por
arte del conssumidor.
pa
Será entonce
es distintivo el signo cu
uando por
p
diferenciar un prod
ducto o un
síí solo sirva para
se
ervicio, sin que
q se confu
unda con él o con sus
ca
aracterística
as esenciales
s o primordia
ales.
c))
Suscep
ptibilidad
gráfica
de
repres
sentación
La
a susceptibilidad de re
epresentació
ón gráfica
co
onsiste en expresione
es
manifestadas a
tra
avés de pa
alabras, gráficos, signo
os mixtos,
co
olores, figurras etc., de tal manera
a que sus
co
omponentess puedan ser apreciad
dos en el
mercado
m
de productos.
p
dañino
os,
fungicidas,
herbicid
das”,
compre
endidos en lla clase 5 de
e la Clasifica
ación
Interna
acional de
e Niza y la socie
edad
ORGA
ANIZACIÓN
F
FARMACÉUT
TICA
AMER
RICANA S.A.. OFA prese
entó observa
ación
a la so
olicitud de rregistro, bajo
o el fundam
mento
del registro previio de la marca
m
“RESE
ENT”
(denom
minativa) para
p
distin
nguir produ
uctos
compre
endidos en lla clase 5 de
e la Clasifica
ación
Interna
acional de N
Niza. En ta
al virtud, se hará
referen
ncia a la ide
entidad y se
emejanza de un
signo con
c una marrca.
La legislación and
dina ha dete
erminado qu
ue no
pueden ser objeto
o de registrro como ma
arca,
los signos que “se
ean idénticoss o se asem
mejen
de forrma que pu
uedan induc
cir al públicco a
error, a una marrca anteriorm
mente soliccitada
para re
egistro o reg
gistrada por un tercero, para
los mismos prod
ductos o se
ervicios, o para
producctos o serviccios respectto de los cu
uales
el uso de la marca
a pueda ind
ducir al públlico a
error", conforme así lo esttableció, en
n su
oportunidad, el lite
eral a) del artículo
a
73 de
d la
Decisió
ón 313; objeto de
e la pressente
interprretación prejudicial.
T
al re
especto ha señalado:
Este Tribunal
“La marrca tiene como fun
nción
principal la de identificar los
productoss o servvicios de un
fabricante
e, con el
e
objeto de
diferencia
arlos de lo
os de igua
al o
semejante
e naturaleza
a, pertenecie
entes
a otra em
mpresa o pe
ersona; es d
decir,
el titular del registtro goza de
d la
de exclusivid
dad respectto de
facultad d
la utiliza
ación del signo, y le
correspon
nde el dereccho de opon
nerse
a que terrceros no au
utorizados p
por él
hagan uso
o de la marcca”.13
El signo tien
ne que ser expresado en forma
material
m
para
a que el con
nsumidor, a través de
lo
os sentidos, lo perciba
a, lo recono
ozca y lo
so
olicite. La traslación del
d signo del campo
im
maginativo de
d su cread
dor hacia la
a realidad
co
omercial, puede
p
dars
se como ha sido
ex
xpresado, por medio de
e la utilización de los
ellementos refferidos en el
e párrafo anterior.
3..3.
IMPED
DIMENTOS
PARA
A
EL
REGIS
STRO DE UN SIGNO
O COMO
MARC
CA: LA IDENTIDAD
I
D Y LA
SEME
EJANZA.
La
a
sociedad
RHONE-PO
OULENCE
AGROCHIMIE
E solicitó el
e registro del
d signo
“R
REGENT” (denominativ
(
vo), para distinguir
“p
productos para la desttrucción de animales
13
Proceso 46
6-IP-2000, se
entencia de 2
26 de
julio del 200
00, G.O.A.C. Nº 594, de 2
21 de
agosto de
el 2000, marca:
m
“CA
AMPO
VERDE”. T
TRIBUNAL DE
D JUSTICIA
A DE
LA COMUN
NIDAD ANDIN
NA.
GACET
TA OFICIAL
L
Ha
además
en
n
sus
enfatizzado
entos este Órgano accerca del
prronunciamie
cu
uidado que se debe tener al re
ealizar el
es
studio entre
e dos signos
s para dete
erminar si
en
ntre ellos se
e presenta el riesgo de confusión
c
o de asociación. Esto, por cuanto la
a labor de
eterminar si una marca
a es confund
dible con
de
ottra,
prese
enta
difere
entes
matices
y
co
omplejidades, según que entre los signos
s
en
prroceso de comparación
c
n exista ide
entidad o
similitud y se
egún la clase
e de producctos o de
ervicios a lo
os que cada uno de eso
os signos
se
prretenda distinguir. En los
l casos en
n los que
la
as marcas no
n sólo sean
n idénticas sino que
te
engan por ob
bjeto individualizar unoss mismos
prroductos o servicios,
s
el riesgo de confusión
c
se
ería absolutto. Cuando
o se trata de
d simple
similitud, el examen requiere
r
de
e mayor
gar a las
prrofundidad, con el objeto de lleg
de
eterminacion
nes en este contexto, assí mismo,
co
on la mayor precisión po
osible.
El Tribunal observa también que la
eterminación
n
de
undibilidad
de
la
confu
co
orresponde a una dec
cisión del fu
uncionario
ad
dministrativo
o o, en su caso, del juzgador,
qu
uienes, han
n de estab
blecerla en base a
prrincipios y reglas que la doctrrina y la
ju
urisprudencia
a han sugerrido, a los efectos
e
de
prrecisar el grado
g
de co
onfundibilidad, la que
pu
uede ir del extremo de
e la similitud
d al de la
id
dentidad.
La
a
jurispru
udencia
d
de
este
Órgano
Ju
urisdiccionall Comunitarrio ha seña
alado que
pa
ara valorar la similitud marcaria y el riesgo
de
e confusión
n es nece
esario, en términos
ge
enerales, co
onsiderar los
s siguientess tipos de
similitud:
La
a similitud ortográfica
a que emerrge de la
co
oincidencia de
d letras en
ntre los segm
mentos a
co
ompararse, en los cua
ales la secu
uencia de
vo
ocales, la lo
ongitud de la
l o las pallabras, el
nú
úmero de sílabas, las raíces,, o las
te
erminacioness comunes, pueden in
nducir en
27/11/2013
3 25 de 84
4
mayor grado a q
que la conffusión sea más
ble u obvia.
palpab
La siimilitud fon
nética se presenta entre
e
signoss que al se
er pronuncia
ados tienen
n un
sonido
o similar. La determinación de tal
similitu
ud depende,, entre otross elementoss, de
la identidad en la sílaba tónica
t
o de
e la
dencia en la
as raíces o terminacio
ones;
coincid
sin em
mbargo, de
eben teners
se también en
cuenta
a las particularidades de
e cada caso, con
el fin de determin
nar si existte la posibillidad
e los sig
gnos
real de confussión entre
confrontados.
ner en cuen
nta lo
El juezz consultantte ha de ten
dicho sobre la similitud
s
fon
nética entre
e los
NT” y “REGE
ENT”
signoss denominativos “RESEN
al mom
mento de ressolver.
La sim
militud ide
eológica se
e produce entre
e
signoss que evoca
an la misma
a o similar idea,
que deriva
d
del contenido o del pare
ecido
concep
ptual de loss signos. Po
or tanto, cua
ando
los sig
gnos represe
entan o evo
ocan una misma
cosa, característtica o ide
ea, se esstaría
endo al con
nsumidor distinguir una
a de
impidie
otra.
3.4.
RIESGO D
DE CONFUS
SIÓN: DIREC
CTA
E INDIREC
CTA.
El Trib
bunal ha sosstenido que la identidad
d o la
semeja
anza de loss signos puede dar lug
gar a
dos tipos de confusión
n: la dirrecta,
erizada porq
que el vínculo de identid
dad o
caracte
semeja
anza induce
e al comprad
dor a adquirrir un
produccto o usar un
n servicio de
eterminado en la
creenccia de que está comprrando o usando
otro, lo
o que implicca la existen
ncia de un cierto
c
nexo también entrre los produ
uctos o serviicios;
ndirecta, carracterizada porque
p
el ccitado
y la in
vínculo
o hace que el consumiidor atribuya
a, en
contra de la realid
dad de los hechos, a dos
ue se le ofre
ecen,
producctos o dos sservicios qu
un orig
gen empresa
arial común.
Los su
upuestos que
e pueden da
ar lugar al riesgo
de co
onfusión en
ntre varios signos y los
GACET
TA OFICIAL
L
prroductos o servicios
s
qu
ue cada uno
o de ellos
am
mpara, sería
an los siguientes: “(i) que
q
exista
id
dentidad en
ntre los sig
gnos en disputa
d
y
ta
ambién entre los pro
oductos o servicios
diistinguidos por
p ellos; (ii)) o identidad
d entre los
signos y sem
mejanza en
ntre los pro
oductos o
ervicios; (iii) o semejanzza entre loss signos e
se
id
dentidad entrre los produc
ctos y servic
cios; (iv) o
se
emejanza entre aquéllos y también
se
emejanza en
ntre éstos”.144
Es importantte señalar que la com
mparación
ntre los sign
nos, deberá realizarse en
e base al
en
co
onjunto de elementoss que los integran,
do
onde el todo prevalezc
ca sobre lass partes y
no
o descompo
oniendo la unidad
u
de cada
c
uno.
En esta laborr, como dice el Tribunal: “La regla
sencial para
a determina
ar la confus
sión es el
es
ex
xamen mediante una visión en con
njunto del
signo, para desprender
d
cuál es la impresión
eneral que el
e mismo de
eja en el co
onsumidor
ge
en
n base a un análisis lige
ero y simple de éstos,
pu
ues ésta es la forma co
omún a la qu
ue recurre
ell consumido
or para reten
nerlo y reco
ordarlo, ya
qu
ue en ningú
ún caso se detiene a establecer
e
en
n forma detallada las diferencias entre un
signo y otro (…)” .15
El Tribunal observa también que la
eterminación
n
de
undibilidad
de
la
confu
co
orresponde a una dec
cisión del fu
uncionario
ad
dministrativo
o o, en su caso, del juzgador,
qu
uienes han de determ
minarla con base en
prrincipios y reglas que la doctrrina y la
ju
urisprudencia
a han sugerrido, a los efectos
e
de
prrecisar el grado
g
de co
onfundibilidad, la que
14
Proces
so 109-IP-20
002, publicad
do en la
G.O.A.C
C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca:
“CHILIS
S y diseño”. TRIBUNAL
T
DE
E JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA.
15
so 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C.
Proces
Nº 1089
9, del 5 de julio de 2004, marca
m
“EAU
DE SOLEIL DE EBEL
L” (citando al proceso
p
183
de 13 de mayo de
IP-98, G.O.A.C. Nº 340,
m
“US TOP
P)”.
1998, marca
27/11/2013
3 26 de 84
4
puede ir del extre
emo de la similitud
s
al d
de la
dad.
identid
3.5.
REGLAS PARA REA
ALIZAR
EL COTEJ
JO MARCAR
RIO.
a han estable
ecido
La docctrina y la jurrisprudencia
criterio
os generaless, que facilite
en al funcionario
o al juez, la comp
paración y apreciación
a
d la
de
e similitud en
ntre los signos en confliccto.
posible
Este Órgano
Ó
Jurissdiccional ha
a acogido en su
jurispru
udencia,
las
siguientes
eglas
re
origina
adas en la doctrina para
p
realiza
ar el
cotejo entre marca
as:
d la
“Regla 1.- La confusión resulta de
n de conju
unto desperrtada
impresión
por las ma
arcas.
Regla 2
2.- Las marcas
examinars
rse sucesivvamente
simultáne
eamente.
de
eben
y no
Regla 3.-- Deben ten
nerse en cu
uenta
las semej
ejanzas y no
o las diferen
ncias
que existe
en entre las marcas
Regla 4.-- Quien aprrecie el pare
ecido
debe co
olocarse en
n el lugar del
comprado
or presunto
o y tenerr en
cuenta la natura
aleza de los
productoss".16
bunal ha pre
ecisado en sus
s sentencias la
El Trib
utilidad
d y aplica
ación de los parámetros
indicad
dos, los cua
ales pueden orientar a quien
q
los aplica en la ssolución del caso conccreto.
s han resu
umido en cuatro
Dichoss criterios se
reglas básicas que
e se estiman
n de gran utiilidad
e comparaciión entre siignos
en el proceso de
vos, así:
distintiv
16
BREUER MORENO, Ped
dro C. Tratad
do de
F
y de Comercio, Ed
ditorial
Marcas de Fábrica
Robis, Bueno
os Aires, P. 351
1 y ss.
GACET
TA OFICIAL
L
a)
La
a confusió
ón resulta
a de la
im
mpresión
de
conjunto
de
espertada por
p las marrcas. Esta
prrimera regla
a es la qu
ue se ha
co
onsiderado de
d mayor im
mportancia,
exxige el cote
ejo en conju
unto de la
m
marca,
criterio válido para la
co
omparación de marcass de todo
tip
po o clase. Esta visión general o
de
e conjunto de la marrca es la
im
mpresión que
e el consumidor medio
tie
ene sobre la
a misma y que
q puede
lle
evarlo a con
nfusión frentte a otras
m
marcas
sem
mejantes
que
se
en
ncuentren disponibles en el
co
omercio.
b)
c)
La
as
marc
cas
debe
en
ser
ex
xaminadas en forma su
ucesiva y
no
o simultáne
ea. En la com
mparación
m
marcaria
de
ebe emple
earse el
m
método
de cotejo
c
suces
sivo entre
las marcas, esto es, no
o cabe el
nálisis simultáneo, en razón de
an
qu
ue el consumidor no
o analiza
simultáneame
ente las marcas, sino
ue
lo
qu
hace
en
forma
individualizada
a.
Quien apre
Q
ecie la se
emejanza
de
eberá coloc
carse en el lugar del
co
omprador presunto, tomando
en
n cuenta la natura
aleza del
prroducto. Co
omoquiera que
q
quien,
en
n último térm
mino, puede ser objeto
de
e la confusió
ón es la perrsona que
co
ompra el producto
p
o recibe el
se
ervicio, el jue
ez o adminisstrador, al
m
momento
de realizar
r
el co
otejo debe
sittuarse frente a los productos
de
esignados por las marcas en
co
onflicto co
omo si fu
uera un
co
onsumidor o un usua
ario, para
po
oder evaluarr con el mayyor acierto
si se pressentan enttre ellas
tan notorias que
similitudes
induzcan al errror en la esccogencia.
27/11/2013
3 27 de 84
4
d)
3.6.
Deben
n tenerse en
e cuenta, así
mismo
o, más las semejanzas
s
s que
las differencias qu
ue existan entre
e
las ma
arcas que se
e comparan
n. La
similitud general entre
e
dos ma
arcas
epende de los eleme
entos
no de
distinto
os que aparrezcan en ellas,
e
sino de
e los elementos semejan
ntes o
de la semejante disposición
n de
esos elementos.
CLASES D
DE SIGNOS..
La docctrina ha re
econocido varias
v
clases de
signoss, como lo
os DENOM
MINATIVOS, los
GRÁFICOS y los MIXTOS, en
e atención a la
no.
estructtura del sign
En estte contexto, tomando en
n cuenta que los
signoss
en
co
onflicto
so
on:
“REGE
ENT”
(denom
minativo) y “RESENT”” (denomina
ativo)
el Tribunal conside
era convenie
ente examin
nar lo
concerrniente a lass marcas denominativass, por
corresp
ponder a la
as clases de los signos en
conflicto.
denominativas, llamadas
Las marcas d
én nominales o ve
erbales, utiilizan
tambié
expressiones acústticas o foné
éticas, formadas
por un
na o varias letras, palab
bras o núme
eros,
individual o conjun
ntamente es
structurados,, que
an un conjun
nto o un tod
do pronunciable,
integra
que pu
uede o no te
ener signific
cado concep
ptual.
Este tipo de m
marcas se subdividen en:
q
tienen una
sugesttivas que son las que
connottación concceptual que
e evoca cie
ertas
cualida
ades o funciones del prod
ducto
identificado por la marca; y, arbitrarias
a
qu
ue no
estan conexión algu
una entre su
manifie
significcado y la naturaleza
a, cualidade
es y
funcion
nes del prod
ducto que va
a a identificar.
Estos elementos, al ser ap
preciados en
n su
n en el cons
sumidor una idea
conjunto, producen
ue le permite
e diferenciarla de
sobre la marca qu
as existentess en el merca
ado.
las otra
GACET
TA OFICIAL
L
Fe
ernández Novoa ofre
ece los siguientes
s
crriterios, ellaborados en torno
o a la
co
omparación de marcass denomina
ativas, los
qu
ue han sido reco
ogidos en
n varios
prronunciamie
entos del Tribunal, com
mo en el
em
mitido en el
e Proceso 01-IP-2005
5, marca:
“L
LOREX”, publicado en la G.O.A.C. No. 1185
de
e 12 de abril de 2005:
“(...) ha de ser realizada una
u
visión
de conjunto o sintética, operando
d de los elementos
e
con la totalidad
grantes, sin
n descomp
poner su
integ
unid
dad fonética y gráfica en
n fonemas
o voces
v
parc
ciales, teniiendo en
cuen
nta, por lo tanto, en el juicio
com
mparativo la
a totalidad de las
sílab
bas y letra
as que forrman los
voca
ablos de las
s marcas en
e pugna,
sin perjuicio de
d destacar aquellos
mentos dottados de especial
elem
efica
acia caracte
erizante, atrribuyendo
men
nos valor a los que ofrezcan
aten
nuada funció
ón diferencia
adora.”
“(...)
han
de
con
nsiderarse
mejantes las marcas com
mparadas
sem
cuan
ndo la síllaba tónica
a de las
mism
mas ocupa la misma posición
p
y
es idéntica o muy difícil
d
de
distiinguir.”
“(...) la sucesión
n de las voca
ales en el
mo orden habla
h
a fav
vor de la
mism
sem
mejanza
de
d
las
marcas
com
mparadas po
orque la succesión de
voca
ales asume
e una im
mportancia
deciisiva para fijar
f
la sono
oridad de
una denominaciión.”
álisis de lass marcas
“(...) en el aná
ominativas hay que tratar de
deno
enco
ontrar
la
ón
más
dimensió
cara
acterística de
e las denom
minaciones
conffrontadas: la
a dimensión
n que con
mayyor fuerza y profundidad
d penetra
en la mente del consu
umidor y
ermina, po
or lo miismo, la
dete
imprresión
general
g
que
q
la
27/11/2013
3 28 de 84
4
denomina
ación va a suscitar en
n los
consumid
dores.” 17
En el supuesto
s
de
e solicitarse el registro ccomo
marca de un sign
no denomin
nativo, caso que
haya de
d juzgarse ssobre el riessgo de confu
usión
de dicho signo co
on una marcca denominativa
uesta previamente regisstrada, habrrá de
compu
examin
narse espe
ecialmente la relevanccia y
distintividad de loss vocablos que
q formen parte
p
uel signo y n
no de esta marca,
m
resulta
ando
de aqu
que no
o habrá riesg
go de confusión “cuand
do los
vocabllos añadidos a los coiincidentes e
están
dotado
os de la sufiiciente carga
a semántica
a que
permita
a una eficcacia particularizadora que
conduz
zca a identtificar el orig
gen empressarial
evitand
do de este modo que
e el consum
midor
18
pueda caer en erro
or”.
En co
onsecuencia
a, “De ex
xistir un nuevo
vocabllo en el segundo
s
sig
gno que pueda
claram
mente lograrr que las se
emejanzas entre
e
los otrros términoss queden diluidas,
d
el signo
s
sería suficientem
mente distin
ntivo para ser
rado”.19
registra
3.7.
EN IDIOMA EXTRANJER
E
RO.
SIGNOS E
p
casso, los signo
os denomina
ativos
En el presente
“RESE
ENT” y “RE
EGENT” tien
nen significados
diferen
ntes en el id
dioma inglés, en tal virtu
ud, el
17
FERNÁNDE
EZ
NOV
VOA,
Ca
arlos.
“FUNDAMENTOS DEL DERECHO
O DE
M
MARCAS”. Editorial Montecorvo
S.A.
España 1984. Págs. 199 y SS.
18
Proceso 1
13-IP-2001. Marca: “B
BOLIN
BOLA”, senttencia de 2 de
d mayo de 2
2001,
publicada en
n la G.O.A.C.. No. 677 de 13
1 de
junio de 200
01. TRIBUNA
AL DE JUST
TICIA
DE LA COM
MUNIDAD AN
NDINA.
19
Proceso 14-IP-2004, publicado en
e
la
G.O.A.C. Nºº 1082, de 17
7 de junio de 2
2004,
marca “LUCKY CHAR
RMS”, citand
do al
Proceso 21-IP-98,
2
pu
ublicado en
n la
G.O.A.C. N°° 398, de 22
2 de diciembre de
1998, marcca “SUPER SAC MAN
NIJAS
(mixta)”. TR
RIBUNAL DE JUSTICIA DE
D LA
COMUNIDA
AD ANDINA.
GACET
TA OFICIAL
L
Trribunal se re
eferirá al te
ema de los signos
s
en
id
dioma extran
njero.
En el caso del
d signo inttegrado porr palabras
en
n idioma ex
xtranjero, es
s de presum
mir que el
significado de
d éstas no
n forma parte
p
del
co
onocimiento común, por lo que cabe
co
onsiderarlas
s como de
d
fantasía
a y, en
co
onsecuencia
a, procede el registro como
marca
m
de la denominació
d
ón de que se
e trate.
A contrario, la denom
minación en
n idioma
ex
xtranjero no
o será registrable si el significado
s
co
onceptual de
e las palabras que la in
ntegran se
ha
a hecho del conocimien
nto de la ma
ayoría del
pú
úblico conssumidor o usuario, ha
abiéndose
ge
eneralizado su uso, y sii se trata de
e vocablos
ge
enéricos, de
escriptivos o de uso com
mún.
El Tribunal se
e ha pronunc
ciado, al resspecto, en
os términoss siguientes
s: "(...) cu
uando la
lo
de
enominación
n se exprese
e en idioma que sirva
de
e raíz al vo
ocablo equiv
valente en la lengua
es
spañola al de
d la marca examinada, su grado
de
e genericid
dad o de
escriptividad
d deberá
medirse
m
como si se trata
ara de una expresión
lo
ocal, lo cual sucede frecuentementte con las
ex
xpresiones en idioma
as latinos como el
ita
aliano o ell francés que
q
por ha
ablarse o
en
ntenderse con mayo
or frecuenccia entre
pe
ersonas de
e habla his
spana o por
p
tener
siimilitud foné
ética, son de
d fácil com
mprensión
pa
ara el ciudad
dano común
n”.20
En el proceso
o No. 113-IP
P-2012, interpretación
prrejudicial de
e 12 de se
eptiembre de
d 2012,
marca:
m
“MC KEBAB”
K
(mixta), el Tribunal hizo
un
na relación de conexión
n competitiva
a con los
signos de us
so común en
e idioma exxtranjero.
Ex
xpresó lo sig
guiente:
“(…) lo qu
ue es descrriptivo, gené
érico o de
uso común en una
a clase detterminada
puede no
o serlo así en
e otra; loss términos
20
Proces
so 57-IP-20
002, de feccha 4 de
septiem
mbre de 2002
2. G.O.A.C. Nº
N 840, de
marca:
26 de
e septiembre
e del 2002,
“CLASICC”. TRIBUNAL DE JUS
STICIA DE
LA CO
OMUNIDAD ANDINA.
A
27/11/2013
3 29 de 84
4
com
munes o u
usuales, po
or ejemplo,, en
ma
ateria de serrvicios mecá
ánicos puede
en no
serrlo en serrvicios de restaurante
es o
com
mida, y a la
a inversa. Sin
S embargo
o, es
mu
uy importantte tener en cuenta que
e hay
pro
oductos y servicios que
q
tienen una
esttrecha relacción o conexxión compe
etitiva
y, de
d conformiidad con estto, analizand
do la
me
encionada
conexión
se
po
odría
esttablecer si el estatus de descrip
ptivo,
gen
nérico o de
e uso comú
ún en una clase
c
afe
ecta la reg
gistrabilidad del signo
o en
cla
ases conexa
as o relacio
onadas. Estto es
mu
uy importante porque en producto
os o
serrvicios con íntima cone
exión compe
etitiva
la información comercial se
s cruza, lo
o que
e se
hacce imposiblle que un comerciante
aprropie de u
un signo que
q
en ma
anejo
ord
dinario de lo
os negocios
s también pueda
serr utilizado por los comerciantes
c
s de
pro
oductos
o
servicioss
íntimam
mente
rela
acionados”.
Asimis
smo, si el sig
gno en idiom
ma extranjerro se
encuen
ntra integrad
do, entre otrros vocabloss, por
una o más pala
abras de uso
u
común, su
presen
ncia no im
mpedirá el registro de
e la
denom
minación, casso que el co
onjunto del signo
s
se halle provisto de otros ellementos qu
ue lo
doten de distintivvidad suficie
ente. Y pu
uesto
que el
e vocablo de uso común no
o es
apropia
able en excclusiva, el titular de la marca
m
que la posea no podrá impediir su inclusió
ón en
otro signo,
s
ni fu
undamentar en esta única
ú
circunsstancia el rie
esgo de con
nfusión entre
e las
denom
minaciones en
e conflicto.
EXAMEN DE
D REGISTR
RABILIDAD
D DE
3.8. E
Y
MARCAS
FARMAC
CÉUTICAS
OTROS
PRODUC
CTOS DE LA
CLASE 05.
La
sociedad
d
RHO
ONE-POULE
ENCE
AGRO
OCHIMIE so
olicitó el reg
gistro del signo
s
“REGE
ENT” (deno
ominativo), para distinguir
“productos para la destrucción de anim
males
dañino
os,
fungicidas,
herbicid
das”,
compre
endidos en lla clase 5 de
e la Clasifica
ación
Interna
acional de
e Niza y la socie
edad
GACET
TA OFICIAL
L
ORGANIZAC
O
CIÓN
FARMAC
CÉUTICA
AMERICANA
A S.A. OFA presentó
p
ob
bservación
a la solicitud de registro
o, bajo el argumento
a
de
el registro previo de la marca “RESENT”
(d
denominativa
a) para distinguir
d
productos
co
omprendidoss en la clase
e 5 de la Cla
asificación
In
nternacional de Niza. En
E tal virtud, deviene
ne
ecesario re
eferirse al tema “exa
amen de
re
egistrabilidad
d de marccas farmacé
éuticas y
ottros producttos de la clase 05” y el
e “criterio
de
el consumidor medio”.
a Clase 05 de la Clasifficación Inte
ernacional
La
de
e Niza aba
arca: “Produ
uctos farma
acéuticos,
ve
eterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas
pa
ara uso médico,
m
alim
mentos para
ra bebés;
em
mplastos, material
m
parra apósitos;; material
pa
ara empasttar los dien
ntes y para
a moldes
de
entales; des
sinfectantes
s; productoss para la
de
estrucción de
d animaless dañinos, fu
ungicidas,
he
erbicidas”. Es por ello,
e
que se hace
ne
ecesario distinguir enttre las marcas que
prrotegen los productos farmacéutic
cos como
ta
al y las marcas
m
que amparan los otros
prroductos den
ntro de esta misma classe.
27/11/2013
3 30 de 84
4
en muchoss estableciimientos, aún
e
a
m
medicament
tos de delic
cado uso, son
s
e
expendidos
sin receta médica
m
y con
n el
s
solo
consejjo del farrmacéutico de
21
t
turno”.
Así pues, el rig
gor del exxamen encu
uentra
ación en “la
as peligrosa
as consecue
encias
justifica
que pu
uede acarrea
ar para la sa
alud una eve
entual
confussión que lllegare a producirse
p
e
en el
momen
nto de adqu
uirir un determinado pro
oducto
farmaccéutico, dado
o que la ingestión errónea de
éste puede
p
produ
ucir efectos nocivos y hasta
fataless”. 22
El Tribunal ha indiccado que:
““El interés d
de la ley en evitar todo error
e el mercado no sóllo se refierre al
en
r
respeto
que merece tod
da marca antterior
q
que
ha gan
nado con su
s esfuerzo
o un
c
crédito,
sino
o también defender a los
p
posibles
clie
entes, que en materia
a tan
d
delicada
y
peligrossa
como
la
f
farmacéutica
a
pudiera
a
acarrearles
p
perjuicios
un
na equivoca
ación”, y que “al
c
confrontar
la
as marcas que disting
guen
p
productos
cos hay que
farmacéutic
a
atender
al consumido
or medio que
s
solicita
el co
orrespondien
nte producto
o. De
p
poco
sirve que el exp
pendedor de
e los
p
productos
se
ea personal especializad
do, si
e consumiidor incurre
el
e en erro
or al
s
solicitar
el prroducto”.23
En primer lu
ugar, devien
ne necesario precisar
ue la compa
aración entre
e marcas de
estinadas a
qu
diistinguir pro
oductos farm
macéuticos impone un
ex
xamen más riguroso, viista la reperrcusión del
rie
esgo de con
nfusión que podría susc
citarse, en
la
a salud y vida de los con
nsumidores. Conforme
a ello, el exa
amen de registrabilidad
d debe ser
mperiosamen
nte más rigu
uroso.
im
El Tribunal se
e ha inclinad
do en estos casos:
c
“por la tesis de que en cu
uanto a
marcas farmacéuticcas el examen de la
dibilidad deb
be tener un estudio
confund
y anállisis más prolijo
p
evita
ando el
registro de marcas cuya denom
minación
tenga una estreccha similitud, para
precisam
mente,
qu
ue
el
evitar
midor solic
cite un producto
p
consum
confund
diéndose co
on otro, lo que en
determiinadas circcunstancias puede
causar un daño irrreparable a la salud
a, más aún
n consideran
ndo que
humana
21
Proceso 30-IP-2000, sente
P
encia publicad
da en
la
a G.O.A.C. Nºº 578, del 27 de junio del 2000.
2
C
Caso:
“AMOX
XIFARMA”. TR
RIBUNAL DE
E
J
JUSTICIA
DE
E LA COMUN
NDAD ANDINA.
22
Proceso 48-IP-2000. Senttencia publica
P
ada en
la
a G.O.A.C. Nº
N 594, del 21 de agossto del
2
2000.
Caso: “B
BROMTUSSIIN”. TRIBUNA
AL DE
J
JUSTICIA
DE
E LA COMUN
NIDAD ANDIN
NA.
23
FERNÁNDEZ
F
Z-NOVOA,
C
Carlos;
“
“Fundamento
os de Derecho de Marcas”;
GACET
TA OFICIAL
L
Es cierto que
q
“(…) existen
e
factores que
co
ontribuyen a evitar la confusión, tale
es como, la
in
ntervención de
d médicos a través del récipe que
orrienta la compra
c
del producto y (…) la
ex
xpedición de
d productoss sin receta
a médica”,
pe
ero en nin
nguno de estos caso
os “puede
de
escartarse en
e forma abs
soluta la possibilidad de
allgún tipo de error. Por lo
l tanto, con
nforme a lo
an
nteriormente
e
expuestto,
este
Tribunal
co
onsidera acertada la posición
p
docctrinaria de
es
stablecer ell mayor gra
ado de rigu
urosidad al
momento
m
de confrontar marcas
m
farmacéuticas”.
24
Cabe agrega
ar; sin embargo, que el signo
estinado a amparar
a
pro
oductos farm
macéuticos
de
pu
udiera hab
ber sido confeccion
nado con
ellementos de uso gen
neral, relativvos a las
prropiedades del produ
ucto, sus principios
ac
ctivos, su usso terapéuticco, etc. El Tribunal
T
ha
manifestado
m
que, en estos casos, “la
diistintividad debe busca
arse en el elemento
diiferente que integra el signo
s
y en la
a condición
de
e signo de
e fantasía que
q
logre mostrar
m
el
25
co
onjunto marccario”.
Ahora bien, sobre los productos
p
am
mparados
po
or la clase 5 de la Clasiificación Inte
ernacional
de
e Niza es pe
ertinente ind
dicar, como se anotó,
qu
ue el exame
en de marca
as farmacéuticas y de
ottros productos compre
endidos den
ntro de la
clase 5, debe
e ser riguroso
o, teniendo en
e cuenta
el consumid
dor medio, a fin de
ell criterio de
ev
vitar que los consum
midores inccurran en
co
onfusión entre diferente
es producto
os, por la
similitud exisstente entre las marcass que los
esignan, ya
a que de generarse
g
error, éste
de
Madrid, Editorial Montecorvo
M
S.A.,
S
1984,
65 y 266.
Págs. 26
24
25
Proceso
o 50-IP-2001.. Sentencia publicada
p
en
la G.O.A
A.C. Nº 739, del 4 de dicciembre del
2001. Caso:
C
“ALLEGRA”. TRIB
BUNAL DE
JUSTICIIA DE LA CO
OMUNIDAD ANDINA.
A
Proceso
o 78-IP-2003.. Sentencia publicada
p
en
la G.O.A
A.C. Nº 997, del 13 de octubre
o
del
mismo año.
a
Caso: “H
HEMAVET”. TRIBUNAL
DE JU
USTICIA DE LA CO
OMUNIDAD
ANDINA
A.
27/11/2013
3 31 de 84
4
podría tener conssecuencias graves y h
hasta
s en la salu
ud de las personas,
p
en
n los
fatales
animalles y en las plantas.
Asimis
smo, el aná
álisis de re
egistrabilidad
d de
una
marca
q
que
ampa
are
produ
uctos
endidos en la clase 5,
5 que no ssean
compre
farmaccéuticos, lo
os producto
os veterina
arios,
tales
como
plaguicidass,
pesticiidas,
e ser
herbiciidas, insectiicidas, fungiicidas, debe
tan riguroso como
o el efectuad
do a una marca
n de evitar cualquier rie
esgo
farmaccéutica, a fin
de con
nfusión o de asociación en el púb
blico
consum
midor, que, de encontrrar similitud con
marcass que ampa
aren producttos de la miisma
clase 5,
5 podría ca
ausar riesgo
o en la salud
d de
todos los seres viivos, es deccir, de homb
bres,
nto, la Autorridad
animalles y plantass. Por lo tan
Compe
etente debe
e apreciar de
d una manera
muy concienzuda
c
a tal riesgo para la salud
s
human
na, animal y vegetal y evitar cualq
quier
error sobre
s
el prod
ducto a cons
sumirse.
Si bie
en, en p
principio, lo
os plaguiciidas,
pesticidas,
he
erbicidas,
insecticiidas,
fungicidas, preparaciones parra la destruccción
añinos y los produ
uctos
de animales da
ueden tene
er canales de
farmaccéuticos pu
comerccialización d
diferentes y expendedores
califica
ados, en el uso y la manipulación
m
n de
tales productos, no lo es menos que
e no
nte lo indica
ado, el público consum
midor
obstan
puede incurrir en cconfusión, ta
al como serría el
enamiento y el posterior
caso del almace
mo de prod
ductos de la
a clase 5 en
e el
consum
hogar o en almacenajes
a
privados de
uier clase. Es
E muy pos
sible que al ser
cualqu
confun
ndible una marca qu
ue ampara un
plaguiccida con una que ampa
ara un fárm
maco,
el cons
sumidor que
e, por algun
na razón tien
ne a
su alca
ance los pro
oductos, pueda caer en
n un
error, que
q podría convertirse
c
en fatal parra su
salud.
go para la salud
s
En estte aspecto, el sólo riesg
puede resultar su
uficiente en la adopción
n de
conclusione
es
del
examen
las
de
abilidad.
registra
GACET
TA OFICIAL
L
El Tribunal ha
a manifestad
do que:
“Ademá
ás de lo anterior, se de
ebe tener
en cuen
nta que com
mo la clase 5 ampara
producttos que so
on utilizado
os en el
hombre
e, animaless o planttas, una
equivoccación en contra
c
de alguno
a
de
estos grrupos de serres vivos pu
uede tener
consecu
uencias en
n la salud
d de los
restante
es, ya que el
e hombre se
e alimenta
de anim
males y pla
antes, así como los
26
animale
es de otros animales
a
o plantas”
p
.
Asimismo, se
e debe presttar especial atención
all realizar el exame
en, dado que el
co
onsumidor medio
m
podría incurrir en
n error al
ad
dquirir un producto
p
no farmacéutico de la
clase 5 cuan
ndo en realidad quiere
e adquirir
do para una
a finalidad diferente,
d
ottro, destinad
pu
uesto que la
as consecue
encias podría
an ser de
ig
gual manerra graves debido al destino
diiferente de los
l mismos y al cuidado que se
de
ebe tener al manipular determinado
prroducto.
Si bien el Tribunal
T
ha
a adoptado algunos
crriterios para establecer si entre doss tipos de
prroductos puede
p
pre
esentarse conexión
co
ompetitiva, tratándose de la solicitud de
re
egistro de marcas
m
para
a amparar productos
p
de
e la clase 5, dichos parámetro
os deben
co
omplementa
arse haciend
do un análisis mucho
más
m minuciosso.
3..9.
LA CO
OEXISTENC
CIA MARCA
ARIA.
27/11/2013
3 32 de 84
4
la mism
ma naturaleza o finalida
ad, se generra el
aludido
o “riesgo de
e confusión” al colocar a los
consum
midores en incapacidad
d de distingu
uir el
origen empresaria
al de los bie
enes y serviccios.
embargo,
existe
un
fenóm
meno
Sin
minado
“LA
A COEXIS
STENCIA
DE
denom
SIGNO
OS”, consisttente en que
e los signoss en
disputa
a, pese a que identiffican produ
uctos
similarres o idéntiicos, han esstado presentes
en el mercado.
m
Al respecto, el Tribunal esstima
que ta
al “coexisten
ncia de heccho” no gen
nera
derech
hos en relacción con el registro de una
marca, así como
o tampoco es una pru
ueba
able de la inexistencia
a de riesgo
o de
irrefuta
confus
sión, ni con
nvierte en innecesario
o el
análisis de regisstrabilidad, reiterando, en
a jurispruden
ncia sentada
a de
conseccuencia, la
la siguiente manerra:
“La coexisstencia de hecho
h
no gen
nera
derechos,, ni tiene rellevancia juríídica
en la dire
ección de in
nhibir el esttudio
de regisstrabilidad, ni de hacer
inaplicablles
los
análisis
del
examinad
dor
acerc
rca
de
la
confundib
bilidad”. (P
Proceso 15
5-IP2003. Intterpretación Prejudicial del
12 de marzo de 2003
3).
ase en estoss fundamenttos,
Con ba
EL TR
RIBUNAL DE
E JUSTICIA DE LA
COMU
UNIDAD AND
DINA
CLUYE:
CONC
PRIMERO.
To
omando en cuenta que la actora ha
a alegado
en
n el processo que “la
as marcas coexisten
pa
acíficamente
e en el mercado”,
m
el Tribunal
es
stima adec
cuado referirse al te
ema “La
Coexistencia Marcaria”.
u mismo mercado,
m
do
os o más
Cuando en un
ersonas esttán en cap
pacidad o pretenden
p
pe
uttilizar signo
os similaress o idénticcos para
de
esignar prod
ductos o serrvicios idénticos o de
26
Interpre
etación preju
udicial 45-IP
P-2008 de
14 de mayo
m
de 2008
8. Marca “GANAVET”.
En
materia
de
propiedad
ustrial,
las
indu
normas
del
orde
enamiento jurídico comun
nitario
andino, que regu
ulan los requ
uisitos
de validez de un
u signo, qu
ue se
enco
ontraren vige
entes al mom
mento
de lla presentaciión de la solicitud
de registro
r
son la
as aplicables en el
perííodo de trransición de
e la
norm
matividad and
dina.
Si la
a norma susstancial o ma
aterial
vige
ente para la
l
fecha de la
soliccitud de regisstro de un sign
no ha
GACET
TA OFICIAL
L
sido deroga
ada y reemplazada por
otra en el curso
c
del proc
cedimiento
correspondiente, aquella
a norma, la
derogada, será la apliccable para
determinar si se encuentran
e
cumplidos o no los requ
uisitos que
se exigen para el re
egistro del
signo. Cos
sa distinta ocu
urre con la
norma proccesal, cuya aplicación
es de carác
cter inmediato
o, es decir,
hechos
procede
sobre
los
ente a su
producidos posteriorme
entrada en vigencia, rig
giendo las
etapas de procedimiento que se
inicien a pa
artir de ese mo
omento.
La solicitud relativa al registro
r
del
signo “REG
GENT” (deno
ominativo),
fue presen
ntada el 7 de
d julio de
1993, en vigencia
v
de la
a Decisión
313 de la Comisión del Acuerdo
A
de
Cartagena, en consecue
encia, es la
que debe ser
s aplicada al asunto
bajo exame
en. Por lo tanto, no
cabe la interpretación
n de los
1, 82 y 83 literal a) de
artículos 81
27/11/2013
3 33 de 84
4
com
mprendido en
n ninguna de las
causales de irregistrabilidad
erminadas por
p los artícculos
dete
72 y 73 de la mencionada
Deccisión.
TERCE
ERO.
o de
Bassta que exxista riesgo
confusión para
a proceder a la
gistrabilidad
s
signo
irreg
del
soliccitado.
CUAR
RTO.
la Decisión
n 344 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena,
C
solicitados por la consultante.
Asimismo, se interrpreta la
n Transitoria
a Primera
Disposición
de la De
ecisión 486
6 de la
Comisión de la Co
omunidad
Andina, en tanto que la
d ante el
demanda de nulidad
de
Esta
ado
fue
Consejo
a en vige
encia de
presentada
dicha Decisión.
SEGUNDO.
r
Un signo puede ser registrado
si reúne los requiisitos de
distintividad, perceptiibilidad y
d de ser reprresentado
posibilidad
gráficamen
nte, establecidos por
el artículo
o 71 de la Decisión
313 de la Comissión del
Acuerdo de
d Cartagen
na. Esa
aptitud se
s
confirma
ará, por
cierto, si el
e signo, cuy
yo registro
se solicita
a, no se encuentra
e
No son registrables los signos
e, según lo previsto e
en el
que
artícculo 73
literal a), sean
idén
nticos o similares a otro
os ya
soliccitados o re
egistrados po
or un
terccero, para los missmos
prod
ductos o se
ervicios, o para
prod
ductos o se
ervicios resp
pecto
de los cuales el uso de la marca
m
eda inducir al público a errror.
pue
El rriesgo de co
onfusión deberá
ser analizado por
p la Autorridad
Compete
ente,
Naccional
suje
etándose a las reglass de
com
mparación de signoss y
considerando que
q aquél pu
uede
p
similitu
udes
pressentarse por
gráfficas,
f
fonéticas
y
conceptuales.
uez consulta
ante ha de ttener
El ju
en cuenta lo establecido
o en
a interpreta
ación prejud
dicial
esta
sobre la similitu
ud fonética entre
e
signos
denomina
ativos
los
ESENT” y “REGENT”” al
“RE
mom
mento de ressolver.
QUINT
TO.
Los
signos
ativos
denomina
mados tambiién nominalles o
llam
verb
bales, utilizzan expresiones
acústicas o fonéticas, formados
etras,
por una o varias le
abras o núm
meros, indivvidual
pala
o co
onjuntamentte estructura
ados,
que
e integran un conjunto o un
GACET
TA OFICIAL
L
todo pronu
unciable, que
e puede o
no tener siignificado co
onceptual.
Para su comparación
c
n, deberá
procederse
e de acuerrdo a las
reglas reco
ogidas en la
a presente
providencia
a.
SEXTO.
SÉPTIMO.
En el caso
o del signo integrado
por
pala
abras
en
idioma
extranjero, si el sign
nificado de
o forma parte
p
del
éstas no
conocimien
nto
común,
correspond
de considera
arlas como
de fantasía
a, por lo qu
ue procede
el registro del signo. En
E cambio,
si su signifficado se ha hecho del
conocimien
nto de la mayoría
m
del
público consumidor o usuario, y
e vocablos genéricos o
se trata de
descriptivo
os, en relación con el
producto que distiingue, la
ción
no
o
será
denominac
registrable.
El examen de registrab
E
bilidad de
m
marcas
farm
macéuticas y de otros
p
productos
comprendido
c
os en la
c
clase
5 de
d
la Cla
asificación
Internaciona
al debe ser riguroso,
a fin de
e evitar que los
c
consumidore
es
incurrran
en
c
confusión
entre
diferentes
d
p
productos,
por la similitud
e
existente
en
ntre las ma
arcas que
l
los
designan, teniendo presente
q
que,
de ge
enerarse errror, éste
p
podría
ten
ner
conse
ecuencias
g
graves
y hasta
h
fatale
es en la
s
salud
de to
odos los serres vivos,
p esta razzón se recom
por
mienda al
e
examinador
aplicar un criterio
r
riguroso.
OCTAVO.
O
La coexistencia de he
L
echo no
g
genera
de
erechos, ni
n
tiene
en
la
r
relevancia
jurídica
d
dirección
de
e inhibir el estudio de
r
registrabilida
ad, ni de
e hacer
i
inaplicables
los análisis del
27/11/2013
3 34 de 84
4
exam
minador accerca
confu
undibilidad.
de
la
De con
nformidad con
n el artículo 35
3 del Tratad
do de
Creació
ón del Tribunal de Justicia
a de la Comunidad
Andina, el Juez Na
acional consultante, al em
mitir el
fallo en
n el proceso interno
i
Nº 20
007-00070, de
eberá
adoptarr la presen
nte interprettación. Asim
mismo
deberá dar cumpllimiento a las disposiciones
conteniidas en el pá
árrafo tercero
o del artículo
o 128
del Esta
atuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante
copia certificada y remítasse copia a la
al de la Com
munidad Andina,
Secrettaría Genera
para su
s publicació
ón en la Ga
aceta Oficia
al del
Acuerd
do de Cartag
gena.
Carlos Jaime Villarroe
el Ferrer
RESIDENTE
E
PR
José Vice
ente Troya Jaramillo
MA
AGISTRADO
O
Ricarrdo Vigil Tole
edo
MA
AGISTRADO
O
Gusta
avo García Brito
B
SE
ECRETARIO
O
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 35 de 84
4
P
Proceso
16
64-IP-2013
Interpretac
ción prejud
dicial, de oficio,
o
de lo
os artículo
os 1, 2, 4 y 5 de la De
ecisión 344
4 de
la Comisió
ón del Acu
uerdo de Cartagena
C
y de la Disposición Transitoriia Primera
a de
la Decisió
ón 486 de la Comisión de la C
Comunidad
d Andina, con funda
amento en
n la
consulta formulada
f
nsejo de Es
stado de la
a Repúblic
ca de Colom
mbia, Sala
a de
por el Con
ministrativo
o, Sección
n Primera. Actor: So
ociedad NO
OVARTIS AG.
A
lo Contencioso Adm
CACIÓN A CRISTA
AL DE UNA
U
SUS
STANCIA ACTIVA DE
Patente: “MODIFIC
MEDICAM
MENTO”.
Ex
xpediente
Interno
Nº
2003-0035
52.
1.2 Ac
ctos demand
dados
EL TRIBUN
NAL DE JUSTICIA DE LA
D ANDINA, en San Francisco de
COMUNIDAD
Quito,
Q
a loss cuatro (4) días del mes de
se
eptiembre de
el año dos mil
m trece.
ciedad NOV
VARTIS AG. plantea qu
ue se
La soc
declare
e la nuliidad de las siguie
entes
resoluc
ciones administrativas:
-
En la solicitud
d sobre interpretación prejudicial
p
ormulada po
or el Conse
ejo de Estado de la
fo
República
R
de
d
Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativ
A
vo, Sección Primera.
VISTOS:
Que,
Q
la soliciitud de interrpretación prejudicial,
p
re
ecibida por este Tribun
nal el 10 de
e julio de
20
013, se ajusstó a los re
equisitos esttablecidos
po
or el artícu
ulo 125 de
el Estatuto de este
Trribunal, apro
obado por medio
m
de Deccisión 500
de
el Consejo
o Andino de Minisstros de
Exteriores
Relaciones
R
s
y
qu
ue,
en
co
onsecuencia
a, fue admitida a trámite
e por auto
de
e veintiuno (21)
(
de agossto de 2013.
1..
ANTECEDENTES
S
El Tribunal, con fu
undamento en la
ocumentació
ón allegada
a, estima prrocedente
do
de
estacar com
mo anteced
dentes del proceso
in
nterno que dio lugar a la presente so
olicitud, lo
siguiente:
-
n No. 388
857 de 29
9 de
Resolución
noviembre de 2002, por
p medio de
d la
cual el Sup
perintendentte de Industtria y
Comercio (E) reso
olvió negarr el
privilegio de patente de
e invención para
“MODIFICA
ACIÓN A CR
RISTAL DE UNA
DE
SUSTANCIA
AC
CTIVA
MEDICAMENTO”, so
olicitada po
or la
sociedad NOVARTIS
N
AG.
A
Resolución
n No. 6480 de
d 7 de marzzo de
2003, porr medio de
d
la cua
al el
Superintendente
de
Industria
a
y
Comercio (E) resolvió
ó el recurso
o de
reposición y decidió
ó confirmar la
decisión ccontenida en
n la Resolu
ución
No. 38857
7 de 29 de
e noviembre
e de
2002.
1.3 He
echos releva
antes
Del exxpediente re
emitido porr el Consejo
o de
Estado
o de la Repú
ública de Co
olombia, Salla de
lo Contencioso
C
Administrrativo, Seccción
Primerra, han po
odido ser destacados los
siguien
ntes aspecto
os:
1..1 Las parte
es
e)
Los hecho
os
Demandante
e: la sociedad NOVARTIIS AG.
Demandada:: LA NACIÓN COLO
OMBIANA,
SUPERINTEN
NDENCIA DE INDUS
STRIA Y
COMERCIO.
Entre los princip
pales hecho
os considerrados
ntes en estta causa se
e encuentran
n los
relevan
siguien
ntes:
GACET
TA OFICIAL
L
-
-
-
-
-
-
-
f)
27/11/2013
3 36 de 84
4
El 9 de junio de
e 1998, la sociedad
NOVA
ARTIS AG. presentó
p
la
a solicitud
de patente
p
de invención titulada
“MODIFICACIÓN A CRISTAL
L DE UNA
TANCIA
ACTIVA
SUST
DE
MEDIC
CAMENTO”.
Como
o resultado del
d examen de forma,
en cu
uanto a los requisitos que
q
debe
llenar la solicitu
ud y cump
plidas las
ncias legales
s, se ordenó
ó publicar
exigen
el ex
xtracto sin que se hubieran
presen
ntado obse
ervaciones por
p
parte
de terc
ceros.
Realiz
zado
el
exame
en
de
patenttabilidad, co
on fundamento en lo
dispue
esto en el artículo 45
4 de la
Decisiión 486 de
e la Comisión de la
Comunidad Andina, se re
equirió al
peticio
onario para que se pro
onunciara
sobre las objecio
ones efectua
adas a la
solicitu
ud.
El 30
0 de septie
embre de 2002, el
peticio
onario atend
dió el requ
uerimiento
formulado y pre
esentó acla
araciones.
nuevas
Asimissmo,
allegó
reivind
dicaciones.
El 29
9 de novie
embre de 2002, el
de
Indu
Superrintendente
ustria
y
Come
ercio (E) exxpidió la Resolución
R
No. 38857,
3
por medio de
e la cual
resolvvió negar el privilegio de patente
de invvención para
a “MODIFIC
CACIÓN A
CRIST
TAL DE UNA SUSTANCIA
MEDICA
ACTIV
VA
DE
AMENTO”,
solicita
ada por la sociedad
s
NO
OVARTIS
AG.
El 10 de enero de
d 2003, la sociedad
NOVA
ARTIS AG. interpuso el
e recurso
de reposición
r
en contra
a de la
Resolución menciionada.
El 7 de marzo de 2003,
2
el
Superrintendente
de
Indu
ustria
y
Come
ercio (E) exxpidió la Resolución
R
No. 64
480 por med
dio de la cua
al atendió
el recurso de rep
posición inte
erpuesto y
decidió confirmar la decisión contenida
en la Resolución No. 38857 de 29 de
noviem
mbre de 200
02, quedand
do de esta
manerra agotada la vía gubern
nativa.
-
Escritto de deman
nda
-
La
a sociedad NOVARTIS
N
AG., en su escrito de
de
emanda ex
xpresa, en
n lo princcipal, los
siguientes arg
gumentos:
-
-
“(…) la modificació
ón a cristal de
d un
compue
esto que prretende protteger
mi man
ndante tiene
e altura inve
entiva
puesto que ésta, junto con sus
erísticas técn
nicas noved
dosas
caracte
NO ess obvia ni se deriva
a de
manera
a evidente del
d estado d
de la
técnica. Tanto es así,
a que hassta la
fecha de la pres
sentación de
d la
onada soliciitud no exiistían
mencio
las mo
odificacioness propuesta
as y,
mucho menos, que tuvi
vieran
exactam
mente
las
missmas
caracte
erísticas”.
“El soliccitante de essta patente ((que,
dicho ssea de passo, es el mismo
m
EP
titular de la anterioridad
a
019926
62)
realiizó
estu
udios
exhausstivos para
a llegar a la
conclussión, no obvvia por cierto
o, de
que la
a modificacción a forrmas
a
cristales
daba
solución
no
problem
mas
tecn
nológicos
resuelto
os por elem
mentos existe
entes
en el esstado de la técnica
t
ante
es del
10 de junio de 1997 (fecha
a de
presenttación de la
a solicitud base
de la prioridad en este casso) y
mucho menos resueltos porr los
objetoss de las anteriorid
dades
citadas por la Supe
erintendenciia de
Industriia y Comerccio”.
“(…) el invento de
d mi mand
dante
cumple con el re
equisito de nivel
inventivvo pues nad
da en el esstado
de la té
écnica sugerría cómo obttener
diferenttes formas cristales
c
y ess por
esto qu
ue los ejemp
plos dados en
e la
solicitud
d de patente
e presentada
a por
mi ma
andante so
on la prim
mera
revelacción de cóm
mo obtenerr los
polimorrfos en forma pura. (…) Una
cosa es la sííntesis de un
compue
esto (la cua
al efectivam
mente
se encontraba en el estado de
d la
técnica en virtud de
d su revela
ación
en la p
patente EP 0199262) y otra
muy d
distinta la modificación
m
n del
compue
esto para obtener un
polimorrfo en forma pura”.
“(…) la segunda an
nterioridad citada
c
para ne
egar la pate
ente a mi cliiente,
Reming
gton Farmacia, trata sobre
s
las carracterísticas
s generaless del
polimorrfismo, cóm
mo determ
minar
GACET
TA OFICIAL
L
essta propied
dad física y cómo
en
compuestos
ap
provecharla
acctivos. En ninguna parte
p
del
me
encionado te
exto se ens
seña o se
oriienta o se dan cierto
o tipo de
gu
uías para ha
acer una mo
odificación
a un compue
esto para ob
btener un
po
olimorfo con
nsiste en la forma
criistal en fo
ormar pura
a de un
compuesto”.
g))
Conte
estación a la
a demanda
La
a Superin
ntendencia de Indu
ustria y
Comercio, en
n su contestación a la demanda,
d
ex
xpresa, en
n lo princiipal, los siguientes
s
arrgumentos:
-
-
-
“(…
…) una perrsona versa
ada en la
que
el
ma
ateria,
sa
abiendo
compuesto en
n cuestión presenta
po
olimorfismo, utilizaría solventes
de
e amplia utiliz
zación (en este
e
caso,
se cambia ettanol por metanol)
m
y
ob
btendría las formas po
olimórficas
A, que se prettenden prote
eger”.
“(…
…) en la sín
ntesis del co
ompuesto
en
n cuestión y de ejemplos
en
la
an
nálogos
r
revelados
an
nterioridad EP 0199
9262, se
rev
velan
prrocedimiento
os
de
criistalización con solven
ntes que
son similares a los que se
s utilizan
pa
ara la obte
ención de la forma
criistalina de la
l presente solicitud,
lo que indic
ca la prese
encia de
criistales
ob
btenidos
d
de
tales
compuestos, (…) por lo tanto es
má
ás que evide
ente que se utilizaron
lass enseñanz
zas de la solicitud
eu
uropea para obtener loss cristales
de
e la presente
e solicitud”.
“(…
…) la imp
portancia del
d
texto
‘Re
emington Fa
armacia’, co
onsiste en
qu
ue en éste se
s explica de
d manera
cla
ara e indisccutible los principios
bá
ásicos del polimorfism
mo, cómo
de
eterminarlo y cómo utilizar
u
la
forrma polimórrfica más estable en
la obtención de comp
posiciones
farrmacéuticas
apropiad
das.
De
mo
odo que con
n esta inforrmación y
la contenida en la soliicitud EP
0199262, en la
a cual se co
ontemplan
27/11/2013
3 37 de 84
4
-
proceso
os de cristtalización de
entro
de la síntesis
s
dell compuesto
o en
cuestión
n,
un
t
técnico
m
medio
utilizaríía
sus
conocimie
entos
básicoss de crista
alización en
n la
obtenciión de los cristales
c
qu
ue se
pretend
den protegerr sin un esfu
uerzo
intelecttual adiciona
al”.
“(…) queda
q
plena
amente prob
bado
que la presente so
olicitud se d
deriva
de man
nera evidentte puesto qu
ue la
anteriorridad EP 019
99262 enseña la
presenccia de forrmas crista
alinas
obtenid
das a partirr de un alccohol
primario
o (etanol) y que una
persona
a versada en la materia,
del
principios
los
siguiendo
cristaliza
polimorrfismo
y
ación,
utilizaríía otro alcohol prim
mario
(metano
ol) y obtend
dría los crisstales
que se pretenden proteger”.
p
CONSIDERANDO
O:
ENCIA DEL TRIBUNAL
1. COMPETE
Que, de conform
midad con la dispossición
al c, del Tra
atado
previstta en el artículo 1, litera
de Cre
eación del Tribunal, la
as normas cuya
interprretación se solicita, fo
orman parte
e del
ordena
amiento jurrídico de la Comun
nidad
Andina
a;
Que, a tenor de la
a disposición
n señalada en
e el
artículo
o 32 del Tratado de
e Creación del
Tribunal, en corresponde
c
encia con lo
ecido en los artículos 4, 121 y 2 del
estable
Estatuto, este Triibunal es competente
c
para
a prejudicial las normass que
interprretar por vía
integra
an el orden
namiento jurídico de dicha
d
Comun
nidad;
Que, la solicitud d
de interprettación prejud
dicial
dmitida a trrámite por auto de 21
1 de
fue ad
agosto
o de 2013.
ENTO
2. NORMAS DEL ORDENAMIE
JURÍDICO COMUNIT
TARIO A SER
INTERPRE
ETADAS
El Con
nsejo de Estado, Sala de
e lo Contenccioso
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 38 de 84
4
Administrativo
o, Sección
n Primera, de la
República
R
de Colombia
a, ha solicitado la
in
nterpretación
n prejudicial de los artícculos 14 y
18
8 de la Deccisión 486 de
d la Comis
sión de la
Comunidad Andina.
A
No obstante lo anterior, el Tribunal considera
qu
ue procede la interpreta
ación de los
s artículos
co
orrespondien
ntes a la Decisión 34
44 de la
Comisión de
el Acuerdo de Cartag
gena, por
ha
aber consstatado, en
n los documentos
ap
parejados al
a expedien
nte, que la solicitud
re
elativa al otorgamiento
o
o de la pa
atente de
in
nvención, fue presentad
da el 9 de junio de
Decisión 344
19
998, en viigencia de la
mencionada.
m
Con fundame
ento en la po
otestad que deriva del
arrtículo 34 del Tratado de Crea
ación del
Trribunal y 12
26 del Estattuto, que ind
dican que
“e
el Tribunal deberá lim
mitarse a prrecisar el
co
ontenido y alcance de
d las norm
rmas que
co
onforman el
e ordenamiiento jurídicco de la
Comunidad
C
Andina, referidas al caso
co
oncreto”, y que al ser estas disp
posiciones
im
mperativas, que atrib
buyen al Tribunal
Comunitario la facultad de interpretar de oficio
la
as normas
s del ord
denamiento jurídico
co
omunitario que estime
e aplicabless al caso
co
oncreto; y, tomando
t
en
n cuenta que para el
effecto la norm
mativa susta
ancial aplica
able es la
Decisión 344 de la Com
misión del Ac
cuerdo de
Cartagena, se
s interpretarán de oficio
o
los
arrtículos 1, 2,
2 4 y 5 de la Decisión 344 y la
Disposición Transitoria
T
Primera de la
a Decisión
48
86 de la Comisión de la
a Comunidad Andina;
en
n tanto que resultan pertinentess para la
re
esolución de
el presente caso.
c
En consecuencia, los texxtos de las normas a
er interpretadas son los siguientes:
se
“Artículo
o 1.- Los Países
P
Miem
mbros
las
otorgarán
n
patente
es
para
invencion
nes sean de
e productos o de
procedimiientos en to
odos los cam
mpos
de la teccnología, sie
empre que sean
nuevas, te
engan nivel inventivo y sean
susceptib
bles de aplica
ación industtrial”.
“Artículo 2.- Una invvención es nueva
cuando n
no está com
mprendida e
en el
estado de
e la técnica.
El estado
o de la técniica compren
nderá
todo lo que
q
haya siido accesib
ble al
público, por
p una desc
cripción escrrita u
oral, por una utilizacción o cualq
quier
otro med
dio antes de
d la fecha
a de
presentacción de la
a solicitud
d de
patente o
o, en su caso de la priorridad
reconocid
da.
Sólo pa
ara el efecto
e
de la
determina
ación de la nove
edad,
también se considerrará, dentro
o del
estado de
e la técnica, el contenid
do de
una soliccitud de pattente en trá
ámite
ante la oficina
o
nacio
onal compete
ente,
cuya feccha de pressentación o de
prioridad fuese anteri
rior a la fech
ha de
prioridad de la soliccitud de patente
que se estuviese
e examina
ando,
siempre que dicho
o contenido
o se
publique”.
”.
(…)
“Artículo
o 4.- Se conssiderará que
e una
invención
n tiene nivvel inventivo
o, si
para un
na person
na del oficio
o
normalme
ente versad
da en la ma
ateria
esa
técnica
correspon
ndiente,
invención
n no hubiese
e resultado obvia
o
ni se hubiese derivvado de ma
anera
evidente del
d estado de
d la técnica”.
DEC
CISIÓN 344
(…)
CAP
PÍTULO I
“Artículo
o 5.- Se cons
siderará que
e una
invención
n es susceptiible de aplica
ación
industrial cuando su objeto puede
e ser
producido
o o utilizado en cualquier tipo
de indu
ustria, ente
endiéndose por
industria la referid
da a cuallquier
a, incluidos los
actividad productiva
servicios””.
DE LAS
L
PATENTES DE INV
VENCIÓN
SEC
CCIÓN I
DE
REQUISITO
OS
LOS
PATE
ENTABILIDA
AD
DE
GACET
TA OFICIAL
L
DEC
CISIÓN 486
DISP
POSICIONE
ES TRANSIT
TORIAS
“PRIIMERA: Todo
T
dere
echo de
propiedad ind
dustrial válidamente
conccedido de conformidad
d con la
legisslación comu
unitaria ante
erior a la
prese
ente Decisió
ón, se regirrá por las
dispo
osiciones ap
plicables en
n la fecha
de su
s otorgamie
ento, salvo en
e lo que
se re
efiere a los plazos
p
de vig
gencia, en
cuyo
o caso los de
erechos de propiedad
p
indusstrial preexis
stentes se adecuarán
a
a lo previsto
p
en esta
e
Decisió
ón.
En lo relativvo al uso
o, goce,
oblig
gaciones, licencias, reno
ovaciones
y pró
órrogas se aplicarán la
as normas
conte
enidas en es
sta Decisión
n.
Para
a el caso de
e los proce
edimientos
en trámite, la presente Decisión
a
no se
regirrá en las ettapas que aún
hubie
eren cumpliido a la fec
cha de su
entra
ada en vigen
ncia”.
3..
CONS
SIDERACIONES
El Tribunal prrocede a rea
alizar la interrpretación
prrejudicial so
olicitada, pa
ara lo cual analizará
as
spectos rela
acionados co
on:



La norma comunitaria
a en el
t
tiempo;
Las paten
ntes de invención,
requisito
concepto,
os
de
patentabilida
ad: la nov
vedad; el
nivel inventiivo; la susceptibilidad
d aplicación
de
n industrial;
La patentabiilidad de poliimorfos.
27/11/2013
3 39 de 84
4
es cllaro que no constittuye aplica
ación
retroac
ctiva de la ley, el hec
cho de que una
norma posterior se utilice para
p
regularr los
s futuros d
de una situa
ación plante
eada
efectos
bajo ell imperio de la norma an
nterior.
Bajo el precedente
e entendido,, el Tribunal, con
d garantizar el respeto a las exigen
ncias
el fin de
de seg
guridad jurídica, en los casos
c
de trá
ánsito
legislativo ha dife
erenciado lo
os aspectoss de
er sustancia
al de aquello
os de natura
aleza
carácte
processal contenid
dos en lass normas, para
señala
ar de mane
era reiterada
a que la no
orma
comun
nitaria de ccarácter su
ustancial no
o es
retroac
ctiva,
pues
el
principio
de
irretroa
actividad esstablece qu
ue al expedirse
una nueva
n
norm
ma, ésta re
egulará, po
or lo
genera
al, los hecho
os que se prroduzcan a p
partir
de su
u vigencia, por lo qu
ue no afecctará
derech
hos consolidados en épo
oca anterior a su
entrada en vigor. La norma sustantiva
a no
oactivo, a menos
m
que
e por
tiene efecto retro
excepcción se le haya conferido tal calidad;
este principio
p
co
onstituye un
na garantía
a de
estabilidad de los derechos
d
ad
dquiridos.
Acorde
e con lo expuesto, la doctrina
d
exp
presa
sobre este
e
particullar que:
“Sería contrario a toda idea
a de
justicia que una regla jurrídica
dificara
nueva,
mod
las
conseccuencias de los hechos ya
realizad
dos, o privarra a una perrsona
de las ventajas co
onseguidas bajo
men anteriorr”27.
el régim
Y con
n el mismo
o sentido y finalidad, este
Tribunal ha manife
estado:
3..1. LA NO
ORMA COM
MUNITARIA
A EN EL
TIEMPO
O
Acerca del trránsito legisslativo y la definición
de
e la ley aplicable es pe
ertinente señ
ñalar que,
po
or lo generral, una nueva
n
norm
ma al ser
ex
xpedida re
egulará loss hechos que se
prroduzcan a partir de su vigencia; es decir,
qu
ue la ley rige
r
para lo
o venidero según lo
es
stablece el principio
p
de irretroactivid
dad. Pero,
“Un
derecho
de
propie
edad
edido
industriial válidamente conce
es un derecho
d
adquirido y en razón
r
de la se
eguridad jurí
rídica, una no
orma
27
MOUCHET, Carlos. “INT
TRODUCCIÓN
N AL
DERECHO” E
Editado por Pe
errot. Buenos Aires,
1978. Pág. 27
78.
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 40 de 84
4
po
osterior no debe modiificar una
sittuación juríd
dica anterior””. 28
comunitaria
a, será regu
ulada por la
a que
se encuen
ntre vigente al momentto de
haber
ssido
plan
nteada
d
dicha
circunstanccia, bajo los
s parámetross por
aquélla dissciplinados. Sin embarg
go, y
salvo previisión expressa, no consttituye
aplicación retroactiva cuando
c
la no
orma
ebe ser apliicada
sustancial posterior de
mente para
a regular los
inmediatam
efectos futu
uros de una situación na
acida
bajo el imp
perio de una
a norma ante
erior.
En ese ca
aso, la norrma comunitaria
posterior viene a reconocer
r
todo
edad indu
ustrial
derecho de propie
midad
válidamentte otorgado de conform
con
una
a
normativva
anterio
or…”.
(Proceso N°
N 28-IP-95, caso “CANALI”,
publicado en
e la G.O.A
A.C. N° 332
2, del
30 de marzzo de 1998)””.29
Por ello, en
n el ámbitto de la propiedad
p
ndustrial y de
e conformida
ad con la Disposición
in
Trransitoria Primera de la
a Decisión 486,
4
y en
ra
azón de la ultra
u
activida
ad de la ley, la norma
an
nterior,
aunque
a
derogada,
continúa
re
egulando los hechos ocurridos
o
cu
uando se
en
ncontraba en
e vigor; lo que quiere decir que
la
a eficacia de
e la ley dero
ogada contin
núa hacia
ell futuro para regular situaciones jurídicas
an
nteriores que tuvieron lu
ugar bajo su
u imperio,
au
unque los efectos
e
de tal
t situación
n como lo
re
elacionado con
c
el uso,, goce, obligaciones,
lic
cencias, renovación o prórrogas
p
y plazos de
vigencia se rig
gen por la nueva ley.
nte, las normas de carácter
Contrariamen
an por tene
er efecto
prrocesal se caracteriza
ge
eneral inmed
diato, es decir, que su aplicación
a
prrocede exc
clusivamente
e sobre loss hechos
prroducidos posteriormen
p
nte a su en
ntrada en
vigencia,
rigiendo
las
eta
apas
de
o que se iniicien a partir de ese
prrocedimiento
momento.
m
En efecto, el
e conjunto de criterioss que se
xponen resp
pecto del te
ema conocido como
ex
“trránsito leg
gislativo” o también
n como
“a
aplicación de
e la ley com
munitaria en el
e tiempo”
ha
a sido obje
eto de profu
undo análissis por el
Trribunal, esp
pecialmente por razón
n de las
fre
ecuentes modificacione
m
es y actualizaciones
le
egislativas que han operado en el campo
c
de
la
a Propiedad
d Industrial. Tales crite
erios han
sido reiterad
dos en num
merosas se
entencias,
ntre otras las dictad
das dentro de los
en
prrocesos 78--IP-2003, 10
06-IP-2003 y 115-IP20
003. Para el
e caso, se re
eitera que:
“(…) toda
t
circunsttancia jurídicca en que
deba ser apliicada una
a norma
28
Proces
so Nº 114-IP 2003. Sentenccia de 19 de
noviembre de 2003. Publicada en Gaceta
Oficial del
d Acuerdo de Cartagena Nº
N 1028, de
14 de enero de 2004.
2
Marcca: “EBEL”.
NAL
DE
JUSTICIA
TRIBUN
DE
LA
COMUN
NIDAD ANDINA.
De acu
uerdo con lo anteriorm
mente anotad
do, si
la norm
ma sustancia
al vigente pa
ara la fecha de la
solicitu
ud de otorg
gamiento de
e la patente
e de
invencción ha sido
o derogada y reempla
azada
por otra
o
en el curso del procedim
miento
corresp
pondiente, aquella norma
n
será
á la
aplicab
ble para de
eterminar sii se encuentran
cumplidos o no lo
os requisitos
s que se exxigen
nto de la pattente.
para el otorgamien
ocesales qu
ue ya
Por otro lado, las etapas pro
f
hayan sido cumpllidas y agottadas a la fecha
encia de la nueva norm
ma no
de enttrada en vige
se afe
ectarán por las nuevas regulacione
es de
tal carrácter. A co
ontrario sen
nsu, las nu
uevas
regulacciones de carácter procesal
p
ten
ndrán
aplicac
ción inmedia
ata respecto
o de las ettapas
del trrámite adm
ministrativo pendientess de
realiza
ar.
En esste contextto, la soliccitud relativva al
otorgamiento
de
la
patente
p
tittulada
29
Proceso Nº 3
39-IP-2003. Se
entencia de 9 de julio
de 2003. P
Publicada en Gaceta Oficia
al del
Acuerdo de Cartagena Nºº 965, de 8 a
agosto
a: “& MIXTA”. TRIBUNAL
2003. Marca
DE
JUSTICIA DE
E LA COMUNID
DAD ANDINA..
GACET
TA OFICIAL
L
“M
MODIFICAC
CIÓN A CRISTAL
C
DE UNA
SUSTANCIA ACTIVA DE
D MEDICA
AMENTO”,
ue presenta
ada el 9 de
e junio de 1998, en
fu
vigencia de la
a Decisión 344
3 de la Co
omisión del
Acuerdo de Cartagena,
C
p lo tanto, es ésta la
por
no
orma aplic
cable en la parte sustancial,
mientras
m
que
e el procedimiento se efectuó
e
en
vigencia de la
a Decisión 486
4 de la Co
omisión de
la
a Comunidad
d Andina.
PTO DE INV
VENCIÓN
3..2. CONCEP
En el presente caso, la sociedad NO
OVARTIS
AG. presentó
ó la soliccitud de pa
atente de
in
nvención
titulada
t
“M
MODIFICAC
CIÓN
A
CRISTAL DE
E UNA SUSTANCIA AC
CTIVA DE
MEDICAMEN
M
NTO”. En tal virtud, deviene
ne
ecesario ha
acer referen
ncia al “con
ncepto de
in
nvención”.
Para lo anterrior, el Tribu
unal se bas
sará en la
in
nterpretación
n prejudicial rendida con
n ocasión
de
el proceso 94-IP-2011,
9
patente de invención:
“C
COMPLEJO ESTABLE
E INSOLUBLE EN
COMPOS
AGUA,
SICIONES
FA
ARMACÉUT
TICAS QUE
E LO CONTIIENEN Y,
MÉTODOS
M
P
PARA
SU PREPARAC
P
CIÓN”, de
24
4 de octubrre de 2011, que desarrrolla este
te
ema.
a Jurisprud
dencia ha establecido algunos
La
co
onceptos en
e torno a lo que debe
d
ser
co
onsiderado como
c
invencción, entre los cuales
pu
uede destacarse aque
el según el cual “la
in
nvención es una idea que
q
consiste en una
re
egla para el
e obrar hum
mano en la
a que se
30
in
ndica la solucción para un
n problema técnico”.
t
Este Tribunall ha expresa
ado que “el concepto
de
e invención,, a efectos de
d ser objetto de una
co
oncesión de
d patentes
s, comprend
de todos
aq
quellos nuevos producttos o proce
edimientos
qu
ue, como consecuenc
cia de la actividad
crreativa del hombre, im
mpliquen un
n avance
30
OTERO
O LASTRES, José Manuel.. Seminario
sobre patentes
p
en la
a Comunidad Andina.
A
“La
invenció
ón y las excep
pciones a la pa
atentabilidad
en la Decisión
D
486 de
el Acuerdo de Cartagena”.
Mayo de
d 2001. CORP
PIC. Pág.45 cu
uando cita a
BERCO
OVITZ. “Los requisitos po
ositivos de
patenta
abilidad en el derecho
d
alemá
án”.Pp. 73 y
siguienttes.
27/11/2013
3 41 de 84
4
tecnoló
ógico –y po
or tanto no
o se deriven
n de
manerra evidente d
del ‘estado de
d la técnica
a’- y,
ademá
ás, sean sussceptibles de
e ser produccidos
o utiliz
zados en cua
alquier tipo de
d industria”.31
3.3. REQUISITOS
R
S DE PATEN
NTABILIDAD
D
El Trib
bunal se b
basará en la
l interpreta
ación
prejudicial rendida
a con ocasión del pro
oceso
94-IP-2
2011,
pa
atente
d
de
invención:
“COMP
PLEJO ES
STABLE IN
NSOLUBLE EN
AGUA,
CO
OMPOSICIO
ONES
FARMA
ACÉUTICAS
S QUE LO CONTIENE
EN Y,
MÉTODOS PARA
A SU PREP
PARACIÓN””, de
24 de octubre de 2
2011, que se
s refiere a estos
e
temas..
a Decisión 344
3
establecce los
El artícculo 1 de la
requisiitos que de
ebe cumplirr toda invención,
sea de
e producto o de procedimiento, parra que
pueda ser objeto de
d patente. Dichos requ
uisitos
en determinar las condiciones esen
nciales
permite
que de
ebe reunir toda
t
invenciión para que sea
patenta
ada, siemp
pre que, además,
a
n
no
se
encuen
ntre impedid
da por otras disposicion
nes de
la norrma comun
nitaria en mención.
m
Estos
requisitos se encu
uentran desa
arrollados por
p los
os 2 a 5 de d
dicho cuerpo legal.
artículo
Según lo dispuessto por el artículo
a
1 de
d la
ón mencionada, son tre
es los requiisitos
Decisió
para que un inventto sea paten
ntable, a sab
ber:
a)
b)
c)
a)
Novedad,
Nivel inve
entivo; y,
Susceptib
bilidad
industrial.
de
d
aplica
ación
Novedad de
d la Invenc
ción
31
Proceso 21-IP-2000, sen
ntencia de 2
21 de
2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de
octubre de 2
enero de 200
01, caso: “DER
RIVADOS DE BILIS
HUMANA”. TRIBUNAL
T
DE
E JUSTICIA DE
D LA
COMUNIDAD
D ANDINA.
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 42 de 84
4
exisstentes en el
e país o en
e el
extrranjero”.
Sobre este re
equisito se ha
h señalado que “Una
nvención es
e
nueva cuando no está
in
co
omprendida en el estado
o de la técnica”.
“(...)) no puede pretenderse
e una
pate
ente respe
ecto de una
tecn
nología ya conocida e
en el
extrranjero,
a
aunque
ffuera
novvedosa en el
e país”.
Zu
uccherino, acerca de la noveda
ad de la
in
nvención, dic
ce:
“Un inve
ento es novedoso
cuando la relación cau
usa efecto
m
emple
eado y el
entre el medio
resultado obtenido no era
3
conocido”.32
d) “Carácter público de
e la
nción
novvedad” “(...)) la inven
pate
entada
pa
asará
a
ser
conocida a partir de su
pub
blicación im
mplícita en su
pate
entamiento,
y
possteriormente entrará en
e el
dom
minio públicco al expira
ar la
33
pate
ente” .
no Jurisdicccional reccoge los
Este Órgan
estos por la
a doctrina,
siguientes criterios expue
on la finalid
dad de delim
mitar el con
ncepto de
co
no
ovedad:
“Guillermo Cabanella
as indica
que las característticas del
d son las
concepto de novedad
siguientes::
a) “Objetiv
vidad. La no
ovedad de
la tecnolog
gía a ser patentada
p
no se de
etermina en
n relación
con personas determ
minadas ni
entor, sino
con el pretendido inve
e estado
en relacción con el
objetivo de
d la técnic
ca en un
momento determinado
d
o”.
b) “Irrevers
sibilidad de la
l pérdida
de noveda
ad” “(...) una
a vez que
una tecn
nología pie
erde su
carácter novedoso,
n
por
p
haber
pasado a integrar el estado
e
de
a, esa pé
érdida de
la técnica
novedad se hace irrev
versible”.
c) “Carácter Universsal de la
edad de la
Novedad” “(...) la nove
rmina en
invención se determ
on los cono
ocimientos
relación co
32
ZUCCHERINO, Danie
el
R., “MA
ARCAS Y
ES EN EL GA
ATT. REGIME
EN LEGAL”.
PATENTE
Editado por Abeledo Pe
errot. 1997. Pág. 150.
Según lo estableccido en el artículo 2 de
d la
misma
a Decisión, el requisitto de nove
edad
exige que la invención no es
sté compren
ndida
en el estado
e
de la
a técnica, el cual compre
ende
el con
njunto de conocimient
c
os tecnológ
gicos
accesibles al púb
blico antes de la fecha
a de
presen
ntación de la
a solicitud de
d patente o,
o en
su casso, de la prio
oridad recono
ocida.
Para la aplicació
ón de este
e concepto, es
importa
ante que el
e estudio del estado d
de la
técnica
a esté basa
ado en las característic
c
cas o
condicciones innova
adoras del in
nvento.
En estte sentido, e
el “estado de la técnica está
constittuido por tod
do lo que antes de la fecha
f
de pre
esentación de
d la solicittud se ha hecho
h
accesiible al púb
blico por una
u
descrip
pción
escrita
a u oral, por
p
una utilización o por
cualqu
uier otro me
edio, en cua
alquier luga
ar del
mundo
o”34.
Todo
o
ello,
desde
lu
uego,
considerando las excepcioness previstas en el
artículo
o 3 de la De
ecisión 344.
33
CABANELLAS
C
S, Guillermo. “D
DERECHO DE
E LAS
P
PATENTES
DE
E INVENCION”. Tomo 1. Ed
ditorial
H
Heliasta.
Bueno
os Aires 2001. Págs. 702 a 704.
(P
Proceso 07-IP--2004, sentenccia del 17 de m
marzo
d 2004.).
de
34
SALVADOR, Jovani Carm
S
men. Ámbito
o de
P
Protección
de la Patente, Tirant Lo Blanch,
V
Valencia.
2002
2.
En refere
encia al articculado
re
eflejado en las diversas leyes nacio
onales
e
europeas.
GACET
TA OFICIAL
L
En otras palabras, para que
q una inve
ención sea
ovedosa se
s
requierre que no esté
no
co
omprendida en el estado de la té
écnica, es
de
ecir, que an
ntes de la fe
echa de pre
esentación
de
e la solicitu
ud de paten
nte o de la prioridad
re
econocida, ni la innovación ni los
co
onocimientos técnicos que de ella se
de
esprenden hayan
h
sido accesibles
a
a público,
al
en
ntendiendo que la difussión de la información
qu
ue se me
enciona deb
be ser de
etallada y
su
uficiente parra que una persona
p
verssada en la
materia
m
pueda utilizar esa
a informació
ón a fin de
ex
xplotar la invvención.
Es menester precisar que
e la información debe
re
esultar útil para
p
destina
atarios calificados en
un
n preciso campo, el relacionado
o con la
materia
m
objeto
o de la inform
mación.
El Manual pa
ara el Examen de Solicitudes de
Patentes de Invención en las Oficinas de
Propiedad In
ndustrial de
e los Paíse
es de la
Andina,
determinó
Comunidad
ciertos
elación a estte tema que conviene
crriterios en re
tra
anscribir:
“Una in
nvención tall como se encuentra
e
reivindic
cada se co
onsidera nue
eva si no
forma parte
p
del esttado de la té
écnica. El
examina
ador debe
e mostrar que la
invenció
ón no es nu
ueva. En ta
al sentido,
cuando un inve
entor depos
sita una
d de patente
e para una invención
solicitud
y no exxisten datos que pruebe
en que no
es nuev
va, la invencción reivindiccada será
conside
erada nueva.
Para ell análisis de la noveda
ad no se
pueden
binar
diferentes
comb
docume
entos del estado de la
a técnica.
Sin emb
bargo, si un documento se refiere
explícita
amente a otro
o
docume
ento para
proporccionar más detalle sobrre alguna
caracterrística, se puede
p
consid
derar que
el conttenido del segundo do
ocumento
relativo a esa característiica está
p
incorporrado en el primero.
27/11/2013
3 43 de 84
4
Un documen
U
nto del estado de la téccnica
p
puede
informa
ación
contener
im
implícitamen
nte, es deccir, todo aq
quello
q
que
la persona versad
da en la ma
ateria
p
puede
deri
rivar directa
amente y sin
a
ambigüedad
d del do
ocumento. Por
e
ejemplo,
si un
u documen
nto habla de
e una
b
bicicleta,
imp
plícitamente
e se refiere a las
r
ruedas
de la
l bicicleta aunque no
o las
m
mencione.
Con fines ilustrativos
C
i
s consigna
se
an a
c
continuación
n
alguno
os
conce
eptos
t
tomados
de la normativva europea (Art.
5
52(1)
Y 54 E
EPC):
Novedad: todo lo que no
N
o forma partte del
e
estado
de la técnica.
Falta de novvedad: se affecta la novvedad
F
d la materria reivindiccada si ésta
de
a se
d
deriva
de u
una que forma
fo
parte
e del
e
estado
de la
a técnica de manera dirrecta,
s
sea
de man
nera explícita
a o implícita
a por
u técnico en
un
n la materia.
El examinad
E
dor podrá su
ustentar faltta de
n
novedad
en divulgaciones realizada
as en
d
documentos
encias,
fe
erias,
,
confere
d
dibujos,
etc., o con basse en su prropio
c
conocimiento
o
siempre
e
que
esté
d
debidamente
e
acre
editado.
La
im
impugnación
n de la novedad
n
de
eberá
h
hacerse
a partir de
e una misma
m
d
divulgación,
teniendo en
n cuenta qu
ue no
s podrá co
se
ombinar disttintas fuente
es de
r
referencia.
Si un elem
S
mento equiv
vale a otro
o, la
o
objeción
no
o podría se
er por falta
a de
n
novedad
siino por fa
alta de mérito
m
in
inventivo.
Assí un hilo de
e cobre y un
no de
p
plata
son equivalentess por tene
er la
m
misma
funció
ón pero no son
s lo mismo
o.
Si a un missmo elemen
S
nto se le assigna
n
nombres
distintos
pero
sus
c
característica
as técnicas son las missmas,
l novedad sse afecta. Este
la
E
sería el caso
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 44 de 84
4
de "manta" o "toallla" que no presentan
p
nicas distinta
as.
caracterrísticas técn
Una de
escripción específica afecta la
novedad de una general,
g
pero
o no a la
inversa..
En el caso
c
de ran
ngos, la novedad se
destruy
ye si en el estado de la
l técnica
existen ejemplos contenidos
c
en dicho
emplo, si la
a solicitud
rango. Así por eje
ca un proce
eso entre 120 y 150
reivindic
grados y el esttado de la
a técnica
e el mism
mo proceso
o a 130
describe
35
grados, no habría novedad”
n
.
Fiinalmente, es necesa
ario resaltarr que el
Trribunal ha definido alg
gunas regla
as con el
ob
bjetivo de de
eterminar la novedad de
el invento:
“a)
Concretar cuál es la regla
plicable a la
a solicitud
técnica ap
de la pate
ente, para lo
l cual el
examinado
or técnico deberá
valerse de
e las reivindiicaciones,
que en últimas
ú
dete
erminarán
este aspeccto.
b)
Precisar la
a fecha con
n base en
la cual deba
d
efecttuarse la
comparaciión entre la invención
y el Estad
do de la Té
écnica, la
cual puede
e consistir en
n la fecha
de la so
olicitud o la
l de la
prioridad re
econocida.
c)
Determinar cuál es el contenido
do de la Técnica
del Estad
(anteriorida
ades) en la fecha de
prioridad.
35
Manuall para el Exa
amen de Solicitudes de
Patente
es de Invencción en las Oficinas
O
de
Propied
dad Industrial de los Paííses de la
Comunidad Andina. Secretaría Ge
eneral de la
O
M
Mundial
de la
Comunidad Andina, Organización
dad Intelectua
al y Oficina Europea
E
de
Propied
Patente
es.
Año
2
2004.
Dispo
onible
en
http://w
www.comunidad
dandina.org/public/patente
s.pdf.
d)
b)
Fina
almente deb
berá comparrarse
la invención con la regla
r
nica”. 36
técn
Nivel Inven
ntivo
La Sup
perintendencia de Indusstria y Comercio
resolvió denegar el
e privilegio para la pattente
vención titu
ulada “MODIFICACIÓN
N A
de inv
CRIST
TAL DE UNA
A SUSTANC
CIA ACTIVA
A DE
MEDIC
CAMENTO”, por conssiderar que
e no
cumple
e con el req
quisito de niivel inventivvo. Al
respeccto, la socie
edad actora argumentó que
“(…) la
a modificació
ón a cristal de
d un compu
uesto
que pretende
p
pro
oteger mi mandante tiene
altura inventiva
i
pu
uesto que éssta, junto con
n sus
caracte
erísticas técnicas novvedosas NO
O es
obvia ni se derivva de mane
era evidente
e del
o de la técniica. Tanto es
e así, que h
hasta
estado
la fech
ha de la pressentación de
e la mencion
nada
solicitu
ud no exxistían las modificaciiones
propue
estas y, mu
ucho menos, que tuvi
vieran
exacta
amente las mismas
m
características”.
Como segundo re
equisito, ad
dicional al de
d la
noveda
ad, se exig
ge que la invención te
enga
nivel in
nventivo, esto es, que implique un salto
cualitativo en relacción con la té
écnica existe
ente.
Este requerimient
r
to es desa
arrollado po
or el
artículo
o 4 de la D
Decisión 344
4 que presupone
el requisito de nivel inventivvo al establecer
a invención goza de dicho nivel al
a no
que la
derivarr de manera
a evidente del
d estado de
d la
técnica
a, ni resulta
ar obvia pa
ara una perrsona
entend
dida o versad
da en la matteria.
Este requisito o
ofrece al examinador la
posibilidad de determinar si con los
écnicos qu
ue existían
n al
conocimientos té
nto de la invención, se hubiese po
odido
momen
llegar de
d manera evidente a la
l misma, o si el
resulta
ado hubiese sido obvio para un exp
perto
medio en la materria de que se trate, es d
decir,
36
Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo
P
d 1998. Publiccada en G.O.A..C. Nº 428. de 16 de
de
a
abril
de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
D LA
C
COMUNIDAD
A
ANDINA.
GACET
TA OFICIAL
L
pa
ara una persona del oficio
o
y normalmente
ve
ersada
en
e
la
materia
técnica
co
orrespondien
nte.
Con respecto
o a lo ante
erior, el Triibunal de
Ju
usticia de la Comu
unidad An
ndina ha
manifestado
m
lo siguiente:
“C
Con el re
equisito del
d
nivel
invventivo, lo que se pre
etende es
do
otar al exam
minador técnico de un
ele
emento que
e le permita afirmar o
no
o si a la invención objeto
o
de
es
studio no se habría pod
dido llegar
a partir de los cono
ocimientos
téc
cnicos que
e existían en ese
mo
omento den
ntro del esta
ado de la
téc
cnica... En este punto conviene
ad
dvertir que uno
u es el exa
amen que
rea
aliza el téccnico medio respecto
de
e la noveda
ad y otro el
e que se
efe
ectúa con respecto al nivel
invventivo; si bien
b
en uno y otro se
utiiliza
como
o
paráme
etro
de
refferencia el ‘estado
‘e
de la
a técnica’,
en
n el prime
ero, se coteja
c
la
invvención con
n las ‘anterrioridades’
ex
xistentes den
ntro de aque
ella, cada
un
no (sic) porr separado, mientras
qu
ue en el segundo (nivel inventivo)
se
e exige que el técnico medio
m
que
rea
aliza el exa
amen debe partir del
co
onocimiento general que
e él tiene
so
obre el esta
ado de la técnica y
rea
alizar el cottejo comparrativo con
su
u apreciacción de conjunto,
de
eterminando
si
con
n
tales
co
onocimientoss técnicos existentes
e
ha
a podido o no produ
ucirse tal
invvención”. 37
ara el Exam
men de Soliccitudes de
El Manual pa
Patentes de Invención en las Oficinas de
ndustrial de
e los Paíse
es de la
Propiedad In
A
señ
ñala ciertoss criterios
Comunidad Andina,
ara determinar el nive
el inventivo
o que es
pa
im
mportante tra
anscribir:
37
Proces
so N° 12-IP-98.. Doc. Cit. TRIB
BUNAL DE
JUSTIC
CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
A
27/11/2013
3 45 de 84
4
““Se considerra el nivel in
nventivo com
mo un
p
proceso
crea
ativo cuyos resultados no
n se
d
deducen
de
el estado de
e la técnica
a en
f
forma
evide
ente para un técnico con
c
conocimiento
os medios en
e la materia
a, en
l fecha de presentació
la
ón de la soliicitud
o de la prioriidad reconoccida.
La cuestión para el exa
L
aminador es si la
in
invención
re
eivindicada es
e o no evid
dente
p
para
un té
écnico en la materia.. La
e
existencia
o la falta de cualquier
c
ventaja
t
técnica
no e
es un criteriio absoluto para
r
reconocer
o no un niv
vel inventivo
o. El
e
examinador
no debe determinar qué
"
"cantidad"
d
de nivel inve
entivo existe
e. El
n
nivel
inventtivo existe o no, no hay
r
respuestas
in
ntermedias.
El examinador no de
E
ebe basarse
e en
a
apreciacione
es personale
es; toda obje
eción
r
respecto
a la
a falta de nivel
n
inventivvo de
u invenció
una
ón debe prob
barse a parttir del
e
estado
de la técnica.
Para juzgar si la invencción definida
P
a por
l reivindica
las
aciones reallmente se d
deriva
d manera evidente de
de
el estado de
d la
t
técnica,
hay que determ
minar si carecce de
n
nivel
inventivvo cuando se
s considera
an las
d
diferencias
e
entre ésta y el estado de
d la
t
técnica
máss cercano. El examin
nador
t
tiene
la ccarga de probar
p
que
e la
in
invención
ca
arece de niv
vel inventivo y no
s
sólo
limita
arse
a
establecer
las
d
diferencias
s
y dicho
d
entre la solicitud
e
estado
de la técnica.
Cuando se ha establecido la falta
C
a de
n
novedad
d
de
la inve
ención, no es
n
necesario
e
evaluar el nivel inven
ntivo,
d
dado
que no
o existen dife
ferencias enttre la
in
invención
ye
el estado de
e la técnica.
Normalmentte el estado
N
o de la téccnica
m cercano
más
o se encuen
ntra en el mismo
m
c
campo
de la invenciión o trata
a de
s
solucionar
e mismo problema
el
p
o uno
GACET
TA OFICIAL
L
semejan
nte. Por ejemplo,
ej
en el área
química
a el estado
o de la técnica más
cercano
o puede serr aquél que
e describa
un prod
ducto estructturalmente semejante
s
al produ
ucto de la invención
i
o un uso o
activida
ad semejante
e al de la invvención.
10.2 Mé
étodo para la
a evaluación
n del nivel
inventivvo
10.2.1 Análisis
A
proble
ema-solución
n
Para determinar
d
si el objetto de la
reivindic
cación resullta obvio o se deriva
de man
nera eviden
nte del esta
ado de la
técnica se recurre
e, siempre que sea
posible,, al método problema-so
p
olución.
Para elllo deben cum
mplirse las siguientes
s
etapas:
l técnica
- identifficación del estado de la
más cerrcano;
- identi
tificación de
e las caraccterísticas
técnicass de la invención que son
diferenttes
con
respecto
a
la
anteriorridad; y
- defin
nición del problema
p
técnico
t
a
solucion
nar sobre la
a base del estado
e
de
la técnicca más cerccano.
La prregunta es
s ¿qué problema
resuelve
en las difere
encias técniicas entre
la inven
nción y el estado
e
de la
l técnica
más cerrcano?
Dichas diferencias
s, en térm
minos de
té
écnicas,
entre
e
la
caracterrísticas
invenció
ón y el estad
do de la téccnica más
cercano
o representan la sollución al
problem
ma técnico en
n cuestión.
Se deb
be definir ell problema sin
s incluir
elementos de la
a solución,, porque
entonce
es la solución sería evid
dente.
El problema técnico no siemprre será el
o en la soliicitud y a ve
eces tiene
indicado
que serr replantead
do en funció
ón de los
resultad
dos de la bú
úsqueda. El estado
e
de
27/11/2013
3 46 de 84
4
lla técnica más cerca
ano puede ser
d
diferente
dell conocido por
p el solicitante
y del cual él partió.
Evaluar, pa
E
artiendo dell estado de
d la
t
técnica
máss cercano Y del problema
t
técnico,
si la invenciión reivindiicada
r
resulta
obvia
a para la persona
p
verrsada
e la materia
en
a.
La pregunta
L
a a contesta
ar es si teniendo
e cuenta e
en
el estado de la técnica en
e su
c
conjunto
exxiste alguna indicación que
ll
lleve
a la persona versa
ada en la ma
ateria
a modificar o adaptar el estado de
d la
t
técnica
máss cercano para
p
resolve
er el
p
problema
té
écnico, de tal forma que
ll
llegue
a un
n resultado
o que estu
uviera
in
incluido
en el ten
nor de la(s)
r
reivindicació
ón(es).
Una informa
U
ación técnic
ca tiene siem
mpre
q ser conssiderada en
que
n su contexto
o, no
d
debe
extraerrse ni interp
pretarse fuerra de
é
éste.
Es decir,
d
que la
l caracteríística
t
técnica
que se está analizando
a
debe
b
buscarse
en
n el mismo campo
c
técniico o
e uno que
en
e la persona
a versada en
e el
o
oficio
consid
deraría de todos modos.
Se debe ttener en cuenta que
S
e la
b
búsqueda
de anteriorida
ades se efe
ectúa
a posteriori,, tomando como punto
o de
p
partida
la miisma invenc
ción. Por lo tanto
e examinad
el
dor debe rea
alizar el esfu
uerzo
in
intelectual
d colocarse
de
e en la situa
ación
q
que
ha teniido que afrrontar el téccnico
c conocim
con
mientos mediios en la ma
ateria
e un mome
en
ento en que
e la invenció
ón no
e
era
conocid
da, es dec
cir antes de
d la
in
invención.
La invenció
L
ón reivindic
cada tiene que
c
considerarse
e en su conjjunto. Si con
nsiste
e una comb
en
binación de elementos n
no es
v
válido
argum
mentar que
e cada uno
o por
s
separado
ess obvio, pu
ues la inven
nción
p
puede
estarr en la re
elación (cará
rácter
t
técnico)
entrre ellos. La excepción
e
a esta
r
regla
es el ccaso de yux
xtaposición en
e el
GACET
TA OFICIAL
L
que los elementos se combina
an sin que
elación técniica entre las
s distintas
haya re
caracterrísticas.
Una composición novedosa de AB
donde A y B son conocidos
c
de manera
indepen
ndiente, serrá inventiva si existe
un efeccto inespera
ado. Si el efecto se
reduce a la suma de
d los efecto
os de A y
abrá nivel in
nventivo.
B, no ha
En ressumen, el examinad
dor debe
plantearse las siguiientes pregu
untas:
ba un técnic
co con cono
ocimientos
- ¿estab
medios en la materria en condiiciones de
ema?;
plantearse el proble
re
en
n la forma en
e que se
- ¿de resolverlo
reivindic
ca: y
- ¿de prrever el resu
ultado?
Si la respuesta es afirmativa en
e los tres
n hay nivell inventivo.
casos, no
(…)”38.
Resulta
R
pertin
nente, a los efectos del artículo 4
de
e la Decisió
ón 344, deffinir qué se entiende
po
or “obvio” y por “e
evidente” a fin de
de
eterminar qué se debe
e entender por nivel
in
nventivo.
o obvio es aquello que
e salta a la
a vista de
Lo
manera
m
clara
a y directa; lo “que se encuentra
e
o pone delan
nte de los ojjos, muy cla
aro o que
o tiene dificu
ultad”. Lo ev
vidente conssiste en la
no
“c
certeza clara
a y manifies
sta de la que
q
no se
27/11/2013
3 47 de 84
4
puede dudar; cierto, claro, patente
p
y sin
s la
menorr duda” 39.
En este orden de
e ideas, se puede con
ncluir
ón goza de
e nivel inve
entivo
que una invenció
o a los ojoss de un expe
erto medio en
e el
cuando
asunto
o de que se trate, se ne
ecesita algo más
que la simple apliccación de lo
os conocimie
entos
os en la ma
ateria para llegar a ella
a, es
técnico
decir, que
q de confformidad con
n el estado de la
técnica
a el invento no es consecuencia cla
ara y
directa
a de dicho esstado.
Este Tribunal,
T
al re
especto, ma
anifiesta que
e “Tal
y com
mo lo estable
ece Gómezz Segade (…
…) el
invento
or debe re
eunir los méritos
m
que le
permita
an atribuirsse una pate
ente, sólo si la
invencción fruto de su investigación
i
n y
desarrrollo creatiivo constitu
uye ‘un salto
cualita
ativo en la elaboració
ón de la regla
r
técnica
a’, actividad
d intelectuall mínima qu
ue le
permitiirá que su invención no
n sea evid
dente
(no ob
bvia) del esttado de la té
écnica. Es d
decir,
que co
on el requisiito del nivel inventivo, lo
o que
se prettende es dotar al examiinador técnicco de
un elemento que le permita afirmar
a
o no
o si a
ención objetto de estud
dio no se ha
abría
la inve
podido
o llegar a p
partir de los
s conocimie
entos
técnico
os que existtían en ese momento de
entro
40
del esttado de la té
écnica (...)”.
dd) Aplicació
ón Industria
al
e
e)
Para que
q
un inve
ento pueda ser protegido a
través de una pate
ente debe se
er susceptible de
aplicac
ción industria
al, es decir,, que pueda
a ser
39
DICCIONARIO DE LA LEN
NGUA ESPAÑ
ÑOLA.
Vigésima Seg
gunda Edición
n. ESPASA. M
Madrid,
España.
20
001.
“DE
EFINICIONES
DE
EVIDENTE, E
EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y
7. Págs. 686 y 1089.
40
marzo
Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de m
del 2004. Caso: soliccitud de pa
atente
O
DE
(2R.3S)-3-T
TERT“TRIHIDRATO
BUTOXICARBONILAMINO--2-HIDROXI-3-DE
4-ACETO
OXI-2FENILPROPIONATO
10B5B,
20-EPOXI-1,
7B,
BEZOILOXI-5
TRIHIDROXI--9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO”.
TRIBUNAL
TICIA
DE
DE
JUST
LA
D ANDINA.
COMUNIDAD
38
Manuall para el Exa
amen de Solicitudes de
Patente
es de Invencción en las Oficinas
O
de
Propied
dad Industrial de los Paííses de la
Comunidad Andina. Secretaría Ge
eneral de la
O
M
Mundial
de la
Comunidad Andina, Organización
dad Intelectua
al y Oficina Europea
E
de
Propied
Patente
es. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible
en
www.comunidad
dandina.org/public/patente
http://w
s.pdf.
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 48 de 84
4
prroducido o utilizado en
n cualquier actividad
prroductiva o de
d servicios, como lo ma
anifiesta el
arrtículo 5 de la
a Decisión 344.
3
o de la invención encu
uentra su
Este requisito
ustificación en
e el hecho de que la concesión
c
ju
de
e una patente estimula el dessarrollo y
crrecimiento industrial, procurando beneficios
b
ec
conómicos a quienes la
a exploten, por esto,
só
ólo son sus
sceptibles de
d patentab
bilidad las
in
nvenciones que puedan ser lleva
adas a la
prráctica.
3..4.
LA
PATEN
NTABILIDAD
D
POLIMORFOS.
DE
En el presentte caso, la sociedad
s
NO
OVARTIS
AG.
A
argumen
ntó que “(…
…) el inven
nto de mi
mandante
m
cu
umple con el requisito de nivel
in
nventivo pues nada en el
e estado de la técnica
su
ugería cóm
mo obtenerr diferentess formas
crristales y es por esto qu
ue los ejemp
plos dados
en
n la solicitud de patentte presentad
da por mi
mandante
m
son la primera
a revelación de cómo
ob
btener los polimorfos en forma pura.
p
(…)
Una
U
cosa es la síntesis de un comp
puesto (la
cu
ual efectiva
amente se encontrab
ba en el
es
stado de la técnica
t
en virtud
v
de su revelación
r
en
n la patente EP 019926
62) y otra mu
uy distinta
la
a modificació
ón del com
mpuesto para
a obtener
un
n polimorfo en forma pura” y que
e “(…) la
se
egunda antterioridad ciitada para negar la
pa
atente a mi
m cliente, Remington
R
F
Farmacia,
tra
rata sobre la
as caracteríísticas gene
erales del
po
olimorfismo,
cómo
determina
ar
esta
prropiedad físsica y cóm
mo aproveccharla en
co
ompuestos activos. En
n ninguna parte del
mencionado
m
texto
t
se ensseña o se ori
rienta o se
da
an cierto tipo
t
de guíías para hacer una
modificación
m
a un compu
uesto para obtener
o
un
po
olimorfo co
onsiste en la forma cristal
c
en
fo
ormar pura de
d un compu
uesto”.
A su turno, la
a Superinten
ndencia de Industria
y Comercio esgrimió qu
ue “(…) una
a persona
ve
ersada en la materia
a, sabiendo
o que el
compu
uesto
en
n
cuestiión
pressenta
polimo
orfismo, utilizzaría solve
entes de am
mplia
utilizacción (en este
e caso, se ca
ambia etano
ol por
metano
ol) y obtend
dría las form
mas polimórrficas
A, qu
ue se prettenden protteger”, “(…
…) la
importa
ancia del te
exto ‘Remin
ngton Farma
acia’,
consiste en que en
n éste se ex
xplica de ma
anera
pios básicoss del
clara e indiscutiblle los princip
polimo
orfismo, cóm
mo determ
minarlo y cómo
c
utilizarr la forma po
olimórfica más
m estable e
en la
obtencción de composiciones
s farmacéu
uticas
apropia
adas. De modo que
q
con esta
informa
ación y la contenida
c
en
n la solicitud
d EP
0199262, en la cu
ual se conte
emplan proccesos
de criistalización dentro de la síntesiss del
compu
uesto en cu
uestión, un
n técnico m
medio
utilizarría sus conocimiento
os básicos de
cristaliización en la
a obtención de los crisstales
que se
e pretenden
n proteger sin un esfu
uerzo
intelecctual adicio
onal” y qu
ue “(…) queda
plenam
mente proba
ado que la presente
p
soliicitud
se derriva de man
nera evidentte puesto qu
ue la
anterio
oridad EP 01
199262 ense
eña la prese
encia
de form
mas cristalin
nas obtenida
as a partir de
d un
alcoho
ol primario ((etanol) y que una perrsona
versad
da en la materia, siguien
ndo los princcipios
del pollimorfismo y cristalizació
ón, utilizaría
a otro
alcoho
ol primario (metanol) y obtendría
a los
cristale
es que se prretenden pro
oteger”.
En tal virtud, es necesario ha
acer referenccia al
entabilidad de polimorrfos”.
tema de “la pate
l anterior, el Tribuna
al se referirrá al
Para lo
processo 92-IP-20
013, patente
e de invención:
“NUEV
VO COMP
PUESTO ANTIDIABÉT
A
TICO
CON BASE E
EN SALES
S DE ÁC
CIDO
pretación prejudicial de
e 16
MALÉICO”, interp
de julio
o de 2013, e
en donde se
e desarrolló este
tema.
“El ca
aso de loss polimorfos
s ha gene
erado
recienttemente con
ntroversias en el ámbitto de
las pa
atentes de invención, en
e particula
ar, la
duda de
d si ellos so
on patentablles o no (…).
Un compuesto po
olimórfico ess aquél que
e por
propieda
ades
puede
p
s
sufrir
sus
ormaciones
y
revvestir
forrmas
transfo
alterna
ativas a pesa
ar de estar constituido
c
p el
por
GACET
TA OFICIAL
L
mismo
m
tipo de
e moléculas
s. En el dicciionario de
la
a Real Acade
emia Españ
ñola41, el pollimorfismo
es
s definido co
omo la “cua
alidad de lo que tiene
o puede tene
er distintas formas”.
f
La acepción
n bioquímica
a quiere de
ecir “propied
dad de los
en
ác
cidos nucleiicos y las proteínas
p
qu
ue pueden
prresentarse bajo
b
varias formas mo
oleculares.
Es
E un fenóme
eno importa
ante en gené
ética y en
la
a patología molecular”, mientras que
q
en el
ám
mbito de la
a química se
e la conside
era como
un
na “propied
dad de loss elemento
os y sus
co
ompuestos, que puede
en cambiar de forma
siin variar su naturalezza”. El pollimorfismo
pu
uede ser de
efinido como
o la capacida
ad de una
su
ustancia pa
ara existir en
e dos o más
m
fases
crristalinas qu
ue presentan
n diferentess arreglos
y//o conforma
ación de la
as molécula
as en el
crristal.
Dentro
D
del complejo debate
d
exis
sten dos
po
osiciones doctrinarias.
d
Por un lado, la
po
osición que afirma que los
l polimorfo
fos son un
de
escubrimien
nto. Por otro
o lado, se en
ncuentran
qu
uienes seña
alan que lo
os polimorfos no son
de
escubrimien
ntos, por lo que
q son pate
entables.
El
E debate so
obre la pattentabilidad de estos
co
ompuestos gira
g
en torn
no a la dem
mostración
de
e las condic
ciones de “novedad”
“n
y de “nivel
in
nventivo” (arrtículos 1 y 4 de la Deccisión 344
de
e la Comisió
ón del Acuerrdo de Carta
agena). La
diificultad parra reunir esstos requisittos reside
en
n que la obtención de un polimorfo
o se da a
pa
artir de un compuesto
c
y conocido pero que
ya
ha
a sufrido tran
nsformacion
nes.
La
as pregunta
as que surge
en son: ¿Se
e trata de
un
n componen
nte nuevo? ¿Esta novvedad, ha
siido el resulta
ado de un avance de la técnica o
es
s simpleme
ente un de
escubrimientto? Si el
nu
uevo compu
uesto es el resultado de
el avance
de
e la técniica, ¿respo
onde al crriterio de
in
nventividad?
27/11/2013
3 49 de 84
4
i) Porr un lado, la patenttabilidad de
e un
polimo
orfo ha sid
do aceptad
da por disttintas
oficina
as
nacio
onales,
regionales
r
o
interna
acionales. Assí, en el ám
mbito de la OMPI,
O
el ejem
mplo más m
marcado se encuentra
e
en
n las
diversa
as generacio
ones del po
olimorfo Ritonavir
(compu
uesto que combate ell VIH) que han
sido pa
atentadas por Abott Lab
boratories en los
tres prrimeros caso
os42 y por Transform
T
Ph
harm
y Ran
nbaxy Lab
boratoires posteriormen
p
nte43.
Esta posición indicca que el pro
oceso por ell cual
mpre
se encuentra un polimorfo no es siem
predeccible ni evide
ente. Es imp
prescindible p
pues
que el solicitante rrevele claram
mente los pasos
p
proced
dimentales por
p
los que se obtuvvo el
polimo
orfo así como la especifficación del lugar
l
y la orientación
n de las moléculas del
polimo
orfo.
o, según el
e jurista Carlos
C
ii) Por otro lado
a, el polimo
orfismo es una propiedad
Correa
natural, por lo q
que los po
olimorfos no
o se
o
“inventan”;
se
descu
ubren
“crean”
ccomo
pa
arte
de
la
normalmente
mentación d
de rutina en
n la formula
ación
experim
de drogas.
d
Son el resu
ultado de las
condicciones bajo las cuales
s se obtiene
e un
44
compu
uesto . Cu
ualquier compuesto
c
que
presen
nta polimorfissmo tenderá
á naturalmen
nte a
su form
ma más esta
able45, aun sin
s ningún tip
po de
46
interve
ención huma
ana .
42
43
44
45
41
Ver dicciona
ario en línea en el siguiente enlace:
http://lema.rae.es/drae/?val=po
olimorfismo
La primera
p
generración ha sido
o patentada ccon la
apliccación WO1994
4014436, la se
egunda median
nte los
docu
umentos WO19
996039398 y WO
W 199500961
14 y la
terce
era mediante W
WO200004016
6, todas atribuiidas a
Abbo
ot Laboratoriess.
Ver el informe “Patent Land
dscape Report on
navir” prepara
ado en octubrre del 2011 por
p
la
Riton
en:
OMP
PI.
Ver
http://www.wipo.intt/export/sites/w
www/freepublica
ations
/en/p
patents/946/wip
po_pub_946.pd
df
El procedimiento
p
habitual para
a descubrir nuevos
polim
morfos es reccristalizar el principio activvo de
diferrentes solvente
es, o bajo dife
erentes condicciones
de re
ecristalización como tempera
atura o velocid
dad de
agita
ación.
Muchos polimorfoss son metaesta
ables, es decir, que
ntualmente pu
ueden evolucionar hacia fo
ormas
even
más estables, de manera espon
ntánea o intencional
ón)-, lo cual reduce su utilidad
(por recristalizació
de el punto d
de vista de la producción y el
desd
GACET
TA OFICIAL
L
La
as solicitud
des de pate
entes independientes
so
obre polimo
orfos se han tornado cada vez
más
m
frecuentes y contrrovertidas, dado
d
que
su
us patentes se pueden utilizar
u
para obstruir o
de
emorar la entrada de
d
la com
mpetencia
ge
enérica. Se
e puede considerar que los
po
olimorfos pe
ertenecen al arte previo –y, por lo
ta
anto, no so
on patentab
bles- si se obtienen
in
nevitablemen
nte siguiend
do el proceso
o descrito
en
n la patentte original del principiio activo.
Además, cuando se desccubre polimo
orfismo, la
po
osibilidad de
d
descub
brir nuevas
s formas
47
crristalinas dife
ferentes es obvia
o
.
27/11/2013
3 50 de 84
4
¿Por qué
q
una so
olicitud de nuevas forrmas
cristallinas no deb
be ser conc
cedida?
Ante dicha
d
interro
ogante, Sussana Elida Piatti
P
respon
nde señaland
do lo siguien
nte50:
“
“(…)
Se denomina “polimorfis
S
smo” (del grriego
p
poly
= much
has, morph = formas) a una
p
propiedad
q
que presenta
a la materia
a en
e
estado
sólid
do. Desde el
e siglo XVIII los
c
científicos
co
onocían com
mpuestos só
ólidos
q
que
prese
entaban diistintas forrmas
c
cristalinas.
Posteriorm
mente, en la
p
primera
mita
ad del siglo
o XX cientííficos
a
alemanes,
d
dedicados a la cristalogrrafía,
c
coincidieron
unciar que
e el
en enu
p
polimorfismo
o
era
u
una
propiedad
in
inherente
a lla materia en
n estado sóllido.
En
E consecue
encia, segú
ún esta posición, el
po
olimorfismo es una prop
piedad inherrente a la
materia
m
en su
s estado só
ólido. Los polimorfos
p
no
o se crean
n, sino que se descub
bren. Las
officinas de patentes
p
deb
ben tomar conciencia
c
de
e la posib
ble ampliaciión injustifiicada del
pe
eríodo de protección
n, que su
urge del
pa
atentamiento
o sucesivo del principio
o activo y
su
us polimorfo
os, incluyen
ndo hidratoss/solvatos.
Lo
os procedim
mientos para
a obtener polimorfos
p
pu
ueden ser patentables
p
en algunos casos, si
de
emuestran ser
s novedos
sos y cumpllen con el
re
equisito de altura
a
inventiiva48.
Es así co
E
omo Buerg
ger y Blo
oom51
e
expresaban
en
19
937
que
“El
p
polimorfismo
o
es
u
una
propiedad
in
inherente
del estado
o sólido que
p
presenta
la g
gran mayorría de las drrogas
u
utilizadas
en
n la industrria farmacé
éutica
(
(principios
a
activos
y excipientes)”
e
”. En
o
otras
palabrras, no ess una inven
nción
r
realizada
p
por el hom
mbre sino una
p
propiedad
de
e la sustanciia.
Entre
E
las exxcepciones de
d patentam
miento se
en
ncuentran lo
os descubrrimientos. La
a historia
de
e Ritonavirr Forma II es un ejemplo
su
umamente interesante
e, que pone
p
de
manifiesto
m
la
a aparición espontánea
a de las
fo
ormas polim
mórficas, sin
s
que medie
m
la
49
prresencia de la mano dell hombre .
En la actua
E
alidad, se considera qu
ue la
t
totalidad
de
e los comp
puestos só
ólidos
p
presentarían
n formas po
olimórficas, sólo
e
en
el áre
ea farmaccéutica se ha
d
determinado
o que más del
d 80 % de
e los
p
principios
activos
y
excipie
entes
46
47
48
49
almacenamie
ento. Un quíímico de conocimientos
medios que desarrolla
d
una nueva sustanccia para uso
farmacéutico
o procurará, -ha
abitualmente, identificar
i
el
polimorfo más
m
estable. Sobre
S
algunos aspectos
técnicos vincculados con ell polimorfismo,, ver Dunitz
(1995), p. 19
93-200: Bernste
ein (1999), p. 3440-3461.
3
Ver el Docu
umento de tra
abajo de la Organización
O
Mundial de la Salud, “Pa
autas para el examen de
armacéuticas”, elaborado por
p
Carlos
patentes fa
Correa, marz
zo 2008, p. 10.
Ibídem, pp. 10-11.
1
Ibídem, p. 11
1.
Patentes y Salud Pública
a. La dimensión
n técnica de
as de patenta
abilidad: El ca
aso de las
las política
patentes farmacéuticass en Argen
ntina. Este
o fue una te
esis de la Maestría
M
en
documento
propiedad intelectual en la Universidad FLACSO,
50
51
sed
de Argentina. Autora: Su
usana Elida Piatti.
Dirrector: Carlos C
Correa, p. 110.
Pa
atentes y Salud
d Pública. La dimensión técnica de
lass políticas de patentabilidad: El caso de
d las
patentes farma
acéuticas en Argentina. Este
d la Maestríía en
documento fue una tesis de
opiedad intelecctual en la Un
niversidad FLA
ACSO,
pro
sed
de Argentina. Autora: Su
usana Elida Piatti.
Dirrector: Carlos C
Correa. Ver pp. 106-121.
Bu
uerger M. J. and
d Bloom, M.C. “Crystal
polymorphism” Z. Kristallogr. 96
6, p. 182-200 [1
1, 3,
9, 26, 240, 307] ((1937).
GACET
TA OFICIAL
L
conocid
dos presenta
an dos o má
ás formas
cristalin
nas perfectam
mente identiificadas.
de preformu
d
ulación, proc
ceso despro
ovisto
d carácter iinventivo.
de
(…)
(
(…)”.
morfismo, como
c
su nombre lo
El polim
indica, hace refere
encia a las diferentes
s” que pu
ueden ado
optar las
“formas
sustanccias en es
stado sólid
do. Dicho
fenómeno se caraccteriza por la
a habilidad
que po
oseen las sustancias
s
e estado
en
sólido de
d existir en
e dos o más
m
fases
cristalin
nas.
(…)
morfismo se caracteriza,, como se
El polim
mencion
nó, por la habilidad
h
qu
ue poseen
las susstancias en
n estado sólido
s
de
existir en
e dos o más
m
fases cristalinas,
c
las que
e poseen un ordenamiento o
conform
mación difere
ente de las moléculas
m
en el estado
e
sólid
do, hecho qu
ue puede
producir
ir un profu
undo efecto
o en las
propied
dades del pro
oducto crista
alino final,
en relacción con su solubilidad o facilidad
de man
nipulación. (…) El crecim
miento de
los cristales se encuentra afectado por
las condiciones ambientaless de su
o, temperatura, veloccidad de
entorno
enfriamiento, veloccidad de nuc
cleación y
crecimie
ento a lo largo de diferentes
ejes52.
(…)
un
u
artícullo
publica
ado
en
En
53
5
Pharma
aceutical
Sciences” ,
se
conside
era que el desarrollo de una
nueva forma
f
cristallina es un pa
aso obvio,
carente de méritto inventivo
o en la
activida
ad farmacéu
utica. Se tra
ata de un
paso ne
ecesario en cualquier prroceso de
formulación de un producto,
p
en
n la etapa
52
53
27/11/2013
3 51 de 84
4
J.Bernstein
n,“Polymorphism in Molecula
ar Crystals”
pags. 2, 46,
4 Oxford Un
niversity Presss, reprinted
2006.
utical
Sciencces,
Mack
Publishing
Pharmaceu
Company, 1990, 18 edic
ción, Easton Pennsylvania
18042.
iii) En
E efecto, exxisten much
hos conflicto
os de
patente
es por el tem
ma de los po
olimorfos:
““Son estass diferenccias, a veces
v
p
pequeñas,
e
en las prop
piedades de
e los
p
polimorfos
d un fármacco (en el sentido
de
a
amplio
dell término) las que en
n
numerosas
ocasiones han
h
llevado a la
in
industria
farrmacéutica a considerrar a
c
cada
uno de ellos como fárm
maco
in
independien
te
y
potencialm
mente
p
patentable,
sobre todo si cada fo
forma
p
presenta
un
na capacida
ad distinta en
e la
a
actividad
farrmacológica. Este hech
ho ha
c
creado
fre
ecuentes conflictos
c
e
entre
l
laboratorios
farmacéutic
cos que disp
putan
l legitimida
la
ad de cada
a polimorfo. Fue
m
muy
comen
ntado el con
nocido caso
o de
G
Glaxo
Wellccome frente
e a Novoph
harm
p
por
la defe
ensa de la patente de
d la
3
r
ranitidina
,a
antiulceroso desarrollado
o por
l empresa Glaxo en
la
n 1970. En
n su
p
primera
pate
ente se defe
endía el pro
oceso
d síntesis y obtenció
de
ón industriall del
f
fármaco,
ca
aracterizand
do el prod
ducto
m
mediante
esp
pectroscopia
a de infrarroj
ojos y
d
difracción
d rayos X por método
de
o de
p
polvo.
En octubre de
e 1981, Glaxo
G
d
descubrió
qu
ue durante el secado de
d la
r
ranitidina
s
se
formab
ba un nuevo
p
polimorfo,
d
diferente dell descrito en
e la
p
patente
de 1
1971, por lo que 4 años más
t
tarde
patenttó este seg
gundo polim
morfo.
E 1997, con
En
n la expiraciión de la patente
d
de
1970, la empres
sa farmacé
éutica
N
Novopharm
pretendió distribuir su
p
propia
ranitid
dina, pero Glaxo
G
argum
mentó
q
que
podría infringir la patente del
s
segundo
po
olimorfo, qu
ue no expiiraba
h
hasta
2002
2. En este
e conflicto, los
t
tribunales
diieron la razó
ón a Novoph
harm
c el argum
con
mento de que
e a pesar de
e que
a
ambos
po
olimorfos tenían
t
alg
gunas
p
propiedades
s fisicoquím
micas diferentes,
GACET
TA OFICIAL
L
no pod
dían ser con
nsiderados fármacos
indepen
ndientes po
orque amb
bos eran
terapéu
uticamente equivalentes
e
s. Ello dio
pie a qu
ue Novopharrm y otras co
ompañías
farmacé
éuticas come
enzaran a distribuir
d
el
genérico del antiulcceroso. Este
e ejemplo
puede servir para
a ilustrar hasta
h
qué
punto hay
h
que hila
ar fino en temas de
polimorrfismo
f
farmacéutico
o,
no
solamen
nte por loss aspectos sanitarios
implicad
dos,
siino
porr
los
5
macroeconómicos””54
.
iv
v)
En el ám
mbito de la CAN, la Deccisión 344
no esta
ablece ningú
ún impedime
ento para
la pate
entabilidad de los polimorfos,
dejando
o
a
utoridades
las
au
adminisstrativas to
otal liberta
ad para
55
resolverr esta cuestiión .
a Oficina Na
acional de Patentes
P
deb
be realizar
La
un
n análisis muy
m
específiico y prolijo, a fin de
de
eterminar si un polimorfo
fo tiene nivell inventivo
o no, siendo muy cuidad
dosa en esttos casos,
a que no pu
uede validar que los derrechos de
ya
pa
atentes de invención
i
se
e extiendan más allá
de
el tiempo determinad
do en la normativa
n
an
ndina. Por ello,
e
precautelando el derecho
d
a
la
a salud y al acceso a lo
os medicam
mentos, es
re
esponsabilid
dad de las oficinas
o
naciionales la
ta
area de dete
erminar técn
nica y cientííficamente
54
Disponible
en
web:
ma.es/farma/ctl_
_servlet?_f=37
7&id=13094
http://www.doym
13
32
55
REA, Carlos, “In
ntegrando la sa
alud pública
Ver CORR
en la legislación sobre patentes
p
de loss países en
ñola), South Ce
entre, 2001,
desarrollo” (versión españ
p. 62.
nal: “Integrating
g Public Health
h into
Título origin
Patent Legislation in Deve
eloping Countrries”,
p primera vez
z en Octubre 2000 por el
publicado por
South Centtre, Chemin du
u Champ d’Anie
er 17, 1211
Geneva 19
9, Suiza.
en:
Ver
http://apps..who.int/mediciinedocs/pdf/s4918s/s4918
s.pdf
27/11/2013
3 52 de 84
4
cada uno
u
de los requisitos de
d patentabiilidad
de los polimorfos.
onsecuencia
a, los poliimorfos pueden
En co
entoncces ser obje
eto de prote
ección, pero sólo
en la medida
m
en qu
ue se cumpllan los requiisitos
exigido
os por los arrtículos 1 y 4 de la Deccisión
344. Para
P
ello, el interesado deberá exp
poner
de manera
m
clarra y exha
austiva en las
reivind
dicaciones p
por qué la so
olicitud en juego
constittuye una n
novedad y presenta nivel
inventiivo, por lo que corre
esponderá a la
Oficina
a Nacional de Patente
es analizar cada
caso”.
Con ba
ase en estoss fundamenttos,
EL TRIBUNAL
T
DE JUST
TICIA
COMU
UNIDAD AND
DINA,
DE
LA
C O N C L U Y E:
a comunitaria de
1. En principiio, la norma
carácter sustancial no surte efe
ectos
retroactivoss; por lo
o tanto, toda
situación jjurídica en que deba ser
será
aplicada una norma comunitaria,
c
regulada p
por la que
e se encue
entre
vigente al momento de haber sido
ación, bajo
o los
planteada dicha situa
ados.
parámetross por aquella disciplina
Sin embarg
go, no consstituye aplica
ación
retroactiva cuando la norma postterior
debe ser aplicada inmediatam
mente
para regula
ar los plazo
os de vigenccia y
los efectoss futuros de una situa
ación
nacida bajo el imperio
o de una no
orma
anterior.
En el caso
o de la norrma comunittaria
de carácterr procesal, ésta
é
se apliccará,
a partir de su entrada
a en vigencia, a
or iniciarse o en
los procedimientos po
e hallarse en curso un
curso. De
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 53 de 84
4
proced
dimiento, la
a nueva no
orma se
aplicará
inmediatamente
a
las
dades proce
esales pendientes, y
activid
no, sa
alvo previsió
ón expresa, a las ya
cumplidas.
3. La invenció
ón, además de no ser obvia
o
para un experto me
edio, debe ser
d una activvidad
siempre el resultado de
del hombre
e, descarta
ando
creativa d
como inven
nción la acc
ción propia de
d la
naturaleza..
n
susta
ancial vigentte, para la
Si la norma
fecha de la solicittud de la pa
atente, ha
d
y reemplazada
r
a por otra,
sido derogada
antes de hab
berse cum
mplido el
dimiento corrrespondientte a dicha
proced
solicitu
ud, aquella
a norma será la
aplicable para de
eterminar si han sido
echos o no los requisito
os para la
satisfe
conce
esión de pate
ente, mientrras que la
norma
a procesal posterior será la
aplicable al proced
dimiento en curso.
4. La novedad
d de la inve
ención, a qu
ue se
refiere el artículo 2 de la misma
m
Decisión, cconsiste en que
q el inventto no
esté comprendido en el "estado de
d la
técnica", e
esto es, el
e conjunto
o de
conocimien
ntos existenttes y de dom
minio
público accesibles por
p
descrip
pción
escrita u o
oral, o por cualquier otro
medio que divulgue el invento ante
es de
la fecha de
e presentació
ón de la soliicitud
o de la prioridad recono
ocida.
va al otorga
amiento de
La sollicitud relativ
la patente para “MODIFIC
CACIÓN A
CRIST
TAL DE UNA SU
USTANCIA
ACTIV
VA DE MEDICAMEN
M
NTO”, fue
presen
ntada el 9 de
d junio de
e 1998, en
vigenccia de la Decisión 344
3
de la
Comis
sión del Accuerdo de Cartagena,
C
por lo tanto, es éssta la norma
a aplicable
en la parte sustancial, mientras que el
proced
dimiento se
e efectuó en
n vigencia
de la Decisión
D
486
6 de la Com
misión de la
Comunidad Andin
na.
5. El artículo 4 de la Deccisión 344 se
eñala
claramente
e lo que de
ebe considerarse
como "nive
el inventivo" para
p
una perrsona
del oficio n
normalmente
e versada en
e la
materia, en el entend
dido de qu
ue la
invención cconstituye un paso máss allá
de la técniica existente
e, con arreg
glo al
principio de
e la “no obvviedad “, esto
o es,
que ella no se derrive de ma
anera
evidente de
e la técnica en un mom
mento
dado.
2. El artíículo 1, en concordancia con los
artículos 2, 3, 4 y 5 de la Dec
cisión 344
de la
a Comisión
n del Acu
uerdo de
Cartag
gena conttempla los requisitos
las
para
que
indispe
ensables
invencciones
"d
de
produ
uctos
o
proced
dimientos en
n todos los campos
c
de
la tecn
nología", pue
edan ser susceptibles
de pa
atentabilidad
d ante las Oficinas
Nacion
nales Competentes de los Países
Miemb
bros. La novedad, el nivel
inventivo y la susceptibilidad de
aplicacción industrrial son requ
uisitos de
para
el
obligattoria
obse
ervancia
otorga
amiento de una
u
patente, so pena
de nulidad
n
ab
bsoluta que podrá
declarrarse a petición de parte
e o aún de
por
la
Nacional
oficio
Oficina
Competente.
e Patentes debe
d
6. La Oficina Nacional de
realizar un
n análisis muy
m
específiico y
prolijo, a fin de de
eterminar si un
polimorfo tiene
t
nivel inventivo o no,
siendo muyy cuidadosa
a en estos ca
asos,
ya que n
no puede validar
v
que
e los
derechos d
de patentes de invenció
ón se
extiendan más allá
á del tie
empo
determinad
do en la no
ormativa andina.
Por ello, prrecautelando
o el derecho
o a la
salud y al a
acceso a los
s medicamentos,
es respon
nsabilidad de
d las oficcinas
nacionales la tarea de determ
minar
técnica y científicamen
c
nte cada un
no de
los requisittos de paten
ntabilidad de
e los
polimorfos..
L normativa
La
a andina so
obre patente
es de
invención no
o impide que
e se otorgue
e una
p
patente
a
un
po
olimorfo.
E
Estos
c
compuestos
pueden ser objeto
o de
p
protección,
p
e la medida en
pero sólo en
q
que
se cum
mplan los req
quisitos exig
gidos
GACET
TA OFICIAL
L
por los artículos 1 y 4 de la Decisión
e interesado
o deberá
344. Para ello, el
e
exponer de manerra clara y exhaustiva
en las reivindicaciones porr qué la
d en jueg
go constitu
uye una
solicitud
novedad y presenta nivel inve
entivo, por
e correspon
nderá a la
a Oficina
lo que
Naciona
al de Pate
entes analizzar cada
caso.
De conformida
ad con el artíículo 35 del Tratado
T
de
Creación del Tribunal
T
de Ju
usticia de la Comunidad
C
ndina, el Jue
ez Nacional consultante,
c
a emitir el
al
An
fa
allo en el procceso interno Nº 2003-0035
52, deberá
ad
doptar la presente
p
inte
erpretación. Asimismo,
a las presscripciones
de
eberá dar cumplimiento
c
co
ontenidas en el párrafo te
ercero del arrtículo 128
de
el Estatuto vig
gente.
27/11/2013
3 54 de 84
4
Notifíquese al Juez consulltante mediiante
se copia a la
copia certificada y remítas
al de la Com
munidad And
dina,
Secrettaría Genera
para su
s publicació
ón en la Ga
aceta Oficia
al del
Acuerd
do de Cartag
gena.
José Vice
ente Troya Jaramillo
J
PRESIDENTE (E)
erdomo
Leonor Perdomo Pe
M
MAGISTRADA
Rica
ardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Gusttavo García Brito
SECRETARIO
O
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 55 de 84
4
Proceso
P
165-IP-2013
Interpreta
ación preju
udicial de los artícu
ulos 14, 15 literal e
e), 21, 30 y 34 de la
l
Decisión 486 de la Comisión
n de la Co
omunidad Andina, co
on fundam
mento en la
l
a por el Co
onsejo de Estado
E
de la Repúbliica de Colo
ombia, Salla
consulta formulada
ntencioso Administra
A
ativo, Secc
ción Primera. Interpre
etación prejudicial de
d
de lo Con
oficio
de
los
artícu
los
44
y
4
45
de
la
m
sión.
Act
dad
HONDA
A
isma
Deci
or:
Socied
ABUSHIKI KAISHA. Patente:
P
“GENERAD
DOR CA POLIFÁSICO
O
GIKEN KOGYO KA
COBILLAS Y APARA
ATO DE CONTROL
L DE EXC
CITACIÓN PARA E
EL
SIN ESC
MISMO”. Expedientte Interno Nº
N 2008-00
0083.
EL TRIBUN
NAL DE JUSTICIA DE LA
D ANDINA, en San Francisco de
COMUNIDAD
Quito,
Q
a cuatrro (4) de septiembre de
el año dos
mil
m trece.
En la solicitud
d sobre interpretación prejudicial
p
ormulada po
or el Conse
ejo de Estado de la
fo
República
R
de
d
Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativ
A
vo, Sección Primera.
1.2 Ac
ctos demand
dados
La sociedad
s
H
HONDA GIKEN
G
KOGYO
KABUS
SHIKI KAISHA plantea que se declare
la nullidad de la
as siguiente
es resoluciones
adminiistrativas:
-
VISTOS:
Que,
Q
la soliciitud de interrpretación prejudicial,
p
re
ecibida por este Tribun
nal el 11 de
e julio de
20
013, se ajusstó a los re
equisitos esttablecidos
po
or el artícu
ulo 125 de
el Estatuto de este
Trribunal, apro
obado por medio
m
de Deccisión 500
de
el Consejo
o Andino de Minisstros de
Exteriores
Relaciones
R
s
y
qu
ue,
en
co
onsecuencia
a, fue admitida a trámite
e por auto
de
e veintiuno (21)
(
de agossto de 2013.
1..
-
ANTECEDENTES
S
El Tribunal, con fu
undamento en la
do
ocumentació
ón allegada
a, estima prrocedente
de
estacar com
mo anteced
dentes del proceso
in
nterno que dio lugar a la presente so
olicitud, lo
siguiente:
1..1 Las parte
es
Demandante
e: la socied
dad HONDA
A GIKEN
KOGYO KAB
BUSHIKI KAISHA.
Demandada:: LA NACIÓN COLO
OMBIANA,
SUPERINTEN
NDENCIA DE INDUS
STRIA Y
COMERCIO.
n No. 23273
3 de 30 de julio
Resolución
de 2007, por medio de la cua
al el
Superintendente
de
Industria
a
y
Comercio resolvió negar el privilegio
de paten
nte de invención para
“GENERAD
DOR CA PO
OLIFÁSICO SIN
DE
ESCOBILL
LAS Y APARATO
A
CONTROL
L DE EXCIITACIÓN P
PARA
EL MISMO
O”, solicitada
a por la socie
edad
HONDA G
GIKEN KOGYO KABUS
SHIKI
KAISHA.
Resolución
n No. 333
367 de 10
0 de
octubre de 2007, por medio
m
de la cual
el Superin
ntendente de Industria y
Comercio resolvió el
e recurso de
reposición y decidió
ó confirmar la
decisión ccontenida en
n la Resolu
ución
No. 23273 de 30 de jullio de 2007.
1.3 He
echos releva
antes
Del exxpediente re
emitido porr el Consejo
o de
Estado
o de la Repú
ública de Co
olombia, Salla de
lo Contencioso
C
Administrrativo, Seccción
Primerra, han po
odido ser destacados los
siguien
ntes aspecto
os:
h)
Los hecho
os
Entre los princip
pales hecho
os considerrados
ntes en estta causa se
e encuentran
n los
relevan
siguien
ntes:
GACET
TA OFICIAL
L
-
-
-
-
-
-
-
El 16 de mayo de 2003, enttró a fase
nal la solic
citud de pa
atente de
nacion
invencción titulada
a “GENERA
ADOR CA
POLIF
FÁSICO SIN ESCOBILLAS Y
CONTROL
APAR
RATO
DE
DE
EXCIT
TACIÓN PARA
P
EL MISMO”,
solicita
ada por la
a sociedad HONDA
KAISHA.
GIKEN
N KOGYO KABUSHIKI
K
Como
o resultado del
d examen de forma,
en cu
uanto a los requisitos que
q
debe
llenar la solicitu
ud y cump
plidas las
exigen
ncias legales
s, se ordenó
ó publicar
el ex
xtracto sin que se hubieran
presen
ntado oposiiciones por parte de
tercero
os.
Realiz
zado
el
en
de
exame
patenttabilidad, co
on fundamento en lo
dispue
esto en el artículo 45
4 de la
Decisiión 486 de
e la Comisión de la
Comunidad Andina, se re
equirió al
peticio
onario para que se pro
onunciara
sobre las objecio
ones efectua
adas a la
solicitu
ud.
El 15 de
d marzo de
e 2007, el pe
eticionario
atendiió el requerrimiento forrmulado y
presen
ntó aclara
aciones. Asimismo,
A
allegó
ó nuevas reivindicac
ciones y
modificó la solicitu
ud de patentte.
El 30
3
de ju
ulio de 2007,
2
el
Superrintendente
de
Indu
ustria
y
Come
ercio expidió
ó la Resolu
ución No.
23273
3, por medio
o de la cua
al resolvió
negar el privileg
gio de pa
atente de
invencción para “GENERAD
DOR CA
POLIF
FÁSICO SIN ESCOBILLAS Y
DE
CONTROL
APAR
RATO
DE
EXCIT
TACIÓN PARA
P
EL MISMO”,
solicita
ada por la
a sociedad HONDA
KAISHA.
GIKEN
N KOGYO KABUSHIKI
K
Se
fundamentó
ó
en
q
que
las
reivind
dicaciones 1 a 7, adem
más de no
cumplir con los re
equisitos de claridad y
de un
nidad de la invención, reclaman
materia que no se consid
dera una
invencción y preten
nden protege
er un uso.
El 15 de agosto de
d 2007, la sociedad
HOND
DA GIKEN KOGYO KA
ABUSHIKI
KAISH
HA interpuso el reccurso de
reposiición en con
ntra de la Resolución
R
mencionada.
El 10
0 de octu
ubre de 2007, el
de
Indu
Superrintendente
ustria
y
Come
ercio expidió
ó la Resolu
ución No.
33367
7 por medio de la cual atendió
a
el
27/11/2013
3 56 de 84
4
recurso de
e reposición
n interpuessto y
decidió con
nfirmar la de
ecisión conte
enida
en la Reso
olución No. 23273 de 30
3 de
julio de 2
2007, qued
dando de esta
manera agotada la vía gubernativa
a.
Escrito de
e demanda
i)
La sociedad H
HONDA GIKEN KOGYO
KABUSHIKI KAIISHA, en su escrito
o de
deman
nda expressa, en lo principal, los
siguien
ntes argume
entos:
-
-
-
-
“(…) lo
os motivos de la neg
gativa
expuesstos
por
la
entidad
demand
dada son confusoss y
resultan
n contradicctorios, pue
es la
entidad
d demandad
da fundamen
nta la
negativva en faltta de clarridad
sosteniiendo que el proceso
o no
conducce a un prroducto, que
e se
trata de
d
un usso y que las
una
tienen
reivindiicaciones
combinación de ca
aracterística
as de
estructu
ura
o
de
fun
nción,
desfigu
urando en fo
orma arbitra
aria y
equivoccada la inven
nción (…)”.
“(…) la invención solicitada
s
cu
umple
con loss requisitos establecido
os en
la Deccisión 486 (…) puess el
método
o que se define en las
nuevass reivindicac
ciones no es
e un
program
ma de ordenador como
o tal,
sino un
n procedimie
ento con ell que
se con
nsigue que
e determinados
elemen
ntos físicos inter-actúen
n de
forma d
distinta a la convenciona
c
al”.
“(…) ell método qu
ue se define en
las nue
evas reivind
dicaciones no
n es
un prog
grama de ordenador
o
c
como
tal, sino un proce
edimiento co
on el
que se consigue qu
ue determinados
elemen
ntos físicos interactúen
n de
forma d
distinta a la convenciona
c
al”.
“(…) de
ebe tenerse
e en cuenta que
de
patentes
solicitud
des
de
invenció
ón perteneccientes al mismo
m
grupo tecnológico
o referente
es a
‘DISPO
OSITIVOS DE
D
CONTR
ROL’,
han siido concediidas en pa
aíses
Miembrros del Pacto Andino,
específficamente en
n Colombia y en
GACET
TA OFICIAL
L
-
-
j)
27/11/2013
3 57 de 84
4
Pe
erú a favor de HONDA
A GIKEN
KO
OGYO KA
ABUSHIKI KAISHA,
(…
…)”.
“(…
…) la prese
ente invenciión no es
un
n programa de ordenad
dor como
tall debido a qu
ue la invención afecta
el funcionamiiento de elementos,
sie
endo una in
nvención de
e carácter
téccnica en la que se gobiiernan los
componentes
técnicoss
para
pro
oducir un effecto técnico
o fuera de
lo que sería un
u programa
a, ya que
se trata de una nueva com
mbinación
fun
ncional y estructural de los
componentes y no de un
u uso ni
tam
mpoco de un progrrama de
ord
denador o de
d un soporrte técnico
en
n la que se gobierrnan los
componentes
técnicoss
para
pro
oducir un effecto técnico
o fuera de
lo que sería un
n mero prog
grama”.
“(…
…) la pattente de invención
consistente en
n ‘UN GEN
NERADOR
CA
SIN
A
POL
LIFÁSICO
ES
SCOBILLAS Y APARA
ATO DE
CO
ONTROL
DE
EXC
CITACIÓN
PA
ARA EL MISMO’ hasta
h
el
mo
omento ha sido
s
objeto de
d patente
en
n países co
omo Argenttina, Irán,
Ita
alia, Taiwán, Japón, etc. por tanto
ess posible la patentabilid
dad de la
invvención, (…))”.
-
-
Conte
estación a la
a demanda
-
La
a Superin
ntendencia de Indu
ustria y
Comercio, en
n su contestación a la demanda,
d
ha
ace referen
ncia a las Conclusiones de la
División de Nuevas Creacciones:
-
“(…
…)
al
estudiar
las
reiivindicacione
es del pliego, salta a
la vista que incluyen
i
me
ezclas de
característicass no permitid
das, como
se evidencia de su redacción,
r
eje
emplos: ‘1. Un gen
nerador…
sensores… para
p
detecta
ar… para
avvance del ángulo… el
e rotor…
‘3. Un
do
onde la corriente…’.
c
ap
parato de control… para el
ge
enerador… teniendo… para el
ge
enerador…’. ‘4. Un ap
parato de
control… entre
e el tiempo…
…’. ‘5. Un
aparato
o de contro
rol… cuand
do la
velocida
ad…’ y sí en
e las resta
antes
reivindiicaciones”.
“(…) de
el estudio de
d la solicitu
ud se
determiinó que ella trata de
protege
er un soporrte lógico como
c
tal, po
orque se reivindica un
‘genera
ador CA’ y una ‘unidad
d de
control’’ por medio de
d un métod
do de
controla
ar
la
e
excitación
del
arranca
ador – gene
erador como se
puede constatar co
on ayuda de
e los
diagram
mas de tie
empo y de
e las
formas de onda de
e las figuras 13 a
16 jun
nto con su descrip
pción
corresp
pondiente. Dicho
D
‘métod
do’ o
secuencia de pro
ocesamiento
o se
conside
era un prog
grama como
o tal,
por ello
o, lo solicitad
do no cump
ple lo
establecido por el artículo
a
15 e))”.
“(…) pretender
p
hacer ver ccomo
patenta
able una solicitud
s
po
orque
pertene
ece
al
m
mismo
ca
ampo
tecnoló
ógico
q
que
o
otras,
supuesstamente concedidas,
NO
c
provoca
a que por arte de magia,
que lass reivindicacciones del caso
en disscusión dejje de ser una
relación
n de procesamiento de
secuencia de seña
al y que se (sic)
las missmas se hay
yan definido
o con
las
ccaracterísticcas
permiitidas
acorde
al
procedimiento
establecido, ni prue
eban de ning
guna
forma la patentab
bilidad de este
caso (…
…)”.
“(…) Desde el oficcio No. 1298
85 la
adminisstración sosstuvo y exxplicó
que lo
o reivindica
ado afecta las
disposicciones de
el artículo 21
porque se hace otrro (segundo)) uso
de aparatos conve
encionales, como
c
son el estator, loss devanado
os, el
rotor, lo
os sensoress, etc. tal como
c
se evid
dencia, de fo
orma manifiiesta,
tanto en
n la descripcción como en
e las
reivindiicaciones; posición
p
que
e se
reiteró e
en los actoss demandado
os”.
O:
CONSIDERANDO
1.
OMPETENC
CIA DEL TRIBUNAL
CO
GACET
TA OFICIAL
L
Que,
Q
de co
onformidad con la disposición
prrevista en el
e artículo 1, literal c, de
el Tratado
de
e Creación del Tribunal, las norm
mas cuya
in
nterpretación
n se solicita
a, forman parte del
orrdenamiento
o jurídico de la Co
omunidad
Andina;
Que,
Q
a tenor de la dispossición señalada en el
arrtículo 32 del Tratado de Crea
ación del
Trribunal, en corresp
pondencia con lo
es
stablecido en
e los artículos 2, 4 y 121 del
Estatuto, este Tribunal es compete
ente para
nterpretar po
or vía prejud
dicial las normas que
in
in
ntegran el ordenamient
o
to jurídico de dicha
Comunidad;
Que,
Q
la soliccitud de inte
erpretación prejudicial
p
fu
ue admitida a trámite por auto de
d 21 de
ag
gosto de 2013.
k))
NORM
MAS DEL ORDENA
AMIENTO
JURÍD
DICO COM
MUNITARIO A SER
INTER
RPRETADA
AS
e Estado, Sa
ala de lo Co
ontencioso
El Consejo de
Administrativo
o, Sección
n Primera, de la
República
R
de Colombia
a, ha solicitado la
in
nterpretación
n prejudicial de los artíículos 14,
15
5, 21, 30 y 34 de la Decisión 486
4
de la
Comisión de la Comunida
ad Andina.
ocede la
El Tribunal considera que pro
in
nterpretación
n de los arrtículos solicitados y
co
orrespondien
ntes a la Decisión 48
86 de la
Comisión de la Comunidad Andina, por haber
co
onstatado, en
e los docum
mentos aparrejados al
ex
xpediente, que la solicitud
s
re
elativa al
ottorgamiento de la paten
nte de inven
nción, fue
prresentada el
e 16 de mayo de 2003,
2
en
vigencia de la
a Decisión 486
4 mencion
nada.
Con fundame
ento en la po
otestad que deriva del
arrtículo 34 del Tratado de Crea
ación del
Trribunal y 12
26 del Estattuto, que ind
dican que
“e
el Tribunal deberá lim
mitarse a prrecisar el
co
ontenido y alcance de
d las norm
rmas que
co
onforman el
e ordenamiiento jurídicco de la
Comunidad
C
Andina, referidas al caso
co
oncreto”, y que al ser estas disp
posiciones
im
mperativas, que atrib
buyen al Tribunal
Comunitario la facultad de interpretar de oficio
la
as normas
s del ord
denamiento jurídico
27/11/2013
3 58 de 84
4
comun
nitario que estime aplicables al caso
concre
eto; y, para el efecto
o la normativa
sustan
ncial aplicable es la Decisión 486 de
d la
Comisión de la Comunida
ad Andina,, se
oficio los arrtículos 44 y 45
interprretarán de o
(exame
en de pate
entabilidad) de la Deccisión
486, en tanto que resultan pe
ertinentes pa
ara la
ción del pressente caso.
resoluc
d artículo 15
1 al
Se limitará la interpretación del
literal e) (prohibicción de pate
entar progra
amas
de ordenador).
En con
nsecuencia, los textos de
d las norm
mas a
ser inte
erpretadas sson los siguientes:
DECISIÓN
N 486
DE LAS P
PATENTES DE
INVENCIO
ON
CAPÍTUL
LO I
De los Re
equisitos de
e
Patentab
bilidad
“Artículo
o 14.- Los Países
P
Miem
mbros
otorgarán
n
patente
es
para
las
invencion
nes, sean de
e producto o de
procedimiiento, en to
odos los cam
mpos
de la teccnología, sie
empre que sean
nuevas, te
engan nivel inventivo y sean
susceptib
bles de aplica
ación industtrial”.
“Artículo
o 15.- No se
s considerrarán
invencion
nes:
(…)
e)
los programas de ordenad
dores
o el soporrte lógico, co
omo tales”; yy,
(…)
o 21.- Los
productos
“Artículo
o
procedimiientos
ya
a
patenta
ados,
comprend
didos en el
e estado de
d la
técnica, de conforrmidad con
n el
1 de la pre
esente Deciisión,
artículo 16
no serán
n objeto de nueva patente,
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 59 de 84
4
por el
e simple he
echo de atriibuirse un
uso
distinto
al
orig
ginalmente
prendido porr la patente inicial”.
comp
LO IV
CAPÍTUL
DEL TRÁ
ÁMITE DE LA
L SOLICIT
TUD
(…)
PÍTULO III
CAP
DE
LAS
TENTE
PAT
(…)
SOLICITUDE
S
ES
DE
dicaciones
“Artíículo 30.- Las reivind
defin
nirán la ma
ateria que se
s desea
prote
eger median
nte la patentte. Deben
ser claras y concisas y estar
s
enterramente sustentadas
por la
desccripción.
Las reivindicacciones pod
drán ser
pendientes o dependien
ntes. Una
indep
reivin
ndicación será indep
pendiente
cuan
ndo defina la materia
a que se
dese
ea proteger sin referenc
cia a otra
reivin
ndicación
anterior.
Una
reivin
ndicación
pendiente
será
dep
cuan
ndo defina la materia
a que se
dese
ea protegerr refiriéndosse a una
reivin
ndicación
anterior.
Una
reivin
ndicación qu
ue se refiera
a a dos o
más reivindicacciones ante
eriores se
u
una
reiviindicación
conssiderará
depe
endiente múlltiple”.
(…)
E solicitante
e de una
“Artíículo 34.- El
paten
nte podrá pe
edir que se modifique
la so
olicitud en cu
ualquier mom
mento del
trámite. La mo
odificación no
n podrá
impliicar una ampliación de la
prote
ección que correspond
dería a la
divullgación conttenida en la
a solicitud
inicia
al.
Del mismo
m
mod
do, se podrá
á pedir la
corre
ección
de
e
cualquie
er
error
mate
erial”.
o 44.- Dentrro del plazo
o de
“Artículo
seis me
eses contados desde
e la
publicació
ón
de
la
soliccitud,
independiientemente que se hubiieren
presentad
do oposicion
nes, el solicitante
deberá pedir
p
que se
e examine si la
invención
n es patenta
able. Los Pa
aíses
Miembross podrán cobrar
c
una tasa
para la re
ealización de
d este exam
men.
Si transcu
urriera dicho
o plazo sin que el
solicitante
e hubiera pedido que
e se
realice ell examen, la
a solicitud caerá
c
dono”.
en aband
“Artículo
o 45.- Si la oficina naccional
competen
nte encontrara que la
invención
n no es pate
entable o qu
ue no
cumple con
c
alguno de
d los requiisitos
establecid
dos en esta Decisión pa
ara la
concesión
n de la pate
ente, lo notifficará
al solicita
ante. Este de
eberá respo
onder
a la notifi
ficación dentro del plazzo de
sesenta d
días contado
os a partir de
d la
fecha de la notificac
ción. Este plazo
p
podrá se
er prorrogad
do por una sola
vez por un período de treinta días
es.
adicionale
Cuando
cina
naccional
la
ofic
nte estimarra que ello
o es
competen
necesario
o para los fiines del exa
amen
de patentabilidad, po
odrá notifica
ar al
e dos o más
s veces confo
forme
solicitante
al párrafo
o precedente
e.
r
Si el soliicitante no respondiera
a la
ón
dentro
o
del
p
plazo
notificació
señalado,, o si a pesar de
e la
respuesta
a
subs
sistieran
los
impedime
entos para la
l concesión, la
GACET
TA OFICIAL
L
oficin
na
naciional
dene
egará la pate
ente.
27/11/2013
3 60 de 84
4
co
ompetente
(…)””.
CONS
SIDERACIONES
l)
El Tribunal prrocede a rea
alizar la interrpretación
prrejudicial so
olicitada, pa
ara lo cual analizará
as
spectos rela
acionados co
on:
-
-
-
-
3..1.
Conce
epto de inve
ención y requisitos de
patenttabilidad: la
a novedad, el nivel
inventtivo y la susceptibilidad de
aplicación industriial;
El nivvel inventivo
o en relació
ón con la
mezcla o combin
nación de elementos
e
conoccidos;
Prohib
bición de pa
atentar programas de
a.
ordena
ador;
b.
La no
o patentabilidad de segundos
c.
usos;
Trámitte de la solicitud
s
de patente:
requissitos formale
es: examen de forma,
el exxamen de patentabilidad: la
descripción de la
a invención;; examen
de fo
ondo; las reivindicaciones de
produc
cto y de pro
ocedimiento,, requisito
de cla
aridad de las reivindicaciones; d.
La mo
odificación a la solicitud inicial;
Autonomía de la Oficina Na
acional de
Patentes para tom
mar sus decisiones.
CONC
CEPTO DE INVENCIÓN
N
En el presente proceso, la sociedad
d HONDA
GIKEN
G
KOGY
YO KABUSHIKI KAISH
HA solicitó
ell otorgamien
nto de la patente
p
de invención
tittulada “GEN
NERADOR CA
C POLIFÁS
SICO SIN
ESCOBILLAS
S Y APARA
ATO DE CONTROL
C
DE EXCITAC
CIÓN PARA
A EL MISMO
O”. En tal
virtud, devien
ne necesario
o hacer refe
erencia al
co
oncepto de invención.
erior, el Trib
bunal, se re
emitirá al
Para lo ante
Patente:
prroceso
104-IP-2013,
FARMACÉ
“C
COMPOSIC
CIONES
ÉUTICAS
PA
ARA EL TRATAMIE
ENTO DE ASMA”,
in
nterpretación
n prejudiciall de 16 de julio de
20
013, en el cu
ual desarrollló el tema planteado.
La Ju
urisprudencia
a ha estab
blecido alg
gunos
concep
ptos en to
orno a lo que debe ser
consid
derado como
o invención, entre los cu
uales
puede destacarse
e aquel seg
gún el cua
al “la
c
en una
invencción es una idea que consiste
regla para el obrrar humano
o en la que
e se
para un prob
blema técnicco”.56
indica la solución p
T
ha expresado
e
q
que
“el conccepto
Este Tribunal
de inve
vención, a effectos de se
er objeto de
e una
concessión de pa
atentes, co
omprende ttodos
aquello
os nuevos productos
p
o procedimie
entos
que, como conssecuencia de
d la activvidad
creativ
va del hom
mbre, impliquen un avvance
tecnoló
ógico –y po
or tanto no
o se deriven
n de
manerra evidente d
del ‘estado de
d la técnica
a’- y,
ademá
ás, sean sussceptibles de
e ser produccidos
o utiliz
zados en cua
alquier tipo de
d industria””.57
3.2. REQUISITOS
R
S DE PATEN
NTABILIDAD
D
Para lo
l anterior, el Tribunal, se remitirrá al
processo
10
04-IP-2013,
Pate
ente:
“COMP
POSICIONE
ES
FAR
RMACÉUTIC
CAS
PARA EL TRA
ATAMIENTO
O DE ASM
MA”,
interprretación pre
ejudicial de 16 de julio
o de
2013, en
e el cual de
esarrolló el tema
t
plantea
ado.
El artícculo 14 de la
l Decisión 486
4 establece los
requisiitos que de
ebe cumplirr toda invención,
sea de
e producto o de procediimiento, parra que
pueda ser objeto de
d patente. Dichos requ
uisitos
permite
en determinar las condiiciones esen
nciales
que de
ebe reunir toda
t
invenciión para qu
ue sea
patenta
ada, siemp
pre que, además,
a
n
no
se
encuen
ntre impedid
da por otrass disposicion
nes de
la norrma comun
nitaria en mención.
m
Estos
requisiitos se encu
uentran desa
arrollados por
p los
artículo
os 16, 18 y 19
1 de dicho cuerpo
c
legal.
56
OTERO LAS
STRES, José Manuel. Sem
minario
sobre patente
es en la Com
munidad Andina
a. “La
invención y la
as excepcioness a la patentab
bilidad
en la Decisión 486 del Acue
erdo de Cartag
gena”.
Mayo de 2001. CORPIC.
57
Proceso 21-IP-2000, sen
ntencia de 2
21 de
octubre de 2
2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de
enero de 200
01, caso: “DER
RIVADOS DE BILIS
HUMANA”. TRIBUNAL
T
DE
E JUSTICIA DE
D LA
COMUNIDAD
D ANDINA.
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 61 de 84
4
Según lo disspuesto por el artículo 14 de la
Decisión
D
men
ncionada, so
on tres los requisitos
pa
ara que un in
nvento sea patentable,
p
a saber:
a) Nov
vedad,
b) Nive
el inventivo; y,
c) Susc
ceptibilidad
indu
ustrial.
a))
de
una
a tecnolog
gía pierde su
cará
ácter noved
doso, por haber
h
passado a integ
grar el estad
do de
la técnica, essa pérdida
a de
novvedad se hacce irreversible”.
a
aplicación
c) “Carácter Universal
U
d la
de
l novedad de la
Novvedad” “(...) la
inve
ención se determina en
rela
ación con los conocimie
entos
exisstentes en el
e país o en
e el
extrranjero”.
Noved
dad de la In
nvención
Sobre este requisito
re
la doctrina
d
ha señalado
qu
ue “Una inve
vención es nueva cuand
do no está
co
omprendida en el estado
o de la técniica”.
“(...)) no puede pretenderse
e una
pate
ente respe
ecto de una
tecn
nología ya conocida e
en el
extrranjero,
a
aunque
ffuera
novvedosa en el
e país”.
Zu
uccherino, acerca de la noveda
ad de la
in
nvención, dic
ce:
ento es novedoso
“Un inve
cuando la relación cau
usa efecto
m
emple
eado y el
entre el medio
resultado obtenido no era
conocido.””58
d) “Carácter público de
e la
nción
novvedad” “(...)) la inven
pate
entada
pa
asará
a
ser
conocida a partir de su
pub
blicación im
mplícita en su
pate
entamiento,
y
possteriormente entrará en
e el
dom
minio públicco al expira
ar la
59
pate
ente” .
Este
E
Órgan
no Jurisdicccional reccoge los
siiguientes criiterios expue
estos por la
a doctrina,
co
on la finalid
dad de delim
mitar el con
ncepto de
no
ovedad:
“Guillermo Cabanella
as indica
que las característticas del
d son las
concepto de novedad
siguientes::
a) “Objetiv
vidad. La no
ovedad de
la tecnolog
gía a ser patentada
p
no se de
etermina en
n relación
con personas determ
minadas ni
entor, sino
con el pretendido inve
e estado
en relacción con el
objetivo de
d la técnic
ca en un
momento determinado
d
o”.
b) “Irrevers
sibilidad de la
l pérdida
de noveda
ad” “(...) una
a vez que
3
ZUCCH
HERINO, Dan
niel
R., “M
MARCAS Y
PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN
or Abeledo Perrot. 1997.
LEGAL””. Editado po
Pág. 15
50.
Según
n lo estableccido en el artículo
a
18 d
de la
misma
a Decisión, el requisiito de nove
vedad
exige que la invención no essté compren
ndida
en el estado
e
de la
a técnica, el cual compre
rende
el con
njunto de conocimient
c
tos tecnológ
gicos
accesiibles al púb
blico antes de la fecha
a de
presen
ntación de la
a solicitud de
d patente o,
o en
su casso, de la prio
oridad recono
ocida.
Para la aplicació
ón de este
e concepto
o, es
importa
ante que el
e estudio del
d estado d
de la
técnica
a esté basa
ado en las característic
c
cas o
condicciones innova
adoras del in
nvento.
En estte sentido, e
el “estado de la técnica está
constittuido por tod
do lo que antes de la fecha
f
59
CABANELLAS
C
S, Guillermo. “D
DERECHO DE
E LAS
P
PATENTES
DE
E INVENCION”. Tomo 1. Ed
ditorial
H
Heliasta.
Bueno
os Aires 2004
4. Págs. 697 a 714.
(P
Proceso 07-IP--2004, sentenc
cia del 17 de m
marzo
d 2004).
de
GACET
TA OFICIAL
L
de
e presentacción de la solicitud
s
se ha hecho
ac
ccesible al público por
p
una de
escripción
es
scrita u orral, por un
na utilizació
ón o por
cu
ualquier otro
o medio, en
n cualquier lugar del
60
mundo”
m
.
Todo
elllo,
desde
luego,
co
onsiderando
o las excepc
ciones previsstas en la
Decisión
D
486..
En
E otras palabras, para que
q una inve
ención sea
no
ovedosa se
s
requierre que no esté
co
omprendida en el esta
ado de la té
écnica, es
de
ecir, que an
ntes de la fe
echa de pre
esentación
de
e la solicitu
ud de paten
nte o de la prioridad
re
econocida, ni la innovación
i
ni los
co
onocimientos técnicoss que de ella se
de
esprenden hayan
h
sido accesibles
a
a público,
al
en
ntendiendo que la difussión de la in
nformación
qu
ue se me
enciona deb
be ser de
etallada y
su
uficiente parra que una persona
p
verssada en la
materia
m
pued
da utilizar esa
a informació
ón a fin de
ex
xplotar la invvención.
Es
E menester precisar que
e la información debe
re
esultar útil para
p
destina
atarios califiicados en
un
n preciso campo, el relacionado
o con la
materia
m
objeto
o de la inform
rmación.
El
E Manual pa
ara el Examen de Soliciitudes de
Patentes
P
de Invención en las Ofiicinas de
Propiedad
P
In
ndustrial de
e los Paíse
es de la
Comunidad
C
Andina,
determinó
ciertos
crriterios en re
elación a estte tema que conviene
tra
ranscribir:
nvención tall como se encuentra
e
“Una in
reivindic
cada se co
onsidera nue
eva si no
forma parte
p
del esttado de la té
écnica. El
examina
ador debe
e mostrar que la
invenció
ón no es nu
ueva. En ta
al sentido,
cuando un inve
entor depos
sita una
d de patente
e para una invención
solicitud
y no exxisten datos que pruebe
en que no
es nuev
va, la invencción reivindiccada será
conside
erada nueva.
60
SALVADO
OR, Jovani Carmen. Ámbito
Á
de
Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch,
En referencia al articulado
Valencia. 2002.
reflejado en las divversas leyes nacionales
europeas.
27/11/2013
3 62 de 84
4
Para el aná
P
álisis de la novedad no se
p
pueden
entes
combinar
difere
d
documentos
o de la téccnica.
del estado
S embargo
Sin
o, si un docu
umento se re
efiere
e
explícitamen
nte a otro documento
d
para
p
proporcionar
r más detallle sobre alg
guna
c
característica
a, se puede
e considerarr que
e contenido
el
o del segu
undo docum
mento
r
relativo
a esa cara
acterística está
in
incorporado
en el primerro.
Un documen
U
nto del estado de la téccnica
p
puede
informa
ación
contener
im
implícitamen
nte, es deccir, todo aq
quello
q
que
la persona versad
da en la ma
ateria
p
puede
deri
rivar directa
amente y sin
a
ambigüedad
d del do
ocumento. Por
e
ejemplo,
si un
u documen
nto habla de
e una
b
bicicleta,
imp
plícitamente
e se refiere a las
r
ruedas
de la
l bicicleta aunque no
o las
m
mencione.
Con fines ilustrativos
C
i
s consigna
se
an a
c
continuación
n
alguno
os
conce
eptos
t
tomados
de la normativva europea (Art.
5
52(1)
Y 54 E
EPC):
Novedad: todo lo que no
N
o forma partte del
e
estado
de la técnica.
Falta de novvedad: se affecta la novvedad
F
d la materria reivindiccada si ésta
de
a se
d
deriva
de u
una que forma
fo
parte
e del
e
estado
de la
a técnica de manera dirrecta,
s
sea
de man
nera explícita
a o implícita
a por
u técnico en
un
n la materia.
El examinad
E
dor podrá su
ustentar faltta de
n
novedad
en divulgaciones realizada
as en
d
documentos
encias,
fe
erias,
,
confere
d
dibujos,
etc., o con basse en su prropio
c
conocimiento
o
siempre
e
que
esté
d
debidamente
e
acre
editado.
La
im
impugnación
n de la novedad
n
de
eberá
h
hacerse
a partir de
e una misma
m
d
divulgación,
teniendo en
n cuenta qu
ue no
s podrá co
se
ombinar disttintas fuente
es de
r
referencia.
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 63 de 84
4
Si un elemento equivale a otro, la
n no podríía ser por falta de
objeción
novedad sino po
or falta de
d
mérito
inventivvo. Así un hiilo de cobre y uno de
plata son
s
equivallentes por tener la
misma función
f
pero
o no son lo mismo.
m
Si a un
n mismo ele
emento se le asigna
nombre
es
distintos
o
sus
pero
caracterrísticas técn
nicas son lass mismas,
la novedad se afeccta. Este serría el caso
p
de "manta" o "toallla" que no presentan
nicas distinta
as.
caracterrísticas técn
Una de
escripción específica afecta la
novedad de una general,
g
pero
o no a la
inversa..
En el caso
c
de ran
ngos, la novedad se
destruy
ye si en el estado de la
l técnica
existen ejemplos contenidos
c
en dicho
emplo, si la
a solicitud
rango. Así por eje
ca un proce
eso entre 120 y 150
reivindic
grados y el esttado de la
a técnica
e el mism
mo proceso
o a 130
describe
61
grados, no habría novedad”
n
.
Fiinalmente, es necesa
ario resaltarr que el
Tribunal
Tr
ha definido alg
gunas regla
as con el
ob
bjetivo de de
eterminar la novedad de
el invento:
“a)
Concretar cuál es la regla
plicable a la
a solicitud
técnica ap
de la pate
ente, para lo
l cual el
examinado
or técnico deberá
valerse de
e las reivindiicaciones,
que en últimas
ú
dete
erminarán
este aspeccto.
61
Manuall para el Exa
amen de Solicitudes de
Patente
es de Invencción en las Oficinas
O
de
Propied
dad Industrial de los Paííses de la
Comunidad Andina. Secretaría Ge
eneral de la
O
M
Mundial
de la
Comunidad Andina, Organización
dad Intelectua
al y Oficina Europea
E
de
Propied
Patente
es.
Año
2
2004.
Dispo
onible
en
http://w
www.comunidad
dandina.org/public/patente
s.pdf.
b)
b)
Precisar la fech
ha con basse en
e la
la cual deba efectuarse
mparación en
ntre la inven
nción
com
y el Estado de
e la Técnicca, la
nsistir en la ffecha
cual puede con
e la
de la solicitud o la de
prio
oridad recono
ocida.
c)
Detterminar cuá
ál es el conte
enido
del Estado de
d
la Téccnica
ha de
(antterioridades)) en la fech
prio
oridad.
d)
almente deb
berá comparrarse
Fina
la invención con la regla
r
62
nica”.
técn
Nivel Inven
ntivo
Como segundo requisito,
re
ad
dicional al de
d la
ad, se exig
ge que la invención tenga
noveda
nivel in
nventivo, essto es, que im
mplique un salto
cualita
ativo en relacción con la té
écnica existe
ente.
Este requerimien
r
to es desa
arrollado po
or el
artículo
o 18 de la D
Decisión 486
6 que presup
pone
el requisito de niivel inventivvo al establecer
a invención goza de dicho
d
nivel al
a no
que la
derivarr de manera
a evidente del
d estado de
d la
técnica
a, ni resulta
ar obvia pa
ara una perrsona
entend
dida o versad
da en la matteria.
ofrece al examinador la
Este requisito o
posibillidad de determinarr si con los
conociimientos té
écnicos qu
ue existían
n al
momen
nto de la in
nvención, se
e hubiese po
odido
llegar de manera evidente a la
l misma, o si el
ado hubiese sido obvio para un exp
perto
resulta
medio en la materria de que se
s trate, es d
decir,
para una
u
persona
a del oficio y normalm
mente
versad
da
en
ateria
téccnica
la
ma
corresp
pondiente.
62
Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo
P
d 1998. Publiccada en la G.O
de
O.A.C. Nº 428. de 16
d abril de 199
de
99. TRIBUNAL
L DE JUSTICIIA DE
L COMUNIDA
LA
AD ANDINA.
GACET
TA OFICIAL
L
Con
C
respecto
o a lo ante
erior, el Triibunal de
Ju
usticia de la Comu
unidad An
ndina ha
manifestado
m
lo
l siguiente:
“C
Con el re
equisito del
d
nivel
invventivo, lo que se pre
etende es
do
otar al exam
minador técnico de un
ele
emento que
e le permita afirmar o
no
o si a la invención objeto
o
de
es
studio no se habría pod
dido llegar
a partir de los cono
ocimientos
téc
cnicos que
e existían en ese
mo
omento den
ntro del esta
ado de la
téc
cnica... En este punto conviene
ad
dvertir que uno
u es el exa
amen que
rea
aliza el téccnico medio respecto
de
e la noveda
ad y otro el
e que se
efe
ectúa con respecto al nivel
invventivo; si bien
b
en uno y otro se
utiiliza
como
o
paráme
etro
de
refferencia el ‘estado
‘e
de la
a técnica’,
en
n el prime
ero, se coteja
c
la
invvención con
n las ‘anterrioridades’
ex
xistentes den
ntro de aque
ella, cada
un
no (sic) porr separado, mientras
qu
ue en el segundo (nivel inventivo)
se
e exige que el técnico medio
m
que
rea
aliza el exa
amen debe partir del
co
onocimiento general que
e él tiene
so
obre el esta
ado de la técnica y
rea
alizar el cottejo comparrativo con
su
u apreciacción de conjunto,
de
eterminando
si
con
n
tales
co
onocimientoss técnicos existentes
e
ha
a podido o no produ
ucirse tal
invvención”. 63
El
E Manual pa
ara el Exam
men de Soliccitudes de
Patentes
P
de Invención en las Officinas de
Propiedad
P
In
ndustrial de
e los Paíse
es de la
Comunidad
C
A
Andina,
señ
ñala ciertos
s criterios
pa
ara determiinar el nive
el inventivo
o que es
im
mportante tra
anscribir:
“Se con
nsidera el niv
vel inventivo
o como un
proceso
o creativo cu
uyos resultad
dos no se
deducen del estad
do de la té
écnica en
ara un téccnico con
forma evidente pa
63
Proces
so N° 12-IP-98.. Doc. Cit. TRIB
BUNAL DE
JUSTIC
CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
A
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4
cconocimiento
os medios en
e la materia
a, en
l fecha de presentació
la
ón de la soliicitud
o de la prioriidad reconoccida.
La cuestión para el exa
L
aminador es si la
in
invención
re
eivindicada es
e o no evid
dente
p
para
un té
écnico en la materia.. La
e
existencia
o la falta de cualquier
c
ventaja
t
técnica
no e
es un criteriio absoluto para
r
reconocer
o no un niv
vel inventivo
o. El
e
examinador
no debe determinar qué
"
"cantidad"
d
de nivel inve
entivo existe
e. El
n
nivel
inventtivo existe o no, no hay
r
respuestas
in
ntermedias.
El examinador no de
E
ebe basarse
e en
a
apreciacione
es personale
es; toda obje
eción
r
respecto
a la
a falta de nivel
n
inventivvo de
u invenció
una
ón debe prob
barse a parttir del
e
estado
de la técnica.
Para juzgar si la invencción definida
P
a por
l reivindica
las
aciones reallmente se d
deriva
d manera evidente de
de
el estado de
d la
t
técnica,
hay que determ
minar si carecce de
n
nivel
inventivvo cuando se
s considera
an las
d
diferencias
e
entre ésta y el estado de
d la
t
técnica
máss cercano. El examin
nador
t
tiene
la ccarga de probar
p
que
e la
in
invención
ca
arece de niv
vel inventivo y no
s
sólo
limita
arse
a
establecer
las
d
diferencias
s
y dicho
d
entre la solicitud
e
estado
de la técnica.
Cuando se ha establecido la falta
C
a de
n
novedad
d
de
la inve
ención, no es
n
necesario
e
evaluar el nivel inven
ntivo,
d
dado
que no
o existen dife
ferencias enttre la
in
invención
ye
el estado de
e la técnica.
Normalmentte el estado
N
o de la téccnica
m cercano
más
o se encuen
ntra en el mismo
m
c
campo
de la invenciión o trata
a de
s
solucionar
e mismo problema
el
p
o uno
s
semejante.
Por ejemp
plo, en el área
q
química
el estado de la técnica más
c
cercano
pue
ede ser aqu
uél que desscriba
u producto estructuralm
un
mente semejjante
a producto de la invención o un uso
al
u o
a
actividad
sem
mejante al de
d la invenció
ón.
GACET
TA OFICIAL
L
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4
10.2 Mé
étodo para la
a evaluación
n del nivel
inventivvo
rresulta obvia
a para la persona
p
verrsada
e la materia
en
a.
10.2.1 Análisis
A
proble
ema-solución
n
La pregunta
L
a a contesta
ar es si teniendo
e cuenta e
en
el estado de la técnica en
e su
c
conjunto
exxiste alguna indicación que
ll
lleve
a la persona versa
ada en la ma
ateria
a modificar o adaptar el estado de
d la
t
técnica
máss cercano para
p
resolve
er el
p
problema
té
écnico, de tal forma que
ll
llegue
a un
n resultado
o que estu
uviera
in
incluido
en el ten
nor de la(s)
r
reivindicació
ón(es).
Para determinar
d
si el objetto de la
reivindic
cación resullta obvio o se deriva
de man
nera eviden
nte del esta
ado de la
técnica se recurre
e, siempre que sea
posible,, al método problema-so
p
olución.
Para elllo deben cum
mplirse las siguientes
s
etapas:
l técnica
- identifficación del estado de la
más cerrcano;
- identi
tificación de
e las caraccterísticas
técnicass de la invención que son
diferenttes
con
respecto
a
la
anteriorridad; y
- defin
nición del problema
p
técnico
t
a
solucion
nar sobre la
a base del estado
e
de
la técnicca más cerccano.
La prregunta es
s ¿qué problema
resuelve
en las difere
encias técniicas entre
la inven
nción y el estado
e
de la
l técnica
más cerrcano?
Dichas diferencias
s, en térm
minos de
té
écnicas,
entre
e
la
caracterrísticas
invenció
ón y el estad
do de la téccnica más
cercano
o representan la sollución al
problem
ma técnico en
n cuestión.
Una informa
U
ación técnic
ca tiene siem
mpre
q ser conssiderada en
que
n su contexto
o, no
d
debe
extraerrse ni interp
pretarse fuerra de
é
éste.
Es decir,
d
que la
l caracteríística
t
técnica
que se está analizando
a
debe
b
buscarse
en
n el mismo campo
c
técniico o
e uno que
en
e la persona
a versada en
e el
o
oficio
consid
deraría de todos modos.
Se debe ttener en cuenta que
S
e la
b
búsqueda
de anteriorida
ades se efe
ectúa
a posteriori,, tomando como punto
o de
p
partida
la miisma invenc
ción. Por lo tanto
e examinad
el
dor debe rea
alizar el esfu
uerzo
in
intelectual
d colocarse
de
e en la situa
ación
q
que
ha teniido que afrrontar el téccnico
c conocim
con
mientos mediios en la ma
ateria
e un mome
en
ento en que
e la invenció
ón no
e
era
conocid
da, es dec
cir antes de
d la
in
invención.
El problema técnico no siemprre será el
o en la soliicitud y a ve
eces tiene
indicado
que serr replantead
do en funció
ón de los
resultad
dos de la bú
úsqueda. El estado
e
de
la técn
nica más cercano pu
uede ser
diferentte del conoc
cido por el solicitante
s
y del cu
ual él partió.
La invenció
L
ón reivindic
cada tiene que
c
considerarse
e en su conjjunto. Si con
nsiste
e una comb
en
binación de elementos n
no es
v
válido
argum
mentar que
e cada uno
o por
s
separado
ess obvio, pu
ues la inven
nción
p
puede
estarr en la re
elación (cará
rácter
t
técnico)
entrre ellos. La excepción
e
a esta
r
regla
es el ccaso de yux
xtaposición en
e el
q los elem
que
mentos se co
ombinan sin
n que
h
haya
relació
ón técnica en
ntre las disttintas
c
característica
as.
Evaluarr, partiendo
o del estad
do de la
técnica más cerca
ano Y del problema
técnico,, si la invvención reiivindicada
Una compo
U
osición nov
vedosa de AB
d
donde
A y B son conoc
cidos de ma
anera
in
independien
te, será invventiva si existe
e
Se deb
be definir ell problema sin
s incluir
elementos de la
a solución,, porque
es la solución sería evid
dente.
entonce
GACET
TA OFICIAL
L
un efeccto inespera
ado. Si el efecto se
reduce a la suma de
d los efecto
os de A y
abrá nivel in
nventivo.
B, no ha
En ressumen, el examinad
dor debe
plantearse las siguiientes pregu
untas:
ba un técnic
co con cono
ocimientos
- ¿estab
medios en la materria en condiiciones de
plantearse el proble
ema?;
re
en
n la forma en
e que se
- ¿de resolverlo
reivindic
ca: y
- ¿de prrever el resu
ultado?
Si la respuesta es afirmativa en
e los tres
n hay nivell inventivo.
casos, no
(…)”64.
Resulta
R
pertin
nente, a loss efectos de
el artículo
18
8 de la Deciisión 486, de
efinir qué se
e entiende
po
or “obvio” y por “e
evidente” a fin de
de
eterminar qué
q
se debe
e entender por nivel
in
nventivo.
Lo
o obvio es aquello que
e salta a la
a vista de
manera
m
clara
a y directa; lo “que se encuentra
e
o pone delan
nte de los ojjos, muy cla
aro o que
o tiene dificu
ultad”. Lo ev
vidente conssiste en la
no
“c
certeza clara
a y manifies
sta de la que
q
no se
pu
uede dudarr; cierto, cla
aro, patente
e y sin la
menor
m
duda” 65.
En
E este orde
en de ideass, se puede
e concluir
qu
ue una inv
vención goza de nivel inventivo
cu
uando a loss ojos de un experto me
edio en el
64
65
Manuall para el Exa
amen de Solicitudes de
Patente
es de Invencción en las Oficinas
O
de
Propied
dad Industrial de los Paííses de la
Comunidad Andina. Secretaría Ge
eneral de la
Comunidad Andina, Organización
O
M
Mundial
de la
Propied
dad Intelectua
al y Oficina Europea
E
de
Patente
es. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible
en
http://w
www.comunidad
dandina.org/public/patente
s.pdf.
ONARIO DE LA
L LENGUA ESPAÑOLA.
E
DICCIO
Vigésim
ma Segunda Edición.
E
ESPAS
SA. Madrid,
España
a.
2001.
“DEFINICIO
ONES
DE
EVIDEN
NTE, EVIDENC
CIA Y OBVIO”. Tomos 5 y
7. Págss. 686 y 1089.
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4
asunto
o de que se trate, se ne
ecesita algo más
que la simple apliccación de lo
os conocimie
entos
os en la ma
ateria para llegar a ella
a, es
técnico
decir, que
q de confformidad con
n el estado de la
técnica
a el invento no es conssecuencia cla
ara y
directa
a de dicho esstado.
Este Tribunal,
T
al re
especto, ma
anifiesta que
e “Tal
y com
mo lo estable
ece Gómezz Segade (…
…) el
invento
or debe re
eunir los méritos
m
que le
permita
an atribuirsse una pate
ente, sólo si la
invencción fruto de su investigación
i
n y
desarrrollo creatiivo constitu
uye ‘un salto
cualita
ativo en la elaboració
ón de la regla
r
técnica
a’, actividad
d intelectuall mínima qu
ue le
permitiirá que su invención no
n sea evid
dente
(no ob
bvia) del esttado de la té
écnica. Es d
decir,
que co
on el requisiito del nivel inventivo, lo
o que
se prettende es dotar al examiinador técnicco de
un elemento que le permita afirmar
a
o no
o si a
ención objetto de estud
dio no se ha
abría
la inve
podido
o llegar a p
partir de los
s conocimie
entos
técnico
os que existtían en ese momento de
entro
6
del esttado de la té
écnica (...)”.66
c)
Aplicación
n Industrial
Para que
q
un inve
ento pueda ser protegiido a
través de una pate
ente debe se
er susceptible de
aplicac
ción industria
al, es decir,, que pueda
a ser
produccido o utilizzado en cualquier activvidad
producctiva o de se
ervicios, como lo manifiessta el
artículo
o 19 de la De
ecisión 486.
Este requisito
r
de la invenció
ón encuentrra su
justifica
ación en el hecho de que
q
la conce
esión
de un
na patente estimula el desarrolllo y
crecim
miento indusstrial, procurrando benefficios
económ
micos a quiienes la exp
ploten, por esto,
sólo son
s
suscepttibles de pa
atentabilidad
d las
66
Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de m
marzo
del 2004. Caso: soliccitud de pa
atente
“TRIHIDRATO
O
DE
(2R.3S)-3-T
TERTBUTOXICARBONILAMINO--2-HIDROXI-3-DE
4-ACETO
OXI-2FENILPROPIONATO
5B,
20-EPOXI-1,
7B,
10BBEZOILOXI-5
TRIHIDROXI--9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO”,
publicado en la G.O.A.C. No. 1061 de 29
2 de
D JUSTICIA DE
D LA
abril de 2004.. TRIBUNAL DE
COMUNIDAD
D ANDINA.
GACET
TA OFICIAL
L
in
nvenciones que puedan
n ser lleva
adas a la
prráctica.
27/11/2013
3 67 de 84
4
se trata
a de patenta
ar es una com
mbinación o una
simple agregación
n de eleme
entos. Al efe
fecto,
vale la pena citar q
que:
““Se podría diferenciar
d
la
a combinació
ón de
e
elementos
d
de la simple
e agregación
n. La
p
primera
es la
l sinergia de
d los eleme
entos
d forma tall que se ge
de
enera uno nuevo
n
c propieda
con
ades distinta
as, de tal ma
anera
q el nuevo
que
o elemento sólo
s
es resu
ultado
d dicha co
de
ombinación sin que pu
uedan
por
d
determinarse
e
los
e
elementos
s
separado;
la
a segunda se da cuand
do los
e
elementos
sse mantien
nen intactoss en
c
cuanto
a su efecto funda
amental y, por
p lo
unos
t
tanto,
son cllaramente distinguibles
d
d otros, es decir, no ha
de
ay una sinerrgia o
los
c
combinación
intrínseca
de
68
e
elementos”.
3..3. NIVEL IN
NVENTIVO EN RELACIÓN CON
LA ME
EZCLA O COMBINAC
CIÓN DE
ELEMENTOS CON
NOCIDOS.
Atendiendo a que en el proceso intterno que
diio origen a la pres
sente Interrpretación
Prejudicial la demandante
e sostuvo qu
ue “(…) la
prresente inve
ención no es un prog
grama de
orrdenador co
omo tal debid
do a que la invención
affecta el funcionamie
f
nto de elementos,
siiendo una in
nvención de carácter téccnica en la
qu
ue se gobie
ernan los co
omponentes
s técnicos
pa
ara producirr un efecto técnico fue
era de lo
qu
ue sería un
n programa, ya que se
e trata de
un
na nueva co
ombinación funcional
f
y estructural
e
de
e los comp
ponentes y no de un
n uso ni
ta
ampoco de un
u programa de ordena
ador o de
un
n soporte té
écnico en la que se gobiiernan los
co
omponentess técnicos pa
ara producir un efecto
té
écnico fuera
a de
lo que sería un mero
prrograma”; en
n tal virtud, es
e necesario
o referirse
all nivel inven
ntivo en rellación con mezcla o
co
ombinación de elemento
os conocidoss.
En rellación con combinación
n o mezcla
as de
elemen
ntos conocid
dos no puede
e llegarse a priori
a una conclusión, ya que no se
s puede pre
edicar
instanttáneamente falta de nive
el inventivo de
d una
o de otra, porqu
ue en ambo
os cabe an
nalizar
siemprre el caso co
oncreto.
Daniel R. Zuccherrino, en su libro
l
“PATEN
NTES
DE IN
NVENCIÓN”, trata el tem
ma y recono
oce la
comple
ejidad en detterminar un nuevo
n
resulta
ado:
““Se reconoce
e que hay invento
i
cuan
ndo se
u
utilizan
me
edios ya conocidos, pero
por primera
c
combinados
a vez en form
ma tal,
q de su co
que
ombinación deriva
d
un ressultado
d
distinto
del dado por cada uno de
d los
m
medios,
o por otras
s combinaciones
c
conocidas.
Para el prop
pósito indica
ado, se tran
nscribe lo
ex
xpuesto por este Tribuna
al en la interrpretación
prrejudicial No
o. 198-IP-200
06 de 25 de enero de
20
007 que hacce referencia a este tema
a67:
“E
En relación con
c los requis
sitos atinente
es al nivel
in
nventivo y a la novedad
d de la inve
ención, se
prresentan algunos
a
ca
asos dudossos que
merecen
m
un análisis
a
espe
ecial, ya que al aplicar
la
as reglas arriba
a
citada
as no es tan fácil
de
eterminar su
u novedad y su
s altura inve
entiva.
Uno
U de esos casos es el que se relacciona con
la
a combinacción o mez
zcla de medios
m
o
ellementos co
onocidos, que
q
impone que en
prrimer lugar el
e examinado
or establezca
a si lo que
Claro está q
C
que en la práctica,
p
ressulta a
v
veces
difícil determinar si
s existe un ‘nuevo
r
resultado’,
p
porque
éste
e puede co
onsistir
in
incluso
en un resultad
do mejor que
q
el
c
conocido
(po
or ejemplo, la calidad sonora
s
d un disco
de
o compacto con un dissco de
v
vinilo).
Si el a
aporte implicca un adelanto y se
h hecho alg
ha
guna contribu
ución novedo
osa y
ú se consid
útil,
dera que hayy invento.”69
68
Essta distinción lla podemos encontrar
e
en cursos
c
sobre patentes d
dictados por la Doctora ZAMU
UDIO,
Te
eodora, profesora de la Univversidad de Buenos
Airres.
Publicado
en
p
página
la
ww
ww.dpi.bioetica
a.org/patfondo.h
htm.
69
ZU
UCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE
INV
VENCION”, Grráfica laf s.r.l, B
Buenos Aires, 1998,
Pá
ág. 72.
67
7
Patente: “UNA COMPO
OSICIÓN FARM
MACÉUTICA
UTILIZADA
A EN UN MÉTODO PARA LA
PREVENC
CIÓN
Y
TR
RATAMIENTO
O
DE
LA
ENFERME
EDAD AMILOID
DOGÉNICA”.
GACET
TA OFICIAL
L
De
D manera qu
ue la oficina de patentess respectiva,
all realizar un
n análisis del
d nivel in
nventivo de
ag
gregaciones o de combiinaciones o mezclas de
ellementos co
onocidos deb
be establece
er si con el
es
stado de la técnica al momento
m
de la solicitud,
diicho produccto, así sea
a por comb
binación de
ellementos co
onocidos, no
o es obvio ni evidente
pa
ara un técniico medio en
n la materia. No resulta
ac
corde con el
e espíritu de
d la norma
ativa sobre
pa
atentes, que
e de un simp
ple análisis consistente
en
n que si el producto se
e genera de
e elementos
co
onocidos, se
e concluya pe
er se que no
o tiene nivel
in
nventivo.
Una
U
combina
ación de elementos conocidos,
c
de
ependiendo del caso particular, debe ser
no
ovedosa, co
on altura invventiva y su
usceptible
de
e aplicación industrial, es
e decir, deb
be cumplir
lo
os tres requ
uisitos que establece la norma
co
omunitaria, sin que qu
uepa necesa
ariamente
ha
acer dicho análisis en
n relación con
c
cada
co
omponente cuando se trata
t
de pate
entar este
tip
po de mezcllas o combin
naciones.
El
E Tribunal de Justicia
a de la Co
omunidad
Andina sobrre el tema
a, ha sosttenido lo
siiguiente:
e un requ
uisito que
“La novedad no es
c
todo
os y cada uno
u
de los
deban cumplir
compon
nentes
qu
ue
conforrman
la
invenció
ón,
pudie
endo
inclu
uso
ser
conocid
dos individu
ualmente la totalidad
de taless elementos,, si combina
ados entre
ellos dan
d
lugar a un objeto
o o a un
procediimiento
dessconocido
anteriorrmente. En
n efecto, ninguna
invenció
ón aparece de la nad
da; por el
contrariio, toda innovación
i
requiere
aplicar
conocimiientos
y
objetos
previam
mente creado
os o descub
biertos por
la huma
anidad, los cuales cons
stituirán la
«materiia prima» para desarrrollar un
nuevo producto
p
o procedimient
p
to.
En este
e sentido, el
e invento constituye
c
una derrivación del estado de la
l técnica,
pero, para
p
calificcar su carrácter de
patentable, es prreciso deterrminar si
dicha derivación
d
no resulta evidente
para un
na persona normalmente
n
e versada
en la materia técnica.
t
Su
urge, por
27/11/2013
3 68 de 84
4
cconsiguiente
e, un requisitto adicional al de
l novedad: el nivel inv
la
ventivo, del cual
s desprend
se
de que la invvención, ade
emás
d no ser ob
de
bvia para un
n experto medio,
d
debe
ser sie
empre el re
esultado de una
a
actividad
cre
eativa del hombre,
h
sin que
e signifiqu
ello
ue que para alcanzar la regla
r
t
técnica
prop
puesta, no se
e puedan uttilizar
p
procedimien
tos o méto
odos comunes o
y
ya
conocid
dos en ell área téccnica
c
correspondie
ente. Espec
cíficamente en
e el
á
área
de llos invento
os químico
os y
b
biotecnológic
cos sucede con frecue
encia
q
que
apllicando
procedimie
entos
c
conocidos
pueden obten
nerse resulttados
in
inesperados
para
una
perrsona
n
normalmente
e versada en
n la materia. Por
e
ello,
el juiccio del nivvel inventivo
o no
p
puede
ser elaborado
o con critterios
g
generales,
ssino que de
ependerá de
e las
e
especiales
circunstanccias de cada
c
caso.”
(Prroceso
N°°
21–IP–2
2000.
I
Interpretació
ón Prejudiccial de 27
7 de
o
octubre
de 2000, public
cada en Ga
aceta
O
Oficial
del Acuerdo
A
de
e Cartagena
a N°
6
631,
de 10 d
de enero de 2001).
onveniente señalar qu
ue la norm
mativa
Es co
andina
a sobre patentes no
o consagra
a de
manerra expresa lo
o referente al
a tema, com
mo si
lo hac
cen otras leg
gislaciones como la Le
ey de
patente
es argentina
a, artículo 6,
6 inciso f), pero
de ello
o no surge, como ya se
e anotó, que
e con
base en
e las norm
mas que reg
gulan la materia,
“las officinas de p
patentes pu
uedan hace
er un
análisiis a la ligerra de la altu
ura inventivva en
casos como el de
e combinació
ón de eleme
entos
conociidos para denegar la patente de
invencción”.
((Proceso
2005.
182-IP-2
Interprretación prejjudicial de 26
2 de octubrre de
2005, publicada en Gace
eta Oficial del
do de Carta
agena N° 1278,
1
de 15
5 de
Acuerd
diciem
mbre de 2005
5.)”.
Finalm
mente, hay q
que tener en cuenta lo
o que
estable
ece el Manual para el Examen
n de
Solicitu
udes de Pa
atentes de Invención en
n las
Oficina
as de Propie
edad Industrrial de los Pa
aíses
de la Comunidad
d Andina, el cual, sobrre el
tema, expresa
e
lo ssiguiente:
GACET
TA OFICIAL
L
“L
La invenciión reivind
dicada tie
ene que
co
onsiderarse en su conjjunto. Si co
onsiste en
un
na combinación de ele
ementos no es válido
arrgumentar que
q
cada uno
u
por sep
parado es
ob
bvio, pues la invención
n puede es
star en la
re
elación (carrácter técnicco) entre ellos.
e
La
ex
xcepción a esta reg
gla es el caso de
yu
uxtaposición
n en el qu
ue los elem
mentos se
co
ombinan sin
n que haya relación
r
técn
nica entre
la
as distintas característica
c
as.
Una
U composiición novedo
osa de AB donde
d
Ay
B son conoc
cidos de ma
anera indep
pendiente,
erá inventiva
a si existe un
u efecto ine
esperado.
se
Si el efecto reduce
r
a la suma de lo
os efectos
e A y B, no habrá
h
nivel inventivo.
i
de
En
E resumen, el examina
ador debe plantearse
p
la
as siguientes
s preguntas:
¿estaba un
n técnico con cono
ocimientos
-¿
medios
m
en la materia en condicciones de
pllantearse el problema?;
-¿
¿de resolve
erse en la forma en que se
re
evindica?; y
-¿
¿de prever el
e resultado?
?
Si la respue
esta es afiirmativa en los tres
asos, no hayy nivel inven
ntivo”70.
ca
PROH
HIBICIÓN
DE
PA
ATENTAR
3..4.
PROGRAMAS
S DE ORDE
ENADOR.
eso la dem
mandante
En el presente proce
manifiesta
m
qu
ue “(…) la invención solicitada
cu
umple con los
l
requisito
os establecid
dos en la
Decisión
D
486
6 (…) pues
s el método
o que se
70
Manual para el
e Examen de Solicitudes
S
de Patentes de
P
Indu
ustrial de los
Invención en lass Oficinas de Propiedad
aíses de la Co
omunidad Andin
na. Secretaría General de
Pa
la Comunidad Andina. Orga
anización Mun
ndial de la
Prropiedad Intele
ectual y Oficin
na Europea de
e Patentes.
Añ
ño 2004. Págs.
P
76 a 78. Disp
ponible en
http://www.comu
unidadandina.o
org/public/paten
ntes/pdf.
27/11/2013
3 69 de 84
4
define en las nue
evas reivind
dicaciones no
n es
ograma de ordenador
o
co
omo tal, sin
no un
un pro
proced
dimiento con
n el que se consigue que
determ
minados elem
mentos físiccos inter-acctúen
de form
ma distinta a la conven
ncional”, “(…
…) el
método
o que se
e define en
e
las nu
uevas
reivind
dicaciones no es un
n programa
a de
ordena
ador como tal, sino un
n procedimiento
con ell que se consigue
c
qu
ue determinados
elemen
ntos físico
os interactú
úen de fo
forma
distinta
a a la convvencional”, en tal virtud, el
Tribunal considera
a oportuno re
eferirse al te
ema.
e efecto, el T
Tribunal hará referencia
a a la
Para el
interprretación prrejudicial recaída en el
processo 85-IP-20
009, patente
e de invencción:
“MÉTO
ODO Y DISP
POSITIVO DE
D DIAGNO
OSIS
DE FA
ALLO DE FUNCIONAM
F
MIENTO DE UN
SENSO
OR”, de 2 de
e diciembre de
d 2009.
“El artíículo 15 de lla Decisión 486,
4
en su literal
l
e), manifiesta
m
expresame
ente que los
progra
amas de orde
enadores o el soporte ló
ógico
como tales no son
n considerad
das invencio
ones,
por lo tanto, y, tomando en
n cuenta qu
ue la
norma comunitarria andina sólo concede
patente
es a las invenciones
s (ya sean
n de
produccto o de pro
ocedimiento)
o) los progra
amas
de ord
denadores o el soporte ló
ógico como tales
no son
n patentabless.
Es neccesario aclarrar, que de conformidad
d con
el ordenamiento
o jurídico andino, los
progra
amas de o
ordenador son objeto
o de
proteccción dentro del ámbito de los dere
echos
de auttor, contenid
dos en la De
ecisión 351 de
d la
Comisión del Acue
erdo de Carrtagena. A la
a que
rá referencia de manera ilustrativa.
se hará
La dissposición de
el artículo 4 de la Deccisión
351 incluye,
i
entre las ob
bras objeto
o de
proteccción, como
o si se tra
atase de obras
o
literaria
as (artículo 23), a loss programass de
ordena
ador (litera
al l), en
ntendidos tales
progra
amas (Softw
ware) como la expresión de
un co
onjunto de
e instruccio
ones med
diante
palabra
ras, códigos,, planes o en
e cualquierr otra
forma que, al ser incorp
poradas en
n un
GACET
TA OFICIAL
L
diispositivo de
e lectura auttomatizada, es capaz
de
e hacer qu
ue un orde
enador —un
n aparato
ellectrónico o similar capaz de elaborar
in
nformaciones
s— ejecute determinad
da tarea y
ob
btenga dete
erminado ressultado. El programa
co
omprende la
l documen
ntación técn
nica y los
manuales
m
de uso (artículo
o 3).
Lo
os programas de orde
enador, en tanto
t
que
ob
bras expressadas por escrito,
e
gozzan de la
prrotección po
or el derech
ho de autor desde su
crreación, au
unque ésta se haya producido
p
an
ntes de la fe
echa de entrrada en vigencia de la
Decisión
D
(artíículo 58).
En
E el caso de
d los progrramas de ordenador,
o
cu
uya protecciión, caso de
e constituir creaciones
c
orriginales, se
e extiende ta
anto a los programas
p
op
perativos co
omo a los aplicativos,
a
tengan la
fo
orma de cód
digo fuente o de código objeto, su
modificación
m
para la utilización correcta
(a
artículo 23), y su reprod
ducción, inc
cluso para
us
so personal,, exigen la autorización
a
del titular
de
el derecho, salvo que se trate de la
a copia de
se
eguridad (a
artículo 25)). Sin emb
bargo, la
in
ntroducción del
d program
ma en la me
emoria del
orrdenador, a los efecto
os del exclu
usivo uso
pe
ersonal, no será un ca
aso de reproducción
ile
egal;
en
cambio,
sí
lo
será
el
ap
provechamie
ento no consentido del programa
po
or varias pe
ersonas, me
ediante la in
nstalación
de
e redes, estaciones
e
de trabajo
o u otro
prrocedimiento
o análogo (a
artículo 26).
Por
P lo demáss, no hay lug
gar a confund
dir ambos
ob
bjetos de protección: como
c
ha se
eñalado el
Tribunal,
Tr
un mismo prog
grama de ordenador
o
pu
uede ser utilizado
u
parra la elaborración de
va
arias basess de datos, y la elaborración de
un
na base de datos puede ser el resu
ultado del
us
so de varios
s programas de ordenad
dor.
La
a norma com
munitaria prrevé la posib
bilidad de
qu
ue las legisslaciones intternas de lo
os Países
Miembros
M
establezcan
n
limitacio
ones
y
ex
xcepciones a la proteccción por el de
erecho de
au
utor, pero somete tales
t
limitaciones y
ex
xcepciones a la exigenccia de que se
s trate de
us
sos honrad
dos, es dec
cir, de usoss que no
27/11/2013
3 70 de 84
4
atenten
n contra la explotación
n normal de
e las
obras y que no causen perjuiccio injustifica
ado a
los inte
ereses legítiimos del titu
ular o titulare
es de
los derrechos (artícculo 21).
En el orden comu
unitario, tale
es limitacion
nes y
nifican la posibilidad
d de
excepcciones sign
realiza
ar lícitamentte, sin la autorización
n del
autor y sin el pag
go de remu
uneración alg
guna
los acttos enumera
ados en el artículo
a
22 de
d la
Decisió
ón 351”.
En con
nsecuencia, el juez conssultante, sob
bre la
base de
d las consid
deraciones emitidas,
e
de
eberá
determ
minar si la solicitud de
e la patente
e de
invencción, es en
n efecto un
n programa
a de
ordena
ador o si por el contra
ario consiste
e en
una inv
vención.
L
NO PA
ATENTABIL
LIAD DE LOS
3.5. LA
SEGUNDOS USO
OS.
En virrtud de que
e la Superrintendencia
a de
Industtria y Com
mercio argum
menta que “(…)
Desde
e el oficio N
No. 12985 la
a administra
ación
sostuvvo y explicó
ó que lo reivindicado afecta
las dis
sposiciones del artículo
o 21 porque se
hace otro (seg
gundo) uso
o de aparratos
ncionales, ccomo son el estator, los
conven
devana
ados, el ro
otor, los se
ensores, etcc. tal
como se
s evidencia
a, de forma manifiesta, tanto
en
la
descriipción
co
omo
en
las
dicaciones; p
posición qu
ue se reiteró
ró en
reivind
los acttos demanda
ados”, el Tribunal se refferirá
al tema
a en los sigu
uientes párra
afos.
Para lo anterio
or, se ha
ará referen
ncia,
dicial
asimismo, a la interpretacción prejud
a en el procceso 85-IP-2
2009, patentte de
recaída
invención: “MÉTO
ODO Y DIS
SPOSITIVO DE
NOSIS
DE
F
FALLO
DE
DIAGN
FUNCIIONAMIENT
TO DE UN SENSOR”,
S
d 2
de
de dicie
embre de 20
009.
“La Comisión
C
d
de la Com
munidad An
ndina
estable
eció por medio del arrtículo 21 de
d la
Decisió
ón 486, una prohib
bición para
a el
otorgamiento de patentes en la
l Subregión
n.
GACET
TA OFICIAL
L
Dicha
D
norma
a, en efecto
o, excluye de
e manera
ex
xpresa la po
osibilidad de patentamiento de los
prroductos o procedimien
p
ntos que goccen ya de
la
a protección que confierre la patente
e, así sea
“p
por el simp
ple hecho de
d atribuirse
e un uso
diistinto al orriginalmente comprendid
do por la
pa
atente iniciial”. El pre
etender obttener los
be
eneficios qu
ue otorga la patente para un
se
egundo uso
o de inven
nciones pre
eviamente
pa
atentadas, con
c
el argum
mento de que
q
es un
us
so distinto al
a originalme
ente reconoccido por la
pa
atente inicia
al, no implica
a que se sa
atisfaga el
re
equisito esen
ncial de nove
vedad, toda vez
v que al
ex
xistir una pa
atente previa
a del invento
o original,
és
ste ya se encuentra en el estado de la
té
écnica.
La
a prohibición o exclusió
ón consagra
ada en el
arrtículo 21 en comen
nto, contien
ne como
prresupuestoss básicos a juicio
j
del Orrganismo,
prrimeramente
e, la determ
minación de
e que los
prroductos o los proce
edimientos para los
cu
uales se req
quiere la nue
eva protecció
ón de una
pa
atente, se encuentran ya amparrados por
ig
gual derecho
o y, en co
onsecuencia
a, se han
ub
bicado en el estado de la téccnica por
ha
aberse hech
ho accesibles al público.
Al Tribunal le
e resulta cla
aro, que sóllo aquello
ue es nuev
vo puede se
er protegido
o por una
qu
pa
atente, prin
ncipio incorrporado al derecho
co
omunitario con el obje
eto de ince
entivar la
in
nvestigación;; por lo que
e conceder protección
p
de
el Estado a producto
os o proce
edimientos
ca
arentes de novedad, resultaría atentatorio
a
ta
anto al propó
ósito señala
ado como a la misma
fu
unción sociial asignad
da al Derrecho de
Propiedad
P
Ind
dustrial.
En
E segundo término, el
e simple hecho
h
de
attribuirse un
n uso distin
nto al originalmente
co
omprendido por la pate
ente inicial, debe ser
ne
ecesariamen
nte
enten
ndido
co
omo
la
co
onsagración
n en el artícu
ulo 21 de la
a Decisión
48
86, del princcipio de que no podrá re
eclamarse
pa
atente para usos distinto
os del inven
nto o de la
in
nvención com
mprendidos y protegido
os ya por
la
a patente iniccial o primigenia; regla prohibitiva
p
pa
ara el ottorgamiento de pate
entes de
in
nvención, qu
ue este Tribunal consid
dera como
27/11/2013
3 71 de 84
4
parte de los req
quisitos esta
ablecidos po
or la
referid
da Decisión
n. (Processo 89-AI-2
2000,
publica
ado en la G
G.O.A.C. Nºº 722, de 12 de
octubre
re del 2001, reiterado en
n el Proceso
o 01AI-200
01, G.O.A.C. Nº 818, de 23 de juliio de
2002, y Proceso 3
34-AI-2001, G.O.A.C. Nºº 839
de 25 de
d septiemb
bre de 2002)).
nsecuencia, el Tribunal manifiesta que
En con
el artícculo 21 de la
a Decisión 486
4 forma parte,
p
en raz
zón de su co
ontenido y alcances,
a
de
e las
exclusiones a la patenta
abilidad fijjadas
én por los artículos 15
5 y 20 de ese
tambié
Régim
men Común; proscripcion
nes a las cu
uales,
por cie
erto, se aña
ade la no patentabilida
p
ad de
segund
dos usos e
establecida por el refferido
artículo
o.
d
de
e la redacció
ón del artículo 21
Cabe destacar,
de la Decisión
D
486
6, que la raz
zón esencial para
no otorgar una nueva patente a un producto o
proced
dimiento al que se atribuya
a
un uso
distinto
o al origina
almente com
mprendido en
e la
patente
e inicial, ra
adica en ell hecho de que
dicho producto
p
op
procedimien
nto se encue
entre
ya com
mprendido e
en el estad
do de la téccnica.
Ello lllevó a este
e Órgano Jurisdiccion
nal a
señala
ar que: “(…)) además de
d que el siimple
hecho de atribu
uirse un uso
u
distinto
o al
almente com
mprendido por la patente
origina
inicial, no se consstituye en po
osibilidad jurrídica
para la
a concesión de una nue
eva patente,, esa
determ
minación d
del derech
ho comunitario
conllev
va, adiciona
almente, la prohibición
p
a los
Paísess Miembross, para el otorgamiento
o
o de
derech
hos de pa
atente para
a producto
os o
proced
dimientos co
omprendidoss ya en el esstado
de la técnica
t
y qu
ue, por tal cir
ircunstancia,, han
perdido
o la virtud
d de la no
ovedad, que
e se
constittuye en uno de los funda
amentos bássicos
para la
a concesión de patentess en el Rég
gimen
Común
n
sobre
Propied
dad
Indu
ustrial
determ
minado por la Decisión 344”. (Pro
oceso
01-AI-2
2001, ya citado). Este
E
criterio
o es
perfecttamente ap
plicable a la
a Decisión 486,
ahora analizada”.
GACET
TA OFICIAL
L
En consecuencia, en el presente
p
cas
so, el juez
onsultante deberá
d
dete
erminar si la
a patente
co
de
e invención solicitada constituye o no una
pa
atente de se
egundo uso.
3..6. TRÁMITE
E DE LA
A SOLICIT
TUD DE
PATENTE
E: REQUIS
SITOS FOR
RMALES:
EXAMEN DE FOR
RMA, EXAM
MEN DE
PATENTA
ABILIDAD: LA DESC
CRIPCIÓN
LA
IN
LA
DE
NVENCIÓN;
DE
PRESENT
TACIÓN
OBSERVA
ACIONES;
EN
DE
EXAME
FONDO; REQUISITO
O DE CLAR
RIDAD DE
LAS REIV
VINDICACIO
ONES.
27/11/2013
3 72 de 84
4
gruesa
as fallas en
n la solicitu
ud, evitando
o los
perjuic
cios que ocasionaría su deteccción
tardía””.71
La auto
oridad nacio
onal compete
ente, al realizzar el
exame
en previo o de forma,, debe limiitarse
únicam
mente a verifficar si los re
equisitos form
males
fueron cumplidos,, es decir, que éstoss se
encuen
ntren conten
nidos en la
a solicitud, y no
deberá
á realizar un
na evaluación
n de fondo de
d la
solicitu
ud, examen que se realliza en una fase
posteriior.
sitos para lla solicitud de patente
es de
Requis
invenc
ción
Requisitos
R
fo
ormales; ex
xamen de fo
orma
To
omando en cuenta que
e la Superintendencia
de
e Industria y Comerciio resolvió negar el
prrivilegio de
e patente de invención a la
crreación de
enominada “GENERAD
DOR CA
POLIFÁSICO
O SIN ESCO
OBILLAS Y APARATO
A
DE CONTRO
OL DE EXC
CITACIÓN PARA
P
EL
MISMO”,
M
soliicitada por la sociedad
d HONDA
GIKEN
G
KOGY
YO KABUSH
HIKI KAISHA
A, ya que
se
e fundamenttó en que las
s reivindicac
ciones 1 a
7,, además de
e no cumplirr con los requisitos de
claridad y de unidad de la
a invención, reclaman
materia
m
que no
n se consid
dera una invención y
prretenden proteger
p
un
n uso; se
e estima
ad
decuado refferirse al trám
mite de la so
olicitud de
pa
atente, exa
amen de patentabilidad y al
re
equisito de claridad
c
de la
as reivindica
aciones.
Para lo ante
erior, el Trib
bunal, se re
emitirá al
prroceso
Patente:
104-IP-2013,
“C
COMPOSIC
CIONES
FARMACÉ
ÉUTICAS
PA
ARA EL TRATAMIE
ENTO DE ASMA”,
in
nterpretación
n prejudiciall de 16 de julio de
20
013, en el
e cual de
esarrolló los
s temas
pllanteados.
La
a doctrina y la jurispru
udencia esta
ablecen la
ob
bligación de
e la oficina nacional competente
de
e realizar un exame
en de los aspectos
fo
ormales de la solicitud de patente, la misma
qu
ue consiste en verificarr si la solicitu
ud reúne o
no
o los requisiitos exigidos
s.
a profesora
a Alicia Álva
varez señala
a que “el
La
ex
xamen prevvio o formall tiene como
o objetivo
ve
erificar si la docume
entación prresentada
cu
umple con los
l requisito
os, y permite
e detectar
El artíc
culo 26 de la
a Decisión 486
4 establecce los
requisiitos que de
eben cumpliir las solicittudes
para la
a obtención
n de patente
es de inven
nción,
los cua
ales son ne
ecesarios e imprescindiibles,
pues la
a ausencia de uno de ellos ocasio
onará
que la
a solicitud no sea admiitida a trám
mite o
que sii lo hubiere sido, no pu
ueda conclu
uir en
una de
ecisión de mérito.
m
La no
ormativa com
munitaria co
ontempla qu
ue se
efectúe
e una descriipción de la invención, la
a cual
es un requisito d
de forma qu
ue no pued
de ser
o en la solicitud porque es la vía a ttravés
omitido
de la cual los interesados
s pueden rrecibir
ación suficiiente y com
mpleta acercca de
informa
las reglas
re
técn
nicas que constituye
en la
invencción. Asimism
mo, la descrripción consstituye
un facctor relevan
nte al fijar el ámbito de la
patente
e.
La descripción de
e la invencción permitirrá al
examin
nador lleva
ar a cabo el examen
n de
patenta
abilidad en forma adeccuada y lleg
gar a
una de
efinición má
ás exacta so
obre la nove
edad,
el nivvel inventivo
o y la sussceptibilidad
d de
aplicac
ción industria
al de la inve
ención.
n
normativa
comunitariia
contem
mpla,
La
asimismo, como o
otro de los re
equisitos bássicos
para la
a obtención
n de una pa
atente que ésta
71
ÁLVAREZ, Alicia.
A
Cómo obtener una pa
atente.
En: Derecho
o de Patentes. Ediciones Ciudad
C
Argentina. Bu
uenos Aires. 19
999. p.103.
GACET
TA OFICIAL
L
de
eberá
contener
re
eivindicacion
nes”.
27/11/2013
3 73 de 84
4
“una
o
más
La
a doctrina sostiene
s
al respecto
r
que
e “(…) en
deben
prrincipio,
las
l
reivin
ndicaciones
es
specificar el
e invento por sí solas, sin
ne
ecesidad de
d recurrir a otros elementos
e
té
écnicos, com
mo son la de
escripción, lo
os dibujos
o los ejemplo
os (…) Pero (…) que, en
n caso de
du
uda, la des
scripción y los dibujoss servirán
pa
ara
interrpretarlas;
es
deccir,
no
ne
ecesariamen
nte la re
eivindicación
n define
es
strictamente
e el límite de
d la proteccción, sino
qu
ue ésta pue
ede ir más allá si en base
b
a la
de
escripción puede intterpretarse que la
pa
atente protege solucio
ones simila
ares a la
es
specíficamente reivindiccada”.72
Asimismo, la
l
doctrina
a ha prec
cisado la
ex
xistencia de
e reivindicaciones de producto,
cu
uando reca
aen sobre una entid
dad física
(p
producto, dispositivo,
d
máquina, sustancia,
s
o
re
co
omposición)
eivindicacion
nes
de
prrocedimiento
o, que recaen
r
sob
bre una
ac
ctividad (pro
ocedimiento,, método, uttilización).
La
a diferencia
a está, segú
ún Carmen Salvador
en
n que “Lass reivindica
aciones que
e recaen
so
obre una entidad fís
ísica confie
eren una
prrotección ‘a
absoluta’, es
s decir, con
n ellas se
prrotege el producto
p
cualquiera qu
ue sea el
prrocedimiento
o de producción y cualq
quiera que
se
ea su utilización fueran o no conociidos en el
momento
m
en que se sollicitó la pate
ente (…)”,
en
n cambio, “(…) las reivindicacio
r
ones que
re
ecaen sobre
e una activvidad confie
eren una
prrotección ‘rrelativa’, ya
a que pro
otegen la
ac
ctividad reiv
vindicada, pero
p
no loss diversos
diispositivos u objetos utiilizados cuan
ndo éstos
so
on utilizados
s fuera de la
l actividad indicada.
las
paten
Sin
embarg
rgo,
en
ntes
de
prrocedimiento
o, la protec
cción se exxtiende al
prroducto obte
enido directtamente a través
t
del
prrocedimiento
o patentado
o, el cual tampoco
go
oza de ‘p
protección absoluta’,
a
s
sino
que
ún
nicamente está
e
proteg
gido cuando
o ha sido
prroducido
mediante
el
proc
cedimiento
pa
atentado o por
p uno equiivalente”.73
72
ÁLVAR
REZ, Alicia. “Derecho
“
de Patentes”.
Ediciones Ciudad Argentina,
Buenos Aires.
p 99.
1999, p.
73
SALVA
ADOR, Jovaní,, Carmen. El ámbito de
proteccción de la pa
atente. Editoria
al Tirant lo
Blanch. Valencia, 200
02. Págs. 133 y 134.
Se puede deterrminar ento
onces que
e, la
descrip
pción y loss dibujos co
onstantes en
e la
solicitu
ud, permiten
n al examin
nador interp
pretar
mejor las reivin
indicaciones,, ya que
e la
pción de lla invención
n constituyye la
descrip
memorria descriptivva del ejerc
cicio investig
gativo
que tuvo como fru
uto la invencción cuya pa
atente
nventor tiene
e la tendenccia a
se sollicita. El in
amplia
ar excesivam
mente la protección indu
ustrial
de su producto o procedimien
nto, razón por
p la
as reivindica
aciones goza
an de releva
ancia
cual la
sobre la descripció
ón por ser precisamente
p
te las
elimitarán el alcance
a
de dicha
d
proteccción.
que de
La ob
bservancia d
de los req
quisitos perm
mitirá
determ
minar
el
“objeto”,
caracteríssticas
principales y demá
ás elementoss constitutivo
os de
la invención cuya p
patente sea solicitada,
s
siiendo
las reivvindicacioness una parte fundamental
f
l para
determ
minar el alcance de la so
olicitud. Una
a vez
conociido a caba
alidad lo qu
ue se prettende
patenta
ar, podrá determinars
se si es o no
patenta
able.
En el campo
c
del d
derecho de patentes,
p
un
no de
los tem
mas de ma
ayor relevan
ncia es el d
de la
determ
minación, essencia y alcance
a
de una
invencción, cuyas características de
eben
consta
ar en un doccumento esccrito que perrmita
vislumbrar el obje
eto o proce
edimiento a que
hace referencia.
re
De
reivindicaciiones
ma,
las
esta
form
constittuyen, juríídicamente hablando, el
elemen
nto de mayo
or importanccia dentro de
e una
solicitu
ud de pattente, pues
s en ellass, el
examin
nador técnicco de pate
entes encon
ntrará
los ele
ementos neccesarios para determin
nar lo
que se
e pretende patentar, el
e alcance d
de la
invencción y su definición
d
para
p
efectoss de
entrar al análisis comparativvo respecto
o del
estado
o de la técniica. Esto ess para reivindicar
lo que
e se conssidera nuevvo y con nivel
inventiivo.
Según
n la normativva andina, artículo
a
26 de
d la
Decisió
ón 486, “la solicitud pa
ara obtenerr una
patente
e de invencción se pre
esentará ante la
oficina
a nacional competen
nte y de
eberá
conten
ner lo siguiente: (…) b) La descripcción”.
El arttículo 28 euisdem añade
a
que “La
GACET
TA OFICIAL
L
de
escripción deberá
d
divu
ulgar la inve
ención de
manera
m
suficiientemente clara
c
y comp
pleta para
su
u comprenssión y para
a que una persona
técnica
materia
ca
apacitada
en
la
co
orrespondien
nte pueda ejjecutarla”.
Es
E decir, la cllaridad de la
as reivindica
aciones se
re
efiere a un
n requisito,, una cara
acterística
es
sencial, que permitte referirse
e a la
de
escripción
para
interpretarr
una
re
eivindicación
n.
Se ha dicho
o que “defin
nir una inve
ención en
té
érminos
fu
uncionales
generalme
ente
es
pe
ermisible, pero
p
para que
q
quede claro, la
de
escripción no
n debe contener
c
ún
nicamente
ejjemplos de varios caso
os que cubra
an dichos
té
érminos funccionales sino
o una expliccación del
té
érmino gene
eral que aba
arca la gene
eralización
de
el término”744.
Por
P este req
quisito funda
amental, se persigue
qu
ue las reiv
vindicacioness sean defi
finidas de
manera
m
que sean
s
de fác
cil comprens
sión y que
se
e pueda disttinguir lo qué
é hay en ella
as.
27/11/2013
3 74 de 84
4
peticio
onario para q
que se pronu
unciara sobrre las
objecio
ones efectua
adas a la sollicitud.
En virttud de lo esstablecido en
n el artículo 45 y
siguien
ntes de la Decisión 486, la officina
nacion
nal competente realizará
rá el exame
en de
patenta
abilidad que
e comprend
de, no solam
mente
el estu
udio de la pa
atentabilidad
d de la inven
nción,
sino ta
ambién el e
estudio del cumplimient
c
to de
todos los requissitos establlecidos parra la
p
inde
ependientem
mente
concessión de la patente,
de qu
ue se haya
an presentado oposicio
ones.
Dentro
o de dichos requisitos se encuenttra la
unidad
d de invenció
ón.
Es con
nveniente te
ener en cue
enta los cam
mbios
normativos que se
e presentan en
e este tema.
Median
nte el siguie
ente cuadro comparativvo se
muestrran los ca
ambios ado
optados po
or la
75
Decisió
ón 486 .
En
E cuanto a la unidad de la inve
ención, el
Tribunal
Tr
adviierte que la solicitud só
ólo podrá
re
eferirse a una
u
invenció
ón o a un grupo de
in
nvenciones relacionada
as entre sí, de tal
manera
m
que conformen un único concepto
in
nventivo gen
neral o unida
ad de invención. Así
lo
o dispone el artículo 25 de la Decisiión 486 al
in
ndicar:
s
de patente só
ólo podrá
“La solicitud
comprrender una invención
i
o un grupo
de inve
venciones rellacionadas entre
e
sí, de
tal ma
anera que conformen un único
concep
pto inventivo
o”.
Ex
xamen de patentabilid
p
dad
En el presente proceso, realizado el
e examen
e patentab
bilidad, se encontró que la
de
in
nvención no es patenta
able, y se solicitó
s
al
74
Guía de Proce
edimientos y estrategias para
a la solicitud
de
e patentes en
e
biotecnolo
ogía. Genoma, España
Pa
atentes. Garrig
gues Agencia de Propiedad Industrial e
Intelectual S.L., 2004. P. 48.
Proceso 208-IP-20005, de 12 de enero de 2006
75
e: “NITRATO
(patente
POROS
SAS”).
DE
NIO
AMON
DE
PERLAS
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 75 de 84
4
RÉGIIMEN DE LA
RÉ
ÉGIMEN DE LA
DEC
CISIÓN 344
Exam en de form a
D
DECISIÓN
486
Artícu
ulos 21 – 22
A
Artículos
(aspe
ectos formales indicados en la
a Decisión)
( requisitos de forma de que tratan los
a
artículos
26 y 27
7)
P
Plazo
para com
mpletar los req
quisitos: dos
entes a la f echa de la
m eses siguie
n
notificación.
(prrorrogable por una sola vez
y por un período
o igual).
Plazo
o para respond
der las observ aciones que
formu
ule la Oficina Nacional: 30 días hábiles
siguie
entes a la fech
ha de la notific ación de las
obserrvaciones. (pro
orrogable por una
u
sola vez
y por un período igual)
38 – 39
e peticionario no presenta
Cons ecuencia: Si el
uesta a las
s observacion
nes o no
respu
comp
plementa los an
ntecedentes la solicitud se
consiidera abandona
ada.
ción e interve nción de terc
ceros
Publicac
Artícu
ulos 23 – 26
La Officina Nacionall publicará la
a solicitud ,
de conformidad con las disposiciones
d
onales, dentro
nacio
o de los diec
ciocho (18)
m ese
es, contados a partir de la fecha de la
solicittud o de la fe
echa de prioriidad que se
hubie
ese reivindicado
o, y una vez terminado el
exam
men de forma, publicará el
e aviso de
confo
ormidad con la reglamentac
ción que al
efecto
o establezca c ada País Miemb
bro.
Consecuencia: Si el sollicitante
C
no
c
completa
los requisitos in
ndicados, la
s
solicitud
se con
nsiderará aband
donada y se
p
perderá
la pre
elación.
A
Artículos
40 – 43
Transcurridos
T
s dieciocho (18)
(
m eses
c
contados
a partir de la
a fecha de
p
presentación
d la solicitud o desde la
de
f echa de priioridad que se hubiese
nvocado,
in
el
tendrá
expedientte
c
carácter
pú
úblico
y
p
podrá
ser
y la Oficin
na Nacional
c
consultado,
o
ordenará
la pu
ublicación de la solicitud
d conformida
de
ad con las disposiciones
d
n
nacionales.
El ex
xpediente no podrá
p
ser con
nsultado por
terceros mientras no
n se efectúe
e la referida
public
cación…
Una
a vez
efe
ectuada la
public
cación, el expe
ediente tendrá carácter de
públic
co.
Dentrro del plazo de treinta días
d
hábiles
siguie
entes a la public
cación, quien te
enga legítimo
interé
és, podrá pres
sentar, por un
na sola vez,
obserrvaciones fun
ndamentales que
q
puedan
desviirtuar la patenta
abilidad.
El solicitante pu
E
uede pedir que se realice la
p
publicación
en cualquier
c
mome
ento, siempre
q se hay concluido el exame
que
en de forma.
Dentro del plazo de ses
D
senta días,
s
siguientes
a la
a publicación, quien tenga
In
nterés legítimo podrá presen
ntar, por una
s
sola
vez, opo
osición fundam
mentada que
p
pueda
desvirtua
ar la patentabilid
dad.
GACET
TA OFICIAL
L
Ex
xam en de Fondo
27/11/2013
3 76 de 84
4
Art. 27.‑ Vencidos los plazos esstablecidos en los artículos
a
c
la oficina nacional
n
25 o 26, según fuere el caso,
minar si la solicitud es
e o no
competente procederá a exam
patentable.
entro del plazo de seis
s
meses contado
os desde
Art. 44.- De
la publicac ión de la solicitud, independientemente
e que se
p
oposicio
ones, el solicitante
e deberá
hubieren presentado
pedir que se
s examine si la in
nvención es patenta
able. Los
Países Mie
embros podrán cobrar
c
una tasa para la
realización de este examen. Si
S transcurriera dic ho plazo
a pedido que se realice
r
el
sin que el solicitante hubiera
a
examen, la solicitud caerá en abandono.
Art. 45.- Si la oficina nacional competente enconttrara que
on alguno
la invención no es patentable o que no cumple co
quisitos establecidoss en esta Decisión
n para la
de los req
concesión de la patente, lo notificará
n
al solicitan
nte. Este
deberá ressponder a la notificcación dentro del plazo de
sesenta días
d
contados a partir de la fecha
a de la
notificación
n. Este plazo podrá ser
s prorrogado por una sola
vez por un período de treinta días
d
adicionales.
Cuando la oficina nacional co
ompetente estimara que ello
es necesario para los fines de
el examen de patentabilidad,
os o más veces con
nforme al
podrá notif icar al solicitante do
ecedente.
párrafo pre
Si el solicita
ante no respondiera
a a la notificación dentro del
plazo seña
alado, o si a pesar de
d la respuesta sub
bsistieran
los impedim
mentos para la con
ncesión, la oficina nacional
competente
e denegará la patentte.
Art. 46.- La
a oficina nacional c ompetente podrá re
equerir el
informe de
e expertos o de organismos cienttíficos o
tecnológico
os que se considere
en idóneos, para qu
ue emitan
opinión sob
bre la patentabilidad
d de la invención. Asimismo,
A
cuando lo estime
e
conveniente, podrá requerir info
ormes de
otras oficin
nas de propiedad ind
dustrial.
De ser neccesario, a efectos del
d examen de paten
ntabilidad
y a requerimiento de la oficiina nacional compe
etente, el
p
en un plazo que no exce
ederá de
solicitante proporcionará,
3 meses, uno o más de los
l
siguientes doccumentos
relativos a una o más de las solicitudes exttranjeras
referidas to
otal o parcialmente a la misma invención que se
examina:
a) copia de
e la solicitud extranje
era;
b) copia de
e los resultados de exámenes de noved
dad o de
patentabilid
dad efectuados respecto
r
a esa solicitud
extranjera;
c) copia de
e la patente u otro título de protección
n que se
hubiese co
oncedido con base en
e esa solicitud extra
anjera;
d) copia de
d cualquier resolucción o fallo por el cual se
hubiese recchazado o denegado la solicitud extranjjera; o,
e) copia de
d cualquier resolucción o fallo por el cual se
hubiese an
nulado o invalidado
o la patente u otro título de
protección concedido con base
e en la solicitud extrranjera.
a nacional compete
ente podrá recono
ocer los
La oficina
resultados de los exámenes re
eferidos en el literal b) como
suficientes para acreditar el cumplimiento de las
d la invención.
condicioness de patentabilidad de
Si el solicita
ante no presentara los documentos re
equeridos
dentro del plazo
p
señalado en el
e presente artículo la oficina
nacional co
ompetente denegará
á la patente.
Art. 47.- A pedido del soliccitante, la oficina nacional
e podrá suspender la tramitación de la solicitud
competente
de patentte cuando algún
n documento que
e deba
presentars e conforme a los lite
erales b) y c) del arrtículo 46
mite ante
aún no se hubiese obtenido o estuviese en trám
dad extranjera.
una autorid
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 77 de 84
4
Si durante el exxamen de fondo se encontrase que
existe la posib
ble vulneración total o parcial de dere
echos
adquiridos porr terceros o que se necesitan dato
os o
documentación
n adicionales o complementarios,
c
s le
se
requerirá por escrito al solicitantte para que, dentro
o del
plazo máximo de tres meses contados
c
a partir de
d la
notificación, ha
aga valer los argu
umentos y aclaraciiones
que considere
e pertinentes o pre
esente la informaciión o
documentación
n requerida. Si el solicitante no cumple con
c el
requerimiento en el plazo señalado, su solicitud
d se
considerará ab
bandonada.
Art. 28.‑ La officina nacional comp
petente podrá reque
erir el
informe de expertos
e
o de org
ganismos científico
os o
tecnológicos que se consideren id
dóneos, para que emitan
opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplica
ación
industrial de la
a invención. Asimiismo, cuando lo esstime
conveniente, podrá
p
requerir inform
mes de cualquiera de
d las
oficinas nacionales competentess de los demás Pa
aíses
Miembros o de terceros países.
Consecuencia del Exa
am en Definitivo
Art. 29.‑ Si el examen definitivo fuere favorable
e se
mente
otorgará el título de la patente. Si fuere parcialm
ulo solamente para
a las
desfavorable, se otorgará el títu
es aceptadas. Si fuere desfavorable
e se
reivindicacione
denegará.
El
E requisito de
d unidad de
e la invenció
ón para la
co
oncesión de
el privilegio de
d patente, podrá ser
ob
bjeto del exxamen de fondo
f
que realiza la
officina nacion
nal compete
ente en desa
arrollo del
arrtículo
45
5,
se
encuentra
e
previsto
ex
xpresamente
e en el artíc
culo 36 de la
a Decisión
48
86 que establece, en su
u inciso segu
undo, que
"la
a oficina nacional
n
co
ompetente podrá
p
en
cu
ualquier mo
omento del trámite, re
equerir al
so
olicitante qu
ue divida la
a solicitud si
s ella no
cu
umpliera co
on el requ
uisito de un
nidad de
in
nvención".
Para
P
determin
nar la unida
ad de la inve
ención, se
en
ntenderá qu
ue existe tal unidad
u
aún cuando la
so
olicitud
contenga
dicaciones
reivind
in
ndependiente
es de distintas
d
ca
ategorías,
siiempre que
e dichas re
eivindicacion
nes estén
viinculadas y formen parte
p
de un
u mismo
co
onjunto inve
entivo o conccepción inve
entiva. Se
en
ntenderá qu
ue hay unida
ad de la inve
ención en
la
as solicitudes
s que conten
ngan reivind
dicaciones
in
ndependiente
es
en
las
s
siguientes
co
ombinacione
es, sin qu
ue esta lista
l
sea
lim
mitativa:
Art. 48.- Si el examen definittivo fuere favorab
ble, se
t
de la patente
e. Si fuere parcia
almente
otorgará el título
favorable, s e otorgará el títu
ulo solamente parra las
reivindicacion
nes aceptadas. Si fuere desfavorab
ble se
denegará.
o y un proce
edimiento pa
ara la
a) Un producto
bricación de dicho produ
ucto.
fab
b) Un procedim
miento y un aparato o m
medio
parra la puesta en prráctica de ese
pro
ocedimiento..
c) Un producto
o, un procedimiento pa
ara la
fab
bricación de dicho produ
ucto y un apa
arato
o medio
m
para lla puesta en
n práctica de
e ese
pro
ocedimiento..
3.7. MO
ODIFICACIÓ
ÓN DE LA SOLICITUD
D DE
PA
ATENTE DE
E INVENCIÓ
ÓN.
En el presente
p
casso, la deman
ndante alleg
gó un
nuevo capítulo re
eivindicatorio
o y modificcó la
ud de pate
ente. En ese
e
sentido, se
solicitu
aborda
ará el tema de las mod
dificaciones a la
solicitu
ud de patentte de invención.
Las modificacione
m
es a la soliccitud de pattente
se rea
alizarán a pe
etición del solicitante;
s
é
éstas
podrán
n presentarsse en cualqu
uier momento del
trámite
e, siempre que no constituyan
c
una
amplia
ación de la protección
p
co
orrespondien
nte a
la divu
ulgación con
ntenida en la
a solicitud in
nicial,
GACET
TA OFICIAL
L
co
onforme lo señala el artículo 34
3 de la
Decisión 486..
Del análisis de la norma en esstudio se
eneran do
os interrogantes que
e resulta
ge
ne
ecesario res
solver. Para el efecto se
e reitera lo
ex
xpresado en
e
el Pro
oceso 182
2-IP-2005,
in
nterpretación
n prejudicial del 26 de octubre
o
de
20
005, publica
ada en la G.O.A.C.
G
No.. 1278 de
15
5 de diciemb
bre de 2005, a saber:
 ¿El
pe
eticionario puede mod
dificar la
solicitu
ud en cu
ualquier estado del
trámite
e?
 ¿La mo
odificación se
s puede realizar
r
al
interpo
oner un re
ecurso adm
ministrativo
contra
a el acto administra
ativo que
deneg
gó la patente
e?
Respecto
R
de la primera in
nterrogante,, la norma
an
nalizada no determina el tiempo o el plazo
du
urante el cual el peticion
nario puede modificar
la
a solicitud. Como
C
no se
s establece
e nada al
re
especto, y como de los principios en
e que se
so
oporta la normativa so
obre patente
es no se
de
esprende lim
mitación tem
mporal algu
una sobre
es
ste tema, se
e debe interp
pretar dicha norma en
ell sentido de que el soliccitante pued
de realizar
la
as modificac
ciones en cualquier
c
esstado del
trá
ámite.
En relación con
c
la segu
unda interro
ogante, si
o que la norrma no disp
pone nada
biien es cierto
all respecto, por trata
arse de un
u
tema
es
strictamente
e procesal del derecho
o interno,
cu
uya regulación puede variar
v
en las normas
ad
djetivas de
e los Países Miem
mbros, le
co
orresponderrá al Juez Consultante
C
e
evaluar
la
op
portunidad de la modificación en
n relación
co
on la regullación de los
l
recursos en vía
ad
dministrativa
a.
Sobre el tema se pue
ede citar el
e criterio
eiterado por el Tribunall que señaló
ó: “Por lo
re
de
emás, la modificación
m
n a la sollicitud de
pa
atente pued
de realizarse
e en cualquiier estado
de
el trámite, y dependerá de lo que diisponga el
Derecho
D
inte
erno de los Países Mie
embros la
po
osibilidad de
d que tal reforma se
e efectúe
in
ncluso al inte
erponer un recurso
r
adm
ministrativo
27/11/2013
3 78 de 84
4
contra la deneg
gación de la patente.. En
erá
al
conseccuencia,
corresponde
juez
consulltante determ
rminar, de acuerdo
a
con
n las
normas de proced
dimiento inte
erno que fu
ueren
bles, si la impugnacción en la vía
aplicab
adminiistrativa pue
ede fundame
entarse, ade
emás
de en motivos de
e ilegalidad, en razone
es de
al, en nu
uevos
oportunidad o, en genera
echos que no
n pudieron
n ser
argumentos o he
ados al mom
mento de em
mitir la resolu
ución
analiza
76
inicial””.
Por otrro lado, la ssolicitud se modifica
m
a trravés
de una
u
nueva
a presenta
ación de las
reivind
dicaciones, aclarando determinados
aspecttos de la descripción del invento o
reformando todo a
aquello que pueda dar lugar
a objeciones totales o parciales por partte de
ministración.
la Adm
Al resp
pecto, este Tribunal ha
a expresado: “La
única limitación impuesta al solicitante
respeccto de la modificación consiste en que
ésta no
n debe im
mplicar una ampliación
n del
invento
o o de la d
divulgación contenida en
e la
solicitu
ud presenta
ada. A Con
ntrario sensu
u, la
modificcación de la
a solicitud po
odrá concrettar el
cinven
nto o redu
ucir el allcance de las
reivind
dicaciones, ssin importarr cuál haya sido
la reda
acción origin
nariamente propuesta;
p
p
por lo
que au
un cuando e
el cambio se
ea sustancial con
relació
ón a las re
eivindicacion
nes inicialess, lo
único relevante viene
v
a ser que las nu
uevas
dicaciones
seguir
sie
endo
reivind
puedan
susten
ntadas racio
onalmente con
c
fundam
mento
en la descripción
n contenida en la soliicitud
inicial””77.
Pro
oceso 21-IP--2000. Soliciitud
76
de Pa
atente:
“Procedimientos para preparación de
d derivados d
de Sal
ara la
de Biliss humana esstimulada por lipasa y pa
preparación de Comp
posiciones Farrmacéuticas qu
ue los
e, publicado en
n la Gaceta Oficial
O
Nº 631, 10 de
contiene
enero de
e 2001.
77
Proc
ceso 25-IP-2002, patente: “IMINODERIVA
“
ADOS
CICLICO
OS”, publicado
o en la Gaceta
a Oficial Nº 76
69, de
24 de mayo
m
de 2002.
GACET
TA OFICIAL
L
3..8.
AUTO
ONOMÍA DE
D
LA OFICINA
NACIONA
AL DE PATENTES
S PARA
TOMAR SUS
S
DECISIIONES
27/11/2013
3 79 de 84
4
indepe
endencia), ccomo en re
elación con sus
propiass decisioness78.
Sobre el primer tem
ma, el Tribunal ha dicho
o:
To
omando en cuenta que
e la actora argumentó
a
“((…) debe te
enerse en cu
uenta que solicitudes
s
de
e patentes de invenció
ón perteneccientes al
mismo
m
grup
po tecnoló
ógico referrentes a
‘D
DISPOSITIV
VOS DE CO
ONTROL’, han sido
co
oncedidas en
e países Miembros del
d Pacto
Andino, espe
ecíficamente
e en Colom
mbia y en
Perú
P
a favo
or de HONDA GIKEN KOGYO
KABUSHIKI
KA
e “(…) la
KAISHA, (…)”, y que
pa
atente de invención consistente en ‘UN
GENERADOR
G
R
CA
CO
SIN
POLIFÁSIC
ESCOBILLAS
E
S Y APARA
ATO DE CONTROL
C
DE
D EXCITAC
CIÓN PARA EL MISMO
O’ hasta el
momento
m
ha sido objeto de patente en países
co
omo Argen
ntina, Irán, Italia, Ta
aiwán, el
Trribunal estim
ma adecuado
o referirse al
a tema de
la
a autonomía de la Oficina Nacional
Competente para
p
tomar sus
s decisiones.
ente hacer referencia
r
Sobre el tema es pertine
al en la
a lo expressado por el Tribuna
nterpretación
n prejudiciall rendida dentro
d
del
in
prroceso 110-IP-2008:
El sistema adoptado por la Co
omunidad
Andina se encuentra soportado en la
a actividad
au
utónoma e independien
i
nte de las Oficinas de
Patentes de cada País Miembro.
Dicha
ctividad, que
e aunque de
e manera general
g
se
ac
en
ncuentra regulada por la normativa
co
omunitaria, deja a sa
alvo la me
encionada
in
ndependencia, y es así que el capíttulo IV de
la
a Decisión 486 regula
a el trámite
e de las
so
olicitudes de
e patentes y los requisitos que
de
eben conten
ner las mismas, e insstaura en
ca
abeza
de
e
las
O
Oficinas
Nacionales
N
Competentes
s el procedim
miento y el respectivo
r
xamen de pa
atentabilidad
d.
ex
Dicha autonomía se manifiesta
m
tanto en
elación con decisiones emanadas de otras
re
officinas
de
e
patente
es
(princiipio
de
““Si bien las Oficinas Co
ompetentes y las
d
decisiones
q
que de ella
as emanan son
in
independien
tes, algunas
s figuras (…
…) las
p
ponen
en contacto, (…)
(
sin qu
ue lo
a
anterior
sign
nifique de ninguna
n
ma
anera
u
uniformizar
l pronunciiamientos de las
los
79
m
mismas
.
En estte sentido, el
e principio de independe
encia
de lass Oficinas de Patente
es significa que
éstas juzgarán
j
la patentabilid
dad o no de
e una
solicitu
ud
de
p
patente,
s
sin
tener
en
consideración el análisis
a
reallizado en ottra u
C
s, es decirr, el
otras Oficinas Competentes
en realizado
o por otras Oficinas no es
exame
vincula
ante para la
a Oficina de
d Patentess del
respecctivo País Miiembro.
Sobre el segundo tema, la no
orma comunitaria
ó en cabeza
a de las ofic
cinas nacion
nales
colocó
compe
etentes la obligación de realiza
ar el
exame
en de pa
atentabilidad, el que es
obligattorio y debe
e llevarse a cabo aún en
e el
caso de
d que no hubiesen sido presenttadas
observvaciones. En
E el caso de que sean
presen
ntadas
ob
bservaciones
s,
la
officina
nacion
nal compete
ente se pronunciará accerca
de ella
as así como acerca de la
a concesión o de
la pate
ente de inve
ención.
Asimis
smo, es pe
ertinente ag
gregar que este
exame
en integral y motiva
ado debe ser
autóno
omo tanto en
n relación co
on las decisiones
expediidas por otras oficina
as de patentes,
como en relación
n con anteriores decisiones
78
79
En la interpre
etación prejudiicial 110-IP-20
008, el
Tribunal Com
munitario desarrrolló lo relativo
o a la
autonomía de
e la Oficina de
e Registro Ma
arcario
para tomar su
us decisiones, lo cual es aplicable
al presente ca
aso.
Proceso 71-IP-2007. Interp
pretación Preju
udicial
de 15 de ago
osto de 2007, publicada
p
en G
Gaceta
Oficial del Accuerdo de Carttagena N° 155
53, de
15 de octubre
e de 2007.
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 80 de 84
4
ex
xpedidas po
or la propia oficina, en el
e sentido
de
e que ésta
a debe rea
alizar el examen de
pa
atentabilidad
d analizando
o cada caso concreto.
Con ello no se
s está afirm
mando que la oficina
de
e patentes no
n tenga lím
mites a su ac
ctuación y
qu
ue no pueda utilizar co
omo precede
entes sus
prropias actua
aciones, sin
no que ésta
a tiene la
ob
bligación en cada caso de hacer un
n análisis,
te
eniendo en cuenta los aspectos y pruebas
qu
ue obran en cada trámitte.
Con base en estos fundamentos,
EL TRIBUN
NAL DE JUSTICIA
D ANDINA,
COMUNIDAD
DE
LA
C O N C L U Y E:
1. El artíículo 14, en concordanccia con los
artículos 16, 18 y 19 de la Deccisión 486
de la Comisión
C
de la Comunida
ad Andina
contem
mpla los requisitos indisp
pensables
para que las in
nvenciones "sean de
produccto o de pro
ocedimiento, en todos
los ca
ampos de la
a tecnología", puedan
ser su
usceptibles de
d patentabilidad ante
las Oficinas
O
Nacionales Com
mpetentes
de los Países Miem
mbros. La no
ovedad, el
nivel inventivo y la susceptib
bilidad de
aplicacción industrrial son requ
uisitos de
para
el
obligattoria
obse
ervancia
otorga
amiento de una
u
patente, so pena
de nulidad
n
ab
bsoluta que podrá
declarrarse a petición de parte
e o aún de
por
la
Nacional
oficio
Oficina
Competente.
2. La invvención, ade
emás de no ser obvia
para un experto
o medio, debe
d
ser
siemp
pre el resulta
ado de una actividad
creativva del ho
ombre, des
scartando
como invención la
a acción pro
opia de la
natura
aleza.
3. La novedad
d de la inve
ención, a qu
ue se
refiere el artículo 16
6 de la misma
m
q el inventto no
Decisión, cconsiste en que
esté comprendido en el "estado de
d la
técnica", e
esto es, el
e conjunto
o de
conocimien
ntos existenttes y de dom
minio
público accesibles por
p
descrip
pción
oral, o por cualquier otro
escrita u o
medio que divulgue el invento ante
es de
e presentació
ón de la soliicitud
la fecha de
o de la prioridad recono
ocida.
18 de la Dec
cisión 486 se
eñala
4. El artículo 1
claramente
e lo que de
ebe considerarse
como "nive
el inventivo" para
p
una perrsona
del oficio n
normalmente
e versada en
e la
materia, en el entend
dido de qu
ue la
invención cconstituye un paso máss allá
de la técniica existente
e, con arreg
glo al
principio de
e la “no obvviedad “, esto
o es,
que ella no se derrive de ma
anera
evidente de
e la técnica en un mom
mento
dado.
el Ordenam
miento Jurrídico
5. Dentro de
Andino no
o hay norma
a especial para
resolver so
obre el niv
vel inventivo
o de
de
mezclas
y/o
combinaciones
elementos conocidos. Sin embarg
go, lo
anterior no
o implica que el exame
en de
patentabilid
dad en los
l
casos de
combinació
ón de eleme
entos conoccidos
para gen
nerar uno nuevo pueda
hacerse a la ligera; po
or el contrario
o, se
debe partirr de que sí pueden lleg
gar a
constituir una
u invenció
ón patentable las
combinacio
ones si son
s
novedo
osas,
tienen altu
ura inventivva y aplica
ación
industrial.
cisión 486, e
en su
6. El artículo 15 de la Dec
literal e), manifiesta
m
exxpresamente
e que
los progra
amas de orrdenadores o el
soporte ló
ógico como
o tales no son
considerad
das invencion
nes, por lo ta
anto,
y, tomand
do en cuentta que la no
orma
comunitaria
a andina sólo concede
patentes a las invencio
ones (ya sea
an de
producto o de proccedimiento), los
programas de orde
enadores o el
soporte ló
ógico como
o tales no son
patentabless.
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 81 de 84
4
7. En el ordenamiento jurídicco de la
Comunidad Andina, a diferrencia de
ntos, las invvenciones
otros ordenamien
de prroducto o de
d procedim
miento ya
patenttadas y, en conssecuencia,
integra
adas en el estado de la
a técnica,
no pueden ser objeto de
e nuevas
patenttes, aunque
e se atribuyya a tales
invencciones usos nuevos o distintos.
cualquier momento del trámite,
siempre q
una
que no constituyan
c
ampliación
de
la
proteccción
correspond
diente a la
a reivindica
ación
contenida e
en la solicitu
ud inicial, la cual
se modificca a través de una nueva
presentació
ón de las reivindicacio
ones,
aclarando determinados aspectos de
o
la
descrripción
de
el
invento
reformando
o todo aquello que pueda
dar lugar a objecio
ones totale
es o
parciales
la
por
pa
arte
de
Administracción.
8. Las solicitudes
s
para
p
la obte
ención de
patenttes serán presentadass ante la
oficina
a
naciona
al
compettente
y
necesariamente deben cum
mplir con
todos los requisito
os contempla
ados en el
artículo 26 de la Decisión 486
4
de la
Comis
sión de la Co
omunidad An
ndina.
nidad
13.. El sistema adoptado por la Comun
Andina se encuentra soportado e
en la
actividad autónoma
a
e independiente
de las Oficcinas de Pa
atentes de cada
País Miem
mbro. Dicha
a actividad, que
aunque d
de manera
a general se
encuentra regulada por
p la norm
mativa
comunitaria
la
a,
deja
a
salvo
mencionad
da independ
dencia, y ess así
que el cap
pítulo IV de la Decisión 486
regula el trrámite de la
as solicitude
es de
patentes y los requissitos que de
eben
contener las mismas, e instaura
a en
cabeza de
e las Oficinas Nacion
nales
Competenttes el proccedimiento y el
respectivo examen de patentabilidad.
9. Las re
eivindicacion
nes constituyen parte
esenccial de la respectiva solicitud,
debido
o a que delimitan el cam
mpo de la
patentte y especiffican la reglla técnica
que se
e desea pate
entar, razones por las
cualess
éstass
deben
n
ser
suficie
entemente claras y comp
pletas.
10. Las so
olicitudes pa
ara obtenerr patentes
de in
nvención deberán
d
pre
esentarse
ante la oficina na
acional competente y
deberá
án contenerr la descripcción clara
y completa de la invención en
n forma tal
que una persona versada
a en la
materia pueda eje
ecutarla.
Es decir,
d
se persigue que las
reivind
dicaciones sean defin
nidas de
manerra que sean de fácil com
mprensión
y que se pueda distinguir lo
o que hay
en ella
as.
olicitud parra la obtención de
11. La so
patenttes sólo po
odrá referirs
se a una
invencción o a un grupo
g
de invvenciones
relacio
onadas entrre sí, de ta
al manera
que conformen
c
un único concepto
inventtivo generral o unidad de
invencción.
12. Las modificacion
m
es a la so
olicitud de
patentte
podrán
n
presenta
arse
en
Esta autono
omía de la Oficina Naccional Competentee para tomar sus decision
nes se manifiesta tanto en relación con decisiones p
provenientes de otras ofiicinas de patentess (principio de independencia), como con su
us propias decisiones. De con
nformidad co
on el artículo
o 35 del Tra
atado
de Cre
eación del Tribunal de
e Justicia de
d la
Comun
nidad And
dina, el Juez Naccional
consultante, al em
mitir el fallo
o en el pro
oceso
o Nº 2008--00083, deb
berá adopta
ar la
interno
presen
nte interpreta
ación. Asimismo, deberá
á dar
cumplimiento a las prescripciones conten
nidas
a
128
8 del
en el párrafo terrcero del artículo
Estatuto vigente.
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 82 de 84
4
Notifíquese al Juez co
onsultante mediante
opia certificcada y remítase cop
pia a la
co
Secretaría Ge
eneral de la
a Comunidad
d Andina,
ara su publicación en la Gaceta Oficial
O
del
pa
Acuerdo de Cartagena.
C
Leonor P
Perdomo Pe
erdomo
MA
AGISTRADA
A
José
é Vicente Tro
oya Jaramillo
o
PRESIDEN
NTE (E)
Gusta
avo García Brito
B
SE
ECRETARIO
O
Ricarrdo Vigil Tole
edo
MA
AGISTRADO
O
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 83 de 84
4
GACET
TA OFICIAL
L
27/11/2013
3 84 de 84
4
Editada por la Secre
etaría General de la C
Comunidad Andina - Paseo de la Repúbllica 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51--1) 710-6400 - Casilla
a 18-1177 - Lima 18-P
Perú