proceso 145-ip-2014

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
PROCESO 145-IP-2014
Interpretación prejudicial de los artículos 137 y 146 de
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina; y, de oficio, de los artículos 224 y 228 de la
misma
normativa.
Marca:
COLA
POP´S
(denominativa). Consultante: Sala Plena del Tribunal
Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de
Bolivia. Expediente interno: 516-2012
Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núnez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San
Francisco de Quito, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince,
reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por
mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y
21 de su Reglamento Interno. La señora Magistrada Leonor Perdomo
Perdomo disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa
de su adopción.1
VISTOS:
Mediante Oficio 124/2014 de 8 de septiembre de 2014, recibido en este
Tribunal vía courier el 25 de septiembre de 2014, la Sala Plena del Tribunal
Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita a este
Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 5162012.
El 30 de octubre de 2014 se recibió vía correo electrónico el informe sucinto
de los hechos dentro del proceso interno 516-2012, suscrito por la Secretaria
de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional
de Bolivia, como complemento de la solicitud de interpretación prejudicial
remitida al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
1
Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al
Acta 6-J-TJCA-2015 de 26 de febrero de 2015.
1
De la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende
que fueron cumplidas las exigencias contempladas en el artículo 33 del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los
requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto, por lo que su admisión
a trámite fue considerada procedente mediante auto de 22 de enero de
2015.
A. ANTECEDENTES:
Demandante:
Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal
Ltda.
Demandado:
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en
adelante, SENAPI), del Estado Plurinacional de
Bolivia
Tercera interesada:
Fábrica La Estrella S.R.L.
a.
Hechos:
1. El 12 de marzo de 2009, Fábrica La Estrella S.R.L. solicitó el registro de
la marca “COLA POP’S” (denominativa) en la Clase 30 del Arreglo de
Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación de Niza).
2. El 6 de julio de 2009, la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta
de Propiedad Industrial.
3. El 18 de agosto de 2009, Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s
Casal Ltda. presentó oposición, puesto que desde 1990 utiliza en el
mercado la denominación COLA POP. Presenta facturas para probar el
uso de la denominación COLA POP. Los signos confrontados son
similares al grado de causar riesgo de confusión en el público
consumidor. Por su parte, Kellog Company presentó oposición en contra
del signo solicitado a registro.
4. Mediante Resolución Administrativa 194/2011 de 21 de julio de 2011, se
declararon infundadas las oposiciones presentadas por Fábrica de
Mermeladas y Caramelos Watt´s Casal Ltda. y Kellog Company y, en
consecuencia, se otorgó el registro del signo solicitado.
5. Mediante escrito de 13 de septiembre de 2011, Fábrica de Mermeladas y
Caramelos Watt´s Casal Ltda. presenta recurso de revocatoria en contra
de la Resolución Administrativa 194/2011 de 21 de julio de 2011.
6. Mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-81/2011 de 11 de
octubre de 2011, se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la
Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda.
7. Mediante escrito de 3 de noviembre de 2011, Fábrica de Mermeladas y
Caramelos Watt´s Casal Ltda. presentó recurso jerárquico contra la
Resolución Administrativa DPI/OP/REV-81/2011 de 11 de octubre de
2011.
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8. Mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J-0104/2012 de 16 de
marzo de 2012, el SENAPI rechazó el recurso jerárquico interpuesto por
la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt´s Casal Ltda.
9. El 30 de agosto de 2012, Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s
Casal Ltda. presentó demanda contencioso administrativa contra el
SENAPI ante el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional
de Bolivia, a fin de solicitar la nulidad de la Resolución Administrativa
DGE/OPO/J-0104/2012 de 16 de marzo de 2012.
10. Mediante Oficio 124/2014 de 8 de septiembre de 2014, recibido en este
Tribunal vía courier el 25 de septiembre de 2014, la Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de
resolver el proceso interno 516-2012, solicitó a este Tribunal
interpretación prejudicial.
b. Argumentos de la demanda:
11. La demandante Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda.
ha señalado lo siguiente:
 Desde 1990 utiliza en el mercado la denominación COLA POP y
presenta facturas para probar su uso. Los signos confrontados son
similares al grado de causar riesgo de confusión en el público
consumidor.
 “Si bien es cierto que la denominación COLA POP no ha sido
registrada todavía por la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s
Casal Ltda., este argumento es insuficiente para permitir que otra
empresa se aproveche del esfuerzo realizado (…). Cuando un tercero
pretende inscribir una marca que es usada intensamente por quien no
la ha registrado, debe salvaguardarse el uso de una marca que no ha
sido registrada”.
 Alega que el signo solicitado a registro incurre en la causal del artículo
136 literal h) de la Decisión 486 relativo a los signos notorios.
 Se pretende “aprovecharse del renombre ajeno, excluyendo
deslealmente a otra empresa de la competencia comercial”.
 Alega la aplicación del artículo 135 literal p) de la Decisión 486, ya
que “no podrán registrarse como marcas los signos que sean
contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas
costumbres (…). La inmoralidad es manifiesta, lucrar indebidamente
del trabajo ajeno es un hecho que debe ser sancionado. (…) se
evidencia una mala fe y competencia desleal (…) al tratarse de un
acto inmoral (…) la solicitud desconoce las buenas costumbres”.
 Alega la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, puesto que
existen indicios razonables que permiten inferir que el registro se ha
solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal.
 Solicita que se deje sin efecto la Resolución Administrativa
DGE/OPO/J-0104/2012 que confirmó la Resolución Administrativa
DPI/OP/REV- 81/2011, la misma que rechaza el Recurso de
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Revocatoria interpuesto por la Fábrica de Mermeladas y Caramelos
Watt’s Casal Ltda. y confirmó la Resolución Administrativa 194/2011
que declaró improbada la oposición interpuesta y que concedió la
solicitud de registro de la marca “COLA POP’S” (denominativa) en la
Clase 30 de la Clasificación de Niza solicitada por la Fábrica La
Estrella S.R.L.
 Alega la aplicación del literal p) del artículo 135 y del artículo 137 de la
Decisión 486, en contraposición a la normativa alegada por la
autoridad demandada de los artículos 136, 146, 154, 258 y 259 de la
referida Decisión 486.
 El SENAPI no ha motivado debidamente la resolución administrativa.
 “Presentamos un memorial al SENAPI acompañando una factura
original de la compra de 750 kg. de papel para envoltura de
caramelos con la marca COLA POP WATT´S (…). La factura en
cuestión estaba emitida en fecha 27 de noviembre de 1991. Es decir,
tres años antes a la primera factura de comercialización expedida por
CARAMELOS WATTS y también anterior a la primera factura de
venta de COLA POP´S de la Fábrica La Estrella S.R.L.
Lamentablemente dicho documento fue extraviado por el SENAPI y
nunca se agregó al expediente administrativo, lo cual ha sido objeto
de denuncia”.
c. Argumentos de la contestación de la demanda:
12. El SENAPI contesta la demanda alegando lo siguiente:
 Alega la preeminencia del Derecho comunitario sobre la normativa
nacional, “por cuanto para el caso de reconocimiento de legitimidad
para la interposición de la oposición a una solicitud de marca se debe
estar a los dispuesto por el artículo 146 de la Decisión 486, la cual
bien lo determinó la Resolución recurrida (…) están provistos de
interés legítimo el titular de una marca ya registrada o de una
solicitada con anterioridad dentro del territorio nacional, lo cual
conforme a la lectura de la demanda de oposición la demandante no
es titular de solicitud o registro de marca anterior (…) por cuanto la
oposición presentada es por demás improcedente”.
 “La figura de la coexistencia argumentada por la parte recurrente
resulta inaplicable al presente trámite dado que la figura de la
coexistencia bajo la norma comunitaria, únicamente aplica a registros
de marca legalmente inscritos en el SENAPI, no siendo aplicable a
signos no registrados (…) teniendo en cuenta que tanto el solicitante
como el opositor a la fecha no son titulares de la denominación COLA
POP´S resultando inoportuno verter mayores juicios respecto al uso
que las partes pudieron desarrollar en el mercado con anterioridad a
la solicitud”.
 Sobre las facturas presentadas por la demandante, “se tiene que las
mismas únicamente podrían probar el uso anterior del signo COLA
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POP´S, sin embargo, se debe estar a lo dispuesto por el artículo 154
de la Decisión 486, en cuanto al derecho de uso exclusivo de un signo
se lo adquiere únicamente a través del registro”.
 “En el presente caso, se ha podido verificar que la opositora no ha
brindado indicios que permitan inferir que con el registro la solicitante
pretenda perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal (…) en especial cuando el opositor no es titular dentro del
territorio nacional de la marca COLA POP´S (denominativa), no
existiendo por ello transgresión de un derecho ajeno, no resultando
entonces justificable la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486”.
13. La tercera interesada Fábrica La Estrella S.R.L. ha señalado lo siguiente:
 La demandante no tiene legitimación activa ni interés legítimo para
oponerse al registro solicitado al no contar con una marca registrada.
Los derechos de marca son adquiridos única y exclusivamente por
medio del registro de la marca, de conformidad con el artículo 154 de
la Decisión 486.
 Fábrica La Estrella S.R.L. ingresó en el comercio la marca COLA
POP´S con anterioridad, lo cual desvirtúa cualquier acusación por
parte de la demandante respecto a la supuesta mala fe.
 La demandante ha comercializado sus productos “bajo la
denominación COLA POP desde el 2 de septiembre de 1993, y las
facturas que adjuntamos al presente memorial prueban que La
Estrella ya comercializaba productos bajo la denominación COLA
POP´S desde el 4 de enero de 1993 (…). Fábrica La Estrella S.R.L.
tendría prioridad sobre los mismos al haber sido el pionero en el uso
de la marca COLA POP´S (denominativa). (…) se encuentra
utilizando la marca por más de 16 años y con anterioridad a todo acto
de comercialización por parte de Watt´s”.
 Presenta facturas a fin de probar el uso anterior del signo.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:
14. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos
135 literal p), 136, 137, 146, 154, 258 y 259 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los
artículos 135 literal p), 136, 154, 258 y 259 de la Decisión 486, por no
ser pertinentes para la resolución del presente caso.
15. Por lo tanto, el Tribunal considera procedente la interpretación de los
artículos 1372 y 1463 de la Decisión 486. De oficio, se interpretarán los
artículos 2244 y 2285 de la Decisión 486.
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Artículo 137.- Cuando la Oficina Nacional Competente tenga indicios razonables que le permitan
inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
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C. CUESTIONES A INTERPRETARSE:
I. Legítimo interés para presentar oposición sobre la base de una marca
no registrada.
II. La notoriedad alegada por el signo distintivo opositor (no registrado).
III. Cuando un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE:
I.
Legítimo interés para presentar oposición sobre la base de una
marca no registrada.
16. En el presente caso, Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal
Ltda. presentó oposición, puesto que desde 1990 utiliza en el mercado la
denominación COLA POP. Presenta facturas para probar el uso de la
denominación COLA POP y agrega que los signos confrontados son
similares al grado de causar riesgo de confusión en el público
consumidor.
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5
Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga
legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda
desvirtuar el registro de la marca.
A solicitud de parte, la Oficina Nacional Competente otorgará, por una sola vez un plazo
adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.
Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.
No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores
al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan
en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.
Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido
como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o
el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración
entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País
Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País
Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País
Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos
de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya
notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se
pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo
en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el
titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el
País Miembro o en el extranjero.
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17. Sobre el presente tema, el artículo 146 de la Decisión 486 regula lo
siguiente:
“Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la
publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una
sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro
de la marca. A solicitud de parte, la Oficina Nacional Competente
otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para
presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones
temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas
nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud
presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del
plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones
se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada” (lo
subrayado es nuestro).
18. En efecto, el artículo 146 de la Decisión 486 señala que, dentro de los
treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que
tenga legítimo interés, podrá presentar oposiciones a la concesión de la
marca solicitada. La persona que tiene legítimo interés lo acreditará ante
la Oficina Nacional Competente que es la encargada de calificar dicha
condición.
19. La Decisión 486 establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial
quiénes son los interesados legítimos y quiénes, en consecuencia,
pueden formular “oposiciones” a las solicitudes de registro que se
publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 146 y
150 de la Decisión en referencia.
20. El legítimo interés para interponer oposiciones al registro de un signo
solicitado debe entenderse sobre la base del artículo 136 de la Decisión
486. En efecto, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:
“a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de
asociación;
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o,
de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de
asociación;
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c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o
registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera
originar un riesgo de confusión o de asociación;
d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero,
siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un
riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya
sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en
el extranjero;
e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de
personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en
especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico,
seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del
solicitante o identificada por el sector pertinente del público como
una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el
consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes
fueran declarados sus herederos;
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad
industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el
consentimiento de éste;
g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas,
afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras,
caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios
o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su
cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia
comunidad o con su consentimiento expreso; y,
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración
o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso
fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación
con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su
fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario” (lo subrayado
es nuestro).
21. El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se
hayan presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente
notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días
siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario,
presente pruebas. La Oficina Nacional Competente, a solicitud de parte,
otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que
sustenten la contestación.
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22. El artículo 150 de la Decisión 486 establece que vencidos los 30 días
otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones,
la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de
registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe
llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado
oposiciones. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente en
ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para
conceder o denegar el registro. En el caso que se hayan presentado
oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará sobre las
oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca.
23. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter
obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en
cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas
en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.
24. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se
concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente
motivada. Es decir, se deben expresar las razones de hecho y de
derecho que inclinaron a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse
en uno u otro sentido. Para ello deberá tomar en consideración las
normas jurídicas aplicables y las situaciones de hecho constitutivas del
acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de
defensa.
25. En el presente caso, Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal
Ltda. presentó oposición, puesto que desde 1990 utiliza en el mercado la
denominación COLA POP. Presenta facturas para probar el uso de la
denominación COLA POP y agrega que los signos confrontados son
similares al grado de causar riesgo de confusión en el público
consumidor.
26. Sin embargo, este Tribunal precisa que la oposición debe basarse sobre
“una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero”. En efecto, en el presente caso la oposición se encuentra
basada sobre “una marca no registrada”, por lo que no existe legítimo
interés para interponer la oposición.
27. Por otro lado, si bien la opositora ha presentado facturas para probar el
uso de la denominación COLA POP, no ha alegado de manera expresa
la titularidad de nombre comercial alguno.
28. Por lo tanto, en el presente caso no existe legítimo interés para
interponer oposición, ya que ésta última debe darse sobre la base de
“una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero” o sobre un nombre comercial protegido y alegado de manera
expresa en el escrito de oposición. Si bien en principio las marcas no
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registradas no tienen fuerza de oposición, existen fenómenos como el de
la marca notoriamente conocida, donde se dan efectos a la marca no
registrada. Sobre la protección de la marca notoriamente conocida no
registrada se tratará en el siguiente acápite.
29. No obstante, dentro del Proceso 80-IP-2008, este Tribunal aclaró lo
siguiente:
“En el sistema atributivo los derechos sobre un registro de marca se
obtienen por el registro y no en virtud de su uso. Es decir, el derecho
exclusivo sobre una marca se adquirirá en virtud del registro que se
obtuvo ante la respectiva oficina nacional competente (artículo 102)
y, por lo tanto, la facultad de actuar contra terceros que traten de
utilizar o sacar provecho de la marca registrada se encuentra
soportada en el hecho del registro (artículo 104). En consecuencia
con lo anterior, los signos que no hayan sido registrados, en
principio, no poseen protección como marcas en el ordenamiento
jurídico comunitario, a menos que se solicite la protección como
marca notoria o renombrada y sin desconocer, que su uso, conforme
a lo previsto en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina, puede hacer distintivo un signo antes de su
registro, aspecto que deberá probarse ante la Oficina Nacional a
efectos del examen de registrbilidad”.
30. En consecuencia, el titular de una marca notoria no registrada tiene
derecho de oposición, como veremos a continuación.
II. La notoriedad alegada por el signo distintivo opositor (no
registrado).
31. En el presente caso, la demandante alega que el signo solicitado a
registro incurre en la causal del artículo 136 literal h) de la Decisión 486
relativa a los signos notorios. Agrega que, pretende “aprovecharse del
renombre ajeno, excluyendo deslealmente a otra empresa de la
competencia comercial”.
32. El artículo 154 de la Decisión 486 establece que: “El derecho al uso
exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la
respectiva Oficina Nacional Competente”.
31. Sobre la base del sistema constitutivo que es el establecido en la
Decisión 486, los derechos sobre una marca se obtienen por el registro y
no en virtud de su uso. Por lo tanto, la facultad para actuar en contra de
terceros que traten de utilizar o sacar provecho de la marca se sustenta
en el registro. Según el artículo 155 de la Decisión 486, el registro de
una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero
realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
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“a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o
semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la
marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales
ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de
que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los
cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a
los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros
materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como
comercializar o detentar tales materiales;
d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca
respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso
pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del
registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o
servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o
servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño
económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón
de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su
titular;
f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello
pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de
su prestigio”.
32. En consecuencia, los signos que no hayan sido registrados, en principio,
no poseen protección como marcas en el ordenamiento jurídico
comunitario, a menos que se registre o, por excepción, se le brinde
protección en la medida que se la reconozca como marca notoria.
33. En el presente caso, se alega la notoriedad del signo opositor no
registrado.
34. Dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este
Tribunal señaló lo siguiente: “La Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente
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conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a
236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos”.
35. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente
conocido, definición normativa que precisa las siguientes características:
36. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el
sector pertinente. El artículo 230 de la Decisión 486 establece qué se
debe entender por sector pertinente:
 Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países
Miembros.
 La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
37. La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos
de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que
establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente
conocidos se brinda de una manera aún más ampliada.
38. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a) de la
Decisión 486, no se negará la calidad de notorio y su protección por el
sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en
el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser
protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo
País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que
alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados
en el territorio determinado.
39. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe
ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la
Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de
dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional
Competente sobre la base de las pruebas presentadas.
40. Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si
una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros:
a. el grado de su conocimiento entre los miembros del sector
pertinente dentro de cualquier País Miembro;
b. la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización,
dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción,
dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la
publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros
eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la
actividad a los que se aplique;
12
d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para
promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los
que se aplique;
e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que
respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano
internacional como en el del País Miembro en el que se pretende
la protección;
f.
el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g. el valor contable del signo como activo empresarial;
h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una
franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
i.
la existencia de actividades significativas de fabricación, compras
o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en
que se busca protección;
j.
los aspectos del comercio internacional; o,
k. la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de
registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
En relación con los diferentes tipos de riesgos:
41. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los
signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha
referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de
asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han
clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos
distintivos según su grado de notoriedad.
42. En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos
notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les
debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226
literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el
de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca
notoria, dentro del Proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se
podrían generar, a saber:
43. “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir
un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que
piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusión indirecta).
13
44. El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al
adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen
una relación o vinculación económica.
45. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos
idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad
distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado,
aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad
con los que ampara el signo notoriamente conocido.
46. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un
competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los
signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre
productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los
que ampara el signo notoriamente conocido”.
47. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende
evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea
que está adquiriendo otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del
signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras
tiene algún grado de vinculación.
48. En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado
con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo
siguiente:
“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre
las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre
susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular
mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva
ganada a través de la propia eficiencia”.
49. Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido
lo siguiente:
“Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será
patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del
titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses
del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un
tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca
renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior.
(…) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la
empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de
la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si
proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca
idéntica o muy semejante a la marca renombrada”.
14
50. Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario
andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada
y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en
el mercado. Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la
Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca
renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la
Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas.
51. Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas
notorias, hace referencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de 2009n
asunto C-487/07 (L’Oreal), expresa que:
“En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca,
denominado igualmente ‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’, dicho
perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca
para identificar como procedentes de su titular los productos o
servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o
similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la
marca y de su presencia en la mente del público”.
52. Lo anterior ya que “poco a poco, de permitirse que la misma marca sea
registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen
determinado, habrá perdido su poder distintivo”.
53. Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo
notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio
por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los
productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la
función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en
que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un
aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un
debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente
conocida.
54. Sobre el tema la doctrina ha manifestado:
“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien
la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las
prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del
origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la
atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría
con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la
transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza
el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor
con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los
esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal
informativo que el consumidor asocia al signo”.
15
55. La marca notoria será protegida si además de probar la notoriedad se
demuestra alguno de los riesgos antes mencionados. De probarse la
notoriedad del signo opositor no registrado, cabe referirse a la causal de
irregistrabilidad del artículo 137 de la Decisión 486, la misma que es de
carácter residual.
III. Cuando un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal.
56. En el presente caso, la demandante alega la aplicación del artículo 137
de la Decisión 486, puesto que existen indicios razonables que permiten
inferir que el registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar
un acto de competencia desleal.
57. Dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, este Tribunal
señaló lo siguiente:
Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre
competencia desleal:
58. Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de los actos
de competencia desleal vinculados con la Propiedad Industrial.
59. Cuando la normativa comunitaria se refiere a la competencia desleal
vinculada con la propiedad industrial, está tratando de regular aquellas
actuaciones que se relacionan con el uso, el goce y la protección de los
derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa
comunitaria.
Los actos de competencia desleal vinculados con la propiedad
industrial. El concepto de la buena fe vinculado a la competencia
desleal:
60. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal
todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito
empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el
artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como
actos de competencia desleal. De manera que no hay una lista taxativa
que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien,
se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto
vinculado a la propiedad industrial que, realizado en el ámbito
empresarial, sea contrario a los usos y las prácticas honestas.
61. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones:

Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en
relación con el empresario dentro del mercado. Es decir, se refiere
a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que
16
haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto
es, en relación con la empresa vinculada con el mercado y la
competencia.

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas
honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se
producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de
causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan
perjudicar al competidor”, es decir con mala fe.
62. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina “buena fe
comercial”:
"Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de
competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo
cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la
buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el
criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe
revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular
especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y
uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe
entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los
mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y
sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"6. “La
buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni
defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como
la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y
cumplimiento de los negocios"7.
63. De manera que los actos de competencia desleal, además de poder
causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al
mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.
64. En esta línea se puede señalar que la finalidad de la figura de la
competencia desleal se verifica en dos aspectos: “de un lado se trata
de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en
que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido
del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la
competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer
una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto
son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las
prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo)”8.
6
7
8
JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8.
Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45.
NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general.
Editorial Legis, Colombia, 1971, p. 316.
GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá,
Colombia, 1992, p. 47.
17
65. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia
desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no
configuran una lista taxativa. Estos son:
 Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor.
 Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces
de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor.
 Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza,
el modo de fabricación, las características, la aptitud en el
empleo o la cantidad de los productos.
66. El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un
acto para ser considerado desleal:
“Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que
el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad
competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga
forma. Que el acto o la actividad sea indebido. Que el acto sea
susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será
desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario
competidor, bastando, por lo tanto, la probabilidad del daño (y no el
daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción".
(Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro
del Proceso 26-IP-2008).
67. El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza
de las siguientes características:
 No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los
signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en
que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión
o asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se
trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de
signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra
normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos
deshonestos, en relación con un competidor determinado,
generan confusión en el público consumidor respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor. Sobre este tema, el Tribunal ha
manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos
citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente
a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos
de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra
sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que
18
aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que
concierne al establecimiento, los productos o la actividad
económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir
debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación
Prejudicial de 13 de enero de 2005. Proceso 116-IP-2004,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de
7 de marzo de 2005).

La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por
cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar
diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o
la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en
efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones,
envío de información, imitación de marcas, productos, envases,
envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo
distintivo para hacer pasar como propios productos ajenos, es
considerada como una práctica desleal.

Para catalogar un acto como desleal es necesario que los
competidores concurran en un mismo mercado. Lo anterior es así,
ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no
concurren en un mismo mercado no se podría hablar de
competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha
manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los
fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear
confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o
la actividad industrial o comercial de los competidores concurran
en un mismo mercado (…) “para que un acto sea considerado
desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el
mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a
cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o
empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio
sistema competitivo. (…) para que el sistema competitivo funcione
hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al
competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en
sí”. (FLINT BLANCK, Pinkas: ‘Tratado de defensa de la libre
competencia’, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima,
2002, p. 115)”. (Proceso 116-IP-2004. Ibídem).
La solicitud del registro de una marca para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal:
68. El artículo 137 de la Decisión 486 establece: “Cuando la Oficina Nacional
Competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un
registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto
de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.
19
69. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de
salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado
y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se
emplee para ejecutar un acto de competencia desleal.
70. La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o
consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se
configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si
la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia
desleal mediante otras plataformas fácticas. Es decir, si la solicitud
genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha
naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de
marca. Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y
perfecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere decir que
estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que
tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, por
supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un
determinado registro de marca.
71. En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba
enunciados, la Oficina Nacional Competente deberá concluir si el
registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia
desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro
de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la
finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de
causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal
anotada.
72. El análisis que haga la Oficina Nacional Competente debe partir de
“indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el
solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en
el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u
omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran
probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Sobre la base de los fundamentos expuestos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA emite el
siguiente PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO:
El Tribunal precisa que la oposición debe basarse sobre
“una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero”. En efecto, en el presente caso la
oposición se encuentra basada sobre “una marca no
registrada”, por lo que no existe legítimo interés para
interponer la oposición.
20
Por otro lado, si bien la opositora ha presentado facturas
para probar el uso de la denominación COLA POP, no ha
alegado de manera expresa la titularidad de nombre
comercial alguno.
Por lo tanto, en el presente caso no existe legítimo interés
para interponer oposición, ya que ésta última debe darse
sobre la base de “una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero” o sobre un nombre
comercial protegido y alegado de manera expresa en el
escrito de oposición.
Si bien en principio las marcas no registradas no tienen
fuerza de oposición, existen fenómenos como el de la marca
notoriamente conocida, donde se dan efectos a la marca no
registrada. Sobre la protección de la marca notoriamente
conocida no registrada se tratará en el siguiente acápite.
SEGUNDO:
Los signos que no hayan sido registrados, en principio, no
poseen protección como marcas en el ordenamiento jurídico
comunitario, a menos que se solicite y se pruebe la
protección como marca notoria. La protección de la marca
notoria va más allá de los principios básicos de especialidad
y territorialidad. En relación con la regulación que establece
la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente
conocidos se da de una manera aún más ampliada.
De conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la
Decisión 486, no se negará la calidad de notorio a un signo
por el solo hecho que “no esté registrado o en trámite de
registro en el País Miembro o en el extranjero” o “no sea
notoriamente conocido en el extranjero”. Por lo tanto, un
signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre
registrado en el respectivo País Miembro y, en
consecuencia, se brinda protección a los signos que
alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren
registrados en el territorio determinado.
Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la
notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado
por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la
Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El
reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a
la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las
pruebas presentadas.
21
De probarse la notoriedad del signo opositor no registrado,
cabe referirse a la causal de irregistrabilidad del artículo 137
de la Decisión 486, la misma que es de carácter residual.
TERCERO:
El juez consultante debe determinar la existencia de “indicios
razonables” que le hagan pensar que se presentó la solicitud
del signo COLA POP´S (denominativo) de la Clase 30 de la
Clasificación de Niza para generar confusión con el signo
notorio no registrado COLA POP. Se deberán analizar los
indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se
hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el
aprovechamiento de la reputación ajena. Para esto se debe
probar la existencia de la reputación ajena que se quiere
aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el
mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se
podría sancionar la conducta como desleal, de conformidad
con el artículo 137 de la Decisión 486.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, el
Juez Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el
párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del
Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que
participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Gustavo García Brito
SECRETARIO
22
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia
de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la
Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.
PROCESO 145-IP-2014
23