ALL GRAPHIC SRL C/ CARTOCOR S

Poder Judicial de la Nación
SALA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL II
Causa n° 1650/2012
ALL GRAPHIC SRL C/ CARTOCOR S.A. S/ CESE DE USO DE PATENTES DAÑOS Y PERJUICIOS
Buenos Aires, 27 de mayo de 2013.- HE
VISTO y CONSIDERANDO:
1°) All Graphic SRL, en el entendimiento de que Cartocoor SA infringe la
patente AR004439B1 de su titularidad, solicitó –en lo que aquí importa– el dictado de las
siguientes medidas cautelares: a) secuestro e inventario de materiales en poder de la
demandada, vinculados con esa infracción –mantos de impresión y/o láminas de
impresión y/o láminas realizadas en cualquier material dimensionalmente estable con
clisés montados, o pegados o con dibujo de indicios de posicionamiento, hardware,
software y documentos en formato papel–; b) el cese de comercialización del
procedimiento protegido por su patente; y en subsidio, c) incidente de explotación.
Fundó esta petición en el art. 83 de la ley 24.481 –y sus modificatorias–, en el art.
50 del ADPIC y en las previsiones procesales del ordenamiento general. En función de lo
previsto en la primera de las normas, solicitó que la medida sea decretada sin audiencia
de parte.
2°) En la primera providencia el a quo designó perito químico único de oficio
para que informe sobre la suerte de una eventual impugnación de la patente del actor,
como así también sobre la existencia de la infracción denunciada (conf. fs. 149 y vta.).
A fs. 155 el experto evacuó el peritaje encomendado, que sólo fue sustanciado
con la demandante (ver fs. 157). El informe se limitó a puntualizar que sí existe una
probabilidad de que la patente sea declarada válida “en función de los elementos
aportados en el expediente hasta este momento (la patente en si mima, las
reivindicaciones y los anexos III a XIII)”, y que la probabilidad de que se infrinja la
patente “dependerá si en la etapa probatoria se aportarían nuevas pruebas que
afectarían la validez de la misma” (sic). Y a pedido de la actora (ver fs. 157), el perito
luego explicitó que existía “una razonable probabilidad de que la patente pueda estar
siendo infringida, con los elementos aportados hasta la fecha” (ver fs. 160).
3°) En el pronunciamiento de fs. 163/164 el señor juez de grado admitió, bajo
caución real por la suma de $10.000, la medida cautelar solicitada –secuestro, inventario
y cese de explotación–.
Para así decidir, el a quo expuso tres razones: a) el actor es titular de la patente
invocada en nuestro país, en los Estados Unidos y en la República de Chile; b) el informe
del perito ingeniero sostiene la probable validez de la patente y existencia de la
infracción; y c) de las constancias obrantes en la causa surge que la accionada estaría
utilizando en el mercado un producto patentado sin la autorización de su titular.
4°) Esta decisión fue apelada por Cartocoor SA a fs. 201/203, recurso que fue
concedido con efecto suspensivo bajo caución real (ver fs. 206). A fs. 978/1005 expresó
agravios, los que fueron replicados por la peticionaria a fs. 1009/1029.
La recurrente efectúa cuestionamientos de diverso tenor: caducidad de la patente
de la actora por falta de pago; ausencia de los recaudos formales de las medidas
cautelares –peligro en la demora y balance de daños-, inexistencia de infracción,
violación del principio de bilateralidad previsto en la ley 24.481 y nulidad de la patente.
5°) A juicio de la Sala, pese a que el memorial le otorga carácter subsidiario,
primero corresponde revisar si se ha seguido el procedimiento adecuado para el dictado
de la medida. Se trata de una cuestión previa a la decisión atacada, que puede
comprometer el derecho de defensa de la cautelada. De ser cierto que la medida debía
dictarse con audiencia de parte, resultaría estéril el análisis de las demás cuestiones,
siendo procedente el reenvío de la causa para que se suplan las formalidades omitidas y
se emita un nuevo pronunciamiento (arg. art. 253, segunda parte, del CPCCN; esta Sala,
in re “Syngenta Participations AG c. Atar Semillas Híbridas SA”, causa n° 4042/10, del
28.9.11).
Tal como lo juzgara este tribunal en el precedente citado, el segundo apartado del
art. 83 de la ley de patentes –texto según la reforma de la ley 25.859– contempla el
dictado de medidas innovativas bajo un trámite bilateral. Por excepción, la norma
permite que sean otorgadas inaudita altera parte cuando “haya un riesgo demostrable de
destrucción de pruebas”. La jurisprudencia del fuero ha contemplado además que sean
emitidas de esa forma cuando cualquier retraso pudiera causar un daño irreparable al
titular de los derechos, de conformidad con el art. 50 del ADPIC.
6°) En esta instancia no hay discusión sobre la posibilidad de que desaparezcan
las pruebas del ilícito denunciado; la demandada afirma que con el secuestro e inventario
se ha conjurado ese peligro, afirmación que no es controvertida por su contraria. Las
partes discrepan sobre la posible existencia de un daño irreparable al titular de la patente,
cuestión que sí fue planteada en la presentación inicial (ver fs. 146).
Sin embargo, la actora no ha aportado elemento de juicio alguno que permita
corroborar la magnitud del daño que le produciría el actuar de su contraria. No se sabe,
por caso, qué actividad está desarrollando en el país, si está comercializando el
procedimiento patentado, por sí o través de terceros. Y aunque no se desconoce la
dificultad que presenta la prueba del daño para el titular de la patente –que en muchas
ocasiones ha llevado a una estimación prudencial por parte de los tribunales–, la sola
aprobación por parte de la autoridad competente no parece justificar el dictado de la
medida sin audiencia de parte.
7°) Por otro lado, el principio de bilateralidad es el que mejor se aviene a la
garantía de la defensa en juicio y las particulares aristas de la materia regulada por la ley
de patentes.
A simple vista existiría una desigualdad procesal si sólo una de las partes puede
cuestionar o requerir explicaciones al experto, y eventualmente valerse de las
conclusiones de su informe para fundar la procedencia de la medida. El quebrantamiento
del principio de igualdad procesal, manifestación de las garantías previstas en los arts. 16
y 18 de la Constitución Nacional, se produce, justamente, cuando el tribunal otorga a un
litigante lo que le niega a otro (conf. Couture, Eduardo J., Fundamentos de derecho
procesal civil, Depalma, tercera edición, págs. 183/185).
Por otro lado, es bueno destacar que el legislador ha previsto la realización de un
peritaje previo como recaudo que no es disponible para el interesado en el dictado de la
medida cautelar (conf. doctrina de la Sala I, en la causa “Bristol Myers s. medidas
cautelares”, n° 1412/07, del 22.5.07). Y es innegable la trascendencia que tiene esa
medida de prueba en esta clase de procesos, tanto más cuanto se trata en autos de una
patente de procedimiento y no de producto (conf. precedente citado, voto del doctor de
las Carreras). Incluso desde el punto de vista estrictamente funcional parece conveniente
la sustanciación del peritaje: de lo contrario el tribunal revisor podrá verse conminado,
como sucede en el caso, a examinar planteos de la cautelada que revisten una ostensible
dificultad técnica sin la asistencia del perito.
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Causa n° 1650/2012
Juegan, en suma, principios constitucionales y legales que determinan en la
especie la realización de un informe pericial previo al dictado de la medida en un trámite
bilateral. Naturalmente, esa bilateralidad presenta contornos particulares. No
corresponde, como lo ha resuelto esta Sala, emitir juicio definitivo en torno a la materia
litigiosa pues de lo contrario quedaría desvirtuado el régimen cautelar (conf. in re “Eli
Lilly and Company c. Sandoz SA”, n° 4724/09, del 30.9.11). O como lo dijera la Sala I
en el citado precedente “Bristol Myers”, no es concebible abrir un debate contradictorio
que comporte insertar una reconvención por nulidad de título en el curso del
procedimiento cautelar.
8°) Desde otro ángulo, aun cuando por hipótesis sea cierta la postulación
efectuada por la actora en su responde, en el sentido de que la existencia de una
infracción a la patente hace presumir la irreparabilidad del daño, de ahí no se sigue
necesariamente que la cautelar deba ser concedida inaudita parte.
Si esa afirmación fuera cierta bastaría con acreditar la verosimilitud en el derecho
para que la cautelar sea despachada en forma favorable, sin audiencia de parte, extremo
que tornaría letra muerta el régimen bilateral previsto como regla en la ley de patentes,
también contemplado en el art. 50 del ADPIC. Y sería estéril evaluar –ya no acreditar– la
existencia del perjuicio que las normas exigen, justamente, para que la precautoria pueda
dictarse de esa forma.
No debe perderse de vista que la regla es la bilateralidad del trámite y el dictado
de la medida cautelar sin audiencia de parte sólo procede ante la ocurrencia de un daño
irreparable para el titular del derecho. En nuestro derecho de patentes las medidas
precautorias sin audiencia de parte tienen carácter excepcional (ver en este sentido:
Correa, Carlos M., Medidas Cautelares en el Régimen de Patentes, Lexis Nexis, 2006,
págs. 33/36 y sus citas de doctrina nacional y antecedentes extranjeros). Mal podría,
entonces, afirmarse que el uso ilegítimo de la patente produce siempre la existencia un
perjuicio de esa índole. En esa exégesis la excepción normativa se convertiría en regla y
el principio general que prevé el ordenamiento no tendría aplicación real. Habría que
admitir que el Congreso ha legislado en forma contradictoria una misma cuestión.
Esa no sería una interpretación razonable de la previsión del art. 83 de la ley de
patentes. Sus disposiciones quedarían desnaturalizadas y todas las medidas serían
despachadas como lo pretende la actora. Sin embargo, no es posible presumir la
inconsecuencia y la falta de previsión del legislador (conf. Corte Suprema, Fallos
310:195, 312:1849, 314:258, 315:2668, 316:1115, 317:779, 319:1131 y 320:1909).
Frente a un conflicto normativo el intérprete debe intentar conciliar las distintas
previsiones como si emanaran de un legislador único, lo que algunos han calificado
como ‘el legislador racional’ (ver Nino, Carlos Santiago, Introducción al Análisis del
Derecho, Astrea, Bs.As., pág. 328). Ello incluye, entre otros requisitos, el sostener que
no hay normas innecesarias ni que regulen casos inexistentes o imposibles, y que en un
sistema jurídico cada formulación normativa debe tener un sentido diferente de las
demás, evitando, en lo posible, hasta la redundancia, por lo que dos normas que regulen
el mismo caso suelen ser interpretadas como refiriéndose a casos diferentes (conf. Ross,
Alf, Sobre el Derecho y la Justicia, EUDEBA, Buenos Aires, 1963, pág. 126) –conf. esta
Sala causa “Enel Spa”, n° 7927/09, del 21.10.10-.
Es posible, entonces, que la cautelar sea despachada sin audiencia de parte. Pero
para eso debe haber riesgo de que desaparezcan las pruebas del ilícito o bien de que se
consume un daño irreparable, cuestiones cuya demostración en términos de probabilidad
corresponde al interesado en el dictado de la medida.
9°) Tampoco parece posible afirmar, como lo hace la peticionaria, que la
bilateralidad del régimen de patentes deba ser posterior a la traba de la medida.
En el trámite recursivo existen severas limitaciones a la actividad probatoria,
máxime tratándose de una apelación que no se dirige contra la sentencia definitiva.
Recuérdese, en ese orden, que la jurisdicción de los tribunales de alzada se encuentra
circunscripta a las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de
primera instancia que hubiesen sido materia de agravios (conf. arts. 271 y 277 del
CPCCN). Esa restricción es propia de las modalidades con que el legislador ha
estructurado el régimen de la doble instancia: el recurso de apelación no abre un nuevo
juicio sino que se trata de una revisión del realizado por el juez. E incluso la Corte ha
entendido que los pronunciamientos que implican dejar de lado esa duplicidad resultan
descalificables por arbitrarios (conf. Fallos: 318:1711, entre otros).
10°) Los motivos jurídicos desarrollados en los considerandos anteriores
conducen, como es natural, a la revocación del fallo apelado en el aspecto aquí
analizado. Mas juzga esta Sala que no resulta necesario apartar al señor juez del
conocimiento de la causa toda vez que el adelanto de su juicio sólo puede considerarse
de un alcance meramente provisional y limitado a las escasas constancias del proceso.
En virtud de lo expuesto, esta Sala RESUELVE: revocar la decisión apelada y
disponer que el peritaje sean sustanciado con la demandada. Las costas de esta instancia
se imponen en el orden causado, en atención a la complejidad técnica, a la novedad de la
cuestión dilucidada y al modo en que se resuelve (art. 68, segundo párrafo, Código
Procesal).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
RICARDO VÍCTOR GUARINONI
ALFREDO SILVERIO GUSMAN
GRACIELA MEDINA