DMX2015-0021

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
Decisión del Grupo de Expertos
Enterprise Holdings, Inc. v. Ye Li
Caso No. DMX2015-0021
1. Las Partes
La Promovente es Enterprise Holdings, Inc. con domicilio en St. Louis, Missouri, Estados Unidos de América
(“EE.UU”), representada por Harness, Dickey & Pierce, PLC., EE.UU.
La Titular es Ye Li, con domicilio en Shanghai, China.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <enterprize.com.mx>.
El Registro del citado nombre de dominio es NIC-México. El Agente Registrador es 1api Gmbh.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de agosto de
2015. El 5 de agosto de 2015 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de
verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de agosto de 2015 NIC-México
envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura
como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación. El
Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en
materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución
de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento
Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento
Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular,
dando comienzo al procedimiento el 14 de agosto de 2015. De conformidad con el artículo 5 del
Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de septiembre de 2015. La Titular no
contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de
contestación a la Solicitud el 4 septiembre 2015.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 15 de
septiembre de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en
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conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una empresa de alquiler de vehículos y es titular en México del siguiente registro
marcario:
Denominación: ENTERPRISE, no. Registro 471269, presentado el 21 de octubre de 1992 vigente hasta la
fecha y surtiendo efectos legales hasta el 21 de octubre de 2022.
Esta marca protege servicios de transporte y depósito en la clase 39 de la Clasificación internacional de
Niza.
Y en la documentación presentada por la Promovente en el Anexo 7 de la Solicitud se acompaña la
impresión de la página Web identificada bajo el nombre de dominio en disputa, de fecha 29 de julio de 2015,
en el cual se aprecian enlaces a diversos servicios, entre ellos algunos de renta de automóviles.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente, en su Solicitud, realiza las siguientes afirmaciones:
A.1 Que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca de la
Promovente
De acuerdo con la Promovente, el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión con la
marca de la cual es titular, ya que solo varía en la utilización de una letra, es decir, considera que la
diferencia que existe entre “enterprise” y “enterprize” es un error común ya que solo se intercambia una “s
“por una “z”.
La Promovente considera que la incorporación de una marca en su totalidad en un nombre de dominio es
suficiente para establecer que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca
registrada.
A.2 Que la titular no tiene derecho alguno o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa
Indica la Promovente:
Que el 29 de julio de 2015 el nombre de dominio en disputa remitía a una página Web que contenía
una lista de “enlaces relacionados”, siendo algunos de ellos de alquiler de vehículos y algunos otros no
relacionados a ese giro ;Que asimismo el nombre de dominio en disputa también contenía un anuncio
indicando que el nombre de dominio en disputa pudiera estar a la venta ;Que la Titular no puede tener
derechos o intereses legítimos al utilizar el nombre de dominio en disputa para usarlo con la finalidad de
generar tráfico para después desviarlo a otros sitios de Internet que ofrecen servicios de renta de
automóviles;
Que en ese sentido, la Promovente considera que el uso efectuado por parte de la Titular no
constituye una oferta de buena fe de bienes o servicios, y que dicho uso no es legítimo ;
Que ni la base de datos WhoIs ni la página Web a la que remite el nombre de dominio en disputa
muestran indicios de que la Titular sea o haya sido conocida por el nombre de dominio en disputa
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<enterprize.com.mx>, o que dicha Titular haya efectuado actividades comerciales bajo la denominación
“enterprize”, por lo cual se puede concluir que no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de
dominio en disputa ;
Que la Titular intenta utilizar el fondo de comercio generado por la marca ENTERPRISE para atraer
visitantes de Internet a su sitio Web a través de un nombre de dominio confusamente similar ;
Que en ningún momento ha autorizado o permitido de cualquier forma que la Titular utilice la marca
ENTERPRISE o la variación “enterprize” en relación a servicios de renta de vehículos o cualesquiera otros
bienes o servicios ; y
Que al Titular está usando el sitio bajo un esquema de “pago por clic” el cual le permite a la Titular
efectuar un uso comercial de dicho nombre de dominio.
A.3 Que el registro o uso del nombre de dominio es de mala fe
Indica la Promovente:
Que la Titular está usando el nombre de dominio en disputa con ánimo de lucro mediante la creación
de una denominación similar a la marca ENTERPRISE con propósitos comerciales, atrayendo a usuarios de
Internet haciéndoles creer que el nombre de dominio en disputa se encuentra afiliado con la Promovente, o
está autorizado o patrocinado por la misma ;
Que en atención al reconocimiento y presencia mundial que tiene la marca ENTERPRISE, se debe
concluir que la Titular tenía pleno conocimiento de las marcas de la Promovente al registrar el nombre de
dominio en disputa ;
Que la modalidad de negocio de “pago por clic” proporciona presumiblemente a la Titular cuotas de
los usuarios de Internet que usen <enterprize.com.mx> ;
Que el sitio al que redirige el nombre de dominio en disputa incluye un enlace a la página Web de
Enterprise Rent-A-Car real y para los que Enterprise Rent-A-Car tiene que pagar una cuota de clics si ese
vínculo se utiliza ;
Que a sabiendas de la mala fe con la que se conduce, la página “www.enterprize.com.mx” contiene
una “exención de responsabilidad” que intenta deslindar a la Titular sobre los anunciantes de terceros; sin
embargo de acuerdo con criterios de resoluciones de controversias en materia de nombres de dominio, el
dueño del nombre de dominio es responsable del contenido que aparece en el sitio Web de su propiedad ;
Que el hecho de que la página Web a la que remite el nombre de dominio en disputa contenga una
oferta de venta de dicho nombre de dominio, es evidencia adicional de mala fe de la Titular ;
Que al ser utilizado el nombre de dominio en disputa con un propósito de atracción de usuarios con
fines comerciales, se evidencia el registro y uso de mala fe por parte de la Titular ; y
Que existen precedentes bajo la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de
nombres de dominio (“UDRP” en sus siglas en inglés) sobre la que se basa la Política en los que la Titular
ha sido demandada en casos análogos, lo que demuestra un patrón de conducta de la Titular.
B. Titular
La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
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6. Debate y conclusiones
De acuerdo con lo establecido en la Política y en el Reglamento, es preciso examinar la concurrencia de
tres requisitos a fin de evaluar la viabilidad de la Solicitud presentada. Los presupuestos de admisibilidad
de la Solicitud contenidos en el apartado 4.a) de la Política son:
Que el nombre de dominio en disputa registrado por la Titular sea idéntico u ofrezca semejanza que
produzca confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la Promovente tenga derechos.
y
Que la Titular carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio en disputa,
-
Que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o usado de mala fe.
A. Identidad o similitud
El nombre de dominio en disputa <enterprize.com.mx> es semejante en grado de confusión a la marca
registrada ENTERPRISE propiedad de la Promovente, toda vez que la única diferencia que se encuentra
entre la marca de la Promovente y la denominación utilizada dentro del nombre de dominio en disputa es
que se substituye la letra “s” por una “z” dentro del término “Enterprise”.
La modificación de la “s” por la “z” no afecta la semejanza en grado de confusión que existe entre las
marcas de la Promovente y el nombre de dominio en disputa, puesto que la “s” y la “z” se pronuncian de
manera similar.
Por lo anterior, es posible que un usuario promedio pudiera confundirse al buscar la marca ENTERPRISE y
los servicios que ésta protege, y encontrar el nombre de dominio en disputa <enterprize.com.mx>.
En consecuencia, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa <enterprize.com.mx> es
confusamente similar a la marca registrada ENTERPRISE, por lo que se constata el cumplimiento del
párrafo 1.a) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
La Titular no ha contestado la Solicitud, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible
existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Tampoco ha refutado
las alegaciones efectuadas por la Promovente. Por consiguiente, habiéndosele notificado en forma la
Solicitud, el Experto interpreta el silencio de la Titular como aceptación tácita de las afirmaciones vertidas
por la Promovente en su Solicitud.
Sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, el Experto no ha apreciado la concurrencia de ninguna
de las circunstancias a las que se refiere el apartado c) del párrafo 1 de la Política. Más bien todo lo
contrario, puesto que la Promovente ha demostrado eficazmente lo siguiente: que es titular de una marca
registrada coincidente con el nombre de dominio en disputa desde tiempo muy anterior al del registro del
nombre de dominio en disputa; que a través de su licenciataria es titular de varios nombres de dominio
iguales a su marca registrada; que ha hecho un uso leal y efectivo de dicha marca, y que no ha licenciado
su uso o explotación a la Titular.
Adicionalmente, la evidencia presentada por parte de la Promovente demuestra que el nombre de dominio
en disputa despliega diversos enlaces a páginas de Internet, que se encuentran en un esquema de “pago
por clic”. La página de Internet a la que resuelve el nombre de dominio en disputa lleva a enlaces
patrocinados y a sitios en donde se comercializan diversos productos y servicios entre los cuales se
encuentran productos y servicios de competidores de la Promovente.
Las actividades citadas se constituyen como conductas de mala fe de carácter comercial con la intención de
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desviar a los consumidores de las marcas de la Promovente para obtener un lucro, lo cual supone una
ausencia de oferta de buena fe de productos y servicios
El Experto ha encontrado que en la página Web a la que remite el nombre de dominio en disputa, se
observan las leyendas “COMPRE ESTE DOMINIO”" y “El dominio enterpize.com.mx podría está en venta”,
lo cual reafirma el hecho de que el uso que se hace del nombre de dominio en disputa es de carácter
comercial.
Por todo ello, este Experto entiende que la Promovente ha dado también cumplimiento al segundo requisito
exigido por la Política, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o
interés legítimo a favor de la Titular en relación con el nombre de dominio en disputa.
C. Registro o uso del nombre de dominio en disputa de mala fe
Este tercer elemento exige que la Promovente demuestre que (1) el nombre de dominio en disputa ha sido
registrado de mala fe o (2) está siendo utilizado de mala fe.
El párrafo 1. b) de la Política establece una lista no exhaustiva de circunstancias que de estar presentes, a
juicio del Experto, son prueba suficiente de registro y utilización de un nombre de dominio de mala fe,
siendo estas circunstancias las siguientes:
(i)
circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a
la Promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado,
denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que
supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;
o
(ii)
se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o
servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su
denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una
conducta de esa índole; o
(iii)
se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad
comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro,
usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista
confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción
del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva
de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.
Se entiende que cuando se proceda al registro de un nombre de dominio, el apartado 1.b) de la Política
implícitamente impone un esfuerzo de buena fe para evitar el registro y uso de nombres de dominio
correspondientes a marcas de terceros. La responsabilidad recae sobre el solicitante de un nombre de
dominio de realizar las averiguaciones necesarias para garantizar que el registro del nombre de dominio no
infringe ni viola los derechos de marcas comerciales de terceros, situación que no sucede en el caso
concreto pues la marca del Promovente está contenida dentro del nombre de dominio en disputa.
Debido a que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca
ENTERPRISE de la Promovente, existe el riesgo de que dicho nombre de dominio cause confusión en
cuanto al origen, asociación, o patrocinio en relación a los servicios que se ofrecen en la página Web a la
que resuelve el nombre de dominio en disputa.
Por lo tanto, se puede concluir que la Titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de
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lucro, a usuarios de Internet a su nombre de dominio en disputa, creando un riesgo de confusión con la
marca de la Promovente, siendo que además dentro de dicha página web se observan enlaces relacionados
a la Promovente.
Llama la atención además a este Experto, el hecho de que la Titular ha sido demandada en otros
procedimientos anteriores tanto bajo la UDRP como bajo la Política (Lange Uhren GmbH c. Ye Li, Caso
OMPI No. D2013-1947; Capital IQ, Inc., Standard & Poor’s Financial Services LLC v. Ye Li, Caso OMPI No.
D2014-1647). En este sentido cabe resaltar el caso Enterprise Holdings, Inc. c. Ye Li, Caso OMPI No.
DMX2014-0020, en el cual la actual Titular registró el nombre de dominio <enterprize.mx>, el cual a
excepción del código de país “.com.mx” es idéntico al nombre de dominio en disputa, además de haber sido
utilizado de idéntica forma en el presente procedimiento). En relación a lo anterior, en opinión de este
Experto, no cabe duda de que el registro del nombre de dominio en disputa no fue realizado de forma
casual o esporádica. Este patrón de conducta denota la mala fe de la Titular.
En consecuencia, y por todas las razones antedichas, este Experto constata que la Promovente ha
cumplido con los requisitos del párrafo 1.b) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el
Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <enterprize.com.mx> sea transferido a la Promovente
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 5 de octubre 2015