DMX2015-0018

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
Decisión del Grupo de Expertos
Pirelli & C. S.p.A. c. Luis Javier Pelayo / Llantas Supremas S.A
Caso No. DMX2015-0018
1. Las Partes
La Promovente es Pirelli & C. S.p.A. con domicilio en Milán, Italia, representada por Fasano Avvocati, Italia.
El Titular es Luis Javier Pelayo / Llantas Supremas S.A con domicilio en Estado de México, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <pirellillantas.com.mx>, <pirellillantas.mx>,
<pirellipromociones.com.mx>, y <pirellipromociones.mx>.
El Registro de los citados nombres de dominio es NIC-México. El Agente Registrador de los citados
nombres de dominio es GoDaddy.com.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de julio de
2015. El 16 de julio de 2015 el Centro envió a NIC-México via correo electrónico una solicitud de
verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 16 de julio de 2015 NIC-México
envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura
como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de
facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era
administrativamente deficiente, el 27 de julio de 2015 la Promovente presentó una copia de la Política de
solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”) y del
Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el
“Reglamento”). El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política, el
Reglamento, y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres
de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando
comienzo al procedimiento el 31 de julio de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el
plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 20 de agosto de 2015. El Titular no contestó a la Solicitud.
Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la
Solicitud el 24 de agosto de 2015.
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El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 7 de septiembre de
2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el
artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del
procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una empresa multinacional que ocupa el quinto lugar como fabricante mundial de
neumáticos en el mundo. Cuenta con más de veinte plantas en diversos países del mundo y una red
comercial que llega a aproximadamente ciento sesenta países distintos.
La Promovente cuenta con diversas subsidiarias en distintos países, entre ellos México (país donde el
Titular parece tener su domicilio) en donde tiene constituida a la empresa Pirelli Neumáticos de México, S.A.
de C.V.
En el año 2008, la marca PIRELLI, propiedad de la Promovente, fue ubicada por la empresa Interbrand
dentro de las diez marcas italianas más valiosas a nivel mundial.
Además de fabricar neumáticos, la Promovente ha comenzado a desarrollar nuevas actividades comerciales
en distintos segmentos industriales, destacando las energías renovables y el desarrollo de tecnologías para
controlar las emisiones contaminantes.
De conformidad con la evidencia que obra en el expediente de este asunto, se advierte que la Promovente
es propietaria de diversas marcas registradas a nivel mundial (visibles en el Anexo 9 de la Solicitud). Para
efectos del presente caso, este Experto considera pertinente recalcar la existencia de las siguientes marcas
registradas en México:
Registro
Marca
Fecha de Registro
357790
PIRELLI
9 de enero de 1989
356327
PIRELLI (y diseño)
5 de diciembre de1988
384442
PIRELLI (y diseño)
27 de septiembre de
1990
555476
PIRELLI
31 de julio de 1997
574313
PIRELLI (y diseño)
31 de marzo de 1998
838561
PIRELLI (y diseño)
18 de junio de 2004
855940
PIRELLI
25 de octubre de 2004
1014398
PIRELLI (y diseño)
28 de noviembre de
2007
1093588
PIRELLI
8 de abril de 2009
Asimismo, la Promovente es titular de los siguientes nombres de dominio:
Nombre de dominio
Fecha de Registro
<pirelli.com>
11 de enero de 1995
<pirelliagency.com>
14 de octubre de 2001
<pirellimoto.com>
11 de agosto de 2002
<pirelli6.com>
7 de julio de 2001
<pirelli7.com>
7 de julio de 2001
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Los nombres de dominio en disputa, <pirellillantas.com.mx>, <pirellillantas.mx>,
<pirellipromociones.com.mx> y <pirellipromociones.mx> fueron registrados el 13 de octubre de 2009.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente argumenta lo siguiente:
I. El nombre de dominio en disputa es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto
a una marca de productos y de servicios registrada, sobre la que la Promovente tiene derechos.
Que ha realizado esfuerzos importantes e invertido cuantiosas sumas de dinero para poder desarrollar el
valor de su nombre comercial (mismo que utiliza desde 1872), así como el valor de sus marcas, buscando
que los consumidores de todo el mundo puedan reconocerla e identificarla.
Que todos los nombres de dominio en disputa reproducen de forma idéntica las marcas registradas de su
propiedad, siendo que la adición de términos como “llantas” y “promociones” no disminuye el impacto que
genera la marca PIRELLI en dichos nombres de dominio.
Señala que los códigos de país “.mx” y “.com.mx” no agregan ninguna distintividad a los nombres dominio
en disputa, pues el riesgo de confusión y de asociación por parte de los consumidores y usuarios subsiste.
II. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Que el Titular carece de derechos legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa ya que no tiene
relación alguna con las marcas PIRELLI.
Que la Promovente no ha otorgado al Titular licencia, permiso o autorización por medio de la cual él pueda
poseer o utilizar los nombres de dominio en disputa.
Que el mismo día en que se efectuó el registro de los nombres de dominio en disputa, el Titular realizó un
registro de los siguientes nombres de dominio: <llantaspirelli.mx>, <pirellimexico.com.mx>,
<pirellimexico.mx>, <pirellimexico.com>, <pirellimexico.net>, <pirellimexico.org>, <pirellimexico.info>,
<pirellipromociones.com> y <pirellillantas.com>, lo cual demuestra que el Titular tiene un patrón de
conducta que ha impedido a la Promovente reflejar sus marcas en los nombres de dominio
correspondientes.
Que no existen pruebas de que se haga un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en
disputa sin un ánimo de lucro, más aún si se tiene en cuenta que los sitios a los cuales resuelven los
dominios en disputa <pirellillantas.mx> y <pirellillantas.com.mx> son sitios de aparcamiento, mientras que
los otros dos nombres de dominio en disputa <pirellipromociones.com.mx> y <pirellipromociones.mx> se
encuentran inactivos.
Que no existen pruebas que puedan demostrar que al Titular se le conozca como PIRELLI o como los
nombres de dominio en disputa.
III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Que hay mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa por el hecho de que el Titular registró
nombres de dominio que son semejantes en grado de confusión a las marcas PIRELLI.
Que los nombres de dominio en disputa se han utilizado para atraer, con el objetivo de obtener beneficios
comerciales, a usuarios de Internet, creando riesgo de confusión con las marcas PIRELLI.
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Que con base a las amplias y reconocidas campañas publicitarias de PIRELLI, es muy poco probable que el
registro de los nombres de dominio en disputa se haya hecho por casualidad.
Que de acuerdo con el nombre de la organización del Titular, el cual es “Llantas Supremas, S.A.”, es muy
poco probable que el Titular no tuviera conocimiento de las marcas de la Promovente.
Que el Titular incumplió con la cláusula contenida en el contrato de registro de los nombres de dominio en
disputa (cuyos términos fueron aceptados al momento de registrar éstos), pues no cumplimentó la garantía a la cual se comprometió - respecto de asegurarse de que estos nombres de domino no infringirían ni
violarían los derechos de terceros, siendo que esta violación es claramente cometida en el presente caso
,pues se registró una marca reconocida totalmente comprendida en los nombres de dominio en disputa).
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado una Contestación para rebatir los argumentos de la Promovente, el
Experto aceptará como ciertos los argumentos de ésta que sean razonables (ver Encyclopaedia Britannica,
Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487).
Para efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este
caso, el Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la
aplicación de la Política y el Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de
solución de controversias en materia de nombres de dominio (por sus siglas en inglés “UDRP”), la cual ha
servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que
la Promovente tiene derechos;
Existe semejanza en grado de confusión entre los nombres de dominio en disputa <pirellillantas.com.mx>,
<pirellillantas.mx>, <pirellipromociones.com.mx> y <pirellipromociones.mx> con las marcas PIRELLI de la
Promovente, puesto que dicha marca está totalmente comprendida en estos nombres de dominio.
Los términos “llantas” y “promociones” no otorgan una distintividad significativa a los nombres de dominio en
disputa. Dada la actividad comercial de la Promovente, es altamente probable que estos términos
descriptivos aumenten la confusión entre los nombres de dominio en disputa y las marcas PIRELLI.
La adición de los códigos de país (por sus siglas en inglés “ccTLD” y “ccSLD” ) “.mx” y “.com.mx” al final de
los nombres de dominio en disputa, carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a éstos
respecto de la marca de la Promovente (ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier
García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; ver también CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc.,
Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859, (que
a su vez cita a Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, Caso OMPI No. D2000-0300; J.P. Morgan & Co.,
Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI
No. D2000-0035).
Debido a que los nombres de dominio en disputa <pirellillantas.com.mx>, <pirellillantas.mx>,
<pirellipromociones.com.mx> y <pirellipromociones.mx> son semejantes en grado de confusión a las
marcas PIRELLI de la Promovente, el primer elemento de la Política ha sido cumplido.
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B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para
demostrar que el titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
i.
Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se
han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de
dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por
alguna reserva de derechos;
ii.
El titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el
nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii.
Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los
consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con
ánimo de lucro.
El Titular no ha probado que se le conozca comúnmente como <pirellillantas.com.mx>, <pirellillantas.mx>,
<pirellipromociones.com.mx> y <pirellipromociones.mx>, en cambio la Promovente sí ha probado tener
derechos exclusivos sobre la marca PIRELLI.
El Titular no ofreció prueba alguna para explicar cuál fue su razón para registrar diversos nombres de
dominio que incorporan la totalidad de la marca notoriamente conocida PIRELLI de la Promovente (ver
Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Liu Xindong, Caso OMPI No. D2003-0408).
Al no presentar contestación alguna, el Titular no probó que existan circunstancias que le permitan acreditar
derechos e intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa (ver Volkswagen AG v.
David’s Volkswagen Page, Caso OMPI No. D2004-0498).
La Promovente asevera que no ha autorizado al Titular a registrar los nombres de dominio en disputa. El
Titular no ha negado este hecho. Por tanto, no hay en el expediente pruebas que sugieran que el Titular
tiene derecho alguno sobre la marca PIRELLI, o que el Titular hace oferta alguna de buena fe de productos
o servicios a través de los nombres de dominio en disputa (ver Beyoncé Knowles v. Sonny Ahuja, Caso
OMPI No. D2010-1431).
El Titular no ha podido demostrar que hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de
dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca. Del análisis del presente caso y
de las pruebas aportadas por la Promovente, tampoco se demuestra que el Titular ejerza un uso legítimo
sobre los nombres de dominio en disputa (ver Jupiters Limited v. Aaron Hall, Caso No. D2000-0574;
Advance Magazine Publishers Inc. and Les Publications Condé Nast S.A. v. ChinaVogue.com, Caso No.
D2005-0615). El expediente contiene pruebas que demuestran que los nombres de dominio
<pirellipromociones.com.mx> y <pirellipromociones.mx> han estado inactivos, y que los nombres de dominio
<pirellilantas.mx> y <pirellilantas.com.mx> resuelven a páginas de estacionamiento o aparcamiento.
Ninguno de estos estados en los que se encuentran los nombres de dominio en disputa constituyen pruebas
de derechos o intereses legítimos a favor del Titular.
En casos semejantes de inactividad, otros Expertos (con los cuales concuerda este Experto) han
determinado que en ausencia de evidencia que demuestre lo contrario, la tenencia pasiva de un nombre de
dominio no puede constituirse como uso legítimo y leal o no comercial del mismo.
Dentro del presente caso, se ha demostrado que el Titular no ha utilizado los nombres de dominio en
disputa, ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, en relación con una oferta de buena
fe de productos o servicios, todo lo cual lleva a este Experto a concluir que el Titular no tiene derechos o
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intereses legítimos sobre éstos (ver Euromarket Designs, Inc. v. Domain For Sale VMI, Caso OMPI
No. D2000-1195; Netcentives, Inc. v. B W Brody Company, Caso OMPI No. D2000-0672; Teachers
Insurance and Annuity Association of America v. Wreaks Communications Group, Caso OMPI No.
D2006-0483).
Por las razones expuestas, este Experto considera que el Titular no ha podido demostrar derechos e
intereses legítimos en relación a los nombres de dominio en disputa de conformidad con el artículo 1.c) de
la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala
fe de un nombre de dominio:
i.
Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al
promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado,
denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del Promovente, por un valor cierto que
supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;
o
ii.
Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o
servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su
denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una
conducta de esa índole; o
iii.
Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad
comercial de un competidor; o
iv.
Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro,
usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista
confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción
del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva
de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.
Es importante mencionar que esta Política señala que la mala fe puede encontrarse en el registro o uso del
nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien
en el uso del nombre de dominio en disputa, para cumplir con el tercer requisito de la Política.
Desde varias décadas antes de que se registraran los nombres de dominio en disputa, la Promovente
registró diversas marcas PIRELLI tanto nominativas como con diseño, en México.
Los registros de las marcas PIRELLI fueron publicados en la Gaceta de la Propiedad Industrial en México,
con lo cual surtieron plenos efectos contra todos aquellos terceros domiciliados en este país. Ante el hecho
de que el Titular ha manifestado estar domiciliado en México, se tiene que estos registros surtieron plenos
efectos en contra de él.
Asimismo, la presencia publicitaria que tiene la marca PIRELLI en México y en el mundo permite suponer
que el Titular conocía la marca PIRELLI cuando registró los nombres de dominio en disputa (ver Advance
Magazine Publishers Inc. and Les Publications Condé Nast S.A. v. ChinaVogue.com, Caso OMPI No.
D2005-0615).
Más aún, de acuerdo con las pruebas y argumentos presentados por la Promovente, los cuales no han sido
rebatidos por el Titular, dicho Titular ha declarado ser Luis Javier Pelayo / Llantas Supremas S.A, situación
que se corrobora con los datos encontrados en la base de datos Whois relacionada con estos nombres de
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dominio. Por tanto, y en ausencia de argumentos presentados por el Titular en este procedimiento, es
lógico presumir que al momento de registrar los nombres de dominio en disputa, el Titular estaba
familiarizado con el negocio de las llantas y conocía a la Promovente y sus marcas notoriamente conocidas.
Esta presunción se refuerza con el hecho de que el Titular también ha registrado otros múltiples nombres de
dominio que incorporan en su totalidad la marca PIRELLI. Es por lo mismo que el registro de los nombres
de dominio en disputa se considera hecho de mala fe.
Este Experto concuerda con el experto del caso Pirelli & C. S.p.A. v. Luis Javier Pelayo, Llantas Supremas
S.A. Caso OMPI No. DMX2014-0027 en relación con el hecho de que las marcas PIRELLI son ampliamente
reconocidas por usuarios y consumidores tanto en México como en el extranjero, lo que permite suponer el
conocimiento de la marca PIRELLI por parte del Titular.
El hecho de que el Titular no haya presentado contestación alguna, implica, desde la perspectiva de este
Experto: a) que no se han negado, ni superado las argumentaciones de la Promovente; b) que no se han
ofrecido pruebas en contra de tales alegaciones; y c) que no se han podido desvirtuar los hechos que
derivan de los planteamientos de la Promovente (ver Société pour l’Oeuvre et la Mémoire d’Antoine de Saint
Exupéry – Succession Saint Exupéry – D’Agay v. Perlegos Properties, Caso OMPI No. D2005-1085).
La Promovente demostró que, además de haber registrado los nombres de dominio en disputa, el Titular
registró un gran número de nombres de dominio incorporando la marca PIRELLI. Esto demuestra que el
Titular tiene un patrón de conducta de mala fe de acuerdo con la Política (lo cual se soporta entre otros en el
caso Pirelli & C. S.p.A. v. Luis Javier Pelayo, Llantas Supremas S.A., Caso OMPI No. DMX2014-0027).
Lo anterior demuestra que el Titular ha desarrollado un patrón de conducta respecto de registrar nombres
de dominio que incorporan la marca PIRELLI, que impiden que la Promovente pueda reflejar sus marcas en
los nombres de dominio correspondientes. Esta conducta se considera de mala fe de acuerdo con el
artículo 1.b) ii de la Política.
Dentro del presente asunto, se presentan los siguientes hechos: a) las marcas de la Promovente fueron
registradas en México con varios años de anticipación al registro de los nombres de dominio en disputa; b)
al haber sido publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las mismas han surtido plenos efectos
jurídicos en México, lugar donde el Titular ha manifestado tener su domicilio; c) las marcas PIRELLI son
notoriamente conocidas por gozar de un amplio reconocimiento del público consumidor; d) con base en los
argumentos y pruebas presentados por la Promovente, y la base de datos WhoIs relacionada con los
nombres de dominio en disputa, el Titular (Luis Javier Pelayo / Llantas Supremas S.A.) está familiarizado
con el negocio de las llantas; e) el Titular registró diversos nombres de dominio que incorporan en su
totalidad a las marcas PIRELLI; f) el Titular ha sido demandado por la Promovente en diversos
procedimientos bajo la Política y la política UDRP, en los cuales se ha encontrado mala fe y ordenado la
transferencia de los nombres de dominio a la Promovente; g) los nombres de dominio
<pirellipromociones.com.mx> y <pirellipromociones.mx> han estado inactivos, y los nombres de dominio
<pirellilantas.mx> y <pirellilantas.com.mx> resuelven a esquemas de estacionamiento o aparcamiento; y h)
el Titular no acreditó de manera alguna, ni ofreció pruebas o argumentos para demostrar que su registro de
los nombres de dominio en disputa se haya hecho de buena fe o para un uso legítimo.
Atendiendo a lo anterior, no existen posibilidades para determinar que el uso de los nombres de dominio no
es ilegítimo o que no afecta a los derechos de propiedad intelectual de la Promovente.
Por tanto, debido a que la Promovente ha probado que los nombres de dominio
<pirellipromociones.com.mx> y <pirellipromociones.mx> han sido objeto de tenencia pasiva por el Titular,
que los nombres de dominio <pirellilantas.mx> y <pirellilantas.com.mx> han sido objeto de un esquema de
estacionamiento o aparcamiento (con el consecuente riesgo de confusión y redireccionamiento de
usuarios), y que el Titular ha desplegado una conducta reiterada de registrar nombres de dominio a fin de
impedir que la Promovente refleje su marca PIRELLI en los nombres de dominio correspondientes, el tercer
requisito de la Política ha sido cumplido.
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7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el
Experto decide que los nombres de dominio <pirellillantas.com.mx>, <pirellillantas.mx>,
<pirellipromociones.com.mx> y <pirellipromociones.mx> sean transferidos a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 24 de Septiembre de 2015