DMX2015-0006

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Panasonic Corporation c. Jesús Navarro Saracibar
Caso No. DMX2015-0006
1. Las Partes
La Promovente es Panasonic Corporation con domicilio en Osaka, Japón, representada por C&L Attorneys,
México.
El Titular es Jesús Navarro Saracibar con domicilio en Baltimore, Maryland, Estados Unidos de América
(“EE.UU”).
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <panasonic.mx>.
El Registro del nombre de dominio es NIC-México y el Agente Registrador es Dynadot.LLC.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de febrero de
2015. El 2 de marzo de 2015 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de
verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de marzo de 2015, NIC-México
envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura
como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de
facturación, e indicando que el nombre de dominio se mantendría bloqueado durante el desarrollo del
presente procedimiento.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias
en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de
solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento
Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento
Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando
comienzo al procedimiento el 18 de marzo de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el
plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 7 de abril de 2015. La Contestación fue presentada mediante
escrito fechado el 7 de abril del 2015.
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El Centro nombró a Pedro W. Buchanan Smith como miembro único del Grupo de Expertos el día 6 de
mayo de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en
conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento. En la misma fecha, el Centro transfirió el expediente del caso al suscrito
Experto.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está convencido de que la
Promovente y el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso y da por recibidas en
su totalidad las alegaciones y pruebas presentadas por la Promovente y por el Titular.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente, Panasonic Corporation es una empresa multinacional japonesa fundada en 1918, iniciando
operaciones en ese año bajo el nombre de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., misma que se especializa
en productos electrónicos, sus componentes y partes; relojes; reproductores de audio y video; así como
servicios relacionados de mantenimiento.
La Promovente, a través de su filial Panasonic de México, SA de CV. comenzó operaciones en México en el
año 1979.
La Promovente es titular de las marcas nominativa PANASONIC y mixta PANASONIC y diseño, registradas
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial (“IMPI”) en la clase 37 con número de registro 332935 y
con fecha de registro 08 de enero de 1986; en la clase 07 con número de registro 330667 y con fecha de
registro 21 de enero de 1986; en la clase 14 con número de registro 335451 y con fecha de registro 21 de
enero de 1986; en las clases 1, 6, 8, 9, 11, 12, 14 y 16 con número de registro 337587 y con fecha de
registro 21 de enero de 1986; en la clase 35 con número de registro 380607 y con fecha de registro 06 de
abril de 1990; en las clases 6, 12 y 22 con número de registro 200330 y con fecha de registro 03 de junio
de 1975; en la clase 21 con número de registro 1009796 y con fecha de registro 31 de octubre de 2007; y,
en la clase 11 con número de registro 1036113 y con fecha de registro 23 de abril de 2008.
Los productos que comprenden dichos registros de marca incluyen: máquinas de lavar, relojes de todas
clases y sus partes, condensadores para refrigerador, filtros, papel filtrante, tableros de señalización,
aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, equipo de cómputo, máquinas, pilas
atómicas, instrumentos cronométricos, batidoras, ascensores, motores, taladros, alarmas, bocinas, frenos
eléctricos, máquinas de afeitar, entre otros.
Los servicios que comprenden dichos registros incluyen: reparación y mantenimiento de toda clase de
maquinaria y equipo, agencias de importación y exportación, alquiler de aparatos eléctricos, computadoras,
alquiler de máquinas y aparatos de oficina, alquiler de vehículos, servicios de educación, capacitación,
actividades culturales y deportivas, producción de películas, entre otros.
La marca PANASONIC se introdujo en el mercado de México en 1979 y en tal virtud se ha convertido en un
símbolo identificador notorio dentro de la comunidad mexicana respecto de los productos y servicios que
ampara con mucha antelación a la fecha en que el Titular registró el nombre de dominio en disputa, a saber,
el 24 de julio de 2014.
En la página web que responde al nombre de dominio en disputa actualmente aparece el siguiente texto:
“Dominio reservado para quien tenga y pueda demostrar derechos de autoría por el término que compone el
dominio”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
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Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que la Promovente apoya la procedencia de su
acción son los siguientes:
1.
Panasonic Corporation es titular de diversos registros marcarios a nivel mundial cuya raíz abarca el
signo distintivo PANASONIC.
2.
La marca PANASONIC es notoriamente conocida a nivel mundial por lo que goza de los beneficios
que otorga el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 6 Bis.
3.
La Promovente es titular, entre otros, de los nombres de dominio <panasonic.com>,
<panasonic.com.mx>, <panasonic.com.br> y <panasonic.es>.
4.
La promoción de la marca PANASONIC en México y otros países se lleva a cabo a través de varios
nombres de dominio que incluyen la marca raíz PANASONIC.
5.
La marca PANASONIC se encuentra comprendida en su totalidad dentro del nombre de dominio
utilizado por el Titular, por lo que fonética, gráfica e ideológicamente existe identidad entre el registro de
marca PANASONIC y el nombre de dominio en disputa <panasonic.mx>.
6.
PANASONIC y <panasonic.mx> están compuestas por el vocablo y elemento focal PANASONIC, lo
que fonéticamente las hace idénticas toda vez que ambas se componen de 4 sílabas (pa-na-so-nic),
compuestas por el mismo número de vocales y consonantes todas posicionadas en el mismo orden, cuya
pronunciación se realiza en cuatro golpes de voz. Gráficamente, ambos signos distintivos resultan
idénticos, más aún cuando el Titular imita la marca PANASONIC en el nombre de dominio en disputa.
7.
Ideológicamente, PANASONIC y <panasonic.mx> recrean la misma cosa en la mente de cualquier
consumidor promedio, a saber, los productos y servicios prestados por la Promovente derivado de la
notoriedad y fama que han adquirido sus productos a lo largo de los años.
8.
El nombre de dominio en disputa <panasonic.mx> es idéntico a la denominación característica y
distintiva de la marca PANASONIC propiedad de la Promovente. En el caso particular que nos ocupa, el
sufijo “.mx” (requerido para un nombre de dominio) resulta irrelevante para la determinación de la identidad
o semejanza entre la marca y el nombre de dominio pues es un elemento forzoso que todo nombre de
dominio “.mx” debe contener.
9.
El criterio arriba señalado, ha sido reiterado y asentado en distintos casos resueltos ante el Centro,
para ello pueden servir de referencia los casos: Banco Nacional de México, SA v. Jesús Navarro Saracibar;
Caso OMPI No. DMX2014-0022, Cruz Azul Fútbol Club A.C. v. Jesús Navarro Saracibar; Caso OMPI No.
DMX2014-0012 Cartier International AG Vs. Jesús Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2014-0002;
Frutas Concentradas, SAPI de CV. v. Jesús Navarro Saracibar; Caso OMPI No. DMX2013-0009; Red Bull
GMBH v. Jesús Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2013-0006 .
10. La Promovente no ha concedido ninguna autorización expresa o por escrito al Titular para solicitar u
obtener algún registro de marca o registro de nombre de dominio que corresponda o incluya el vocablo
“Panasonic”, mucho menos ha otorgado licencia de uso de marca o de uso respecto de un nombre de
dominio que contenga o corresponda a PANASONIC.
11. De las búsquedas relevantes realizadas se desprende que el Titular no es titular de ninguna marca
para la denominación “Panasonic”. Tampoco hay resultados que acrediten que el Titular sea titular de una
empresa o compañía que incluya el signo distintivo “Panasonic”.
12. El Titular no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa. El Titular no podía
haber tenido ningún derecho o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, debido a que es
un “ciberocupa” profesional que registra nombres de dominios aprovechándose de marcas notoriamente
conocidas y famosas.
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13. El Titular adquirió el nombre de dominio en disputa <panasonic.mx> fundamentalmente con el fin de
venderlo, lo anterior se acredita en el propio nombre de dominio en disputa, en donde se señala la leyenda
“Dominio disponible / Available Domain”, por lo que el hecho de haber registrado un nombre de dominio
para después especular con él e intentar revenderlo ya sea a su legítimo propietario, a un competidor o a
cualquier otra persona incrementa el precio del nombre de dominio superando el costo real y justo del
mismo y que incluso, es el propio Titular quien afirma registrar nombres de dominio que constituyen marcas
registradas para después venderlos (o revenderlos), lo cual consta en el sitio de Internet “www.edy.com.mx”
dentro del foro “Ciberokupas El Arte de registrar Dominios en México”, mismo que puede desplegarse al
entrar al siguiente link: “www.edy.com.mx/2013/02/ciberokupas-el-arte-de-registrar-dominios-enmexico/#comments”.
14. El uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular versa en relación con productos y
servicios que no le son propios, lo que demuestra que el uso del nombre de dominio en disputa de ninguna
manera ha sido leal u honesto, mucho menos de buena fe.
15. El nombre de dominio en disputa <panasonic.mx> fue previamente propiedad de la Promovente, sin
embargo, fue inmediatamente registrado por el Titular en el momento que éste quedó libre al extinguirse los
plazos marcados como periodo de gracia (40 días) y aquellos relativos al periodo de redención (30 días).
Dichos plazos (40 y 30 días) cuadran perfectamente la fecha entre el 14 de mayo de 2014 (fecha de
renovación) y el 24 de Julio de 2014 (fecha en que el Titular registró a su favor el nombre de dominio en
disputa), lo que permite suponer que el Titular supervisó y vigiló constantemente el estatus del nombre de
dominio en disputa <panasonic.mx>. El Titular tomó ventaja de la situación narrada a párrafo próximo
pasado y procedió al registro del nombre de dominio en disputa <panasonic.mx> inmediatamente cuando
éste quedó libre.
16. El registro del nombre de dominio en disputa <panasonic.mx> fue generado de mala fe pues al
momento del registro el 24 de Julio de 2014, el Titular conocía o debía conocer a la Promovente o sus
marcas PANASONIC derivado de la publicidad y reconocimiento que dicha marca ha adquirido tanto en
México como a nivel mundial.
17. El Titular no se cercioró de no estar invadiendo derechos de terceros, ya que pudo haber efectuado
una búsqueda para la marca PANASONIC, en cuyo caso hubiera encontrado que la denominación
PANASONIC es una marca registrada en México, sin haber hecho “un esfuerzo de buena fe razonable para
evitar registrar y usar un nombre de dominio que es idéntico a la marca de un tercero”.
18. Incluso si el Titular afirmase que no estaba al tanto de la marca PANASONIC de la Promovente, por
no haber efectuado una búsqueda para la referida marca, el Titular debió haber buscado y revisado los
sitios web asociados a la misma, así como numerosas referencias adicionales en el comercio, en Internet y
en publicaciones que acreditan la utilización por parte de la Promovente de su marca en relación con sus
productos y sus servicios.
19. No hay ninguna razón para que el Titular haya registrado el nombre de dominio en disputa, sino para
aprovecharse de la reputación y el buen nombre de la marca PANASONIC de la Promovente. Como tal, la
naturaleza del propio nombre de dominio en disputa es prueba de su registro y uso de mala fe.
20. El Titular no ha utilizado medios o contenidos propios con el nombre de dominio en disputa
<panasonic.mx> e incluso, en lugar de mantener inactivo dicho nombre de dominio, optó por estacionar el
nombre de dominio en disputa y publicitar productos y servicios suscritos al sistema de publicidad “Google
Ads”, obteniendo un fin de lucro mediante dicha publicidad, por lo que no puede considerarse que dicho
nombre de dominio pudiera estarse utilizando de algún modo legítimo, amén de que en el mismo consta que
se encuentra disponible, esto es, en posibilidad de venta.
En efecto, a través del contenido que despliega el sitio web “www.panasonic.mx” se comunica al público en
general la intención del Titular de poner en venta el nombre de dominio en disputa <panasonic.mx>. El sitio
web que despliega el nombre de dominio en disputa prueba el uso comercial con medios o contenido que
no son propios del Titular, siendo dicho uso de mala fe pues ha creado la posibilidad de que exista
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confusión con la marca PANASONIC en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web.
21. El uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular es de mala fe y con ánimo de lucro
directo e indirecto pues despliega diversos anuncios de otras empresas y productos no relacionados con
PANASONIC, lo que invariablemente causa confusión y error en el público consumidor respecto a la fuente,
afiliación, patrocinio y promoción del sitio web con la marca registrada PANASONIC de la Promovente.
22. El Titular de manera intencional atrae con ánimo de lucro a usuarios de Internet a su sitio web,
quienes guiados por la marca PANASONIC y derivado de la confusión o asociación que el uso de dicha
marca crea en el nombre de dominio en disputa <panasonic.mx>, visitan el sitio web y encuentran anuncios
de productos diversos ajenos a la Promovente. Acto seguido, el Titular procede a redirigir a los visitantes a
información de sus clientes o contratantes a diversas páginas o sitios web. Esta información fue obtenida al
navegar o visitar el sitio web del Titular “www.panasonic.mx”.
23. Al registrar el nombre de dominio en disputa sin autorización, el Titular ha impedido que la
Promovente refleje su marca en el nombre de dominio que le corresponde para sus productos y servicios.
En tales circunstancias, el Titular crea confusión entre los usuarios de Internet y público en general respecto
de los productos o servicios promocionados en el sitio web y aquellos amparados por la marca
PANASONIC, impidiendo que la Promovente refleje su denominación en el nombre de dominio en disputa
<panasonic.mx>.
B. Titular
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Titular apoya la procedencia de su
defensa son los siguientes:
1.
El nombre de dominio en disputa <panasonic.mx> fue registrado de manera automática por el
sistema de registro de dominios del Titular, y desde pocos días después de haber sido registrado fue puesto
a disposición del dueño de la marca registrada, exactamente con el mismo estatus que muestra al día de
hoy el dominio (Anexo 1 y Anexo 5) con la leyenda en español e inglés de que el nombre de dominio se
encuentra reservado para el dueño de la marca registrada, haciendo notar su buena fe.
2.
El Titular acepta que, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca.
3.
El Titular acepta que, no tiene derechos ni intereses de uso por este nombre de dominio. Que por
ello lo reservó para que el dueño de la marca obtuviera el nombre de dominio con una simple solicitud que
nunca llegó.
4.
El Titular niega rotundamente el haber registrado el nombre de dominio de mala fe.
5.
Que la Promovente ha fallado en comprobar que se registró el nombre de dominio en disputa
<panasonic.mx> con mala fe. Alega el Titular que el dominio fue registrado de manera automatizada.
6.
Que jamás contactó a la Promovente para vender o pedir algo a cambio del nombre de dominio en
disputa. Por el contrario, lo puso a su disposición y lamentablemente para su causa no optó por solicitarlo.
Que al Titular le queda claro que hay empresas que han visto en este tipo de situaciones un modelo de
negocio, terceros que deshonestamente abren disputas de dominios para ganar dinero, cuando saben que
sus clientes podrían obtener, sin costo alguno y de manera inmediata, el mismo dominio por el cual ahora
pagarán los gastos que generan una disputa de dominio.
7.
Que al haber reservado el nombre de dominio en disputa durante los últimos meses, pocos días
después de haber sido registrado de manera automática, puedo demostrar que no tenía ningún tipo de mala
fe como indica la Promovente.
8.
Que nunca fue su intención monetizar o sacar provecho económico con el dominio Panasonic.mx.
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Que como dueño de miles de nombre de dominio que en un 98% son libres de marca registrada, el tener
una configuración por default para que cada uno muestre lo que la mayoría de nombres de dominio debe
demostrar, le ahorra horas de operación.
9.
Que evidentemente la Promovente, como dueña previo del nombre de dominio, no tuvo el cuidado de
renovar dicho nombre de dominio y tan pronto (el dominio) fue registrado de manera automática por su
sistema, ellos obtuvieron las imágenes de pantalla en donde el dominio muestra publicidad.
10. Aclara el Titular que la publicidad no tenía que ver con la marca Panasonic ni con nada relacionado
con su competencia o categoría de productos. Entonces, aun con su no intención de mostrar publicidad en
el dominio, la que se mostró por un periodo corto de tiempo, no afectó nunca los intereses de la
Promovente. Que no es la primera ocasión que ocurre una situación similar y para ello hace referencia al
caso Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P. v. Telepathy, Inc., Caso OMPI No. D2011-1635, en
donde el titular mostraba ligas patrocinadas en el sitio del dominio pero estas no hacían referencia ni a la
Promovente ni a su competencia.
11. El éxito que ha tenido el Titular como inversionista de dominios genéricos y de alto valor en el
mercado mexicano va muy de la mano con el alto potencial de su sistema de automatización de registro de
dominios. Cuando un dominio registrado por su sistema tiene algún tipo de marca registrada, su intención
no es sacar provecho de ello. Tampoco desea simplemente borrar el domino de su cuenta porque sé que
quedará en manos de otros inversionistas quienes no tienen las mismas intenciones que el Titular de ceder
y entregar el dominio a aquella persona o empresa que lo solicite y pueda demostrar sus derechos sobre
esa marca o término. El Titular menciona dos casos recientes en los que las empresas Larousse y
Timberland, lejos de haber sido influenciados por un tercero para abrir una disputa y obtener los nombres de
dominio <larousse.mx> y <timberland.mx> que su sistema registró automáticamente, le contactaron y en
ambos casos obtuvieron los dominios libres de algún cargo y en muy poco tiempo. Estas empresas tuvieron
la fortuna de no gastar los costos y tiempos de una disputa. Esto lo comprueba con las cartas de
agradecimiento que ambas empresas emitieron y que acompañó en Anexo 3.
12. Niega rotundamente el Titular su participación en el blog al que hace referencia la Promovente en el
sitio web “www.edy.com.mx”. Que este espacio no es una fuente oficial y cualquier persona puede
participar firmando con cualquier nombre. Que el Titular ha solicitado en varias ocasiones a través la forma
de contacto del sitio y también a través de correos electrónicos enviados (Anexo 4) a la cuenta que aparece
en la sección de contacto de dicha fuente que eliminen cualquier tipo de comentario que pretenda ser
firmado por el Titular (y que no publicó el Titular) al igual que cualquier comentario que afecte su imagen, en
lo que es claramente una persecución hacia su persona que de alguna forma le resulta redituable a quienes
emplean este argumento en disputas de nombres de dominio como esta.
13. Concluye este punto haciendo notar la carencia de pruebas para demostrar su mala fe al registrar y
utilizar el nombre de dominio en disputa <panasonic.mx>, reiterando su intención única de cederlo, sin
ningún tipo de remuneración, a quien tiene el derecho de marca, directamente y sin intermediarios que
lucran con proyectos en los que no es necesaria su participación y solo le generan gastos a sus clientes.
14. Dicho lo anterior, le pide al Experto que le permita mantener propiedad del dominio para el mismo
transferirlo a la Promovente en un lapso no mayor a 72 horas después de finalizada la disputa. Aquí mismo
se compromete a hacerlo, sin ningún tipo de costo y de manera inmediata, porque sus intenciones en la
industria de los nombres de dominio en México son serias. Porque si ha invertido en más de 10,000
nombres de dominio es porque le interesa que la industria tenga un progreso sano en donde cada nombre
de dominio sea empleado de la mejor manera y destinado a quien tenga el derecho, si es el caso.
15. Concluye el Titular manifestando que no soporta cuando, a pesar de que el ponga a disposición de
quienes tienen derechos de marca ciertos nombres de dominio, las empresas influidas por terceros que
lucran deshonestamente al saber que no es necesario, abren una disputa. Que no le parece justo este tipo
de actos ni para el Titular ni para quienes pagan los altos costos de las disputas. Por ello, le pide al Experto
que considere sus argumentos y decida sentar este antecedente que de alguna forma ayudaría a quienes
tienen intenciones buenas en esta industria.
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6. Debate y conclusiones
A. Cuestión preliminar
El Experto considera que el Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa
registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, aceptó todos los términos y condiciones del
Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política
pertinente, y particularmente la Política LDRP, el Reglamento (incorporadas y contenidas como parte del
Acuerdo de Registro por referencia), y el Reglamento Adicional. Por lo tanto, la disputa objeto de este
procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este
Experto tiene jurisdicción para decidir esta disputa.
Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al firmar el Acuerdo de Registro arriba
mencionado, el Titular convino y garantizó, que ni el registro del nombre de dominio en disputa ni la manera
en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio, infringiría directa o indirectamente los derechos
legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro
del nombre de dominio del Titular podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.
Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de
disputas que se reúnan los requisitos procesales fundamentales. Dichos requisitos incluyen, el que las
partes y particularmente el Titular, en este caso, sea debidamente notificado de los procedimientos iniciados
en su contra, que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus
derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento de este Experto se realice
adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Experto; y, que
ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.
En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha
sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y
particularmente contemplando la notificación de la presentación de la Solicitud, el nombramiento de este
Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para
contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.
En los términos del artículo 1.a. de la Política la Promovente debe probar la presencia de los siguientes
elementos:
i) que el nombre de dominio, registrado por la parte Titular, es idéntico o semejante en grado de confusión
con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación
de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
B. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que
la Promovente tiene Derechos
Este Experto encuentra que la totalidad de la marca <panasonic.mx> del Promovente se encuentra incluida
en el nombre de dominio del Titular, seguida del código país “.mx”. La adición de la clasificación “.mx” no es
descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio en disputa.
Adicionalmente, el término “.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de
dominio correspondiente a un código de país (“ccTLD” en sus siglas en ingles), y no constituye una adición
voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de una marca.
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Este Experto considera que la Promovente tiene derechos sobre la marca PANASONIC, y que el nombre de
dominio en disputa registrado por el Titular es idéntico, con esta marca.
Por consiguiente, el Experto considera que la Promovente cumple con la condición prevista en el artículo
1.a.i de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
Adicionalmente, este Experto considera que (i) el Titular, antes de haber recibido cualquier aviso de la
controversia, no ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o ha efectuado preparativos demostrables
para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio, en relación con una oferta de buena
fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; (ii) tampoco el
Titular ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio bajo disputa; (iii) el Titular no hace un uso
legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores
de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada,
aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
Más aún, no existe indicación ni documento comprobatorio alguno, de que el Titular tenga algún derecho o
interés legítimo con respecto al nombre de dominio en disputa, ni haya sido expresamente autorizado por la
Promovente para registrar nombres de dominio que contengan el uso de la marca PANASONIC;
Por lo anterior, el Experto entiende que no es posible concebir por el Titular algún uso del nombre de
dominio en disputa, que no sea ilegítimo y confuso para los consumidores, considerando en consecuencia,
que la Promovente cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política, y el Titular no acredita
ninguno de los supuestos de derecho e interés legítimo contemplados por el artículo 1.c. de la Política.
D. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Este Experto considera, que existe mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio
contiene una marca, nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o
internacional, y que obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante.
Este Experto considera que una marca es notoria o bien conocida, si ha sido suficientemente publicitada, a
nivel regional, dentro del ámbito de la percepción o área en la que el registrante está sujeto a influencia, o a
nivel internacional, de la misma manera, dentro del ámbito en que el público internacional en general, está
sujeto a percepciones o influencias, para que bajo la simple apreciación de cualquier persona ordinaria con
acceso o influencia mínima razonable a los medios masivos de información y comunicación (como la radio,
la televisión, la prensa, Internet y demás anuncios publicitarios urbanos) conozca de la existencia y sea
capaz de identificar un uso persistente, o un prestigio, reconocimiento, utilidad comercial o de cualquier otra
naturaleza, de una marca, o de un símbolo distintivo respecto del cual exista un titular.
En opinión del Experto, la evidencia de la existencia previa de la marca PANASONIC de la Promovente, y
notoriamente conocida, obliga a concluir que el Titular procedió de mala fe al registrar y usar el nombre de
dominio en disputa <panasonic.mx>.
Asimismo, este Experto encuentra que el Titular ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe,
particularmente pero sin limitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.b.ii de la Política, en
virtud de que, se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos
o servicios registrada, refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente a la marca de la
Promovente. El Titular, tal y como lo ha manifestado expresamente, ha desarrollado una conducta de esta
índole, registrando, como el mismo lo ha señalado, de manera automática, miles de nombre de dominio, de
los cuales un dos por ciento, incluyen marcas registradas de terceros, a juicio del mismo Titular. Lo anterior,
asimismo ha sido evidenciado por la Promovente en anteriores casos de violaciones a derechos de
propiedad intelectual por parte del Titular (ver sección 5 de la presente Decisión).
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El efecto de todo ello, en opinión del Experto, cae incuestionablemente bajo el supuesto del artículo 1.b.ii de
la Política, aun cuando el registro pudiera ser automático como el Titular señala, esta práctica indebida es
condenable cuando el caso específico es aplicable al registro de marcas registradas o notoriamente
conocidas, sobre las cuales el registrante carece de derecho o interés legítimo. Debido a esta práctica
indebida el Experto observa además que el Titular ha sido objeto de otras disputas bajo la Política (ver
Banco Nacional de México S.A. v. Jesús Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2014-0022; Aéropostale
Procurement Company, Inc. v. Jesús Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2014-0033; Red Bull GmbH
v. Jesús Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2013-0006, entre otras).
Por las razones expuestas, este Experto considera, que el registro de mala fe se da, máxime que el Titular
tiene conocimiento de que su práctica de programación y registro automático generará los efectos
previsibles de registros indebidos de marcas registradas o notoriamente conocidas (lo cual es además
evidente teniendo en cuenta el mensaje textual que aparece actualmente en la página web que responde al
nombre de dominio en disputa), siendo su actuar, a la luz de los casos específicos, de mala fe, por generar
las consecuencias indeseables contempladas en el artículo 1.b.ii de la Política.
En consecuencia, que la Promovente cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el
Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <panasonic.mx> sea transferido a la Promovente.
Pedro W. Buchanan Smith
Experto Único
Fecha: 23 de Mayo de 2015