DMX2014-0019

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Weatherford/Lamb Inc. c. Cecilia lvonne Delgado
Caso No. DMX2014-0019
1. Las Partes
El Promovente es Weatherford/Lamb Inc., con domicilio en Houston, Texas, Estados Unidos de América,
representado por Arochi & Lindner, México.
El Titular es Cecilia lvonne Delgado, con domicilio en Naucalpan, Estado de México, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <weatherford.com.mx>.
El Registro del citado nombre de dominio en disputa es NIC México. El Agente Registrador es
Hospedando.Com.Mx.
3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el
10 de julio de 2014. En la misma fecha, el Centro envió a NIC México, vía correo electrónico, un
requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa.
El 10 de julio de 2014, NIC México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el
Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto. El Centro
verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en
materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución
de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento
Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento
Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando
comienzo al procedimiento el 16 de julio de 2014. Con fundamente en el artículo 5 del Reglamento, el plazo
para contestar la Solicitud se fijó para el 5 de agosto de 2014. El Titular no contestó a la Solicitud.
Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la
Solicitud el 7 de agosto de 2014.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Experto el día
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19 de agosto de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en
conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente, que fue fundado en 1941 y tiene su sede en Suiza, es uno de los proveedores más
importantes a nivel global de productos y servicios integrales para la industria de los hidrocarburos.
El Promovente mantiene operaciones en al menos 90 países y cuenta con más de 60.000 empleados. Sus
ingresos brutos en 2013 fueron del orden de USD 2,96 billones.1
En México el Promovente opera en el Distrito Federal, Puebla, Campeche, Tabasco, Veracruz, Nuevo León
y Tamaulipas.2
El Promovente tiene registrada como marca en México la denominación WEATHERFORD desde 1988 en
relación con diversas clases de productos y servicios, lo cual acredita con copia de los títulos de registro y
oficios de renovación correspondientes.
El nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo desde su registro por el Titular el 27 de enero
de 2014.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las alegaciones del Promovente se resumen de la siguiente forma:
i.
Derivado de un simple análisis, es claro y evidente que el nombre de dominio en disputa resulta ser
idéntico a la marca WEATHERFORD, toda vez que el primero reproduce esta última en su totalidad;
ii.
Ni el prefijo “www”, ni los sufijos “.com” y “.mx” deberán ser considerados en el análisis comparativo
de identidad o confusión, como tampoco será relevante el uso de letras minúsculas en el nombre de
dominio en disputa;
iii.
Es imposible que el Titular posea algún derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en
disputa ya que el Promovente es el legítimo y exclusivo propietario de la marca WEATHERFORD en
México desde hace 31 años;
iv.
El Promovente no ha otorgado al Titular ninguna licencia, permiso o autorización para registrar o usar
el nombre de dominio en disputa;
v.
El Titular no es conocido en el mercado petrolero por el nombre de dominio en disputa, ni ha
efectuado preparativos demostrables para usar este último en relación con una oferta de buena fe de
productos o servicios;
vi.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa con el conocimiento, ya sea real o presunto, de los
derechos del Promovente sobre la marca WEATHERFORD, la cual se encontraba registrada en
México donde reside el Titular;
1
http://www.marketwatch.com/investing/stock/wft/financials
2
http://www.weatherford.com/AboutWeatherford/Locations/
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vii.
La marca WEATHERFORD es distintiva y de ninguna manera corresponde a un nombre común,
genérico, descriptivo o de diccionario, por lo que no podría hablarse de un uso legítimo o de buena fe
por parte del Titular;
viii.
El Titular estaba obligado a realizar una búsqueda de marcas preliminar sobre la denominación
WEATHERFORD, y de haberlo hecho habría encontrado varios registros de marca del Promovente,
así como numerosas referencias adicionales en el comercio, Internet y en publicaciones que
acreditan la utilización de la marca WEATHERFORD en relación con los productos y servicios que
comercializa el Promovente;
ix.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe en virtud de que tenía conocimiento de
las marcas del Promovente, con la intención de confundir a los usuarios de Internet, al hacerles creer
que ingresarían al portal del Promovente cuando en realidad la página contiene el conocido error “403
– FORBIDDEN”;
x.
La falta de uso legítimo y comercial del nombre de dominio en disputa configura un uso de mala fe en
términos de la Política;
xi.
El Titular deliberadamente está perturbando la actividad comercial del Promovente ya que evita que
este pueda utilizarlo;
xii.
No hay ninguna razón para que el Titular hubiera registrado el nombre de dominio en disputa sino
para aprovecharse de la reputación y el buen nombre de las marcas WEATHERFORD del
Promovente.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas
que estimase convenientes.
6. Debate y conclusiones
A. Preliminar
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de
nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse a
decisiones de otros expertos bajo la UDRP.
B. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de
transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres supuestos normativos
siguientes:
i
El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una
marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o
reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede al estudio de cada uno de estos supuestos en el caso concreto.
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C. Identidad o semejanza en grado de confusión
Como un sinnúmero de expertos ha resuelto, la cuestión principal en este apartado se reduce a determinar
mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio
en disputa por sí misma se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso
comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la
procedencia de la cancelación o transferencia solicitada, con independencia de que el sitio Web vinculado al
nombre de dominio en cuestión confunda o no a los usuarios de Internet. Ver por ejemplo Arthur Guinness
Son & Co. (Dublin) Limited c. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre
de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto
de la UDRP).
El Promovente funda su Solicitud en diversos registros marcarios mexicanos sobre la denominación
WEATHERFORD que fueron otorgados con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa.
Ahora bien, al confrontar la marca WEATHERFORD con el nombre de dominio <weatherford.com.mx> salta
a la vista que ambos indicadores son indistinguibles entre sí, a pesar de la falta de correspondencia en el
tamaño de tipografía, así como de los sufijos “.com” y “.mx”.
Ninguno de estos factores desvirtúan la identidad entre los signos en pugna debido a que las letras
mayúsculas no son reproducibles técnicamente en los nombres de dominio y las extensiones “.com” y “.mx”
cumplen una función meramente técnica por lo que no son aptas para diferenciar al nombre de dominio en
disputa de la marca del Promovente.
La identidad de cuenta se confirma al comparar fonéticamente los signos en pugna pues no es posible
distinguir auditivamente un término del otro.
Por las razones expuestas, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la
marca base de la acción y por consiguiente se tiene por superado el umbral que supone el artículo 1.a.i de
la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c. de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de
derechos e intereses legítimos en un nombre dominio:
i.
“antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se
han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre
de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente
tutelado por alguna reserva de derechos;
ii.
el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el
nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii.
se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los
consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de
servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en
cuestión con ánimo de lucro.”
A decir del Promovente, es imposible que el Titular tenga derechos de marca sobre el término
WEATHERFORD toda vez que el Promovente es el único que posee derechos de marca sobre dicha
denominación.
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El Promovente afirma también que el Titular no es licenciatario de sus marcas WEATHERFORD, por lo que
no cuenta con derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Ante la falta de oposición formal a la pretensión del Promovente, es de presumirse que el Titular carece de
derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff
Greenhouse and Keith Greenhouse c. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI
No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado
puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el
nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce c. D3M Virtual Identity Inc. and D3M
Domain Sales, Caso e-Resolution AF-336a; AF-336b (determinando falta de derechos o intereses legítimos
cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere
apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).
Al Experto no le resulta aparente que el Titular tenga derechos o intereses legítimos ya que de las
constancias que integran el expediente no se desprende que el Titular sea conocido por el nombre de
dominio en disputa, ni tampoco que realice un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa ya que
este se encuentra inactivo desde su fecha de registro.
En estas circunstancias se impone concluir que al Titular no le asiste ninguna de las hipótesis defensivas
del artículo 1.c de la Política.
Luego entonces, este Experto considera que se cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la
Política.
E. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b) de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversas causales de mala
fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i.
circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de
dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso
comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un
título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos
documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii.
el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de
productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos
refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio
correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii.
el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad
comercial de un competidor; o
iv.
el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a
cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre
el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o
la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica
identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.
A diferencia de la UDRP, la Política no exige más que la comprobación, aún de forma indiciaria o presunta,
de que el nombre de dominio en disputa fue registrado o se ha utilizado de mala fe.
El Experto advierte que el término “Weatherford”, si bien corresponde al nombre de una pequeña localidad
en Texas donde fue fundado el Promovente, la marca WEATHERFORD es distintiva de los productos y
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servicios que ofrece el Promovente y goza hoy en día de una amplia reputación y reconocimiento en la
industria petrolera y gasífera a nivel mundial.
La falta de derechos o intereses previamente resuelta, aunado a la inactividad del portal vinculado al
nombre de dominio en disputa y el uso de la marca WEATHERFORD en el mercado de los hidrocarburos en
múltiples países, incluido México donde reside el Titular, hacen presumir al Experto que el Titular registró el
nombre de dominio en disputa con la finalidad de beneficiarse económicamente de algún modo de su
tenencia o explotación, o bien para impedir el uso de dicho nombre de dominio por parte del Promovente
para ofertar los productos y servicios que presta en México, así como aquellos que pueda llegar a prestar
con motivo de la entrada en vigor de las reformas constitucional y legal en materia energética aprobadas en
México en diciembre de 2013 (previo al registro del nombre de dominio en disputa) y agosto de 2014,
respectivamente.
A juicio del Experto, la conducta del Titular debe estimarse de mala fe a la luz de la Política, cuya estimación
se corrobora por la falta de comparecencia del Titular en este procedimiento.
En estas condiciones, el Experto considera que se actualiza el supuesto del artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
En mérito de lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 1.g.ii de la Política, así como
19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <weatherford.com.mx>
sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 8 de septiembre de 2014