DMX2012-0011

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C.
(ITESO, A.C.) v. Escuela de Computación Occidente TCP
Caso No. DMX2012-0011
1. Las Partes
La Promovente es Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C. (ITESO, A.C.) con
domicilio en Tlaquepaque, Jalisco, México, representada por Langlet, Carpio y Asociados, S.C., México.
La Titular es Escuela de Computación Occidente TCP, con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <iteso.edu.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de octubre
de 2012. El 9 de octubre de 2012 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de
verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de octubre de 2012, NICMéxico envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que
figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo,
técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias
en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de
solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento
Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento
Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando
comienzo al procedimiento el 6 de noviembre de 2012. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el
plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 26 de noviembre de 2012. Una comunicación informal fue
presentada por el contacto administrativo, técnico y de facturación del nombre de dominio en disputa,
aparentemente en nombre de la Titular el 8 de noviembre de 2012 y el 9 de noviembre por la Promovente.
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El 16 de noviembre de 2012, el Centro recordó a la Titular del plazo para contestar la Solicitud. La Titular
no presentó Escrito de Contestación.
El Centro nombró a Martín Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 4 de
diciembre de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en
conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Experto ante lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos que exhibió junto a la
misma, los cuales no fueron cuestionados por la Titular, tiene por acreditados los siguientes hechos:
La Promovente es una Asociación Civil constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, según la escritura pública número 4,784 de 31 de julio de 1957. Su objeto social consiste en la
prestación de diversos servicios educativos, los cuales presta al amparo de diversas marcas.
La Promovente, desde su fundación, se ha dedicado y dedica a la enseñanza y forma parte del sistema
universitario Jesuita y atrae estudiantes, principalmente nacionales e internacionales, sobre todo del centrooccidente y norte-occidente de la República Mexicana.
El nombre de dominio en disputa <iteso.edu.mx> se registró el 7 de octubre de 1998.
Como lo asienta la Promovente y lo corrobora el Experto, en el sitio Web de Internet vinculado al nombre de
dominio en disputa <iteso.edu.mx> no existe contenido alguno.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente acreditó los derechos que tiene sobre la marca ITESO en México, con los registros de
marca que ostentan dicha denominación. Adjuntó copia certificada de los títulos de registro de marca
números 710827, 710828 y 710829 con fecha de presentación 14 de junio de 2001, de primer uso 31 de
julio de 1957 y otorgados el 31 de julio de 2001; del registro de marca No. 889649 con fecha de
presentación 17 de mayo de 2005, de primer uso 28 de mayo de 1958 y otorgado el 28 de junio de 2005;
así como de los registros de marca No. 713806 con fecha de presentación 2 de julio de 2011 y otorgado el
30 de agosto de 2001 y No. 608124 con fecha de presentación 1 de julio de 1997 y de concesión 30 de abril
de 1999, sin que se hubiere reclamado o indicado fecha de uso anterior, como aparece en la información de
los registros anteriores.
La Promovente cuenta con la capacidad y personalidad jurídica necesaria para promover el presente
procedimiento administrativo, en los términos previstos en el documento notarial con el que acredita su
personalidad y se menciona en los antecedentes de hecho.
La Promovente alega que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca
registrada ITESO de la Promovente y por lo tanto se acredita el primer requisito de la Política. Igualmente,
la Promovente alega que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en
disputa. Finalmente, indica la Promovente que la Titular registró y usa el nombre de dominio en disputa de
mala fe.
B. Titular
La Titular no dio una contestación dentro del plazo fijado, a pesar de haber sido debidamente notificado y
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recordado que la fecha en que debía presentar su escrito de contestación era el 26 de noviembre de 2012.
Cabe mencionar que la Solicitud presentada por la Promovente, fue recibida por el Centro el 8 de octubre
de 2012 y se indicó que se presentaba en contra de Escuela de Computación Occidente TCP y en relación
con el nombre dominio en disputa <iteso.edu.mx>.
En la base de datos pública WhoIs, y la información proporcionada por NIC-México (concretamente, por
Akky, una división de NIC-México), aparece como Titular, Escuela de Computación de Occidente TCP, con
la dirección de correo electrónico “[…]@hotmail.com”. Asimismo, los datos de contacto técnico,
administrativo y de facturación son Network Operation Center, cuya dirección de correo electrónico coincide
con la indicada arriba.
Como consecuencia de la Notificación de la Solicitud realizada por el Centro por correo electrónico en fecha
6 de noviembre de 2012, dirigida a las partes, el Centro recibió con fecha 8 de noviembre de 2012, un
correo electrónico del Sr. Villagrana, el contacto administrativo, técnico y de facturación aparentemente en
nombre de la Titular, que a continuación se transcribe:
“From: Francisco Villagrana [mailto:[…]@hotmail.com]
Sent: jueves, 08 de noviembre de 2012 01:03 p.m.
To: Disputes, Domain
Cc: […]@nic.mx; […]@lclaw.com.mx
Subject: RE: (CRR) DMX2012-0011 <iteso.edu.mx> Notificación de la solicitud - Anexos
Yo no tengo problema en que ITESO tome posesión de este dominio.
Como les comente en su momento no es de mi interés ese dominio ni el uso que se le de.
Ademas como lo dije, yo no se en que momento se armo todo un rollo de este asunto.
Y esta involucrado mi correo.
Espero sus comentarios.”
En virtud de esta comunicación, y la del 9 de noviembre de 2012, por virtud de la cual la Promovente
reiteraba los argumentos indicados en la Solicitud, y entre ellos, solicitando nuevamente la transferencia del
nombre de dominio en disputa a su favor, ambas debidamente incluidas en el expediente, el Centro fijó un
plazo que venció el 15 de noviembre de 2012, para que si la Promovente lo deseaba, solicitara la
suspensión del procedimiento, lo cual no solicitó.
En virtud de lo anterior, la Titular no contestó las alegaciones de la Promovente, y en su comunicación de
fecha 8 de noviembre de 2012 el contacto técnico, administrativo y de facturación, manifiesta que no
mantiene interés en el nombre de dominio en disputa ni en el uso que se le de, además de no tener
problema en que la Promovente tome posesión del mismo, se tiene por no contestada la Solicitud, ni
cuestionadas las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que
la Promovente tiene derechos
De acuerdo con lo previsto por el artículo 19 del Reglamento, el experto resolverá la solicitud de resolución
de controversia de conformidad con la Política aplicable, el Reglamento, así como las normas y principios
de derecho que considere aplicables.
Alega la Promovente que el nombre de dominio en disputa <iteso.edu.mx> registrado por la Titular es
idéntico con respecto de las marcas sobre las cuales la Promovente alega tener derechos legítimos.
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Es clara la coincidencia entre las denominaciones en cuestión, por tratarse de denominaciones idénticas, y
por ende, existe una identidad fonética, visual e ideológica, toda vez que tanto las marcas de la Promovente
como el nombre de dominio en disputa de la Titular están compuestos por el término “iteso” y el hecho de
que el nombre dominio en disputa esté acompañado del dominio correspondiente al código de México
(“.mx”) es una circunstancia técnica que resulta solamente indicativa del país y no constituye un elemento
diferenciador que desvirtúe la identidad del nombre de dominio en disputa.
Por lo tanto, entiende el Experto que se cumple el primer requisito de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
En lo que se refiere a los derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa que
pudiera corresponderle a la Titular, el Experto observa que:
1.
La Titular no presentó contestación a la Solicitud ni presentó argumentación alguna en su defensa,
por lo que con apoyo a la Política y al Reglamento, este Experto habiendo evaluado la documentación
aportada por la Promovente, da por aceptados sus hechos documentados y narrados en la Solicitud.
2.
Respecto de la Promovente, sobre el reclamo del nombre de dominio en disputa, el Experto observa
que:
La Promovente es titular de diversos registros de marca, todos ellos bajo la denominación “iteso”, que según
se desprende de alguno de ellos, la Promovente ha venido utilizando en México desde el 31 de julio de
1957 aun y cuando fueron solicitados con posterioridad a la fecha de creación del nombre dominio en
disputa. Sin embargo, el uso previo de la marca que ha logrado reconocimiento y posicionamiento en el
entorno de la educación superior en México, según se desprende de las pruebas exhibidas, así como la
existencia del registro marcario No. 608124 con fecha de presentación 1 de julio de 1997, esto es anterior a
la fecha de creación del dominio en disputa, legitiman la posición de la Promovente en el presente conflicto.
Por lo tanto, el Experto considera que se cumple el segundo requisito de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio en disputa de mala fe
De las constancias del expediente se desprende que el nombre de dominio en disputa se solicitó de mala fe,
puesto que se presume, que la Titular tenía conocimiento de la existencia de las marca ITESO, como
consecuencia del uso de la misma, toda vez que el uso de una marca realizado de buena fe, previo a la
fecha de presentación de una solicitud de marca de un tercero, constituye una fuente de derechos a favor
de quien realizó ese uso, tal como lo prevé la fracción I, del artículo 92 de la Ley de Propiedad Industrial.
Este uso previo de la marca ITESO quedó acreditado por parte de la Promovente, con las pruebas
exhibidas que demuestran el uso previo y difusión de la marca, al registro del nombre dominio en disputa,
lo cual no podía pasar desapercibido por la Titular, toda vez que la marca ha venido utilizándose y
difundiendo desde hace más de cincuenta años, en México, lo cual a la Titular no podía pasarle
desapercibido. Así también, el nombre de dominio en disputa se solicitó de mala fe, por la existencia entre
otros, del registro de marca No. 608124 con fecha de presentación anterior a la creación del dominio. De
acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial en México, la fecha de presentación de una solicitud de marca
implica un orden de prelación a favor del Promovente. En consecuencia, la titular, ante la existencia de la
solicitud de marca ya presentada a registro y que se venía utilizando previamente, es que trató de
aprovecharse de prestigio y buen nombre que pudiera haber adquirido la marca por virtud del uso que ha
venido realizando la Promovente. Por lo tanto, en opinión del Experto, se cumple el tercer requisito de la
Política.
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7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el
Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <iteso.edu.mx> sea transferido a la Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 19 de diciembre de 2012