DMX2011-0032

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Dabi Atlante Industrias Médico Odontológicas, S. de R.L. de C.V v.
Proveedora Odontológica, S.A.
Caso No. DMX2011-0032
1. Las Partes
La Promovente es Dabi Atlante Industrias Médico Odontológicas, S. de R.L. de C.V con domicilio en México,
D.F., México, representada por Roberto Márquez Alonso, México.
La Titular es Proveedora Odontológica, S.A. con domicilio en Monterrey, Nuevo León, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <dabiatlante.com.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de octubre
de 2011. El 20 de octubre de 2011 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de
verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de octubre de 2011 NICMéxico envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que
figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo,
técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias
en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de
solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento
Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento
Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando
comienzo al procedimiento el 2 de noviembre de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el
plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 22 de noviembre de 2011. La Titular envió tres
comunicaciones informales de fecha 20 de octubre, 2 de noviembre y 28 de noviembre del año en curso.
Estas notificaciones no constituyeron una Contestación formal a la Solicitud.
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El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día
5 de diciembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en
conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La sociedad Dabi-Industria Brasileira De Aparelhos-Dentarios S/A (ahora Dabi-Atlante Indústrias Médico
Odontológicas, Ltda.) es titular de la marca registrada mexicana No. 197314, cuya fecha de presentación es
el 31 de julio de 1975. Esta sociedad es accionista mayoritaria de la Promovente.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 29 de octubre de 2004.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente argumenta lo siguiente:
I.
Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de
servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos
sobre la que la Promovente tiene derechos
Que la empresa Dabi-Industria Brasileira De Aparelhos-Dentarios es titular en México de la marca registrada
No. 197314, DABI- ATLANTE en clase 10 que ampara instrumentos y aparatos quirúrgicos, médicos,
odontológicos y veterinarios (excepto termómetros) y vigente al 31 de julio de 2015.
Que la titular del citado registro marcario es accionista mayoritario de la Promovente, con lo queda
acreditada la relación comercial entre dichas entidades.
Que la Titular no tiene ningún derecho sobre la marca registrada DABI-ATLANTE en México.
II.
Derechos o intereses legítimos
Que la denominación social de la Titular no corresponde al nombre de dominio en disputa.
Que la Titular no es licenciataria autorizada de algún derecho de propiedad intelectual de la Promovente ni
de ninguna otra empresa del grupo comercial al que pertenece, por lo que no tiene ningún derecho que la
legitime a usar y haber registrado el nombre de dominio en disputa <dabiatlante.com.mx>.
III.
Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Que la Titular se rehusó a atender los requerimientos extrajudiciales realizados por la Promovente.
Que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe por la Titular debido a que derivado de la
relación comercial que mantenía con la Promovente, sólo estaba facultada para fungir como distribuidora de
los productos de la Promovente en México y no para registrar la mencionada marca como nombre de
dominio.
Que el Titular reconoció, por medio de su representante, haber usado el nombre de dominio
<dabiatlante.com> y el nombre de dominio en disputa <dabiatlante.com.mx>.
Que tomando en cuenta las consideraciones anteriores, es claro que la Titular registró el nombre de dominio
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en disputa con el propósito de que la Promovente no pudiera obtenerlo, registrarlo y/o usarlo.
Que la Titular continúa obrando de mala fe al negarse a transferir el nombre de dominio en disputa a la
Promovente pese a que no mantiene relaciones comerciales con ésta.
B. Titular
La Titular no presentó una Contestación formal a la Solicitud. Sin embargo, la Titular envío al Centro tres
comunicaciones informales de fecha 20 de octubre, 2 de noviembre y 28 de noviembre. Dichas
comunicaciones serán tomadas en cuenta en el presente caso. La Titular expresó lo siguiente:
Que la Titular no tiene relación comercial directa con la Promovente, por razón de requisitos sanitarios
necesarios para la importación de equipos dentales, sino que adquiere productos DABI-ATLANTE de un
tercero.
Que la Titular tiene el derecho de vender productos amparados por la marca DABI-ATLANTE, mismos que
la Titular ya ha adquirido y guardado en su bodega.
Que el registro marcario No. 197314 DABI-ATLANTE no fue renovado sino hasta el 31 de julio de 2005, con
lo cual la Titular no infringió derechos de marca de la Promovente en el momento de registrar el nombre de
dominio en disputa.
Que la Promovente debió haber registrado nombres de dominio como <dabi-atlante.mx> ó <dabiatlante.com.mx>, que están libres.
Que la Promovente le hizo varios ofrecimientos de compra del nombre de dominio <dabiatlante.com> y del
nombre de dominio en disputa <dabiatlante.com.mx>, pero que la Titular valuaba dichos nombres de
dominio en USD 15,000.
6. Debate y conclusiones
Debido a que la Política se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de
nombres de dominio (por sus siglas en inglés “UDRP”), en el presente caso, se tendrá en cuenta
jurisprudencia y doctrina producida por diversos panelistas bajo la UDRP.
A.
Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de
servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos
sobre la que la Promovente tiene derechos
Dabi-Industria Brasileira De Aparelhos-Dentarios
La sociedad Dabi-Industria Brasileira De Aparelhos-Dentarios S/A (ahora Dabi-Atlante Indústrias Médico
Odontológicas, Ltda.) solicitó el registro de la marca DABI-ATLANTE en México, a la que correspondió el
registro número 197314. Posteriormente, la sociedad mencionada se fusionó con Atlante S/A Industrias
Médico Odontológicas. Como resultado de dicha fusión se constituyó Dabi-Atlante Indústrias Médico
Odontológicas, Ltda. (en lo sucesivo “Dabi Controladora”). Esta última sociedad es accionista mayoritaria
de la Promovente, Dabi Atlante Industrias Médico Odontológicas, S. de R.L. de C.V.
La Promovente, Dabi Atlante Industrias Médico Odontológicas, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “Dabi
Subsidiaria”), es filial de la titular del registro marcario citado.
La Promovente ha demostrado que Dabi Controladora es accionista mayoritaria de Dabi Subsidiaria. Por
tanto, la Promovente, al ser filial de Dabi Controladora, acreditó su interés en proteger la mencionada
marca registrada. Ver Miele, Inc. v. Absolute Air Cleaners and Purifiers, Caso OMPI No. D2000-0756.
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El nombre de dominio en disputa <dabiatlante.com.mx> es semejante en grado de confusión a la marca
registrada DABI-ATLANTE, porque comprende en su totalidad a dicha marca, salvo por la eliminación de un
guión, y la adición del ccTLD “.com.mx”. La adición o eliminación de signos de puntuación como los
guiones es irrelevante en el análisis de semejanza en grado de confusión. Ver Chernow Communications.,
Inc. v. Jonathan D. Kimball, Caso OMPI No. D2000-0119. La adición del ccTLD “.com.mx” carece de
significación jurídica alguna que pudiera distinguir a dicho nombre de dominio en disputa de la marca de la
Promovente, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la
fuente de productos y/o servicios determinados. (Ver Diageo Brands B.V., Diageo North America, Inc., and
United Distillers Manufacturing, Inc. v. iVodka.com a.k.a. Alec Bargman, Caso OMPI No. D2004-0627).
Por lo tanto, al ser el nombre de dominio en disputa <dabiatlante.com.mx> semejante en grado de confusión
a la marca registrada DABI-ATLANTE, el primer elemento del artículo 1.a. de la Política se ha comprobado.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c. de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede
servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en
disputa:
(i)
antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en
disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre
correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o
servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii)
el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el
nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii)
se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los
consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de
servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en
cuestión con ánimo de lucro.
La Titular ha vendido productos de la Promovente. Debido a que dichos productos han sido adquiridos
legalmente por la Titular en el mercado, ha operado la doctrina del agotamiento de derecho en relación con
la marca DABI-ATLANTE que distingue a dichos productos, con lo cual la venta per se de esos productos
está permitida. La cuestión es si la Titular contaba con una autorización o licencia para usar la marca DABIATLANTE como nombre de dominio de su negocio. La Promovente ha manifestado que no. La Titular no
ha reclamado haber sido una licenciataria autorizada de dicha marca. Son cuestiones diferentes el poder
vender productos amparados por una marca, y el incorporar totalmente en el nombre de dominio de un
establecimiento la marca de un tercero.
Algunas decisiones emitidas conforme a la Política y a la UDRP señalan que el registro de un nombre de
dominio hecho sin la autorización del titular del registro de marca involucrado, no puede ser considerado de
buena fe. Esto es lo que ha sucedido en el presente caso. Ver Beyoncé Knowles v. Sonny Ahuja, Caso
OMPI No. D2010-1431.
La Titular no ha probado haber sido conocida por el nombre de dominio en disputa.
En virtud de lo anterior, se ha demostrado que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el
nombre de dominio en disputa.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 1.b. de la Política, las circunstancias que constituyen prueba suficiente para
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determinar el registro o el uso de mala fe del nombre de dominio son las siguientes:
(i)
circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de
dominio a la Promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso
comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor de la
Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están
relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii)
se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o
servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje
su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya
desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii)
se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad
comercial de un competidor; o
(iv)
se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro,
usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que
exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o
promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado
por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
La Promovente ha argumentado que la Titular solicitó la cantidad de USD 15,000.00 por el nombre de
dominio en disputa y el nombre de dominio <dabiatlante.com>. La Promovente no ha controvertido esta
afirmación, sino que ha aceptado haber solicitado esta cantidad. Esta conducta está contemplada por el
artículo 1.b.i. de la Política, como de mala fe. Ver también World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v.
Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001.
En virtud de lo anterior, el tercer elemento del artículo 1 de la Política se ha comprobado.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el
Experto ordena que el nombre de dominio <dabiatlante.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 19 de diciembre de 2011