DMX2011-0028

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
Decisión del Grupo de Expertos
Burberry Limited v. L.R.D.F.
Caso No. DMX2011-0028
1. Las Partes
La Promovente es Burberry Limited con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte (“Inglaterra”), representada por Becerril, Coca & Becerril, S.C., México.
El Titular es L.R.D.F. (quien es conocido como, Luis Rodríguez de Francia) con domicilio en, Asunción,
Paraguay.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <burberry.com.mx> y <burberry.mx>.
El registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el
12 de septiembre de 2011. El 13 de septiembre de 2011 el Centro envió a NIC-México, vía correo
electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El
14 de septiembre de 2011 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando
que el Titular nombrado en la Solicitud es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez
los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias
en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de
solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento
Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento
Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando
comienzo al procedimiento el 27 de septiembre de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento,
el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 17 de octubre de 2011. El Titular no contestó a la
Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a
la Solicitud el 18 de octubre de 2011.
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El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día
1 de noviembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en
conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido contestados
por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Promovente, Burberry Limited, es una sociedad constituida con arreglo a las leyes de Inglaterra, con
domicilio social en Inglaterra, que se dedica entre otras actividades, al diseño, manufactura y
comercialización a nivel internacional de todo tipo de cosméticos, perfumes, joyas, relojes, bolsos, carteras,
maletas, talabartes, vestuario, calzado y sombrerería, productos que son distinguidos mundialmente bajo la
marca BURBERRY.
La Promovente es titular en México de los siguientes registros de marca otorgados a su favor por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”):
Registro de marca No. 683854, BURBERRY, en la clase 3 internacional, de fecha 29 de enero de 2001;
Registro de marca No. 769218, BURBERRY, en la clase 9 internacional, de fecha 19 de noviembre de 2002;
Registro de marca No. 406402, BURBERRY, en la clase 14 internacional, de fecha 20 de febrero de 1992;
Registro de marca No. 406404, BURBERRY, en la clase 18 internacional, de fecha 20 de febrero de 1992;
Registro de marca No. 406405, BURBERRY, en la clase 25 internacional, de fecha 20 de febrero de 1992.
Conforme a la documentación aportada por la Promovente, todas las marcas mencionadas anteriormente se
encuentran a su nombre, vigentes y surtiendo plenos efectos.
Asimismo, la Promovente es titular del nombre de dominio <burberry.com> registrado el
17 de enero de 1997.
Los nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Titular en las siguientes fechas, de
conformidad con la información que fue proporcionada al Experto:
<burberry.com.mx> registrado el 31 de marzo de 2007
<burberry.mx> registrado el 31 de mayo de 2009
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3(b)(viii)(1) del Reglamento, la Promovente hace
valer y acredita que cuenta con los siguientes registros de marca en México:
Marca:
Número de Registro:
Fecha de Solicitud:
Fecha de Registro:
Vigencia Actual:
BURBERRY
683854
30 de octubre de 2000
29 de enero de 2001
30 de octubre de 2020
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Clase:
Productos:
3 Internacional
Preparaciones de tocador no medicadas, perfumes, preparaciones cosméticas
para los dientes y para el cabello, jabones, champús, antitranspirantes, agua de
colonia y agua de tocador, aceites esenciales, preparaciones para afeitar,
combinación de fragancias a partir de una mezcla de pétalos de flores
deshidratados.
Marca:
Número de Registro:
Fecha de Solicitud:
Fecha de Registro:
Vigencia Actual:
Clase:
Productos:
BURBERRY
769218
23 de octubre de 2002
19 de noviembre de 2002
23 de octubre de 2012
9 Internacional
Anteojos de sol, anteojos de sol y anteojos y anteojos protectores combinados,
anteojos protectores, anteojos graduados, anteojos ópticos, armazones y lentes
ajustados para los artículos antes mencionados; estuches y sujetadores para los
artículos antes mencionados; partes y accesorios para todos los artículos antes
mencionados; estuches y sujetadores para computadoras portátiles y teléfonos
móviles.
Marca:
Número de Registro:
Fecha de Solicitud:
Fecha de Registro:
Vigencia Actual:
Clase:
Productos:
BURBERRY
406402
24 de agosto de 1990
20 de febrero de 1992
24 de agosto de 2020
14 Internacional
Metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o de chapado no
comprendidos en otras clases; joyería, bisutería y piedras preciosas; relojería e
instrumentos cronométricos.
Marca:
Número de Registro:
Fecha de Solicitud:
Fecha de Registro:
Vigencia Actual:
Clase:
Productos:
BURBERRY
406404
24 de agosto de 1990
20 de febrero de 1992
24 de agosto de 2020
18 Internacional
Cuero e imitaciones de cuero; productos de estas materias no comprendidos en
otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y
bastones; fustas guarniciones (talabartería).
Marca:
Número de Registro:
Fecha de Solicitud:
Fecha de Registro:
Vigencia Actual:
Clase:
Productos:
BURBERRY
406405
24 de agosto de 1990
20 de febrero de 1992
24 de agosto de 2020
25 Internacional
Vestuario, calzado, sombrerería.
Apunta la Promovente que los nombres de dominio <burberry.com.mx> y <burberry.mx> en disputa,
creados el 31 de marzo de 2007 y el 31 de mayo de 2009, respectivamente, son gráfica, fonética y
conceptualmente idénticos a la marca BURBERRY registrada ante el IMPI bajo los registros Nos. 683854,
769218, 406402, 406404, y 406405, para distinguir productos contenidos en las clases 3, 9, 14, 18 y
25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios establecida en virtud del Arreglo de Niza.
La Promovente incluye un cuadro comparativo entre la marca BURBERRY y los nombres de dominio en
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disputa, con base en el cual indica que se puede observar que la denominación que conforma a los
registros de marca Nos. 683854, 769218, 406402, 406404, y 406405, todos ellos de marca BURBERRY es
reproducida íntegramente dentro de los nombres de dominio en disputa propiedad de L.R.D.F. conocido
como Luis Rodríguez de Francia, por lo que resulta inobjetable que, en la especie, se actualiza la identidad
entre los nombres de dominio en disputa y la marca registrada propiedad de Burberry Limited.
Para una mejor comprensión de la identidad existente entre los nombres de dominio en disputa y las marcas
registradas propiedad de la Promovente, la Promovente lleva a cabo un análisis comparativo entre la marca
BURBERRY y los nombres de dominio en disputa <burberry.com.mx> y <burberry.mx>, la cual realiza
desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual, con el cual queda establecida la identidad, más allá
de que a simple vista los nombres de dominio en disputa incorporan de manera íntegra la marca de la
Promovente.
En adición al anterior análisis, la Promovente señala que resulta intrascendente la adición del dominio de
primer nivel ".com" (gTLD por sus siglas en inglés) y del código de país ".mx" (ccTLD por sus siglas en
inglés) como elemento de distinción de los nombres de dominio en disputa <burberry.com.mx> y
<burberry.mx> que se analizan, pues tal y como lo han sostenido diversos Grupos de Expertos constituidos
de conformidad con la Política LDRP, la adición de un dominio genérico de nivel superior y/o del código
territorial carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a los nombres de dominio en disputa
de la marca de la Promovente, pues no cumple con la función de identificar a un determinado proveedor
como la fuente de ciertos productos y/o servicios, para lo cual la Promovente cita los siguientes casos: Liz
Claiborne, Inc. v. Jung Hyun Shin, Caso OMPI No. DMX2009-0006; Western Digital Technologies, lnc. v.
Cybecorp, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2009-0012, Trend Micro Kabushiki Kaisha v. Leonor Méndez
Martínez, Caso OMPI No. DMX2010-0002, y Mattel, Inc. v. Luis Rodríguez de Francia, Caso OMPI No.
DMX2008-0003.
Por ello, concluye la Promovente, en razón de que los nombres de dominio en disputa <burberry.mx> y
<burberry.com.mx> fueron creados el 31 de mayo de 2009 y el 31 de marzo de 2007, respectivamente, y al
ser a la marca BURBERRY, respecto de la cual la Promovente tiene derechos exclusivos en las clases 3, 9,
14, 18 y 25, han quedado debidamente acreditados los extremos previstos en el Artículo 1,a),i., de la
Política y Artículo 3B.,viii.,1.) del Reglamento, consistente en que los nombres de dominio en disputa son
idénticos a las marcas de productos registradas y respecto de las cuales, la Promovente tiene derechos.
2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.2) del Reglamento, la Promovente describe
los motivos por los que debe considerarse que el Titular no posee derechos o intereses legítimos
respecto de los nombres de dominio en disputa, argumentando lo siguiente:
En primer término, indica la Promovente en relación con este punto, que el Titular carece de derechos o
intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, en razón de que no es licenciatario autorizado
por Burberry Limited para utilizar la denominación BURBERRY, ni tiene derecho de propiedad intelectual
alguno sobre dicha denominación en México.
A mayor abundamiento, considera importante destacar la Promovente que el Titular no tiene derechos o
intereses legítimos respecto de los nombres de dominio <burberry.com.mx> y <burberry.mx> en la medida
en que no podrá justificar razón legítima alguna para adoptarlos, ya que no cuenta con la titularidad de
ningún registro marcario con dicha denominación, ni mucho menos, de uno que ostente una fecha legal
anterior al 29 de enero de 2001 y/o al 19 de noviembre de 2002 y/o al 20 de febrero de 1992, fechas en que
se concedieron a Burberry Limited los registros Nos. 683854, 769218, 406402, 406404 y 406405 para la
marca BURBERRY en México, teniendo en cuenta que los nombres de dominio en disputa <burberry.mx> y
<burberry.com.mx> fueron registrados el 31 de mayo de 2009 y el 31 de marzo de 2007, respectivamente.
La Promovente indica que toda vez que de la búsqueda realizada en el "Sistema de Consulta Externa sobre
Información de Marcas - MARCANET" del IMPI con fecha 9 de septiembre de 2011, se aprecia que no
existe ningún registro marcario concedido o en trámite a nombre de L.R.D.F. conocido como Luis Rodríguez
de Francia, es dable concluir que el actual Titular de los nombres de dominio en disputa, no tiene derechos
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o intereses legítimos respecto de éstos.
Considerando que la marca BURBERRY fue registrada en México para distinguir productos contenidos en
las clases 3, 9, 14, 18 y 25, con fechas 29 de enero de 2001, 19 de noviembre de 2002 y
20 de febrero de 1992, respectivamente; mientras que los nombres de dominio en disputa fueron
registrados el 31 de mayo de 2009 y 31 de marzo de 2007, resulta evidente que estos últimos no pueden
permanecer a nombre del Titular, en razón de que es la Promovente quien, con motivo del reconocimiento
previo y exclusivo de sus derechos respecto a la denominación BURBERRY a nivel internacional, está en
posición de exigir la transferencia de dichos nombres de dominio a su favor para ofrecer a los consumidores
finales por ese conducto, los productos que fabrica y comercializa en México y respecto de los cuales ha
sido conocida no solo en México sino a nivel internacional.
Por otro lado, argumenta la Promovente, que es preciso destacar que el Titular de los nombres de dominio
en disputa no tiene derechos o intereses legítimos sobre de éstos, ya que no ha hecho un uso real o de
buena fe de los mismos, pues tal como se puede desprender de las impresiones contenidas en el Anexo
6 de la Solicitud, los nombres de dominio en disputa:
“(a) se encuentran "estacionados" en el sitio de Internet “www.sedo.com” lo que demuestra, tal y como lo
han sostenido diversos Grupos de Expertos constituidos de conformidad con la Política LDRP (Ver, mutatis
mutandis, Western Digital Technologies, Inc. v. Cybecorp, S.A. de C. V., Caso OMPI No. DMX2009-0012,
que el Titular no tiene intereses legítimos o leales, y
(b) tienen como contenido vínculos o enlaces de sitios que ofrecen productos que compiten con aquellos
distinguidos bajo la marca BURBERRY, propiedad del Promovente, en las clases 3, 9, 14, 18 y 25 y, que
como lo han sostenido diversos Grupos de Expertos (Trend Micro Kabushiki Kaisha v. Leonor Méndez
Martínez, Caso OMPI No. DMX2010-0002) tienen como fin dirigir o desviar a los usuarios de Internet que los
visitan a los enlaces que aparecen patrocinados que son propiedad de diversos competidores del
Promovente, lo que no puede considerarse como un uso de buena fe, ni legítimo, ni leal“.
Por lo anterior, es evidente que con los nombres de dominio en disputa <burberry.com.mx> y <burberry.mx>
al desviar a los consumidores al sitio que debería estar patrocinado por la Promovente al de diversos
competidores, se está logrando además empañar el buen nombre de Burberry Limited y su marca
BURBERRY, causando engaño a los consumidores (Ver, mutatis mutandis, Western Digital Technologies,
Inc. v. Cybecorp, S.A. de C. V., Caso OMPI No. DMX2009-0012).
Finalmente, es preciso acentuar que el Titular de los nombres de dominio <burberry.com.mx> y
<burberry.mx>, es decir, L.R.D.F. conocido como Luis Rodríguez de Francia, no ha sido conocido
corrientemente por los nombres de dominio en disputa y/o por la denominación BURBERRY, indica la
Promovente.
Por lo que concluye la Promovente en este punto indicando que el Titular de los nombres de dominio en
disputa <burberry.com.mx> y <burberry.mx> no tiene derechos o intereses legítimos respecto de dichos
nombres de dominio.
3. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.3) del Reglamento, la Promovente hace
valer sus argumentos respecto de que los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de
mala, conforme a lo siguiente:
En cuanto a los motivos por los que debería considerarse que los nombres de dominio en disputa
<burberry.com.mx> y <burberry.mx> han sido registrados y utilizados de mala fe, la Promovente destaca el
hecho de que al haber sido solicitados hasta el 31 de marzo de 2007 y el 31 de mayo de 2009,,
respectivamente, esto es, por lo menos varios años después al 29 de enero de 2001 y/o al
19 de noviembre de 2002 y/o al 20 de febrero de 1992, fechas en que se concedieron a Burberry Lmited, los
registros Nos. 683854, 769218, 406402, 406404 y 406405 para la marca BURBERRY en México,
respectivamente; es evidente que el Titular lo solicitó para aprovecharse del prestigio y fama que, hoy por
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hoy, distingue en México y a nivel internacional a los productos que bajo esa denominación manufactura y
comercializa Burberry Limited con los principales propósitos de, por un lado, vender, alquilar o ceder, los
nombres de dominio en disputa a la Promovente por un valor que supera los costos diversos que están
relacionados con los nombres de dominio en disputa, o bien impedir a la Promovente que refleje su marca
en los nombres de dominio en disputa.
En efecto, considera la Promovente, tal como se demuestra de las impresiones de los nombres de dominio
en disputa, que éstos se encuentran "estacionados" en el sitio de Internet “www.sedo.com”.
Como consecuencia de ello, la Promovente, a través de sus apoderados, como consta en el expediente, a
sabiendas de que los nombres de dominio en disputa se encontraban en subasta contactó a su Titular con
fecha 15 de febrero de 2011, a fin de manifestarle la existencia, entre otros, de los registros de marca
detallados en el presente procedimiento para la marca BURBERRY en México y solicitarle la cancelación o
transmisión de los nombres de dominio en disputa, a lo que respondió su Titular el día
22 de febrero de 2011 que requería de una oferta económica por ellos.
En respuesta a ello, la Promovente con fecha 25 de febrero de 2011, informó al Titular, entre otras cosas,
que estaba dispuesto a reembolsar los gastos en los que incurrió por el registro de los nombres de dominio
en disputa, a lo que el Titular respondió el día 26 de febrero de 2011, informando que solicitaba la cantidad
de USD1,500.00 Dólares de los Estados Unidos de América por los dos nombres de dominio e informaba
que pretendía usar dichos nombres de dominio para vender productos BURBERRY usados.
Con fecha 3 de marzo de 2011, la Promovente informó al Titular que estaba dispuesto a ofrecer la cantidad
de USD130.00 Dólares de los Estados Unidos de América, como reembolso por los gastos incurridos en la
obtención de los nombres de dominio en disputa, sin embargo a la fecha de presentación de la Solicitud, la
Promovente no había recibido respuesta alguna.
Por ello, considera la Promovente, que es evidente la mala fe del titular al haber registrado los nombres de
dominio con el fin de vender, alquilar o ceder éstos a la Promovente por un valor que supera los costos
relacionados con el registro de los nombres de dominio en disputa.
Por otro lado, la Promovente considera que, debido a que la denominación BURBERRY es una
denominación que no tiene otro significado o función más que como marca de la Promovente al ser parte de
su denominación social, así como al hecho de que dicha marca es internacionalmente reconocida en el
comercio para distinguir productos de las clases 3, 9, 14, 18 y 25, es inconcebible que el Titular no hubiese
tenido en mente justamente la marca BURBERRY al momento de registrar los nombres de dominio en
disputa, máxime que los registros marcarios de la Promovente en México fueron otorgados con varios años
de anticipación a la fecha de solicitud de los nombres de dominio en disputa.
Por lo que, tomando en consideración lo anterior, y la imposibilidad de atribuir otra connotación a la marca
BURBERRY, es de advertirse que no puede haber un uso de los nombres de dominio en disputa de buena
fe por parte del Titular en el caso concreto, máxime cuando esta persona, es decir, L.R.D.F. conocido como
Luis Rodríguez de Francia, ha registrado diversos nombres de dominio, entre los que se encuentran los que
se enlistan a continuación:
<semar.com.mx>
<citrix.com.mx>
<urbi.com.mx>
<yugioh.com.mx>
<viauno.com.mx>
<mattel.com.mx>
Respecto de este último dominio, es decir, el nombre de dominio <mattel.com.mx> cabe mencionar que el
27 de junio de 2008, el Grupo de Expertos en Mattel, Inc. c. Luis Rodríguez de Francia, caso OMPI No.
DMX2008-0003, resolvió transferir el nombre de dominio, pues se había demostrado que su titular, es decir,
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el señor Luis Rodríguez de Francia lo había registrado de mala fe.
Lo anterior, demuestra que el Titular de los nombres de dominio en disputa ha desarrollado una conducta de
mala fe al obtener diversos nombres de dominio incluidos los nombres de dominio en disputa
<burberry.com.mx> y <burberry.mx> y tratar de impedir que la Promovente refleje su marca en dichos
nombres de dominio con la extensión ".mx" y ".com.mx".
Adicionalmente, la Promovente argumenta que se han usado de manera intencionada los nombres de
dominio en disputa con el fin de atraer con el ánimo de lucro y desviar a usuarios de Internet a los sitios de
diversos competidores de Burberry Limited, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de
la Promovente.
Asimismo, como consta en las páginas web asociadas a los nombres de dominio en disputa, en éstas se
encuentran contenidos anuncios y/o ligas de competidores de la Promovente que provocan que los usuarios
de Internet acudan a sitios de competidores, donde evidentemente se comercializan productos que son
competencia de aquellos identificados bajo la marca BURBERRY, obteniendo el Titular de los nombres de
dominio en disputa una ganancia económica por esto.
Derivado de lo anterior, es clara la mala fe del Titular de los nombres de dominio en disputa, pues el
"estacionamiento" de éstos en el sitio se ha hecho con el único fin de atraer de manera intencionada con
ánimo de lucro, usuarios de Internet a sitios de competidores de Burberry Limited, creando la posibilidad de
que exista confusión en cuanto al patrocinio, afiliación o promisión de los nombres de dominio en disputa
<burberry.com.mx> y <burberry.mx>, cuestión que dicho sea de paso, ha sido reconocida como un acto de
mala fe por diversos Grupos de Expertos (Ver, mutatis mutandis, Liz Claiborne, Inc. v. Jung Hyun Shin,
Caso OMPI No. DMX2009-0006 y Western Digital Technologies, Inc. v. Cybecorp, S.A. de C. V., Caso OMPI
No. DMX2009-0012).
Derivado de lo anteriormente expuesto, la Promovente considera que ha demostrado a lo largo de la
Solicitud que los nombres de dominio en disputa <burberry.com.mx> y <burberry.mx> fueron registrados y
se han utilizado de mala fe por parte de su Titular.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
El Titular, al momento de registrar los nombres de dominio en disputa, se sometió expresamente a la
Política y al Reglamento, según el contrato de registro que suscribió con el Registrador, por lo que se ha
sometido a sus disposiciones, las cuales rigen los aspectos sustantivos y formales de este procedimiento.
6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado en tiempo un escrito formal de contestación a la Solicitud en
términos del Artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de
la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso
OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen
(artículo 1.a):
“(i)
el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de
productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de
derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
(ii)
el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii)
el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe”.
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A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que
la promovente tiene derechos
Los nombres de dominio en disputa <burberry.com.mx> y <burberry.mx>, registrados por el Titular son
idénticos a la marca registrada BURBERRY, sobre la cual tiene derechos la Promovente, la cual es seguida
únicamente por los códigos de país (ccTLD) “.com.mx” y “.mx”, en cada caso. En este sentido, es
importante considerar que la adición de los códigos de país “.com.mx” y “.mx” no son descriptivas y no
alteran el valor de la marca representada en los nombres de dominio en disputa.
Adicionalmente, los términos “.com.mx” y “.mx” son un elemento necesario requerido para el registro de un
nombre de dominio de primer nivel con código de país y no constituyen una adición voluntaria, caprichosa o
arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, el Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer
requisito de la Política.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede
servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en
disputa:
“(i)
antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se
han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de
dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por
alguna reserva de derechos;
(ii)
el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el
nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii)
se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los
consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con
ánimo de lucro”.
El Experto, basado en los argumentos de la Promovente, considera que no existe indicación de que el
Titular tenga algún derecho o interés legítimo con respecto a los nombres de dominio en disputa, ni que los
utilice en relación con el ofrecimiento de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por
alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 1.c.i) de la Política.
La Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca BURBERRY, con fecha anterior a la
fecha de registro de los nombres de dominio en disputa por parte del Titular.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro de los
nombres de dominio en disputa <burberry.com.mx> y <burberry.mx>, los cuales comprenden en su totalidad
la marca BURBERRY.
No hay tampoco evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como
“burberry”, “burberry.com.mx” o “burberry.mx”. El nombre del Titular es, según la información contenida en
la base de datos pública WhoIs correspondiente al nombre de dominio en disputa, L.R.D.F. o Luis
Rodríguez de Francia.
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Tampoco existe en el expediente prueba alguna de uso legítimo y leal o no comercial por parte del Titular de
los nombres dominio en disputa, sin intención de desviar a usuarios de Internet.
Por ende, no se actualiza en la especie ninguno de los supuestos de excepción contenidos en el
párrafo 1.c) de la Política y, por tanto, el Experto considera que la Promovente ha acreditado el
cumplimiento del segundo requisito de la Política.
C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
La Política, en su párrafo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala
fe:
“(i)
circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al
promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado,
denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que
supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;
o
(ii)
se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o
servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su
denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una
conducta de esa índole; o
(iii)
se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad
comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro,
usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista
confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del
sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de
derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”.
El Experto encuentra que el Titular ha registrado y usado los nombres de dominio en disputa de mala fe,
particularmente en virtud de que los nombres de dominio en disputa han sido registrados con el fin de
impedir que el titular de las marcas registradas refleje sus denominaciones en un nombre de dominio
correspondiente; así como al haber registrado los nombres de dominio en disputa de mala fe con el fin de
perturbar la actividad comercial de la Promovente.
Adicionalmente, el Experto considera que la Promovente presentó información y documentación sustancial
que comprueba sus alegatos y sus derechos legítimos respecto de la marca BURBERRY, lo que deriva en
que, al analizar el caso se ha encontrado cuestionable la adquisición de los nombres de dominio en disputa
por el Titular. Conforme a ello, el Experto considera que los nombres de dominio en disputa han sido
registrados de mala fe.
El Titular no ha proporcionado evidencia alguna respecto de haber usado o realizar preparativos para usar
los nombres de dominio en disputa <burberry.mx> y <burberry.com.mx> de buena fe.
El Titular no ha presentado un Escrito de Contestación a la Solicitud, ni ha intentado presentar defensas o
excepciones a las pretensiones de la Promovente.
Por otro lado, es importante considerar que el Titular ha utilizado los nombres de dominio en disputa para la
práctica conocida como “pay-per-click”, conforme se desprende del propio contenido de los sitios reflejado
en los nombres de dominio en disputa, que en este caso también constituye un elemento para acreditar el
uso de mala fe, tal como se ha venido considerando en otras resoluciones bajo la Política LDRP, tales como
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TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Leonor Méndez Martínez, Caso OMPI No. DMX2011-0004, entre otros.
Tomando lo anterior en consideración, no es posible concebir ningún uso activo de buena fe, existente o
propuesto, de los nombres de dominio en disputa por parte del Titular, que no resultase ilegítimo, como
pudiera ser el engaño al público consumidor.
Por tanto, el Experto no encuentra circunstancias que permitan afirmar que los nombres de dominio en
disputa hayan sido registrados o sean utilizados de buena fe y por lo tanto concluye que los mismos han
sido registrados y utilizados de mala fe.
Se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a
acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que
eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento, tal y como lo prevé el
artículo 21.A del Reglamento. Más aún, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de
cualquier otro tipo de procedimiento legal ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicción competente para
resolución independiente, en relación con los nombres de dominio en disputa, como se contempla en el
artículo 3.B.x del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el
Experto ordena que los nombres de dominio <burberry.com.mx> y <burberry.mx> sean transferidos a la
Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 15 de noviembre de 2011