DMX2011-0023

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V. v. José Luis Valenzuela Hernández
Caso No. DMX2011-0023
1. Las Partes
La Promovente es Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V., con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México,
representada por Becerril, Coca & Becerril, S.C., México.
El Titular es José Luis Valenzuela Hernández, con domicilio en Colima, Colima, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <code3mexico.com.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”)
el 22 de agosto de 2011. El 23 de agosto de 2011 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una
solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de agosto de 2011
NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular mencionado en
la Solicitud es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los
contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias
en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de
solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento
Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento
Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando
comienzo al procedimiento el 5 de septiembre de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el
plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 25 de septiembre de 2011. El Titular no contestó a la
Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a
la Solicitud el 26 de septiembre de 2011.
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El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo de Expertos el
día 13 de octubre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en
conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una empresa que se dedica, entre otros, a la comercialización de equipos para la
industria en general, en específico a la comercialización de luces de advertencia vehiculares y sirenas
electrónicas para patrullas de policía y tránsito.
Para identificar sus productos, la Promovente ha venido usando ininterrumpidamente desde 1987 la marca
CODE 3 Y DISEÑO para proteger luces de advertencia vehiculares y sirenas electrónicas para patrullas de
policía y tránsito, productos incluidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional bajo el registro marcario
mexicano 330,259.
La Promovente también es titular de diversos nombres de dominio que incluyen el vocablo “code3” y cuenta
con diversos sitios de Internet para promocionar sus servicios, lo cual fue verificado por el Experto.
Por su parte, el nombre de dominio en disputa fue registrado el 4 de agosto de 2009.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente aduce lo siguiente:
El nombre de dominio en disputa es parecido hasta el punto de crear confusión desde el punto de vista
gráfico, fonético y conceptual al registro marcario de la Promovente.
Que la Promovente es titular del registro marcario descrito líneas arriba.
Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa y ha
tratado de aprovecharse del crédito comercial de la marca de la Promovente.
Que a principios del año 2010 fue notificada al Titular una comunicación de las denominadas “cease and
desist” para que se abstuviera de utilizar el nombre de dominio en disputa y el Titular siguió utilzando dicho
nombre de dominio haciendo caso omiso a la referida notificación.
Que inició en contra de la Promovente un procedimiento de declaración administrativa de infracción ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por los mismos hechos a que se refiere este procedimiento
LDRP y en el cual el Titular fue declarado como infractor a las fracciones I y IV de la Ley de la Propiedad
Industrial.
Que el nombre de dominio en disputa se encuentra estacionado en el sitio de Internet SEDO.
Que el Titular llevó a cabo el registro del nombre de dominio en disputa con el principal propósito de impedir
a la Promovente que despliegue su marca en el referido nombre de dominio y para ofertar en dichos sitios
de Internet productos con la denominación entre otras de CODE 3, denominación amparada por el registro
marcario de la Promovente.
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B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación ni comunicación alguna a la Solicitud en
términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de
la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso
OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen
(artículo 1.a)):
(i)
el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de
productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de
derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
(ii)
el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii)
el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de
servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos
sobre la que el promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con el registro marcario de la
Promovente.
Los dominios de primer nivel “.com” y “.mx” carecen de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al
nombre de dominio en disputa de la marca de la Promovente. (Ver, mutatis mutandis, Antena 3 de
Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; CBS Broadcasting Inc. v.
Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster, Caso OMPI
No. D2003-0560). Aunado a lo anterior, es de señalarse que el hecho de agregar la denominación “mexico”
al nombre de dominio en cuestión, tampoco lo hace distintivo ni deja de crear confusión con el registro
marcario de la Promovente (ver, Pfizer, Inc. v. PrivacyProtect.org/ViagraySalud.com, De Cándido Adrián
Gustavo, Caso OMPI No. D2008-1967).
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer
requisito de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede
servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en
disputa:
“(i)
antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se
han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de
dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por
alguna reserva de derechos;
(ii)
el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el
nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
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(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los
consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca, de productos o de servicios,
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con
ánimo de lucro”.
El Titular del nombre de dominio en disputa no ha acreditado ni demostrado tener derecho y/o interés
legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa, en términos del artículo 1.c) de la Política.
De conformidad con las pruebas presentadas por la Promovente, el Titular no ha usado el nombre de
dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Igualmente, el Titular no ha acreditado: ser propietario de un registro marcario CODE3 o similar; ser
conocido por el nombre de dominio en disputa; ser licenciatario de la Promovente y/o que tanto el registro y
el uso de los nombres de dominio en disputa han sido realizados de buena fe.
Con base en lo anterior, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el
nombre de dominio en disputa, motivo por el cual la Promovente ha acreditado el cumplimiento del segundo
requisito de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la
prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
“(i)
circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al
Promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado,
denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del Promovente, por un valor cierto que
supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;
o
(ii)
se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o
servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su
denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una
conducta de esa índole; o
(iii)
se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad
comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro,
usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista
confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del
sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de
derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”.
Atendiendo a las constancias del caso que nos ocupa, la Promovente argumenta y logra acreditar que el
Titular oferta productos amparados entre otros por la marca CODE 3 a través del nombre de dominio en
disputa y que el registro y el uso de dicho nombre de dominio por parte del Titular ha creado la falsa
impresión de asociación con la Promovente. (Ver mutatis mutandi, Sony Kabushiki Kaisha (also trading as
Sony Corporation) v. Inja, Kil, Caso OMPI No. D2000-1409). Y por lo tanto, el nombre de dominio en
disputa fue registrado y es usado de mala fe.
Por tanto, la Promovente ha probado los extremos a que se refiere el tercer requisito de la Política.
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7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el
Experto ordena que el nombre de dominio <code3mexico.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Enrique Ochoa de González Argüelles
Experto Único
Fecha: 27 de octubre de 2011