DMX2010-0015

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Amada Company Limited v. Elisa Salas Villa
Caso No. DMX2010-0015
1. Las Partes
El Promovente es Amada Company Limited, con domicilio en Kanagawa, Japón, representada por Bryan,
González Vargas & González Baz, México.
El Titular es Elisa Salas Villa, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <amada.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de diciembre
de 2010. El 20 de diciembre de 2010 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de
verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de diciembre de 2010, NICMéxico envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el demandado es la persona
que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo,
técnicos y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos aplicables de la
Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el
Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el
“Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de
nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando
comienzo al procedimiento el 29 de diciembre de 2010. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el
plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 18 de enero de 2011. El Titular no contestó a la Solicitud.
Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la
Solicitud el 19 de enero de 2011.
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El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 26 de enero de
2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el
artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del
procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
1) El Promovente Amada Company Limited es una empresa japonesa constituida conforme a las Leyes de
Japón desde el año 1948, con actividades en el sector de fabricación de equipo y maquinaria industrial para
cortar, perforar y moldear metal, así como en el desarrollo de sistemas y equipo automatizado para
monitorear y controlar el proceso de manufactura de metal.
2) El Promovente manifiesta comercializar diversos productos relacionados con máquinas y herramientas
para trabajar metal; programas de computadora para monitorear y controlar el proceso de manufactura de
metal, entre otros, comercializando tales productos bajo la protección de los siguientes registros de marca
en México:
Marca
Registro
Expediente
Clase
Vigencia
AMADA
234004
147767
7 y 11
9 de julio de 2014
AMADA
1094392
914978
9
19 de febrero de
2018
De un análisis de los registros de marca que el Promovente acompañó en copia certificada a su solicitud,
así como de la búsqueda que realizó el Experto en la base de datos pública del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, a través del Servicio de consulta externa sobre información de marcas – MARCANET,
en la página de Internet “www.impi.gob.mx”, se desprende que Amada Company Limited es titular de los
registros de marca señalados en el cuadro anterior. Asimismo, el Promovente manifiesta que cuenta con
registros de marca vigentes en distintos países como Estados Unidos de América, Canadá, Francia, Reino
Unido y Japón.
3) El Promovente hace referencia al caso en materia de nombres de dominio Amada Company Limited v.
Amada Alternative Service, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2010-0007. Resuelto con fecha de 26 de
julio de 2010, mismo en que el experto resolvió ordenar que el nombre de dominio en disputa fuera
transferido al Promovente en el referido caso, al considerar que el socio mayoritario del titular en el citado
caso, había obrado de mala fe al registrar un nombre de dominio que se apropiaba de la marca registrada
de su patrón, sin el conocimiento ni el consentimiento de este último.
4) Asimismo, el Promovente manifiesta ser titular del siguiente registro de nombre de dominio:
- <amada.com>
Por otro lado, el Promovente manifiesta que derivado de la decisión del grupo de expertos en el caso
Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., supra, el Promovente es titular del
siguiente registro de nombre de dominio:
- <amada.com.mx>
De conformidad con el análisis de la búsqueda que realizó el Experto en la base de datos pública localizada
en la página de Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del citado caso, se
desprende que el nombre de dominio referido por el Promovente, fue transferido según la decisión Amada
Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V.,supra a favor del Promovente.
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5) El Promovente manifiesta que se percató que con fecha 5 de julio de 2010, es decir poco más de un mes
y medio después de presentada la Solicitud para Amada Company Limited v. Amada Alternative Service,
S.A. de C.V., supra, y por lo tanto estando en estudio para la decisión del mismo caso, el ahora Titular del
presente caso había registrado el nombre de dominio <amada.mx>, según el Promovente sin derecho y sin
su consentimiento.
6) El Promovente manifiesta que existe relación directa entre el titular del caso Amada Company Limited v.
Amada Alternative Service, S.A. de C.V., supra y el Titular del presente caso. Para tal efecto el Promovente
respalda su dicho.
7) El Titular aparece en escritura constitutiva como dueño del 10% de las acciones del capital social de la
empresa Amada Alternative Service, S.A. de C.V., misma persona jurídico-colectiva promovida en el caso
Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., supra.
8) De acuerdo a la búsqueda realizada discrecionalmente por el Experto en el sitio de Internet dentro del
dominio <amada.mx>, se advierte que dicho sitio, se encuentra inactivo al no desplegarse contenido alguno
al dirigirse al citado nombre de dominio.
9) A pesar de haber sido debidamente notificado de la presente solicitud de transferencia de nombre de
dominio en disputa, el Titular no contestó la Solicitud.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
El Promovente en su Solicitud alega lo siguiente:
i) Para ofertar sus productos en el mercado mundial y proporcionar información sobre la compañía y sus
filiales extranjeras, el Promovente mantiene desde 1997 su portal de Internet bajo <amada.com>.
ii) En México, el Promovente comercializa sus productos desde 1979 y actualmente cuenta con más de 800
máquinas operando en el país, además de emplear a once ingenieros encargados de proveer
entrenamiento y servicio en las ciudades de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana y Mexicali.
En enero de 2008, el Promovente constituyó Amada de México S. de R.L. de C.V., con domicilio social en
Monterrey, Nuevo León.
iii) El 2 de junio de 2010, el Promovente presentó una Solicitud ante el Centro en contra de Amada
Alternative Service, S.A. de C.V. respecto del nombre de dominio <amada.com.mx>, procedimiento al que
correspondió el número de expediente DMX2010-0007.
iv) Con fecha 26 de julio de 2010, se dictó la decisión en el caso Amada Company Limited v. Amada
Alternative Service, S.A. de C.V.,supra, mediante la cual el experto único ordenó la transferencia del nombre
de dominio <amada.com.mx> al considerar que el socio mayoritario del titular y a la sazón empleado del
Promovente, había obrado de mala fe al registrar un nombre de dominio que se apropiaba de la marca
registrada de su patrón, sin el conocimiento ni el consentimiento de este último.
v) Al ingresar a la base de datos WhoIs para verificar el cambio de contacto registrante efectuado por NIC
México en cumplimiento a lo ordenado por el Experto en el caso Amada Company Limited v. Amada
Alternative Service, S.A. de C.V., supra en comento, el Promovente se percató de que con fecha 5 de julio
de 2010, es decir poco más de un mes y medio después presentada la Solicitud en el procedimiento
administrativo en cita y mientras el mismo se encontraba en curso, el Titular señalado en la presente
solicitud había registrado el nombre de dominio <amada.mx> sin derecho y sin consentimiento del
Promovente.
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vi) El Titular en este procedimiento está íntimamente relacionado con el titular en el caso Amada Company
Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., supra. Dicha relación estriba
en que el Titular identificado en la presente Solicitud es accionista, socio fundador y apoderado general de
Amada Alternative Service, S.A. de C.V., la cual fue condenada en el procedimiento de referencia por
registrar de forma abusiva un nombre de dominio que incorporaba la marca registrada AMADA del
Promovente.
vii) El Titular referido en la Solicitud que nos ocupa proporcionó el mismo número telefónico al registrar el
nombre de dominio en disputa que el Titular del caso Amada Company Limited v. Amada Alternative
Service, S.A. de C.V., supra.
viii) Entre los datos de contacto que suministró el Titular figura una dirección electrónica con terminación
“altservice.com.mx” que se corresponde con la dirección del portal al cual estuvo redirigido el nombre de
dominio <amada.com.mx> objeto del caso Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de
C.V., supra;
ix) Dentro del sitio Web “www.altservice.com.mx” que coincide con la dirección de correo electrónico del
Titular se sigue utilizando la marca AMADA sin autorización del Promovente.
x) La conducta del Titular configura un caso típico de ciberocupación y por tanto es procedente la acción de
transferencia que intenta el Promovente al amparo de la Política.
B. Titular
El Titular no dio contestación a los planteamientos que el Promovente formuló en su Solicitud. En virtud de
su rebeldía, el Titular carece de apersonamiento en el presente procedimiento, con las consecuencias que
lo anterior implica.
El Titular se sometió expresamente a la Política y al Reglamento, según el contrato de registro que suscribió
con el registrador NIC-México, por lo que se ha sometido a sus reglas, las cuales rigen los aspectos
sustantivos y formales del presente procedimiento.
6. Debate y conclusiones
6.1 Reglas Aplicables
El artículo19 del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Solicitud sobre la base de los
siguientes elementos:
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con las normas y principios de derecho que el Experto considere aplicables.
6.2 Efectos de la ausencia de contestación de la Solicitud
Los argumentos y declaraciones específicos del Promovente contra el Titular, obligan a éste a contestar
esos argumentos y declaraciones también de una manera específica. De acuerdo con el artículo 5.b).i) del
Reglamento, en el escrito de contestación se deberá “responder específicamente a las declaraciones y
alegaciones que figuran en la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio e incluir
todas las razones por las que el Titular del nombre de dominio debe conservar el registro y utilización del
nombre de dominio objeto de la controversia (…).”
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Asimismo, de acuerdo con el artículo 5.e) del Reglamento, “si el Titular no presenta un escrito de
contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la
controversia basándose en la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio.”
Además, el artículo 16.a) del Reglamento prevé que “en caso de que un Titular, sin que existan
circunstancias excepcionales, no presente su escrito de contestación de conformidad con el presente
Reglamento, el grupo de expertos adoptará una resolución con respecto a la solicitud de resolución de
controversia relativa a nombres de dominio.” Por su parte, el artículo 16.c) del mismo Reglamento prevé
que en el mismo supuesto de incumplimiento, el grupo de expertos “éste último sacará las conclusiones que
considere apropiadas.”
De acuerdo con lo anterior, la ausencia de contestación de la Solicitud por parte del Titular, podría indicar
que las afirmaciones del Promovente representan una base suficiente para que el Experto emita una
decisión a su favor. Sin embargo, tal situación se encuentra supeditada a que el Promovente compruebe
que existen los tres elementos señalados en el artículo 1.a) de la Política.
6.3 Análisis de los supuestos contenidos en el artículo 1.a) de la Política
Estos son:
A. El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de
productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de
derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
B. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
C. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
6.3.1 Identidad o semejanza hasta el punto de causar confusión
De conformidad con lo establecido en el inciso 2) de los antecedentes de hecho de la presente resolución,
el Promovente acreditó ser titular de dos registros de marca en México, bajo el prefijo AMADA, por lo que el
Experto considera que el Promovente cuenta con un derecho que le legitima en su pretendido interés sobre
el nombre de dominio en disputa. Por otra parte, el Experto no pudo analizar una postura del Titular, debido
a su falta de contestación de la Solicitud.
Por otro lado, no pasa desapercibido el hecho de que el Promovente ha demostrado ser titular de registros
de nombres de dominio, según consta en el caso Amada Company Limited v. Amada Alternative Service,
S.A. de C.V., supra en la cual se ordenó la transferencia del nombre de dominio <amada.com.mx>, que al
igual que las marcas del Promovente, se construyen del prefijo AMADA.
De un simple análisis gramatical y fonético entre los signos distintivos del Promovente con relación al
nombre de dominio <amada.mx>, es evidente que el nombre de dominio referido es semejante en grado de
confusión a las marcas del Promovente. Así las cosas, no cabe la menor duda de que el nombre de domino
en disputa es a todas luces semejante en grado de confusión a las marcas del Promovente.
En virtud de lo anterior, el Experto considera que el Promovente cuenta con derechos sobre las marcas
citadas en el capítulo de antecedentes, y que el nombre de dominio <amada.mx> es semejante en grado de
confusión a las marcas citadas por el Promovente. En tal virtud, se satisface la primera hipótesis del artículo
1.a) de la Política.
6.3.2 Derechos o intereses legítimos
En este rubro, el Experto ha vuelto a considerar los argumentos del Promovente conforme a la Política,
ahora por lo que toca al aspecto del derecho o interés legítimo del Titular respecto del nombre de dominio
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en disputa <amada.mx>. En particular, se han valorado los argumentos que esgrime el Promovente y las
pruebas que ofrece en apoyo a su negación sobre cualquier derecho o interés legítimo que pudiera
favorecer al Titular. Por otro lado, el Experto se apegará a las reglas de la Política para cuestiones de
rebeldía o preclusión de derechos, toda vez que el Titular no ha formulado alegato u ofrecido pruebas, como
consecuencia de la falta de contestación.
En el presente procedimiento, no se ha producido defensa alguna sobre la cual, el Titular pueda sustentar
algún derecho (marca, aviso comercial, etc.) o interés legítimo (nombre comercial, uso no comercial, etc.),
respecto de la tenencia o uso del nombre de dominio en disputa, que permita al Experto emitir un juicio
respecto de tales causas de legitimación para el registro o uso del nombre de dominio en disputa. Por esto,
nada puede inferirse a favor del Titular sobre tal circunstancia, de conformidad con la Política.
Por su parte, el Promovente ha esgrimido que no hay derecho o interés legítimo alguno del Titular para
haber registrado y usar el nombre de dominio en disputa, debido a las siguientes circunstancias de hecho:
a) El Promovente afirma que el Titular no posee ningún derecho o interés legitimo para utilizar la
denominación “Amada” como nombre de dominio. El Promovente esgrime que el Titular registró el nombre
de dominio en disputa sin derecho y sin consentimiento del Promovente;
b) El Promovente cuenta con registros de marca de la denominación AMADA, en el que el registro más
antiguo data del año de 1979 siendo el mismo registro renovado al encontrarse vigente hasta el año 2014;
c) El Promovente arguye en su Solicitud que “el Titular no ha sido conocido comúnmente por el nombre de
dominio”.
d) El Titular no ha realizado preparativos tendientes al uso, ni ha usado el nombre de dominio en disputa de
manera leal u honesta, comercial o no comercial, o relacionado con ofertas de buena fe de productos o
servicios propios, lo anterior debido a que según lo corroboró el Experto actualmente no se encuentra en
uso el nombre de dominio en disputa al no desplegarse contenido alguno al dirigirse al nombre de dominio
<amada.mx>;
En atención a la falta de contestación del Titular, es evidente que no ha desvirtuado ninguna de las
alegaciones realizadas por el Promovente, y en consecuencia, el Experto considera que no existe razón que
le conduzca a concluir que lo argumentado por el Promovente sea falso.
En vista de lo anterior, el Experto considera que el Promovente satisface el segundo de los supuestos del
artículo 1.a) de la Política.
6.3.3 Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política en su artículo 1.b), establece diversos supuestos respecto de los cuales la Política considera que
constituyen prueba suficiente para determinar el uso o registro de mala fe de un nombre de dominio:
- circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con
el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio: i) al Promovente, quien
es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de
uso de una denominación de origen, o titular de derechos de un titulo reservado, o ii) a un competidor del
Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados
directamente con el registro del nombre de dominio; o
- el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o
servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso
comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el
titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
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- el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de
un competidor; o
- el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a
cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el
nombre de dominio y la denominación del Promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la
promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por
un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.
A la luz de lo anterior, el Experto profundizó en el análisis sobre el segundo aspecto de la Política, vinculado
a la mala fe con la que el Titular se condujo al registrar el nombre de dominio en disputa, con el fin de
impedir que el Promovente refleje su marca en un nombre de dominio. En el caso concreto, el Experto
considera que el Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, en virtud de que lo hizo sin
tener un derecho o interés legítimo.
Por otro lado, el Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, situación que el Promovente
hace evidente por medio de elementos fehacientes que indican que el Titular tenía conocimiento de la
marca AMADA del Promovente y conocimiento del caso Amada Company Limited v. Amada Alternative
Service, S.A. de C.V., supra por tener relación directa con el Promovido en dicho procedimiento, ya que ha
quedado demostrado que el Titular es socio, y dueño del 10% de las acciones del capital social de la
empresa Amada Alternative Service, S.A. de C.V., misma persona jurídico-colectiva promovida en el caso
Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., supra, tal como consta en la escritura
constitutiva de la citada empresa con número 6,448 de fecha 27 de julio de 2009.
Asimismo, el Titular obtuvo el registro del nombre de dominio en disputa mientras se encontraba en
elaboración la decisión del caso Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V.,
supra. Debido a que el mismo inicio mediante Solicitud presentada ante el Centro el 2 de junio de 2010 y
resuelto el 26 de julio de 2010. Siendo la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, según el
Promovente el día 5 de julio de 2010. De tal forma que es evidente la mala fe del Titular.
Es innegable que el Titular es uno de los dos socios fundadores y accionistas de la parte promovida en el
caso Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., supra,de tal manera que se
comparte la afirmación del Promovente de considerar que el registro abusivo de un segundo nombre de
dominio por el mismo Titular en contra del mismo Promovente en relación con la misma marca luego de la
decisión de un experto condenando al titular, actualiza la mala fe. Tal y como ocurrió en los casos:
Shurtape Technologies LLC v. Alberto José Molina Gugino, Caso OMPI No. DMX2007-0007 (en donde el
experto condenó al titular por haber registrado <shurtapedemexico.com.mx> luego de que otro experto
había ya fallado en contra del mismo titular junto con una persona moral por el registro de
<shurtape.com.mx> en Shurtape Technologies, LLC v. Alberto Molina, Gugino y Accesa Comunicaciones,
S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2006-0005.
Ante tal evidencia, resulta irrefutable para este Experto afirmar que el Titular registró de mala fe el nombre
de dominio <amada.mx>.
En conclusión, el Experto considera procedentes los argumentos del Promovente tendientes a acreditar la
mala fe. Por otra parte, el Experto considera que al incurrir en rebeldía, el Titular no manifiesta mayor
interés en defender sus derechos y en particular, defender sus acciones de buena fe al registrar y usar los
nombres de dominio en disputa.
Por consiguiente, el Experto concluye que también concurre en el presente supuesto el tercer requisito
exigido por el artículo 1.a) de la Política en correlación con el artículo 1.b).ii).
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7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.g) de la Política, así como los
artículos 19 y 20 de su Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <amada.mx> sea
transferido al Promovente.
Luis C. Schmidt
Experto Único
Fecha: 4 de febrero de 2011