DMX2010-0014

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
Decisión del Grupo de Expertos
Universidad Autónoma de Nuevo León v. Flex Media Inc.
Caso No. DMX2010-0014
1. Las Partes
La Promovente es Universidad Autónoma de Nuevo León, con domicilio en Nuevo León, México,
Internamente representada.
El Titular es Flex Media Inc., con domicilio en Hollywood, Florida, Estados Unidos de América, representado
por sí mismo.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <facdyc.com.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de diciembre
de 2010. El 14 de diciembre de 2010 el Centro envió a Registry.MX via correo electrónico una solicitud de
verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de diciembre de 2010
Registry.MX envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona
que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo,
técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de
solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el
Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el
“Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de
nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando
comienzo al procedimiento el 22 de diciembre de 2010. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el
plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de enero de 2011. El 22 de diciembre de 2010, el Titular
en contestación a la Solicitud instaurada en su contra envío vía correo electrónico una comunicación en
idioma inglés al Centro en la que manifestó: “We have no problem transferring the domain. Please tell us
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how you would like to proceed with the transfer?”1 El Centro acusó debidamente recibo de la misma. El
Titular no contestó formalmente a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de
personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 12 de enero de 2011.
En contestación a la mencionada notificación, el 12 de enero de 2011 la Titular envío un correo electrónico a
la Promovente y al Centro en el que señaló: “We were ready to transfer the domain to the complainant but
never heard from him.” 2 .
El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo de Expertos el
día 29 de enero de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en
conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una Institución de cultura superior al servicio de la sociedad, descentralizada del Estado
de Nuevo León con plena capacidad y personalidad jurídica, que tiene como fin crear, preservar y difundir la
cultura en beneficio de la comunidad, para lo cual forma profesionales, investigadores, maestros
universitarios y técnicos, de acuerdo con las necesidades económicas, sociales y políticas de México y el
Estado de Nuevo León. Asimismo, desarrolla las funciones docente, investigadora, de difusión del
conocimiento y la cultura, así como la de servicio social, según lo establece su Ley Orgánica contenida en el
Decreto No. 60, expedido por el H. Congreso del Estado de Nuevo León y publicada en el Periódico Oficial
del Estado el día 7 de junio de 1971, misma que cuenta con domicilio ubicado en Nuevo León, México.
La Promovente es la titular de la marca nominativa FACDYC inscrita ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI) con número de registro 1169993, bajo la Clase 41 (que ampara Educación,
Formación, Servicios de Entretenimiento, Actividades Deportivas y Culturales). La marca antes mencionada
tiene registrada como fecha de primer uso de la marca el día 18 de mayo de 2008.
La marca de la Promovente se compone del acrónimo FACDYC que deriva del nombre de la Facultad de
Derecho y Criminología de Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), mientras que el Titular utiliza
como nombre de dominio <facdyc.com.mx>, el cual incorpora en su totalidad la marca de la UANL.
La UANL con el tiempo creció y aumentó el número de sus cursos y carreras académicas dando paso a un
conjunto de Facultades especializadas encargadas de la enseñanza y supervisión de las mismas. Dichas
instituciones se organizaron formalmente en una Universidad hasta el año de 1933, año en que dio inicio de
manera formal la Universidad de Nuevo León. Para el 7 de Junio de 1971 diversas manifestaciones
sociales obligaron al gobierno de Nuevo León a disminuir su injerencia en la institución y otorgarle el
estatuto de autonomía, aún vigente hoy en día, dando paso al nombre con el cual se le conoce desde esa
fecha: Universidad Autónoma de Nuevo León.
El nombre de dominio en cuestión fue creado el 17 de septiembre de 2008.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
1
Traducción del Experto: “No tenemos problema en transferir el nombre de dominio. Por favor dígannos cómo desean que se realice
2
Traducción del Experto: “Nosotros estábamos listos para la transferencia del nombre de dominio al Promovente, pero nunca tuvimos
la transferencia?”
contacto con él.”
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La marca de la Promovente es idéntica al nombre de dominio que nos ocupa, creando así confusión en
perjuicio del público consumidor, toda vez que la marca se compone del acrónimo FACDYC que deriva del
nombre de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, mientras
que el Titular utiliza como nombre de dominio <facdyc.com.mx>, el cual incorpora en su totalidad la marca
de la Promovente.
El Titular registró el nombre de dominio que nos ocupa en fecha 17 de septiembre de 2008 y el cual cuenta
con fecha de expiración el 16 de septiembre de 2013, sin que al día de hoy existan preparativos serios,
inclusive vagos, del uso leal del nombre de dominio <facdyc.com.mx>.
El Titular ha usado el nombre de dominio <facdyc.com.mx> sin interés legítimo alguno y de mala fe, pues no
hay evidencias reales de que haya usado este nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe
de bienes o servicios, ni de que haya hecho preparativos serios de dicho uso.
El Titular no tiene capacidad de conocimiento frente a terceros, lo cual queda de manifiesto cuando en el
contenido del sitio Web redireccionado se desprenden diversos enlaces a: “Taller Procedimientos Fiscales”,
“Facdyc”, “Derecho Civil”, entre otros más, por lo que únicamente intenta atraer al público en general
haciendo creer que es un sitio relacionado y/u oficial de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que
derivado de lo anterior se procedió a solicitar ante el IMPI la búsqueda de antecedentes fonética que hiciera
probar que el Titular no es conocido por el público a través del signo distintivo FACDYC, ya que en los
resultados correspondientes no apareció la denominación que nos ocupa en la presente controversia a favor
del Titular, sino a favor de la Promovente, la UANL.
Igualmente, la Promovente señala que resulta difícil pensar que el nombre de dominio <facdyc.com.mx>
fuese escogido para realizar un uso legítimo y leal, ya que la finalidad del Titular es únicamente desviar al
público consumidor de manera errónea con el objetivo de relacionarlo con la marca de UANL, perjudicando
así sus intereses, así como que el Titular del nombre de dominio obtiene un enriquecimiento ilícito, toda vez
que al momento de ingresar al nombre de dominio del Titular, éste se redirecciona al sitio web
“www.sedoparking.com/facdyc.com.mx”, en el cual, a través de diversos links de ese sitio Web (cuyo titular
es Sedo.com, LLC), se aprecia la práctica del pay- per-click, lo cual a la luz de lo anterior, se está
indudablemente encaminado a obtener dicho beneficio económico ilícito (improbabilidad de cualquier otro
uso de buena fe), acreditándose de tal manera el propósito de venderlo a la UANL o a sus competidores.
En línea con lo anterior, la Promovente señala que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en
relación al nombre de dominio, ya que la UANL no cuenta hasta el día de hoy con alguna autorización,
licencia de uso de marca o franquicia a favor de él respecto a la marca FACDYC que haga suponer en
consecuencia, que existe una relación o asociación contractual y/o comercial entre aquélla y éste, por lo que
el uso del nombre de dominio <facdyc.com.mx> se hace de forma ilegítima por el Titular, toda vez que la
UANL cuenta con el derecho exclusivo sobre dicha denominación y que del nombre del Titular, es decir,
Flex Media Inc., claramente se puede concluir que no existe ninguna relación de la cual se pudiera
desprender algún derecho o interés legítimo en el nombre de dominio, lo cual indudablemente conllevaría a
un registro de mala fe.
Finalmente, la Promovente señaló, entre otras cosas, que la Titular busca impedir a la Promovente de usar
su marca registrada en un nombre de dominio y perturba su actividad comercial; que la Titular conocía o
debía conocer la marca FACDYC; que la Titular ha registrado como nombre de dominio la marca con el fin
de obtener un fin económico y que la Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de
dominio en cuestión.
B. Titular
El Titular no contestó formalmente a las alegaciones del Promovente.
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6. Debate y conclusiones
Este Experto considera que el Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa, aceptó todos los
términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, incluyendo la
aplicación de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporados y contenidos por referencia
como parte del Acuerdo de Registro). Las Políticas de Nombres de Dominio de NIC-México señalan que
por el simple hecho de solicitar el registro de un nombre de dominio, se entiende que el titular conoce y
acepta el compromiso expreso de acatar y regirse por, y someterse a la Política y el Reglamento “sin
reservas de ninguna especie” (Cfr. párrafos II.B.ii. y II.B.xiv).
Cabe además reiterar que el artículo 1.E de la Política es claro al señalar que “El titular no podrá transferir la
titularidad del nombre de dominio durante un procedimiento de solución de controversias en materia de
nombres de dominio para .MX (LDRP) pendiente, iniciado de conformidad con esta política; NIC México se
reserva el derecho de cancelar cualquier transferencia de titularidad de un nombre de dominio que infrinja lo
establecido en el presente apartado”. Este Experto considera que el Registrador actuó con apego a dicha
disposición al reestablecer el registro del nombre de dominio en disputa a nombre del Titular.
De conformidad con el Reglamento, este Experto está facultado para llevar el procedimiento de la forma que
estime apropiada, asegurándose que el procedimiento se efectúe con la debida prontitud, y resolviendo la
Solicitud de conformidad con la Política, el Reglamento y las normas y principios de derecho que considere
aplicables (Cfr. artículos 12 y 19 del Reglamento). Por su parte, el artículo 1.H de la Política dispone: “El
titular de un nombre de dominio en .MX y el promovente aceptan acatar las resoluciones de cualquier grupo
de expertos expresamente señalado por NIC-México como proveedor de servicios en resolución de
controversias de nombre de dominio en .MX así como la ejecución que de la resolución dictada por este
grupo haga NIC-México”.
Ahora bien, normalmente para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tendría que acreditar todos y
cada uno de los extremos requeridos bajo el artículo 1.A de la Política. Sin embargo, en este caso (como
en Universidad Autónoma de Nuevo León v. Richard Dib Redondo, Caso OMPI No. DMX2010-0006)
primero hay que considerar el hecho de que en diversas comunicaciones la Titular manifestó su disposición
de transferir el nombre de dominio en cuestión al Promovente.
Situaciones sumamente similares ya han sido tratadas por diversos expertos en varios casos3. Numerosas
decisiones han concurrido en considerar que el experto está facultado para ordenar la transferencia del
nombre de dominio en cuestión cuando el titular haya consentido en dicha transmisión y sin necesidad de
analizar si se cumplen los extremos requeridos bajo el artículo 1.A de la Política. Dicho análisis, en su
caso, será a discreción del experto tomando en consideración las circunstancias de cada caso 4.
La pretensión del Promovente es que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. El Titular expresó
su acuerdo con dicha transferencia, esto es, se sometió a la pretensión planteada, abandonando en
consecuencia toda oposición o defensa.
En este caso en particular, este Experto considera que no es necesario analizar si el Promovente en efecto
acreditaba o no todos y cada uno de los extremos requeridos bajo el artículo 1.A de la Política, dado que el
3
Véase, por ejemplo: Williams-Sonoma, Inc., v. EZ-Port, Caso OMPI No. D2000-0207, en que el Grupo de Expertos estableció:
“Because Respondent has consented to the relief requested by Complainant, it is not necessary to review the facts supporting
the claim... the better course is to enter an order granting the relief requested by the Complainant so that the transfer may
occur without further delay”; véase también Deutsche Bank AG v. Carle Seigler, Caso OMPI No. D2000-0984; The Cartoon
Network LP, LLLP v. Mike Morgan, Caso OMPI No. D2005-1132; KBC Group N.V. and KBC Bank N.V. v. Bank Dir, Bankgroup,
Caso OMPI No. D2008-0446.
4
Véase John Bowers QC v. Tom Keogan, Caso OMPI No. D2008-1720 y Sanofi-aventis v. Standard Tactics LLC, Caso OMPI
No. D2007-1909.
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Titular expresó en varias ocasiones su deseo de satisfacer la pretensión del Promovente, i.e. que le fuese
transferido el nombre de dominio en cuestión.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el
Experto ordena que el nombre de dominio, <facdyc.com.mx> sea transferido al Promovente.
Enrique Ochoa de González Argüelles
Experto Único
Fecha: 13 de febrero de 2011